Sentencia Civil 7/2024 Juzgado de lo Mercantil de Alicante/Alacant nº 1, Rec. 54/2022 de 24 de enero del 2024

PRIMERO.- controversia

I. DOMINIO DE EGUREN SL

1. Dominio de Eguren SL (en adelante, Dominio de Eguren) es titular de la marca de la Unión Europea nº 014013122 y de la marca española nº 1814685, cuyos registros fueron concedidos en 2015 y 1995, respectivamente, ambas para proteger productos amparados en la clase 33 del Nomenclátor internacional.

2. En canto a la marca de la Unión Europea nº 014013122, se trata de una marca tridimensional:

3.

4. En cuanto a la marca española nº 1814685:

5. el Consorzio Cooperative Riunite DŽAbruzzo -Citra- SCA (en adelante, el Consozio), solicitó ante la Oficina Europea de la Propiedad Intelectual (en adelante, EUIPO), el registro de los siguientes signos:

* Marca de la Unión Europea nº W1461638, denominativa, "CODICE CITRA", solicitada el 18 de abril de 2019, para productos amparados en la clase 33 del Nomenclátor internacional (documento 1)

* Marca de la Unión Europea nº 18166067, figurativa, , solicitada el 6 de septiembre de 2021, para productos amparados en la clase 33 del Nomenclátor internacional (documento 2)

6. En relación con la solicitud de la marca nº W1461638 el Consorzio retiró la solicitud ante la EUIPO. En el caso de la marca nº 18166067, la EUIPO estimó la oposición, denegando la inscripción. Al respecto, la demandada alega que la demandante omite que la decisión de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (en lo sucesivo, EUIPO) en la oposición B003114050, que tan importante y tan decisiva considera para la resolución del presente asunto, no se refiere en ningún momento a las marcas nacional 1.814.685 ni con la marca de la Unión Europea 014013122 que se denuncian infringidas en el presente procedimiento. Muy al contrario, la base para la denegación de la marca de l hoy demandada fue una marca internacional "CÓDICE", y su uso en Alemania.

7. el 3 de junio de 2019, la Cooperativa constituyó, en calidad de único propietario, la mercantil Codice Vino Srl, con idéntico objeto social al suyo.

8. Según la actora, a pesar de ser conocedora de la Resolución de la EUIPO (documento 4), la Cooperativa, a través de su sociedad Codice Vino Srl, continua comercializando botellas de vino que también identifica con otro signo que conculca los derechos prioritarios de Dominio de Eguren, "CODICE VINO".

9. Los signos productos comercializado con los signos presuntamente infractores serían los siguientes:

10.

11.

12.

SEGUNDO.- Competencia de los Juzgados de Marca de la Unión Europea.

II. Marco general

13. El artículo 123 del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea (ex art. 91 Reg. 40/94 de Marca Comunitaria) establecía que los Estados miembros designarán en sus territorios un número tan limitado como sea posible de tribunales nacionales de primera y de segunda instancia, encargados de desempeñar las funciones que les atribuya el presente Reglamento.

Dispone el artículo 124 RMUE que los tribunales de marcas de la Unión Europea tendrán competencia exclusiva:

a) para cualquier acción por violación y -si la legislación nacional la admite- por intento de violación de una marca de la Unión;

b) para las acciones de comprobación de inexistencia de violación si la legislación nacional las admite;

c) para cualquier acción entablada a raíz de hechos contemplados en el artículo 11, apartado 2;

d) para las demandas de reconvención por caducidad o por nulidad de la marca de la Unión contempladas en el artículo 128

14. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 125, apartados 1, 2 y 5, serán competentes los Tribunales de Marca de la Unión en los siguientes casos:

1. Sin perjuicio de las disposiciones del presente Reglamento así como de las disposiciones del Reglamento (EU) n.o 1215/2012 aplicables en virtud del artículo 122, los procedimientos resultantes de las acciones y demandas contempladas en el artículo 124 se llevarán ante los tribunales del Estado miembro en cuyo territorio tenga su domicilio el demandado o, si este no estuviera domiciliado en uno de los Estados miembros, del Estado miembro en cuyo territorio tenga un establecimiento.

2. Si el demandado no estuviera domiciliado ni establecido en el territorio de un Estado miembro, estos procedimientos se llevarán ante los tribunales del Estado miembro en cuyo territorio tenga su domicilio el demandante o, si este último no estuviera domiciliado en uno de los Estados miembros, del Estado miembro en cuyo territorio tenga un establecimiento.

[...]

5. Los procedimientos resultantes de las acciones y demandas contempladas en el artículo 124, con excepción de las acciones de declaración de inexistencia de violación de marca de la Unión, podrán también llevarse ante los tribunales del Estado miembro en cuyo territorio se hubiere cometido el hecho o el intento de violación o en cuyo territorio se hubiera cometido un hecho de los contemplados en el artículo 11, apartado 2.

15. En cumplimiento del mandato recogido en el artículo 123 RMUE, el artículo 86 quinquies de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, tras la modificación operada por la Ley Orgánica 7/2022, de 27 de julio, establece lo siguiente:

1. Además de la competencia para conocer con jurisdicción en toda la provincia de las materias a que se refieren los dos artículos anteriores, los Juzgados de lo Mercantil con sede en la ciudad de Alicante tendrán competencia exclusiva para conocer en primera instancia con jurisdicción en todo el territorio nacional de aquellas acciones que se ejerciten al amparo de lo establecido en el Reglamento (UE) 2017/1001 , del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea, y del Reglamento (CE) n.º 6/2002 del Consejo, de 12 de diciembre de 2001 , sobre los dibujos y modelos comunitarios.

2. A los solos efectos de la competencia específica a que se refiere el apartado anterior, esos juzgados se denominarán Juzgados de Marca de la Unión Europea.

3. Los Juzgados de Marca de la Unión Europea tendrán también competencia exclusiva para conocer de aquellas demandas civiles en las que se ejerciten acumuladas acciones relativas a marcas de la Unión y a marcas nacionales o internacionales idénticas o similares; y de aquellas en las que existiera cualquier otra conexión entre las acciones ejercitadas si al menos una de ellas estuviera basada en un registro o solicitud de marca de la Unión.

16. Además, al tener la European Union Intellectual Property Office(EUIPO) su sede en España, los Juzgados de Marca de la Unión Europea de España tienen la siguiente competencia internacional residual derivada directamente del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017:

a) De conformidad con lo establecido en los artículos 19, 23 y 110 Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea, las resoluciones de la EUIPO que fijen la cuantía de los gastos tendrán carácter ejecutivo y en el caso de que el ejecutado tuviera su domicilio o sede fuera del territorio comunitario (y no tuviera un establecimiento en la fecha considerada), la ejecución le corresponde al Estado miembro en el que tiene su sede la Oficina. Mediante acuerdo de Junta Sectorial de jueces de los Juzgados de lo Mercantil de Alicante de 18 de marzo de 2022, la competencia para conocer de forma exclusiva de los citados asuntos le corresponde al Juzgado de lo Mercantil número 1 de Alicante.

b) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 125.3 Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea, serán competentes los tribunales de Marca de la Unión Europea para conocer de las acciones y demandas contempladas en el artículo 124 en aquellos casos en los que ni el demandado ni el demandante estuvieran así domiciliados ni establecidos de conformidad con lo dispuesto en los apartados 1 y 2 del artículo 125 RMUE.

III. Competencia internacional en el caso presente.

17. En el presente caso, la demandada tiene su domicilio en Italia por lo que la competencia internacional y territorial para conocer del presente asunto le corresponde a los Juzgados de Marca de la Unión Europea de España tan sólo en relación con el artículo 125.5 Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, por lo que la competencia de este Tribunal alcanzaría, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 126 RMUE únicamente para pronunciarse sobre los hechos cometidos o que intenten cometerse en el territorio del Estado miembro en que radique ese tribunal.

18. Cabe discutir si es necesario que la parte demandada denuncie por medio de declinatoria la competencia del tribunal nacional a los efectos de determinar la competencia del mismo y su alcance de conformidad con lo dispuesto en los artículos 125 y 126 RMUE. No creemos que ello sea así. El Reglamento de Marca ha otorgado a la parte actora, en virtud del principio de proximidad y facilitad probatoria, la posibilidad de dirigirse a los tribunales de su domicilio para una serie de acciones, pero con un alcance limitado, de forma que no se llegue a superar la regla principal (foro del domicilio del demandado) en virtud del forum comissi delicti.

19. No obstante, cabe discutir cuando nos encontramos ante una sumisión tácita el demandado a la competencia de Tribunales distintos a los de su domicilio y cuando nos encontramos ante una competencia directa por vía del artículo 125.5 RMUE. Pues bien, bastará para ello que la parte demanda afirme en su escrito de demanda de forma expresa el efecto que conllevará su comparecencia ante el Tribunal español. Dicha afirmación debe ser expresa, clara y precisa de forma que refleje, de forma directa e inmediata, su voluntad de someterse a la competencia del tribunal español tan solo a los efectos del artículo 125.5 RMUE.

20. La consecuencia de no establecer de forma clara el alcance de la competencia del Tribunal Español es que la contestación habrá de considerarse sumisión a los Tribunales españoles de forma plena de conformidad con lo dispuesto en el artículo 125.4 RMUE en relación con el artículo 26 del Reglamento (UE) n.o 1215/2012.

21. En el presente caso, la parte demandada es clara en cuanto la regla atributiva de competencia y, por tanto, el alcance del foro español.

22. Es cierto que, en orden a una buena práctica procesal, dicha competencia podría haber sido establecida de forma más clara, por ejemplo, por alusión directa al articulo 125.5 RMUE. Sin embargo, la misma es suficientemente expresa, clara y precisa. Por tanto, la competencia de este Tribunal se extiende solo a los hechos cometidos o que intenten cometerse en el territorio del Estado miembro en que radique ese tribunal.

TERCERO.- Caducidad por falta de uso de la marca CÓDICE.

23. Cabe comenzar por la acción reconvencional por medio de la cual los demandados ejercitan acción de nulidad de la marca española CODICE al amparo del artículo 54 y 39 LM 17/2001.

24. Recordemos que la actora es titular de dos marcas que alega en su escrito de demanda: Europea nº 014013122 y de la marca española nº 1814685. La parte demandada reconviene en nulidad contra la marca española exclusivamente.

25. Ambas marcas se encuentran registradas para productos de la clase 33 (vinos).

26. La demanda reconvencional se interpone el día 16 de noviembre de 2022 por lo que el periodo relevante el comprendido entre el 15 de noviembre de 2017 y el 15 de noviembre de 2022.

27. La parte ha aportado los documentos 1 a 4 de la contestación a la reconvención consistentes en declaración jurada del apoderado de DOMINIO DE EGUREN, facturas, oferta en internet y reconocimientos y premios desde 2004.

28. No es necesario realizar un análisis en detalle de todos ellos. En el caso del documento 1 aportado se acredita un importante gasto en publicidad de los productos en los años relevantes.

29. En el caso del documento 2 se puede observar que las mismas refieren continuamente el vino "CODICE" por referencia a la añada. De la misma manera se refiere, sin perjuicio de que en ocasiones se emplea una imagen de la marca tridimensional en 2-D, el vino omo CÓDICE en los documentos 1 a 20 del bloque documental 3. Lo vemos claramente en el documento 3.1 o por ejemplo en el 3.16. De la misma manera la marca se refiere en el bloque documental 4, en forma denominativa.

30. En definitiva, el uso de la marca española ha quedado suficientemente acreditado en relación con las actividades ut supra referenciadas por lo que no procede declarar la caducidad parcial de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 39 y 54 LM 17/2001.

CUARTO.- Riesgo de confusión ( art. 9.2.b RMUE ) entre los signos de la actora y los signos de la parte demandada.

31. En la STS, Civil sección 1 del 18 de enero de 2017 ( ROJ: STS 63/2017 - ECLI:ES:TS:2017:63), asunto "Badtoro", el Tribunal Supremo recordaba la jurisprudencia consolidada en relación con el juicio de confusión:

En una sentencia anterior (núm. 225/2008, de 24 de marzo), citada en otro sentido por el recurso, especificábamos la limitación de la revisión de este enjuiciamiento:

«Ciertamente, en principio, la apreciación de que se trata no deja de ser un tema que corresponde a la función de los tribunales de instancia, pero, si ello apenas podría producir discusión (salvo error patente o arbitrariedad) en el caso de identidad, porque lo que es absolutamente igual no admite variantes, sin embargo, como la "semejanza confusoria" es opinable y supone un concepto jurídico indeterminado, la doctrina jurisprudencial permite un cierto grado de control casacional que se configura en torno a una regla del buen sentido, -común, y no técnico, dado el sector social en que opera la norma-, que no es otra cosa que una ponderación lógica de las circunstancias de cada caso contempladas a la luz de ciertas pautas ponderativas que permiten actuar, en un primer plano, con una cierta unidad de criterio, y, por lo tanto, con unificación valorativa, y facilitan, en otro plano, aproximar la decisión judicial a la realidad jurídica, cuya controversia pretende componer».

Estas pautas de ponderación, que deben operar de acuerdo con las circunstancias de cada caso, han sido condensadas en la reseñada sentencia 95/2014, de 11 de marzo , en las siguientes directrices:

«i) "El riesgo de confusión consiste en el de que el público pueda creer que los productos o servicios identificados con los signos que se confrontan proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas, dado que el riesgo de asociación no es una alternativa a aquel, sino que sirve para precisar su alcance" [ Sentencia núm. 119/2010, de 18 de marzo , con cita de la STJUE de 22 de junio de 1.999 ( C-342/97 ), Lloyd c. Klijsen].

»ii) "La determinación concreta del riesgo de confusión debe efectuarse en consideración a la impresión de conjunto de los signos en liza producida en el consumidor medio de la categoría de productos, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, teniendo en cuenta el grado de similitud gráfica, fonética y conceptual, en particular, los elementos dominantes"[ Sentencia núm. 777/2010, de 9 de diciembre , con cita de las SSTJUE de 11 de noviembre de 1.997 ( C-251/95 ), Sabel c. Puma , y de 22 de junio de 1.999 ( C-342/97 ), Lloyd c. Klijsen; y de las Sentencias de esta Sala núms. 427/2008, de 28 de mayo , 838/2008, de 6 de octubre , 225/2009, de 30 de marzo , 569/2009, de 22 de julio , 827/2009, de 4 de enero de 2010 , 72/2010, de 4 de marzo y 364/2010, de 2 de junio ].

»iii) De este modo, "el riesgo de confusión debe ser investigado globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes"[ Sentencia 777/2010, de 9 de diciembre , con cita de las SSTJUE de 11 de noviembre de 1.997 ( C-251/95 ), Sabel c. Puma ; de 22 de junio de 1.999 ( C-342/97 ), Lloyd c. Klijsen; y de 22 de junio de 2.000 ( C-425/98 ), Mode c. Adidas; y de las Sentencias de esta Sala núms. 225/2009, de 30 de marzo , 569/2009, de 22 de julio , 827/2009, de 4 de enero de 2010 , 72/2010, de 4 de marzo y 364/2010, de 2 de junio ]. Depende, "en particular, del conocimiento de la marca en el mercado, de la asociación que puede hacerse de ella con el signo utilizado (...), del grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios designados"[ STJUE de 11 de noviembre de 1.997 ( C-251/95 ), Sabel c. Puma].

»iv) En la valoración global de tales factores ha de buscarse un cierto nivel de compensación, dada la interdependencia entre los mismos, y en particular entre la similitud de las marcas y la semejanza entre los productos o los servicios designados: "así, un bajo grado de similitud entre los productos o los servicios designados puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa" ( STJUE de 29 de septiembre de 1998 ( C-39/97 ), Canon c. Metro).

»v) A los efectos de esta apreciación global, se supone que el consumidor medio de la categoría de productos considerada es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. No obstante, debe tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria.Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada [ STJUE de 22 de junio de 1.999 ( C-342/97 ), Lloyd c. Klijsen].

»vi) Pero, esta exigencia "de una visión de conjunto, fundada singularmente en que el consumidor medio las percibe como un todo, sin detenerse a examinar sus diferentes detalles, (...) no excluye el estudio analítico y comparativo de los elementos integrantes de los respectivos signos en orden a evaluar la distinta importancia en relación con las circunstancias del caso, pues pueden existir elementos distintivos y dominantes que inciden en la percepción del consumidor conformando la impresión comercial. Lo que se prohíbe es la desintegración artificial; y no cabe descomponer la unidad cuando la estructura prevalezca sobre sus componentes parciales" (Sentencia núm. 777/2010, de 9 de diciembre)».

32. Como hemos señalado la determinación concreta del riesgo de confusión debe efectuarse en consideración a la impresión de conjunto de los signos en liza producida en el consumidor medio de la categoría de productos, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, teniendo en cuenta el grado de similitud gráfica, fonética y conceptual, en particular, los elementos dominantes. No obstante, debe tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada ( C-342/97, Lloyd Schuhfabrik,[1999] de 22 de junio).

A. Identidad o similitud de los productos o servicios

33. El primer estadio del análisis parte de determinar si existe identidad o similitud de los productos o servicios. En el presente caso, existe plena identidad en cuanto a los productos y servicios dado que el signo impugnado se emplea para productos amparados en la calse 33 y, en particular, vinos.

A. Público destinatario.

34. El público destinatario es el público en general. En principio, si la marca anterior es una marca nacional, es necesario analizar los criterios correspondientes en relación con el público destinatario de este Estado miembro de la UE. Por el contrario, si es una marca de la Unión Europea será necesario realizar un análisis que se extienda a toda la UE. Ahora bien, en aquellas situaciones en que exista riesgo de confusión en al menos una parte de la UE ysi así lo justifica la economía de procedimiento (por ejemplo, evitar el examen de pronunciaciones o significados específicos de las marcas en varias lenguas), el análisis no tiene que extenderse a toda la UE, sino que puede concentrarse en la parte o las partes en que exista riesgo de confusión (Directrices Equipo, Parte C, Oposición, sección 2, capítulo 4, ap. 1.3 territorio de referencia y público destinatario). De la misma forma, el órgano jurisdiccional podrá concentrarse en aquella parte o partes de la Unión Europea en las que exista riesgo de confusión. En el presente caso, dada la naturaleza de los servicios que se prestan, se atenderá a la comparación en relación con el territorio español.

35. En cuanto al grado de atención, recordemos que deberemos considerar la comparación desde la perspectiva del consumidor medio de la categoría de productos, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. No obstante, debe tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada.

36. A los presentes efectos el mercado relevante es el español.

B. Similitud entre los signos.

37. La parte demandada denuncia que los signos controvertidos no son utilizados a titulo de marca. Ello sin embargo no es cierto, y los hechos de la propia parte revelan el uso marcario del signo. En este sentido, lo que pretende la parte demandada es que los signos que la parte pretendió registrar como marca ante la EUIPO y que finalmente no registró, posteriormente los utiliza en el tráfico económico sin menoscabar los derechos de marca de un tercero.

38. Lo cierto es que la disposición del singo en la propia botella revela, sin necesidad de una mayor elaboración argumentativa, el uso a título marcario, uso que por sí mismo, es suficiente para menoscabar los legítimos derechos anteriores. En este sentido, si bien se introduce en una posterior secundaria en la botella, es claro que pretende identificar el origen de la misma y que se ofrece al consumidor con clara vocación significativa en la visión de conjunto.

39. Los productos presuntamente infractores son los siguientes:

40.

41. Por tanto, independientemente de que el nombre del vino, sea el que sea, pueda constituir una marca, ello no obsta para que la botella (envasado) pueda incorporar otros signos que ofrezcan información al consumidor acerca del origen o calidad de los productos, como es el caso. De hecho, en el mercado relevante, el consumidor está acostumbrado a la existencia de diversas marcas en el embotellado como pueden ser la marca comercial del propio vino, unido a las marcas de fabricante o distribuidor.

42. Por otra parte, resulta llamativo que se alegue un uso no marcario cuando el signo se encuentra en posiciones muy distinguibles en una botella, posiciones habitualmente empleadas en el mercado por fabricantes y distribuidores para colocar sus marcas respectivas más allá del nombre del vino. Se trata del etiquetado en el tapón de la botella y en la parte centra de la etiqueta inmediatamente inferior al nombre del vino. Ambas posiciones son claramente perceptibles por el consumidor y se trata de lugares comunes dadas las limitaciones con las que los fabricantes se encuentran al tiempo de introducir signos en una botella puesto que se ven limitados a las zonas de etiquetado y a la cápsula protectora de la corona. La defensa de la demandada no es admisible.

i. Comparación con la marca española

43. La marca anterior es la marca CODICE, denominativa, que tiene distintividad normal para la clase de productos 33. El término CODICE carece de significado en relación con el citado producto sin perjuicio de que en el lenguaje común en lengua castellana represente un formato de libro empelado con anterioridad a la invención de la imprenta (DRAE).

44. La marca posterior consiste en dos elementos CODICE y CITRA. El elemento códice se presenta en letra menor superpuesta sobre la palabra CITRA. Finalmente, sobre la palabra códice podemos observar tres rallas en proporción. La palabra CITRA carece de significado, al igual que la palabra CODICE, por lo que tiene una distintividad normal para productos de la clase 33. Las tres rayas situadas en la parte superior tienen una función puramente decorativa y carecen de relevancia.

45. Por otra parte, el elemento CODICE se presenta de forma dominante en la visión de conjunto, claramente perceptible. El hecho de que se incorpore el elemento CITRA en la marca posterior no impide que nos encontremos ante una reproducción del signo de la parte demandada por lo que existe una similitud media.

46. Fonéticamente, el signo impugnado y la marca anterior coinciden en el elemento CODICE que será pronunciado idénticamente. Se distinguen en el sonido CITRA que no se encontrará en la marca anterior. Ello implica una similitud media toda vez que el signo impugnado reproduce la marca anterior en su integridad como primer elemento por lo que será percibido en mayor medida por el publico destinatario que tiende a prestar atención a la primera parte del signo en el caso de los compuestos por diferentes elementos denominativos.

47. Conceptualmente, ninguno de los signos tendrá significado respecto de productos de la clase 33 por lo que la comparación no es posible. En todo caso, de tenerlo, evocan el mismo concepto en lengua castellana.

ii. Comparación con la marca de la unión Europea.

48. En el caso de la marca de la Unión europea, sin embargo, la valoración debe ser diferente.

49. Las diferencias existentes entre los mismos desde el punto de vista visual implican que la similitud visual es baja puesto que se limita a la reproducción del elemento CODICE si bien la marca de la actora lo presenta de forma estilizada en vertical, sobre un fondo amarillo y la parte demandada presenta una etiqueta de diferente color, al tiempo que en la visión de conjunto el signo empleado dominante es el nombre del vino.

50. Lo anterior contribuye a que, en este caso, la comparación fonética será diferente en la medida en que la marca tridimensional de la actora requiere tener en consideración el equivalente el signo infractor. Y en este sentido se introducirán más elementos en la pronunciación sin que la palabra CÓDICE sea perceptible en un primer lugar por lo que tendrá menor importancia en la visón de conjunto.

51. Ello implica que la similitud será baja.

I. Riesgo de confusión o asociación.

52. El riesgo de confusión debe ser investigado globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes. Depende, en particular, del conocimiento de la marca en el mercado, de la asociación que puede hacerse de ella con el signo utilizado, del grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios designados.

53. En el presente caso, existe riesgo de confusión o, cuanto menos, de asociación, desde el punto de vista del consumidor medio de productos de la clase 33, dada la identidad de productos para los que el signo impugnado resulta aplicado en relación con los registros anteriores, y el grado de similitud existente al menos en relación con la marca española lo que determina la infracción en España de los derechos de la parte.

QUINTO.- Especial referencia al nombre de dominio www.codicevino.com

54. Sin perjuicio de que la parte actora solicitaba el bloqueo del nombre de dominio www.codicevino.com la parte demandada nada decía en su escrito de contestación.

55. La titularidad de una marca permite al titular prohibir a terceros el uso de la marca en redes telemáticas y, en especial, como nombre de dominio, como así viene entendiendo la jurisprudencia al aplicar el artículo 9 RMUE. De forma expresa lo recoge el artículo 34.3.f) LM. En este sentido, dado que la parte demandada no lo ha negado debemos considerar que el mismo se encuentra accesible desde España. Eso supone que el citado nombre de dominio sí que infringe tanto la marca nacional como la marca de la unión europea. De hecho, es buena muestra del uso a título de marca del elemento CODICE que ha intentado ser camuflado en las botellas con el elemento CITRA. Tan distintivo y dominante que se emplea para el registro de una página web.

56. No obstante lo anterior, debemos limitar el pronunciamiento al territorio español, por ser este el alcance de nuestra competencia, por lo que l bloqueo telemático a adoptar deberá limitarse al territorio español.

SEXTO.- acción declarativa

57. De lo anterior se declara probado que la parte demandada ha infringido los derechos de propiedad intelectual de la actora los términos anteriormente expuestos.

SEPTIMO.- acción de cesación, remoción y prohibición.

58. La parte solicita que se condene a la parte demandada a los siguientes pedimentos:

a. Cesar en los actos infractores (fabricación y/o comercialización y/o almacenamiento y/o distribución de productos infractores)

b. Ordenar la retirada del tráfico económico de los productos infractores, y su posterior destrucción a costa de la demandada, así como de cualquier soporte, material o documento en los que se haya materializado la violación, así como los medios empleados para su fabricación.

59. El artículo 41.a) y c) de la LM recoge la acción de cesación, de abstención y de remoción. Por su parte, la STS de 23 de julio de 2012 recuerda que el presupuesto de la estimación de la acción de remoción es precisamente la estimación de la acción declarativa de infracción marcaria, siendo un efecto automático de la estimada aplicación. Así, argumenta que "la apreciación de la infracción de la marca notoria de la actora, legitima a ésta para pedir la cesación de los actos infractores, en este caso, del uso del signo "Maristas" en la promoción inmobiliaria que la demandada ha desarrollado en Alicante [ art. 41.1.a) LM , aplicable por la remisión general a la regulación interna de cada Estado miembro, contenida en el art. 101 RMC]".En este mismo sentido se pronuncia la STMUE de España de 19 de julio de 2013. Cabe, pues, estimar la acción de cesación, abstención y remoción ejercitada por la parte demandante, que comprenderá la condena a las multas coercitivas del artículo 44 de la LM y del artículo 102 del RMUE para asegurarse la efectividad de estos pronunciamientos de condena.

60. El hecho de que se haya procedido a incautar las piezas comercializadas en el curso de una operación policial no impide la orden de cesación puesto que basta el mero riesgo para que la misma deba ser adoptada.

61. Por todo ello, procede ordenar la destrucción a costa de la demandada de los productos infractores, así como de cualquier soporte, material o documento en los que se haya materializado la violación.

OCTAVO.-- Acción de daños y perjuicios.

62. La parte demandante pretende, tal y como resulta del suplico de su demanda, a indemnizar a la actora por los daños y perjuicios causados de conformidad el segundo de los criterios previstos en el artículo 43.2.b) LM y 55.2.c) LD, consistente en una cuantía al tanto alzado (antigua regalía hipotética), es decir, la cantidad que como precio el infractor hubiera debido de pagar al titular por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su utilización conforme a derecho, el cual hemos sentado de la siguiente forma:

1. Canon de entrada por la apertura de una franquicia TOUS de 24.000 euros;

2. Royalty variable o canon mensual, equivalente al 4% de las compras del establecimiento sobre el total de la venta de los productos infractores que habrá de determinarse en ejecución de sentencia, cuando esta parte conozca el volumen total de las ventas de los Productos infractores.

El daño emergente, cuantificado en base a los gastos derivados del informe pericial económico.

Subsidiariamente, que se aplique el criterio del artículo 43.5 LM y 55.5 LD consistente en el 1% de la cifra de negocios realizada por los infractores.

Finalmente, solicitamos que se fije a partir de la condena a la cesación de los actos de violación, una indemnización no inferior a 600 euros por día, hasta la efectiva cesación en los actos de infracción, como dispone el artículo 44 LM y 55.6 LD.

I. Sistema de responsabilidad

63. Establece el artículo 42 LM lo siguiente: 1. Quienes, sin consentimiento del titular de la marca, realicen alguno de los actos previstos en la letra a) del apartado 3 y en el apartado 4 del artículo 34, así como los responsables de la primera comercialización de los productos o servicios ilícitamente marcados, estarán obligados en todo caso a responder de los daños y perjuicios causados 2. Todos aquellos que realicen cualquier otro acto de violación de la marca registrada solo estarán obligados a indemnizar los daños y perjuicios causados si hubieran sido advertidos suficientemente por el titular de la marca o, en su caso, por la persona legitimada para ejercitar la acción acerca de la existencia de esta, convenientemente identificada, y de su violación, con el requerimiento de que cesen en la misma, o cuando en su actuación hubiere mediado culpa o negligencia o la marca en cuestión fuera renombrada.

64. Se consagra así un doble sistema de responsabilidad objetivo-subjetivo dependiendo de la tipología de la conducta infractora y del carácter de la marca.

65. En el presente caso, el demandante ha colocado el signo en los productos (34.3.a LM) en relación con las marcas protegidas.

IV. la regalía hipotética:

66. La Sentencia del Tribunal de Marca de la Unión Europea de 6 de mayo de 2016 ( ROJ: SAP A 1272/2016 - ECLI:ES:APA:2016:1272 ) señalaba al respecto lo siguiente:

1. La naturaleza de la regalía es la propia del enriquecimiento injusto.

2. No obstante, en materia de indemnización por violación de marca, la regalía no es sino un instrumento para cuantificar perjuicios en el marco de una acción resarcitoria del perjuicio, no del enriquecimiento injusto.

3. Es por ello que la licencia hipotética encarna daños causados por la infracción, no expresando una presunción aunque se sustente en una ficción jurídica por la cual se presume iures et de iure que se ha celebrado un contra to con el infractor.

4. Es un criterio en todo caso electivo para el perjudicado.

Ello explica a su vez, la forma en que quedan condicionados diversos aspectos de la acción indemnizatoria y en concreto lo relativo a la prueba del daño, a lo que hace a la relación causal y, desde luego, a la cuantificación de la indemnización.

La prueba del daño se satisface con la prueba de la explotación infractora. Si el criterio se sustenta en el enriquecimiento del infractor, el daño consiste en el importe debido y no pagado para que el tercero fuera legítimo usuario de la marca. En tales condiciones, la prueba del quebranto del titular deviene inútil.

Desde la perspectiva del nexo causal, su prueba se cumplimenta con la acreditación de la infracción en tanto ésta supone un uso no contra tado con el titular. Es por ello que el daño para el titular, que es acreedor de lo no cobrado por el contra to ficticio de licencia, trae correspondencia con el ahorro del usuario no autorizado de la marca. Y ese precio debe abonarse al margen del éxito comercial obtenido por el infractor pues éste forma parte del riesgo comercial al que es ajeno el uso autorizado, ficticiamente, de la marca.

En conclusión,

5. El criterio indemnizatorio en que consiste la licencia hipotética condiciona las reglas sobre prueba del daño, sobre prueba de la relación causal entre la infracción y el daño y sobre el importe del daño.

6. Así, la realidad del daño sólo exige la comprobación de la explotación infractora. La naturaleza del criterio en que consiste la licencia hipotética así lo exige, no requiriéndose probar el daño propiamente dicho ni desde luego, el importe del quebranto efectivo.

7. Por otro lado, la acreditación del nexo causal se alcanza con la probanza de la infracción. La hipótesis sobre la existencia de un contra to de licencia, expresa el daño cesante que en forma de ahorro de costes consigue quien invade la esfera de exclusiva de otro. Por tanto, la indemnización por el perjuicio es conforme a este criterio, a ese ahorro obtenido por el infractor correlativo a lo no obtenido por el titular.

8.- Al ser el precio de un contra to ficticio, debe abonarse aunque el infractor no hubiera obtenido beneficios con la infracción.

67. Por tanto, basta la constatación de una explotación por parte del infractor sin que sea necesario siquiera que el titular del derecho de exclusiva venga otorgando habitualmente en el tráfico jurídico económico licencias. Como señala la STMUE de 6 de mayo de 2016, "en su fijación resulta indiferente que hubiera o no política de licencias". En su caso, la dificultad estribará en determinar el cálculo de la concreta licencia a la vista de los usos del sector pero ello no priva de efectividad al modo resarcitorio elegido, reflejo de una acción de enriquecimiento injustificado.

V. el 1% de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados. El sistema de indemnización mínima del artículo 43.5 LM . Caso Nuba [2019].-

68. Superando las iniciales dudas interpretativas, el Tribunal supremo en el Caso Nuba [2019] (STS, Civil sección 1 de 3 de octubre de 2019 - ROJ: STS 3027/2019 - ECLI:ES:TS:2019:3027 ) fija doctrina jurisprudencial considerando que el articulo 43.5 LM tiene naturaleza indemnizatoria y que, por tanto, establece una presunción iuris tantum de existencia de daño.

[El artículo 43.5 LM] contiene una regla a la que puede acogerse el titular de la marca que ha sufrido una infracción que le ha reportado un "perjuicio", para calcular la indemnización y evitar que la falta de prueba le prive de una compensación económica.

Aunque esta regla acentúa la objetivación de la compensación económica, no por ello puede interpretarse en el sentido de que se tenga derecho a una indemnización incluso en los casos en que se haya constatado que la infracción no pudo ocasionar "perjuicio" alguno al titular de la marca. Exige como presupuesto previo la existencia del "perjuicio", con independencia de su entidad.

Como se ha apuntado en la doctrina, esta regla no altera la naturaleza resarcitoria de la acción de indemnización de daños y perjuicios, que presupone la existencia de estos. No introduce una suerte de sanción por la infracción, en beneficio del titular de la marca infringida, sino que la ratio de la norma es facilitar la cuantificación de la indemnización: en todo caso el 1% de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados.

De hecho, esta regla, que cifra en todo caso la indemnización en el 1% de la cifra de negocio [sin perjuicio de que el titular de la marca pueda exigir una indemnización mayor si prueba que la violación de su marca le ocasionó daños o perjuicios superiores], está relacionada con el criterio de cuantificación de la letra a) del art. 43.2 LM , pues facilita el cálculo del beneficio económico obtenido por el infractor con la violación de la marca.

VI. fijación de la indemnización en el presente caso.

69. En el presente caso, se solicita que se indemnice en los gastos incurridos como consecuencia de la preparación de la demanda, esto es, los gastos en los que mi mandante se ha visto obligado a incurrir para la correcta preparación de la presente demanda (notario, compraventa de botellas de vino, tiempo de preparación, etc),

70. Por otra parte se solicita: de entre todas las opciones que el artículo 43 LM pone a disposición de la actora, esta parte manifiesta su interés en acogerse al contenido del artículo art. 43.2.a) de la Ley de Marcas , por el que mi representada opta por suplicar la condena a las codemandadas al pago solidario de los daños y perjuicios causados, calculados sobre la base de los beneficios que hayan obtenido las infractoras por razón de la comercialización y venta de las botellas de vino identificadas con los signos y ; y subsidiariamente, al pago de la cantidad que suponga aplicar un uno por ciento de la cifra de negocio realizada por cada una de las empresas codemandadas, con las botellas de vino infractoras.

71. En cuanto al primero de los conceptos (daño emergente) el mismo ha sido acreditado y no impugnado, sin que se haya impugnado las concretas partidas cuantificadas y liquidadas, por lo que cabe estimar plenamente el resarcimiento en los términos solicitados lo que arroja una cantidad de (71.74€ + 145,66€ + 204,47€) CUATROCIENTOS VEINTIUN EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS EURO (421,87€)

72. En cuanto al segundo de los conceptos (lucro cesante), ya hemos tenido la ocasión de señalar ut supra que el criterio solicitado por la parte es un criterio compensatorio derivado del principio de enriquecimiento injusto que permite la privación de beneficios, esto es, el comiso civil. Por tanto, el mismo no requiere de la producción de un daño sino de la venta ilícita en territorio español de los vinos referidos.

NOVENO.- Multas coercitivas.

73. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 LM, cuando se condene a la cesación de los actos de violación de una marca, el Tribunal fijará una indemnización de cuantía determinada no inferior a 600 euros por día transcurrido hasta que se produzca la cesación efectiva de la violación. El importe de esta indemnización y el día a partir del cual surgirá la obligación de indemnizar se fijará en ejecución de sentencia.

74. Somos conscientes de que la cuestión suscita cierta controversia y no pocos problemas en sede de ejecución. No obstante lo anterior, hemos de decantarnos por una aplicación literal de la ley. Por tanto, la sentencia no procede a la imposición de multa alguna, sino que será al tiempo de despacho de ejecución, y mediante pieza separa da multa, como se procederá a la imposición y, en su caso, a la liquidación de la cuantía indemnizatoria correspondiente.

75. Por tanto, no procederá la fijación del dies a quo,ni de la cuantía indemnizatoria, sino a la luz de las circunstancias concurrentes una vez se despache ejecución, bien provisional, bien definitiva.

DÉCIMO.- Costas.

76. De conformidad con el artículo 394 de la LEC, en los procesos declarativos, las costas de la primera instancia se impondrán a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que el tribunal aprecie, y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho.

77. Por ello, las costas de la demanda principal se imponen a las entidades demandadas y las costas de la demanda reconvencional se imponen a las demandantes en vía reconvencional.

Visto lo anterior,