Sentencia Civil 11/2024 Juzgado de lo Mercantil de Alicante/Alacant nº 1, Rec. 350/2021 de 24 de enero del 2024

PRIMERO.- controversia

1. La parte actora es titular de:

* Marca de la Unión Europea número 18.341.880 "IBÉRICOS BENITO" denominativa, concedida y en perfecto vigor para distinguir "jamones y embutidos ibéricos", de la clase 29 del nomenclátor internacional, solicitada el 20/11/2020 y concedida el día 21/04/2021, actualmente en vigor.

*

Marca española número 4.097.777 "BJ", con gráfico, igualmente concedida y en perfecto vigor registral para distinguir "jamones, embutidos y quesos", de la clase 29 del nomenclátor internacional solicitada el día 10/12/2020 y concedida el día 30/04/2021, con el distintivo que se reproduce a continuación:

2. Las partes pertenecen a dos ramas familiares de la sociedad DIRECCION005. el día 30 de junio de 2020 las ramas familiares acordaron la escisión en acuerdo que no ha sido aportado íntegramente as actuaciones. En el presente caso no se ejercitan acciones contractuales sino puramente acciones marcarias y acciones de competencia desleal.

3. Tampoco forman parte del presente litigio terceras sociedades vinculadas a la parte demandada reconviniente. La presente acción es de infracción.

4. Por otra parte, la demandada reconviniente ha reivindicado el dominio de las marcas de la parte actora. No se ejercitan acciones de nulidad.

SEGUNDO.- acción reivindicatoria.

I. Doctrina general

5. La doctrina esencial sobre la acción reivindicatoria en sede de marca comunitaria se encuentra recogida en la STJUME de 20 de diciembre de 2013 ( ROJ: SAP A 4729/2013 - ECLI:ES:APA:2013:4729) y en la STS, Civil sección 1 del 14 de febrero de 2018 ( ROJ: STS 417/2018 - ECLI:ES:TS:2018:417), sentencia precedida por la STJUE C-381/16 Benjumea Bravo de Laguna[2017] de 23 de noviembre (ECLI: EU:C:2017:889).

6. En la citada sentencia, el TJUE señalaba lo siguiente:

los artículos 16 y 18 del Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009 , sobre la marca de la Unión Europea, deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a la aplicación, respecto a una marca de la Unión Europea, de una disposición nacional, como la que es objeto del litigio principal, en virtud de la cual una persona perjudicada por el registro de una marca solicitado con fraude de sus derechos o con violación de una obligación legal o contractual puede reivindicar la propiedad de dicha marca, siempre y cuando la situación de que se trate no esté comprendida en los supuestos del artículo 18 de este Reglamento.

7. Se convalidaba por tanto la doctrina mantenida por la STJUME de 20 de diciembre de 2013 ( ROJ: SAP A 4729/2013 - ECLI:ES:APA:2013:4729) que se mostraba así en línea con el Derecho Comunitario y que posteriormente sería confirmada por la la STS, Civil sección 1 del 14 de febrero de 2018 ( ROJ: STS 417/2018 - ECLI:ES:TS:2018:417). Por tanto, y en línea de principio, en el juego de los artículos 16 y 18 RMC (hoy artículos 19 y 21 RMUE), y solventadas las dudas iniciales, hoy no cabe duda de la posibilidad de estimación de una reivindicación de la marca comunitaria en un supuesto no previsto en el RMUE y sí en la ley nacional dada la asimilación de la marca comunitaria a la nacional que se hace en el art. 21RMUE. Con ello, por tanto, cabe hoy afirmar que podrá ejercitarse la acción reivindicatoria por parte del titular de una marca de la unión europea, no solo en el supuesto de la marca del agente del artículo 21 RMUE sino también en los demás casos previstos en el artículo 2.2 RMUE.

8. Para ello, claro está, es necesario que exista un punto de conexión con España. Punto de conexión que se establece en el artículo 19 RMUE y que consistirá:

a) Cuando el titular tenga su sede o su domicilio en la fecha considerada en España (19.1 a RMUE)

b) Cuando, en defecto de lo anterior, el titular tenga un establecimiento en la fecha considerada en España (19.1 b RMUE)

c) En aquellos casos en los que no se pueda asimilar la marca europea a marca nacional de ningún estado miembro de conformidad con lo dispuesto en el apartado 19.1 RMUE. Fuero subsidiario por lugar de establecimiento de la EUIPO (19.2 RMUE)

9. Sentado lo anterior, el artículo 2.2 LM 17/2001 establece lo siguiente: cuando el registro de una marca hubiera sido solicitado con fraude de los derechos de un tercero o con violación de una obligación legal o contractual, la persona perjudicada podrá reivindicar ante los tribunales la propiedad de la marca, si ejercita la oportuna acción reivindicatoria con anterioridad a la fecha de registro o en el plazo de cinco años a contar desde la publicación de éste o desde el momento en que la marca registrada hubiera comenzado a ser utilizada conforme a lo previsto en el artículo 39. Presentada la demanda reivindicatoria, el Tribunal notificará la presentación de la misma a la Oficina Española de Patentes y Marcas para su anotación en el Registro de Marcas y decretará, si procediera, la suspensión del procedimiento de registro de la marca.

10. Como recordaba la STS, Civil sección 1 del 14 de febrero de 2018 ( ROJ: STS 417/2018 - ECLI:ES:TS:2018:417), con cita la jurisprudencia previa, la acción reivindicatoria de una marca nacional o de un nombre comercial, tal y como viene regulada en el art. 2.2 LM , constituye un modo especial de adquirir la titularidad del signo, previamente registrado por otro, cuando este registro fue solicitado «con fraude de los derechos de un tercero o con violación de una obligación legal o contractual». Ordinariamente alcanza a supuestos de registro de una marca o nombre comercial por el distribuidor o agente, y, en general, a los de abuso de confianza o incumplimiento de un deber de fidelidad, que presuponen una previa relación entre las partes (tercero defraudado y solicitante de la marca).De esta forma, y a sensu contrario, la STS 302/2016, de 9 de mayo señalaba que «[c]uando no existe relación contractual o legal entre las partes ni fraude en el registro, en el sentido del art. 2.2 LM , nos encontramos fuera del supuesto de hecho objeto de la acción reivindicatoria marcaria».

11. En relación con el ámbito objetivo de aplicación, el Tribunal supremo, también matizaba, con cita de las sentencias STS, Civil sección 1 del 14 de junio de 2013 ( ROJ: STS 4297/2013 - ECLI:ES:TS:2013:4297 ) y en la STS, Civil sección 1 del 08 de febrero de 2017 ( ROJ: STS 415/2017 - ECLI:ES:TS:2017:415 ) que el presupuesto previsto en el art. 2.2 LM para justificar la acción reivindicatoria (registro de una marca con fraude de los derechos de un tercero o con violación de una obligación legal o contractual), alcanza también a supuestos «de registro de mala fe de una marca o nombre comercial para aprovecharse de la reputación ajena. Es lo que en la doctrina se describe como "registro de una marca del que resulte el aprovechamiento o la obstaculización injustificados de la posición ganada por un tercero sin que haya mediado vinculación alguna entre las partes en el conflicto"».

12. En cuanto a los requisitos para el ejercicio de la acción reivindicatoria, la STJUME de 20 de diciembre de 2013 ( ROJ: SAP A 4729/2013 - ECLI:ES:APA:2013:4729), con cita de la SAP, Civil sección 8 del 27 de abril de 2012 ( ROJ: SAP A 1441/2012 - ECLI:ES:APA:2012:1441) Asunto -Café del Mar- señalaba lo siguiente:

Es sabido que el art. 2-2 y 2-3 de la LM regula en derecho marcario nacional la acción reivindicatoria, sobre cuya naturaleza se pronuncia la STS de 25 de febrero de 2005 -en relación a su regulación en la Ley 32/88- señalando que "...el precepto del art. 3.3 LM habla de reivindicación --«podrá reivindicar la propiedad de la marca, siempre que se ejercite la oportuna acción reivindicatoria...»-- y si ello implica en línea de doctrina general, y para el caso de estimación, la declaración, explícita o implícita, de pleno dominio y devolución de la cosa al vindicante, en la aplicación al derecho de marca debería suponer el reconocimiento de su titularidad --como más adecuado a la consideración del objeto como bien inmaterial-- y la subrogación --en el sentido de sustitución-- por parte del perjudicado en la posición jurídica de titularidad respecto de la solicitud o de la marca registrada; de ahí que en la doctrina reciente se destaque la diferencia entre la acción reivindicatoria del Derecho Civil y la reivindicatoria marcaria ex art. 3.3 Ley 32/1988 --incluso por un sector se habla de «reivindicativa»--, la cual «tiene por objeto una subrogación subjetiva en la posición indebidamente obtenida por un tercero de la titularidad sobre la solicitud o, en su caso, sobre la marca ya concedida, por parte del perjudicado y verdadero legitimado para ello». ".

Para el ejercicio de esta acción está legitimado, según el tenor del precepto indicado, al perjudicado que es quien, dice la misma Sentencia, ... podrá reivindicar la propiedad de la marca, siempre que ejercite la oportuna acción reivindicatoria con anterioridad a la fecha de la concesión o [como aquí ocurre] en el plazo máximo de cinco años desde la fecha de publicación de dicha concesión».

Pues bien, el perjudicado ha de ser, como hemos visto de la doctrina señalada, propietario a pesar de que no poseer la titularidad registral contra el solicitante o titular actual que no puede alegar título jurídico que justifique su titularidad o su titularidad exclusiva, lo que en absoluto resulta contradictorio con el tenor de la propia ley - art 2-2 LM - pues, como ha dicho la STS de 25 de noviembre de 2009 "...Dicha norma contempla un supuesto de colisión entre una titularidad registrada y un mejor derecho sobre el mismo signo, carente de publicidad tabular. En tal coyuntura, el precepto mencionado sacrifica aquella en beneficio de éste - si es que la acción se hubiera ejercitado una vez concedida la marca - y otorga protección - con el reconocimiento de la facultad de subrogarse, ya en la titularidad que publica el expediente de solicitud, ya en el asiento practicado - a quien ostente ese mejor derecho por razones ajenas al registro, con tal que hubiera sido perjudicado, por el solicitante o el titular registral, con una actuación fraudulenta o que signifique violación de una obligación legal o contractual ...".

Así lo hemos afirmado ya en nuestra Sentencia de 17 de septiembre de 2010 -asunto Soko Aviation- donde hacíamos nuestra la doctrina del TS plasmada en su más reciente Sentencia de 25 de noviembre de 2009 .

Por tanto, podemos concluir que para que prospere la acción reivindicatoria se requieren tres condiciones:

1ª.- Que el actor pruebe el título de dominio que ostenta sobre el signo.

El actor ha de justificar un título dominical, (aunque no es preciso que consista en la presentación de un título escrito que demuestre por sí solo que el accionante ostente el dominio), entendido como preferencia dominical pues no basta con poseer mejor derecho, ha de ser poseedor un derecho que le legitime jurídicamente a formular la solicitud de registro y a obtenerlo, señalando en este sentido la STS de 5 de octubre de 2007 , en doctrina interpretativa de la LM 1988, aplicable a la de 2001 por la identidad del contenido legal, que "La norma sacrifica aquella en beneficio de éste -si es que la acción se hubiera ejercitado una vez concedida la marca- y otorga protección -con el reconocimiento de la facultad de subrogarse, ya en el expediente de solicitud, ya en el asiento practicado- a quien ostente el mejor derecho por razones ajenas al registro, con tal que hubiera sido perjudicado, por el solicitante o el titular registral, con una actuación fraudulenta o que signifique violación de una obligación legal o contractual" No cabe entenderlo de otro modo, pues en la acción reivindicatoria el propietario ejercita el ius possidendi de un signo determinado, solicitando respecto de un tercero que ha formulado solicitud de registro u obtenido el mismo, el reconocimiento de su propiedad y, por ende, la restitución del signo a aquél.

Como dice la STS de 24 de marzo de 2006 , la acción reivindicatoria ... se dirige a dejar sin efecto dicha titularidad.

2ª.- Que la solicitud o registro por el demandado sea injusta, bien por haberla realizado u obtenido con fraude de los derechos del tercero, o con violación de una obligación legal o contractual.

3ª.- Que la acción se haya ejercitado a tiempo, lo que dependerá de que el registro hubiera sido sólo solicitado o ya concedido.

Es necesaria la conducta registral del reivindicado que supone la adquisición de la titularidad formal ordinaria del signo y que implica, correlativamente, una auténtica desposesión de los terceros.

13. En relación con la legitimación activa, la STS, Civil sección 1 del 09 de mayo de 2016 ( ROJ: STS 1903/2016 - ECLI:ES:TS:2016:1903 ) recordaba que la reivindicación de la marca trata de hacer coincidir la realidad registral con el mejor derecho extrarregistral sobre el signo cuyo registro como marca se ha solicitado o concedido. Es preciso que el demandante demuestre que ha usado el signo anteriormente, y que resulte probado que el registro de la marca fue solicitado con fraude de los derechos del demandante o con violación de una obligación legal o contractual que el solicitante de la marca tenía respecto del demandante.en este sentido, si bien la Ley sobreentiende que el reivindicante no es titular registral de la marca reivindicada (por ello, la doctrina considera que se trata de una acción reivindicatoria impropia),nada impide que el reivindicante sea el titular de una marca distinta que es infringida por el registro fraudulento, como un usuario de la marca fraudulentamente registrada,lo que será especialmente importante en los supuestos de reivindicación por fraude de los derechos del demandante.

II. Falta de legitimación activa en relación con el signo BJ.

14. La parte demandada en vía reconvencional se alza alegando la falta de legitimación activa, por lo que hemos de analizar este primer aspecto.

15. Recordemos, en línea con lo antedicho que, si bien la mala fe en la solicitud del registro puede ser valorada a los efectos de determinar la prosperabilidad de la acción reivindicatoria, no es menos cierto que la nulidad por mala fe y la reivindicación de un título dominical carecen de una total identidad. De esta forma, mientras que la acción reivindicatoria solo puede ejercitarse por el titular extrarregistral perjudicado, la mala fe tiene una legitimación más amplia.

16. En cuanto a la legitimación activa en el marco de la acción reivindicatoria, de conformidad con lo anteriormente expuesto y partiendo de a legitimación amplia del artículo 2.2 LM debemos señalar que la legitimación activa para el ejercicio de esta acción corresponderá a quien se considere perjudicado en sus derechos por la inscripción fraudulenta del signo.

17. Dicho lo anterior, el documento 5 aportado por la entidad DIRECCION002. no acredita la legitimación de la actora sino de DIRECCION004. Es claro al respecto el citado documento, incluso dándolo por válido, en la medida en que quien se arroga la condición de autor del diseño, el Sr. Cirilo no cede a la actual demandada sino a la entidad DIRECCION004, la autoría.

18. Y llegados a este punto, si la entidad DIRECCION004. es la titular de la marca debería existir algún acuerdo de cesión a la entidad reivindicante sin que esta pueda ejercitar la acción por vía de una subrogación impropia en favor del tercero. DIRECCION004. podría haber ejercitado dicha acción pero no lo ha hecho y, por tanto, no cabe aquí que un tercero reivindique para sí, por carecer de título, ni para DIRECCION004. la citada titularidad.

III. Reivindicación de la marca de la Unión Europea IBERICOS BENITO 118341880

19. En relación con la segunda de las marcas, la parte demandada alega que el término Camilo, a consecuencia de la tradición e historia familiar, les pertenece a amas ramas familiares la posibilidad de uso del mismo, más allá de las diferencias acciones que se plantee de contrario. Se señala así que la constitución de a sociedad DIRECCION001. tiene por finalidad, únicamente, justificar la solicitud de la marca generando una apariencia de mejor derecho para tratar de frustrar los intereses de la parte contraria.

20. Sin perjuicio del acuerdo al que pudieron llegar las partes, que no es objeto del presente juicio en sede marcaria puesto que no se han ejercitado acciones de incumplimiento contractual, la parte no ejercita acción de nulidad por mala fe sino acción reivindicatoria. Acción que tampoco pretende la titularidad exclusiva, como se sostiene en el suplico, sino realmente la cotitularidad. En este sentido, se alega de forma clara que la tradición e historia familiar, les pertenece a amas ramas familiares la posibilidad de uso del mismo, más allá de las diferencias acciones que se plantee de contrario. No obstante lo anterior el suplico reivindica la titularidad en exclusiva para DIRECCION002., DIRECCION004. o DIRECCION003.

21. No obstante lo anterior, consideramos que las actuaciones de las partes no son totalmente conformes a los acuerdos de división de 30 de junio de 2020, que no se han aportado, ya que los acuerdos no obligan únicamente a lo estrictamente pactado sino a todas las consecuencias que se deriven de la buena fe (1258 CC) . No obstante ello, tal cuestión excede de la competencia de este tribunal dados los términos en los que se ha planteado la controversia.

22. Sin perjuicio de que por razones desconocidas no han sido aportados al presente procedimiento, parece que con la sospecha sobre el órgano judicial de no mantenerse la confidencialidad (lo cual resulta inadmisible), lo cierto es que la cláusula tercera aportada con las firmas de todos los intervinientes en el folio 8 de la contestación a la demanda principal señala que las partes se comprometen a no utilizar los dominios DIRECCION006 y DIRECCION007 al tiempo que se comprometían a dejar de utilizar los signos del Anexo I. En este sentido, el signo de la parte demandada era Camilo. Sin embargo, nada se decía del signo DIRECCION001 posteriormente registrado por DIRECCION000. En este sentido, si bien la conducta podría ser considerada quizás desde la mala fe como motivo de nulidad lo cierto es que la parte reivindicante no ha acreditado titularidad alguna que le de derecho al signo. Por tanto, nuevamente, existe falta de legitimación activa en torno al mismo.

23. Igualmente irrelevante, como anticipábamos ut supra es la posible mala fe negocial. Al no haberse planteado el presente conflicto marcario desde el punto de vista contractual, no podemos determinar, como señaló Doña Adelaida en el acto de la vista, cuál era la intención de las partes al tiempo de celebrar el acuerdo de división de la sociedad DIRECCION005. En este sentido, no podemos determinar si existía un acuerdo de no emplear el término Camilo por ninguna de las ramas familiares por lógico que tal interpretación pudiera parecer incluso aunque no se hubiera pactado expresamente. Como decimos, el hecho de que se hubiera llegado a un acuerdo de división de una sociedad familiar no impide considerar, no solo lo expresamente pactado, sino también todas las consecuencias derivadas de la buena fe negocial.

24. Dicho lo anterior, no consta que DIRECCION003. ni DIRECCION004., sociedades identificadas en la contestación, y sociedades que son designadas en el burofax aportado como documento 2 de la contestación como titulares de derechos tras la escisión, hayan ejercitado acción de incumplimiento contractual. Y ello motiva que la sociedad demandada no pueda reclamar derecho alguno por carencia de derecho subjetivo, más allá de la pasividad manifiesta del resto de sociedades.

IV. Obiter dicta

25. Es cierto que existen dudas relevantes.

26. Debemos comenzar por la validez de los documentos de cesión elaborados por el Sr. Cirilo (documentos 5 y 6 de la contestación a la demanda). Sin perjuicio de que el Sr. Cirilo es un tercero que se ha visto inmerso en un conflicto familiar, societario y marcario, cuestión que tenemos en cuenta a los efectos legales pertinentes, no ha acreditado que el Sr. Cirilo venga realizando este tipo de documentos con habitualidad. Su declaración fue esquiva en este sentido. Llama poderosamente la atención la minuciosidad de la cláusula 4 del documento 5. Y llama poderosamente la atención que, si la fecha del mismo es el 10 de julio de 2020, texto que se encuentra en la parte suprior del folio y, por tanto, extraído del documento en sí, en un lugar francamente inusual en la práctica comercial, el logotipo no se registrase hasta el 22 de enero de 2021. Con todo, puede que el documento fuera elaborado por un tercero y sometido a la firma del Sr. Cirilo para justificar la solicitud presentada ante la OEPM alterándose la fecha a conveniencia de la parte.

27. En este sentido, el documento 5 no coincide con el documento 6. E documento 6 es un documento firmado por el Sr. Bruno en julio de 2019. La estructura es diferente. Normalmente cuando uno certifica habitualmente suele tener un "modelo" que reproduce consecutivamente en los sucesivos documentos de cesión de derechos. La elaboración externa del documento 6 nos parece evidente. En este caso, el documento se data a 12 de julio de 2019. Sin embargo, si el documento era elaborado por el Sr. Cirilo no podía desconocer el DNI y el domicilio conociendo el de DIRECCION005. El documento de 12 de julio de 2019 fue elaborado por DIRECCION005. De igual forma, el documento de 10 de julio de 2020 fue elaborado por DIRECCION004. y "puesto a la firma" del Sr. Cirilo. La fecha, por tanto, del documento, debe ser puesta en tela de juicio.

28. Dicho lo anterior, la intervención del Sr. Cirilo se limita a la vectorización de un signo. En este sentido, manifiesta en el acto de juicio que en relación con el logotipo BJ fue Adelaida la que llegó con una inspiración de capturas de pantalla. Cosas que vería de internet con diferentes logotipos. Que vio uno de n banco de imágenes de shuttestock.Que se empezó a utilizar ese para alterarlo con varias propuestas. Que el original tenía otras formas y que se hicieron varias propuestas que cree que están por ahí. Que a el le consta que fue Adelaida la que le facilitó la inspiración. Ninguna prueba tenemos de la fecha en la que ello se produjo.

29. Por tanto, la intervención del Sr. Cirilo se limitó a la vectorización de un logotipo previo.

30. Pues bien, sentado lo anterior, carece de todo sentido que el acuerdo de 10 de julio de 2020, teóricamente emitido tras la elaboración del logotipo emplee una imagen de baja calidad:

31.

32. Carece igualmente de sentido que se escanee dicha imagen para realizar el registro de la solicitud marcaria presentada ante la OEPM. En términos prácticos, es la primera vez que vemos algo así. Que contando con un signo vectorizado, se presente a registro un signo de mala calidad.

33. A ello se une el hecho de que, en medio de una guerra familiar, la entidad DIRECCION004 habría retrasado el registro del signo seis meses. Puede haber sido un error fatal o la viva muestra de que no diseñaron el signo sino que del mismo se apropió la señora Adelaida en algunas de las incursiones que realizó en las mesas de sus familiares tomando fotografías con el teléfono móvil. El hecho de la mala calidad se puede deber, precisamente, a que el signo no proviene de shuttestocksino de la mesa del Sr. Gabino tras las incursiones de Doña Adelaida como se observa en el informe elaborado por la agencia de Detectives Parente y que se ha aportado a las actuaciones. Tales incursiones se habían realizado el 18/12/19 y el 26/12/19. Pretender que la mesa de Gabino no era la mesa de Gabino resulta inasumible. La Sra. Adelaida sabía cual era la mesa del Sr. Camilo y fue directamente a la misma para obtener fotografías de documentos que, obviamente, no se encontraban en la mesa de la Sra. Adelaida. Puede, con todo, que las fotos que se obtuvieron fuera de otro tipo de documentos, tales como contables, que se encontraran en la citada mesa.

34. A ello se une el hecho de que la prueba de uso anterior que se pretende es anecdótica. El documento número 8 refiere 5 facturas y 3 albaranes. Las facturas se confeccionan el 1 de diciembre de 2021 y, por tanto, en fechas muy cercanas a la solicitud de registro de la marca española 4.097.777, gráfica, "BJ" que se presenta el día 10 de diciembre de 2020 que realiza la entidad actora DIRECCION000.

35. El documento número 7 convalida tal afirmación. La primera imagen en la que aparece en el correo web aparece recogida en fecha 4 de diciembre de 2020 en correo remitido desde la dirección DIRECCION008 (el resto de documentos se refieren al año 2021 y, por tanto, no sirven a los efectos pretendidos. La fecha de referencia ha de ser la solicitud de registro de la marca).

36. Por tanto, todo parece indicar que no fue hasta una fecha entre el 1 y el 4 de diciembre de 2020 cuando la demandada DIRECCION002. se encuentra en posesión del signo BJ y comienza a utilizarlo, signo correctamente vectorizado y de buena calidad.

37. Sin embargo, existe un dato que no llegamos a comprender y que arroja oscuridad sobre las presentes actuaciones. La parte actora no ha acreditado ningún uso anterior al 1 de diciembre. Esto es, mientras que la parte demandada ha realizado un uso, si bien marginal, del signo entre el 1 y el 4 de diciembre, no consta que la parte demandante lo hiciera con anterioridad. En este sentido, la factura de vectorización del logotipo es de fecha 9/12/2010.

38. Don Gabino afirma haber sido el autor del signo. En el mismo sentido, se manifestó el Sr. Bienvenido de estudio5. Señaló que el Sr Gabino le había entregado un boceto. Curiosamente la historia es idéntica en el caso de DIRECCION002. Tanto que ambas partes relataron que el signo JB lo descartaron porque era una conocida marca de Whisky. Por tanto, según las versiones del Sr. Cirilo, del Sr. Gabino y de la Sr. Bienvenido, se elaboró un boceto, el boceto se entrego a los diseñadores y estos se encargaron de vectorizarlo. Ni el Sr. Cirilo ni el Sr Bienvenido llevaron a cabo ningún tipo de actuación creativa más allá de la vectorización. La Sra. Camilo no reconoce ser la autora, pero sí haber buscado por internet diferentes imágenes que luego le piden al Sr. Cirilo que vectorice.

39. El sr. Cirilo emite un documento de cesión de derechos en julio de 2020. El sr. Bienvenido una factura en diciembre de 2020. Sobre la fecha del documento del S. Cirilo ya hemos señalado que nos resulta sumamente sospechoso, por la posición de la fecha es un documento fácilmente manipulable.

40. Sin embargo, como decimos, si bien no consta ningún uso anterior al 1-4 de diciembre tampoco consta que la actora tuviera ningún boceto del signo BJ con anterioridad a aquella fecha.

41. Llama igualmente la atención que el acuerdo de escisión cuyo contenido no se nos ha dejado conocer, y sobre el que por tanto no podemos pronunciarnos, es de 30 de junio de 2020. El acuerdo suscrito sería un acuerdo de escisión, en el que las partes de común acuerdo estipulan las condiciones de reparto del activo y del pasivo en la entidad común. Esto es, se trata de un acuerdo que, parece, tiende a la desaparición de DIRECCION005. mediante la división de la misma (liquidación) entre las partes (las ramas familiares). Ello se realiza en medio de un conflicto ya existente, que ha eclosionado y que no es posible reconducir ante lo que se ha manifestado como dos maneras de entender el negocio.

42. Por todo lo anterior es imposible determinar quien diseñó el logotipo. No obstante lo anterior, lo cierto es que es irrelevante a los efectos pretendidos puesto que la parte demandada no ha acreditado titularidad alguna sobre el signo pues el signo se habría cedido a DIRECCION005 quien no ha ejercitado acción reivindicatoria alguna. Para ello no requería ser demandada en este juicio, como ha reclamado reiteradamente la parte demandada, sino que podría haber ejercitado la acción reivindicatoria al margen del mismo. Mucho tiempo ha tenido para ejercerla desde que, considera, fue despojada de su derecho.

TERCERO.- Riesgo de confusión ( art. 9.2.b RMUE ) entre los signos de la actora y los signos de la parte demandada.

43. En la STS, Civil sección 1 del 18 de enero de 2017 ( ROJ: STS 63/2017 - ECLI:ES:TS:2017:63), asunto "Badtoro", el Tribunal Supremo recordaba la jurisprudencia consolidada en relación con el juicio de confusión:

En una sentencia anterior (núm. 225/2008, de 24 de marzo), citada en otro sentido por el recurso, especificábamos la limitación de la revisión de este enjuiciamiento:

«Ciertamente, en principio, la apreciación de que se trata no deja de ser un tema que corresponde a la función de los tribunales de instancia, pero, si ello apenas podría producir discusión (salvo error patente o arbitrariedad) en el caso de identidad, porque lo que es absolutamente igual no admite variantes, sin embargo, como la "semejanza confusoria" es opinable y supone un concepto jurídico indeterminado, la doctrina jurisprudencial permite un cierto grado de control casacional que se configura en torno a una regla del buen sentido, -común, y no técnico, dado el sector social en que opera la norma-, que no es otra cosa que una ponderación lógica de las circunstancias de cada caso contempladas a la luz de ciertas pautas ponderativas que permiten actuar, en un primer plano, con una cierta unidad de criterio, y, por lo tanto, con unificación valorativa, y facilitan, en otro plano, aproximar la decisión judicial a la realidad jurídica, cuya controversia pretende componer».

Estas pautas de ponderación, que deben operar de acuerdo con las circunstancias de cada caso, han sido condensadas en la reseñada sentencia 95/2014, de 11 de marzo , en las siguientes directrices:

«i) "El riesgo de confusión consiste en el de que el público pueda creer que los productos o servicios identificados con los signos que se confrontan proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas, dado que el riesgo de asociación no es una alternativa a aquel, sino que sirve para precisar su alcance" [ Sentencia núm. 119/2010, de 18 de marzo , con cita de la STJUE de 22 de junio de 1.999 ( C-342/97 ), Lloyd c. Klijsen].

»ii) "La determinación concreta del riesgo de confusión debe efectuarse en consideración a la impresión de conjunto de los signos en liza producida en el consumidor medio de la categoría de productos, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, teniendo en cuenta el grado de similitud gráfica, fonética y conceptual, en particular, los elementos dominantes"[ Sentencia núm. 777/2010, de 9 de diciembre , con cita de las SSTJUE de 11 de noviembre de 1.997 ( C-251/95 ), Sabel c. Puma , y de 22 de junio de 1.999 ( C-342/97 ), Lloyd c. Klijsen; y de las Sentencias de esta Sala núms. 427/2008, de 28 de mayo , 838/2008, de 6 de octubre , 225/2009, de 30 de marzo , 569/2009, de 22 de julio , 827/2009, de 4 de enero de 2010 , 72/2010, de 4 de marzo y 364/2010, de 2 de junio ].

»iii) De este modo, "el riesgo de confusión debe ser investigado globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes"[ Sentencia 777/2010, de 9 de diciembre , con cita de las SSTJUE de 11 de noviembre de 1.997 ( C-251/95 ), Sabel c. Puma ; de 22 de junio de 1.999 ( C-342/97 ), Lloyd c. Klijsen; y de 22 de junio de 2.000 ( C-425/98 ), Mode c. Adidas; y de las Sentencias de esta Sala núms. 225/2009, de 30 de marzo , 569/2009, de 22 de julio , 827/2009, de 4 de enero de 2010 , 72/2010, de 4 de marzo y 364/2010, de 2 de junio ]. Depende, "en particular, del conocimiento de la marca en el mercado, de la asociación que puede hacerse de ella con el signo utilizado (...), del grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios designados"[ STJUE de 11 de noviembre de 1.997 ( C-251/95 ), Sabel c. Puma].

»iv) En la valoración global de tales factores ha de buscarse un cierto nivel de compensación, dada la interdependencia entre los mismos, y en particular entre la similitud de las marcas y la semejanza entre los productos o los servicios designados: "así, un bajo grado de similitud entre los productos o los servicios designados puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa" ( STJUE de 29 de septiembre de 1998 ( C-39/97 ), Canon c. Metro).

»v) A los efectos de esta apreciación global, se supone que el consumidor medio de la categoría de productos considerada es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. No obstante, debe tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria.Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada [ STJUE de 22 de junio de 1.999 ( C-342/97 ), Lloyd c. Klijsen].

»vi) Pero, esta exigencia "de una visión de conjunto, fundada singularmente en que el consumidor medio las percibe como un todo, sin detenerse a examinar sus diferentes detalles, (...) no excluye el estudio analítico y comparativo de los elementos integrantes de los respectivos signos en orden a evaluar la distinta importancia en relación con las circunstancias del caso, pues pueden existir elementos distintivos y dominantes que inciden en la percepción del consumidor conformando la impresión comercial. Lo que se prohíbe es la desintegración artificial; y no cabe descomponer la unidad cuando la estructura prevalezca sobre sus componentes parciales" (Sentencia núm. 777/2010, de 9 de diciembre)».

44. Como hemos señalado la determinación concreta del riesgo de confusión debe efectuarse en consideración a la impresión de conjunto de los signos en liza producida en el consumidor medio de la categoría de productos, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, teniendo en cuenta el grado de similitud gráfica, fonética y conceptual, en particular, los elementos dominantes. No obstante, debe tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada ( C-342/97, Lloyd Schuhfabrik,[1999] de 22 de junio).

I. Análisis.

A. Identidad o similitud de los productos o servicios

45. El primer estadio del análisis parte de determinar si existe identidad o similitud de los productos o servicios. En el presente caso, existe plena identidad en cuanto a los productos y servicios dado que el signo impugnado se emplea para productos amparados en la clase 29 (jamones, embutidos; quesos)para la que está registrado el signo anterior.

I. Público destinatario.

46. El público destinatario es el público en general. En principio, si la marca anterior es una marca nacional, es necesario analizar los criterios correspondientes en relación con el público destinatario de este Estado miembro de la UE. Por el contrario, si es una marca de la Unión Europea será necesario realizar un análisis que se extienda a toda la UE. Ahora bien, en aquellas situaciones en que exista riesgo de confusión en al menos una parte de la UE ysi así lo justifica la economía de procedimiento (por ejemplo, evitar el examen de pronunciaciones o significados específicos de las marcas en varias lenguas), el análisis no tiene que extenderse a toda la UE, sino que puede concentrarse en la parte o las partes en que exista riesgo de confusión (Directrices Equipo, Parte C, Oposición, sección 2, capítulo 4, ap. 1.3 territorio de referencia y público destinatario). De la misma forma, el órgano jurisdiccional podrá concentrarse en aquella parte o partes de la Unión Europea en las que exista riesgo de confusión. En el presente caso, dada la naturaleza de los servicios que se prestan, se atenderá a la comparación en relación con el territorio español.

47. En cuanto al grado de atención, recordemos que deberemos considerar la comparación desde la perspectiva del consumidor medio de la categoría de productos, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. No obstante, debe tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada.

48. A los presentes efectos el mercado relevante es el español.

II. Similitud entre los signos.

49. Entre los signos empleados existe una similitud total. Las diferencias existentes en el logotipo empleado por la demandada consistentes en la presencia de cierto sombreado en algunos de os signos BJ empleados no son suficientes para determinar una mínima diferencia.

50. De la misma manera, en cuanto a las denominaciones " DIRECCION002" o la dirección url DIRECCION006, al resultar válida la Marca de la Unión Europea número 18.341.880 "IBÉRICOS BENITO", denominativa, concedida y en perfecto vigor para distinguir "jamones y embutidos ibéricos", de la clase 29 del nomenclátor internacional, debemos considerar que el signo empleado en redes telemáticas consiste en una reproducción altamente similar del signo denominativo registrado. Recordemos que, en su caso, la demandada podría tener autorización de uso del signo Camilo, que es titularidad de DIRECCION005. pero no del signo DIRECCION002 o DIRECCION001 que entran en conflicto con el signo registrado por la parte actora.

II. Riesgo de confusión o asociación.

51. El riesgo de confusión debe ser investigado globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes. Depende, en particular, del conocimiento de la marca en el mercado, de la asociación que puede hacerse de ella con el signo utilizado, del grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios designados.

52. En el presente caso, existe riesgo de confusión desde el punto de vista del consumidor medio de productos de la clase 29 (jamones, quesos y embutidos)dada la identidad de productos para los que el signo impugnado resulta aplicado en relación con los registros anteriores, y el grado de similitud existente al menos en relación con la marca española lo que determina la infracción en España de los derechos de la parte.

CUARTO.- acción declarativa

53. De lo anterior se declara probado que la parte demandada ha infringido los derechos de propiedad intelectual de la actora los términos anteriormente expuestos.

QUINTO.- acción de cesación, remoción y prohibición.

54. El artículo 41.a) y c) de la LM recoge la acción de cesación, de abstención y de remoción. Por su parte, la STS de 23 de julio de 2012 recuerda que el presupuesto de la estimación de la acción de remoción es precisamente la estimación de la acción declarativa de infracción marcaria, siendo un efecto automático de la estimada aplicación. Así, argumenta que "la apreciación de la infracción de la marca notoria de la actora, legitima a ésta para pedir la cesación de los actos infractores, en este caso, del uso del signo "Maristas" en la promoción inmobiliaria que la demandada ha desarrollado en Alicante [ art. 41.1.a) LM , aplicable por la remisión general a la regulación interna de cada Estado miembro, contenida en el art. 101 RMC]".En este mismo sentido se pronuncia la STMUE de España de 19 de julio de 2013. Cabe, pues, estimar la acción de cesación, abstención y remoción ejercitada por la parte demandante, que comprenderá la condena a las multas coercitivas del artículo 44 de la LM y del artículo 102 del RMUE para asegurarse la efectividad de estos pronunciamientos de condena.

55. De igual forma debe extenderse al uso en redes telemáticas.

SEXTO.-- Acción de daños y perjuicios.

I. Sistema de responsabilidad

56. Establece el artículo 42 LM lo siguiente: 1. Quienes, sin consentimiento del titular de la marca, realicen alguno de los actos previstos en la letra a) del apartado 3 y en el apartado 4 del artículo 34, así como los responsables de la primera comercialización de los productos o servicios ilícitamente marcados, estarán obligados en todo caso a responder de los daños y perjuicios causados 2. Todos aquellos que realicen cualquier otro acto de violación de la marca registrada solo estarán obligados a indemnizar los daños y perjuicios causados si hubieran sido advertidos suficientemente por el titular de la marca o, en su caso, por la persona legitimada para ejercitar la acción acerca de la existencia de esta, convenientemente identificada, y de su violación, con el requerimiento de que cesen en la misma, o cuando en su actuación hubiere mediado culpa o negligencia o la marca en cuestión fuera renombrada.

57. Se consagra así un doble sistema de responsabilidad objetivo-subjetivo dependiendo de la tipología de la conducta infractora y del carácter de la marca.

58. En el presente caso, el demandante ha colocado el signo en los productos (34.3.a LM) en relación con las marcas protegidas. Por otra parte, se ha formulado reclamación extraprocesal requiriendo el cese de la comercialización de productos bajo el sino controvertido.

II. la regalía hipotética:

59. La Sentencia del Tribunal de Marca de la Unión Europea de 6 de mayo de 2016 ( ROJ: SAP A 1272/2016 - ECLI:ES:APA:2016:1272 ) señalaba al respecto lo siguiente:

1. La naturaleza de la regalía es la propia del enriquecimiento injusto.

2. No obstante, en materia de indemnización por violación de marca, la regalía no es sino un instrumento para cuantificar perjuicios en el marco de una acción resarcitoria del perjuicio, no del enriquecimiento injusto.

3. Es por ello que la licencia hipotética encarna daños causados por la infracción, no expresando una presunción aunque se sustente en una ficción jurídica por la cual se presume iures et de iure que se ha celebrado un contra to con el infractor.

4. Es un criterio en todo caso electivo para el perjudicado.

Ello explica a su vez, la forma en que quedan condicionados diversos aspectos de la acción indemnizatoria y en concreto lo relativo a la prueba del daño, a lo que hace a la relación causal y, desde luego, a la cuantificación de la indemnización.

La prueba del daño se satisface con la prueba de la explotación infractora. Si el criterio se sustenta en el enriquecimiento del infractor, el daño consiste en el importe debido y no pagado para que el tercero fuera legítimo usuario de la marca. En tales condiciones, la prueba del quebranto del titular deviene inútil.

Desde la perspectiva del nexo causal, su prueba se cumplimenta con la acreditación de la infracción en tanto ésta supone un uso no contra tado con el titular. Es por ello que el daño para el titular, que es acreedor de lo no cobrado por el contra to ficticio de licencia, trae correspondencia con el ahorro del usuario no autorizado de la marca. Y ese precio debe abonarse al margen del éxito comercial obtenido por el infractor pues éste forma parte del riesgo comercial al que es ajeno el uso autorizado, ficticiamente, de la marca.

En conclusión,

5. El criterio indemnizatorio en que consiste la licencia hipotética condiciona las reglas sobre prueba del daño, sobre prueba de la relación causal entre la infracción y el daño y sobre el importe del daño.

6. Así, la realidad del daño sólo exige la comprobación de la explotación infractora. La naturaleza del criterio en que consiste la licencia hipotética así lo exige, no requiriéndose probar el daño propiamente dicho ni desde luego, el importe del quebranto efectivo.

7. Por otro lado, la acreditación del nexo causal se alcanza con la probanza de la infracción. La hipótesis sobre la existencia de un contra to de licencia, expresa el daño cesante que en forma de ahorro de costes consigue quien invade la esfera de exclusiva de otro. Por tanto, la indemnización por el perjuicio es conforme a este criterio, a ese ahorro obtenido por el infractor correlativo a lo no obtenido por el titular.

8.- Al ser el precio de un contra to ficticio, debe abonarse aunque el infractor no hubiera obtenido beneficios con la infracción.

60. Por tanto, basta la constatación de una explotación por parte del infractor sin que sea necesario siquiera que el titular del derecho de exclusiva venga otorgando habitualmente en el tráfico jurídico económico licencias. Como señala la STMUE de 6 de mayo de 2016, "en su fijación resulta indiferente que hubiera o no política de licencias". En su caso, la dificultad estribará en determinar el cálculo de la concreta licencia a la vista de los usos del sector pero ello no priva de efectividad al modo resarcitorio elegido, reflejo de una acción de enriquecimiento injustificado.

III. el 1% de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados. El sistema de indemnización mínima del artículo 43.5 LM . Caso Nuba [2019].-

61. Superando las iniciales dudas interpretativas, el Tribunal supremo en el Caso Nuba [2019] (STS, Civil sección 1 de 3 de octubre de 2019 - ROJ: STS 3027/2019 - ECLI:ES:TS:2019:3027 ) fija doctrina jurisprudencial considerando que el articulo 43.5 LM tiene naturaleza indemnizatoria y que, por tanto, establece una presunción iuris tantum de existencia de daño.

[El artículo 43.5 LM] contiene una regla a la que puede acogerse el titular de la marca que ha sufrido una infracción que le ha reportado un "perjuicio", para calcular la indemnización y evitar que la falta de prueba le prive de una compensación económica.

Aunque esta regla acentúa la objetivación de la compensación económica, no por ello puede interpretarse en el sentido de que se tenga derecho a una indemnización incluso en los casos en que se haya constatado que la infracción no pudo ocasionar "perjuicio" alguno al titular de la marca. Exige como presupuesto previo la existencia del "perjuicio", con independencia de su entidad.

Como se ha apuntado en la doctrina, esta regla no altera la naturaleza resarcitoria de la acción de indemnización de daños y perjuicios, que presupone la existencia de estos. No introduce una suerte de sanción por la infracción, en beneficio del titular de la marca infringida, sino que la ratio de la norma es facilitar la cuantificación de la indemnización: en todo caso el 1% de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados.

De hecho, esta regla, que cifra en todo caso la indemnización en el 1% de la cifra de negocio [sin perjuicio de que el titular de la marca pueda exigir una indemnización mayor si prueba que la violación de su marca le ocasionó daños o perjuicios superiores], está relacionada con el criterio de cuantificación de la letra a) del art. 43.2 LM , pues facilita el cálculo del beneficio económico obtenido por el infractor con la violación de la marca.

IV. fijación de la indemnización en el presente caso.

62. Se solicita en el presente caso la privación del beneficio obtenido por la demandada en la comercialización de productos bajo los signos declarados infractores. Debe estimarse la misma dada la falta de impugnación.

SÉPTIMO.- sobre el uso de la denominación social DIRECCION002.

63. Alega la parte demandante la infracción de la DA 17 LM 17/2001. La misma señala que si la sentencia por violación del derecho de marca impusiera el cambio de denominación social y éste no se efectuara en el plazo de un año, la sociedad quedará disuelta de pleno derecho, procediendo el Registrador Mercantil de oficio a practicar la cancelación, y sin perjuicio de lo establecido en el artículo 44 de esta Ley .

64. La sociedad se constituye el 29 de septiembre de 2020. Por tanto, con anterioridad a la fecha de solicitud de registro de la marca denominativa, solicitada el 20 de noviembre de 2020.

65. Ahora bien, la parte no ha justificado el ejercicio de la acción en los términos del artículo 34 LM ni, en puridad, en los términos del artículo 9.2.d) RMUE. Tal cuestión debe suponer la desestimación de plano. La parte actora tiene que acreditar el uso de la denominación social a título de marca. En principio, como ha señalado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el uso de una denominación social, de un nombre comercial o un rótulo no tiene por finalidad distinguir productos o servicios (véase C-17/06 Céline[2007] de 11 de septiembre ECLI: EU:C:2007:497). Por tanto, entra en juego la limitación del artículo 14.1.b) RMUE.

66. En los mismos términos, debemos interpretar los artículos 34 LM, 37 LM, en relación con la DA 17 LM 17/2001.

67. Por todo ello, se desestima la acción ejercitada.

OCTAVO.- acciones de competencia desleal denunciados por las demandantes DIRECCION000. E DIRECCION001.

68. Como recordaba la SAP Alicante, sección 8ª, de 28 de septiembre de 2020 ( Roj: SAP A 2341/2020 - ECLI:ES:APA:2020:2341) la relación entre el ámbito de protección otorgado por la legislación de competencia desleal y el ámbito de protección otorgado por la legislación de propiedad industrial debe resolverse a través del principio de complementariedad relativa, como ha señalado el Tribunal Supremo. Decía la Audiencia Provincial en aquel caso:

Con carácter previo, hemos de delimitar el ámbito de protección marcario y el ámbito de protección de la competencia desleal. A estos efectos, resulta muy ilustrativa la STS de 15 de septiembre de 2017 :

" 1.- Como hemos recordado en la sentencia 94/2017, de 15 de febrero , la normativa sobre marcas y la normativa sobre competencia desleal cumplen funciones diferentes. Mientras que la primera protege un derecho subjetivo sobre un bien inmaterial, un derecho de exclusiva generador de un ius prohibendi a favor de su titular, la segunda protege el correcto funcionamiento del mercado, de modo que la competencia se realice por méritos o por la eficiencia de las propias prestaciones y no por conductas desleales.

No obstante, la Ley de Marcas, al proteger los signos que permiten identificar el origen empresarial de los productos y servicios, contribuye también a mantener el correcto funcionamiento del mercado, al excluir el error en las decisiones de adquisición de bienes o contratación de servicios.

2.- También decíamos en dicha resolución que la coexistencia entre una y otra normativa se caracteriza por lo que se ha venido en llamar una "complementariedad relativa" ( sentencias 586/2012, de 17 de octubre ; 95/2014, de 11 de marzo ; y 450/2015, de 2 de septiembre ). Vista la distinta función que cumplen las normas de competencia desleal y las de marcas, el criterio de la complementariedad relativa sitúa la solución entre dos puntos: de una parte, la mera infracción de estos derechos marcarios no puede constituir un acto de competencia desleal; y de otra, tampoco cabe guiarse por un principio simplista de especialidad legislativa, que niega la aplicación de la Ley de Competencia Desleal cuando existe un derecho exclusivo reconocido en virtud de los registros marcarios a favor de sus titulares y estos pueden activar los mecanismos de defensa de su exclusiva.

La solución ha de provenir de la determinación de en qué casos debe completarse la protección que dispensan los sistemas de propiedad industrial con el sometimiento de la conducta considerada a la Ley de Competencia Desleal.

Por un lado, no procede acudir a la Ley de Competencia Desleal para combatir conductas plenamente comprendidas en la esfera de la normativa de Marcas, en relación con los mismos hechos y los mismos aspectos o dimensiones de esos hechos. De ahí que haya de comprobarse si la conducta presenta facetas de desvalor o efectos anticoncurrenciales distintos de los considerados para establecer y delimitar el alcance de la protección jurídica conferida por la normativa marcaria.

Por otro, procede la aplicación de la legislación de competencia desleal a conductas relacionadas con la explotación de un signo distintivo, que presente una faceta o dimensión anticoncurrencial específica, distinta de aquella que es común con los criterios de infracción marcaria.

Y, en última instancia, la aplicación complementaria depende de la comprobación de que el juicio de desvalor y la consecuente adopción de los remedios que en el caso se solicitan no entraña una contradicción sistemática con las soluciones adoptadas en materia marcaria. Lo que no cabe por esta vía es generar nuevos derechos de exclusiva ni tampoco sancionar lo que expresamente está admitido (sentencia 95/2014, de 11 de marzo).

Como dijimos en la sentencia 586/2012, de 17 de octubre : "[e]n definitiva, la procedencia de aplicar una u otra legislación, o ambas a la vez, dependerá de la pretensión de la parte actora y de cual sea su fundamento fáctico, así como de que se demuestre la concurrencia de los presupuestos de los respectivos comportamientos que han de darse para que puedan ser calificados como infractores conforme alguna de ellas o ambas a la vez".

69. Finalmente, recordemos que, como señala la doctrina, si un supuesto no encaja en los concretos elementos de los tipos específicos de consumidores, habrá que examinarlo desde el tipo o cláusula general de deslealtad.

70. No compartimos la disposición estructural de la demanda en cuanto a los hechos de la causa petendi y los fundamentos de Derecho. Si bien el principio iura novit curiaobliga a los jueces a aplicar el derecho incluso cuando las partes no lo hayan aplicado correctamente, tal principio no puede llevare hasta la última consecuencia, esto es, que sea el tribunal el que decida, de cada hecho mencionado, cuales tienen relevancia desleal y el tipo a aplicar de entre los artículos 4 y ss. de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal .El daha mihi factumno puede interpretarse tan extensivamente como para provocar una suerte de causa general contra la parte demandada de forma que la misma tenga que defenderse por todos y cada uno de los artículos de la Ley de Competencia Desleal o, en un uso más restringido, contra unos mismos hechos por varios artículos pero sin desbastar.

71. Nos encontramos en sede marcaria, en la jurisdicción mercantil y ante el principio de tipicidad legal que rige en materia desleal. Por tanto, la falta de identificación correcta del tipo y la falta de incardinación en el mismo de los hechos que se consideran relevantes, sin que la motivación por remisión a los hechos de la contestación sea un expediente válido, es un motivos suficiente para rechazar de plano las alegaciones.

72. La parte se limita a señalar que determinadas conductas infringen los artículos 5, 6 y 9 LCD así como el artículo 20 LCD, sin perjuicio de que al folio 47 se alega la cláusula general del artículo 4 LCD que posteriormente no se incorpora a suplico.

73. Como ya hemos tenido la ocasión de señalar en anteriores decisiones, señala la STS, Civil sección 1 del 01 de junio de 2011 ( ROJ: STS 4256/2011 - ECLI:ES:TS:2011:4256 ) que el deber de congruencia de las sentencias, consistente en la exigencia derivada de la necesaria conformidad que ha de existir entre la sentencia y las pretensiones que constituyen el objeto del proceso, existe allí donde la relación entre estos dos términos, fallo y pretensiones procesales, no está sustancialmente alterada, entendiéndose por pretensiones procesales las deducidas en los suplicosde los escritos fundamentales rectores del proceso, y no en los razonamientos o argumentaciones que se hagan en los mismos; no exigiéndose tampoco, desde otro punto de vista, que la mencionada relación responda a una conformidad literal y rígida, sino más bien racional y flexible, a fin de asegurar que todos los asuntos sometidos a la decisión judicial alcancen adecuada solución, poniéndose así fin al litigio y evitando que queden sin resolver cuestiones que pudieran ser objeto de una nueva pretensión.

74. Por ello, en la medida en que la vinculación por virtud de la necesaria congruencia entre la demanda y la sentencia ha de referirse al suplico del escrito rector del proceso y no a los hechos ni a los fundamentos de derecho, nos vemos constreñidos al análisis de los artículos 5, 6 y 9 LCD, así como 20 LCD.

75.

I. Infracción de los artículos 5 , 6 y 9 LCD .

76. La parte demandante denuncia en esencia dos grupos de hechos.

77. Por una parte, las manifestaciones llevadas a cabo por el Sr. Victorino en la red social facebook quien dice llevar la comunicación de la empresa, hecho que ha quedad acreditado.

78. Se trata en este sentido de manifestaciones tales como "RECHAZA IMITACIONES ESTOS SON LOS VERDADERO PRODUCTOS Camilo", "lo auténtico es lo original RECHAZA IMITACIONES DIRECCION002 ES LO AUTÉNTICO", "Auténticos, originales rechaza imitaciones los mejores productos de Andalucía los encontrarás en DIRECCION002", "Todo ello sumado al cariño y esmero de la Familia Gustavo, propietarios de la arca, es el resultado de unos productos de la mayor exquisitez y nobleza", "no lo dudes DIRECCION002 los auténticos".

79. Por otra parte se denuncia el uso de vitolas por la parte demandada que serían copias de las vitolas de la demandante.

A. Resolución en relación con los comentarios proferidos por el sr. Victorino en la red social Facebook.

80. En relación con los mismos, no obstante su carácter concurrencial, son realizados por el Sr. Victorino que, no obstante su relación comercial con la mercantil demandada, no forma parte de la misma ni consta que los comentarios en Facebook fueran apoyados, asumidos o reconocidos como propios por parte de DIRECCION002. Por ello es clara la falta de legitimación pasiva de la entidad.

81. Más allá, los comentarios en la red social tienen un impacto mínimo y marginal, muy probablemente extraordinariamente local, y por tanto con pocas posibilidades de tener efectos concurrenciales. 11 reacciones y un par de "likes"son, en cuanto al impacto de la red social, nimio y despreciable. Con todo, como decimos, no consta que la demandada asumiera tales mensajes, no consta que haya dado un "like"a ninguno de ellos, ni tampoco que los haya citado en su propio muro de publicaciones en Facebook ni comunicado por cualquier otra vía a terceros.

III. Uso de vitolas

82. Es claro que las vitolas conforman un signo distintivo empleado por las empresas de jamones en el mercado.

83. Sin embargo, la parte demandada, mediante el documento número 11, ha acreidtado que la vitola en cuestión era empleada ya por DIRECCION005. por lo que la vitola era común a todas las líneas familiares sin que ninguna de ellas pueda arrogarse ningún derecho sobre la misma. Lo distintivo es el signo. Dicho lo anterior, al no ser un signo sobre el que la parte pueda reclamar titularidad alguna es por lo que no resulta necesaria entrar en el análisis de los diferentes ilícitos.

II. Infracción del artículo 20 LCD .

84. Al respecto debemos apreciar falta de legitimación activa en la medida en que la parte es un competidor y no un consumidor.

NOVENO.- acción de publicación de sentencia respecto de los actos realizados por la demandada DIRECCION002.

85. Señala la doctrina que la publicación de la sentencia, prevista en las leyes de propiedad intelectual es un remedio autónomo, formal y sustantivamente independiente de las demás acciones de defensa y en especial lo es tanto respecto de la acción de remoción como de la indemnización de daños y perjuicios (MASSAGUER).

86. Por ello, la publicación no procede en todo caso, no es una consecuencia que deba establecerse como mero automatismo sancionador frente a la infracción. Como señala la por todas, la STS, Civil sección 1 del 03 de mayo de 2017 ( ROJ: STS 1653/2017 - ECLI:ES:TS:2017:1653 ): debe estar justificada en atención a la finalidad perseguida, que puede ser contribuir a la efectividad del cese y a la remoción los efectos de la infracción o, eventualmente, compensar el perjuicio. Y en cualquier caso la publicación, por su contenido y los medios empleados, debe ser adecuada y proporcionada.

87. Como colorario, la necesidad de la publicación no debe establecerse en abstracto sino en atención a las circunstancias concurrentes lo que obliga a la parte actora a establecer un interés legítimo y concreto en que se difunda la sentencia como medio para hacer pública la tutela judicial recibida, impidiendo con ello nuevas infracciones.

88. Tenemos que tener en cuenta que la acción de publicación comparte naturaleza, ora con la acción de remoción de efectos, ora con la acción de indemnización de daños cuando la publicación sea necesaria para restaurar la buena imagen del titular de los derechos vulnerados.

89. En el presente caso, no parece haber existido una especial publicidad de los actos de la demandada. Existiendo además como existe un conflicto societario y familiar importante, la petición parece buscar más el escarnio público que reparación alguna. Se desestima.

DECIMO.- acciones de competencia desleal denunciados por la demandada reconviniente DIRECCION002.

90. Como recordaba la SAP Alicante, sección 8ª, de 28 de septiembre de 2020 ( Roj: SAP A 2341/2020 - ECLI:ES:APA:2020:2341) la relación entre el ámbito de protección otorgado por la legislación de competencia desleal y el ámbito de protección otorgado por la legislación de propiedad industrial debe resolverse a través del principio de complementariedad relativa, como ha señalado el Tribunal Supremo. Decía la Audiencia Provincial en aquel caso:

Con carácter previo, hemos de delimitar el ámbito de protección marcario y el ámbito de protección de la competencia desleal. A estos efectos, resulta muy ilustrativa la STS de 15 de septiembre de 2017 :

" 1.- Como hemos recordado en la sentencia 94/2017, de 15 de febrero , la normativa sobre marcas y la normativa sobre competencia desleal cumplen funciones diferentes. Mientras que la primera protege un derecho subjetivo sobre un bien inmaterial, un derecho de exclusiva generador de un ius prohibendi a favor de su titular, la segunda protege el correcto funcionamiento del mercado, de modo que la competencia se realice por méritos o por la eficiencia de las propias prestaciones y no por conductas desleales.

No obstante, la Ley de Marcas, al proteger los signos que permiten identificar el origen empresarial de los productos y servicios, contribuye también a mantener el correcto funcionamiento del mercado, al excluir el error en las decisiones de adquisición de bienes o contratación de servicios.

2.- También decíamos en dicha resolución que la coexistencia entre una y otra normativa se caracteriza por lo que se ha venido en llamar una "complementariedad relativa" ( sentencias 586/2012, de 17 de octubre ; 95/2014, de 11 de marzo ; y 450/2015, de 2 de septiembre ). Vista la distinta función que cumplen las normas de competencia desleal y las de marcas, el criterio de la complementariedad relativa sitúa la solución entre dos puntos: de una parte, la mera infracción de estos derechos marcarios no puede constituir un acto de competencia desleal; y de otra, tampoco cabe guiarse por un principio simplista de especialidad legislativa, que niega la aplicación de la Ley de Competencia Desleal cuando existe un derecho exclusivo reconocido en virtud de los registros marcarios a favor de sus titulares y estos pueden activar los mecanismos de defensa de su exclusiva.

La solución ha de provenir de la determinación de en qué casos debe completarse la protección que dispensan los sistemas de propiedad industrial con el sometimiento de la conducta considerada a la Ley de Competencia Desleal.

Por un lado, no procede acudir a la Ley de Competencia Desleal para combatir conductas plenamente comprendidas en la esfera de la normativa de Marcas, en relación con los mismos hechos y los mismos aspectos o dimensiones de esos hechos. De ahí que haya de comprobarse si la conducta presenta facetas de desvalor o efectos anticoncurrenciales distintos de los considerados para establecer y delimitar el alcance de la protección jurídica conferida por la normativa marcaria.

Por otro, procede la aplicación de la legislación de competencia desleal a conductas relacionadas con la explotación de un signo distintivo, que presente una faceta o dimensión anticoncurrencial específica, distinta de aquella que es común con los criterios de infracción marcaria.

Y, en última instancia, la aplicación complementaria depende de la comprobación de que el juicio de desvalor y la consecuente adopción de los remedios que en el caso se solicitan no entraña una contradicción sistemática con las soluciones adoptadas en materia marcaria. Lo que no cabe por esta vía es generar nuevos derechos de exclusiva ni tampoco sancionar lo que expresamente está admitido (sentencia 95/2014, de 11 de marzo).

Como dijimos en la sentencia 586/2012, de 17 de octubre : "[e]n definitiva, la procedencia de aplicar una u otra legislación, o ambas a la vez, dependerá de la pretensión de la parte actora y de cual sea su fundamento fáctico, así como de que se demuestre la concurrencia de los presupuestos de los respectivos comportamientos que han de darse para que puedan ser calificados como infractores conforme alguna de ellas o ambas a la vez".

91. Finalmente, recordemos que, como señala la doctrina, si un supuesto no encaja en los concretos elementos de los tipos específicos de consumidores, habrá que examinarlo desde el tipo o cláusula general de deslealtad.

92. La parte actora denuncia como actos de competencia desleal los siguientes:

Que la actuación realizada por la actora reconvenida es constitutiva de un auténtico desprecio al buen hacer comercial y a las exigencias de la buena fe. Que deben ser calificadas como actos de competencia desleal, y, que, en consecuencia, para facilitar la labor del Juzgador, se recogen a continuación:

1. Registro y acaparamiento de las marcas basadas en el núcleo Camilo antes y posteriormente a la división de la sociedad DIRECCION005.

2. Actos como administradores de la sociedad DIRECCION005. realizados malintencionadamente en beneficio de DIRECCION000. y con la finalidad de obtener provecho. Que recordemos que D. Camilo, la persona que llevó a cabo las encomiendas de retirada de las oposiciones de las marcas, es el administrador de DIRECCION001.

3. Que se ha constituido la sociedad DIRECCION001. con la única finalidad de ofrecer apariencia de buen derecho al registro de la marca europea "IBÉRICOS BENITO", para después ser reclamado maquiavélicamente a mi mandante.

4. Que se efectuó por la contraparte ilegítimamente registro de la marca nacional "BJ", aún con el conocimiento de que la rama familiar Gustavo la venía utilizando durante todo este tiempo. Que no tienen prueba de uso sobre dicha marca.

5. Que se ha redireccionado a los visitantes en los dominios webs de " DIRECCION006" y " DIRECCION007" a la página web que utilizan DIRECCION000. e DIRECCION001. para la venta de sus productos " DIRECCION006" con la consiguiente confusión para el consumidor y vulnerando expresos acuerdos pactados. Que igualmente, llevaron a cabo la transformación del FACEBOOK de DIRECCION002 a DIRECCION001, aprovechándose de toda la clientela ahí recogida.

6. Que en base a la apariencia de buen derecho generada con la sociedad DIRECCION001. y el registro anterior, se han enviado determinadas reclamaciones poco ortodoxas a las empresas relacionadas con la rama familiar Gustavo, como se sustrae de la reclamación presentada a DIRECCION009 con el fin de que dejasen de vender productos de mi representada. Que este acto, debe considerarse como un acto de denigración, de los recogidos en el art. 9 de la Ley de Competencia desleal , así

En conclusión, se ha efectuado una auténtica persecución a la rama de la familia Gustavo que tenía por único objetivo eliminarla por completo como competencia. Dichas prácticas constituyen actos diferentes de competencia desleal de los recogidos en los artículos 4 y ss. de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal .

93. No compartimos la disposición estructural de la demanda en cuanto a los hechos de la causa petendi y los fundamentos de Derecho. Si bien el principio iura novit curiaobliga a los jueces a aplicar el derecho incluso cuando las partes no lo hayan aplicado correctamente, tal principio no puede llevare hasta la última consecuencia, esto es, que sea el tribunal el que decida, de cada hecho mencionado, cuales tienen relevancia desleal y el tipo a aplicar de entre los artículos 4 y ss. de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal .El daha mihi factumno puede interpretarse tan extensivamente como para provocar una suerte de causa general contra la parte demandada de forma que la misma tenga que defenderse por todos y cada uno de los artículos de la Ley de Competencia Desleal o, en un uso más restringido, contra unos mismos hechos por varios artículos pero sin desbastar.

94. Nos encontramos en sede marcaria, en la jurisdicción mercantil y ante el principio de tipicidad legal que rige en materia desleal. Por tanto, la falta de identificación correcta del tipo y la falta de incardinación en el mismo de los hechos que se consideran relevantes, sin que la motivación por remisión a los hechos de la contestación sea un expediente válido, es un motivos suficiente para rechazar de plano las alegaciones.

95. La parte, por toda concesión a la causa petendi, señala en relación con el hecho numerado como 6 (reclamaciones poco ortodoxas a las empresas relacionadas con la rama familiar Gustavo, como se sustrae de la reclamación presentada a DIRECCION009 con el fin de que dejasen de vender productos de mi representada) que es un acto de denigración del artículo 6. En el resto de casos parece que se remite a los artículos 4 y siguientes LCD aunque el el suplico lo delimita exactamente a los mismos que alegaba la propia parte contraria en su escrito de demanda, esto es, a los artículos 5, 6 y 9. Esto es, acto de engaño, confusión y denigración.

96. Como ya hemos tenido la ocasión de señalar en anteriores decisiones, señala la STS, Civil sección 1 del 01 de junio de 2011 ( ROJ: STS 4256/2011 - ECLI:ES:TS:2011:4256 ) que el deber de congruencia de las sentencias, consistente en la exigencia derivada de la necesaria conformidad que ha de existir entre la sentencia y las pretensiones que constituyen el objeto del proceso, existe allí donde la relación entre estos dos términos, fallo y pretensiones procesales, no está sustancialmente alterada, entendiéndose por pretensiones procesales las deducidas en los suplicosde los escritos fundamentales rectores del proceso, y no en los razonamientos o argumentaciones que se hagan en los mismos; no exigiéndose tampoco, desde otro punto de vista, que la mencionada relación responda a una conformidad literal y rígida, sino más bien racional y flexible, a fin de asegurar que todos los asuntos sometidos a la decisión judicial alcancen adecuada solución, poniéndose así fin al litigio y evitando que queden sin resolver cuestiones que pudieran ser objeto de una nueva pretensión.

97. Por ello, en la medida en que la vinculación por virtud de la necesaria congruencia entre la demanda y la sentencia ha de referirse al suplico del escrito rector del proceso y no a los hechos ni a los fundamentos de derecho, nos vemos constreñidos al análisis de los artículos 5, 6 y 9 LCD.

UNDÉCIMO.- Análisis de los concretos hechos de competencia desleal objeto de denuncia por parte de DIRECCION002.

I. Registro y acaparamiento de las marcas basadas en el núcleo Camilo antes y posteriormente a la división de la sociedad DIRECCION005.

98. Sin necesidad de realizar mayores análisis la conducta descrita no puede ser incardinada en ninguno de los tipos reflejados en el suplico, esto es, los artículos 5, 6 o 9 LCD. Lo que se denuncia , en su caso, podría tener cabida en la cláusula general del artículo 4 LCD pero en modo alguno es un acto de engaño o de confusión, puesto que no se explica en qué medida dicha conducta tiende a generar confusión entre los consumidores, ni engaño.

99. Por otra parte, el principio de complementariedad relativa prohíbe acudir a la Ley de Competencia Desleal para ejercitar subrepticiamente una acción de nulidad por mala fe en la solicitud de registro de las marcas, pues esto es lo que en definitiva

I. Actos como administradores de la sociedad DIRECCION005. realizados malintencionadamente en beneficio de DIRECCION000. y con la finalidad de obtener provecho. Que recordemos que D. Camilo, la persona que llevó a cabo las encomiendas de retirada de las oposiciones de las marcas, es el administrador de DIRECCION001.

100. Sin necesidad de realizar mayores análisis la conducta descrita no puede ser incardinada en ninguno de los tipos reflejados en el suplico, esto es, los artículos 5, 6 o 9 LCD. Lo que se denuncia , en su caso, podría tener cabida en la cláusula general del artículo 4 LCD pero en modo alguno es un acto de engaño o de confusión, puesto que no se explica en qué medida dicha conducta tiende a generar confusión entre los consumidores, ni engaño. Desconocemos, con todo, a qué actos se refiere la parte, sin que la integración por remisión sea válida.

II. Que se ha constituido la sociedad DIRECCION001. con la única finalidad de ofrecer apariencia de buen derecho al registro de la marca europea "IBÉRICOS BENITO", para después ser reclamado maquiavélicamente a mi mandante.

101. Sin necesidad de realizar mayores análisis la conducta descrita no puede ser incardinada en ninguno de los tipos reflejados en el suplico, esto es, los artículos 5, 6 o 9 LCD. Lo que se denuncia , en su caso, podría tener cabida en la cláusula general del artículo 4 LCD pero en modo alguno es un acto de engaño o de confusión, puesto que no se explica en qué medida dicha conducta tiende a generar confusión entre los consumidores, ni engaño.

III. Que se efectuó por la contraparte ilegítimamente registro de la marca nacional "BJ", aún con el conocimiento de que la rama familiar Gustavo la venía utilizando durante todo este tiempo. Que no tienen prueba de uso sobre dicha marca.

Sin necesidad de realizar mayores análisis la conducta descrita no puede ser incardinada en ninguno de los tipos reflejados en el suplico, esto es, los artículos 5, 6 o 9 LCD. Lo que se denuncia , en su caso, podría tener cabida en la cláusula general del artículo 4 LCD pero en modo alguno es un acto de engaño o de confusión, puesto que no se explica en qué medida dicha conducta tiende a generar confusión entre los consumidores, ni engaño. En su caso, la conducta reflejada supondría la nulidad de la marca por mala fe pero no un ilícito desleal (por pretenderse corregir por vía desleal lo que debe ser corregido por vía marcaria sin que exista un efecto anticoncurrencial propio y diferenciado).

IV. Que se ha redireccionado a los visitantes en los dominios webs de " DIRECCION006" y " DIRECCION007" a la página web que utilizan DIRECCION000. e DIRECCION001. para la venta de sus productos " DIRECCION006" con la consiguiente confusión para el consumidor y vulnerando expresos acuerdos pactados. Que igualmente, llevaron a cabo la transformación del FACEBOOK de DIRECCION002 a DIRECCION001, aprovechándose de toda la clientela ahí recogida.

102. En el presente caso, efectivamente, se ha reconocido el redireccionamiento y consta que las partes ,en el documento de 30 de junio de 2020, se comprometieron a dejar inactivos aquellos nombres de domino. Y ello puede ser considerado un acto de cybersquatting.El problema, es tu tipicidad y las consecuencias legales del ilícito.

103. Podríamos considerar que el engaño se habría producido por la generación de error en el consumidor sobre un elemento esencial que puede alterar su comportamiento económico cual es el origen de los productos y la identidad del comercializador. Esto es, el consumidor que habitualmente hubiera venido contratando con DIRECCION005 tiende a considerar que se encuentra ante la misma sociedad o sucesora, desconociendo que se encuentra ante una de las ramas familiares ahora autónomas e independientes tras la escisión de la matriz. Por ello, se cumplen los requisitos del artículo 5 LCD para declarar la ilicitud de la conducta. El aprovechamiento del fondo de comercio sería en su caso una conducta verificable sobre los parámetros del artículo 4 LCD. Con todo, queda la acción de cumplimiento contractual, que no consta que se haya ejercitado por los perjudicados.

104. No se cumplen sin embargo los requisitos del artículo 6 LCD por no haberse acreditado el signo contrario sobre el que se genera confusión. Esto es, la demandada DIRECCION002 debería haber acreditado el uso de un signo sobre el que se genera confusión.

105. Finalmente, no hay acto alguno de denigración, por lo que la conducta noes desleal conforme al artículo 9 LCD. La parte tampoco ha dedicado ningún esfuerzo a justificar el porqué de tal imputación.

106. No obstante lo anterior, lo cierto es que la declaración de deslealtad queda vacía de contenido puesto que la consecuencia lógica es el cese en el redireccionamiento. Sin embargo, tal cese no se solicita en el suplico. Ninguna de las peticiones contenidas en los apartados 4 a 6 del suplico de la demanda reconvencional guarda relación con los nombres de dominio.

107. De igual forma, se solicita una indemnización sin establecer base ni criterio de liquidación lo que no es admisible. En sede de competencia desleal el artículo 32 LCD recoge explícitamente la acción de daños diferenciada de la acción de enriquecimiento. Ello quiere decir que el daño, con carácter general, y no obstante alguna excepción, debe acreditarse sobre la base del daño emergente o el lucro cesante. Un lucro cesante podría ser la disminución de ventas que, en el presente caso, se debería calcular hipotéticamente dada la reciente constitución de las sociedades. Cálculo difícil. No obstante, las reglas de cálculo las debe fijar la parte demandada so pena de incurrir en un defecto de integración de la causa petendi que motiva la desestimación de la misma. Ni siquiera la consideración del daño in re ipsaelude la obligación de la parte de cuantificar el daño. Cuantificación que tampoco se ha realizado.

V. Que en base a la apariencia de buen derecho generada con la sociedad DIRECCION001. y el registro anterior, se han enviado determinadas reclamaciones poco ortodoxas a las empresas relacionadas con la rama familiar Gustavo, como se sustrae de la reclamación presentada a DIRECCION009 con el fin de que dejasen de vender productos de mi representada. Que este acto, debe considerarse como un acto de denigración, de los recogidos en el art. 9 de la Ley de Competencia desleal , así.

108. No existe acto alguno de denigración en la comunicación formal de la titularidad marcaria a los efectos legales correspondientes. Ni la parte demandada ni DIRECCION004. ni ninguna otra sociedad han ejercitado acción reivindicatoria, acción de nulidad por mala fe, acción de incumplimiento contractual o acción por competencia desleal con anterioridad al presente juicio, en el que se han ejercitado por vía reconvencional algunas de las anteriores. Esto es, a efectos prácticos, mientras que la parte demandante ha sido activa en el registro de sus signos que no solo han sido validados en el presente litigio sino que también lo han sido por la OEPM, l aparte demandada ha seguido una actitud absolutamente pasiva. Dicho lo anterior, como decimos, el tenor literal de la comunicación no constituye en modo alguno acto de denigración sino la comunicación de una titularidad, que no ha sido negada hasta la fecha, de dos registros marcarios, en relación con la comercialización de productos supuestamente infractores. Declarar la ilicitud de tal conducta sin mayores aditamentos sería tanto como dinamitar el entero sistema de protección marcaria.

DUODÉCIMO.- acción de publicación de sentencia respecto de los actos realizados por los demandantes DIRECCION000. y DIRECCION001.

109. Señala la doctrina que la publicación de la sentencia, prevista en las leyes de propiedad intelectual es un remedio autónomo, formal y sustantivamente independiente de las demás acciones de defensa y en especial lo es tanto respecto de la acción de remoción como de la indemnización de daños y perjuicios (MASSAGUER).

110. Por ello, la publicación no procede en todo caso, no es una consecuencia que deba establecerse como mero automatismo sancionador frente a la infracción. Como señala la por todas, la STS, Civil sección 1 del 03 de mayo de 2017 ( ROJ: STS 1653/2017 - ECLI:ES:TS:2017:1653 ): debe estar justificada en atención a la finalidad perseguida, que puede ser contribuir a la efectividad del cese y a la remoción los efectos de la infracción o, eventualmente, compensar el perjuicio. Y en cualquier caso la publicación, por su contenido y los medios empleados, debe ser adecuada y proporcionada.

111. Como colorario, la necesidad de la publicación no debe establecerse en abstracto sino en atención a las circunstancias concurrentes lo que obliga a la parte actora a establecer un interés legítimo y concreto en que se difunda la sentencia como medio para hacer pública la tutela judicial recibida, impidiendo con ello nuevas infracciones.

112. Tenemos que tener en cuenta que la acción de publicación comparte naturaleza, ora con la acción de remoción de efectos, ora con la acción de indemnización de daños cuando la publicación sea necesaria para restaurar la buena imagen del titular de los derechos vulnerados.

113. Como decíamos anteriormente, la acción de publicación de la sentencia no es una acción de escarnio ni de venganza. La declaración de deslealtad de la conducta no puede conllevar la publicación de la sentencia a los efectos pretendidos ya que no guarda relación con la misma sin que exista una especial justificación.

DÉCIMOTERCERO.- Multas coercitivas.

114. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 LM, cuando se condene a la cesación de los actos de violación de una marca, el Tribunal fijará una indemnización de cuantía determinada no inferior a 600 euros por día transcurrido hasta que se produzca la cesación efectiva de la violación. El importe de esta indemnización y el día a partir del cual surgirá la obligación de indemnizar se fijará en ejecución de sentencia.

115. Somos conscientes de que la cuestión suscita cierta controversia y no pocos problemas en sede de ejecución. No obstante lo anterior, hemos de decantarnos por una aplicación literal de la ley. Por tanto, la sentencia no procede a la imposición de multa alguna, sino que será al tiempo de despacho de ejecución, y mediante pieza separa da multa, como se procederá a la imposición y, en su caso, a la liquidación de la cuantía indemnizatoria correspondiente.

116. Por tanto, no procederá la fijación del dies a quo,ni de la cuantía indemnizatoria, sino a la luz de las circunstancias concurrentes una vez se despache ejecución, bien provisional, bien definitiva.

DÉCIMOCUARTO.- Costas.

117. De conformidad con el artículo 394 de la LEC, en los procesos declarativos, las costas de la primera instancia se impondrán a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que el tribunal aprecie, y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho.

118. Dada la estimación parcial, no se imponen costas a ninguna de las partes ni de la demanda principal ni de la demanda reconvencional.

119. Existen dudas con todo razonables en todo caso que, incluso considerando la estimación sustancial, impiden razonablemente la imposición de costas a ninguna de las partes lo que sin duda tiende a equilibrar igualmente el coste del presente litigio para las partes.

120. Sobre las mismas ya nos hemos pronunciado con anterioridad.

121. No cabe duda de que las partes son libres de continuar litigando, ante estos tribunales, ante otros tribunales, ante la OEPM y ante la EUIPO.

122. No tenemos tanta certeza de que las partes puedan arramblar el buen nombre de sus antepasados y generar enfrentamiento en una pequeña población como es la de Arahal. La declaración del Sr. Jose Antonio es sintomática del grado de desgaste que las partes, todas ellas sin exclusión, han generado a su alrededor. Su declaración a partir de las 11:07:42, que no reproducimos por razones de confidencialidad, es buena muestra de que las partes han sometido a terceros a evidentes conflictos de lealtad, posición en la que, éticamente, no tenían derecho a ponerlos. Especialmente teniendo en cuenta la difícil situación por la que el mismo ha pasado en los últimos 5 años. Nada justifica haberlo puesto en tal posición conociendo, como conocían, lo que estaba sucediendo.

123. Por todo ello, es necesario conminar a las partes a la oportuna conciliación pues, a fin de cuentas, la escisión de DIRECCION005. se puede realizar de buena fe y sin incurrir en actos desleales para con la parte contraria (entiéndase desleal en sentido amplio, desde la infracción marcaria a la deslealtad sensu stricto, pasando por el incumplimiento contractual). Se puede realizar sin conflictos. De hecho, la escisión es probablemente necesaria y societariamente sana. Nada impide, y puede ser muy recomendable, que llegado cierto momento dos líneas de negocio, dos visiones distintas sobre un mismo negocio, se separen e inicien un andadura desligadas de la empresa que otrora les unió. Es claro que las dos querrán poder recoger el goodwillgenerado por la anterior empresa y que al mismo tiempo ello deberá hacerse con la finalidad de distanciarse suficientemente en el mercado como para no generar confusión. Para ello firmaron el acuerdo de 30 de junio de 2020. Sería lógico y deseable que las partes, abandonando la actitud belicista actual, decidieran honrar la memoria de aquellos dos hermanos (a los que luego se les añadiría un tercero) que emigraron en los años 50 desde Salamanca a la zona de Sevilla vendiendo legumbres y embutidos, hasta que decidieron establecerse en Arahal. Es el esfuerzo de aquellos, las miserias y penurias que tuvieron que pasar sus antepasados para que sus descendientes puedan recoger hoy los frutos del éxito de una empresa levantada prácticamente de la nada, lo que las partes mancillan con su actuación a día de hoy. Sea cual sea la razón jurídica, ambas ramas familiares están obligadas a honrar aquella memoria. Ninguna tiene derecho a dañar tal recuerdo. Y en ello están implicadas ambas partes, pues ambas son responsables, como muestra esta sentencia, que condena por diferentes actos a ambas ramas familiares.

124. Es claro que ambas partes están obligadas a renuncias mutuas. Como decimos, la cuestión va más allá de quien tiene razón jurídica en un caso concreto. Y es claro que en tal acuerdo no puede haber vencedores ni vencidos. De lo contrario, nada se superará y las partes se verán abocadas al conflicto permanente tanto propio como de sus descendientes. Sembrada la semilla del odio, puede que no haya vuelta atrás y que la misma germine durante generaciones. Sin embargo, creemos que todavía están las partes a tiempo. Vuelvan las partes a los acuerdos de 30 de junio de 2020 y determinen la línea a seguir con base a la buena fe negocial considerando los desencuentros que han sufrido con posterioridad para alcanzar nuevamente la paz societaria, social y familiar. Solo así podrán evitar un irremediable desgaste económico y personal de proporciones desconocidas.

Visto lo anterior,