Sentencia Civil 4/2024 Juzgado de lo Mercantil de Alicante/Alacant nº 1, Rec. 180/2019 de 24 de enero del 2024

PRIMERO.- Controversia.

1. Tras el allanamiento parcial de la parte actora queda limitada la controversia al alcance de la orden de prohibición, la procedencia de la imposición de la condena a indemnizar y la procedencia de la imposición o no de las costas a la parte demandada.

SEGUNDO.- cesación, abstención y remoción.

2. El artículo 41.a) y c) de la LM recoge la acción de cesación, de abstención y de remoción. Por su parte, la STS de 23 de julio de 2012 recuerda que el presupuesto de la estimación de la acción de remoción es precisamente la estimación de la acción declarativa de infracción marcaria, siendo un efecto automático de la estimada aplicación. Así, argumenta que "la apreciación de la infracción de la marca notoria de la actora, legitima a ésta para pedir la cesación de los actos infractores, en este caso, del uso del signo "Maristas" en la promoción inmobiliaria que la demandada ha desarrollado en Alicante [ art. 41.1.a) LM , aplicable por la remisión general a la regulación interna de cada Estado miembro, contenida en el art. 101 RMC]".En este mismo sentido se pronuncia la STMUE de España de 19 de julio de 2013. Cabe, pues, estimar la acción de cesación, abstención y remoción ejercitada por la parte demandante, que comprenderá la condena a las multas coercitivas del artículo 44 de la LM y del artículo 102 del RMUE para asegurarse la efectividad de estos pronunciamientos de condena.

3. Si bien es cierto que el artículo 34 LM 17/2011 establece que el titular del derecho exclusivo podrá prohibir el uso del signo en redes telemáticas y como nombre de dominio, el RMUE 2017/1001 nada dice al respecto en el artículo 9.3 RMUE al establecer las concretas facultades que integran el ius prohibendi.No obstante lo anterior, doctrina y jurisprudencia vienen entendiendo que el uso como nombre de dominio de una marca registrada puede ser prohibido por su titular al tratarse de un uso inconsentido del signo sobre le que se ostenta un derecho de exclusiva. Así, por ejemplo, la STMUE de España de 5 de octubre de 2015 considera que la protección otorgada por el artículo 9.2.b) del RMUE es también aplicable respecto de los nombres de dominio que originen riesgo de confusión con la marca registrada. De la misma forma, la STMUE de España de 26 de abril de 2016 señala que "Es doctrina asentada de este Tribunal que, de conformidad con la previsión legal específica ( art. 34.3.e LM y art. 9.2.b RMC) el uso del signo como nombre de dominio, cuando hay identidad o similitud entre signos y productos o servicios, implica un uso particularmente prohibido o a prohibir por el titular de la marca vulnerada)".

4. La cuestión que se suscita es pacífica toda vez que este tribunal viene rechazando reiteradamente tal tipo de suplicos, abiertos, que podrían permitir ampliar la ejecución contra cualquier nuevo signo, al margen de cualquier análisis de confundibilidad, cuando el riesgo puede haberse conjurado por medio de los oportunos cambios en el signo. En este sentido, tenemos que tener en cuenta que ello supondría convertir la ejecución de la sentencia en un nuevo declarativo, lo que no es admisible. Tampoco puede la parte actora extender indebidamente su título marcario y el monopolio legal que ostenta. Por tanto, no se admite la referencia a "cualquier otro signo que pueda prestarse a confusión o asociación" sino únicamente la referencia al signo litigioso.

TERCERO.-- Acción de daños y perjuicios.

5. La parte actora solicita que se condene a Indemnizar a la actora por los daños y perjuicios causados, cuyo importe deberá determinarse en ejecución de Sentencia (o en este proceso declarativo si S. Sa. no accede a postergar su determinación).

6. La parte demanda señalaba que tan pronto como tuvo conocimiento de la presentación de la demanda procedió a retirar de forma voluntaria los productos de la venta y la marca de su página web, así como a retener y depositar las prendas que tenía en stock, sin tener inconveniente en adelantar la destrucción certificada de las mismas a su costa, que la misma consideraba que se encontraba hasta entonces legitimada por la solicitud de marca nacional y que no existió reclamación previa

7. Establece el artículo 42 LM lo siguiente:

1. Quienes, sin consentimiento del titular de la marca, realicen alguno de los actos previstos en la letra a) del apartado 3 y en el apartado 4 del artículo 34, así como los responsables de la primera comercialización de los productos o servicios ilícitamente marcados, estarán obligados en todo caso a responder de los daños y perjuicios causados.

2. Todos aquellos que realicen cualquier otro acto de violación de la marca registrada solo estarán obligados a indemnizar los daños y perjuicios causados si hubieran sido advertidos suficientemente por el titular de la marca o, en su caso, por la persona legitimada para ejercitar la acción acerca de la existencia de esta, convenientemente identificada, y de su violación, con el requerimiento de que cesen en la misma, o cuando en su actuación hubiere mediado culpa o negligencia o la marca en cuestión fuera renombrada.

8. Se consagra así un doble sistema de responsabilidad objetivo-subjetivo dependiendo de la tipología de la conducta infractora y del carácter de la marca.

9. En el presente caso, consta como documento número 6 de la demanda burofax de fecha 25 de noviembre de 2018, remitido por a parte actora, si bien no consta la fecha de recepción, lo cierto es que el citado documento no ha sido impugnado, por lo que debe considerarse que existió reclamación extrajudicial al menos con unos meses de antelación a la interposición de la demanda.

I. acreditación de los daños y perjuicios causados por la conducta infractora de la parte demandada.

10. Establece el artículo 43 LM lo siguiente:

1. La indemnización de daños y perjuicios comprenderá no sólo las pérdidas sufridas, sino también las ganancias dejadas de obtener por el titular del registro de la marca causa de la violación de su derecho. El titular del registro de marca también podrá exigir la indemnización del perjuicio causado al prestigio de la marca por el infractor, especialmente por una realización defectuosa de los productos ilícitamente marcados o una presentación inadecuada de aquélla en el mercado. Asimismo, la cuantía indemnizatoria podrá incluir, en su caso, los gastos de investigación en los que se haya incurrido para obtener pruebas razonables de la comisión de la infracción objeto del procedimiento judicial.

2. Para fijar la indemnización por daños y perjuicios se tendrá en cuenta, a elección del perjudicado:

a) Las consecuencias económicas negativas, entre ellas los beneficios que el titular habría obtenido mediante el uso de la marca si no hubiera tenido lugar la violación o, alternativamente, los beneficios que haya obtenido el infractor como consecuencia de la violación.

b) Una cantidad a tanto alzado que al menos comprenda la cantidad que el infractor hubiera debido pagar al titular de la marca por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su utilización conforme a derecho.

En el caso de daño moral procederá su indemnización, aun no probada la existencia del perjuicio económico.

3. Para la fijación de la indemnización se tendrá en cuenta, entre otras circunstancias, el renombre y prestigio de la marca y el número y clase de licencias concedidas en el momento en que comenzó la violación. En el caso de daño en el prestigio de la marca se atenderá, además, a las circunstancias de la infracción, gravedad de la lesión y grado de difusión en el mercado

4. A fin de fijar la cuantía de los daños y perjuicios sufridos, el titular de la marca podrá exigir la exhibición de los documentos del responsable que puedan servir para aquella finalidad.

5. El titular de la marca cuya violación hubiera sido declarada judicialmente tendrá, en todo caso y sin necesidad de prueba alguna, derecho a percibir en concepto de indemnización de daños y perjuicios el 1 por ciento de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados. El titular de la marca podrá exigir, además, una indemnización mayor si prueba que la violación de su marca le ocasionó daños o perjuicios superiores, de acuerdo con lo dispuesto en los apartados anteriores.

11. El Tribunal Supremo, en el Caso Pasapalabra, STS, Civil sección 1 del 30 de septiembre de 2019 ( ROJ: STS 2852/2019 - ECLI:ES:TS:2019:2852 ) recordaba lo siguiente:

El sistema establecido en la Directiva 2004/48/CE y posteriormente transpuesto a la legislación española, se inspira en el modelo alemán. La jurisprudencia alemana estableció la doctrina, posteriormente positivizada, del dreifache Schadensberechnung o triple cálculo del perjuicio, en el caso de la infracción de los derechos inmateriales. Según esta doctrina, la indemnización a pagar en estos casos podía ser, a elección del titular del derecho infringido, el daño emergente y el lucro cesante, el valor de cesión del derecho en el mercado o la restitución al titular del derecho infringido del lucro obtenido por el infractor con la injerencia.

A. la regalía hipotética:

12. La Sentencia del Tribunal de Marca de la Unión Europea de 6 de mayo de 2016 ( ROJ: SAP A 1272/2016 - ECLI:ES:APA:2016:1272 ) señalaba al respecto lo siguiente:

1. La naturaleza de la regalía es la propia del enriquecimiento injusto.

2. No obstante, en materia de indemnización por violación de marca, la regalía no es sino un instrumento para cuantificar perjuicios en el marco de una acción resarcitoria del perjuicio, no del enriquecimiento injusto.

3. Es por ello que la licencia hipotética encarna daños causados por la infracción, no expresando una presunción aunque se sustente en una ficción jurídica por la cual se presume iures et de iure que se ha celebrado un contra to con el infractor.

4. Es un criterio en todo caso electivo para el perjudicado.

Ello explica a su vez, la forma en que quedan condicionados diversos aspectos de la acción indemnizatoria y en concreto lo relativo a la prueba del daño, a lo que hace a la relación causal y, desde luego, a la cuantificación de la indemnización.

La prueba del daño se satisface con la prueba de la explotación infractora. Si el criterio se sustenta en el enriquecimiento del infractor, el daño consiste en el importe debido y no pagado para que el tercero fuera legítimo usuario de la marca. En tales condiciones, la prueba del quebranto del titular deviene inútil.

Desde la perspectiva del nexo causal, su prueba se cumplimenta con la acreditación de la infracción en tanto ésta supone un uso no contra tado con el titular. Es por ello que el daño para el titular, que es acreedor de lo no cobrado por el contra to ficticio de licencia, trae correspondencia con el ahorro del usuario no autorizado de la marca. Y ese precio debe abonarse al margen del éxito comercial obtenido por el infractor pues éste forma parte del riesgo comercial al que es ajeno el uso autorizado, ficticiamente, de la marca.

En conclusión,

5. El criterio indemnizatorio en que consiste la licencia hipotética condiciona las reglas sobre prueba del daño, sobre prueba de la relación causal entre la infracción y el daño y sobre el importe del daño.

6. Así, la realidad del daño sólo exige la comprobación de la explotación infractora. La naturaleza del criterio en que consiste la licencia hipotética así lo exige, no requiriéndose probar el daño propiamente dicho ni desde luego, el importe del quebranto efectivo.

7. Por otro lado, la acreditación del nexo causal se alcanza con la probanza de la infracción. La hipótesis sobre la existencia de un contra to de licencia, expresa el daño cesante que en forma de ahorro de costes consigue quien invade la esfera de exclusiva de otro. Por tanto, la indemnización por el perjuicio es conforme a este criterio, a ese ahorro obtenido por el infractor correlativo a lo no obtenido por el titular.

8.- Al ser el precio de un contra to ficticio, debe abonarse aunque el infractor no hubiera obtenido beneficios con la infracción.

13. Por tanto, basta la constatación de una explotación por parte del infractor sin que sea necesario siquiera que el titular del derecho de exclusiva venga otorgando habitualmente en el tráfico jurídico económico licencias. Como señala la STMUE de 6 de mayo de 2016, "en su fijación resulta indiferente que hubiera o no política de licencias". En su caso, la dificultad estribará en determinar el cálculo de la concreta licencia a la vista de los usos del sector pero ello no priva de efectividad al modo resarcitorio elegido, reflejo de una acción de enriquecimiento injustificado.

A. los beneficios obtenidos por el infractor. Caso Pasapalabra, STS, Civil sección 1 del 30 de septiembre de 2019 ( ROJ: STS 2852/2019 - ECLI:ES:TS:2019:2852 )

Esta tercera opción constituye en realidad una restitución propia de una condictio por intromisión. No constituye una solución propiamente indemnizatoria porque no responde al quebranto patrimonial sufrido por el titular del derecho de exclusiva vulnerado, sino que busca evitar que quede en el patrimonio del infractor el beneficio patrimonial logrado con la infracción.

14. Y citando jurisprudencia anterior (véase la STS 95/2009, de 2 de marzo), señalaba que no es necesario que el titular del derecho de exclusiva infringido haya sufrido un quebranto patrimonial para que proceda la restitución de los beneficios obtenidos por el infractor, ni que el importe de la restitución se corresponda con ese quebranto.

9.-Por tal razón, para que proceda la restitución del beneficio obtenido por el infractor, es irrelevante que el titular del derecho infringido explote o no directamente tal derecho, porque es irrelevante el beneficio que hubiera podido obtener, ya que lo relevante es qué beneficio ha obtenido el infractor por la intromisión en un derecho cuyo contenido patrimonial atribuye a su titular las utilidades pecuniarias que con el mismo puedan obtenerse.

B. el 1% de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados. El sistema de indemnización mínima del artículo 43.5 LM . Caso Nuba [2019].-

15. Superando las iniciales dudas interpretativas, el Tribunal supremo en el Caso Nuba [2019] (STS, Civil sección 1 de 3 de octubre de 2019 - ROJ: STS 3027/2019 - ECLI:ES:TS:2019:3027 ) fija doctrina jurisprudencial considerando que el articulo 43.5 LM tiene naturaleza indemnizatoria y que, por tanto, establece una presunción iuris tantum de existencia de daño.

[El artículo 43.5 LM] contiene una regla a la que puede acogerse el titular de la marca que ha sufrido una infracción que le ha reportado un "perjuicio", para calcular la indemnización y evitar que la falta de prueba le prive de una compensación económica.

Aunque esta regla acentúa la objetivación de la compensación económica, no por ello puede interpretarse en el sentido de que se tenga derecho a una indemnización incluso en los casos en que se haya constatado que la infracción no pudo ocasionar "perjuicio" alguno al titular de la marca. Exige como presupuesto previo la existencia del "perjuicio", con independencia de su entidad.

Como se ha apuntado en la doctrina, esta regla no altera la naturaleza resarcitoria de la acción de indemnización de daños y perjuicios, que presupone la existencia de estos. No introduce una suerte de sanción por la infracción, en beneficio del titular de la marca infringida, sino que la ratio de la norma es facilitar la cuantificación de la indemnización: en todo caso el 1% de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados.

De hecho, esta regla, que cifra en todo caso la indemnización en el 1% de la cifra de negocio [sin perjuicio de que el titular de la marca pueda exigir una indemnización mayor si prueba que la violación de su marca le ocasionó daños o perjuicios superiores], está relacionada con el criterio de cuantificación de la letra a) del art. 43.2 LM , pues facilita el cálculo del beneficio económico obtenido por el infractor con la violación de la marca.

II. fijación de la indemnización en el presente caso.

16. La parte demanda discute la procedencia de la indemnización por los motivos antedichos pero no discute las concretas partidas reclamadas, siendo dos cuestiones diferentes. Por tanto, al no haberse impugnado las mismas debe entenderse que procede la estimación de la indemnización en los términos instados por la parte actora que, si bien no lo clarifica en el suplico, en el que se limita a establecer una solicitud de condena a la indemnización procedente, los mismos se encuentran expresados en el folio 25 y 26, por lo que no existe vicio de incongruencia ni indefensión.

17. En este sentido, se estima la condena por gastos de investigación por una cuantía de 1692,79€.

18. Se estima igualmente la condena a la parte demandada a indemnizar a la actora beneficios que haya obtenido el infractor como consecuencia de la violación con la venta de los bienes marcados con el signo infractor hasta el cese de la comercialización siempre en una fecha que no exceda de los 5 años anteriores a la interposición de la demanda.

19. En cuanto al daño moral no se estima por falta de concreción del mismo. El hecho de que se trate de una cuantía de difícil concreción no significa que la misma se deje al arbitrio judicial, sino que la misma deberá ser solicitada in concreto por la parte que la solicita. No existe facultad estimativa en este estadio. Como señala la Como señala el Tribunal de Marca de la UE, en su SAP Alicante, sección 8 del 26 de abril de 2023 ( ROJ: SAP A 266/2023 - ECLI:ES:APA:2023:266 ): [...] lo que no puede ser acogido, en modo alguno, es la solicitud de indemnización de daño moral, en la que insiste la parte actora en su recurso. Compartimos en este caso la valoración del juez a quo. Se requiere sobre este particular un esfuerzo probatorio del que no hay muestra alguna en las presentes actuaciones; no se ha practicado la más mínima prueba al respecto. Y del todo improcedente resulta dejar la determinación del daño moral para ejecución de sentencia.

CUARTO.- Multas coercitivas.

20. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 LM, cuando se condene a la cesación de los actos de violación de una marca, el Tribunal fijará una indemnización de cuantía determinada no inferior a 600 euros por día transcurrido hasta que se produzca la cesación efectiva de la violación. El importe de esta indemnización y el día a partir del cual surgirá la obligación de indemnizar se fijará en ejecución de sentencia.

21. Somos conscientes de que la cuestión suscita cierta controversia y no pocos problemas en sede de ejecución. No obstante lo anterior, hemos de decantarnos por una aplicación literal de la ley. Por tanto, la sentencia no procede a la imposición de multa alguna, sino que será al tiempo de despacho de ejecución, y mediante pieza separa da multa, como se procederá a la imposición y, en su caso, a la liquidación de la cuantía indemnizatoria correspondiente.

22. Por tanto, no procederá la fijación del dies a quo,ni de la cuantía indemnizatoria, sino a la luz de las circunstancias concurrentes una vez se despache ejecución, bien provisional, bien definitiva.

QUINTO.- acción de publicación de sentencia.

23. Señala la doctrina que la publicación de la sentencia, prevista en las leyes de propiedad intelectual es un remedio autónomo, formal y sustantivamente independiente de las demás acciones de defensa y en especial lo es tanto respecto de la acción de remoción como de la indemnización de daños y perjuicios (MASSAGUER).

24. Por ello, la publicación no procede en todo caso, no es una consecuencia que deba establecerse como mero automatismo sancionador frente a la infracción. Como señala la por todas, la STS, Civil sección 1 del 03 de mayo de 2017 ( ROJ: STS 1653/2017 - ECLI:ES:TS:2017:1653 ): debe estar justificada en atención a la finalidad perseguida, que puede ser contribuir a la efectividad del cese y a la remoción los efectos de la infracción o, eventualmente, compensar el perjuicio. Y en cualquier caso la publicación, por su contenido y los medios empleados, debe ser adecuada y proporcionada.

25. Como colorario, la necesidad de la publicación no debe establecerse en abstracto sino en atención a las circunstancias concurrentes lo que obliga a la parte actora a establecer un interés legítimo y concreto en que se difunda la sentencia como medio para hacer pública la tutela judicial recibida, impidiendo con ello nuevas infracciones.

26. En el presente caso, al haberse establecido la petición en abstracto, es por lo que procede su inadmisión por falta de concreción suficiente.

SEXTO.- Costas.

27. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 394 LEC, no se imponen costas a ninguna de las partes dada la estimación parcial de la demanda.