Sentencia Civil Juzgado de lo Mercantil de València nº 1, Rec. 353/2024 de 27 de enero del 2025

PRIMERO.- La parte demandante inicial sostiene pretensión frente a la mercantil P2BS INTERNATIONAL 2022 S.L. denunciando que es la titular de los signos distintivos siguientes, vinculados en todo caso a la actividad de transporte de viajeros con origen o destino el Aeropuerto de Alicante, Valencia y Murcia:

1.-Marca nacional M3750245(X) -BENICONNECT, registrada en la clase 35

2.-Marca nacional M3634487(7) -BENICONNECT, registrada en la clase 39

3.-Nombre comercial N0366931(9) -BENICONNECT.

4.- Dominio de internet www.beniconnect.com

viniendo a realizar los demandados actos de violación de la misma mediante la creación de la web con nombre de dominio www.beniconnecto.com ofreciendo servicios comerciales consistentes en transporte de viajeros entre el Aeropuerto de Alicante y Benidorm.

La parte demandada no ha comparecido en las actuaciones, no obstante haberse intentado el emplazamiento en su domicilio conocido y habiendo hecho constar expresamente el funcionario actuante que se ha rehusado la recepción de la documentacion, por lo que ha venido declarada en situación procesal de rebeldía si bien es pacifico que tal no implica per se su allanamiento a la demanda sino que por el contrario se desenvuelve el efecto de la ficta contestatio.

SEGUNDO.- Nuestro sistema marcario es un sistema de registro, en cuanto que los derechos y facultades inherentes a su titularidad, y el respaldo del Estado en cuanto a su tutela, se obtienen precisamente cuando se verifica aquél (cfr. art. 2.1 de la Ley de Marcas) .

En materia de marcas, la acción cesatoria desempeña un papel decisivo porque al constituir de ordinario el uso de una marca un acto continuo que se inserta en una actividad empresarial o profesional, el uso de la marca infractora va a ser presumiblemente repetido en el futuro, por cuya razón el único remedio eficaz es la acción de cesación; encaminada precisamente a prohibir el uso futuro del signo infractor.

El TJCE, en la Sentencia de 22 de junio de 1999, c. Lloyd, de igual modo que en la Sentencia del caso Sabel, ha establecido que la semejanza entre signos puede ser gráfica, fonética o conceptual. Así, en el Considerando 27º de la Sentencia de 11 de noviembre de 1997, señala que "a fin de apreciar el grado de similitud que existe entre las marcas controvertidas, el órgano jurisdiccional nacional debe determinar su grado de similitud gráfica, fonética y conceptual y, en su caso, evaluar la importancia que debe atribuirse a estos diferentes elementos".

Por lo que respecta a la semejanza conceptual, pueden darse tres supuestos, a saber:

- De carácter denominativo. Cuando dos marcas se refieren al mismo concepto, aun utilizando diferentes palabras o signos ortográficos.

- De carácter gráfico. Cuando las marcas en conflicto representan por medio de figuras o dibujos el mismo concepto.

- De carácter mixto. Cuando una de las marcas alude denominativamente al mismo concepto que representa la otra de forma gráfica.

Pues bien, la confrontación de los signos en litigio debe llevarse a cabo de modo global, y en su conjunto distintivo, sin prescindir, al menos en principio, de ninguno de los elementos que las conforman, bien entendido en todo caso que el Juzgador ha de ponerse en la situación del consumidor o usuario de los productos o servicios a cuya distinción se destinan las marcas en conflicto. Y esta referencia al consumidor, entendida en el sentido del consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz ( STJCE de 22 de junio de 1999, STS de 10 de mayo de 2004).

Como destaca la Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de enero de 2006, en materia de marcas, ha de ser el Tribunal el que ha de fijar en cada caso su criterio mediante el estudio analítico y comparativo en la instancia que ha de respetarse mientras no se demuestre que sus decisiones son contrarias al buen sentido; la semejanza, en cuanto cualidad de relación entre dos cosas, que es tomada en cuenta por la Ley para prohibir la utilización de una de ellas cuando produce un efecto de confundibilidad, como sucede con la norma marcaria, constituye un concepto jurídico indeterminado, que en todo caso hace llamada de dos aspectos, a saber: la razonabilidad de la apreciación -criterio de buen sentido- y la sujeción a las pautas que, según los distintos tipos y circunstancias de las marcas, ha establecido la jurisprudencia. Entre dichas pautas, destaca la prevalencia del elemento fonético y la consideración de que las marcas en litigio tengan por objeto productos idénticos, y en tal sentido se viene diciendo que el estudio de la "semejanza" ha de hacerse atendiendo no sólo a la similitud en sí entre elementos fonéticos -y aun gráficos- de los signos o vocablos que designan a las marcas de cuya comparación se trata, sino también en función de todas aquellas circunstancias que en conexión con el signo expresivo de cada marca pueden tener influencia en la posible confusión que en el mercado pueda producirse por aquella identidad de los productos, pues a efectos de constituir la causa de exclusión en el Registro de la marca posterior no puede juzgar con la misma fuerza la semejanza de dos signos marcarios, si es que cada uno de ellos viene referido a productos de distinta clase, naturaleza y aplicación, que en el caso de que ambas partes lo vengan a la misma clase de género.

En el caso que nos ocupa, es rotundo advertir que debe concluirse que los signos enfrentados - denominativos- son precisamente casi idénticos en el plano fonético, y también sintácticamente en cuanto que coinciden casi todos sus fonemas, resultando por lo demás inocuo que los demandados hayan añadido una letra "o" final pues en nada ello enerva la practica total identidad entre los signos confrontados BENICONNECT vs. BENICONNECTO.

La actora denuncia que el registro del dominio web por parte de los demandados se opera con mala fe. En este sentido, en via de principio, parece conveniente venir a recordar que, per se,no cabe afirmar que exista mala fe por el simple hecho de solicitar el registro de un signo que potencialmente pudiera entrar en colisión con otras marcas registradas (así, Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de septiembre de 1999, con cita de la Sentencia de 23 de mayo de 1999). Así las cosas, debe decirse que la buena fe en sede de marca no coincide con la buena fe en sentido objetivo de la cláusula general contra la competencia desleal, sino que antes bien se traduce en una exigencia de utilización de la marca para permitir a los consumidores la identificación de los productos y/o servicios, facilitando con ello sus decisiones de mercado, sean actuales o futuras. Así, ante un eventual conflicto de intereses entre los titulares de marcas y sus competidores, debe optarse por una solución que favorezca la competencia fundada en el principio de eficiencia, lo que de suyo debe llevar a favorecer los intereses de los competidores que pretendan (o puedan llegar a pretender) usar la marca frente a aquéllos (titulares) inactivos. Se trata, con ello, de realizar o llevar a efecto la virtualidad de las reglas propias del mercado, propiciando un régimen ágil de intercambios onerosos de bienes y servicios mediante, en este caso, la consagración del principio de la par conditio concurrentium.

En este caso parece obvio venir a advertir que los demandados ya buscan y registran ese nombre de dominio precisamente para que no resulte difícil, sino todo lo contrario, venir a asociar los comentarios y contenidos de la web con el centro educativo de la titularidad de la sociedad aquí demandante, y bien entendido que, como también parece obvio, el propósito de los demandados es realizar actos de comercio en un área geográfica coincidente (al menos parcialmente) con la propia de la actora, a saber, desplazamientos de viajeros desde o hasta el Aeropuerto de Alicante.

TERCERO.- Debe resultar pacífico que el titular de una marca lo es en todos los ámbitos, a saber, en lo que ahora interesa, tanto en los canales ordinarios de distribución, comercialización y aun comunicación, como en el marco de los nuevos ámbitos de comunicación telemática.

En materia de marcas, la acción cesatoria desempeña un papel decisivo porque al constituir de ordinario el uso de una marca un acto continuo que se inserta en una actividad empresarial o profesional, el uso del signo distintivo infractor va a ser presumiblemente repetido en el futuro, por cuya razón el único remedio eficaz es la acción de cesación; encaminada precisamente a prohibir el uso futuro de la marca infractora.

El titular de una marca tiene el derecho exclusivo a utilizarla (articulo 34-1) y a prohibir ex articulo 34-2 que los terceros utilicen en el tráfico económico, sin su consentimiento, cualquier signo idéntico o semejante:

- Para productos y servicios idénticos o similares, supuesto que pueda implicar riesgo que confusión (que incluye el riesgo de asociación).

- Para productos o servicios no similares cuando se trate de una marca notoria o renombrada registrada cuando concurren los presupuestos de utilización sin justa causa y que pueda indicar una conexión entre dichos bienes y servicios y el titular de la marca o en general, que pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoridad o renombre de dicha marca.

La Ley de Marcas, ex articulo 34-3-e) establece a favor del titular de la marca el derecho a prohibir a cualquier tercero, sin autorización, que use su signo en redes de comunicación telemáticas y como nombre de dominio. La diferencia entre la marca y el nombre de dominio es que en Internet no despliegan virtualidad dos elementos transcendentales en derecho marcario, cuales son los principios de territorialidad y de especialidad. A saber, el nombre de dominio es unívoco y universal con independencia del territorio y aun del uso que se haga del mismo.

CUARTO.- Que el responsable de la violación del derecho de marca es obviamente responsable de la reparación económica pertinente. En este sentido dispone el apartado 5 del articulo 43 de la Ley de Marcas que

El titular de la marca cuya violación hubiera sido declarada judicialmente tendrá, en todo caso y sin necesidad de prueba alguna, derecho a percibir en concepto de indemnización de daños y perjuicios el 1 por ciento de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados. El titular de la marca podrá exigir, además, una indemnización mayor si prueba que la violación de su marca le ocasionó daños o perjuicios superiores, de acuerdo con lo dispuesto en los apartados anteriores

Tal se determinará en este caso en ejecución de sentencia, tanto mas considerando la conducta procesal del aquí demandado.

Todo ello lleva a la estimación de la demanda rectora de las presentes actuaciones, sin que proceda hacer pronunciamiento alguno con recurso a la normativa reguladora de la pars condictio concurrentium. Entre esta ultima y la normativa bancaria se desenvuelve un escenario de complementariedad relativa, pero en este caso el actor ya obtiene toda la tutela judicial oportuna con recurso solo a la normativa marcaria.

QUINTO.- Que las costas procesales causadas deben venir impuestas a la parte demandada que resulta vencida, de conformidad con lo prevenido en el vigente articulo 394 de la LEC.

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación al caso enjuiciado.