Sentencia Civil 43/2024 Juzgado de lo Mercantil de Alicante/Alacant nº 1, Rec. 661/2019 de 03 de abril del 2024

PRIMERO.- Litigio.

1. La mercantil MULTIÓPTICAS SOCIEDAD COOPERATIVA, (en adelante MULTIÓPTICAS), conforma una asociación de ópticas que nació a principio de la década de 1970.

2. El origen fue un pequeño grupo de nueve ópticos que crean ÓPTICOS ASOCIADOS ("OPAS") y que, a principios de los ochenta pasaron a convertirse en MULTIÓPTICAS.

3. Esta iniciativa pionera le ha llevado a situarle como el grupo líder en España con más de 40 años de experiencia hasta llegar a ser la empresa actual, con más de 600 tiendas distribuidas por todo el territorio nacional, más de 2.000 profesionales ópticos y de audiología, tal y como se expone en su web multiopticas.com (documento 2 de la demanda)

4. La actora es titular de los siguientes registros marcarios.

a) Marca de la Unión Europea nº 7491095 , para distinguir, en clase 5 "preparaciones para la limpieza, desinfección y conservación de lentes de contacto", en clase 9 "gafas, cristales para gafas, cristales graduados, lentes correctoras (óptica), monturas para gafas y estuches para gafas", en clase 35 "servicios de venta al por mayor, al por menor en comercios y a través de redes mundiales informáticas de gafas, cristales para gafas, cristales graduados, lentes correctoras (óptica), monturas para gafas y estuches para gafas y todo tipo de artículos de óptica" y en clase 44 "servicios ópticos", solicitada el 23 de diciembre de 2008 y registrada el 27 de julio de 2009, en vigor.

b) Marca de la Unión Europea nº 7490923 , para distinguir, en clase 5 "preparaciones para la limpieza, desinfección y conservación de lentes de contacto", en clase 9 "gafas, cristales para gafas, cristales graduados, lentes correctoras (óptica), monturas para gafas y estuches para gafas", en clase 35 "servicios de venta al por mayor, al por menor en comercios y a través de redes mundiales informáticas de gafas, cristales para gafas, cristales graduados, lentes correctoras (óptica), monturas para gafas y estuches para gafas y todo tipo de artículos de óptica" y en clase 44 "servicios ópticos", solicitada el 23 de diciembre de 2008 y registrada el 27 de julio de 2009, en vigor.

5. Los demandados, D. Felix y la mercantil FARMAVISIÓN ÓPTICOS, S.L., de la que el Sr. Felix es Administrador Único, se dedican ambos a la explotación de diversos establecimientos de óptica, que giran bajo el signo distintivo de "CENTRO ÓPTICO FARMAVISIÓN".

6. D. Felix pretendió, en el año 2011, adherirse al GRUPO MULTIÓPTICAS, presentando el correspondiente escrito de solicitud para ello con fecha del 19 de septiembre de 2011 (documento 23). Resulta indiferente, en este estadio establecer cómo se sucedieron los hechos para que tal incorporación al grupo multiopticas. Lo cierto, y reconocido en el acto de juicio, es que dicha solicitud se realiza y firma por parte del Sr. Felix.

7. Aunque el Sr. Felix reconoce disponer, como autónomo y a través de la sociedad FARMAVISIÓN ÓPTICOS, S.L., de cuatro ópticas más, su intención era asociar, tan solo, una quinta óptica de titularidad de otra sociedad participada por él mismo en un 90%, denominada ÓPTICAS PORTOCARRERO, S.L.

8. Según la actora, ante el fracaso de su intento de adhesión al que reconoció como "el grupo óptico más serio de España", el Sr. Felix optó, clara y sencillamente, por imitar sus prestaciones, copiando las marcas y las campañas de MULTIÓPTICAS para identificar, promocionar y comercializar sus productos.

9. Así, el 24 de febrero de 2012, se procedió por dicho codemandado, con absoluta mala fe, a solicitar ante la OEPM el registro a su nombre de la marca mixta "NÓ", en clase 9 para distinguir "gafas e instrumentos ópticos", con el gráfico siguiente:

10.

11. A dicho expediente de marca le correspondió el número 3019532, el cual fue concedido por resolución de fecha 25/05/2012, publicada en el BOPI el 11/06/2012, acompañando, como DOCUMENTO Nº 24 de la actora, situación obtenida de la base de datos CEO de la OEPM.

12. Según la actora, de lo anterior se tuvo noticia a principios del año 2018, debido a que una persona acudió a una óptica de la red de MULTIÓPTICAS, solicitando que le arreglara una patilla de unas gafas que dicho cliente creía eran de la marca "mó" de MULTIÓPTICAS, pudiéndose comprobar que ello no era así, sino que tales gafas venían identificadas con una marca denominada "nó" de un origen distinto a las de la entidad actora. Por dicha razón, el 18 de abril de 2018 se adquirieron unas gafas identificadas con la marca imitadora "nó" en el establecimiento identificado como "CENTRO ÓPTICO FARMAVISIÓN".

13. D elas investigaciones llevadas a cabo se advirtió que la marca realmente utilizada por la parte demandada era el siguiente:

14.

15.

16. Además de ello se pudo constatar que en la página de Facebook de la parte demandada, identificada como CENTRO ÓPTICO FARMAVISIÓN, y alojada en la cuenta https://www.facebook.com/Farmavision/, aparecían diversas publicaciones con referencias a la marca "nó", desde el año 2016:

17.

18.

19. Finalmente, se termina señalando que como una muestra más de la clara intencionalidad imitadora que sin duda guía la conducta de los demandados, presidida por una absoluta mala fe, hay que señalar que, en las visitas de investigación realizadas a los establecimientos identificados como "CENTRO ÓPTICO FARMAVISIÓN" se pudo comprobar que en los mismos se llegaba a copiar burdamente la campaña promocional que en esas fechas realizaba MULTIÓPTICAS, identificada como "combina 2 mó", promocionando una campaña identificada como "convida 2":

20.

21. La parte demandada, alega la existencia de prescripción por tolerancia afirmando que el demandado está utilizando su marca "NO" que está registrada desde el año 2012, aunque la utilizaba desde años anteriores, no vulnerándose los derechos de la actora por ello, conviviendo las marcas de ambas partes durante todo este tiempo de forma pacífica y sin que la actora se opusiera a su registro, habiendo tolerado su uso durante más de seis años. Dado su carácter de excepción y para una mejor comprensión de la sentencia, iniciaremos por ella, la resolución de los hechos controvertidos.

22. Finalmente, y con carácter previo, como ya se señaló en el acto de juicio, la pericial presentada por la parte demandada es una pericial jurídica encubierta prohibida al amparo del artículo 335 LEC que no debió a nuestro juicio ser admitida como prueba. El citado artículo limita la presentación de la pericial a conocimientos científicos, artísticos, técnicos o prácticos para valorar hechos o circunstancias relevantes en el asunto o adquirir certeza sobre ellos. En modo alguno puede admitirse la misma respecto de conocimientos jurídicos. Tampoco es hábil la pericial para la constatación de hechos. El perito no es un testigo. Especialmente en el caso de que los hechos puedan ser percibidos de forma directa por el juez, como son las diferencias graficas entre dos marcas. Por ello, no se tendrá en cuenta.

SEGUNDO.- prescripción por tolerancia.

23. La parte demandada alega, aunque de forma muy imprecisa y deslavazada, la prescripción por tolerancia de las acciones ejercitadas por la demandante. En este sentido, el artículo 61 RMUË y el artículo 52.2 LM se refieren al titular de la mara anterior que haya "tolerado el uso de una marca posterior registrada durante un periodo de cinco años consecutivos con conocimiento de dicho uso....".

24. Como decíamos, la demandada, en esencia, señala que el demandado está utilizando su marca "NO" que está registrada desde el año 2012, aunque la utilizaba desde años anteriores, no vulnerándose los derechos de la actora por ello, conviviendo las marcas de ambas partes durante todo este tiempo de forma pacífica y sin que la actora se opusiera a su registro, habiendo tolerado su uso durante más de seis años.

25. Sin embargo, tal afirmación resulta sumamente imprecisa. Recordemos que se han ejercitado dos acciones, una acción de infracción por el uso del signo NÓ y una acción de nulidad contra el registro solicitado el 24 de febrero de 2012 ante la OEPM a su nombre de la marca mixta "NÓ", en clase 9 para distinguir "gafas e instrumentos ópticos", con el gráfico siguiente:

26.

27. Digamos ya de partida que la parte demandada se ha limitado a una mera alegación en torno a la fecha de uso de la marca "NÓ". Consta la solicitud de registro en el año 2012 pero no su uso efectivo en el mercado, uso efectivo sobre el que la parte demandada ha decidido correr un tupido velo. En este sentido, de la lectura del escrito de contestación se advierte que se equipara uso a registro pero ello resulta totalmente incorrecto. No consta uso alguno sino el alegado por la parte actora a través de su propio pliego de documental. Y ello retrotrae al año 2016 la fecha de uso del signo, si es que el nuevo signo puede ser considerado el signo registrado , dadas las alteraciones llevadas a cabo del mismo. En este sentido, cabe discutir que la alternación no sea sustancial respecto de la forma en la que fue registrada no constando que el signo tal y como fue registrado se llegase a usar nunca.

28. La parte demandada no ha aportado ni una sola prueba para acreditar el uso. Se ha limitado a una mera exposición de hechos carentes de soporte probatorio. El único documento relativo al uso de algún signo se refiere al documento 2, relativo a una campaña de publicidad "Los jóvenes también sabemos decir: nó". Es un poster clavado con chinchetas en lo que parece ser el interior de un local en el que no se data ni siquiera la fecha de exhibición. Carece por tanto de valor probatorio alguno en orden a determinar el uso efectivo de un signo. A efectos de la prueba se, trata de un despliegue pobre y descuidado que exige tener por ciertas todas y cada una de las afirmaciones llevadas a cabo por la parte actora que, en este sentido, sufría la desventaja de no estar en posesión de las pruebas relativas al uso de los signos de los demandados. La prueba de la parte demandada es paupérrima.

29. Por tanto, el comienzo del uso efectivo del signo ha de situarse en julio de 2016. Al tiempo de interposición de la demanda (31 de julio de 2019) no han transcurrido sino 3 años desde el comienzo del uso efectivo del signo. Por tanto, la excepción debe desestimarse toda vez que la parte actora no ha tolerado el uso del signo registrado durante más de 5 años.

30. Y ello lo decimos a efectos puramente dialécticos, asumiendo la posición más favorable a la demandada. Por tanto, asumimos que el signo empleado es el signo registrado. No obstante existe una alteración sustancial del signo registrado para adoptar la forma en la que resulta comercializado por lo que, realmente, podríamos sostener sin lugar a dudas que el signo registrado nunca ha sido usado por la demandada. Y ello por cuanto, como veremos, la marca nacional 3019532/2 es una marca de cobertura.

TERCERO.- carácter de marca renombrada

31. Se ejercita acción de infracción al amparo del artículo 9.2.c) RMUE, dado el carácter renombrado de las marcas de la actora que, a juicio de la actora, constituirían una familia de marcas.

32. La SAP, Alicante, sección 8 del 06 de julio de 2020 ( ROJ: SAP A 2397/2020 - ECLI:ES:APA:2020:2397 ), asunto "ÚNICO", recordaba que la distintividad desde el punto de vista extrínseco de la marca significa el grado de conocimiento del signo de la actora por el público interesado en ese tipo de producto. La Sentencia del Tribunal General de 1 de marzo de 2018 (asunto Shoe Branding Europe/EUIPO T- 629/16), al referirse a los requisitos de una marca renombrada declara:

" 25 Para ser beneficiaria de la protección prevista en el artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009 , una marca registrada debe ser conocida por una parte significativa del público interesado por los productos o servicios amparados por ella [sentencia de 6 de febrero de 2007, Aktieselskabet af 21. november 2001/OAMI - TDK Kabushiki Kaisha (TDK), T-477/04 , EU:T:2007:35 , apartado 48; véase también, por analogía, la sentencia de 14 de septiembre de 1999, General Motors, C-375/97 , EU:C:1999:408 , apartado 26].

26 Al examinar dicho requisito, se deben tomar en consideración todos los elementos pertinentes de los autos, en particular, la cuota de mercado que posee la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración de su uso, así como la importancia de las inversiones hechas por la empresa para promocionarla ( sentencia de 6 de febrero de 2007, TDK, T-477/04 , EU:T:2007:35 , apartado 49; véase también, por analogía, la sentencia de 14 de septiembre de 1999, General Motors, C-375/97 , EU:C:1999:408 , apartado 27)."

33. A estos efectos, hemos de tener en cuenta que una MUE puede ser renombrada si es conocida en una parte sustancial del territorio de la Unión y, esta parte sustancial puede coincidir con el territorio de un Estado como es España ( SSTJUE 6 de octubre de 2009, asunto C-301/07 y 3 de septiembre de 2015, asunto C-125/14). En particular, en el asunto C-32806 Fincas Tarragona [2007] de 22 de noviembre, el TJUE señalaba que el artículo 4, apartado 2, letra d), de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, debe interpretarse en el sentido de que la marca anterior debe ser notoriamente conocida en todo el territorio del Estado miembro de registro o en una parte sustancial de éste. De esta forma, en el par. 18 señalaba expresamente que el sentido dado comúnmente a los términos utilizados en la expresión «en un Estado miembro» se opone a que dicha expresión se aplique a una notoriedad limitada a una ciudad y su entorno que no constituirían, conjuntamente, una parte sustancial de un Estado miembro.

34. Por otra parte, como señalaba el Tribunal Supremo en el caso Maristas (STS, Civil sección 1 del 23 de julio de 2012; ROJ: STS 6110/2012 - ECLI:ES:TS:2012:6110 ), no es necesario para que la marca goce de la consideración de "notoriamente conocida" que, además de serlo para una parte relevante del público interesado, los servicios o productos a los que se aplica sean de gran calidad o, debido a la fuerte inversión en publicidad, la marca transmita una imagen positiva. Lo esencial es que la marca sea conocida por una parte relevante del público interesado, sin perjuicio de que ello pueda venir determinado por la concurrencia de criterios cuantitativos y/o criterios cualitativos.

35. El Tribunal de Justicia ha señalado que el grado de conocimiento requerido debe considerarse alcanzado cuando una parte significativa del público interesado por los productos y servicios amparados por la marca conoce esta marca, añadiendo que ni la letra ni el espíritu del artículo 5, apartado 2 de la Directiva, permiten exigir el conocimiento de la marca por un determinado porcentaje del público" (Asunto C-375/97 General Motors [1999] de 14 de septiembre). Dos cuestiones son importantes. La primera, que el Tribunal de Justicia no ha definido con mayor precisión que la señalada el término "proporción significativa". La segunda, que se ha rechazado fijar un determinado porcentaje del público, por lo que se desaconseja la utilización de criterios fijos de aplicación general, dado que un grado de conocimiento predefinido, tomado aisladamente, puede no ser el más apropiado para una evaluación realista del renombre la notoriedad (Directrices EUIPO Parte C, Oposición, sección 5, 3.1.2.1, -2021-). No obstante lo anterior, ello no significa que un determinado porcentaje carezca de cualquier interés. Bien por ser muy elevado, lo que sirve para acreditar el conocimiento, bien por ser muy bajo, lo que excluye su conocimiento por una parte significativa del público interesado. Con todo, hemos de ser cautelosos, puesto que como afirma la EUIPO cuando "los productos o servicios interesen a grupos de consumidores muy pequeños, este tamaño reducido del mercado total implica que una proporción significativa del mismo también será reducida en cifras absolutas". Finalmente, distintividad por el uso no implica renombre. Para la primera no es necesario un umbral mínimo que sí se exige para el segundo. De ahí que la mera inversión en campañas promocionales o en publicidad, pueda suponer que la marca haya adquirido un fuere carácter distintivo por el uso y, sin embargo, no haya adquirido renombre (EUIPO, Asunto Mandarino/Mandarina Duck, res 21/4/2010, R 1054/2007-44)

36. El público interesado no está compuesto únicamente por los compradores actuales, sino también por los compradores potenciales, así como a los miembros del público que solamente entran en contacto indirectamente con la marca, en la medida en que tales grupos de consumidores puedan ser también destinatarios de los productos en cuestión. Y, en este sentido, se ha señalado que el público interesado es el público en general, por ejemplo, en relación con agua mineral(Asunto MATTONI (fig.) 04/08/2011, R 1265/2010-2), preparaciones medicinales para el tratamiento de la disfunción sexual(Asunto SEXIALIS / CIALIS et al. 15/09/2011, R 2100/2010-1) , productos farmacéuticos para el tratamiento de las arrugas(Asunto C-100/11 Botolist/Botocyl[2012] de 10 de mayo).

37. Se suscita la cuestión de si los productos amparados por la marca interesan a varios grupos de compradores con diferentes perfiles. En tales casos, la cuestión radica en determinar si el renombre debe valorar se dentro de cada grupo por separado o si debe abarcar todos los tipos de compradores. La cuestión es relevante por cuanto la percepción del producto puede ser diferente en diferentes eslabones de la cadena de distribución, de forma que, en alguno de esos eslabones el producto haya podido alcanzar un conocimiento por parte de una parte significativa de dicho escalón, aunque dicho conocimiento no se haya alcanzado en otros eslabones. A priori, no podemos excluir que el renombre se alcance solo a uno de grupos de compradores, cuando una parte significativa de compradores de ese grupo conoce la marca y la vincula con los productos o servicios que ampara. Ahora bien, ello debe ser, consideramos, tratado con cierta cautela, dado que un exceso en la delimitación del público interesado puede distorsionar el grado de conocimiento que se tiene, en realidad, de la marca.

38. El carácter renombrado debe predicarse de la marca para los productos y servicios para los que se encuentra registrada y no de la familia, gozando como tal renombre cada marca individualmente considerada, lo que no tiene que suceder necesariamente con la familia. Cuestión distinta es que el elemento que sirve de unión a la familia de marcas haya adquirido una elevada distintividad por el uso hasta tal punto que el público relevante asocia el renombre también con el elemento que sirve de unión a la familia de marcas (EUIPO McDonald's International Property Company, Ltd. / McDreams Hotel GmbH de 18 de abril de 2018 (asunto R 972/2017).

39. Ello no quiere decir que la existencia de una familia de marcas carezca de importancia alguna. Recordemos que la existencia de una familia de marcas puede influir en la apreciación del riesgo de confusión, aunque no para apreciar la similitud entre los signos (véase Asunto C-552/09 P - Ferrero/OAMI [2011] de 24 de marzo (ECLI: EU:C:2011:177) así como la la SAP Alicante Civil sección 8 del 25 de febrero de 2020 ( ROJ: SAP A 301/2020 - ECLI:ES:APA:2020:301 ). En el caso de la marca renombrada, puede reforzar el vínculo que se puede establecer entre la marca renombrada y el signo impugnado (T-428/18 McDreams Hotel GmbH [2019] de 10 de octubre (ECLI: EU:T:2019:738)

I. Conclusión.

40. Por razones evidentes, la fecha relevante a los efectos de determinar la existencia de renombre, debemos tener en cuenta la fecha de solicitud del registro de la marca por la parte demandada. Por tanto, que a efecto dialécticos, el renombre debería quedar acreditado en 24 de febrero de 2012. Es cierto, con todo, que la antigüedad de la citada fecha en relación con la fecha de presentación de la demanda (julio de 2019) supone una dificultad probatoria para la parte actora que debe ser tomada en consideración. No obstante, ello no impide la acreditación del renombre en los términos interesados.

41. En primer lugar, de la abundante documental aportada, queda acreditado que la marca era generalmente conocida en la citada fecha. En este sentido, tenemos que tener en cuenta que desde el lanzamiento de la línea de productos "mó"' en 2009, la actora ha invertido una cantidad considerable de recursos financieros en marketing para su promoción, tal y como se muestra en las pruebas aportadas. En este sentido son muy importantes y coherentes con los años posteriores los gastos llevados a cabo en publicidad y relevantes igualmente los datos de ventas para los años inmediatamente anteriores a la solicitud de la marca de la parte demandada (2010-2011) que también se aportan.

42. Al menos desde el 4 de noviembre de 2013 consta la pertenencia al Foro de Marcas Renombradas de MO (Documento 12), página de un tercero en la que se afirma que la marca es la marca de gafas favorita de los españoles. En enero de 2013 la OEPM venía reconociendo ya la notoriedad (documento 15) y la EUIPO en su decisión de 30/05/2019 apreciaba la fuerte inversión en marketing que se había realizado desde el año 2009 señalando que las campañas publicitarias habían sido masivas. De esta forma, la marca había sido objeto de un uso "prolongado e intensivo desde el año 2009".

43. Debemos señalar en este sentido, que un uso intenso durante un corto espacio de tiempo es suficiente para alcanzar renombre si con ello se ha conseguido un conocimiento generalizado por parte del publico pertinente. Y en este sentido, la prueba obrante en actuaciones permite afirmar que así era a fecha de febrero de 2012. Basta acudir al documento número 23 de la actora, fechado en el año 2011, en la que el propio Sr. Felix señala que:

44.

45. De la declaración llevada a cabo en el acto de la vista se advierte que el sr Felix no discute el renombre de la marca MO ni de MULTIOPTICAS sino que dicho carácter renombrado se hubiera adquirido a fecha de 2012.

46. Dicho con todos los respetos, dicha posición representa en sí misma, una conducta de mala fe al ir contra los propios actos. La parte demandada conoce que el grupo MULTIOPTICAS se constituyó en los años 80 por lo que en el año 2012 ya contaba con una dilatada trayectoria empresarial. Tanta que, en el año 2011, el sr Felix solicita integrarse en el mismo con una de sus ópticas. Resulta relevante que no se decidiera a integrar la totalidad de las ópticas. Es la muestra más evidente del renombre en el año 2011. El Sr. Felix era un empresario solvente y, aun así, decide comenzar la integración, por que "es el grupo más serio y es el único que puede aportar un incremento de proyección a mi empresa". Por ello, MULTIOPTICAS era ya un potente grupo óptico, de ahí que quisiera integrarse. No olvidemos que las fuertes inversiones en promoción se retrotraen al año 2009 por lo que en el año 2011, probablemente, la marca MÓ era ya notoriamente conocida.

47. Por todo ello, debemos señalar que, ya en el año 2011, las marcas de la actora gozaban de renombre.

48. Más aun, incluso en el caso de que las marcas no gozaran de renombre al tiempo de la solicitud, la conducta de la parte demandada deberá ser especialmente valorada en sede de mala fe. Puesto que resulta especialmente relevante la conducta de aquel competidor en el mercado que, conociendo la fuerte distintividad e una marca y que la misma, mediante una fuerte inversión en marketing y una expansión (entre otras, mediante la integración de una de las ópticas del demandado) decide situarse al calor de la marca que se encuentra en el camino a ser renombrada para, entonces, aprovecharse de aquel renombre.

CUARTO.- Infracción de marca renombrada.

II. Doctrina general.

49. Establece el artículo 9.2.c RMUE que el titular de una marca registrada podrá oponerse al empleo de un signo que sea idéntico o similar a la marca de la Unión, independientemente de si se utiliza en relación con productos o servicios que sean idénticos o sean o no similares a aquellos para los que la marca de la Unión esté registrada, si esta goza de renombre en la Unión y si con el uso sin justa causa del signo se obtiene una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca de la Unión o es perjudicial para dicho carácter distintivo o dicho renombre. De la misma manera, en sede de nulidad, en los artículos 52.1 LM, 8.1 LM y 6.1.b) LM y 8.5 RMUE y 60 RMUE. Por tanto, lo que diremos en sede de infracción debe extenderse a la nulidad.

50. En la sentencia dictada en el Asunto C-408/01 Adidas-Salomon AG c. Fitnessworld Trading Ltd [2003] de 23 de octubre de 2003, el Tribunal de Justicia reconocía la existencia de una protección específica de la marca renombrada, más allá de la protección general reconocida a los signos registrados. Dicha protección requiere, en primer lugar, de que el público pertinente establezca un vínculo entre el signo y la marca. Al respecto, y frente al riesgo de confusión o de asociación, el Tribunal precisaba que la protección no está supeditada a que se constate un grado de similitud tal entre el signo y la marca de renombre que exista, para el público pertinente, un riesgo de confusión entre ambos. Basta que el grado de similitud entre el signo y la marca de renombre tenga por efecto que el público pertinente establezca un vínculo entre el signo y la marca.Por tanto, como señala la doctrina, la existencia de un vínculo mental entre las marcas no presupone la existencia de un riesgo de confusión y el hecho de que una marca posterior evoque la marca anterior renombrada equivale a la existencia de un vínculo mental entre las marcas (Fernández-Novoa, Carlos. Estudios sobre la protección de la marca renombrada. Marcial Pons; 2014, pag 91). En definitiva, la protección va más allá del riesgo de confusión o de asociación. La existencia de un vínculo de ese tipo, al igual que la de un riesgo de confusión [...] debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta la totalidad de los factores pertinentes en cada caso (ap. 30). En la STJUE Asunto C-252/07 Intel Corporation Inc. [2008] de 27 de noviembre señalaba, en su ap. 42, que entre tales factores cabe citar:

a. el grado de similitud entre las marcas en conflicto;

b. la naturaleza de los productos o servicios para los que se registraron respectivamente las marcas en conflicto, incluido el grado de proximidad o de diferenciación entre dichos productos o servicios, así como el público relevante;

c. la intensidad del renombre de la marca anterior;

d. la fuerza del carácter distintivo de la marca anterior, bien sea intrínseca o adquirida por el uso;

e. la existencia de un riesgo de confusión por parte del público.

51. Factores que son explicados, posteriormente, en los ap. 43 a 57 de la sentencia.

52. Por otra parte, no basta con la evocación de la marca anterior (la existencia de dicho vínculo no basta, por sí mismo, para apreciar la existencia de una de las infracciones-ap. 32-), sino que es preciso que se cumpla alguno de los siguientes tres elementos del tipo con carácter alternativo (dice el TJUE que basta que concurra uno solo de estos tres tipos de infracciones para que resulte aplicable dicho precepto-ap. 28-):

a. que se cause un perjuicio al carácter distintivo de la marca anterior (dilución de la marca, cuando se ha producido o existe riesgo de producirse una alteración de comportamiento económico del consumidor medios de los productos o servicios para los que está registrada la marca renombrada).

b. que se cause un perjuicio al renombre de la marca anterior (tarnishment)

c. que se obtenga una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de dicha marca (parasitismo o freeriding).

III. Circunstancias del caso concreto.

i. Productos y servicios.

53. Desde el punto de vista de los productos y servicios existe plena identidad sin que la cuestión haya sido controvertida.

A. Similitud.

54. En este sentido, debemos recordar que la protección de la marca reforzada no requiere ni de identidad ni de similitud que produzca confusión entre los signos, pero sí de cierta similitud aun escasa ( C-254/09 Calvin Klein Trademark/OAMI [2010] de 2 de septiembre (ECLI: EU:C:2010:488). En este primer estadio es irrelevante la notoriedad y el carácter distintivo ( C-552/09 P Ferrero/OAIM [2011] de 24 de marzo -ECLI: EU:C:2011:177)

55. Desde el punto de vista visual, las marcas presentan cierta similitud.

56.

57. En las marcas graficas el elemento gráfico es accesorio de forma que la dominancia del signo se establece sobre el elemento denominativo, esto es, MÓ en el caso de la actora y NÓ en el caso de la demandada.

58. En el caso de la tipografía no se encuentra lo suficientemente estilizada por lo que el consumidor medio percibirá el signo denominativo. Con todo, y a diferencia de lo que sucede en el caso de la marca registrada, el signo realmente usado por la parte demandada, presentada además una grafía muy similar. Ya señalábamos anteriormente que la marca nacional no usada era una marca de cobertura de otros signos que se habían asemejado deliberada y conscientemente a la marca de la actora. Las marcas se componen de un único elemento NÓ y MÓ. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que el elemento MÓ es de absoluta fantasía, y el elemento gráfico consistente en la tilde, evoca directamente a la palabra MULTIÓPTICAS.

59. A diferencia del signo MÓ el signo NÓ carece de relación con un signo denominativo previo. La posición de la tilde no será percibida por el consumidor medio que percibirá por tanto una šOš con tilde šÓš idéntica a la presente en MÓ. La única diferencia gráfica se refiere a la M.

60. Por otra parte, la M y la N tienen una grafía muy similar, especialmente si se imita la grafía empleada por la parte demandante en sus marcas previas. En este sentido, los signos realmente usados modificaron la grafía del signo registrado para aproximarlo a la empleada por la actora. Y la tipografía empleada supone que, desde el punto de vista gráfico, la m y la n se diferencian únicamente en que la m duplica el signo m.

61. En cuanto al signo es cierto que presenta alguna diferencia mayor pero la misma resulta inapreciable para el consumidor medio desde el punto de vista del recuerdo imperfecto que tiene en la memoria. Percibirá claramente una n y una o con tilde. De la misma forma, la grafía de la n y la o es muy similar a la empleada en las marcas anteriores sin que se estilice los suficiente como para impedir o excluir cualquier riesgo de confusión o de asociación.

62. Desde el punto de vista fonético, la m y la n presentan sonidos nasales por lo que tienen una alta similitud.

63. No existe similitud conceptual.

64. En definitiva, las marcas presentan una similitud media-alta.

B. Vínculo

65. En C-252/07 Intel Corporation Inc.[2008] de 27 de noviembre (ECLI: EU:C:2008:655), el TJUE señalaba que el hecho de que la marca posterior evoque la marca anterior de renombre al consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, equivale a la existencia de un vínculo.

66. Partiendo de que la asociación que los consumidores establezcan entre el signo y la marca no tienen que ser inmediata ( C-603/14 P El Corte Inglés S.A /EUIPO -ECLI:EU:C:2015807), en los razonamientos anteriores.

67. Tenemos que tener existe una similitud media-alta entre los signos.

68. Las marcas anteriores gozan de intensidad alta de renombre.

69. Los productos y servicios son idénticos sin que se haya discutido tal cuestión.

70. Tampoco es relevante el hecho de que en el mercado hayan podido coexistir las marcas MÓ y NÓ. No se ha acreditado que el uso y la coexistencia haya sido superior a los 3 años y en un periodo de tiempo en el que la marca MÓ se encontraba totalmente consolidada como renombrada (Recordemos que la demandada no ha acreditado un uso anterior a 2016). Por otra parte, la coexistencia ha sido muy limitada geográficamente en el mercado.

71. Por tanto, debemos declarar que en el presente caso existe una evocación directa, suficiente a los efectos de establecer la existencia de un vinculo en la mente del consumidor medio entre la marca renombrada y el signo impugnado.

C. Requisitos de antijuridicidad.

72. Ya hemos recordado que ( C-252/07 Intel Corporation Inc.[2008] de 27 de noviembre (ECLI: EU:C:2008:655) no basta con la evocación de la marca anterior (la existencia de dicho vínculo no basta, por sí mismo, para apreciar la existencia de una de las infracciones-ap. 32-), sino que es preciso que se cumpla alguno de los siguientes tres elementos del tipo con carácter alternativo (dice el TJUE que basta que concurra uno solo de estos tres tipos de infracciones para que resulte aplicable dicho precepto-ap. 28-):

a. que se cause un perjuicio al carácter distintivo de la marca anterior (dilución de la marca, cuando se ha producido o existe riesgo de producirse una alteración de comportamiento económico del consumidor medios de los productos o servicios para los que está registrada la marca renombrada).

b. que se cause un perjuicio al renombre de la marca anterior (tarnishment)

c. que se obtenga una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de dicha marca (parasitismo o freeriding).

73. Por otra parte, como señalaba el TJUE en C-252/07 Intel Corporation Inc.[2008] de 27 de noviembre (ECLI: EU:C:2008:655), para determinar la existencia de una de las infracciones señaladas o de un serio riesgo de que tal infracción se cometa en el futuro debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta la totalidad de los factores pertinentes en cada caso y, en particular:

a. el grado de similitud entre las marcas en conflicto;

b. la naturaleza de los productos o servicios para los que se registraron respectivamente las marcas en conflicto, incluido el grado de proximidad o de diferenciación entre dichos productos o servicios, así como el público relevante;

c. la intensidad del renombre de la marca anterior;

d. la fuerza del carácter distintivo de la marca anterior, bien sea intrínseca o adquirida por el uso;

e. la existencia de un riesgo de confusión por parte del público.

74. No debemos olvidar que no debe probarse la existencia de una infracción efectiva y actual sino que basta con probar el serio riesgo de que la infracción se produzca en el futuro. ( C-252/07 Intel Corporation Inc.[2008] de 27 de noviembre (ECLI: EU:C:2008:655) ap. 38.

75. Finalmente, como ha señalado el TJUE en C-487 L'Oreal [2009] de 18 de junio (C-487 L'Oreal (ECLI: EU:C:2009:378) ap. 50, la existencia de una ventaja desleal obtenida del carácter distintivo o del renombre de la marca, según dicha disposición, no exige ni la existencia de un riesgo de confusión ni la de un riesgo de perjuicio para el carácter distintivo o el renombre de la marca o, en términos más generales, para el titular de ésta. El tercero que hace uso de un signo similar a una marca de renombre obtiene una ventaja desleal de su carácter distintivo o de su renombre cuando mediante dicho uso intenta aprovecharse de la marca de renombre para beneficiarse de su poder de atracción, de su reputación o de su prestigio y explotar el esfuerzo comercial realizado por el titular de la marca para crear y mantener la imagen de ésta sin ofrecer a cambio compensación económica alguna.

76. Nos encontramos ante marcas similares en grado medio-alto, empleadas para productos idénticos, siendo la marca anterior renombrada en grado alto a fecha 2016 (uso de los signos en el mercado por el demandado), y con un claro riesgo de confusión por parte del público.

77. En el presente caso existe una palmaria conducta de parasitismo llevada a cabo por la parte demandada. La actuación de los demandados ha sido deliberadamente dirigida en orden a obtener una ventaja del carácter distintivo o del renombre de la marca aprovechándose de su posición concurrencial como competidor que busca integrarse parcialmente en la estructura de la propia actora.

78. Tenemos que tener en cuenta que nos encontramos ante signos claramente confundibles. Más aun cuando dicha confundibilidad o, cuanto menos, asociación ha sido buscada deliberadamente. Recordemos que la Ó de ambos signos lleva una tilde. Sin embargo, en MÓ tiene sentido al representar la forma abreviada de MULTIÓPTICAS. Palabra esdrújula que se acentúa. La palabra NO es de fantasía pues no guarda relación alguna con los productos o servicios que identifica. De esta forma, cuando los demandados deciden colocar la tilde en la O deciden de una forma verdaderamente obscena acercar el signo al del competidor MÓ. Recordemos que el propio Sr. Felix señaló que el origen de la marca proviene del "NO" que dijo una vez uno de sus hijos al requerimiento de que se pusiera las gafas. Si era así, no había razón alguna para acentuarlo. Si se colocó la tilde fue por una cuestión meramente estética que, curiosamente, reproduce el signo de la marca anterior registrada por MULTIÓPTICAS. Dicho esto, pretender alguna diferencia entre las dos tildes en orden a su colocación resulta un ejercicio fútil.

79. La explicación del Sr. Felix sobre la marca resulta increíble. No podemos calificarlo sino de excusa ingeniosa ante una más que evidente conducta de parasitismo. Recordemos que en el año 2012, al tiempo de la solicitud de la marca, el Sr. Felix ya ha iniciado las conversaciones con MULTIOPTICAS, cuyas marcas MÓ son ya renombradas y por tanto, sobradamente conocidas por cualquier óptico español. Conversaciones que le habían llevado a solicitar en el año 2011 la integración en el citado grupo pero solo de una óptica. Lo cierto es que el sr. Felix diseña una estrategia para, mientras pertenece con una de sus ópticas a MULTIOPTICAS y comercializa con la marca MÓ registrada gafas, comercializar su propia línea de gafas mediante la marca NÓ.

80. De hecho, el Sr. Felix no usa la marca registrada. No la usa nunca. No es hasta el 2016 cuando, ante el fracaso de la integración solicitada, empieza a emplear los nuevos signos no registrados.

81. En tal sentido, la estrategia resulta incluso burda y tan claramente infractora que la oposición no puede sino ser calificada de temeraria. Tan parasitaria que el demandado modifica deliberada y ostentosamente el signo registrado para comercializar gafas bajo un signo nuevo que se aproxima claramente al sino registrado de la actora. La tipografía, en este sentido, es prácticamente idéntica. Incluso un consumidor avezado y con conocimientos tipográficos tendría importantes dificultades para determinar mediante el recuerdo imperfecto que tiene en la memoria si existe alguna diferencia entre MÓ y NÓ. Por ello resulta creíble que un consumidor medio confundiera la marca NÓ y la marca MÓ solicitando en MULTIOPTICAS la reparación.

82. Con todo, basta el riesgo de asociación o confusión para establecer el vínculo necesario y, en este sentido, reforzar la apreciación de una conducta de freeriding.

QUINTO.- nulidad de la marca nacional 3019532/2 por haberse solicitado el registro de mala fe al amparo del artículo 51.1.b) LM .

I. Doctrina general.

83. La mala fe es un concepto jurídico indeterminado que, a modo de clausula general, cierra el sistema de causas de nulidad absoluta. Es un concepto jurídico autónomo de Derecho Comunitario. Es un concepto idéntico, tanto en la normativa nacional, resultado de la transposición de la normativa comunitaria como en el reglamento de la Marca de la Unión europea. Como señalaba el TJUE en C-320/12 - Malaysia Dairy Industries [2013] de 27 de junio: "El Reglamento nº 207/2009, que complementa la normativa de la Unión en materia de marcas mediante el establecimiento de un régimen comunitario de marcas, persigue el mismo objetivo que la Directiva 2008/95, es decir, el establecimiento y el funcionamiento del mercado interior. Habida cuenta de la necesidad de una interacción armonizada de los dos sistemas de marcas comunitarias y nacionales, debe interpretarse el concepto de «mala fe» en el sentido del artículo 4, apartado 4, letra g), de la Directiva 2008/95 de la misma manera que en el contexto del Reglamento nº 207/2009. Tal enfoque garantiza una aplicación coherente de las distintas normas que en el ordenamiento jurídico de la Unión tienen por objeto las marcas". En cuanto al concepto en sí mismo, "el Reglamento nº 207/2009, que complementa la normativa de la Unión en materia de marcas mediante el establecimiento de un régimen comunitario de marcas, persigue el mismo objetivo que la Directiva 2008/95, es decir, el establecimiento y el funcionamiento del mercado interior. Habida cuenta de la necesidad de una interacción armonizada de los dos sistemas de marcas comunitarias y nacionales, debe interpretarse el concepto de «mala fe» en el sentido del artículo 4, apartado 4, letra g), de la Directiva 2008/95 de la misma manera que en el contexto del Reglamento nº 207/2009. Tal enfoque garantiza una aplicación coherente de las distintas normas que en el ordenamiento jurídico de la Unión tienen por objeto las marcas".

84. Sobre la mala fe se ha pronunciado el TJUE en el asunto C-529/07 Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG [2009] de 11 de junio (Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG (ECLI: EU:C:2009:361). El TJUE señalaba lo siguiente:

34 A fin de responder a las cuestiones planteadas, procede recordar que del tenor literal del artículo 51, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 resulta que la mala fe constituye una de las causas de nulidad absoluta de la marca comunitaria, de manera que puede invocarse sea ante la OAMI, sea en el marco de una demanda de reconvención interpuesta con ocasión de una acción por violación de marca.

35 De dicha disposición se desprende que el momento pertinente para apreciar la existencia de la mala fe del solicitante es el de la presentación de la solicitud de registro por el interesado.

36 A este respecto, procede recordar que, en el presente asunto, sólo se ha planteado al Tribunal de Justicia el caso en el que, en el momento de la presentación de la solicitud de registro, varios productores utilizaban, en el mercado, signos idénticos o similares para productos idénticos o similares que pueden dar lugar a confusión con el signo cuyo registro se solicita.

37 Es necesario señalar que la existencia de la mala fe del solicitante, en el sentido del artículo 51, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores pertinentes en el caso de autos.

38 En lo que respecta más concretamente a los factores mencionados en las cuestiones prejudiciales, a saber:

- el hecho de que el solicitante sabe o debe saber que un tercero utiliza, en al menos un Estado miembro, un signo idéntico o similar para un producto idéntico o similar que puede dar lugar a confusión con el signo cuyo registro se solicita;

- la intención del solicitante de impedir que dicho tercero continúe utilizando tal signo; así como

- el grado de protección jurídica del que gozan el signo del tercero y el signo cuyo registro se solicita,

85. Con todo, el Tribunal de Justicia realiza toda una serie de precisiones:

a) cuanto más antigua sea la utilización, mayor será la posibilidad de que el solicitante tenga conocimiento de la misma en el momento de presentar la solicitud de registro.

b) la intención del solicitante en el momento pertinente es un elemento subjetivo que debe determinarse en función de las circunstancias objetivas del caso.

c) la intención de impedir que un tercero comercialice un producto puede, en determinadas circunstancias, caracterizar la mala fe del solicitante. Tal es el caso, en particular, cuando, posteriormente, el solicitante registró como marca comunitaria un signo sin la intención de utilizarlo, únicamente con el objeto de impedir la entrada de un tercero en el mercado.

d) en tal caso la marca no cumple su función esencial, que consiste en garantizar al consumidor o al usuario final la identidad de origen del producto o servicio de que se trata, que le permita distinguir sin confusión posible dicho producto o servicio de los que tienen otra procedencia.

e) el hecho de que un tercero utilice desde hace tiempo un signo para un producto idéntico o similar que puede dar lugar a confusión con la marca solicitada y que dicho signo goce de un cierto grado de protección jurídica, es uno de los factores pertinentes para apreciar la existencia de la mala fe del solicitante. En efecto, en tal caso, el solicitante podría beneficiarse de los derechos que confiere la marca comunitaria con el único fin de competir de manera desleal con un competidor que utiliza un signo que ya ha obtenido cierto grado de protección jurídica por méritos propios.

f) ahora bien, no puede excluirse que se persiga un objetivo legítimo con el registro, cuando varios productores utilizan en el mercado signos idénticos o similares para productos idénticos o simulares que pueden dar lugar a confusión con el signo cuyo registro se solicita.

g) la existencia de la mala fe del solicitante podrá acreditarse más fácilmente si la libertad de elección de los competidores está limitada por consideraciones de orden técnico o comercial, de manera que el titular de la marca podría impedir a sus competidores no sólo la utilización de un signo idéntico o similares, sino también la comercialización de productos comparables.

86. Con posterioridad, en C-104/18 P - Koton Magazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO [2019] de 12 de septiembre, el TJUE señalaba que la nulidad por mala fe se aplica en el siguiente caso:

[...] cuando de indicios pertinentes y concordantes resulta que el titular de una marca de la Unión no ha presentado la solicitud de registro de dicha marca con el objetivo de participar de forma leal en el proceso competitivo, sino con la intención de menoscabar, de un modo no conforme con las prácticas leales, los intereses de terceros, o con la intención de obtener, sin tener siquiera la mira puesta en un tercero en particular, un derecho exclusivo con fines diferentes a los correspondientes a las funciones de la marca, sobre todo a la función esencial de indicación de origen mencionada en el apartado 45 de la presente sentencia.

La intención del solicitante de una marca es un factor subjetivo que, sin embargo, debe ser determinado de forma objetiva por las autoridades administrativas y judiciales competentes. Por consiguiente, toda alegación de mala fe debe examinarse globalmente, teniendo en cuenta todas las circunstancias fácticas pertinentes del asunto de que se trate (véase, en este sentido, la sentencia de 11 de junio de 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C-529/07 , EU:C:2009:361 , apartados 37 y 42). Solo de este modo puede examinarse objetivamente la alegación de mala fe.

87. Como señalaba la SAP, Alicante, Civil sección 8 del 27 de mayo de 2021 ( ROJ: SAP A 2086/2021 - ECLI:ES:APA:2021:2086 ), "la mala fe se ha de deducir, por tanto, de datos y situaciones fácticas, anteriores al momento de la solicitud. Como situaciones de registro de una marca existiendo mala fe se han señalado la del distribuidor de productos que, sabiendo que el signo no está registrado, lo registra sin el conocimiento ni autorización del titular; o cuando el registro de la marca tiene tan sólo una finalidad obstruccionista u obstaculizadora, a fin de evitar que el auténtico propietario del signo pueda registrarlo, o cuando se registra para afectar a la posición concurrencial de un tercero y, en especial, para vaciar el valor y el mérito de los signos distintivos a que está ligada dicha posición".

II. Resolución

88. En el presente caso y dados los antecedentes debemos declarar la mala fe en la solicitud de registro. Al tiempo de la solicitud de registro, el Sr. Felix conoce sobradamente el carácter renombrado de las marcas MÓ. Como decimos, o conoce el renombre o, cuanto menos, el fuerte carácter distintivoi que, por las importantes campañas de publicidad llevadas a cabo desde 2009, posicionaban a MULTIÓPTICAS como el gran operador español, algo que el propio Sr. Felix reconoce en su solicitud de integración en 2011. Tal es el punto de que se realiza el registro de una marca nacional con la finalidad de proteger únicamente el elemento denominativo, prescindiendo de cualquier elemento gráfico. La prueba de lo anterior es que la marca registrada no se emplea nunca. Ninguna prueba existe. La parte demandada ha dejado huérfano su pliego de prueba en torno a este hecho para pretender confundir registro con uso efectivo. No existe ni siquiera un uso marginal, anecdótico. No existe uso alguno más allá del acreditado por la demandante.

89. La marca nacional registrada es por tanto una marca de cobertura de una estrategia que ya en 2012 (recordemos que se ha solicitado la integración en 2011) busca una estrategia de parasitismo respecto de dos marcas renombradas. Nótese que el uso de los signos evolucionados y altamente similares con las marcas anteriores, se realiza en el año 2016 cuando el renombre de estas resulta absolutamente indiscutible. Ni siquiera el demandado discute que en 2016 las marcas anteriores fueran renombradas.

90. Como decíamos anteriormente, incluso en el caso de que las marcas no gozaran de renombre al tiempo de la solicitud (lo que no hubiera eludido el juicio de infracción por ser las marcas confundibles), la conducta de la parte demandada deberá ser especialmente valorada en sede de mala fe. Resulta especialmente relevante la conducta de aquel competidor en el mercado que conoce la fuerte distintividad de una marca y que la misma, mediante una fuerte inversión en marketing y una expansión (entre otras, mediante la integración de una de las ópticas del demandado) se encuentra en el camino a ser renombrada. Y conociendo tal hecho, decide situarse al calor de la marca para, entonces, aprovecharse del renombre que se adquiere con posterioridad explotando para sí y sin merito competitivo alguno la inversión realizada por la marca anterior y su fuerte capacidad publicitaria menoscabando de esta forma las funciones esenciales de la marca. Llama así la atención que la marca registrada nunca se usó, se ocultó en el mercado, y que los signos realmente usados fueron otros que modificaban aquella, en el año 2016, cuando no existía ya duda del renombre de las marcas anteriores y que se aproximaban peligrosamente a la tipografía de "MÓ".

91. Por ello, debe declararse la absoluta mala fe de la parte demandada.

QUINTO.- acción declarativa

92. En vista de lo antedicho, debe declararse la infracción de las marcas anteriores por los demandados.

SEXTO.- cesación, abstención y remoción.

93. El artículo 41.a) y c) de la LM recoge la acción de cesación, de abstención y de remoción. Por su parte, la STS de 23 de julio de 2012 recuerda que el presupuesto de la estimación de la acción de remoción es precisamente la estimación de la acción declarativa de infracción marcaria, siendo un efecto automático de la estimada aplicación. Así, argumenta que "la apreciación de la infracción de la marca notoria de la actora, legitima a ésta para pedir la cesación de los actos infractores, en este caso, del uso del signo "Maristas" en la promoción inmobiliaria que la demandada ha desarrollado en Alicante [ art. 41.1.a) LM , aplicable por la remisión general a la regulación interna de cada Estado miembro, contenida en el art. 101 RMC]".En este mismo sentido se pronuncia la STMUE de España de 19 de julio de 2013. Cabe, pues, estimar la acción de cesación, abstención y remoción ejercitada por la parte demandante, que comprenderá la condena a las multas coercitivas del artículo 44 de la LM y del artículo 102 del RMUE para asegurarse la efectividad de estos pronunciamientos de condena.

94. Si bien es cierto que el artículo 34 LM 17/2011 establece que el titular del derecho exclusivo podrá prohibir el uso del signo en redes telemáticas y como nombre de dominio, el RMUE 2017/1001 nada dice al respecto en el artículo 9.3 RMUE al establecer las concretas facultades que integran el ius prohibendi.No obstante lo anterior, doctrina y jurisprudencia vienen entendiendo que el uso como nombre de dominio de una marca registrada puede ser prohibido por su titular al tratarse de un uso inconsentido del signo sobre le que se ostenta un derecho de exclusiva. Así, por ejemplo, la STMUE de España de 5 de octubre de 2015 considera que la protección otorgada por el artículo 9.2.b) del RMUE es también aplicable respecto de los nombres de dominio que originen riesgo de confusión con la marca registrada. De la misma forma, la STMUE de España de 26 de abril de 2016 señala que "Es doctrina asentada de este Tribunal que, de conformidad con la previsión legal específica ( art. 34.3.e LM y art. 9.2.b RMC) el uso del signo como nombre de dominio, cuando hay identidad o similitud entre signos y productos o servicios, implica un uso particularmente prohibido o a prohibir por el titular de la marca vulnerada)".

95. Debe acordarse la condena del demandado a cesar de inmediato, y abstenerse en el futuro, en el uso de la denominación "nó" como marca para distinguir gafas y productos ópticos así como a retirar del tráfico económico los productos, embalajes, envoltorios, material publicitario, etiquetas u otros documentos en los que se haya podido materializar la violación del derecho de marca declarado.

SEPTIMO.-- Acción de daños y perjuicios.

I. Sistema de responsabilidad

96. Establece el artículo 42 LM lo siguiente:

1. Quienes, sin consentimiento del titular de la marca, realicen alguno de los actos previstos en la letra a) del apartado 3 y en el apartado 4 del artículo 34, así como los responsables de la primera comercialización de los productos o servicios ilícitamente marcados, estarán obligados en todo caso a responder de los daños y perjuicios causados

2. Todos aquellos que realicen cualquier otro acto de violación de la marca registrada solo estarán obligados a indemnizar los daños y perjuicios causados si hubieran sido advertidos suficientemente por el titular de la marca o, en su caso, por la persona legitimada para ejercitar la acción acerca de la existencia de esta, convenientemente identificada, y de su violación, con el requerimiento de que cesen en la misma, o cuando en su actuación hubiere mediado culpa o negligencia o la marca en cuestión fuera renombrada.

97. Se consagra así un doble sistema de responsabilidad objetivo-subjetivo dependiendo de la tipología de la conducta infractora y del carácter de la marca.

98. En el presente caso, sin perjuicio de que se llevó a cabo un requerimiento, lo cierto es que, al tiempo de registro de la marca posterior y al tiempo de uso de los signos empleados por la demandada, la marca anterior era renombrada y, por tanto, nos encontramos con un sistema de responsabilidad objetivo.

IV. acreditación de los daños y perjuicios causados por la conducta infractora de la parte demandada.

99. Establece el artículo 43 LM lo siguiente:

1. La indemnización de daños y perjuicios comprenderá no sólo las pérdidas sufridas, sino también las ganancias dejadas de obtener por el titular del registro de la marca causa de la violación de su derecho. El titular del registro de marca también podrá exigir la indemnización del perjuicio causado al prestigio de la marca por el infractor, especialmente por una realización defectuosa de los productos ilícitamente marcados o una presentación inadecuada de aquélla en el mercado. Asimismo, la cuantía indemnizatoria podrá incluir, en su caso, los gastos de investigación en los que se haya incurrido para obtener pruebas razonables de la comisión de la infracción objeto del procedimiento judicial.

2. Para fijar la indemnización por daños y perjuicios se tendrá en cuenta, a elección del perjudicado:

a) Las consecuencias económicas negativas, entre ellas los beneficios que el titular habría obtenido mediante el uso de la marca si no hubiera tenido lugar la violación o, alternativamente, los beneficios que haya obtenido el infractor como consecuencia de la violación.

b) Una cantidad a tanto alzado que al menos comprenda la cantidad que el infractor hubiera debido pagar al titular de la marca por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su utilización conforme a derecho.

En el caso de daño moral procederá su indemnización, aun no probada la existencia del perjuicio económico.

3. Para la fijación de la indemnización se tendrá en cuenta, entre otras circunstancias, el renombre y prestigio de la marca y el número y clase de licencias concedidas en el momento en que comenzó la violación. En el caso de daño en el prestigio de la marca se atenderá, además, a las circunstancias de la infracción, gravedad de la lesión y grado de difusión en el mercado

4. A fin de fijar la cuantía de los daños y perjuicios sufridos, el titular de la marca podrá exigir la exhibición de los documentos del responsable que puedan servir para aquella finalidad.

5. El titular de la marca cuya violación hubiera sido declarada judicialmente tendrá, en todo caso y sin necesidad de prueba alguna, derecho a percibir en concepto de indemnización de daños y perjuicios el 1 por ciento de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados. El titular de la marca podrá exigir, además, una indemnización mayor si prueba que la violación de su marca le ocasionó daños o perjuicios superiores, de acuerdo con lo dispuesto en los apartados anteriores.

100. El Tribunal Supremo, en el Caso Pasapalabra, STS, Civil sección 1 del 30 de septiembre de 2019 ( ROJ: STS 2852/2019 - ECLI:ES:TS:2019:2852 ) recordaba lo siguiente:

El sistema establecido en la Directiva 2004/48/CE y posteriormente transpuesto a la legislación española, se inspira en el modelo alemán. La jurisprudencia alemana estableció la doctrina, posteriormente positivizada, del dreifache Schadensberechnung o triple cálculo del perjuicio, en el caso de la infracción de los derechos inmateriales. Según esta doctrina, la indemnización a pagar en estos casos podía ser, a elección del titular del derecho infringido, el daño emergente y el lucro cesante, el valor de cesión del derecho en el mercado o la restitución al titular del derecho infringido del lucro obtenido por el infractor con la injerencia.

A. la regalía hipotética:

101. La Sentencia del Tribunal de Marca de la Unión Europea de 6 de mayo de 2016 ( ROJ: SAP A 1272/2016 - ECLI:ES:APA:2016:1272 ) señalaba al respecto lo siguiente:

1. La naturaleza de la regalía es la propia del enriquecimiento injusto.

2. No obstante, en materia de indemnización por violación de marca, la regalía no es sino un instrumento para cuantificar perjuicios en el marco de una acción resarcitoria del perjuicio, no del enriquecimiento injusto.

3. Es por ello que la licencia hipotética encarna daños causados por la infracción, no expresando una presunción aunque se sustente en una ficción jurídica por la cual se presume iures et de iure que se ha celebrado un contra to con el infractor.

4. Es un criterio en todo caso electivo para el perjudicado.

Ello explica a su vez, la forma en que quedan condicionados diversos aspectos de la acción indemnizatoria y en concreto lo relativo a la prueba del daño, a lo que hace a la relación causal y, desde luego, a la cuantificación de la indemnización.

La prueba del daño se satisface con la prueba de la explotación infractora. Si el criterio se sustenta en el enriquecimiento del infractor, el daño consiste en el importe debido y no pagado para que el tercero fuera legítimo usuario de la marca. En tales condiciones, la prueba del quebranto del titular deviene inútil.

Desde la perspectiva del nexo causal, su prueba se cumplimenta con la acreditación de la infracción en tanto ésta supone un uso no contra tado con el titular. Es por ello que el daño para el titular, que es acreedor de lo no cobrado por el contra to ficticio de licencia, trae correspondencia con el ahorro del usuario no autorizado de la marca. Y ese precio debe abonarse al margen del éxito comercial obtenido por el infractor pues éste forma parte del riesgo comercial al que es ajeno el uso autorizado, ficticiamente, de la marca.

En conclusión,

5. El criterio indemnizatorio en que consiste la licencia hipotética condiciona las reglas sobre prueba del daño, sobre prueba de la relación causal entre la infracción y el daño y sobre el importe del daño.

6. Así, la realidad del daño sólo exige la comprobación de la explotación infractora. La naturaleza del criterio en que consiste la licencia hipotética así lo exige, no requiriéndose probar el daño propiamente dicho ni desde luego, el importe del quebranto efectivo.

7. Por otro lado, la acreditación del nexo causal se alcanza con la probanza de la infracción. La hipótesis sobre la existencia de un contra to de licencia, expresa el daño cesante que en forma de ahorro de costes consigue quien invade la esfera de exclusiva de otro. Por tanto, la indemnización por el perjuicio es conforme a este criterio, a ese ahorro obtenido por el infractor correlativo a lo no obtenido por el titular.

8.- Al ser el precio de un contra to ficticio, debe abonarse aunque el infractor no hubiera obtenido beneficios con la infracción.

102. Por tanto, basta la constatación de una explotación por parte del infractor sin que sea necesario siquiera que el titular del derecho de exclusiva venga otorgando habitualmente en el tráfico jurídico económico licencias. Como señala la STMUE de 6 de mayo de 2016, "en su fijación resulta indiferente que hubiera o no política de licencias". En su caso, la dificultad estribará en determinar el cálculo de la concreta licencia a la vista de los usos del sector pero ello no priva de efectividad al modo resarcitorio elegido, reflejo de una acción de enriquecimiento injustificado.

los beneficios obtenidos por el infractor. Caso Pasapalabra, STS, Civil sección 1 del 30 de septiembre de 2019 ( ROJ: STS 2852/2019 - ECLI:ES:TS:2019:2852 )

Esta tercera opción constituye en realidad una restitución propia de una condictio por intromisión. No constituye una solución propiamente indemnizatoria porque no responde al quebranto patrimonial sufrido por el titular del derecho de exclusiva vulnerado, sino que busca evitar que quede en el patrimonio del infractor el beneficio patrimonial logrado con la infracción.

103. Y citando jurisprudencia anterior (véase la STS 95/2009, de 2 de marzo), señalaba que no es necesario que el titular del derecho de exclusiva infringido haya sufrido un quebranto patrimonial para que proceda la restitución de los beneficios obtenidos por el infractor, ni que el importe de la restitución se corresponda con ese quebranto.

9.-Por tal razón, para que proceda la restitución del beneficio obtenido por el infractor, es irrelevante que el titular del derecho infringido explote o no directamente tal derecho, porque es irrelevante el beneficio que hubiera podido obtener, ya que lo relevante es qué beneficio ha obtenido el infractor por la intromisión en un derecho cuyo contenido patrimonial atribuye a su titular las utilidades pecuniarias que con el mismo puedan obtenerse.

el 1% de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados. El sistema de indemnización mínima del artículo 43.5 LM . Caso Nuba [2019].-

104. Superando las iniciales dudas interpretativas, el Tribunal supremo en el Caso Nuba [2019] (STS, Civil sección 1 de 3 de octubre de 2019 - ROJ: STS 3027/2019 - ECLI:ES:TS:2019:3027 ) fija doctrina jurisprudencial considerando que el articulo 43.5 LM tiene naturaleza indemnizatoria y que, por tanto, establece una presunción iuris tantum de existencia de daño.

[El artículo 43.5 LM] contiene una regla a la que puede acogerse el titular de la marca que ha sufrido una infracción que le ha reportado un "perjuicio", para calcular la indemnización y evitar que la falta de prueba le prive de una compensación económica.

Aunque esta regla acentúa la objetivación de la compensación económica, no por ello puede interpretarse en el sentido de que se tenga derecho a una indemnización incluso en los casos en que se haya constatado que la infracción no pudo ocasionar "perjuicio" alguno al titular de la marca. Exige como presupuesto previo la existencia del "perjuicio", con independencia de su entidad.

Como se ha apuntado en la doctrina, esta regla no altera la naturaleza resarcitoria de la acción de indemnización de daños y perjuicios, que presupone la existencia de estos. No introduce una suerte de sanción por la infracción, en beneficio del titular de la marca infringida, sino que la ratio de la norma es facilitar la cuantificación de la indemnización: en todo caso el 1% de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados.

De hecho, esta regla, que cifra en todo caso la indemnización en el 1% de la cifra de negocio [sin perjuicio de que el titular de la marca pueda exigir una indemnización mayor si prueba que la violación de su marca le ocasionó daños o perjuicios superiores], está relacionada con el criterio de cuantificación de la letra a) del art. 43.2 LM , pues facilita el cálculo del beneficio económico obtenido por el infractor con la violación de la marca.

V. fijación de la indemnización en el presente caso.

105. La pate actora solicita la indemnización como daño emergente en la cuantía de 661,32€ por gastos acreditados y liquidados, que debe ser estimada

106. En cuanto al lucro cesante, se opta por el criterio de beneficios de explotación obtenidos por los demandados con la comercialización de los productos que incorporan la marca infringida durante los últimos cinco años y hasta la fecha de la efectiva y definitiva cesación en dicha explotación conforme a las bases fijadas en las páginas 50 a 55 de su escrito de demanda que se dan por reproducidas estimándose en su integridad toda vez que las mismas no han sido impugnadas.

OCTAVO.- Multas coercitivas.

107. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 LM, cuando se condene a la cesación de los actos de violación de una marca, el Tribunal fijará una indemnización de cuantía determinada no inferior a 600 euros por día transcurrido hasta que se produzca la cesación efectiva de la violación. El importe de esta indemnización y el día a partir del cual surgirá la obligación de indemnizar se fijará en ejecución de sentencia.

108. Somos conscientes de que la cuestión suscita cierta controversia y no pocos problemas en sede de ejecución. No obstante lo anterior, hemos de decantarnos por una aplicación literal de la ley. Por tanto, la sentencia no procede a la imposición de multa alguna, sino que será al tiempo de despacho de ejecución, y mediante pieza separa da multa, como se procederá a la imposición y, en su caso, a la liquidación de la cuantía indemnizatoria correspondiente.

109. Por tanto, no procederá la fijación del dies a quo,ni de la cuantía indemnizatoria, sino a la luz de las circunstancias concurrentes una vez se despache ejecución, bien provisional, bien definitiva.

NOVENO.- Publicación de la sentencia.

1. Señala la doctrina que la publicación de la sentencia, prevista en las leyes de propiedad intelectual es un remedio autónomo, formal y sustantivamente independiente de las demás acciones de defensa y en especial lo es tanto respecto de la acción de remoción como de la indemnización de daños y perjuicios (MASSAGUER).

2. Por ello, la publicación no procede en todo caso, no es una consecuencia que deba establecerse como mero automatismo sancionador frente a la infracción. Como señala la por todas, la STS, Civil sección 1 del 03 de mayo de 2017 ( ROJ: STS 1653/2017 - ECLI:ES:TS:2017:1653 ): debe estar justificada en atención a la finalidad perseguida, que puede ser contribuir a la efectividad del cese y a la remoción los efectos de la infracción o, eventualmente, compensar el perjuicio. Y en cualquier caso la publicación, por su contenido y los medios empleados, debe ser adecuada y proporcionada.

3. Como colorario, la necesidad de la publicación no debe establecerse en abstracto sino en atención a las circunstancias concurrentes lo que obliga a la parte actora a establecer un interés legítimo y concreto en que se difunda la sentencia como medio para hacer pública la tutela judicial recibida, impidiendo con ello nuevas infracciones.

4. Tenemos que tener en cuenta que la acción de publicación comparte naturaleza, ora con la acción de remoción de efectos, ora con la acción de indemnización de daños cuando la publicación sea necesaria para restaurar la buena imagen del titular de los derechos vulnerados.

110. La parte actora solicita la publicación del Fallo de la sentencia durante un mes en la página de la red social Facebook de los centros FARMAVISIÓN de los demandados y en cualquier otra web que tengan operativa, de forma que aparezca una pestaña para acceder al texto del mismo en la misma en la página principal y con un enlace que se llame "sentencia condenatoria contra FARMAVISIÓN por infracción de la marca "mó" de MULTIÓPTICAS", debiendo proceder igualmente a publicar el fallo de la Sentencia, con la misma identificación y durante el mismo plazo, de forma visible en los escaparates de los establecimientos FARMAVISIÓN con la misma destacada relevancia que la otorgada a los productos infractores de la marca "nó", todo ello a costa de los demandados.

111. Es claro que la conducta de los demandados ha tenido una proyección exterior, a través de las redes sociales, y a través de los expositores y escaparates. La prueba aportada es suficiente para determinar la misma, si bien con un carácter muy limitado al ámbito de la propia tienda física y de las redes sociales. Por tanto, se cumplen los presupuestos necesarios para la adopción de la medida solicitada. En cuanto al alcance de la publicidad, la petición responde con precisión cirujana al principio de proporcionalidad exigido en la acción de publicación, por lo que no cabe sino su estimación.

DÉCIMO.- Costas.

112. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 394 LEC, las costas se imponen a las partes demandadas.