Sentencia Civil 466/2024 Juzgado de lo Mercantil de Alicante/Alacant nº 1, Rec. 750/2024 de 31 de octubre del 2024

PRIMERO.- Competencia de los Juzgados de Marca de la Unión Europea.

I. Marco general

1. El artículo 123 del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea (ex art. 91 Reg. 40/94 de Marca Comunitaria) establecía que los Estados miembros designarán en sus territorios un número tan limitado como sea posible de tribunales nacionales de primera y de segunda instancia, encargados de desempeñar las funciones que les atribuya el presente Reglamento.

2. Dispone el artículo 124 RMUE que los tribunales de marcas de la Unión Europea tendrán competencia exclusiva:

a) para cualquier acción por violación y -si la legislación nacional la admite- por intento de violación de una marca de la Unión;

b) para las acciones de comprobación de inexistencia de violación si la legislación nacional las admite;

c) para cualquier acción entablada a raíz de hechos contemplados en el artículo 11, apartado 2;

d) para las demandas de reconvención por caducidad o por nulidad de la marca de la Unión contempladas en el artículo 128

3. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 125, apartados 1, 2 y 5, serán competentes los Tribunales de Marca de la Unión en los siguientes casos:

1. Sin perjuicio de las disposiciones del presente Reglamento así como de las disposiciones del Reglamento (EU) n.o 1215/2012 aplicables en virtud del artículo 122, los procedimientos resultantes de las acciones y demandas contempladas en el artículo 124 se llevarán ante los tribunales del Estado miembro en cuyo territorio tenga su domicilio el demandado o, si este no estuviera domiciliado en uno de los Estados miembros, del Estado miembro en cuyo territorio tenga un establecimiento.

2. Si el demandado no estuviera domiciliado ni establecido en el territorio de un Estado miembro, estos procedimientos se llevarán ante los tribunales del Estado miembro en cuyo territorio tenga su domicilio el demandante o, si este último no estuviera domiciliado en uno de los Estados miembros, del Estado miembro en cuyo territorio tenga un establecimiento.

[...]

5. Los procedimientos resultantes de las acciones y demandas contempladas en el artículo 124, con excepción de las acciones de declaración de inexistencia de violación de marca de la Unión, podrán también llevarse ante los tribunales del Estado miembro en cuyo territorio se hubiere cometido el hecho o el intento de violación o en cuyo territorio se hubiera cometido un hecho de los contemplados en el artículo 11, apartado 2.

4. En cumplimiento del mandato recogido en el artículo 123 RMUE, el artículo 86 quinquies de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, tras la modificación operada por la Ley Orgánica 7/2022, de 27 de julio, establece lo siguiente:

1. Además de la competencia para conocer con jurisdicción en toda la provincia de las materias a que se refieren los dos artículos anteriores, los Juzgados de lo Mercantil con sede en la ciudad de Alicante tendrán competencia exclusiva para conocer en primera instancia con jurisdicción en todo el territorio nacional de aquellas acciones que se ejerciten al amparo de lo establecido en el Reglamento (UE) 2017/1001, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea, y del Reglamento (CE) n.º 6/2002 del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios.

2. A los solos efectos de la competencia específica a que se refiere el apartado anterior, esos juzgados se denominarán Juzgados de Marca de la Unión Europea.

3. Los Juzgados de Marca de la Unión Europea tendrán también competencia exclusiva para conocer de aquellas demandas civiles en las que se ejerciten acumuladas acciones relativas a marcas de la Unión y a marcas nacionales o internacionales idénticas o similares; y de aquellas en las que existiera cualquier otra conexión entre las acciones ejercitadas si al menos una de ellas estuviera basada en un registro o solicitud de marca de la Unión.

5. Además, al tener la European Union Intellectual Property Office(EUIPO) su sede en España, los Juzgados de Marca de la Unión Europea de España tienen la siguiente competencia internacional residual derivada directamente del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017:

a) De conformidad con lo establecido en los artículos 19, 23 y 110 Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea, las resoluciones de la EUIPO que fijen la cuantía de los gastos tendrán carácter ejecutivo y en el caso de que el ejecutado tuviera su domicilio o sede fuera del territorio comunitario (y no tuviera un establecimiento en la fecha considerada), la ejecución le corresponde al Estado miembro en el que tiene su sede la Oficina. Mediante acuerdo de Junta Sectorial de jueces de los Juzgados de lo Mercantil de Alicante de 18 de marzo de 2022, la competencia para conocer de forma exclusiva de los citados asuntos le corresponde al Juzgado de lo Mercantil número 1 de Alicante.

b) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 125.3 Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea, serán competentes los tribunales de Marca de la Unión Europea para conocer de las acciones y demandas contempladas en el artículo 124 en aquellos casos en los que ni el demandado ni el demandante estuvieran así domiciliados ni establecidos de conformidad con lo dispuesto en los apartados 1 y 2 del artículo 125 RMUE.

II. Competencia internacional en el caso presente.

6. En el presente caso, la demandada tiene su domicilio en España por lo que la competencia internacional y territorial para conocer del presente asunto le corresponde a los Juzgados de Marca de la Unión Europea de España de conformidad con el artículo 125.1 Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, al tener la demandada su domicilio en la Unión Europea.

SEGUNDO.- Medidas cautelares.

7. Establece el artículo 131 RMUE lo siguiente en relación con las medidas provisionales y cautelares:

1. Las medidas provisionales y cautelares previstas por la legislación de un Estado miembro respecto de las marcas nacionales podrán solicitarse, respecto de las marcas de la Unión o de las solicitudes de marca de la Unión, de las autoridades judiciales, incluidos los tribunales de marcas de la Unión, de dicho Estado, incluso cuando, en virtud del presente Reglamento, el competente para conocer en cuanto al fondo sea un tribunal de marcas de la Unión Europea de otro Estado miembro.

2. Los tribunales de marcas de la Unión Europea cuya competencia se fundamente en el artículo 125, apartados 1, 2, 3 o 4, tendrán competencia para dictar medidas provisionales y cautelares que, condicionadas al cumplimiento de las formalidades preceptivas a efectos de reconocimiento y de ejecución de conformidad con el capítulo III del Reglamento (UE) n.o 1215/2012 sean aplicables en el territorio de cualquier Estado miembro. Ninguna otra jurisdicción poseerá dicha competencia.

8. El artículo 733.1 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (en adelante, LEC) establece como regla general la previa audiencia del demandado antes de adoptar una medida cautelar que pudiera afectarle. Excepcionalmente, prevé el artículo 733.2 de la LEC su adopción inaudita parte,cuando el demandante acredite que "concurren razones de urgencia o que la audiencia previa puede comprometer el buen fin de la medida cautelar".

TERCERO.- presupuestos para la adopción de las medidas cautelares.

En función de lo dispuesto en los artículos 726 y 728 de la LEC, la adopción de medidas cautelares requiere la concurrencia de los siguientes presupuestos:

1) Apariencia de buen derecho o fumus boni iuris:consistente en datos, argumentos y justificaciones, documentales o no, que conduzcan a fundar, por parte de este Juzgador, sin prejuzgar el fondo del asunto, un juicio provisional e indiciario favorable al fundamento de la pretensión principal.

2) Peligro por la mora procesal o periculum in mora:consistente en el riesgo que, para la efectividad de una eventual sentencia estimatoria de la pretensión principal, pudiera suponer la demora del proceso o la concurrencia de situaciones que, durante la pendencia del mismo, impidieren o dificultaren la efectividad de la tutela pretendida. Al tratarse de una medida cautelar previa a la demanda, deben argumentarse, conforme al artículo 730.2 de la LEC, las razones de urgencia y necesidad que justificarían adoptar en este momento procesal, sin esperar a la presentación de la demanda correspondiente, las medidas cautelares interesadas.

3) Prestación de caución suficiente: en orden a responder, de manera rápida y efectiva, de los daños y perjuicios que la adopción de la medida cautelar pudiera causar al patrimonio del demandado.

4) Instrumentalidad y proporcionalidad: en el sentido de que la medida sea útil y adecuada para lograr la efectividad de la tutela de la pretensión principal ejercitada. La proporcionalidad está en íntima conexión con la instrumentalidad, ya que difícilmente una medida desproporcionada puede resultar adecuada para la finalidad cautelar.

5) Menor onerosidad: en el sentido de que no exista otra medida cautelar menos gravosa que la solicitada para la consecución de la finalidad cautelar.

CUARTO.- fumus boni iuris

I. Carácter anticipatorio de la medida solicitada. Necesidad de enfoque pragmático.

9. La naturaleza cautelar de la presente medida exige una aproximación pragmática. Como venimos señalando en otras resoluciones, el carácter anticipatorio de las medidas cautelares en sede de propiedad industrial no puede devenir en una suerte de juicio plenario antes del juicio, lo que anularía la propia naturaleza de la medida cautelar y vaciaría de contenido el acto de juicio en sí mismo, y es inconsistente con la propia dinámica del procedimiento. En definitiva, la correcta tutela de los titulares de derechos de marca exige respetar el carácter cautelar de la medida, que no puede pretender una completa anticipación del resultado del plenario, ni puede verse afectada por cuestiones de arquitectura institucional. Un abordaje pragmático es exigido dadas las circunstancias dadas.

10. Lo relevante, en este caso, como recordaba el Auto del Tribunal de Marca de la Unión Europea (ATMUE) 13 de octubre de 2011 ( ROJ: AAP A 239/2011 - ECLI:ES:APA:2011:239A ), será el nivel de prueba exigido para poder acceder a la tutela cautelar. Esto es, la parte habrá de proveer buenos argumentos y pruebas sólidas que permitan, en un juicio indiciario, otorgar esa apariencia de buen derecho. No obstante lo anterior, cualquier juicio en esta sede se realiza con carácter cautelar y, por tanto, está sujeto a la consiguiente revisión, en caso de oposición del afectado si la medida se adopta inaudita pars altera,o de recurso de apelación si la medida se adopta en procedimiento contradictorio. A cambio, se deberán adoptar medidas que permitan el pronto señalamiento de vista, así como el dictado de sentencia. En definitiva, una rápida tutela cautelar, incluso con decisión sumaria sobre las peticiones de las partes, debe ir acompañada por un esfuerzo en el acortamiento de los plazos procesales, de forma que el posible perjuicio para las partes sea el menor posible. Con todo ello queremos decir que la medida cautelar no debe explayarse sobre cuestiones de Derecho más allá de cuando sea estrictamente necesario y que la motivación constitucionalmente debida ex 20 CE se cumple incluso con una fundamentación limitada que no agote los recursos del órgano judicial y permita resolver con rapidez una cuestión que se somete sin condicionar en exceso el resultado de la práctica de la prueba del plenario. Es en definitiva una tutela cautelar que debe ser seguida de una rápida tutela declarativa en la que se resuelva, entonces sí, con amplitud sobre las cuestiones objeto de controversia.

I. La protección del titular marcario. Ius prohibendi.

11. El artículo 9 del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017 dispone que el titular de esta estará facultado para prohibir a cualquier tercero, sin su consentimiento, el uso en el tráfico económico de cualquier signo en relación con productos o servicios cuando:

a) el signo sea idéntico a la marca de la Unión y se utilice en relación con productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca de la Unión esté registrada;

b) el signo sea idéntico o similar a la marca de la Unión y se utilice en relación con productos o servicios idénticos o similares a los productos o servicios para los cuales la marca de la Unión esté registrada, si existe un riesgo de confusión por parte del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca;

c) el signo sea idéntico o similar a la marca de la Unión, independientemente de si se utiliza en relación con productos o servicios que sean idénticos o sean o no similares a aquellos para los que la marca de la Unión esté registrada, si esta goza de renombre en la Unión y si con el uso sin justa causa del signo se obtiene una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca de la Unión o es perjudicial para dicho carácter distintivo o dicho renombre.

12. En los casos en los que se cumplan los requisitos del apartado 2 de artículo 9, al titular se le faculta, en particular, para prohibir:

a) colocar el signo en los productos o en su embalaje;

b) ofrecer los productos, comercializarlos o almacenarlos con dichos fines, u ofrecer o prestar servicios, con el signo;

c) importar o exportar los productos con el signo;

d) utilizar el signo como nombre comercial o denominación social, o como parte de un nombre comercial o una denominación social;

e) utilizar el signo en documentos mercantiles y publicidad;

f) utilizar el signo en publicidad comparativa, de una manera contraria a la Directiva 2006/114/CE.

13. El fundamento de la anterior prohibición es garantizar la protección al titular de derechos marcarios que pretende distinguir en el mercado los productos o servicios de su empresa de los de otras, y la protección de los consumidores que comparan las marcas existentes en el mercado con solicitudes posteriores con el fin de evitar el riesgo de confusión. En definitiva, se trata de proteger las funciones esenciales de la marca, entre la que se encuentra, con carácter principal aunque no exclusivo, la función indicadora del origen de los productos.

II. Las marcas de la parte actora.

14. La parte actora acredita ser titular de las siguientes marcas:

15. Marca de la Unión Europea ("MUE")núm. 2.970.366, figurativa, concedida y en vigor, registrada el 17 de febrero de 2004, para productos de la clase 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45,con el siguiente gráfico:

16. MUE núm. 4.723.102, mixta, "OLYMPIC COLLECTION",concedida y en vigor, registrada el 18 de octubre de 2016, para productos y servicios de las clases 3, 14, 16, 25,con el siguiente gráfico:

17. La parte actora presenta indicios suficientes sobre el carácter renombrado de las mismas, renombre que, en alguno de los casos, es muy elevado.

18. En el caso de los aros podríamos afirmar que se trata de un signo único y universal. Por tanto, es difícil establecer una reputación mayor en el mercado para productos de la clase 25, entre otros.

19. La parte demandada no ha puesto, a efectos cautelares, en duda el citado renombre.

III. Las infracciones cometidas por la parte demandada.

20. Intentaremos establecer con claridad los actos de infracción que se imputan a la demandada. La parte actora resume en el siguiente cuadro las infracciones identificadas:

21.

22. Lo cierto sin embargo es que las referencias infractoras se identifican con dos escenarios diferenciados que son los representados por las colecciones 1 y 2.

23. Tales colecciones aparecen identificadas en los apartados 127 a 139 de la demanda. Para una mejor claridad transcribimos los citados párrafos:

129. El 25 de julio de 2024-a un día de la ceremonia de inauguración de los JJ.OO. de París 2024 HOFF lanzó al mercado una colección de zapatillas de su modelo «City» de la marca «Hoff», que fue bautizada como «City Olympics»-que se traduce como «City Olimpiadas» o «City JJ.OO.»?, y está compuesta por cinco modelos de zapatillas de hombre y cinco modelos de zapatillas de mujer, cada uno en uno de los cinco colores de los famosísimos Anillos Olímpicos que están protegidos por una de las Marcas Invocadas: azul, amarillo, negro, verde y rojo. En particular, comprende los modelos Caeruleus Man/Woman, Flavus Man/Woman, Nigreos Man/Woman, Viridis Man/Woman y Rubeus Man/Woman, presentados ?la mayoría de las veces? en el mismo orden que sigue la secuencia de colores de los Anillos Olímpicos, tal y como se muestra a continuación:

130. Se acompaña, como Documento núm. 62, un dossier que recoge imágenes de los productos que conforman la colección «City Olympics» ?esto es, la Colección Controvertida I?,hoy en día a la venta, como mínimo, desde la página web de HOFF, www.thehoffbrand.com.

131. Para promocionar la Colección Controvertida I, el 20 de julio de 2024-cinco días antes del lanzamiento de la Colección Controvertida I y seis días antes del inicio de los JJ.OO. de París 2024- HOFF comenzó una campaña en redes sociales -principalmente en sus perfiles de Instagram, Facebook, TikTok, Pinterest y LinkedIn, y más tarde en su página web https://thehoffbrand.com/ y en las tiendas físicas insignia de HOFF en París, Londres, Madrid y Barcelona-, cuyos materiales reproducen signos idénticos o muy similares a las Marcas Invocadas y Signos Distintivos del COI. Esta amplia campaña publicitaria, que fue extensamente difundida en los medios propios de HOFF, todavía hoy en día sigue presente en internet.

132. Se acompaña, como Documento núm. 63, un dossier que recoge capturas de pantalla de los materiales usados para la promoción de la Colección Controvertida I en los perfiles de la Demandada en redes sociales como Instagram, Facebook, TikTok, Pinterest y LinkedIn, así como en la página web de la marca «Hoff», también propiedad de HOFF. Asimismo, se acompaña, como Documento núm. 64 y Documento núm. 64 bis, un acta de navegación y un vídeo, respectivamente, sobre los usos que consideramos infractores en la oferta, promoción y comercialización de la Colección Controvertida I. La grabación fue realizada el miércoles 21 de agosto de 2024 a las 17:15h. En los materiales promocionales se presentaba expresamente la Colección Controvertida I como inspirada en los JJ.OO., si bien, como veremos, la Demandada va mucho más allá de la mera inspiración, haciendo múltiples referencias, tanto verbales como gráficas, a las Marcas Invocadas y demás Signos Distintivos de la Actora.

133. Como parte de los materiales publicitarios usados para la promoción de la Colección Controvertida I, destaca la decoración que HOFF realizó de los escaparates de sus tiendas insignia en París, Londres, Madrid y Barcelona, puesto que se trata de una reproducción prácticamente idéntica de los Anillos Olímpicos protegidos por una de las Marcas Invocadas. Esta decoración se reveló el día del lanzamiento de la Colección Controvertida I (el 25 de julio de 2024) y, aunque ya no está presente en las tiendas físicas de HOFF, sus imágenes siguen publicadas en las principales redes sociales de HOFF ?Instagram y Facebook?. Entre los mensajes que acompañan la publicación de las fotografías de la decoración de los escaparates de HOFF en redes sociales, encontramos: «Recientemente hemos organizado un evento exclusivo para lanzar la colección CITY Olympics, inspirada en los icónicos anillos.El DJ @camporeale.00 puso el ambiente y los cócteles personalizados combinaron con los colores de las zapatillas. Nuestras tiendas insignia de París, Londres, Madrid y Barcelona lucieron escaparates únicos con la colección.Muchas gracias a todos los que lo celebraron con nosotros. Explora la colección de edición limitada en nuestro enlace en la bio. #TheHOFFBRand #CityOlympics»y «Hemos celebrado la inauguración de los Juegos Olímpicos con un evento especial en nuestra tienda de París.Esta cita, centrada en la presentación de nuestra última colección que hace un tributo a los coloridos anillos,tuvo lugar con música en directo y cócteles inspirados en los colores de las zapatillas. #CityOlympics #TheHOFFBrand» [el subrayado y las traducciones son nuestros]. Además, cabe señalar que, junto con la decoración de los escaparates realizada por HOFF y que usa la Marca Invocada del COI, se acompañaba el siguiente mensaje: «LIMITED EDITION INSPIRED BY OLYMPIC GAMES» (en castellano, "edición limitada inspirada por los Juegos Olímpicos").

134. También citamos algunas de las frases utilizadas por HOFF en los materiales publicitarios de la Colección Controvertida I (el destacado y la traducción ?en muchos casos? son nuestros):

135. Es decir, más de 22 referencias expresas-el concepto Olímpico/s («Olympic/s») se repite a lo largo de los materiales promocionales de la Colección Controvertida I en más de 11 ocasiones únicas y los términos Juegos Olímpicos/Juegos Olímpicos de París/París 2024 («Olympics», «Olympics Games» y «Paris 2024») más de 10 veces-. Amén de decir expresamente que HOFF y, por lo tanto, la Colección Controvertida I se inspira en los Juegos Olímpicos -«HOFF presenta 'City Olympics', una colección de edición limitada inspirada en los Juegos Olímpicos.La colección cuenta con cinco modelos, cada uno rindiendo homenaje a uno de los colores de los anillos olímpicos»-.

136. En cuanto a las referencias visuales o gráficas, estas son varias también:

137. Como hemos dicho, estas referencias gráficas o visuales se refuerzan mediante referencias verbales, que hacen mención expresa a los JJ.OO., a los Anillos Olímpicos, a su espíritu, legado y valores y/o al término «Olympic/s» (Olímpico/Olímpicos).

138. Con la reproducción de todos estos signos en los materiales publicitarios de la Colección Controvertida I, HOFF se está valiendo de la confusión que se genera entre estos signos y las Marcas Invocadas y los Signos Distintivos del COI y los productos y servicios propios de la Actora, así como de la gran reputación de la que gozan las Marcas Invocadas; cuya popularidad ha sido todavía mayor, si cabe, este verano, puesto que han tenido lugar los JJ.OO. de París 2024. En definitiva, el mensaje que quiere transmitir la Demandada es irrefutable: está no solo evocando, sino referenciando expresamente los Signos Distintivos y Marcas Invocadas del COI. La intencionalidad en estos actos es pues indiscutible.

139. Por último y, en otro orden de cosas, HOFF también viene ofreciendo, promocionando y comercializando una segunda colección de zapatillas compuesta por los diez modelos Thebes, Helike, Eretria, Corinth, Sparta, Elis, Athens, Argos, Aprus y Platea ?todos ellos de la gama Track & Field de HOFF?, para cuya promoción en su página web (https://thehoffbrand.com/) la Demandada reproduce Signos Distintivos del COI. En concreto, el mensaje que acompaña a la descripción de estos diez modelos de zapatillas es el siguiente: «En tributo a una de las tradiciones deportivas más antiguas, nuestra nueva línea de sneakers combina un aspecto clásico con elementos modernos. Con nombres de ciudades griegas, los modelos hacen honor a los primeros Juegos Olímpicos.Una silueta muy fácil de combinar, tan suave y flexible que se adaptan como una segunda piel. Esta línea de zapatillas rinde homenaje a la historia del atletismo a la vez que proporciona una experiencia elegante y ligera para el día a día.» (Énfasis añadido).

24. Centrando por tanto la cuestión podemos identificar los siguientes actos infractores por el uso de signos de tipo A, B y C:

* Colección I ("City Olympics"): Lanzada el 25 de julio de 2024, justo antes de los Juegos Olímpicos de París. Esta colección incluye cinco modelos de zapatillas de hombre y cinco de mujer, cada uno en un color de los anillos olímpicos (azul, amarillo, negro, verde y rojo). Fue promocionada ampliamente en redes sociales y tiendas físicas con ocasión de los JJOO, usando referencias explícitas y gráficas a los anillos olímpicos, además de mensajes que vinculaban la colección a los Juegos Olímpicos.

* Colección II: Esta segunda colección presenta modelos de zapatillas con nombres de ciudades griegas (Thebes, Athens, etc.), en homenaje a los primeros Juegos Olímpicos. Al igual que la Colección I, se utilizó el término "Juegos Olímpicos" en la promoción, referencia que según el COI, ha generado confusión con los signos distintivos del COI.

25. A efectos dialécticos tomaremos como referencia ambas colecciones a los efectos de determinar la existencia o no de infracción. No debemos olvidar que la parte actora reclama la existencia de infracción de marca renombrada pero también de actos de competencia desleal.

IV. En relación con los actos infractores cometidos al tiempo de promocionar la Colección I.

26. En primer lugar, resulta necesario destacar que resulta irrelevante considerar cual es el origen de la colección. Lo importante, en cuanto al juicio marcario de infracción o de competencia desleal, es el uso que se ha realizado de los signos hacia el mercado. Esto es, lo que nos importan, en este estadio, desde el punto de vista infractor, es cómo ha sido usado el signo en el mercado y si ese perjudica o menoscaba las funciones de marca. No es tan relevante, por tanto, que se haya utilizado a título de marca, expresión que deberíamos superar como tal, sino si el uso menoscaba la función comunicadora del signo. En esta línea, se trata de determinar cuál es el alcance del monopolio que la parte actora puede esperar de sus signos o, dicho de otra forma, cuál es la distancia que el titular de un signo registrado puede exigir a sus competidores.

27. En este sentido, tenemos que tener en cuenta que la parte demandada ha eliminado prácticamente todas las referencias a la colección I dado que la misma tuvo lugar especialmente durante el periodo olímpico de 2024. Por tanto, en este caso, lo que existe es una carencia de periculum. La infracción, de haberse cometido, ya se habría cometido.

28. Con todo, y a efectos cautelares, las partes discuten si se han eliminado todas las referencias. La parte demandada reconoce que a fecha de la presentación de la demanda existían algunos usos promocionales y a fecha de la vista, las partes no se han puesto de acuerdo sobre qué usos han desaparecido o no. En aras de la buena fe, sería deseable que, con anterioridad a la celebración de la vista de medidas cautelares, las partes puedan verificar de mutuo acuerdo los usos infractores para poder actualizar al Tribunal sobre la situación de hecho. Lo contrario provoca que el Tribunal pueda acabar escribiendo papel mojado si la parte demandada ha cesado efectivamente en el uso de los signos que se consideran infractores.

29. En todo caso, y a efectos cautelares tenemos que señalar que las marcas de la actora son marcas renombradas universales y que dicha reputación recae principalmente en los cinco anillos olímpicos. En cuanto a la marca : La imagen muestra los Anillos Olímpicos, un símbolo compuesto por cinco aros entrelazados en una concreta disposición (3 en la parte superior, 2 en la parte inferior) de diferentes colores: azul, amarillo, negro, verde y rojo. Estos aros representan la unión de los cinco continentes del mundo y el espíritu universal de los Juegos Olímpicos.

30. Por tanto, se trata de una referencia clara a los JJOO modernos. Los Juegos Olímpicos de la antigüedad, que tuvieron lugar entre los siglos VII a.C. (aproximadamente) y 4 d.C. compartían la idea de universalidad pero en modo alguno respecto de los 5 continentes actuales. En este sentido, los Juegos Olímpicos de la antigüedad se limitaban al mundo griego. La influencia romana en los mismos no se produce hasta el S. II a.C. tras la conquista de Grecia por Roma. Sin embargo los Juegos Olímpicos siguen siendo un evento esencialmente griego y de carácter deportivo, social, religioso y político.

31. Por tanto, los Juegos Olímpicos de la antigüedad se diferencias sustancialmente de los juegos ideados por el Barón de Coubertin en el siglo XIX , que se inician en 1896 y que se identifican, a partir de 1913 con los citados anillos olímpicos entrelazados anteriormente descritos y hoy registrados como marca de la Unión Europea.

32. Por tanto, la marca actora es titular de los siguientes signos: y .

33. Por todo ello, debemos señalar que el elemento verdaderamente distintivo son los anillos olímpicos. La concreta disposición de los mismos y el uso que se ha hecho del signo en blanco y negro permite extender las conclusiones de reputación al signo gráfico de la marca 4.723.102. Los anillos olímpicos son un signo altamente distintivo, único y universal.

34. Como punto de partida, no debemos olvidar que un signo altamente reputado puede ser a su vez un signo con una distintividad alta o baja y, al mismo tiempo, puede que un signo reputado se componga de elementos que contienen una distintividad alta o baja. En este sentido, 31/05/2017, T-637/15, SOTTO IL SOLE ITALIANO SOTTO IL SOLE / VIÑA SOL et al., EU:T:2017:371; 26/06/2018, T-537/15, INPOST / POST et al., EU:T:2018:384; 25/02/2016, T-402/14, AQUALOGY (fig.) / AQUALIA et al., EU:T:2016:100; 12/06/2024, T-604/22, TOUR DE X (fig.) / TOUR DE FRANCE et al., EU:T:2024:377; 15/11/2023, T-677/22, imaster.golf (fig.) / MASTERS et al., EU:T:2023:720.

35. Dicho lo anterior, y a efectos cautelares, la expresión OLYMPIC COLLECTION de la marca 4.723.102 no es un elemento distintivo fuerte.

36. En primer lugar, porque el término "collection" describe un conjunto de prensas o accesorios diseñados por una marca para una temporada o un evento específico, como son los Juegos Olímpicos. En este sentido, se trata de una palabra habitual en el lenguaje de la moda que forma parte del vocabulario básico inglés que será conocido por cualquier ciudadano de la unión europea.

37. El término "olympics" es también una palabra de uso común, generalmente conocida por los hablantes de la Unión Europea indiferentemente de cual sea su lengua de comunicación habitual. Tanto en inglés como en castellano el término "olympics" o su homologo "olímpico" poseen el mismo significado nos remitimos a la definición del DRAE por ser públicamente accesible, sin perjuicio de la verificación de diccionarios ingleses):

38.

39. Lo anterior nos lleva a afirmar que el término "OLYMPICS" tiene una distintividad muy baja en la medida en que refiere, bien los juegos de las olimpiadas, tanto antiguas como modernas, bien el monte Olimpo, bien perteneciente a la ciudad de Olimpia. En la medida en que es "perteneciente a los juegos de las olimpiadas" (antiguas o modernas), el término tiene un carácter distintivo muy bajo, prácticamente descriptivo para ciertas clases de productos o servicios. De ahí que la parte actora no aporte ningún registro de una marca denominativa en la que se refiera, únicamente, el término "Juegos Olímpicos" o "olímpico", desprovisto de algún signo gráfico como son los altamente reputados anillos olímpicos.

40. Resta por analizar el uso que se ha realizado por la parte demandada para la promoción en el mercado de determinados calzados.

41. En este sentido, tenemos que señalar que el público pertinente ha podido establecer un vínculo entre la referida colección y las marcas de la actora por la evocación directa de los anillos olímpicos . La parte actora no solo "homenajea" las olimpiadas, sino que lo hace en relación con las olimpíadas modernas y , en particular, con los anillos. Basta recordar las múltiples referencias establecidas a los mismos y que se identifican en el cuadro de la página 55 de la demanda rectora:

42.

43. A ello ha de sumarse la presentación de la tienda. El dress tradees, sin duda, una evocación de los anillos olímpicos. La parte actora se defiende señalando que se trata de los colores primarios y que no hubo ninguna intención de evocación. Sin embargo, ello no es cierto. Los colores primarios son el rojo, amarillo y azul. Por tanto, faltarían el negro y el verde. Es cierto que rojo, amarillo, azul y verde son colores básicos por ser los tres primeros colores primarios y el verde un color secundario. Sin embargo, el negro se encuentra fuera del espectro visible del color. Hoy se admite como color, pero color acromático. Por tanto, si acudimos a la paleta de colores básicos son múltiples las combinaciones que nos permiten obtener los colores secundarios y varios los que se pueden obtener, entre ellos el magenta que no aparece en la selección de la demandada. La cuestión radica en que la parte demandada, de todos los colores básicos disponibles, incluyendo tanto los cromáticos como los acromáticos (blanco y negro) decidió casualmente realizar una colección con los 5 colores que conforman los anillos olímpicos y promocionarlos a través de un dress tradeque representa los cinco anillos y advirtiendo expresamente que se trataba de un homenaje a los anillos olímpicos, a los Juegos de Paris (por tanto, a los juegos de la modernidad), y a "los valores compartidos". En este sentido, tales referencias son suficientes para establecer una similitud entre los signos y, atendiendo al conjunto de circunstancias, establecer un vínculo entre la presentación de los productos y las marcas registradas de la parte actora. Al mismo tiempo, se cumplen las circunstancias de antijuricidad exigidas por el artículo 9.2 en su letra c) RMUE en la medida en que, mediante tal vinculación se pretende una transferencia de valores de las marcas registradas de la actora a la demandada. Tal transferencia de valores se admite expresamente cuando en una de las afirmaciones se dice: "Esta cápsula pretende captar no solo la esencia de los Juegos Olímpicos de París,sino también el inconfundible espíritu smart casual que define a la marca. 'City Olympics' refleja los valores compartidos de la marca y el legado olímpico:estilo, originalidad y autenticidad.". Es tal el homenaje que el departamento de marketing de THE HOFF deseó realizar de los Juegos Olímpicos que la colección "PRIMARY" se comercializó en circunstancias aptas para generar una transferencia de valores de la parte actora a la parte demandada con el consiguiente riesgo de parasitismo. Por tanto, en relación con la Colección I, debemos entender que existe fumus boni iuris.

44. Es cierto, con todo, que algunas menciones identificadas como signos tipo B y C podrían caer dentro del ámbito de la competencia desleal. Dado el carácter cautelar no es necesario establecer un razonamiento más extenso que el ya señalado en orden a identificar los anillos olímpicos como el signo reputado de forma que o bien se produce una infracción del artículo 6 LCD o bien del artículo 12 LCD, siendo los Juegos Olímpicos un producto único, universal y singularmente competitivo al identificar, de hecho, un monopolio competitivo, como demuestra el artículo 77 de la Ley del Deporte. Al mismo tiempo, existe una infracción de normas, conforme a lo dispuesto en el artículo 15 LCD que igualmente daría lugar a la calificación de desleal de la conducta.

45. La referencia, en todo caso, no es baladí, puesto que en todos estos casos, la competencia de este Tribunal no puede extenderse a todo el territorio de la Unión Europea sino solamente al territorio de español. Con todo, y dado que nuestra posición difiere de la postura de la actora en cuanto a la identificación de los signos, considerando además que la esencia de la infracción marcaria se produce en signos de tipo A y C. Considerando igualmente que no sería descartable apreciar una infracción marcaria en relación con los signos tipo C, a efectos de las presentes medidas cautelares, consideramos que la medida debe adoptarse en todo el territorio de la Unión Europea. Es difícil establecer una distinción de signos en el caso de la Colección I y, por ello, en sede de cautelares, debemos interpretar la conducta infractora de forma holística. Tampoco la parte demandada ha entrado en tal disección de las conductas realizadas toda vez que asumían la terminación de la conducta infractora identificada como Colección I.

V. En relación con los actos infractores cometidos en relación con la Colección II.

46. En cuanto a la colección II, lo cierto es que no consideramos que quede acreditado el fumus boni iurisen línea con lo señalado por la demandada en el acto de la vista. Recordemos cuál es la infracción que se denuncia por la demandante:

Por último y, en otro orden de cosas, HOFF también viene ofreciendo, promocionando y comercializando una segunda colección de zapatillas compuesta por los diez modelos Thebes, Helike, Eretria, Corinth, Sparta, Elis, Athens, Argos, Aprus y Platea ?todos ellos de la gama Track & Field de HOFF?, para cuya promoción en su página web (https://thehoffbrand.com/) la Demandada reproduce Signos Distintivos del COI. En concreto, el mensaje que acompaña a la descripción de estos diez modelos de zapatillas es el siguiente: «En tributo a una de las tradiciones deportivas más antiguas, nuestra nueva línea de sneakers combina un aspecto clásico con elementos modernos. Con nombres de ciudades griegas, los modelos hacen honor a los primeros Juegos Olímpicos.Una silueta muy fácil de combinar, tan suave y flexible que se adaptan como una segunda piel. Esta línea de zapatillas rinde homenaje a la historia del atletismo a la vez que proporciona una experiencia elegante y ligera para el día a día.» (Énfasis añadido).

47. No es controvertido que la parte demandada no emplea en este caso los colores de los anillos olímpicos. De la misma manera, no consta que contenga referencia alguna a los Juegos Olímpicos modernos y, en particular, a Paris 2024. No es controvertido que la línea de zapatos se identifica mediante ciudades de la antigua Grecia. Del tenor literal de la demanda se advierte que la infracción se habría cometido por la siguiente mención: los modelos hacen honor a los primeros Juegos Olímpicos.

48. Señalado lo anterior, cabe afirmar que la parte actora pretende un monopolio de los Juegos Olímpicos, independientemente de la etapa, lo que resulta inadmisible. Ni el Barón de Coubertin ni el Comité Olímpico Internacional inventaron los Juegos Olímpicos. Los "Juegos Olímpicos" se inician alrededor del s. VIII a.C., y toman su nombre de la ciudad de Olimpia. Los Juegos Olímpicos, como tal, forman parte del patrimonio inmaterial de la humanidad y, en particular, de la herencia cultural europea. Sin ir más lejos, la ciudad de Olimpia es Patrimonio Mundial de la UNESCO desde 1989. Los Juegos Olímpicos son, por decirlo de otra manera, un legado de Europa al mundo y, en particular, uno de los muchos legados de la cultura griega al mundo que ha pervivido hasta el presente. Es cierto que ello se ha debido en gran medida a la organización deportiva que el Barón Pierre de Coubertin realiza en el siglo XIX y que, a modo de homenaje, llamará Juegos Olímpicos. Sin embargo, el COI solo puede reclamar derechos de exclusiva respecto de los símbolos que identifiquen los Juegos Olímpicos modernos, pero no extenderlo en modo alguno a los juegos de la antigüedad. Que un tercero, sea competidor o no, aproveche el ciclo olímpico de los Juegos Olímpicos modernos para publicitar, promocionar o comercializar productos o servicios relacionados con los Juegos Olímpicos antiguos puede ser una conducta molesta pero no resulta anticompetitiva ni desleal. Esto es, ni permite entender que existe un menoscabo de las funciones de las marcas de la actora, ni permite entender que es objetivamente contrario a la buena fe aunque se realice en el mercado y con fines concurrenciales ( artículo 4 LCD).

49. Dicho de otro modo, la titularidad de los signos del COI y su posición como organizador de los Juegos Olímpicos modernos no permite a este extender su monopolio más allá de los citados Juegos Olímpicos modernos, siempre y cuando por el demandado no haya generado un escenario infractor. En este caso, descartada la infracción marcaria, puesto que no existe vínculo alguno, y dado que no existe similitud entre signos, descartado también el juicio por confusión, debemos validar la conducta desde el prisma de la competencia desleal.

50. Y dentro de esa competencia desleal, debe establecerse una vinculación suficiente por la forma de presentación de los productos para que se genere ese escenario infractor, en el que se pueda entender que existe una infracción de los artículos 6 o 12 LCD. Este tipo de menciones son la que apreciábamos mayormente en relación con la Colección I pero que servían para contextualizar la infracción de marca renombrada precisamente porque tales frases o elementos denominativos evocaban de forma directa los signos de la parte actora que identifican los Juegos Olímpicos modernos y, por ende, menoscaban las funciones de la marca al generar un escenario apto para la transferencia de valores de una marca universal como es la marca de la actora a la marca de la demandada. Apreciábamos finalmente la posible infracción de competencia desleal.

51. En el presente caso la mera referencia a los Juegos Olímpicos de la antigüedad, incluso en periodo olímpico, no es infractor. Ni puede generar confusión con los Juegos Olímpicos modernos ( artículo 6 LCD), ni la reputación de la actora recae en los Juegos Olímpicos de la antigüedad, que no organizó porque, en aquella época no existía.

52. Finalmente, tampoco se puede apreciar en este caso infracción del artículo 15 LCD por infracción de la Ley 39/2022, de 30 de diciembre, del Deporte. El artículo 77 LCD establece que la explotación o utilización, comercial o no comercial, del emblema de los cinco anillos entrelazados, de las denominaciones «Juegos Olímpicos», «Olimpiadas» y «Comité Olímpico», y de cualquier otro signo o identificación que por similitud se preste a confusión con los mismos, queda reservada en exclusiva al Comité Olímpico Español. Ninguna persona jurídica, pública o privada, podrá utilizar dichos emblemas y denominaciones sin autorización expresa del Comité Olímpico Español.Independientemente de que se trate de una norma concurrencial o no (lo que supondría una inversión de la carga de la prueba respecto de la obtención de una ventaja desleal), el artículo 77 LD no puede ir más allá de su objeto. Y tal objeto se describe, en cuanto a las funciones del Comité Olímpico Español, en el artículo 75 de la citada Ley que identifica, de forma clara e indiscutible, los Juegos Olímpicos modernos, no los Juegos Olímpicos de la antigüedad. Por tanto, no existe infracción alguna de normas por el hecho de emplear el signo "Juegos Olímpicos", "olimpiadas", "olímpico" u otros similares cuando del contexto y el uso que se refiere se advierte que se realiza en relación con los Juegos de la antigüedad y no en relación con los Juegos Olímpicos modernos.

VI. En relación con los autos de julio de 2024 y la falta de vinculación.

53. No resulta afortunada la cita de los autos de julio de 2024 a los efectos de pretender algún tipo de vinculación parte de este Tribunal. No puede en modo alguno considerarse que las valoraciones de los autos de julio de 2024 dictados a raíz de dos solicitudes cautelares por parte del COI vinculan en modo alguno a este Tribunal dado que los hechos sobre los que se asientan son radicalmente diferentes.

54. En primer lugar, porque aquellas medidas se adoptan inaudita parte ante la inminencia de los Juegos Olímpicos, medidas que no fueron discutidas por las partes demandadas por lo que este Tribunal no se enfrentó en ningún momento a un debate contradictorio.

55. En segundo lugar, porque los signos allí impugnados y los aquí impugnados difieren significativamente. En especial, con la colección II. Damos por reproducidas las advertencias realizadas con anterioridad, pero pretender una extensión de aquellas resoluciones a la presente sin tener en cuenta la diferente naturaleza procesal de las medidas y la diferencia de las conductas infractoras es un ejercicio no admisible ante este Tribunal. Este Tribunal no actúa con base a automatismos cuando las circunstancias del caso son diferentes de las anteriormente consideradas.

QUINTO.- periculum in mora.

56. Establecer el artículo 728.1 LEC que sólo podrán acordarse medidas cautelares si quien las solicita justifica, que, en el caso de que se trate, podrían producirse durante la pendencia del proceso, de no adoptarse las medidas solicitadas, situaciones que impidieren o dificultaren la efectividad de la tutela que pudiere otorgarse en una eventual sentencia estimatoria. No se acordarán medidas cautelares cuando con ellas se pretenda alterar situaciones de hecho consentidas por el solicitante durante largo tiempo, salvo que éste justifique cumplidamente las razones por las cuales dichas medidas no se han solicitado hasta entonces.

57. No debemos olvidar que la especial naturaleza de las medidas cautelares en sede de protección de derechos de propiedad industrial afecta también a la configuración de los presupuestos. El riesgo que para el titular del derecho de propiedad industrial supone el retraso procesal es innato a la infracción del derecho de exclusiva dado el carácter anticipatorio que la medida cautelar tiene por lo que, advertida la infracción y declarada la existencia de fumus boni iuris, el periculum in mora surge casi como un mero automatismo. Lo explicaba la AP Alicante (Sección 8ª), en su auto núm. 70/2017 de 1 junio:

En cuanto a la concurrencia del peligro por retardo procesal hemos de señalar que este Tribunal ha venido considerando que tal riesgo es innato en la infracción del derecho de exclusiva, fundamentándose en el hecho de que se reconozca legalmente como medida cautelar aquellas que constituyen un adelantamiento del fallo, en este caso, la cesación y remoción de efectos lo que implica, por su propia naturaleza, la persistencia misma del fumus supone un gravamen innato al proceso en tanto implica el mantenimiento de la presunta infracción.

En efecto, el periculum in mora se construye sobre la base del peligro que podría producirse durante la pendencia del proceso de no adoptarse las medidas solicitadas, y en concreto de situaciones que impidieren o dificultaren la efectividad de la tutela que pudiere otorgarse en una eventual sentencia estimatoria tales como la difusión indebida en el mercado y la comercialización de los productos que incorporan las marcas protegidas, lo que conlleva que de no adoptarse la medida cautelar, la tutela judicial definitiva podría verse impedida en la práctica al perpetuarse durante la pendencia del litigio la infracción, con merma evidente de los derechos del titular de la exclusiva y quebranto de su prestigio en el mercado y respecto de los consumidores, que asimismo quedan protegidos al impedir que se perpetúe la situación de confusión y engaño que se denuncia.

Pues bien, es desde esta perspectiva, es decir, desde la que proporciona la necesaria protección del interés individual del titular de la exclusiva y del interés colectivo que se ubica en el consumidor usuario receptor final del producto, de la que proporciona el art. 24 CE (RCL 1978, 2836) que debe interpretarse el sentido del art. 137-1 LP a fin de articular la debida consonancia entre esa norma y aquellos objetivos y derechos en relación al necesario establecimiento de medidas tales como el cese de la presunta infracción.

Dicho de otro modo, si hay apariencia de infracción, el tiempo procesal agrava de modo intolerable la situación porque hace actual en cada momento la indiciaria infracción que es lo que trata de evitar la norma al reconocer como medidas aquellas que adelantan el fallo - art 137-1 LP y 726-2 LEC .-

58. En tales lides, sin embargo, tenemos que tener en cuenta que, el periculum in mora de las medidas solicitadas en cuanto a la colección I ha sido discutido por haberse removido cualquier referencia en el trafico económico. Lo cierto es que a fecha de la vista no se ha podido comprobar dicha remoción por lo que el periculum, como tal, existe. Sería de agradecer que las partes de mutuo acuerdo pudieran llegar a alguna suerte de compromiso mediante la verificación el mismo día de las medidas o el día de antes de la situación infractora sin remitirse a la situación a fecha de presentación de la demanda de cautelares. Son las partes las que tienen los medios necesarios para determinar la existencia de la infracción.

59. En la medida en que la ejecución de una medida cautelar debe apreciarse de oficio, lo que sí podemos observar es que en la página web de THE HOFF la referencia es a CITY PRIMARY con la siguiente descripción "La icónica silueta CITY celebra los colores primarios a través de una colección de edición limitada inspirada en la primera teoría del color de François de Aguillon", sin que conste ninguna referencia a los Juegos Olímpicos. Véase https://thehoffbrand.com/collections/zapatillas-mujer y https://thehoffbrand.com/collections/primary-woman en relación con la línea de mujer, así como https://thehoffbrand.com/collections/zapatillas-hombre y https://thehoffbrand.com/collections/primary-man en relación con la de hombre. (acceso 29/10/2024 a las 14:34).

60. No obstante lo anterior, la parte demandada no ha podido clarificar si, en la fecha de hoy, se ha podido eliminar toda referencia a la Colección I tal y como ha sido comercializada con ocasión de los Juegos Olímpicos de Paris 2024 en las redes. En este sentido, deberá ser en el declarativo donde la parte realice un mayor esfuerzo a los efectos de establecer en fin de la conducta supuestamente infractora, en el caso de que se declare definitivamente que se cesó en los actos infractores antes incluso de la adopción de la presente medida pero no impide la adopción de la medida cautelar.

SEXTO.- Instrumentalidad y proporcionalidad.

61. De conformidad con el artículo 726.1.párrafo 1º de la LEC, corresponde a este Juzgador efectuar un juicio de instrumentalidad con cada una de las medidas solicitadas, en el sentido de analizar la adecuación de cada una de ellas con relación a la debida tutela de la pretensión principal. Para ello, debe tenerse presente que en el proceso principal se ejercita una acción de infracción marcaria. De esta forma, la primera pregunta es si la medida solicitada es adecuada para garantizar la tutela interesada. La segunda, si la medida solicitada no puede ser sustituida por otra menos onerosa para el solicitado.

62. En este sentido, la parte solicita lo siguiente:

I.-Ordene a THE HOFF BRAND, S.L.,con carácter provisional, el cese inmediato y la abstención en el ofrecimiento, la promoción, la comercialización y, en general, en la realización de cualquier acto de explotación, de zapatillas (calzado) bajo los signos:

(conjuntamente, "Signos Tipo A"),a través de canales físicos y online, incluida su página web www.thehoffbrand.com y perfiles de redes sociales (tales como Instagram, Facebook, Pinterest, LinkedIn y TikTok); a título principal,en el territorio de la UE y, subsidiariamente,en España.

II.-Ordene a THE HOFF BRAND, S.L.,con carácter provisional, el cese inmediato y la abstención en el ofrecimiento, la promoción, la comercialización y, en general, en la realización de cualquier acto de explotación, de zapatillas (calzado) haciendo uso de los signos «CITY OLYMPICS», «CITYOLYMPICS» y «OLYMPICS» (conjuntamente, "Signos Tipo B"),a través de canales físicos y online, incluida su página web www.thehoffbrand.com y perfiles de redes sociales (tales como Instagram, Facebook, Pinterest, LinkedIn y TikTok), incluso si esto implica cualquier negocio jurídico, a título principal,en el territorio de la UE y, subsidiariamente,en España.

III.-Ordene a THE HOFF BRAND, S.L.,con carácter provisional, el cese inmediato y la abstención en el ofrecimiento, la promoción, la comercialización y, en general, en la realización de cualquier acto de explotación, de los términos «Juegos Olímpicos», «Olimpiadas», «Olímpico-s/a-s», «Espíritu Olímpico», «Colores Olímpicos», «Anillos Olímpicos» y la designación olímpica «París 2024» (Conjuntamente, "Signos Tipo C"), para el ofrecimiento, la promoción y la comercialización de zapatillas deportivas, zapatillas o calzado, a través de canales físicos y online, incluida su página web www.thehoffbrand.com y perfiles de redes sociales (tales como Instagram, Facebook, Pinterest, LinkedIn y TikTok), incluso si esto implica cualquier negocio jurídico, a título principal,en el territorio de la UE y, subsidiariamente,en España.

IV.-Ordene a THE HOFF BRAND, S.L.la retirada, con carácter provisional y a su costa -en un plazo máximo de dos (2) días hábiles o en el que alternativamente fije el juzgado-, de cualquier anuncio, documento, material publicitario, o cualquier otro tipo de material que incluya signos reproducidos en los tres apartados anteriores, esto es, los Signos Tipo A, B y C, incorporados a cualquier gama de zapatillas deportivas (calzado), y su depósito bajo el control del Juzgado o, alternativamente, de un depositario designado judicialmente a propuesta del COMITÉ OLÍMPICO INTERNACIONAL, incluso si ello implica su recompra o adquisición a través de cualquier negocio jurídico de sus mayoristas, distribuidores y clientes, excluyendo las vendidas al consumidor final.

V.-Ordene a THE HOFF BRAND, S.L.la formación y confección, a su costa, y puesta a disposición del juzgado, en el plazo máximo de dos (2) días hábiles o en el plazo que alternativamente fije el Juzgado, de una nota certificada por un auditor contable que comprenda el inventario de todo el calzado vendido bajo los Signos Tipo A, B y/o C y, que comprenda tanto la identificación de la denominación social y datos fiscales de la entidad vendedora como el inventario de los modelos y colecciones vendidos desde el inicio de la comercialización hasta la fecha de emisión de la certificación, identificando la identidad del comprador (exceptuando a los consumidores finales) así como el inventario de los productos retirados de acuerdo con la medida provisional IV anterior, con identificación del cliente, lugar y dirección del que han sido recogidas y la dirección en la que serán depositadas.

63. Es claro que las medidas se acordarán únicamente en relación con la colección I.

64. Dicho lo anterior, las medidas solicitadas en los apartados I a V no cumplen, en todos los casos, con el requisito de proporcionalidad. En este sentido, debe concederse un plazo mayor:

a. de 10 días para el cese en los términos solicitados en los puntos I y IV en los términos que se dirá.

b. De 1 mes en relación con el apartado V.

65. En cuanto al principio de proporcionalidad, la parte demandada ha discutido que el punto IV consistente en el depósito de los bienes. De las alegaciones formuladas en el acto de la vista se ha aclarado que la infracción se imputa a la comercialización y no al uso de determinados colores, por tanto, el depósito de los productos no es instrumental de la medidas.

66. Finalmente, en cuanto a las medidas de cesación acordadas, el artículo 44 LM señala que cuando se condene a la cesación de los actos de violación de una marca, el Tribunal fijará una indemnización de cuantía determinada no inferior a 600 euros por día transcurrido hasta que se produzca la cesación efectiva de la violación. El importe de esta indemnización y el día a partir del cual surgirá la obligación de indemnizar se fijará en ejecución de sentencia.En este sentido, nada impide que la indemnización coercitiva se acuerde en sede de medidas cautelares. Como ya venimos razonando en sede declarativa, el artículo 44 LM no impone ni siquiera la firmeza de la sentencia, se limita a señalar la ejecución de la condena. Si el órgano jurisdiccional se viera privado de poder imponer una multa coercitiva con la orden de cesación adoptada en sede de medidas cautelares, la efectividad de las mismas, de una importancia tangencial en sede de derechos de propiedad intelectual, se vería seriamente mermada. Por ello, y ante la no distinción de la ley, ninguna distinción debe establecer el órgano jurisdiccional, considerando además que la ejecución de la medida se hará de oficio.

67. En efecto, el artículo 738.1 LEC convalida la citada interpretación en la medida en que señala que. acordada la medida cautelar y prestada la caución se procederá, de oficio, a su inmediato cumplimiento empleando para ello los medios que fueran necesarios, incluso los previstos para la ejecución de las sentencias.Pues bien, precisamente uno de los medios previstos para la ejecución de las sentencias es la imposición de indemnizaciones coercitivas en el caso de incumplimiento de la orden de cesación en el artículo 44 LM lo que habilita su imposición de forma clara en sede cautelar.

68. Con todo, no procede pronunciarse en este momento sobre la posible imposición de la multa coercitiva sino en el caso de incumplimiento, en sede de ejecución, que se llevará a cabo de oficio por parte del propio órgano jurisdiccional en el caso de incumplimiento como establece el artículo 738 LEC, no obstante considerarse razonable la cuantía de 1500€ (se trata incluso de una cuantía comedida habida cuenta del alto renombre de las marcas presuntamente infringidas).

SÉPTIMO.- Caución.

69. La prestación de caución más que un presupuesto para la adopción de medidas cautelares es una condición para el caso de que las medidas sean acordadas. Con dicha caución se pretende responder de los daños y perjuicios que se pudieran causar con su adopción al patrimonio de la demandada cuando no se obtuviera dicha sentencia estimatoria.

70. Debemos recordar en este sentido que artículos 730.2 LEC, 741.2 LEC y 745 prevén la responsabilidad de los daños y perjuicios que haya producido al sujeto respecto del cual se adoptaron las medidas en los supuestos de revocación o alzamiento de las mismas.

71. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha tenido la ocasión de pronunciarse sobre la procedencia de la indemnización de los daños causados por la adopción de medidas cautelares posteriormente alzadas en los casos C-688/17 - Bayer Pharma de 12 de septiembre de 2019 (ECLI: EU:C:2019:722) y en el caso C-473/22, Mylan, de 11 de enero del 2024, (ECLI: EU:C:2024:8) en relación con la correcta interpretación del art. 9.7 de la Directiva 2004/48/CE.

72. El citado artículo 9.7 dispone lo siguiente:

En los casos en que las medidas provisionales hayan sido derogadas o dejen de ser aplicables debido a una acción u omisión del solicitante, o en los casos en que se compruebe posteriormente que no ha habido infracción o amenaza de infracción de un derecho de propiedad intelectual, las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar al solicitante, a petición del demandado, que indemnice a éste de manera adecuada para reparar todos los perjuicios causados por dichas medidas.

73. A pesar de las dudas suscitadas por el caso C-688/17 - Bayer Pharma de 12 de septiembre de 2019 (ECLI: EU:C:2019:722), en el caso C-473/22, Mylan, de 11 de enero del 2024, (ECLI: EU:C:2024:8) se confirma la corrección del sistema español de responsabilidad objetiva. El citado sistema, en todo caso, no impide que se tengan en cuenta las circunstancias el supuesto de hecho que es sometido a consideración del tribunal, como así ha sido advertido por la propia jurisprudencia, ni tampoco que no deba de acreditarse el daño causado y el nexo de causalidad.

74. La parte actora considera que de conformidad con lo previsto en el artículo 728 LEC y en el artículo 129 LP, aplicable a las marcas ex Disposición adicional primera de la LM , esta parte se ofrece a prestar la caución que este Juzgado estime suficiente para responder de los daños y perjuicios que eventualmente pudieran ocasionarse a la parte frente a las que se instan las presentes medidas cautelares y que esta parte considera que en ningún caso serán superiores a la cantidad de mil euros (1.000 €), atendiendo al cualificado fumus boni iuris concurrente, y a la naturaleza de las medidas.

75. La citada cuantía no ha sido discutida por la demandada por lo que se fija en los términos solicitados.

OCTAVO.- Costas.

76. Dada la adopción inaudita altera parsno procede la imposición de costas, sin perjuicio de lo que proceda en el caso de oposición a las mismas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 739 LEC.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.