Sentencia Civil Juzgado d...o del 2024

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14/01/2025

Sentencia Civil Juzgado de lo Mercantil de València nº 1, Rec. 853/2023 de 31 de mayo del 2024

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Orden: Civil

Fecha: 31 de Mayo de 2024

Tribunal: Juzgado de lo Mercantil nº 1

Ponente: SALVADOR VILATA MENADAS

Núm. Cendoj: 46250470012024100012

Núm. Ecli: ES:JMV:2024:250

Núm. Roj: SJM V 250:2024


Encabezamiento

S E N T E N C I A Nº

En Valencia, a treinta y uno de mayo de dos mil veinticuatro.

VISTOS por el Ilmo. Sr. D. SALVADOR VILATA MENADAS, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Mercantil numero 1 de Valencia, los presentes autos de juicio declarativo ordinario, registrados con el numero 853/2023 de los asuntos civiles de este Juzgado; siendo partes D. Pio, INMOBENI 2015 S.L. y SERVICIOS INMOBILIAROS VH S.L., representados por el Procurador Sra. Mas Victoria y con la dirección del Letrado Sr. Arana Amor, como parte demandante y D. Isidro, D. Aurelio e INMO VIRTUAL BENIDORM S.L., representados por el Procurador Sr. Montalvo Barragán y asistida del Letrado Sr. Falcón Morales, como parte demandada, se procede,

EN NOMBRE DE S.M. EL REY

a dictar la presente resolución.

Antecedentes

PRIMERO.- La expresada parte demandante promovió demanda, que por reparto fué turnada a este Juzgado, frente al ya citado demandado, interesando que tras los tramites procedimentales pertinentes se dictase sentencia conteniendo los siguientes pronunciamientos:

DECLARE:

1.- Que D. Pio, como titular de la Marca Española núm. M3691491 tiene derechos exclusivos y excluyentes sobre la misma.

2.- Que D. Isidro, D. Aurelio e INMO VIRTUAL BENIDORM, S.L han infringido los derechos exclusivos de D. Pio mediante la oferta, promoción y comercialización de servicios inmobiliarios y la gestión de una agencia inmobiliaria en general en los términos descritos en el Hecho Segundo de esta demanda.

3.- Que los actos de infracción de marca llevados a cabo por D. Isidro, D. Aurelio e INMO VIRTUAL BENIDORM, S.L han causado daños a D. Pio, INMOBENI 2015, S.L. y SERVICIOS INMOBILIARIOS VH, S.L.

CONDENE a D. Isidro, D. Aurelio e INMO VIRTUAL BENIDORM, S.L a:

1.- Estar y pasar por las anteriores declaraciones.

2.- Cesar y abstenerse de llevar a cabo en el futuro cualquier uso directo o indirecto, esto es por medio de cualquier tercero -como por ejemplo un licenciatario - ya sea persona física o jurídica que se utilice a estos efectos o en la que se participe de cualquier manera por su parte, del signo VIRTUAL HOME ya sea solo o acompañado de otros elementos gráficos y/o denominativos, en cualquier medio físico u online y en particular, ofrecer, promocionar, todo el territorio español servicios idénticos o similares a los reivindicados por la marca VISUAL HOME de la demandante indicada en el Hecho Primero, y en particular, aunque sin carácter exclusivo servicios inmobiliarios o de promoción inmobiliaria de cualquier tipo.

3.- Ordenar la retirada del tráfico económico y destrucción a su costa de cualquier soporte material (rótulos, carteles, trípticos, catálogos o cualquier otro) en el que se reproduzcan el signo VIRTUAL HOME ya sea solo o acompañado de otros elementos gráficos y/o denominativos para ofrecer, promocionar, comercializar, publicitar u ofrecer en cualquier modo en el comercio en todo el territorio español servicios idénticos o similares a los reivindicados por la marca VISUAL HOME de la demandante indicada en el Hecho Primero, y en particular, aunque sin carácter exclusivo servicios inmobiliarios o de promoción inmobiliaria de cualquier tipo.

4.- Indemnizar solidariamente a los codemandantes por los daños y perjuicios sufridos en la cuantía que se determine en ejecución de sentencia, de acuerdo a las bases fijadas en la demanda, y que se exponen en el Hecho Sexto y el Fundamento de Derecho Material Tercero y todo ello con abono de los intereses correspondientes.

5.- Pagar en concepto de indemnización coercitiva, una cantidad no inferior a SEISCIENTOS EUROS (600 €), por cada día transcurrido en la violación, desde que ésta sea declarada de forma firme y definitiva.

Todo ello con expresa condena en costas a la parte demandada.

SEGUNDO.- Admitida a trámite la demanda, se emplazó a la parte demandada para que en plazo legal compareciere en autos y la contestase, bajo apercibimiento de rebeldía, lo que vino verificado en legal forma. Seguidamente se convocó a las partes a la celebración de la audiencia previa, que tuvo lugar en fecha 18 de abril de 2024, concurriendo las partes personadas, ratificando por su orden sus respectivos escritos procesales y proponiendo los medios probatorios de que intentaban valerse, lo que vino proveído en el acto por el Juzgador con el resultado que quedó registrado en el soporte audiovisual pertinente, señalándose para que se celebrara el acto de juicio la audiencia del día 27 de mayo de 2024, en que ha tenido lugar.

TERCERO.- Practicados los medios probatorios que propuestos habían venido admitidos como pertinentes y útiles, con el resultado que consta en las actuaciones, quedaron los autos conclusos para dictar sentencia en fecha 27 de mayo de 2024.

CUARTO.- Que en la sustanciación de este procedimiento se han observado las formalidades legales pertinentes.

Fundamentos

PRIMERO.- La parte demandante inicial sostiene pretensión frente a los demandados D. Isidro, D. Aurelio e INMO VIRTUAL BENIDORM, S.L, denunciando que éste es formal titular de una marca "VIRTUAL HOME" que entra en conflicto con el signo que viene utilizando la actora desde antiguo "VISUAL HOME", denunciando por ende su violación y sosteniendo en su virtud las pretensiones pertinentes conforme a la legislación marcaria.

La parte demandada ha comparecido en las actuaciones y se ha opuesto a la demanda deducida de contrario, impetrando su desestimación, con fundamento en las consideraciones que al efecto se desarrollan en su escrito de contestación.

La parte actora ha interesado que, como diligencia final, se acuerde la practica de la testifical de D. Modesto, prueba en día admitida y que no se ha podido practicar. El Juzgador considera no obstante que, en este momento, ya no procede acordar en el sentido interesado, pues con el resto de pruebas efectivamente rendidas en la causa ya se tiene suficientemente conformado el criterio para la resolución del litigio.

El demandante D. Pio es titular registral desde 2018 del signo VISUAL HOME, marca nacional registrada numero 3691491 para productos y servicios de la clase 36 del nomenclátor internacional. La marca presenta la siguiente representación grafica:

Por su parte el demandado es titular la marca nacional num. 4027532 VIRTUAL HOME, para productos y servicios de la clase 36 del nomenclátor (concretado en servicios inmobiliarios), que fue solicitada en fecha 12 de julio de 2019 y que presenta la siguiente representación grafica:

Por la demandada se ha planteado en primer termino la excepción de falta de legitimación pasiva respecto del codemandado Sr. Isidro. Tal excepción mereció el tratamiento correspondiente en el acto de la audiencia previa ex artículos 416 y siguientes de la LEC en cuanto que se cuestiona la legitimación ad causam y por tanto es una cuestión de fondo.

Es claro que no cabe confundir los conceptos de legitimatio ad processumy legitimatio ad causam,por cuanto es bien conocida y reiterada la jurisprudencia, que matiza que una cosa es la falta de personalidad, y que se deriva de la absoluta incapacidad para litigar (legitimatio ad processum),que se relaciona con el artículo 7 de la Ley procesal civil, cuando indica que, "sólo podrán comparecer en juicio los que estén en el pleno ejercicio de sus derechos civiles";evidentemente no se da en el supuesto de litis en relación con el codemandado; y otro concepto bien distinto es la legitimatio ad caussam,que está estrechamente vinculada a la cuestión de fondo y deriva de la concreta situación de una persona respecto de la pretensión ejercitada, y que lógicamente nada tiene que ver con la personalidad del litigante (así, Sentencias del Tribunal Supremo de 13 de abril de 1977, 26 de noviembre de 1987, 9 de octubre de 1993), cuestión que afecta al fondo del asunto.

Pues bien, en este caso el titulo del que se deriva la legitimación del Sr. Isidro para ser llamado a integrar el elemento subjetivo del pleito resulta claro. A saber, se trata del titular registral de la marca que la actora viene a reprochar que su uso en el mercado resulta infractor.

SEGUNDO.- Nuestro sistema marcario es un sistema de registro, en cuanto que los derechos y facultades inherentes a su titularidad, y el respaldo del Estado en cuanto a su tutela, se obtienen precisamente cuando se verifica aquél (cfr. art. 2.1 de la Ley de Marcas) .

Y tal es decisivo atendido precisamente cuál es la finalidad de la marca en el tráfico económico. Y ello con independencia de que se titule formalmente una marca u otro signo distintivo (denominación social, nombre comercial o nombre de dominio) pues lo decisivo es que se utilice a titulo de marca en el trafico económico.

En materia de marcas, la acción cesatoria desempeña un papel decisivo porque al constituir de ordinario el uso de una marca un acto continuo que se inserta en una actividad empresarial o profesional, el uso de la marca infractora va a ser presumiblemente repetido en el futuro, por cuya razón el único remedio eficaz es la acción de cesación; encaminada precisamente a prohibir el uso futuro de la marca infractora.

La Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de junio de 2003, dictada ciertamente al amparo de la ley anterior pero cuya doctrina es perfectamente aplicable tras la entrada en vigor de la Ley 17/2001, enuncia en relación al articulo 30 de la Ley de 1988 que el registro de la marca confiere a su titular el derecho exclusivo de utilizarla en el tráfico económico. Este derecho subjetivo de exclusiva utilización de la marca presenta un aspecto positivo y otro negativo; el aspecto positivo implica que el titular de la marca dispone, en exclusiva, de las tres facultades siguientes:

- La facultad de aplicar la marca o producto.

- La facultad de poner en el comercio o introducir en el mercado productos o servicios diferenciados mediante la marca.

- La facultad de emplear la marca en la publicidad concerniente a los productos o servicios diferenciados a través de la marca.

El aspecto negativo consiste en la facultad de prohibir que los terceros usen de su marca, prohibición que se extiende tanto a los signos iguales como a los confundibles, y comprende tanto a los productos idénticos como a los similares.

El antiguo articulo 12-1-a) de la Ley de Marcas, prohibía el registro de signos o marcas que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca anteriormente solicitada o registrada para designar productos idénticos o similares, puedan inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marca anterior.

La vigente regulación, en su articulo 6-1, ya no hace mención a esa triple identidad o semejanza, pero la doctrina estima que tal criterio no puede estimarse superado en cuanto que se trata de un test idóneo en orden a la recta aplicación en sus justos términos del ius prohibendi del articulo 34-2 de la Ley, bien entendido que en todo caso y salvo que el elemento gráfico lleve a una radical disparidad (o coincidencia), es el elemento fonético y la grafia denominativa la que han de resultar prioritarias en el análisis del caso concreto de que se trate.

TERCERO.- Debe resultar pacífico que el titular de una marca lo es en todos los ámbitos, a saber, en lo que ahora interesa, tanto en los canales ordinarios de distribución, comercialización y aun comunicación, como en el marco de los nuevos ámbitos de comunicación telemática.

En materia de marcas, la acción cesatoria desempeña un papel decisivo porque al constituir de ordinario el uso de una marca un acto continuo que se inserta en una actividad empresarial o profesional, el uso del signo distintivo infractor va a ser presumiblemente repetido en el futuro, por cuya razón el único remedio eficaz es la acción de cesación; encaminada precisamente a prohibir el uso futuro de la marca infractora.

El titular de una marca tiene el derecho exclusivo a utilizarla (articulo 34-1) y a prohibir ex articulo 34-2 que los terceros utilicen en el tráfico económico, sin su consentimiento, cualquier signo idéntico o semejante:

- Para productos y servicios idénticos o similares, supuesto que pueda implicar riesgo que confusión (que incluye el riesgo de asociación).

- Para productos o servicios no similares cuando se trate de una marca renombrada registrada cuando concurren los presupuestos de utilización sin justa causa y que pueda indicar una conexión entre dichos bienes y servicios y el titular de la marca o en general, que pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o del renombre de dicha marca.

La Ley de Marcas, ex articulo 34-3-e) establece a favor del titular de la marca el derecho a prohibir a cualquier tercero, sin autorización, que use su signo en redes de comunicación telemáticas y como nombre de dominio. La diferencia entre la marca y el nombre de dominio es que en Internet no despliegan virtualidad dos elementos transcendentales en derecho marcario, cuales son los principios de territorialidad y de especialidad. A saber, el nombre de dominio es unívoco y universal con independencia del territorio y aun del uso que se haga del mismo.

En el supuesto de conflicto entre los signos ahora en litigio, en orden a la viabilidad de los sucesivos pedimentos que deduce la actora, no es baladi considerar que se está ejercitando acción de violación y no acción de nulidad de la marca.

CUARTO.- En este caso la actora enfatiza el pretendido carácter del signo que titula como marca renombrada.

El nuevo articulo 8 de la Ley de Marcas, modificado por el RDL 23/2018, de 21 de diciembre, establece en su apartado 1 que

"No podrá registrarse como marca un signo que sea idéntico o similar a una marca anterior, con independencia de que los productos o servicios para los cuales se haga la solicitud sean idénticos o sean no similares a aquellos para los que se haya registrado la marca anterior, cuando la marca anterior goce de renombre en España o, si se trata de una marca de la Unión, en la Unión Europea, y con el uso de la marca posterior, realizado sin justa causa, se pudiera obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior, o dicho uso fuera perjudicial para dicho carácter distintivo o dicho renombre."

Esto es, el nuevo artículo 8 de la Ley de Marcas no contiene una definición expresa de "marca con renombre". Por otra parte de la definición de marca renombrada en la Exposición de Motivos del citado Real Decreto Ley, cuando alude a ella como marca conocida "por una parte significativa del público interesado en los productos o servicios" parece que se acerca más a la definición de marca notoria tal y como la habíamos conocido en nuestro sistema con anterioridad.

En todo caso el articulo 34.2 tras la modificación operada en 2018 en lo que nos interesa establece que

"Sin perjuicio de los derechos adquiridos por los titulares antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o de la fecha de prioridad de la marca registrada, el titular de dicha marca registrada estará facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico, de cualquier signo en relación con productos o servicios, cuando: (...)

c) El signo sea idéntico o similar a una marca, independientemente de si se utiliza para productos o servicios que sean idénticos o sean o no similares a aquellos para los que esté registrada la marca, cuando ésta goce de renombre en España y, con el uso del signo realizado sin justa causa, se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca, o dicho uso fuera perjudicial para dicho carácter distintivo o dicho renombre."

Esto es, el criterio de la regla de especialidad ya no es decisivo, pero por el contrario, no puede obviarse que el Legislador ha determinado que el pretendido renombre ha de ser relevante a nivel nacional, en España, y no desde luego a nivel local o un nivel territorial mas restringido de aquél.

En este caso la demandada es titular asimismo de un registro marcario, y actua en el trafico económico poniendo su signo. Asi las cosas, y considerando el ius utendi inherente a la titularidad de un derecho (en este caso la titularidad registral del bien inmaterial marcario), podría cuestionarse la habilidad de la accion de violación y el no ejercicio de la accion de nulidad relativa.

Pues bien, no se trata de condicionar el desenlace de uno y otro juicio, a propósito de la existencia o no de marcas de cobertura para un uso infractor. El Tribunal Supremo, desarrollando el criterio ya asentado ex ante por la STJUE de 21 de febrero de 2013 (asunto C-561/11, Fédération Cynologique Internationale), ha aceptado que el titular de una marca nacional registrada no puede oponer el ius utendi que le es formalmente inherente frente al titular de otra marca preexistente y confundible con aquella, con la intención de eludir la calificación como materialmente infractor de su uso ( STS de 14 de octubre de 2014), incluso sin que fuera necesaria una previa declaración de nulidad de la marca posterior. Por lo tanto, la eventual validez del signo VIRTUAL HOME no evitaría que se examinara aquí el eventual carácter infractor de la utilización del mismo respecto de la gama de productos y servicios que comercializa la actora.

QUINTO.- El articulo 40 de la Ley de Marcas enuncia la regla general en materia de tutela de la posición del titular de una marca registrada frente a la conducta de terceros que quebranten el derecho de exclusiva inherente a aquella titularidad. Al efecto, se enuncia que "el titular de una marca registrada podrá ejercitar ante los órganos jurisdiccionales las acciones civiles o penales que correspondan frente a quienes lesionen su derecho y exigir las medidas necesarias para su salvaguardia, todo ello sin perjuicio de la sumisión a arbitraje, si fuere posible".

Y ya hemos enunciado más arriba que una de las condiciones para que la protección de la marca sea realmente eficaz es evitar que en el futuro pueda mantenerse la agresión que el signo padece. Ello confiere a la acción de cesación la relevancia que ostenta. La doctrina más autorizada ha señalado que para la procedencia de esta acción es suficiente la concurrencia de dos presupuestos, a saber:

1.- La existencia de la violación.

2.- El riesgo de que la violación vaya a repetirse.

Sin embargo, es dable considerar que, en sentido estricto, para la procedencia de la acción de cesación es necesario únicamente que concurra, amén del presupuesto relativo a la legitimación del reclamante, la actualidad de la violación que se denuncia. Tal consideración no empece, sin embargo, a que evidentemente la acción de cesación debe proyectarse hacia el futuro mediante la prohibición de que se reiteren actos idénticos a los que, eventualmente, se ha estimado suponen infracción de los derechos de marca, pero sin que sea necesario ni exigible la concurrencia del "riesgo" de repetición.

Frente al supuesto de las prohibiciones absolutas de registro, que impiden la protección de signos que, en atención a su naturaleza y propiedad intrínsecas, carecen de carácter licito en cuanto que no sirven a la finalidad que les habría de ser propia, las prohibiciones relativas tienen por objeto evitar el registro de signos incompatibles con derechos anteriores vigentes. Esto es, con carácter general puede sostenerse que así como las prohibiciones absolutas encuentran su fundamento en la tutela de intereses de carácter general, las prohibiciones relativas responden a la necesidad de proteger, básicamente, los intereses privados de los titulares de signos que están en disposición de entrar en conflicto con la marca que irrumpe posteriormente al registro y al tráfico económico.

El artículo 6 de la Ley de Marcas enuncia que "no podrán registrarse como marcas los signos ... b) que, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior".

En este orden de cosas, son marcas anteriores las siguientes:

1.- Las marcas ya registradas que tuvieran una fecha de presentación o de prioridad anterior a la de la solicitud del signo que se reputa infractor, y que pertenezca a alguna de las categorías siguientes:

- Marcas españolas

- Marcas internacionales que surtan efectos en España

- Marcas comunitarias.

2.- Las marcas comunitarias registradas que, aun teniendo una fecha de presentación posterior a la de la solicitud del signo controvertido, hubieren reivindicado válidamente la antigüedad de una marca española, o de una marca internacional que surta efectos en España, aun incluso cuando ésta ultima hubiere sido objeto de renuncia o se haya extinguido.

3.- Las solicitudes de marcas españolas, internacionales y comunitarias, si vinieren finalmente registradas.

4.- Las marcas no registradas que, en la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de la marca en examen sean notoriamente conocidas en España en el sentido del articulo 6 bis del Convenio de la Unión de París.

En el caso que nos ocupa, tanto la actora titula registro de marca internacional en tanto que los demandados son titulares de diversos registros de marcas nacionales.

Y se trata de hacer un juicio comparativo en orden a apreciar la potencialidad de que exista un riesgo de confusión en el público que incluye asimismo el riesgo de asociación con la marca anterior. La Sentencia del TJCE de 11 de noviembre de 1997, c. Sabel, en consonancia con el Considerando Décimo de la Directiva 89/104/ CEE, ha enunciado que el riesgo de confusión debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes. Recientemente, en la jurisprudencia española, cfr. la Sentencia del Tribunal Supremo de 10 de mayo de 2004. Esta apreciación global debe basarse en la impresión de conjunto producida por las marcas, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes. Y como dice la doctrina más autorizada, el riesgo de confusión ha de establecerse siempre desde la perspectiva del publico de los consumidores interesados en la adquisición de los correspondientes productos o servicios. La Directiva 89/104/CEE, tanto en el subapartado b) del apartado 1 del articulo 4 como en el subapartado b) del apartado 1º del articulo 5, consigna explícitamente esta pauta.

En el plano de la confrontación que debe realizarse en esta sede, es claro que estamos en el supuesto de signos registrados para productos y servicios coincidentes, amén de la esencial coincidencia en cuanto al ámbito geografico de prestación de los servicios de que se trata. En este sentido, además, ha de recordarse que el nomenclátor en este orden de cosas no debe contemplarse de un modo radicalmente estático, sino que únicamente ha de desplegar una virtualidad orientadora del ramo o sector de actividad, de producto o de servicio, para el que se destina el signo de cuyo registro se trata.

El TJCE, en la Sentencia de 22 de junio de 1999, c. Lloyd, de igual modo que en la Sentencia del caso Sabel, ha establecido que la semejanza entre signos puede ser gráfica, fonética o conceptual. Así, en el Considerando 27º de la Sentencia de 11 de noviembre de 1997, señala que "a fin de apreciar el grado de similitud que existe entre las marcas controvertidas, el órgano jurisdiccional nacional debe determinar su grado de similitud gráfica, fonética y conceptual y, en su caso, evaluar la importancia que debe atribuirse a estos diferentes elementos".

Por lo que respecta a la semejanza conceptual, pueden darse tres supuestos, a saber:

- De carácter denominativo. Cuando dos marcas se refieren al mismo concepto, aun utilizando diferentes palabras o signos ortográficos.

- De carácter gráfico. Cuando las marcas en conflicto representan por medio de figuras o dibujos el mismo concepto.

- De carácter mixto. Cuando una de las marcas alude denominativamente al mismo concepto que representa la otra de forma gráfica.

Más arriba ya hemos apuntado que la confrontación de las marcas en litigio debe llevarse a cabo de modo global, y en su conjunto distintivo, sin prescindir, al menos en principio, de ninguno de los elementos que las conforman, bien entendido en todo caso que el Juzgador ha de ponerse en la situación del consumidor o usuario de los productos o servicios a cuya distinción se destinan las marcas en conflicto. Y esta referencia al consumidor, entendida en el sentido del consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz ( STJCE de 22 de junio de 1999, STS de 10 de mayo de 2004).

De otra parte, el Tribunal Supremo ha señalado que no hay riesgo de confusión, incluido el de asociación, si otros intervinientes en el mercado utilizan, para servicios idénticos o similares, el elemento denominativo que fundamente los signos en conflicto, siquiera añadiendo otro elemento distintivo, gráfico o denominativo (así, STS de 30 de septiembre de 2019). Eso será así porque a menor distintividad tiene del elemento similar entre los dos signos en conflicto, más aptitud diferenciadora tendrán los demás elementos que diferencien uno y otro signo. También es cierto que la jurisprudencia comunitaria ha señalado que, a efectos de apreciar la existencia de un vínculo entre las marcas en conflicto, procede tener siempre en cuanta el carácter distintivo de la marca anterior ( STJCE, de 27 de noviembre de 2008, asunto C-252/07, Intel).

Denuncia la actora que la marca registrada por la demandada entra en conflicto con el signo registrado utilizado por la actora con anterioridad (se dice que no obstante solicitarse el registro en 2018 se viene utilizando ya 25 años).

El demandado ha mantenido su defensa a partir del dato de ser el titular registral de la marca, y que en todo caso el denominativo VIRTUAL no entra en conflicto con el denominativo que integra el signo de la actora VISUAL, en tanto que hace referencia a supuestos distintos.

Como destaca la Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de enero de 2006, en materia de marcas ha de ser el Tribunal el que ha de fijar en cada caso su criterio mediante el estudio analítico y comparativo en la instancia que ha de respetarse mientras no se demuestre que sus decisiones son contrarias al buen sentido; la semejanza, en cuanto cualidad de relación entre dos cosas, que es tomada en cuenta por la Ley para prohibir la utilización de una de ellas cuando produce un efecto de confundibilidad, como sucede con la norma marcaria, constituye un concepto jurídico indeterminado, que en todo caso hace llamada de dos aspectos, a saber: la razonabilidad de la apreciación -criterio de buen sentido- y la sujeción a las pautas que, según los distintos tipos y circunstancias de las marcas, ha establecido la jurisprudencia. Entre dichas pautas, destaca la prevalencia del elemento fonético y la consideración de que las marcas en litigio tengan por objeto productos idénticos, y en tal sentido se viene diciendo que el estudio de la "semejanza" ha de hacerse atendiendo no sólo a la similitud en sí entre elementos fonéticos -y aun gráficos- de los signos o vocablos que designan a las marcas de cuya comparación se trata, sino también en función de todas aquellas circunstancias que en conexión con el signo expresivo de cada marca pueden tener influencia en la posible confusión que en el mercado pueda producirse por aquella identidad de los productos, pues a efectos de constituir la causa de exclusión en el Registro de la marca posterior no puede juzgar con la misma fuerza la semejanza de dos signos marcarios, si es que cada uno de ellos viene referido a productos de distinta clase, naturaleza y aplicación, que en el caso de que ambas partes lo vengan a la misma clase de género.

En el caso que nos ocupa, parece claro que debiera concluirse que las marcas enfrentadas no son precisamente idénticas en el plano fonético, y aunque desde luego aparecen como semejantes por lo que se refiere a la confrontación de VISUAL con VIRTUAL, no obstante puede estimarse concurrente diferencia conceptual.

Debe tenerse en cuenta que en aquellos supuestos en los que alguno de los elementos de la marca destaca de tal forma del conjunto que acapara en mayor o menor medida la atención de los consumidores y concentra la fuerza distintiva del signo, constituyendo lo que se ha denominado "núcleo" del mismo, aquella capacidad distintiva no se ve enturbiada por la unión de aditamentos que, ciertamente, no destruyen aquel poder individualizador. Asi las cosas, ninguna virtualidad tiene en ningún caso el aditamento de la palabra HOME.

Y por lo que se refiere a la contrastación entre VISUAL y VIRTUAL, aplicando el citado más arriba criterio de racionalidad, aparece claro que hay cierta similitud fonética e identidad del producto al que se refieren, pero no hay identidad, sin que la entidad de aquella similitud se estime suficiente para inducir a error de forma que no resulta factible la convivencia entre dichas marcas (VISUAL HOME vs. VIRTUAL HOME) en litigio sin riesgo de confusión en el mercado. Y es que, como enuncia en otro momento la Sentencia citada de 26 de enero de 2006, cuando se trata de palabras compuestas con una primera sílaba que constituye un significante, se analice la composición de la totalidad, para resaltar la similitud fonética que resalta del término VIsual vs. VIrtual, para concluir si tal aditamento adicionado desvirtúa o no la semejanza de la unidad fonética con el signo prioritario.

El artículo 34-2-b) de la Ley de marcas faculta al titular de la marca registrada para prohibir que los terceros, sin su consentimiento, utilicen en el tráfico económico cualquier signo que por ser idéntico o semejante a la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios, implique un riesgo de confusión del público, bien entendido que el riesgo de confusión comprende el riesgo de asociación. Ciertamente en el supuesto de confrontación de signos distintivos mixtos, la jurisprudencia ha basculado entre confirir prioridad bien al elemento gráfico, bien al elemento denominativo, supuesto que en este caso no desenvuelve particular trascendencia bien entendido que la diatriba se plantea precisamente respecto de aquél.

Pues bien, en este caso además de lo ya dicho respecto del elemento denominativo de los signos, no puede obviarse que el elemento grafico y la cromática del signo son diversos en uno y otro caso.

En el caso de autos, concurre el supuesto de identidad en cuanto a los productos -y por ende el segmento de clientes consumidores- a cuya prestación se orientan las actividades que desenvuelven las partes en conflicto bajo los signos distintivos de cuya confrontación ahora se trata (comercialización e intermediación en inmuebles), y asimismo se da una concurrencia geográfica en cuanto a la ubicación de los puntos y ámbitos de comercialización de los productos. A este respecto, baste considerar la sede en ambos casos en la localidad de Benidorm, y que la demandada ha aperturado tienda física en la misma calle y a escasos centenares de metros del establecimiento abierto al público de la actora. Precisamente este es un elemento decisivo en orden a sostener la acción por la demandante, que denuncia que la casuística viene premeditada, pero es decisivo considerar aquí que se ha accionado al amparo de la legislación marcaria exclusivamente sin que al tiempo se haya accionado por la normativa que regula la pars condictio concurrentium y que se desenvuelve con aquella en un marco de complementariedad relativa.

Por todo lo expuesto, procede la desestimación de la demanda rectora de las presentes actuaciones.

SEXTO.- Que las costas procesales causadas deben venir impuestas a la parte actora que ve desestimadas sus pretensiones, de conformidad con lo prevenido en el vigente articulo 394 de la LEC.

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación al caso enjuiciado.

Fallo

Que desestimando como desestimo la demanda promovida por el Procurador Sra. Mas Victoria en la representación que ostenta de sus mandantes D. Pio, INMOBENI 2015 S.L. y SERVICIOS INMOBILIAROS VH S.L., debo absolver y absuelvo a la parte demandada D. Isidro, D. Aurelio e INMO VIRTUAL BENIDORM S.L. de las pretensiones articuladas en su contra, todo ello con imposición de costas a la parte demandante.

Notifiquese la presente resolución a las partes en legal forma, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de apelación para ante la Ilma. Audiencia Provincial de Valencia, que deberá interponerse en el plazo de veinte días, con observancia del deposito y la tasa pertinentes.

Así por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

E./

PUBLICACION.- La anterior sentencia ha sido dictada y publicada por el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez que la suscribe estando celebrando audiencia publica en el dia de su fecha. Doy fe.

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