Sentencia Civil 18/2024 Juzgado de lo Mercantil de Alicante/Alacant nº 1, Rec. 141/2022 de 04 de marzo del 2024

PRIMERO.- Marcas titularidad de la actora cuya infracción se pretende en el presente procedimiento.

Los signos de la actora se encuentran registrado, entre otros, para productos de la clase 32, clase que comprende "bebidas energéticas". El producto de la parte demandada, según resulta de las actuaciones, sería también una bebida energética. Por tanto, existe identidad de productos.

SEGUNDO.- Acción declarativa de la infracción marcaria.

No se ha discutido el renombre de las marcas de la actora que, a la vista de la prueba propuesta, ha de quedar acreditado. No se discute igualmente la plena identidad de los productos y servicios.

A tales efectos, la prueba practicada no desvirtúa las conclusiones alcanzadas en el auto de medidas cautelares por lo que la misma debe ser íntegramente ratificada

En el presente caso podemos establecer fácilmente un vínculo entre las marcas de la parte actora y los signos infractores. En primer lugar por la repetición de la palabra BULL que no es descriptiva del producto. El término BULL tiene carácter distintivo y predominante, sin perjuicio de que se acompaña en el signo de la expresión XTREM. El elemento XTREM tiene, sin embargo, un carácter distintivo bajo, atendiendo el hecho de que el producto amparado por el signo es una bebida energética y, por tanto, evoca las propiedades del propio producto. No debemos olvidar que este carácter evocador concentra el reproche de ilicitud en la medida en que la parte actora ha conseguido vincular su marca mediante fuertes campañas de publicidad e inversión con los deportes extremos o de riesgo. Existe, en definitiva, unm grado de similitud medio alta entre los signos en liza.

Existe identidad de producto, esto es, bebidas energéticas.

Las marcas anteriores renombradas tienen un renombre muy intenso dado que la parte actora ha conseguido vincular su marca mediante fuertes campañas de publicidad e inversión a la práctica deportiva de riesgo o extremo. Esto es, ha conseguido crear una identidad de marca con unos valores subyacentes que transcienden a la propia experiencia de beber el producto amparado por la misma. El consumidor, por el hecho mismo de estar en presencia de la marca, advertirá toda una serie de valores que le son propios y no necesariamente identificará el producto "bebida energética".

Por otra parte, el término RED BULL para bebidas energéticas (Clase 32) tiene una alta aptitud distintiva, tanto intrínseca como adquirida por el uso, precisamente por la gran inversión en promoción de la marca.

Todo ello supone que existe, tanto desde el punto de vista gráfico, conceptual como fonético cierto riesgo de confusión, especialmente teniendo en cuenta que se trata de productos de consumo habitual, que no tienen un coste elevado y el grado de percepción del consumidor medio no será alto. Especialmente teniendo en cuenta que el sistema de consumo de las bebidas energéticas, en relación con los canales de distribución de las mismas, vinculadas al ocio, pueden distorsionar la percepción que se tiene del signo por parte del consumidor. En este sentido, como señala la parte actora el aspecto fonético de las marcas es particularmente importante cuando se trata de bebidas, porque estas se suelen pedir verbalmente en discotecas y bares por su nombre y, muy a menudo, sin tener el producto delante. En este sentido, la resolución de la Tercera Sala de Recurso de la EUIPO de 12.02.2001, caso R251/2000-3, MIXERY/MYSTERY, apartado45, confirmada por el Tribunal General en la sentencia de 15.01.2003, Mystery Drinks/OAMI - Karlsberg Braurei (MYSTERY), T-99/01, Rec. p. II-43, apartado 48, decía lo siguiente: en la medida en que los productos de que se trata se consumen también por pedido oral, la mera similitud fonética de los signos de que se trata basta para crear un riesgo de confusión.

Finalmente, en cuanto a los elementos adicionales de antijuricidad, en el presente caso parece claro que el uso del signo XTREM BULL puede implicar un aprovechamiento indebido del carácter distintivo y el renombre de las marcas anteriores "RED BULL" o un menoscabo de su carácter distintivo. El empleo de un signo que permite establecer un vinculo directo con una marca renombraa para un producto idéntico al amparado por aquel signo, teniendo en cuenta las condiciones habituales de consumo por parte del público pertinente, es un caso claro de freeriding.

TERCERO. -Acción de condena a la cesación, a la abstención y a la remoción.

El artículo 41.a) de la LM recoge la acción de cesación, de abstención y de remoción. La STS de 23 de julio de 2012 recuerda que el presupuesto de la estimación de la acción de cesación y de abstención es precisamente la estimación de la acción declarativa de infracción marcaria, siendo un efecto automático de la estimada aplicación. Así, argumenta que "La apreciación de la infracción de la marca notoria de la actora, legitima a ésta para pedir la cesación de los actos infractores, en este caso, del uso del signo "Maristas" en la promoción inmobiliaria que la demandada ha desarrollado en Alicante [ art. 41.1.a) LM , aplicable por la remisión general a la regulación interna de cada Estado miembro, contenida en el art. 101 RMC]".En este mismo sentido se pronuncia la STMUE de España de 19 de julio de 2013. Cabe, pues, estimar íntegramente la acción de cesación, de abstención y de remoción ejercitada por la parte demandante. Igualmente, al amparo del artículo 44 de la LM, cabe acoger la condena a las multas coercitivas interesadas hasta que se logre el cese de la conducta infractora.

En el presente caso, toda vez que los demandados no acreditan haber cesado en el uso de la marca infringida, procede acordar la cesación en los términos instados ordenando a las demandadas que procedan de inmediato a cesar en el uso indebido de los elementos gráficos de los signos registrados, absteniéndose en lo sucesivo de usar dichos signos, incluyendo el eventual uso en páginas web o a través de internet o redes sociales.

CUARTO.-- Acción de daños y perjuicios.

La parte demandante pretende, tal y como resulta del suplico de su demanda, que se condene a la parte demandada a la indemnización de los daños y perjuicios causados por los actos de infracción marcaria, conforme al criterio del beneficio obtenido por el infractor como consecuencia de la violación de los derechos del perjudicado.

a) Sistema de responsabilidad

Establece el artículo 42 LM lo siguiente:

1. Quienes, sin consentimiento del titular de la marca, realicen alguno de los actos previstos en la letra a) del apartado 3 y en el apartado 4 del artículo 34, así como los responsables de la primera comercialización de los productos o servicios ilícitamente marcados, estarán obligados en todo caso a responder de los daños y perjuicios causados

2. Todos aquellos que realicen cualquier otro acto de violación de la marca registrada solo estarán obligados a indemnizar los daños y perjuicios causados si hubieran sido advertidos suficientemente por el titular de la marca o, en su caso, por la persona legitimada para ejercitar la acción acerca de la existencia de esta, convenientemente identificada, y de su violación, con el requerimiento de que cesen en la misma, o cuando en su actuación hubiere mediado culpa o negligencia o la marca en cuestión fuera renombrada.

Se consagra así un doble sistema de responsabilidad objetivo-subjetivo dependiendo de la tipología de la conducta infractora y del carácter de la marca.

En el presente caso nos encontramos ante un uso infractor tipificado en el artículo 34.3.b) LM consistente en la prestación de servicios con el signo mediante la infracción de marca renombrada. Por tanto, el sistema de responsabilidad es objetivo.

b) acreditación de los daños y perjuicios causados por la conducta infractora de la parte demandada.

Establece el artículo 43 LM lo siguiente:

1. La indemnización de daños y perjuicios comprenderá no sólo las pérdidas sufridas, sino también las ganancias dejadas de obtener por el titular del registro de la marca causa de la violación de su derecho. El titular del registro de marca también podrá exigir la indemnización del perjuicio causado al prestigio de la marca por el infractor, especialmente por una realización defectuosa de los productos ilícitamente marcados o una presentación inadecuada de aquélla en el mercado. Asimismo, la cuantía indemnizatoria podrá incluir, en su caso, los gastos de investigación en los que se haya incurrido para obtener pruebas razonables de la comisión de la infracción objeto del procedimiento judicial.

2. Para fijar la indemnización por daños y perjuicios se tendrá en cuenta, a elección del perjudicado:

a) Las consecuencias económicas negativas, entre ellas los beneficios que el titular habría obtenido mediante el uso de la marca si no hubiera tenido lugar la violación o, alternativamente, los beneficios que haya obtenido el infractor como consecuencia de la violación.

b) Una cantidad a tanto alzado que al menos comprenda la cantidad que el infractor hubiera debido pagar al titular de la marca por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su utilización conforme a derecho.

En el caso de daño moral procederá su indemnización, aun no probada la existencia del perjuicio económico.

3. Para la fijación de la indemnización se tendrá en cuenta, entre otras circunstancias, el renombre y prestigio de la marca y el número y clase de licencias concedidas en el momento en que comenzó la violación. En el caso de daño en el prestigio de la marca se atenderá, además, a las circunstancias de la infracción, gravedad de la lesión y grado de difusión en el mercado

4. A fin de fijar la cuantía de los daños y perjuicios sufridos, el titular de la marca podrá exigir la exhibición de los documentos del responsable que puedan servir para aquella finalidad.

5. El titular de la marca cuya violación hubiera sido declarada judicialmente tendrá, en todo caso y sin necesidad de prueba alguna, derecho a percibir en concepto de indemnización de daños y perjuicios el 1 por ciento de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados. El titular de la marca podrá exigir, además, una indemnización mayor si prueba que la violación de su marca le ocasionó daños o perjuicios superiores, de acuerdo con lo dispuesto en los apartados anteriores.

El Tribunal Supremo, en el Caso Pasapalabra, STS, Civil sección 1 del 30 de septiembre de 2019 ( ROJ: STS 2852/2019 - ECLI:ES:TS:2019:2852 ) recordaba lo siguiente:

El sistema establecido en la Directiva 2004/48/CE y posteriormente transpuesto a la legislación española, se inspira en el modelo alemán. La jurisprudencia alemana estableció la doctrina, posteriormente positivizada, del dreifache Schadensberechnung o triple cálculo del perjuicio, en el caso de la infracción de los derechos inmateriales. Según esta doctrina, la indemnización a pagar en estos casos podía ser, a elección del titular del derecho infringido, el daño emergente y el lucro cesante, el valor de cesión del derecho en el mercado o la restitución al titular del derecho infringido del lucro obtenido por el infractor con la injerencia.

b.1) la regalía hipotética:

La Sentencia del Tribunal de Marca de la Unión Europea de 6 de mayo de 2016 ( ROJ: SAP A 1272/2016 - ECLI:ES:APA:2016:1272 ) señalaba al respecto lo siguiente:

1. La naturaleza de la regalía es la propia del enriquecimiento injusto.

2. No obstante, en materia de indemnización por violación de marca, la regalía no es sino un instrumento para cuantificar perjuicios en el marco de una acción resarcitoria del perjuicio, no del enriquecimiento injusto.

3. Es por ello que la licencia hipotética encarna daños causados por la infracción, no expresando una presunción aunque se sustente en una ficción jurídica por la cual se presume iures et de iure que se ha celebrado un contra to con el infractor.

4. Es un criterio en todo caso electivo para el perjudicado.

Ello explica a su vez, la forma en que quedan condicionados diversos aspectos de la acción indemnizatoria y en concreto lo relativo a la prueba del daño, a lo que hace a la relación causal y, desde luego, a la cuantificación de la indemnización.

La prueba del daño se satisface con la prueba de la explotación infractora. Si el criterio se sustenta en el enriquecimiento del infractor, el daño consiste en el importe debido y no pagado para que el tercero fuera legítimo usuario de la marca. En tales condiciones, la prueba del quebranto del titular deviene inútil.

Desde la perspectiva del nexo causal, su prueba se cumplimenta con la acreditación de la infracción en tanto ésta supone un uso no contra tado con el titular. Es por ello que el daño para el titular, que es acreedor de lo no cobrado por el contra to ficticio de licencia, trae correspondencia con el ahorro del usuario no autorizado de la marca. Y ese precio debe abonarse al margen del éxito comercial obtenido por el infractor pues éste forma parte del riesgo comercial al que es ajeno el uso autorizado, ficticiamente, de la marca.

En conclusión,

5. El criterio indemnizatorio en que consiste la licencia hipotética condiciona las reglas sobre prueba del daño, sobre prueba de la relación causal entre la infracción y el daño y sobre el importe del daño.

6. Así, la realidad del daño sólo exige la comprobación de la explotación infractora. La naturaleza del criterio en que consiste la licencia hipotética así lo exige, no requiriéndose probar el daño propiamente dicho ni desde luego, el importe del quebranto efectivo.

7. Por otro lado, la acreditación del nexo causal se alcanza con la probanza de la infracción. La hipótesis sobre la existencia de un contra to de licencia, expresa el daño cesante que en forma de ahorro de costes consigue quien invade la esfera de exclusiva de otro. Por tanto, la indemnización por el perjuicio es conforme a este criterio, a ese ahorro obtenido por el infractor correlativo a lo no obtenido por el titular.

8.- Al ser el precio de un contra to ficticio, debe abonarse aunque el infractor no hubiera obtenido beneficios con la infracción.

Por tanto, basta la constatación de una explotación por parte del infractor sin que sea necesario siquiera que el titular del derecho de exclusiva venga otorgando habitualmente en el tráfico jurídico económico licencias. Como señala la STMUE de 6 de mayo de 2016, "en su fijación resulta indiferente que hubiera o no política de licencias". En su caso, la dificultad estribará en determinar el cálculo de la concreta licencia a la vista de los usos del sector pero ello no priva de efectividad al modo resarcitorio elegido, reflejo de una acción de enriquecimiento injustificado.

b.2) los beneficios obtenidos por el infractor. Caso Pasapalabra,STS, Civil sección 1 del 30 de septiembre de 2019 ( ROJ: STS 2852/2019 - ECLI:ES:TS:2019:2852 )

Esta tercera opción constituye en realidad una restitución propia de una condictio por intromisión. No constituye una solución propiamente indemnizatoria porque no responde al quebranto patrimonial sufrido por el titular del derecho de exclusiva vulnerado, sino que busca evitar que quede en el patrimonio del infractor el beneficio patrimonial logrado con la infracción.

Y citando jurisprudencia anterior (véase la STS 95/2009, de 2 de marzo), señalaba que no es necesario que el titular del derecho de exclusiva infringido haya sufrido un quebranto patrimonial para que proceda la restitución de los beneficios obtenidos por el infractor, ni que el importe de la restitución se corresponda con ese quebranto.

9.-Por tal razón, para que proceda la restitución del beneficio obtenido por el infractor, es irrelevante que el titular del derecho infringido explote o no directamente tal derecho, porque es irrelevante el beneficio que hubiera podido obtener, ya que lo relevante es qué beneficio ha obtenido el infractor por la intromisión en un derecho cuyo contenido patrimonial atribuye a su titular las utilidades pecuniarias que con el mismo puedan obtenerse.

b.3) el 1% de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados. El sistema de indemnización mínima del artículo 43.5 LM . Caso Nuba[2019].-

Superando las iniciales dudas interpretativas, el Tribunal supremo en el Caso Nuba [2019] (STS, Civil sección 1 de 3 de octubre de 2019 - ROJ: STS 3027/2019 - ECLI:ES:TS:2019:3027 ) fija doctrina jurisprudencial considerando que el articulo 43.5 LM tiene naturaleza indemnizatoria y que, por tanto, establece una presunción iuris tantum de existencia de daño.

[El artículo 43.5 LM] contiene una regla a la que puede acogerse el titular de la marca que ha sufrido una infracción que le ha reportado un "perjuicio", para calcular la indemnización y evitar que la falta de prueba le prive de una compensación económica.

Aunque esta regla acentúa la objetivación de la compensación económica, no por ello puede interpretarse en el sentido de que se tenga derecho a una indemnización incluso en los casos en que se haya constatado que la infracción no pudo ocasionar "perjuicio" alguno al titular de la marca. Exige como presupuesto previo la existencia del "perjuicio", con independencia de su entidad.

Como se ha apuntado en la doctrina, esta regla no altera la naturaleza resarcitoria de la acción de indemnización de daños y perjuicios, que presupone la existencia de estos. No introduce una suerte de sanción por la infracción, en beneficio del titular de la marca infringida, sino que la ratio de la norma es facilitar la cuantificación de la indemnización: en todo caso el 1% de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados.

De hecho, esta regla, que cifra en todo caso la indemnización en el 1% de la cifra de negocio [sin perjuicio de que el titular de la marca pueda exigir una indemnización mayor si prueba que la violación de su marca le ocasionó daños o perjuicios superiores], está relacionada con el criterio de cuantificación de la letra a) del art. 43.2 LM , pues facilita el cálculo del beneficio económico obtenido por el infractor con la violación de la marca.

C) fijación de la indemnización en el presente caso.

La parte actora solicita la condena al beneficio obtenido por el infractor por lo que debe condenarse a la misma. No se puede estimar la medida de daño emergente, siguiendo el criterio de este Tribunal, en la medida en que el mismo es liquidable, esto es, el mismo puede establecerse sin necesidad de fijar bases y criterios. De hecho, en este caso, ninguna base o criterio se ha fijado ni siquiera pretendiéndose una condena a futuro que no es procesalmente admisible.

QUINTO.-Costas procesales.

De conformidad con el artículo 394 de la LEC, las costas se imponen a la parte demandada en caso de estimación íntegra. La demanda, sin perjuicio de que no se estima íntegramente, sí que se estima sustancialmente, por lo que deben imponerse las costas.

Visto lo anterior,