Sentencia Civil 25/2024 Juzgado de lo Mercantil de Alicante/Alacant nº 1, Rec. 190/2020 de 04 de marzo del 2024

PRIMERO.- controversia

1. La parte actora es titular de los siguientes signos registrados.

2. La sociedad demandada obtuvo de la AEMPS autorización de comercialización para un medicamento con nº de registro 84562, identificado con el nombre comercial ALDOPULMIN que consiste en unidosis de 50/500 mcg de polvo par inhalación cuyo principio activo sería el salmeterol xinafoato y la fluticasona propionato. Este producto, sería, en función de sus principios activos, la versión de la demandada del medicamento "Seretide" de GSK que se comercializa a través de los inhaladores que cuya forma se encuentra protegida a través de las marcas precedentes.

3. Dicho medicamento se suminsitra a través del siguiente inhalador que, según la actora, reproduce, las características del Accuhaler de GSK

4. Dichas características esenciales se circunscriben, según la demanda, a la forma general, el circulo central y el efecto de onda lo que supone no solo una infracción marcaria sino también, entiende la actora, una acción de competencia desleal.

5. Frente a ello, la parte demandada ejercita acción de nulidad de las marcas de la unión europea nº 011099711, 011118544 y 011131075, por estar incursas en las prohibiciones de registro de marcas del artículo 7.1 b); art. 7.1.e) (i) (ii) (iii), art. 7.1.d) y art. 59.1.b) del reglamento de la marca de la unión europea. Por tanto:

a. Por carecer de carácter distintivo.

b. Por cumplir una función técnica.

c. Impuesta por la naturaleza del producto,.

d. Por componerse exclusivamente de signos o indicaciones que se hayan convertido en habituales en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio;

e. Registro de mala fe.

Por seguir un orden lógico deberremos atender primero a las impugnaciones de nulidad.

SEGUNDO.- falta de distintividad.

1. No es necesario entrar en el análisis de la falta de distintividad dado el defecto en el planteamiento del motivo de impugnación por parte de la parte demandada reconviniente. Por tanto, se rechaza de plano la misma.

2. En efecto, la parte demandada reconviniente alega en su favor las primeras decisiones adoptadas por la OAMI (documento 8 dela demanda), omitiendo deliberadamente que las marcas fueron finalmente concedidas tras la interposición del recurso correspondiente (documento 25 de la contestación a la reconvención). En este sentido, si el mero registro de la marca debe ser considerado como un principio de prueba de su distintividad, dado el examen más exhaustivo que se realiza en este ámbito por parte de la Oficina, lo cierto es que el análisis de distintividad ha sido objeto de una especial valoración por la propia Oficina, tanto en primera instancia como a través las Salas de recurso,. Ese Tribunal, en orden a la distintividad, y dada la omisión deliberada de la parte demandada de las resoluciones de la OAMI aportadas por la parte demandante reconvenida en defensa de sus derechos marcarios como documento 25 de la contestación a la reconvención, no puede sino dar por reproducidas las apreciaciones de la Oficina. No debemos olvidar que lo que se impugna es la distintividad a fecha de solicitud de registro.

3. En este sentido, no es necesario entrar en el análisis de distintividad cuando la parte demandada reconviniente ha basado su decisión en resoluciones revocadas con posterioridad por la propia Oficina sin tener en cuenta los argumentos dados por la propia Oficina al tiempo de la estimación de la distintividad de las marcas. Debemos recordar que las primeras decisiones, al ser revocadas, carecen de efecto jurídico alguno, sin que la parte demandada reconviniente pudiera desconocer las revocatorias.

4. En este sentido, ha quedado acreditado que a la fecha de registro la firma no era habitual en el mercado, ni tampoco las características de la misma eran funcionales, en relación con la forma de disco que presenta una zona circular en polo del dispositivo y tacos alrededor de su centro. Tal es el punto que la propia Sala de Recursos, en su decisión 22 de abril de 2014, señala que "incluso podría argumentarse que son, incluso elegantes. En general, hay poco sobre la marca que sugiere que podría ser un inhalador. De hecho, sin más pistas o información, la forma sigue siendo enigmática en cuanto a su propósito".

TERCERO. - Nulidad al amparo del art. 7.1.e RMUE .

I. 7.1.e) i RMUE, por cumplir la forma una función técnica.

5. Al ser una marca de forma, cobran especial interés las prohibiciones específicas previstas en el art. 7.1.e) RMUE. En efecto, se prohíbe el registro de signos constituidos exclusivamente por: i) la forma u otra característica impuesta por la naturaleza del propio producto; ii) la forma u otra característica de los productos necesaria para obtener un resultado técnico; iii) la forma u otra característica que aporte un valor sustancial a los mismos.

6. Como es sabido, la finalidad de la citada prohibición radica en evitar que se puedan obtener monopolios indebidos sobre un producto de forma que el derecho exclusivo que otorga una marca que se caracteriza frente a otros por tener un marcado carácter de permanencia pueda servir como vehículo para poder extender, sin limitación temporal, otros derechos de propiedad industrial, como es el caso de patentes o diseños sometidos a plazos.

7. Por tanto, la identificación de la forma con el producto puede pretender extender de forma indebida el plazo de protección otorgado por la patente restringiendo con ello la competencia. No debemos olvidar que cuando expira la patente, la invención pasa al dominio público en beneficio de los competidores. La finalidad de las prohibiciones del artículo 7.1.e) RMUE no es otra que la de evitar que se pueda establecer una exclusividad sobre las características esenciales de un producto, características singulares desde el punto de vista competitivo, de forma que se restrinja indebidamente la competencia. Por ello, debemos analizar si la forma u otra característica de los productos es necesaria para obtener un resultado técnico.

8. De conformidad con el artículo 68 LP el alcance de la protección de la patente se determinará por las reivindicaciones, que deben interpretarse a la luz de la descripción y de los dibujos si los hubiere. En este sentido, la regla general, es que los dibujos o la descripción deben servir para interpretar las reivindicaciones pero no para limitar el ámbito de protección.

9. Nuevamente la parte demandante en vía reconvencional ha eludido presentar de forma íntegra los documentos relativos a las patentes que vendrían a determinar el carácter funcional de la forma registrado como signo. En este sentido el documento número 9 de la demanda ha sido convenientemente mutilado para, de forma inexplicable, no aportar las reivindicaciones. No es necesario reproducir el literal del artículo 68 LP para advertir que los dibujos cumplen una función coadyuvante pero no determinan el objeto de la invención, de producto o de procedimiento, puesto que el mismo es delimitado por las reivindicaciones. Por tanto, el hecho de que la parte haya decidió omitir deliberadamente la aportación de las invenciones que, según ella, determinan el carácter funcional del signo, es motivo suficiente para su rechazo de plano dado que la argumentación se construye sobre una base probatorio absolutamente sesgada. Bastaría tal advertencia para desestimar de plano sin necesidad de análisis.

10. No obstante, nos hemos tomado la molestia de leer las dos patentes aportadas por la parte demandante reconvenida (documentos 33 y 34 de la contestación a la reconvención). Y nuevamente debemos discrepar con la valoración realizada por la parte impugnante.

11. La patente británica GB 2242134 revela que lo reivindicado es, en efecto, como señala la parte actora, un mecanismo interior en el que la forma de presentación es accesoria Basta ver la figura, 5, 19, 32 o 33 de la patente para advertir que la forma podría ser diferente a la circular de forma que la forma circular no se deriva necesariamente de las reivindicaciones. La tira de blíster por tanto no reivindica una forma concreta y, ni de la descripción ni de los diseños se sigue tal conclusión sino, de hecho, la radicalmente contraria.

12. En cuanto a la patente europea E P 1292348B1 la conclusión es idéntica. Bastaba comparar los dibujos presentados en los documentos que se aportan convenientemente sesgados para advertir que la forma circular es solo una de las formas posibles, que no es la forma objeto de la reivindicación y que, por tanto, no existe derecho alguno sobre la misma.

13. Por tanto, y sin perjuicio de que determinados aspectos del inhalador cumplen una función técnica, no existe ningún elemento de la forma que revele su uso como inhalador ni sea el mismo necesario para la configuración de la función a la que se le destina (el suministro de determinados medicamentos) En este sentido, la propia parte actor ha destacado las características esenciales, diferenciadores y distintivas del inhalador: se trata de la forma circular, el circulo central y el efecto de onda. Dichas características distintivas no son en modo alguno funcionales ni se ha acreditado que las mismas respondan a función alguna.

II. Art. 7.1 .e. ii ) y iii) RMUE ; Nulidad por venir la forma impuesta por la naturaleza del producto o por consistir el signo en una forma o característica que aporte un valor sustancial mismo.

14. Discrepamos muy respetuosamente del criterio de impugnación alegado por la parte. En qué medida un inhalador en forma redonda viene exigido por la naturaleza del producto es algo que nos resulta difícil de argumentar. La forma del inhalador que constituye el signo registrado de la actora no viene en modo alguno impuesta por la naturaleza en la medida en que, dentro d ellos inhaladores de polvo seco, convive en el mercado con otros de formas muy distintas. De hecho, la forma habitual del mercado, y generalmente conocida, era la forma básica (y más funcional) representada por los inhaladores en forma de "L". Más aún, de las patentes anteriormente analizadas se advierte que un inhalador de dichas características técnicas puede alcanzar diversas formas.

15. La parte alega acumuladamente pero no convenientemente deslindada la nulidad por aportar la forma un valor sustancial. Dicho lo anterior, debemos recordar que al tiempo de presentar la primera Propuesta de Directiva de armonización previa en el artículo 2.2ª) el registro de marcas constituidas por la forma d ellos objetos que afectaba a su valor intrínseco. En la primera directiva del año 89 se sustituyó el concepto "·intrínseco"· por el de "sustancial". Por tanto, el término valor ha de ser interpretado en términos comerciales, puesto que influye en el deseo de adquirir el producto por parte d ellos consumidores.

16. En este punto, discrepamos de la posición de la parte impugnante. El valor del producto no viene dado por la forma sino por el medicamento que incorpora. Esto es, la propia función del inhalador, no determina la forma y al mismo tiempo limita sustancialmente valor de la misma, dado que el valor reside en el producto, que es la razón por la que los médicos prescriben el producto contenido en el envase registrado como signo. El valor del producto se determina por tanto, por un lado, por la presencia de Seretide, Serevent o Flixotide; y por otro lado, por la invención misma del dosificador que permite, dependiendo de el producto, que el mismo dure de uno a dos meses. En este sentido, ya hemos señalado de hecho que la forma resultaba accesoria y que caben múltiples formas en la que presentar el sistema de dosificación que es, en definitiva, lo que aporta valor, de ahí que quepa la protección acumulada por diferentes derechos de propiedad intelectual

CUARTO.- Nulidad por haberse convertido la forma en habitual en el mercado al amparo del artículo art. 7.1. d) RMUE

17. La prueba desplegada por GSK acredita, no solo que no se trata de una forma habitual en el mercado, sino que la comercialización de inhaladores tipo Accuhaler se lleva a cabo por empresas vinculadas a GSK. Por tanto, no puede predicarse en este caso el concepto de "tercero" a los efectos de la posible dilución del signo. El relato presentado por la demandada reconviniente vuelve a ser sesgado.

18. Por otra parte, en efecto, debemos dar la razón a GSK. La mera existencia de un diseño registrado no implica un uso efectivo en el mercado. Desde el punto de vista de la nulidad prevista en el artículo 7.1.d) RMUE es necesario que el público destinatario haya pasado a percibir el signo se haya convertido en habitual en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio. La parte no ha demostrado que, más allá de empresas vinculadas, exista una comercialización de inhaladores tipo Accuhaler. Todo lo contrario. De la prueba presentada por GSK se advierte que los competidores se han preocupado por dotar de una forma distintiva y cualitativamente distinta a la de los competidores a los diferentes inhaladores. Y ello por cuanto el sistema de suministro de los citados medicamentos, supone que el consumidor perciba más fácilmente el principio activo por medio del tipo de inhalador, por la forma, y no por el medicamento, sea este en forma de principio activo o de marca registrada denominativo.

19. En este sentido, no podemos realizar un acercamiento al presente caso sobre la base de los pronunciamientos generales realizados por los tribunales en orden a la interpretación de las marcas tridimensionales y gráficas, sino que es necesario tener en cuenta concretamente la clase de productos y servicios para lo cuales se encuentran registrados y, de hecho, se usan en el mercado.

QUINTO.-nulidad por mala fe.

I. Doctrina general.

20. La mala fe es un concepto jurídico indeterminado que, a modo de clausula general, cierra el sistema de causas de nulidad absoluta. Es un concepto jurídico autónomo de Derecho Comunitario. Es un concepto idéntico, tanto en la normativa nacional, resultado de la transposición de la normativa comunitaria como en el reglamento de la Marca de la Unión europea. Como señalaba el TJUE en C-320/12 - Malaysia Dairy Industries [2013] de 27 de junio: "El Reglamento nº 207/2009, que complementa la normativa de la Unión en materia de marcas mediante el establecimiento de un régimen comunitario de marcas, persigue el mismo objetivo que la Directiva 2008/95, es decir, el establecimiento y el funcionamiento del mercado interior. Habida cuenta de la necesidad de una interacción armonizada de los dos sistemas de marcas comunitarias y nacionales, debe interpretarse el concepto de «mala fe» en el sentido del artículo 4, apartado 4, letra g), de la Directiva 2008/95 de la misma manera que en el contexto del Reglamento nº 207/2009. Tal enfoque garantiza una aplicación coherente de las distintas normas que en el ordenamiento jurídico de la Unión tienen por objeto las marcas".

21. En cuanto al concepto en sí mismo, "el Reglamento nº 207/2009, que complementa la normativa de la Unión en materia de marcas mediante el establecimiento de un régimen comunitario de marcas, persigue el mismo objetivo que la Directiva 2008/95, es decir, el establecimiento y el funcionamiento del mercado interior. Habida cuenta de la necesidad de una interacción armonizada de los dos sistemas de marcas comunitarias y nacionales, debe interpretarse el concepto de «mala fe» en el sentido del artículo 4, apartado 4, letra g), de la Directiva 2008/95 de la misma manera que en el contexto del Reglamento nº 207/2009. Tal enfoque garantiza una aplicación coherente de las distintas normas que en el ordenamiento jurídico de la Unión tienen por objeto las marcas".

22. La mala fe no está definida, delimitada o descrita en modo alguno en la normativa europea de marcas. El Tribunal General ha señalado que "el concepto de mala fe se refiere a una motivación subjetiva por parte del solicitante de la marca, a saber, una intención deshonesta u otro motivo siniestro. Implica una conducta que se aparta de los principios aceptados de comportamiento ético o de las prácticas comerciales y empresariales honestas" (Asunto T-795/17, NEYMAR [2019] de 14 de mayo ( EU:T:2019:329). Por su parte, la Abogada General Sharpston refiere la mala fe como "la conducta que se aparta de los principios aceptados de comportamiento ético o prácticas comerciales y empresariales leales" AG Conclusiones de 11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, ap. 60)

23. Sobre la mala fe se ha pronunciado el TJUE en el asunto C-529/07 Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG [2009] de 11 de junio (Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG (ECLI: EU:C:2009:361). El TJUE señalaba lo siguiente:

34 A fin de responder a las cuestiones planteadas, procede recordar que del tenor literal del artículo 51, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 resulta que la mala fe constituye una de las causas de nulidad absoluta de la marca comunitaria, de manera que puede invocarse sea ante la OAMI, sea en el marco de una demanda de reconvención interpuesta con ocasión de una acción por violación de marca.

35 De dicha disposición se desprende que el momento pertinente para apreciar la existencia de la mala fe del solicitante es el de la presentación de la solicitud de registro por el interesado.

36 A este respecto, procede recordar que, en el presente asunto, sólo se ha planteado al Tribunal de Justicia el caso en el que, en el momento de la presentación de la solicitud de registro, varios productores utilizaban, en el mercado, signos idénticos o similares para productos idénticos o similares que pueden dar lugar a confusión con el signo cuyo registro se solicita.

37 Es necesario señalar que la existencia de la mala fe del solicitante, en el sentido del artículo 51, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores pertinentes en el caso de autos.

38 En lo que respecta más concretamente a los factores mencionados en las cuestiones prejudiciales, a saber:

- el hecho de que el solicitante sabe o debe saber que un tercero utiliza, en al menos un Estado miembro, un signo idéntico o similar para un producto idéntico o similar que puede dar lugar a confusión con el signo cuyo registro se solicita;

- la intención del solicitante de impedir que dicho tercero continúe utilizando tal signo; así como

- el grado de protección jurídica del que gozan el signo del tercero y el signo cuyo registro se solicita,

24. Con todo, el Tribunal de Justicia realiza toda una serie de precisiones:

a) cuanto más antigua sea la utilización, mayor será la posibilidad de que el solicitante tenga conocimiento de la misma en el momento de presentar la solicitud de registro.

b) la intención del solicitante en el momento pertinente es un elemento subjetivo que debe determinarse en función de las circunstancias objetivas del caso.

c) la intención de impedir que un tercero comercialice un producto puede, en determinadas circunstancias, caracterizar la mala fe del solicitante. Tal es el caso, en particular, cuando, posteriormente, el solicitante registró como marca comunitaria un signo sin la intención de utilizarlo, únicamente con el objeto de impedir la entrada de un tercero en el mercado.

d) en tal caso la marca no cumple su función esencial, que consiste en garantizar al consumidor o al usuario final la identidad de origen del producto o servicio de que se trata, que le permita distinguir sin confusión posible dicho producto o servicio de los que tienen otra procedencia.

e) el hecho de que un tercero utilice desde hace tiempo un signo para un producto idéntico o similar que puede dar lugar a confusión con la marca solicitada y que dicho signo goce de un cierto grado de protección jurídica, es uno de los factores pertinentes para apreciar la existencia de la mala fe del solicitante. En efecto, en tal caso, el solicitante podría beneficiarse de los derechos que confiere la marca comunitaria con el único fin de competir de manera desleal con un competidor que utiliza un signo que ya ha obtenido cierto grado de protección jurídica por méritos propios.

f) ahora bien, no puede excluirse que se persiga un objetivo legítimo con el registro, cuando varios productores utilizan en el mercado signos idénticos o similares para productos idénticos o simulares que pueden dar lugar a confusión con el signo cuyo registro se solicita.

g) la existencia de la mala fe del solicitante podrá acreditarse más fácilmente si la libertad de elección de los competidores está limitada por consideraciones de orden técnico o comercial, de manera que el titular de la marca podría impedir a sus competidores no sólo la utilización de un signo idéntico o similares, sino también la comercialización de productos comparables.

25. Con posterioridad, en C-104/18 P - Koton Magazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO [2019] de 12 de septiembre, el TJUE señalaba que la nulidad por mala fe se aplica en el siguiente caso:

[...] cuando de indicios pertinentes y concordantes resulta que el titular de una marca de la Unión no ha presentado la solicitud de registro de dicha marca con el objetivo de participar de forma leal en el proceso competitivo, sino con la intención de menoscabar, de un modo no conforme con las prácticas leales, los intereses de terceros, o con la intención de obtener, sin tener siquiera la mira puesta en un tercero en particular, un derecho exclusivo con fines diferentes a los correspondientes a las funciones de la marca, sobre todo a la función esencial de indicación de origen mencionada en el apartado 45 de la presente sentencia.

La intención del solicitante de una marca es un factor subjetivo que, sin embargo, debe ser determinado de forma objetiva por las autoridades administrativas y judiciales competentes. Por consiguiente, toda alegación de mala fe debe examinarse globalmente, teniendo en cuenta todas las circunstancias fácticas pertinentes del asunto de que se trate (véase, en este sentido, la sentencia de 11 de junio de 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C-529/07 , EU:C:2009:361 , apartados 37 y 42). Solo de este modo puede examinarse objetivamente la alegación de mala fe.

26. Como señalaba la SAP, Alicante, Civil sección 8 del 27 de mayo de 2021 ( ROJ: SAP A 2086/2021 - ECLI:ES:APA:2021:2086 ), "la mala fe se ha de deducir, por tanto, de datos y situaciones fácticas, anteriores al momento de la solicitud. Como situaciones de registro de una marca existiendo mala fe se han señalado la del distribuidor de productos que, sabiendo que el signo no está registrado, lo registra sin el conocimiento ni autorización del titular; o cuando el registro de la marca tiene tan sólo una finalidad obstruccionista u obstaculizadora, a fin de evitar que el auténtico propietario del signo pueda registrarlo, o cuando se registra para afectar a la posición concurrencial de un tercero y, en especial, para vaciar el valor y el mérito de los signos distintivos a que está ligada dicha posición".

I. Resolución

27. No constituye un registro de mala fe la defensa de los derechos e intereses legítimos de la parte. El hecho de que existiera una patente previa que expiraba no limita los derechos marcarios de la parte dado que la patente no protegía la forma del inhalador como se ha razonado más arriba. De hecho, si la distintividad se adquiere igualmente por secondary meaning, el hecho de que existiera una patente previa, puede haber servido para que el signo alcance dicha distintividad.

28. No puede considerarse que actúa de mala fe quien legítimamente defiende sus derechos en el mercado. Los competidores son libre de emplear la invención patentada una vez expirada la patente mediante una forma no protegida en la misma en que sobre dicha forma pueda existir un determinado derecho de propiedad intelectual, como ya hemo señalado con anterioridad.

SEXTO.- carácter de marca renombrada

29. Se ejercita acción de infracción al amparo del artículo 9.2.c) RMUE, dado el carácter renombrado de las marcas de la actora que, a juicio de la actora, constituirían una familia de marcas.

30. La SAP, Alicante, sección 8 del 06 de julio de 2020 ( ROJ: SAP A 2397/2020 - ECLI:ES:APA:2020:2397 ), asunto "ÚNICO", recordaba que la distintividad desde el punto de vista extrínseco de la marca significa el grado de conocimiento del signo de la actora por el público interesado en ese tipo de producto. La Sentencia del Tribunal General de 1 de marzo de 2018 (asunto Shoe Branding Europe/EUIPO T- 629/16), al referirse a los requisitos de una marca renombrada declara:

" 25 Para ser beneficiaria de la protección prevista en el artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009 , una marca registrada debe ser conocida por una parte significativa del público interesado por los productos o servicios amparados por ella [sentencia de 6 de febrero de 2007, Aktieselskabet af 21. november 2001/OAMI - TDK Kabushiki Kaisha (TDK), T-477/04 , EU:T:2007:35 , apartado 48; véase también, por analogía, la sentencia de 14 de septiembre de 1999, General Motors, C-375/97 , EU:C:1999:408 , apartado 26].

26 Al examinar dicho requisito, se deben tomar en consideración todos los elementos pertinentes de los autos, en particular, la cuota de mercado que posee la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración de su uso, así como la importancia de las inversiones hechas por la empresa para promocionarla ( sentencia de 6 de febrero de 2007, TDK, T-477/04 , EU:T:2007:35 , apartado 49; véase también, por analogía, la sentencia de 14 de septiembre de 1999, General Motors, C-375/97 , EU:C:1999:408 , apartado 27)."

31. A estos efectos, hemos de tener en cuenta que una MUE puede ser renombrada si es conocida en una parte sustancial del territorio de la Unión y, esta parte sustancial puede coincidir con el territorio de un Estado como es España ( SSTJUE 6 de octubre de 2009, asunto C-301/07 y 3 de septiembre de 2015, asunto C-125/14). En particular, en el asunto C-32806 Fincas Tarragona [2007] de 22 de noviembre, el TJUE señalaba que el artículo 4, apartado 2, letra d), de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, debe interpretarse en el sentido de que la marca anterior debe ser notoriamente conocida en todo el territorio del Estado miembro de registro o en una parte sustancial de éste. De esta forma, en el par. 18 señalaba expresamente que el sentido dado comúnmente a los términos utilizados en la expresión «en un Estado miembro» se opone a que dicha expresión se aplique a una notoriedad limitada a una ciudad y su entorno que no constituirían, conjuntamente, una parte sustancial de un Estado miembro.

32. Por otra parte, como señalaba el Tribunal Supremo en el caso Maristas (STS, Civil sección 1 del 23 de julio de 2012; ROJ: STS 6110/2012 - ECLI:ES:TS:2012:6110 ), no es necesario para que la marca goce de la consideración de "notoriamente conocida" que, además de serlo para una parte relevante del público interesado, los servicios o productos a los que se aplica sean de gran calidad o, debido a la fuerte inversión en publicidad, la marca transmita una imagen positiva. Lo esencial es que la marca sea conocida por una parte relevante del público interesado, sin perjuicio de que ello pueda venir determinado por la concurrencia de criterios cuantitativos y/o criterios cualitativos.

33. El Tribunal de Justicia ha señalado que el grado de conocimiento requerido debe considerarse alcanzado cuando una parte significativa del público interesado por los productos y servicios amparados por la marca conoce esta marca, añadiendo que ni la letra ni el espíritu del artículo 5, apartado 2 de la Directiva, permiten exigir el conocimiento de la marca por un determinado porcentaje del público" (Asunto C-375/97 General Motors [1999] de 14 de septiembre). Dos cuestiones son importantes. La primera, que el Tribunal de Justicia no ha definido con mayor precisión que la señalada el término "proporción significativa". La segunda, que se ha rechazado fijar un determinado porcentaje del público, por lo que se desaconseja la utilización de criterios fijos de aplicación general, dado que un grado de conocimiento predefinido, tomado aisladamente, puede no ser el más apropiado para una evaluación realista del renombre la notoriedad (Directrices EUIPO Parte C, Oposición, sección 5, 3.1.2.1, -2021-). No obstante lo anterior, ello no significa que un determinado porcentaje carezca de cualquier interés. Bien por ser muy elevado, lo que sirve para acreditar el conocimiento, bien por ser muy bajo, lo que excluye su conocimiento por una parte significativa del público interesado. Con todo, hemos de ser cautelosos, puesto que como afirma la EUIPO cuando "los productos o servicios interesen a grupos de consumidores muy pequeños, este tamaño reducido del mercado total implica que una proporción significativa del mismo también será reducida en cifras absolutas". Finalmente, distintividad por el uso no implica renombre. Para la primera no es necesario un umbral mínimo que sí se exige para el segundo. De ahí que la mera inversión en campañas promocionales o en publicidad, pueda suponer que la marca haya adquirido un fuere carácter distintivo por el uso y, sin embargo, no haya adquirido renombre (EUIPO, Asunto Mandarino/Mandarina Duck, res 21/4/2010, R 1054/2007-44)

34. El público interesado no está compuesto únicamente por los compradores actuales, sino también por los compradores potenciales, así como a los miembros del público que solamente entran en contacto indirectamente con la marca, en la medida en que tales grupos de consumidores puedan ser también destinatarios de los productos en cuestión. Y, en este sentido, se ha señalado que el público interesado es el público en general, por ejemplo, en relación con agua mineral (Asunto MATTONI (fig.) 04/08/2011, R 1265/2010-2), preparaciones medicinales para el tratamiento de la disfunción sexual (Asunto SEXIALIS / CIALIS et al. 15/09/2011, R 2100/2010-1) , productos farmacéuticos para el tratamiento de las arrugas (Asunto C-100/11 Botolist/Botocyl [2012] de 10 de mayo).

35. Se suscita la cuestión de si los productos amparados por la marca interesan a varios grupos de compradores con diferentes perfiles. En tales casos, la cuestión radica en determinar si el renombre debe valorar se dentro de cada grupo por separado o si debe abarcar todos los tipos de compradores. La cuestión es relevante por cuanto la percepción del producto puede ser diferente en diferentes eslabones de la cadena de distribución, de forma que, en alguno de esos eslabones el producto haya podido alcanzar un conocimiento por parte de una parte significativa de dicho escalón, aunque dicho conocimiento no se haya alcanzado en otros eslabones. A priori, no podemos excluir que el renombre se alcance solo a uno de grupos de compradores, cuando una parte significativa de compradores de ese grupo conoce la marca y la vincula con los productos o servicios que ampara. Ahora bien, ello debe ser, consideramos, tratado con cierta cautela, dado que un exceso en la delimitación del público interesado puede distorsionar el grado de conocimiento que se tiene, en realidad, de la marca.

36. El carácter renombrado debe predicarse de la marca para los productos y servicios para los que se encuentra registrada y no de la familia, gozando como tal renombre cada marca individualmente considerada, lo que no tiene que suceder necesariamente con la familia. Cuestión distinta es que el elemento que sirve de unión a la familia de marcas haya adquirido una elevada distintividad por el uso hasta tal punto que el público relevante asocia el renombre también con el elemento que sirve de unión a la familia de marcas (EUIPO McDonald's International Property Company, Ltd. / McDreams Hotel GmbH de 18 de abril de 2018 (asunto R 972/2017).

37. Ello no quiere decir que la existencia de una familia de marcas carezca de importancia alguna. Recordemos que la existencia de una familia de marcas puede influir en la apreciación del riesgo de confusión, aunque no para apreciar la similitud entre los signos (véase Asunto C-552/09 P - Ferrero/OAMI [2011] de 24 de marzo (ECLI: EU:C:2011:177) así como la la SAP Alicante Civil sección 8 del 25 de febrero de 2020 ( ROJ: SAP A 301/2020 - ECLI:ES:APA:2020:301 ). En el caso de la marca renombrada, puede reforzar el vínculo que se puede establecer entre la marca renombrada y el signo impugnado (T-428/18 McDreams Hotel GmbH [2019] de 10 de octubre (ECLI: EU:T:2019:738)

38. El carácter renombrado debe acreditarse a feca de presentación de la demanda, esto es, a fecha de 17 de febrero de 2020.

39. La actora presenta los datos relativos a: unidades fabricadas en 2010 , declaración de 10 de junio de 2013 de Rosaura en relación con las cifras de inversión y comerciales obtenidas con la venta en Europa y España; cuota de mercado entre los años 2006 y 2012; así como una tabla con la cuota de mercado del dispositivo Accuhaler y el porcentaje d e unidades vendidas en España entre los años 2013 a 2019.

40. Este ultimo dato refiere una bajada significativa de la cuota de mercado. Así no se puede comparar la cuota de mercado de 2006, en el que el Accuhaler alcanzó un 35,3% con la cuota de mercado de 2017 en el que se alcanzaba un 10%. Por tanto, si la media de la cuota de mercado en España (que es el territorio fijado como relevante por la parte) el Accuhaler alcanzó una media del 20/30% de las ventas anuales de inhaladores de polvo, lo cierto es que en los últimos años esta cayó significativamente.

41. No obstante lo anterior, ello no es sino la consecuencia de la competencia generada en el sector. Y ello no quiere decir que en el año 2020, al tiempo de la presentación de la demanda, el Accuhaler hubiera perdido el conocimiento generalizado por parte del público relevante. Debemos recordar que, en relación con publico interesado, que nos encontramos ante un público profesional, dado que los medicamentos Seredite, Filoxite y Serevent no son de compra libre en farmacias sino que requieren de prescripción médica. Por tanto, las fuertes inversiones realizadas por Glaxo al tiempo de la comercialización, unido al conocimiento ampliamente generalizado por parte de los médicos prescriptores, coadyuvan al renombre de la marca. en este sentido, ya hemos señalado que la propia OAMI en su resolución de 22 de abril de 2014 destacaba "incluso podría argumentarse que son, incluso elegantes. En general, hay poco sobre la marca que sugiere que podría ser un inhalador. De hecho, sin más pistas o información, la forma sigue siendo enigmática en cuanto a su propósito"

42. Es cierto que la parte actora no ha aportado los estudios de mercado que refiere. Lo denuncia la parte demandada en este punto con bastante acierto. No obstante ello, debemos recordar que los estudios de mercado no son sino una prueba más que debe tenerse en cuenta en relación con el posible renombre o distintividad de una marca. En relación con lo anterior ya nos hemos pronunciado con anterioridad, especialmente, en relación con los requisitos que en orden a acreditar ora la distintividad ora el renombre los citados estudios deben cumplir (véase nuestra Sentencia del Tribunal de Primera Instancia, SJM Alicante, numero 1 a 25 de octubre de 2023 - ROJ: SJM A 5593/2023; ECLI:ES:JMA:2023:5593)

43. Por tanto, la falta de aportación nos impediría tenerlos en consideración. No obstante, fueron motivo de especial análisis y convalidación por parte de la Oficina en la citada resolución de 22 de abril de 2014 (punto 39 y siguientes) y las valoraciones y conclusiones entonces alcanzadas, huérfanos de prueba en contrario, deben quedar fijadas como hechos acreditados. Con todo, existen datos perimetrales. En este sentido, se ha aportado notifica de prensa del año 2018 en la que se destaca que el Seretide es uno de los medicamentos que más facturan en el mundo. En dicha lista no se advierte que exista otro medicamento para el asma. Por tanto, la conclusión es que en el año 2020, Seredite, a pesar de la pérdida de cuota de mercado, sigue siendo un medicamente altamente vendido, y por tanto, es improbable que los médicos prescriptores hayan dejado de percibir en la memoria el vinculo existente entre el signo registrado y su origen empresarial. El renombre alcanzado durante 20 años, en el que la forma sirvió para la venta de uno de los medicamentos más vendidos de la historia de Glaxo, se ha de mantener, consecuentemente, en el tiempo, a pesar de la existencia de nuevos productos competidores. En este sentido, sin perjuicio de la mayor competencia en el mercado de los inhaladores, Accuhaler sigue manteniendo un 10% de cuota de mercado después de una media histórica significativa del 20/30% en un mercado en el que existen diferentes inhaladores de polvo pero los competidores se han preocupado por presentar los diferentes formatos con formas diferentes.

44. GSK ha demostrado por otra parte que la existencia de productos competidores se realiza mediante la presentación de dosificadores diferenciados por lo que no cabe entender que el público interesado definido anteriormente haya dejado de establecer con carácter general dicho vínculo.

45. No se ha acreditado por otra parte que existan dosificadores similares al margen de aquellos que han sido licenciados por la propia GSK.

46. la prueba presentada por la parte actora es suficiente a los efectos de determinar que a la fecha de la presentación de la demanda la forma registrada sigue manteniendo renombre en el territorio de la Unión europea.

SEPTIMO.- Infracción de marca renombrada.

I. Doctrina general.

47. Establece el artículo 9.2.c RMUE que el titular de una marca registrada podrá oponerse al empleo de un signo que sea idéntico o similar a la marca de la Unión, independientemente de si se utiliza en relación con productos o servicios que sean idénticos o sean o no similares a aquellos para los que la marca de la Unión esté registrada, si esta goza de renombre en la Unión y si con el uso sin justa causa del signo se obtiene una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca de la Unión o es perjudicial para dicho carácter distintivo o dicho renombre. De la misma manera, en sede de nulidad, en los artículos 52.1 LM, 8.1 LM y 6.1.b) LM y 8.5 RMUE y 60 RMUE. Por tanto, lo que diremos en sede de infracción debe extenderse a la nulidad.

48. En la sentencia dictada en el Asunto C-408/01 Adidas-Salomon AG c. Fitnessworld Trading Ltd [2003] de 23 de octubre de 2003, el Tribunal de Justicia reconocía la existencia de una protección específica de la marca renombrada, más allá de la protección general reconocida a los signos registrados. Dicha protección requiere, en primer lugar, de que el público pertinente establezca un vínculo entre el signo y la marca. Al respecto, y frente al riesgo de confusión o de asociación, el Tribunal precisaba que la protección no está supeditada a que se constate un grado de similitud tal entre el signo y la marca de renombre que exista, para el público pertinente, un riesgo de confusión entre ambos. Basta que el grado de similitud entre el signo y la marca de renombre tenga por efecto que el público pertinente establezca un vínculo entre el signo y la marca. Por tanto, como señala la doctrina, la existencia de un vínculo mental entre las marcas no presupone la existencia de un riesgo de confusión y el hecho de que una marca posterior evoque la marca anterior renombrada equivale a la existencia de un vínculo mental entre las marcas (Fernández-Novoa, Carlos. Estudios sobre la protección de la marca renombrada. Marcial Pons; 2014, pag 91). En definitiva, la protección va más allá del riesgo de confusión o de asociación. La existencia de un vínculo de ese tipo, al igual que la de un riesgo de confusión [...] debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta la totalidad de los factores pertinentes en cada caso (ap. 30). En la STJUE Asunto C-252/07 Intel Corporation Inc. [2008] de 27 de noviembre señalaba, en su ap. 42, que entre tales factores cabe citar:

a. el grado de similitud entre las marcas en conflicto;

b. la naturaleza de los productos o servicios para los que se registraron respectivamente las marcas en conflicto, incluido el grado de proximidad o de diferenciación entre dichos productos o servicios, así como el público relevante;

c. la intensidad del renombre de la marca anterior;

d. la fuerza del carácter distintivo de la marca anterior, bien sea intrínseca o adquirida por el uso;

e. la existencia de un riesgo de confusión por parte del público.

49. Factores que son explicados, posteriormente, en los ap. 43 a 57 de la sentencia.

50. Por otra parte, no basta con la evocación de la marca anterior (la existencia de dicho vínculo no basta, por sí mismo, para apreciar la existencia de una de las infracciones -ap. 32-), sino que es preciso que se cumpla alguno de los siguientes tres elementos del tipo con carácter alternativo (dice el TJUE que basta que concurra uno solo de estos tres tipos de infracciones para que resulte aplicable dicho precepto -ap. 28-):

a. que se cause un perjuicio al carácter distintivo de la marca anterior (dilución de la marca, cuando se ha producido o existe riesgo de producirse una alteración de comportamiento económico del consumidor medios de los productos o servicios para los que está registrada la marca renombrada).

b. que se cause un perjuicio al renombre de la marca anterior (tarnishment)

c. que se obtenga una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de dicha marca (parasitismo o freeriding).

II. Circunstancias del caso concreto.

i. Productos y servicios.

51. Desde el punto de vista de los productos y servicios existe plena identidad sin que la cuestión haya sido controvertida.

ii. Similitud.

52. En este sentido, debemos recordar que la protección de la marca reforzada no requiere ni de identidad ni de similitud que produzca confusión entre los signos, pero sí de cierta similitud aun escasa ( C-254/09 Calvin Klein Trademark/OAMI [2010] de 2 de septiembre (ECLI: EU:C:2010:488). En este primer estadio es irrelevante la notoriedad y el carácter distintivo ( C-552/09 P Ferrero/OAIM [2011] de 24 de marzo -ECLI: EU:C:2011:177)

53. Al tratarse de marcas tirdimensionales debemos tener en cuenta la forma que presentan. Y en este sentido, la forma del inhalador de la demandada es similar al Accuhaler.

54. Veamos las formas en comparación directa:,

55. Signo registrado:

56.

57. Producto de la demandada:

58.

59. El producto diseñado por la demandada reproduce las caracteristicias esenciales del signo registrado, esto es, la forma circular, el circulo central y el efecto de onda. En cuanto a la onda es cierto que el diseño de la demandada introduce una suerte de escamas a modo de caracola al tiempo que el circulo de la zona central se abre en su parte inferior para ofrecer una forma de lágrima pero ello no altera la conclusión de que ambos signos presentan una similitud evidente.

60. La comparativa introdcuida por la parte actora en el folio 31 d ela demanda es de esta forma correcto. Debemos tener en cuenta que el público destinatario n o compara los signos directamente sino mediante el recuerdo imperfecto que tiene en la memoria y, en este sentido, tenderá a recordar con facilidad los elementos básicos de las formas, como es el círculo. De esta forma, las caracteristicas diferenciadoras (las escamas y la lágrima central) no son sino accesorias, especialmente, las escamas, que no serán suficientes a los efectos de poder evitar cualquier similitud entre los signos.

61.

iii. Vínculo

62. En C-252/07 Intel Corporation Inc. [2008] de 27 de noviembre (ECLI: EU:C:2008:655), el TJUE señalaba que el hecho de que la marca posterior evoque la marca anterior de renombre al consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, equivale a la existencia de un vínculo.

63. Partiendo de que la asociación que los consumidores establezcan entre el signo y la marca no tienen que ser inmediata ( C-603/14 P El Corte Inglés S.A /EUIPO -ECLI:EU:C:2015807), en los razonamientos anteriores.

64. Tenemos que tener existe una similitud media entre los signos y una plena identidad entre los productos y servicios por lo que existe riesgo de confusión al menos en su forma de asociación. El publico pertinente, aun siendo un publico profesional, que presta un especial grado de atención, puede no confundir el origen empresarial pero no por ello dejará de asociar ambos productos de forma que puede establecer razonablemente el vínculo en cuanto a su origen con GSK. Máxime teniendo en cuenta que la propia GSK ha autorizado el uso del Accuhaler por parte de terceros. Por tanto, existe riesgo de asociación.

65. Las marcas anteriores gozan de intensidad media renombre.

66. Los productos y servicios son idénticos sin que se haya discutido tal cuestión.

67. Por todo ello debemos declarar que el producto de la demandada evoca el signo registrado.

iv. Requisitos de antijuridicidad.

68. Ya hemos recordado que ( C-252/07 Intel Corporation Inc. [2008] de 27 de noviembre (ECLI: EU:C:2008:655) no basta con la evocación de la marca anterior (la existencia de dicho vínculo no basta, por sí mismo, para apreciar la existencia de una de las infracciones -ap. 32-), sino que es preciso que se cumpla alguno de los siguientes tres elementos del tipo con carácter alternativo (dice el TJUE que basta que concurra uno solo de estos tres tipos de infracciones para que resulte aplicable dicho precepto -ap. 28-):

a. que se cause un perjuicio al carácter distintivo de la marca anterior (dilución de la marca, cuando se ha producido o existe riesgo de producirse una alteración de comportamiento económico del consumidor medios de los productos o servicios para los que está registrada la marca renombrada).

b. que se cause un perjuicio al renombre de la marca anterior (tarnishment)

c. que se obtenga una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de dicha marca (parasitismo o freeriding).

69. Por otra parte, como señalaba el TJUE en C-252/07 Intel Corporation Inc. [2008] de 27 de noviembre (ECLI: EU:C:2008:655), para determinar la existencia de una de las infracciones señaladas o de un serio riesgo de que tal infracción se cometa en el futuro debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta la totalidad de los factores pertinentes en cada caso y, en particular:

a. el grado de similitud entre las marcas en conflicto;

b. la naturaleza de los productos o servicios para los que se registraron respectivamente las marcas en conflicto, incluido el grado de proximidad o de diferenciación entre dichos productos o servicios, así como el público relevante;

c. la intensidad del renombre de la marca anterior;

d. la fuerza del carácter distintivo de la marca anterior, bien sea intrínseca o adquirida por el uso;

e. la existencia de un riesgo de confusión por parte del público.

70. No debemos olvidar que no debe probarse la existencia de una infracción efectiva y actual sino que basta con probar el serio riesgo de que la infracción se produzca en el futuro. ( C-252/07 Intel Corporation Inc. [2008] de 27 de noviembre (ECLI: EU:C:2008:655) ap. 38.

71. Finalmente, como ha señalado el TJUE en C-487 L'Oreal [2009] de 18 de junio (C-487 L'Oreal (ECLI: EU:C:2009:378) ap. 50, la existencia de una ventaja desleal obtenida del carácter distintivo o del renombre de la marca, según dicha disposición, no exige ni la existencia de un riesgo de confusión ni la de un riesgo de perjuicio para el carácter distintivo o el renombre de la marca o, en términos más generales, para el titular de ésta. El tercero que hace uso de un signo similar a una marca de renombre obtiene una ventaja desleal de su carácter distintivo o de su renombre cuando mediante dicho uso intenta aprovecharse de la marca de renombre para beneficiarse de su poder de atracción, de su reputación o de su prestigio y explotar el esfuerzo comercial realizado por el titular de la marca para crear y mantener la imagen de ésta sin ofrecer a cambio compensación económica alguna.

72. Teniendo en cuenta el renombre del signo registrado, unido a la similitud media entre las marcas, y la plena similitud en cuanto a los productos y servicios, en el presente caso existe un riesgo de obtención de una ventaja desleal del signo distintivo. Tenemos que tener en cuenta que, además, dicho signo se ha empleado para la venta en exclusiva de medicamentos que han gozado de una alta implantación en el mercado.

73. Debemos señalar que no se trata de realizar un juicio de intención, sino de la realidad del mercado. En este sentido, el riesgo de parasitismo se deriva de que se trata de productos que se comercializan a través de los mismos canales de distribución.

OCTAVO.- cesación, abstención y remoción.

74. El artículo 41.a) y c) de la LM recoge la acción de cesación, de abstención y de remoción. Por su parte, la STS de 23 de julio de 2012 recuerda que el presupuesto de la estimación de la acción de remoción es precisamente la estimación de la acción declarativa de infracción marcaria, siendo un efecto automático de la estimada aplicación. Así, argumenta que "la apreciación de la infracción de la marca notoria de la actora, legitima a ésta para pedir la cesación de los actos infractores, en este caso, del uso del signo "Maristas" en la promoción inmobiliaria que la demandada ha desarrollado en Alicante [ art. 41.1.a) LM, aplicable por la remisión general a la regulación interna de cada Estado miembro, contenida en el art. 101 RMC]". En este mismo sentido se pronuncia la STMUE de España de 19 de julio de 2013. Cabe, pues, estimar la acción de cesación, abstención y remoción ejercitada por la parte demandante, que comprenderá la condena a las multas coercitivas del artículo 44 de la LM y del artículo 102 del RMUE para asegurarse la efectividad de estos pronunciamientos de condena.

75. Si bien es cierto que el artículo 34 LM 17/2011 establece que el titular del derecho exclusivo podrá prohibir el uso del signo en redes telemáticas y como nombre de dominio, el RMUE 2017/1001 nada dice al respecto en el artículo 9.3 RMUE al establecer las concretas facultades que integran el ius prohibendi. No obstante lo anterior, doctrina y jurisprudencia vienen entendiendo que el uso como nombre de dominio de una marca registrada puede ser prohibido por su titular al tratarse de un uso incontenido del signo sobre le que se ostenta un derecho de exclusiva. Así, por ejemplo, la STMUE de España de 5 de octubre de 2015 considera que la protección otorgada por el artículo 9.2.b) del RMUE es también aplicable respecto de los nombres de dominio que originen riesgo de confusión con la marca registrada. De la misma forma, la STMUE de España de 26 de abril de 2016 señala que "Es doctrina asentada de este Tribunal que, de conformidad con la previsión legal específica ( art. 34.3.e LM y art. 9.2.b RMC) el uso del signo como nombre de dominio, cuando hay identidad o similitud entre signos y productos o servicios, implica un uso particularmente prohibido o a prohibir por el titular de la marca vulnerada)".

76. Por todo lo antedicho procede estimar la demanda en relación con la solicitud de cesación, prohibición y retirada de tráfico económico de los productos infractores.

77. Como ya hemos tenido la ocasión de señalar en anteriores resoluciones, las sentencias solo se pueden pronunciar, como sucede igualmente en el caso de las oficias de registros, sobre los signos que se encuentran efectivamente en uso, sin que se pueda pretender una condena extensiva a "cualquier otro signo". Es carga de la parte demandante la identificación de los signos concretos y de los que se vienen realizando.

78. A efectos prácticos nada impide que acordemos la orden de cesación y de prohibición sin perjuicio de que no ha quedado acreditada la efectiva comercialización. Lo relevante, a tales efectos, se encuentra en sede de daños, como veremos a continuación.

NOVENO.-- Acción de daños y perjuicios.

I. Sistema de responsabilidad

79. Establece el artículo 42 LM lo siguiente:

1. Quienes, sin consentimiento del titular de la marca, realicen alguno de los actos previstos en la letra a) del apartado 3 y en el apartado 4 del artículo 34, así como los responsables de la primera comercialización de los productos o servicios ilícitamente marcados, estarán obligados en todo caso a responder de los daños y perjuicios causados

2. Todos aquellos que realicen cualquier otro acto de violación de la marca registrada solo estarán obligados a indemnizar los daños y perjuicios causados si hubieran sido advertidos suficientemente por el titular de la marca o, en su caso, por la persona legitimada para ejercitar la acción acerca de la existencia de esta, convenientemente identificada, y de su violación, con el requerimiento de que cesen en la misma, o cuando en su actuación hubiere mediado culpa o negligencia o la marca en cuestión fuera renombrada.

80. Se consagra así un doble sistema de responsabilidad objetivo-subjetivo dependiendo de la tipología de la conducta infractora y del carácter de la marca.

81. En el presente caso, sin perjuicio de que se llevó a cabo un requerimiento, se trata de un uso del artículo 34.3.a) LM

II. acreditación de los daños y perjuicios causados por la conducta infractora de la parte demandada.

82. Establece el artículo 43 LM lo siguiente:

1. La indemnización de daños y perjuicios comprenderá no sólo las pérdidas sufridas, sino también las ganancias dejadas de obtener por el titular del registro de la marca causa de la violación de su derecho. El titular del registro de marca también podrá exigir la indemnización del perjuicio causado al prestigio de la marca por el infractor, especialmente por una realización defectuosa de los productos ilícitamente marcados o una presentación inadecuada de aquélla en el mercado. Asimismo, la cuantía indemnizatoria podrá incluir, en su caso, los gastos de investigación en los que se haya incurrido para obtener pruebas razonables de la comisión de la infracción objeto del procedimiento judicial.

2. Para fijar la indemnización por daños y perjuicios se tendrá en cuenta, a elección del perjudicado:

a) Las consecuencias económicas negativas, entre ellas los beneficios que el titular habría obtenido mediante el uso de la marca si no hubiera tenido lugar la violación o, alternativamente, los beneficios que haya obtenido el infractor como consecuencia de la violación.

b) Una cantidad a tanto alzado que al menos comprenda la cantidad que el infractor hubiera debido pagar al titular de la marca por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su utilización conforme a derecho.

En el caso de daño moral procederá su indemnización, aun no probada la existencia del perjuicio económico.

3. Para la fijación de la indemnización se tendrá en cuenta, entre otras circunstancias, el renombre y prestigio de la marca y el número y clase de licencias concedidas en el momento en que comenzó la violación. En el caso de daño en el prestigio de la marca se atenderá, además, a las circunstancias de la infracción, gravedad de la lesión y grado de difusión en el mercado

4. A fin de fijar la cuantía de los daños y perjuicios sufridos, el titular de la marca podrá exigir la exhibición de los documentos del responsable que puedan servir para aquella finalidad.

5. El titular de la marca cuya violación hubiera sido declarada judicialmente tendrá, en todo caso y sin necesidad de prueba alguna, derecho a percibir en concepto de indemnización de daños y perjuicios el 1 por ciento de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados. El titular de la marca podrá exigir, además, una indemnización mayor si prueba que la violación de su marca le ocasionó daños o perjuicios superiores, de acuerdo con lo dispuesto en los apartados anteriores.

83. El Tribunal Supremo, en el Caso Pasapalabra, STS, Civil sección 1 del 30 de septiembre de 2019 ( ROJ: STS 2852/2019 - ECLI:ES:TS:2019:2852 ) recordaba lo siguiente:

El sistema establecido en la Directiva 2004/48/CE y posteriormente transpuesto a la legislación española, se inspira en el modelo alemán. La jurisprudencia alemana estableció la doctrina, posteriormente positivizada, del dreifache Schadensberechnung o triple cálculo del perjuicio, en el caso de la infracción de los derechos inmateriales. Según esta doctrina, la indemnización a pagar en estos casos podía ser, a elección del titular del derecho infringido, el daño emergente y el lucro cesante, el valor de cesión del derecho en el mercado o la restitución al titular del derecho infringido del lucro obtenido por el infractor con la injerencia.

A. la regalía hipotética:

84. La Sentencia del Tribunal de Marca de la Unión Europea de 6 de mayo de 2016 ( ROJ: SAP A 1272/2016 - ECLI:ES:APA:2016:1272 ) señalaba al respecto lo siguiente:

1. La naturaleza de la regalía es la propia del enriquecimiento injusto.

2. No obstante, en materia de indemnización por violación de marca, la regalía no es sino un instrumento para cuantificar perjuicios en el marco de una acción resarcitoria del perjuicio, no del enriquecimiento injusto.

3. Es por ello que la licencia hipotética encarna daños causados por la infracción, no expresando una presunción aunque se sustente en una ficción jurídica por la cual se presume iures et de iure que se ha celebrado un contra to con el infractor.

4. Es un criterio en todo caso electivo para el perjudicado.

Ello explica a su vez, la forma en que quedan condicionados diversos aspectos de la acción indemnizatoria y en concreto lo relativo a la prueba del daño, a lo que hace a la relación causal y, desde luego, a la cuantificación de la indemnización.

La prueba del daño se satisface con la prueba de la explotación infractora. Si el criterio se sustenta en el enriquecimiento del infractor, el daño consiste en el importe debido y no pagado para que el tercero fuera legítimo usuario de la marca. En tales condiciones, la prueba del quebranto del titular deviene inútil.

Desde la perspectiva del nexo causal, su prueba se cumplimenta con la acreditación de la infracción en tanto ésta supone un uso no contra tado con el titular. Es por ello que el daño para el titular, que es acreedor de lo no cobrado por el contra to ficticio de licencia, trae correspondencia con el ahorro del usuario no autorizado de la marca. Y ese precio debe abonarse al margen del éxito comercial obtenido por el infractor pues éste forma parte del riesgo comercial al que es ajeno el uso autorizado, ficticiamente, de la marca.

En conclusión,

5. El criterio indemnizatorio en que consiste la licencia hipotética condiciona las reglas sobre prueba del daño, sobre prueba de la relación causal entre la infracción y el daño y sobre el importe del daño.

6. Así, la realidad del daño sólo exige la comprobación de la explotación infractora. La naturaleza del criterio en que consiste la licencia hipotética así lo exige, no requiriéndose probar el daño propiamente dicho ni desde luego, el importe del quebranto efectivo.

7. Por otro lado, la acreditación del nexo causal se alcanza con la probanza de la infracción. La hipótesis sobre la existencia de un contra to de licencia, expresa el daño cesante que en forma de ahorro de costes consigue quien invade la esfera de exclusiva de otro. Por tanto, la indemnización por el perjuicio es conforme a este criterio, a ese ahorro obtenido por el infractor correlativo a lo no obtenido por el titular.

8.- Al ser el precio de un contra to ficticio, debe abonarse aunque el infractor no hubiera obtenido beneficios con la infracción.

85. Por tanto, basta la constatación de una explotación por parte del infractor sin que sea necesario siquiera que el titular del derecho de exclusiva venga otorgando habitualmente en el tráfico jurídico económico licencias. Como señala la STMUE de 6 de mayo de 2016, "en su fijación resulta indiferente que hubiera o no política de licencias". En su caso, la dificultad estribará en determinar el cálculo de la concreta licencia a la vista de los usos del sector pero ello no priva de efectividad al modo resarcitorio elegido, reflejo de una acción de enriquecimiento injustificado.

B. los beneficios obtenidos por el infractor. Caso Pasapalabra, STS, Civil sección 1 del 30 de septiembre de 2019 ( ROJ: STS 2852/2019 - ECLI:ES:TS:2019:2852 )

Esta tercera opción constituye en realidad una restitución propia de una condictio por intromisión. No constituye una solución propiamente indemnizatoria porque no responde al quebranto patrimonial sufrido por el titular del derecho de exclusiva vulnerado, sino que busca evitar que quede en el patrimonio del infractor el beneficio patrimonial logrado con la infracción.

86. Y citando jurisprudencia anterior (véase la STS 95/2009, de 2 de marzo), señalaba que no es necesario que el titular del derecho de exclusiva infringido haya sufrido un quebranto patrimonial para que proceda la restitución de los beneficios obtenidos por el infractor, ni que el importe de la restitución se corresponda con ese quebranto.

9.-Por tal razón, para que proceda la restitución del beneficio obtenido por el infractor, es irrelevante que el titular del derecho infringido explote o no directamente tal derecho, porque es irrelevante el beneficio que hubiera podido obtener, ya que lo relevante es qué beneficio ha obtenido el infractor por la intromisión en un derecho cuyo contenido patrimonial atribuye a su titular las utilidades pecuniarias que con el mismo puedan obtenerse.

C. el 1% de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados. El sistema de indemnización mínima del artículo 43.5 LM . Caso Nuba [2019].-

87. Superando las iniciales dudas interpretativas, el Tribunal supremo en el Caso Nuba [2019] (STS, Civil sección 1 de 3 de octubre de 2019 - ROJ: STS 3027/2019 - ECLI:ES:TS:2019:3027 ) fija doctrina jurisprudencial considerando que el articulo 43.5 LM tiene naturaleza indemnizatoria y que, por tanto, establece una presunción iuris tantum de existencia de daño.

[El artículo 43.5 LM] contiene una regla a la que puede acogerse el titular de la marca que ha sufrido una infracción que le ha reportado un "perjuicio", para calcular la indemnización y evitar que la falta de prueba le prive de una compensación económica.

Aunque esta regla acentúa la objetivación de la compensación económica, no por ello puede interpretarse en el sentido de que se tenga derecho a una indemnización incluso en los casos en que se haya constatado que la infracción no pudo ocasionar "perjuicio" alguno al titular de la marca. Exige como presupuesto previo la existencia del "perjuicio", con independencia de su entidad.

Como se ha apuntado en la doctrina, esta regla no altera la naturaleza resarcitoria de la acción de indemnización de daños y perjuicios, que presupone la existencia de estos. No introduce una suerte de sanción por la infracción, en beneficio del titular de la marca infringida, sino que la ratio de la norma es facilitar la cuantificación de la indemnización: en todo caso el 1% de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados.

De hecho, esta regla, que cifra en todo caso la indemnización en el 1% de la cifra de negocio [sin perjuicio de que el titular de la marca pueda exigir una indemnización mayor si prueba que la violación de su marca le ocasionó daños o perjuicios superiores], está relacionada con el criterio de cuantificación de la letra a) del art. 43.2 LM , pues facilita el cálculo del beneficio económico obtenido por el infractor con la violación de la marca.

III. fijación de la indemnización en el presente caso.

88. En el presente caso el petitum no es del todo correcto. Es cierto que este juez no celebró la audiencia previa y por tanto no pudo advertir de la incorrección del petitum pero el deber de integración es complejo. Por una parte tenemos que tener en cuenta que el suplico de la demanda se remite al cuerpo de la demanda. En el hecho quinto nos encontramos con que no se destaca de forma clara y sin ambages cual es el criterio empleado y las bases para su liquidación. Entendemos que e mismo se determina en el párrafo tercero de la letra A del hecho quinto en la pagina 36 cuando señala la parte que "nuestras representadas optan..." por lo que el criterio es el de los beneficios obtenidos por el infractor.

89. Los dos párrafos subsiguientes parecen a mayor abundamiento. La referencia al 43.1 LM ninguna relevancia tiene toda vez que nada se pude en concepto de daño moral ni afecta a la cuantificación. El beneficio obtenido por el infractor no resulta modulado a consecuencia del prestigio de la marca. Finalmente se termina con una referencia al criterio del artículo 43.5 LM lo que se establece como criterio subsidiario. Por tanto, debemos estimarlo en este sentido dado que se cumplen los presupuestos establecidos por el Tribunal Supremo en el caso Nuba [2019] (STS, Civil sección 1 de 3 de octubre de 2019 - ROJ: STS 3027/2019 - ECLI:ES:TS:2019:3027 ), anteriormente citado, al no haberse presentado prueba suficiente que desvirtué la presunción existente.

90. No debemos olvidar que nos encontramos ante productos que se distribuyen a través de los mismos canales.

91. Ahora bien, el problema de la demanda es que no se acredita que el producto haya sido efectivamente comercializado por lo que la condena es ciertamente a futuro lo que s eencuentra prohibido por el artículo 219 LEC.

DÉCIMO.- Multas coercitivas.

92. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 LM, cuando se condene a la cesación de los actos de violación de una marca, el Tribunal fijará una indemnización de cuantía determinada no inferior a 600 euros por día transcurrido hasta que se produzca la cesación efectiva de la violación. El importe de esta indemnización y el día a partir del cual surgirá la obligación de indemnizar se fijará en ejecución de sentencia.

93. Somos conscientes de que la cuestión suscita cierta controversia y no pocos problemas en sede de ejecución. No obstante lo anterior, hemos de decantarnos por una aplicación literal de la ley. Por tanto, la sentencia no procede a la imposición de multa alguna, sino que será al tiempo de despacho de ejecución, y mediante pieza separa da multa, como se procederá a la imposición y, en su caso, a la liquidación de la cuantía indemnizatoria correspondiente.

94. Por tanto, no procederá la fijación del dies a quo, ni de la cuantía indemnizatoria, sino a la luz de las circunstancias concurrentes una vez se despache ejecución, bien provisional, bien definitiva.

UNDÉCIMO. -Costas procesales.

95. De conformidad con el artículo 394 de la LEC, en los procesos declarativos, las costas de la primera instancia se impondrán a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que el tribunal aprecie, y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho.

96. Las costas de la demanda principal se imponen a la demandada ALDO UNION dado que la misma se estima sustancialmente.

97. Las costas de la reconvención se imponen a la demandante reconvencional ALDO UNION.

Visto lo anterior,