Sentencia Civil Juzgado de lo Mercantil de València nº 1, Rec. 367/2023 de 08 de marzo del 2024

PRIMERO.- La parte demandante inicial sostiene pretensión frente a D. Guillermo y Dña. Amparo denunciando que es la titular de la marca nacional num. 2.799.476 con el denominativo BRITISH COLLEGE LA CAÑADA, viniendo a realizar los demandados actos de violación de la misma mediante la creación de la web con nombre de dominio www.britischollegelacanada.com con recurso además a los logos de la actora y en la que se vienen a difundir mensajes injuriosos en relación al centro educativo de la titularidad de la actora.

La parte demandada no ha comparecido en las actuaciones, no obstante haberse intentado el emplazamiento en su domicilio conocido en Valencia y habiéndose operado de modo efectivo posteriormente en su domicilio en Dinamarca, por lo que ha venido declarada en situación procesal de rebeldía si bien es pacifico que tal no implica per se su allanamiento a la demanda sino que por el contrario se desenvuelve el efecto de la ficta contestatio.

De la documental aportada con la demanda, en particular el documento num. 3, en información que asimismo resulta de la consulta de base de datos de la OEPM resulta que la aquí actora será en todo caso cesionaria del uso de la marca de la titularidad de la mercantil TRIVIUM COLLEGE S.L., y que además es coincidente con su actual denominación social.

SEGUNDO.- Nuestro sistema marcario es un sistema de registro, en cuanto que los derechos y facultades inherentes a su titularidad, y el respaldo del Estado en cuanto a su tutela, se obtienen precisamente cuando se verifica aquél (cfr. art. 2.1 de la Ley de Marcas) .

En materia de marcas, la acción cesatoria desempeña un papel decisivo porque al constituir de ordinario el uso de una marca un acto continuo que se inserta en una actividad empresarial o profesional, el uso de la marca infractora va a ser presumiblemente repetido en el futuro, por cuya razón el único remedio eficaz es la acción de cesación; encaminada precisamente a prohibir el uso futuro del signo infractor.

El TJCE, en la Sentencia de 22 de junio de 1999, c. Lloyd, de igual modo que en la Sentencia del caso Sabel, ha establecido que la semejanza entre signos puede ser gráfica, fonética o conceptual. Así, en el Considerando 27º de la Sentencia de 11 de noviembre de 1997, señala que "a fin de apreciar el grado de similitud que existe entre las marcas controvertidas, el órgano jurisdiccional nacional debe determinar su grado de similitud gráfica, fonética y conceptual y, en su caso, evaluar la importancia que debe atribuirse a estos diferentes elementos".

Por lo que respecta a la semejanza conceptual, pueden darse tres supuestos, a saber:

- De carácter denominativo. Cuando dos marcas se refieren al mismo concepto, aun utilizando diferentes palabras o signos ortográficos.

- De carácter gráfico. Cuando las marcas en conflicto representan por medio de figuras o dibujos el mismo concepto.

- De carácter mixto. Cuando una de las marcas alude denominativamente al mismo concepto que representa la otra de forma gráfica.

Pues bien, la confrontación de las marcas en litigio debe llevarse a cabo de modo global, y en su conjunto distintivo, sin prescindir, al menos en principio, de ninguno de los elementos que las conforman, bien entendido en todo caso que el Juzgador ha de ponerse en la situación del consumidor o usuario de los productos o servicios a cuya distinción se destinan las marcas en conflicto. Y esta referencia al consumidor, entendida en el sentido del consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz ( STJCE de 22 de junio de 1999, STS de 10 de mayo de 2004).

Como destaca la Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de enero de 2006, en materia de marcas, ha de ser el Tribunal el que ha de fijar en cada caso su criterio mediante el estudio analítico y comparativo en la instancia que ha de respetarse mientras no se demuestre que sus decisiones son contrarias al buen sentido; la semejanza, en cuanto cualidad de relación entre dos cosas, que es tomada en cuenta por la Ley para prohibir la utilización de una de ellas cuando produce un efecto de confundibilidad, como sucede con la norma marcaria, constituye un concepto jurídico indeterminado, que en todo caso hace llamada de dos aspectos, a saber: la razonabilidad de la apreciación -criterio de buen sentido- y la sujeción a las pautas que, según los distintos tipos y circunstancias de las marcas, ha establecido la jurisprudencia. Entre dichas pautas, destaca la prevalencia del elemento fonético y la consideración de que las marcas en litigio tengan por objeto productos idénticos, y en tal sentido se viene diciendo que el estudio de la "semejanza" ha de hacerse atendiendo no sólo a la similitud en sí entre elementos fonéticos -y aun gráficos- de los signos o vocablos que designan a las marcas de cuya comparación se trata, sino también en función de todas aquellas circunstancias que en conexión con el signo expresivo de cada marca pueden tener influencia en la posible confusión que en el mercado pueda producirse por aquella identidad de los productos, pues a efectos de constituir la causa de exclusión en el Registro de la marca posterior no puede juzgar con la misma fuerza la semejanza de dos signos marcarios, si es que cada uno de ellos viene referido a productos de distinta clase, naturaleza y aplicación, que en el caso de que ambas partes lo vengan a la misma clase de género.

En el caso que nos ocupa, es rotundo advertir que debe concluirse que los signos enfrentados - denominativos- son precisamente casi idénticos en el plano fonético, y también sintácticamente en cuanto que coinciden casi todos sus fonemas, resultando por lo demás inocuo que los demandados utilicen "CANADA" en lugar de "CAÑADA" pues se trata de obviar la letra EÑE hasta el punto de que precisamente la web legitima de la actora tiene el nombre de dominio www.britishcollegelacanyada.es.

La actora denuncia que el registro del dominio web por parte de los demandados se opera con mala fe. En este sentido, en via de principio, parece conveniente venir a recordar que, per se,no cabe afirmar que exista mala fe por el simple hecho de solicitar el registro de un signo que potencialmente pudiera entrar en colisión con otras marcas registradas (así, Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de septiembre de 1999, con cita de la Sentencia de 23 de mayo de 1999). Así las cosas, debe decirse que la buena fe en sede de marca no coincide con la buena fe en sentido objetivo de la cláusula general contra la competencia desleal, sino que antes bien se traduce en una exigencia de utilización de la marca para permitir a los consumidores la identificación de los productos y/o servicios, facilitando con ello sus decisiones de mercado, sean actuales o futuras. Así, ante un eventual conflicto de intereses entre los titulares de marcas y sus competidores, debe optarse por una solución que favorezca la competencia fundada en el principio de eficiencia, lo que de suyo debe llevar a favorecer los intereses de los competidores que pretendan (o puedan llegar a pretender) usar la marca frente a aquéllos (titulares) inactivos. Se trata, con ello, de realizar o llevar a efecto la virtualidad de las reglas propias del mercado, propiciando un régimen ágil de intercambios onerosos de bienes y servicios mediante, en este caso, la consagración del principio de la par conditio concurrentium.

En este caso parece obvio venir a advertir que los demandados ya buscan y registran ese nombre de dominio precisamente para que no resulte difícil, sino todo lo contrario, venir a asociar los comentarios y contenidos de la web con el centro educativo de la titularidad de la sociedad aquí demandante, y bien entendido que, como también parece obvio, el propósito de los demandados no es realizar actos de comercio, como se desarrollará en otro considerando posterior de esta sentencia.

TERCERO.- Se pretende por la actora, al amparo de la legislación marcaria, indemnización de daños y perjuicios, en este caso con recurso al criterio de la regalía hipotética.

El artículo 42.2 de la Ley de Marcas, en la redacción aplicable al caso que nos ocupa posterior a la reforma operada por el RDL 23/2018, de 21 de diciembre, dispone que:

"Todos aquellos que realicen cualquier otro acto de violación de la marca registrada solo estarán obligados a indemnizar los daños y perjuicios causados si hubieran sido advertidos suficientemente por el titular de la marca o, en su caso, por la persona legitimada para ejercitar la acción acerca de la existencia de esta, convenientemente identificada, y de su violación, con el requerimiento de que cesen en la misma, o cuando en su actuación hubiere mediado culpa o negligencia o la marca en cuestión fuera renombrada".

En este caso ha existido requerimiento o intimación previa por parte de la actora a la adversa, operado por conducto notarial (documento num. 5 de la demanda).

Pero en este caso los demandados no consta que utilicen la web creada para realizar actos de comercio, sino que antes al contrario parece que se trata de una inapropiada reacción frente a la decisión del centro educativo de la expulsión de un alumno (seguramente con vinculo familiar) para venir a cuestionar las bondades del colegio. Es decir, razonablemente no cabe pensar en la alternativa legitima de venirse a recabar licencia del titular de la marca, y por ende no tiene razón de ser la invocación del criterio de la regalía hipotética.

Igualmente debe resultar desestimada la petición de la actora en punto a la publicación de la sentencia. Y es que tal no aparece justificada, pues en ningun caso puede apreciarse de manera automática o en el marco de un autentico determinismo. Esto es, no consta indicado en la demanda en modo alguno cual fuere la utilidad conectada con esta pretensión y susceptible de protección jurídica, más allá del mero interés en la difusión del fallo de la sentencia, que puede realizar por sí misma si así lo desea. Recuerda la reciente Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia, Seccion 9ª, de 19 de diciembre de 2013 que

"la publicación de una sentencia condenatoria de un derecho de exclusiva no es un efecto invariable y derivado del éxito de una acción de nulidad o infracción, no al menos para su concesión de manera automatizada, sino en términos de singular justificación, proporcionalidad y adecuación a las circunstancias del caso (por todas, STS, 1ª, núm. 263/17, de 3 de mayo de 2017 , ponente Ignacio Sancho Gargallo, tal y como hemos igualmente apreciado mediante SAP Valencia, 9ª, de 1 de diciembre de 2020 , ponente Purificación Martorell Zulueta).

Y en cualquier caso nada se ha acreditado en punto al eventual éxito (por número de visitas) de la web de los demandados, o cual fuere el daño efectivo (en perspectiva crematística) padecido por la actora.

CUARTO.- Sostiene pretensión la parte actora asimismo por supuesto quebranto del derecho al honor, con invocación de los artículos 7 y 9 de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo.

La tutela impetrada por esta via no puede reconocerse en esta sede, por mas que algunas de las frases contenidas sean, cuanto menos, de dudoso gusto. Es de considerar que se aprecia que el derecho de la actora ya ha venido convenientemente salvaguardado con la tutela marcaria que se dispensa, pues se conmina al cese de la actividad infractora, pudiéndose reiterar ahora, por otra parte, los considerandos desarrollados en punto a la indemnización dineraria y también a la publicación de la sentencia. Y es que sobre la primera se hace un pedimento, puramente apriorístico, por concepto de daños morales, de un minimo de 6.000.- euros.

Por todo lo expuesto, procede la estimación solo parcial de la demanda rectora de las presentes actuaciones, y siendo en sede de la eventual ejecutoria cuando se hará, si procede, el eventual pronunciamiento en cuanto a la imposición de indemnización coercitiva ex articulo 44 de la Ley de Marcas, que la actora (correctamente) ya peticiona.

QUINTO.- Que atendida la estimación solo parcial de la demanda que se opera, no procede efectuar especial pronunciamiento en materia de costas procesales en esta sede, de conformidad con lo prevenido en el vigente articulo 394 de la LEC.

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación al caso enjuiciado.