Sentencia Civil 10/2024 Juzgado de lo Mercantil de Madrid nº 11, Rec. 277/2022 de 29 de enero del 2024

Primero.- Análisis de la acción reivindicatoria.

Ejercita la actora una acción reivindicatoria respecto al registro de la marca española M3730929 "Hakkasan Plaza" titularidad de la demandada, alegando que se solicitó de mala fe, en fraude de los derechos de la actora, pretendiendo ser utilizado por la demandada en contravención de los derechos prioritarios y renombrados de la actora. Con carácter subsidiario ejercita acción de nulidad de marcas.

Se opone la demandada a la acción reivindicatoria alegando que :

_ La demandada utiliza lícitamente la marca Hakkasan.

_ El vocablo Hakkasan no es original ni fantástico sino que está compuesto por dos palabras utilizadas en China comúnmente. Así mismo la "K" invertida es una letra comúnmente utilizada en China, simbolizando el agua y la fortuna eterna.

_ La demandante no tiene ningún derecho prioritario ni renombrado dado que la marca "Hakkasan" no es conocida en España. Afirma que las marcas de la actora carecen de renombre en España.

El artículo 2.2 de la Ley de Marcas establece que cuando el registro de una marca hubiera sido solicitado con fraude de los derechos de un tercero o con violación de una obligación legal o contractual, la persona perjudicada podrá reivindicar ante los tribunales la propiedad de la marca, si ejercita la oportuna acción reivindicatoria con anterioridad a la fecha de registro o en el plazo de cinco años a contar desde la publicación de éste o desde el momento en que la marca registrada hubiera comenzado a ser utilizada conforme a lo previsto en el artículo 39. Presentada la demanda reivindicatoria, el Tribunal notificará la presentación de la misma a la Oficina Española de Patentes y Marcas para su anotación en el Registro de Marcas y decretará, si procediera, la suspensión del procedimiento de registro de la marca.

Sobre su naturaleza, la reciente STS 992/2022, de 22 de diciembre nos dice

"Aunque en la ley reciba esta denominación de acción reivindicatoria, su configuración jurídica no responde a la acción reivindicatoria de la propiedad del art. 348 CC .Se trata, como afirma la doctrina, de una reivindicatoria impropia o sui generis. Quien acciona no lo hace sobre la base de una titularidad dominical para, sobre la base del reconocimiento de su derecho de propiedad, recuperar los derechos propios del dominio, entre ellos la posesión. En este caso, quien acciona, cuando lo hace, no es titular de un dominio sobre una marca registrada, sino que ostenta un mejor derecho sobre quien registró la marca con mala fe o fraude, lo que le legitima para solicitar y obtener su subrogación en la titularidad registral"

Se inserta en la doctrina de la que es buena muestra la STS 391/2013, de 14 de junio ,según la cual esta acción configura "un modo especial de adquirir la titularidad del signo, previamente registrado por otro, cuando este registro fue solicitado "con fraude de los derechos de un tercero o con violación de una obligación legal o contractual". Ordinariamente alcanza a supuestos de registro de una marca o nombre comercial por el distribuidor o agente, y, en general, a los de abuso de confianza o incumplimiento de un deber de fidelidad, que presuponen una previa relación entre las partes (tercero defraudado y solicitante de la marca). Pero también tienen cabida dentro del art. 2.2 LM casos como el presente, de registro de mala fe de una marca o nombre comercial para aprovecharse de la reputación ajena. Es lo que en la doctrina se describe como "registro de una marca del que resulte aprovechamiento o la obstaculización injustificados de la posición ganada por un tercero sin que haya mediado vinculación alguna entre las partes en el conflicto".

Sujeto legitimado es la "persona perjudicada" que la STS 184/2015, de 14 de abril ,tras indicar que lo que lo que trata es de hacer coincidir la realidad registral con el mejor derecho extrarregistral sobre el signo cuyo registro como marca se ha solicitado o concedido, reseña que esa condición "requiere que el perjuicio consista en que la solicitud de registro de la marca fue realizada en fraude de sus derechos o con violación de una obligación legal o contractual que el solicitante tenía respecto del demandante"

A ello se refería la STS de 25 de noviembre de 2009 con estas palabras :

"Dicha norma contempla un supuesto de colisión entre una titularidad registrada y un mejor derecho sobre el mismo signo, carente de publicidad tabular. En tal coyuntura, el precepto mencionado sacrifica aquella en beneficio de éste [...]- y otorga protección [...] a quien ostente ese mejor derecho por razones ajenas al registro, con tal que hubiera sido perjudicado, por el solicitante o el titular registral, con una actuación fraudulenta o que signifique violación de una obligación legal o contractual"

Viene a reprimir ese registro marcario merecedor de reproche por menoscabar la posición del titular de mejor derecho extrarregistral, ya por tratarse de un comportamiento fraudulento de esos derechos ya por suponer una quiebra de obligaciones legales o contractuales, entendido el concepto de fraude del art 2.2 LC en un sentido amplio como acto dañoso ejecutado sin buena fe o, dicho de otra manera, con mala fe. Tal y como recoge la citada STS 184/2015 :"El fraude de los derechos del demandante se produce no sólo cuando quien solicita el registro como marca del signo que venía siendo usado por el demandante pretende beneficiarse de la posición obtenida por éste en el mercado, sino también cuando pretende obstaculizar, mediante el registro del signo a su nombre, la actuación del demandante que venía utilizando el signo".

De los documento 2 y 3 de la demanda se colige que la actora tiene varios restaurantes con el nombre "Hakkasan" en distintas capitales del mundo. Restaurantes especializados en cocina china, cantonesa y hongkonesa.

Además del documento 4 de la demanda se colige que la actora tiene también una línea de restauración denominada "Ling Ling by Hakkasan".

Del documento 7 de la demanda se colige que la actora tiene más de 125 marcas registradas en torno al signo "Hakkasan" en distintos países del mundo. La marca "Hakkasan" y los restaurantes de la actora identificados con ella han adquirido a nivel internacional una notoria reputación y buena fama a partir de la concesión de distintos premios, reconocimientos y galardones en el ámbito de la gastronomía como resulta del documento número 8 de la demanda.

Los restaurantes Hakkasan han sido objeto de difusión en distintas reseñas y comentarios de revistas especializadas en gastronomía, así como en blogs, guías y páginas web, destacando el prestigio y calidad de los restaurantes "Hakkasan", habiendo colaborado en los restaurantes Hakkasan, algunos chef internacionalmente reconocidos. (Documento 8 a 14 de la demanda).

Así mismo los restaurantes Hakkasan han sido difundidos en medios de prensa de carácter generalista. (Documentos 15 y 16 de la demanda). Habiendo adquirido la marca "Hakkasan" a nivel internacional, una amplia difusión en búsquedas en internet como se deduce del documento 17 de la demanda, documento de "Google Trends".

Del documento 18 de la demanda resulta que el grupo Hakkasan ha obtenido unos ingresos medios de aproximadamente 200 millones de dólares en los últimos años.

De los documentos 19 a 20 de la demanda resulta que el público de distintos países, entre ellos España, conoce la marca Hakkasan, habiendo realizado gastos en restaurantes del grupo.

El grupo Hakkasan ha recibido distintas propuestas de apertura de nuevos restaurantes en España (documentos 22 y 23 de la demanda).

El grupo Hakkasan realiza una constante publicidad de su marca a través de redes sociales y mailing publicitarios. (Documentos 24 y 25 de la demanda).

La demandada es propietaria del grupo "China Crown" especializado en el sector de la restauración asiática. (documentos 28 a 30 de l demanda).

La demandada solicitó el 3 de agosto de 2018 el registro de la marca número M3730929 "Hakkasan Plaza" , marca denominativa concedida el 18 de Febrero de 2019 para designar "servicios de restauración" de la clase 43. (documento 32 de la demanda).

La entidad Hakkasan Madrid S.L. es licenciatura de la marca N3730929 tal como resulta del contrato aportado como documento 8 de la contestación a la demanda.

De los referidos hechos debe colegirse que la marcas "Hakkasan" de la demandante tienen una notoria reputación a nivel internacional en el ámbito de la gastronomía, siendo reconocida como una marca de referencia en el ámbito de la cocina china y cantonesa. No obstante lo cual, no puede estimarse que concurran los presupuestos para que prospere la acción reivindicatoria entablada. La demandante no acredita mediante un soporte probatorio consistente que la demandada Jael registrase la marca M3730929 "Hakkasan Plaza" en fraude de los derechos del titular de la marca ni con violación de una obligación legal o contractual. Más allá de las afirmaciones de la demandante no se aporta soporte probatorio alguna que acredite que la demandada Jael conociese las marcas de la actora ni que mediante el registro de la marca objeto de litis pretendiese aprovecharse de la reputación de las marcas "Hakkasan" de la demandante. No se aporta soporte probatorio alguno que acredite con verosimilitud que la demandada registró la marca M3730929 "Hakkasan Plaza" con un propósito especulativo o con la intención de obstaculizar el desarrollo de la actividad de servicios de restauración en España por parte de la demandante. La mera coincidencia en los servicios de restauración por parte de la demandante y la demandada no se erige por sí sola como una circunstancia que acredite el conocimiento de la demandada en torno a la marca "Hakkasan" y mucho menos el propósito especulativo o fraudulento por parte de la demandada. No habiendo acreditado los presupuestos para que prospere la acción reivindicatoria prevista en el artículo 2.2 de la Ley de Marcas, procede desestimar la acción entablada.

Segundo.-Análisis de la acción de nulidad del artículo 51.1 apartado b) de la Ley de Marcas.

Ejercita la actora en primer lugar de forma subsidiaria la acción de nulidad ex artículo 51.1 apartado b) de la Ley de Marcas.

El artículo 51.1 apartado b) de la Ley de Marcas establece que el registro de la marca podrá declararse nulo mediante solicitud presentada ante la Oficina Española de Patentes y Marcas o mediante demanda reconvencional en una acción por violación de marca: b) Cuando al presentar la solicitud de marca el solicitante hubiera actuado de mala fe.

La mala fe es un concepto jurídico indeterminado, deberá ser determinado por los tribunales al resolver los casos correspondientes. Se puede decir que es lo contrario a la buena fe, y en general, implica un fraude real o implícito o una intención de confundir o engañar a tercero u otro propósito perverso.

Al respecto, dice la STS 302/16, de 9/05 que para apreciar mala fe se ha de atender a que:

a)Que el solicitante supiera o debiera saber que un tercero (en este caso, la actora) venía utilizando un signo confundible con la marca solicitada.

b) La intención del solicitante de impedir que un tercero (nuevamente, la demandante) continúe utilizando un signo.

Pues bien, dado que la mala fe es un concepto jurídico indeterminado, deberá ser concretado caso a caso. La STJUE de 27 junio 2013, C.-320/2012, a. Malaysia Dairy Industries, señala que para acreditar que concurre mala fe en el solicitante a efectos de dicha disposición, procede tomar en consideración todos los factores pertinentes propios del caso de autos y que existían en el momento de presentar la solicitud de registro. En la STJUE de1 de junio de 2009, caso Lindt and Sprüngli AG ( C- 529/07 ), se han descrito, sin que constituya una lista cerrada ni requisitos cumulativos, varias notas fundamentales sobre la mala fe: la jurisdicción nacional debe tener en cuenta todos los factores pertinentes propios al caso de autos y que existían en el momento de presentar la solicitud de registro de un signo como marca comunitaria, y, en particular: - el hecho de que el solicitante sabe, o debe saber, que un tercero utiliza, en al menos un Estado miembro, un signo idéntico o similar para un producto idéntico o similar que puede dar lugar a confusión con el signo cuyo registro se solicita; - la intención del solicitante de impedir que dicho tercero continúe utilizando tal signo, así como - el grado de protección jurídica del que gozan el signo del tercero y el signo cuyo registro se solicita.

En el caso de autos procede reiterar los razonamientos escritos en el fundamento jurídico anterior. La actora no aporta un soporte probatorio que acredite de forma suficiente que la demandada procedió a solicitar el registro de la marca objeto de litis de mala fe. No se aporta prueba suficiente que acredite el conocimiento de las marcas de la actora por parte de la demandada en el momento de presentar la solicitud ni tampoco que dichas marcas tuviesen un reconocido prestigio internacional. La mera pertenencia al sector de la gastronomía china no constituye por sí sola una circunstancia suficientemente relevante para acreditar dicho conocimiento. Al margen de las alegaciones de la actora, no se aporta soporte probatorio que acredite que la demandada debía conocer que la actora estaba utilizando un signo confundiste con la marca solicitada ni tampoco se acredita que la solicitante de la marca objeto de litis tuviese intención de impedir a un tercero que continuase utilizando el signo. La utilización del término "Hakkasan" en un restaurante con anterioridad por parte de la demandada tampoco presupone la existencia de mala fe a la hora de registrar la marca , número M3730929 "Hakkasan Plaza". No habiéndose acreditado la existencia de mala fe en la solicitud de la marca M3730929 "Hakkasan Plaza", procede desestimar la acción de nulidad entablada conforme al artículo 51.1 apartado b) de la Ley de Marcas.

Tercero.-Análisis de la acción de nulidad de la marca ex artículos 52.1 y 6.1 a) de la Ley de Marcas.

El registro de la marca podrá declararse nulo mediante solicitud presentada ante la Oficina Española de Patentes y Marcas o mediante demanda reconvencional en una acción por violación de marca cuando contravenga lo dispuesto en los artículos 6, 7, 8, 9 y 10.

El artículo 6.1 apartado a) de la Ley de Marcas dispone que no podrán registrarse como marcas los signos:

a)Que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos.

b) Que, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior.

El artículo 6.2 apartado a) de la Ley de Marcas dispone que por marcas anteriores se entenderá a los efectos del apartado 1: a) Las marcas registradas cuya solicitud de registro tenga una fecha de presentación o de prioridad anterior a la de la solicitud objeto de examen, y que pertenezcan a las siguientes categorías: i) marcas españolas; ii) marcas que hayan sido objeto de un registro internacional que surta efectos en España; iii) marcas de la Unión Europea (en adelante marcas de la Unión).

En cuanto al concepto de riesgo de confusión marcario, y los elementos que deben integrarse en el juicio de comparación, señala la SAP de Madrid, sec. 28ª (mercantil), nº 523/2017, de 27 de noviembre , FJ 3º , que:

"El riesgo de confusión consiste en que el público pueda creer que los productos o servicios identificados con los signos que se confrontan proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas, dado que el riesgo de asociación no es una alternativa a aquel, sino que sirve para precisar su alcance. Los criterios de comparación que han de aplicarse son los propios del Derecho de marcas, en que el riesgo de confusión posee carácter normativo.

La jurisprudencia del Tribunal Supremo sistematizó los criterios a considerar del siguiente modo (entre otras sentencia 151/17, de 2 de marzo ):

"La determinación concreta del riesgo de confusión debe efectuarse en consideración a la impresión de conjunto de los signos en liza producida en el consumidor medio de la categoría de productos, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, teniendo en cuenta el grado de similitud gráfica, fonética y conceptual, en particular, los elementos dominantes" [ Sentencia núm. 777/2010, de 9 de diciembre , con cita de las SSTJUE de 11 de noviembre de 1.997 ( C-251/95 ), Sabel c. Puma , y de 22 de junio de 1.999 ( C-342/97 ), Lloyd c. Klijsen; y de las Sentencias de esta Sala núms. 427/2008, de 28 de mayo , 838/2008, de 6 de octubre , 225/2009, de 30 de marzo , 569/2009, de 22 de julio , 827/2009, de 4 de enero de 2010 , 72/2010, de 4 de marzo y 364/2010, de 2 de junio ].

De este modo, "el riesgo de confusión debe ser investigado globalmente , teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes" [ Sentencia 777/2010, de 9 de diciembre , con cita de las SSTJUE de 11 de noviembre de 1.997 ( C-251/95 ), Sabel c. Puma ; de 22 de junio de 1.999 (C-342/97 ), Lloyd c. Klijsen; y de 22 de junio de 2.000 ( C-425/98 ), Mode c. Adidas; y de las Sentencias de esta Sala núms. 225/2009, de 30 de marzo , 569/2009, de 22 de julio , 827/2009, de 4 de enero de 2010 , 72/2010, de 4 de marzo y 364/2010, de 2 de junio ]. Depende, "en particular, del conocimiento de la marca en el mercado, de la asociación que puede hacerse de ella con el signo utilizado (...), del grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios designados" [ STJUE de 11 de noviembre de 1.997 ( C-251/95 ), Sabel c. Puma].

En la valoración global de tales factores ha de buscarse un cierto nivel de compensación, dada la interdependencia entre los mismos, y en particular entre la similitud de las marcas y la semejanza entre los productos o los servicios designados: "así, un bajo grado de similitud entre los productos o los servicios designados puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa" ( STJUE de 29 de septiembre de 1998 (C-39/97 ), Canon c. Metro).

A los efectos de esta apreciación global, se supone que el consumidor medio de la categoría de productos considerada es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz . No obstante, debe tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada [ STJUE de 22 de junio de 1.999 ( C-342/97 ), Lloyd c. Klijsen].

Pero, esta exigencia "de una visión de conjunto, fundada singularmente en que el consumidor medio las percibe como un todo, sin detenerse a examinar sus diferentes detalles , (...) no excluye el estudio analítico y comparativo de los elementos integrantes de los respectivos signos en orden a evaluar la distinta importancia en relación con las circunstancias del caso, pues pueden existir elementos distintivos y dominantes que inciden en la percepción del consumidor conformando la impresión comercial. Lo que se prohíbe es la desintegración artificial; y no cabe descomponer la unidad cuando la estructura prevalezca sobre sus componentes parciales" ( Sentencia núm. 777/2010, de 9 de diciembre )".

Si bien debe tenerse en cuenta el carácter distintivo de la marca anterior para apreciar el riesgo de confusión, este solo es un elemento entre otros que intervienen en dicha apreciación. Por tanto, incluso en presencia de una marca anterior de escaso carácter distintivo, por una parte, y de un signo que no constituya una reproducción completa, por otra, puede existir riesgo de confusión, en particular, por la similitud de los signos y de los productos o servicios de que se trate (STPI de 16 de marzo de 2005, L?Oréal. As. T- 112/03 , apdo. 61) ". (énfasis añadido)

En particular, respecto de marcas mixtas, en cuanto a la denominada similitud de signos, esto es, la posible coincidencia parcial de algunos elementos constitutivos de tales signos en comparación, se señaló por la citada SAP de Madrid, sec. 28ª (mercantil), nº 523/2017 , que:

" La jurisprudencia ha declarado que dos marcas son similares cuando, desde el punto de vista del público pertinente, existe entre ellas una identidad al menos parcial por lo que respecta a uno o varios aspectos pertinentes [ sentencia del Tribunal General de 23 de octubre de 2002, Matratzen Concord/OAMI - Hukla Germany (MATRATZEN), T6/01 , Rec. p. II4335, apartado 30, confirmada mediante auto del Tribunal de Justicia de 28 de abril de 2004, Matratzen Concord/OAMI, C3/03 P, Rec. p. I3657]. A este respecto, resultan pertinentes los aspectos visual, fonético y conceptual ( sentencias del Tribunal de Justicia de 11 de noviembre de 1997, SABEL, C251/95, Rec. p . I6191, apartado 23, y de 22 de junio de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C342/97 , Rec. p. I3819, apartado 25).

En segundo lugar, procede observar que, en el marco de esta apreciación global del riesgo de confusión, los aspectos visual, fonético y conceptual de los signos en conflicto no tienen siempre la misma importancia.

De los documentos aportados junto a la demanda resulta que la actora es titular de las siguientes marcas que deben considerarse registros prioritarios a la marca objeto de litis conforme a lo dispuesto en el artículo 6.2 a) de la Ley de Marcas :

_ Marca de la Unión Europea número 415916 "Hakkasan" solicitada el 1 de Diciembre de 2004 para distinguir productos de la clase 16, 21, 25, 30, 32, 33, 43.

_ Marca de la Unión Europea número 118529246 "Hakkasan" para distinguir productos de las clases 41, 43 y 44, solicitada el 30 de Mayo de 2013.

La demandada solicitó el 3 de agosto de 2018 el registro de la marca número M3730929 "Hakkasan Plaza" , marca denominativa concedida el 18 de Febrero de 2019 para designar "servicios de restauración" de la clase 43. (documento 32 de la demanda).

Del análisis conjunto de los signos en liza debe colegirse que existe un riesgo de confusión, incurriendo la marca número M3730929 "Hakkasan" en la prohibición del artículo 6.1 apartado b) de la Ley de Marcas y por ende en la causa de nulidad del artículo 52.1 del mismo cuerpo legal por las siguientes razones :

_ Las marcas objeto de litis coinciden en el término "Hakkasan", siendo este el elemento predominante con fuerza distintiva, no pudiendo considerarse el mismo como un elemento común o genérico entre el público español refiriéndose a un vocablo inusual y original para el consumidor medio español. El término "Hakkasan" no tiene carga conceptual en el mercado español, siendo el consumidor medio incapaz de conocer el significado de dicha palabra en el idioma chino o su vinculación con proverbio chino alguno.

_ Los elementos principales denominativos son idénticos en las marcas objeto de litis.

_ El término "plaza" de la marca de la demandada es secundario y accidental, careciendo el mismo de fuerza distintiva y refiriéndose a un término genérico que no enerva el riesgo de confusión y/o asociación, a razón de su simpleza y carácter genérico.

_ Fonéticamente los signos en sus elementos principales con fuerza distintiva son también idénticos, siendo idéntico el orden de las vocales y compartiendo el mismo número de sílabas y la misma secuencia vocálica.

_ Los ámbitos aplicativos de los signos en liza son también idénticos, refiriéndose a servicios de restauración de la clase 43.

Cuarto.-Costas.

Conforme al artículo 394.1 de la LEC procede imponer las costas a la parte demandada.