Sentencia Civil 17/2024 Juzgado de lo Mercantil de Madrid nº 13, Rec. 128/2022 de 21 de febrero del 2024

PRIMERO. Posiciones defendidas por cada una de las partes en esta instancia

El actor solicita se declare la caducidad por falta de uso en los últimos 5 años, de la marca internacional con extensión a España arriba referenciada, para los productos y servicios protegidos. Concretamente:

* Clase 18: "pieles de animales; bolsos de viaje; pieles de pelo; paraguas; bastones; artículos de guarnicionería; carteras escolares; fundas de cuero para muebles; morrales; portafolios (marroquinería)."

* Clase 25: "prendas de vestir; ajuares de bebe [prendas de vestir]; cinturones de cuero (prendas de vestir); trajes de baño; guantes [prendas de vestir]; calzado de futbol; zapatos; sombreros; corbatas."

* Clase 28: "aparatos para juegos; juguetes; juegos de ajedrez o cualquier otro tipo de juego de mesa; pelotas de juego; aparatos de culturismo; aparatos para ejercicios físicos; patines con bota; protectores de muñeca para uso en deportes; material para tiro con arco; aparejos de pesca.

Por su parte, el demandado no contestó en tiempo y forma siendo declarado en rebeldía procesal.

SEGUNDO. Legitimación activa y pasiva

El ex artículo 59 de la Ley de Marcas, en su redacción anterior al RD 23/2018, de 21 de diciembre de 2018 establecía que la acción declarativa de nulidad o de caducidad del registro de la marca podría ser ejercitada:

"por cualquier persona física o jurídica o por cualquier agrupación constituida legalmente para la representación de los intereses de fabricantes, productores, prestadores de servicios, comerciantes o consumidores que resulten afectadas u ostenten un derecho subjetivo o un interés legítimo".

Dicho precepto generó la duda interpretativa de qué debía entenderse por "porteador de interés legítimo".Al principio, el Tribunal Supremo, en sentencia de 5 de abril de 1994, adoptó una postura muy restrictiva al interpretar la antigua ley de marcas, diciendo:

«que la legitimidad del interés desaparece en tanto en cuanto no exista un conjunto concurrente de productos semejantes puestos en el mercado por ambas partes con identidad en la mención de la marca».

Si bien, tras la modificación de la ley de marcas en el año 2001, suavizó dicha postura al dejar de exigir esa relación de competencia entre las partes. Concretamente, en sus sentencias de 27 de diciembre de 2012 y 28 de diciembre de 2012, declaró lo siguiente:

"se encuentra legitimado aquel que se opone a la persistencia en el registro de asientos inútiles, cuando no perturbadores de la libre competencia, y, en todo caso, esgrimidos de contrario a modo de cobertura del uso calificado por ella como infractor".

Dicha tesis fue defendida también por la sección 15ª de la AP de Barcelona, en sus sentencias de 26 de junio de 2008 o 14 de septiembre de 2018 ( ROJ: SAP B 8105/2018).

En el caso de autos, es fácilmente deducible el interés legítimo que tiene la parte actora para interponer la presente demanda al ser el titular de la marca renombrada y de fama mundial "NIKE", representada por medio de un latigazo o "tick" , la cual está presente en una amplia gama de productos, entre otros y en los que aquí interesa, en los productos de la clase 18, 25 y 28.

Por último, en cuanto a la legitimación pasiva, la demanda se presenta contra quien figura como titular de la marca cuya caducidad se pretende.

Apreciado pues el interés subyacente de la actora en la interposición de esta demanda, me lleva a analizar el fondo de la disputa y en particular, si la demandada ha venido haciendo un uso real y efectivo de su signo, en el mercado español, en los últimos 5 años, para los productos y servicios de la clase 18, 25 y 28, una vez fijada la normativa aplicable.

TERCERO. Caducidad de la marca por falta de uso. Régimen jurídico y jurisprudencia interpretativa del mismo.

A nivel comunitario, el Artículo 16, apartados 1 y 5 de la Directiva Comunitaria 2015/2436 de Marcas (en idéntico sentido al antiguo art. 10.1 de la Directiva 89/104) dispone lo siguiente:

"1.- Si, en un plazo de cinco años contados a partir de la fecha en que haya concluido el procedimiento de registro, la marca no hubiere sido objeto de un uso efectivo por parte del titular en el Estado miembro de que se trate, para los productos o servicios para los cuales esté registrada, o si tal uso hubiere sido suspendido durante un plazo ininterrumpido de cinco años, la marca quedará sometida a los límites y las sanciones previstos en el artículo 17, el artículo 19, apartado 1, el artículo 44, apartados 1 y 2, y el artículo 46, apartados 3 y 4, salvo que existan causas justificativas para su falta de uso.

2.- A efectos del apartado 1, también tendrán la consideración de uso:

a) el uso de la marca en una forma que difiera en elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca en la forma bajo la cual esta haya sido registrada, con independencia de si la marca en la forma en que se utilice también está o no registrada asimismo a nombre del titular;

b) la colocación de la marca en los productos o en su presentación en el Estado miembro de que se trate solo con fines de exportación.

6. El uso de la marca con consentimiento del titular se considerará hecho por el titular".

Asimismo, el art. 19 de la citada directiva (en sintonía con el antiguo art. 12 de la Directiva 89/104) señala que:

"1. Podrá ser declarada la caducidad de una marca si, dentro de un período ininterrumpido de cinco años, no ha sido objeto, en el Estado miembro de que se trate, de un uso efectivo para los productos o servicios para los que esté registrada, y si no existen causas que justifiquen la falta de uso.

2. Nadie podrá invocar la caducidad de una marca si, en el intervalo entre la expiración del período señalado y la presentación de la solicitud de caducidad, se ha iniciado o reanudado un uso efectivo de la marca.

3. El comienzo o la reanudación del uso en el plazo de los tres meses anteriores a la presentación de la solicitud de caducidad que empezó a correr, como muy pronto, al expirar el período ininterrumpido de cinco años de no utilización, no se tomará en cuenta si los preparativos para el inicio o la reanudación del uso se hubieran producido después de haberse enterado el titular de que podría presentarse la solicitud de caducidad".

Dichas normas fueron traspuestas al ordenamiento jurídico español en los ex arts. 39, 55 y 58 de la ley de marcas, los cuales han sido modificados en su redacción por el reciente RDL 23/2018, de 21 de diciembre, en vigor desde el 14 de enero de 2019, conforme a la DT única, número 2 del RDL 23/2018, al tratarse de un signo registrado durante la vigencia de la norma anterior pero la demanda se ha interpuesto después de su entrada en vigor (14/1/2019). Ahora bien, al no haber adquirido todavía competencia la Oficina Española de Patentes y Marcas para declarar la nulidad o la caducidad de una marca, de momento, este tribunal goza de plena competencia para conocer de la presente acción de nulidad, de acuerdo con lo previsto en el Título XII de la Ley 24/2015, de 24 de patentes, y el titulo VI de la ley 17/2001, de 7 de diciembre, de marcas.

El actual art. 54.1 letra a) de la LM dice así:

" Se declarará la caducidad de la marca mediante solicitud presentada ante la Oficina Española de Patentes y Marcas o mediante una demanda de reconvención en una acción por violación de marca:

* a) Cuando no hubiera sido usada conforme al artículo 39 de esta Ley".

Por tanto, dicha norma nos remite al art. 39 LM, el cual también fue objeto de modificación por el RDL 23/2018, de 21 de diciembre, a fin de trasponer, al ordenamiento español, diversas directivas comunitarias, a cuyo tenor:

"1. Si en el plazo de cinco años contados desde la fecha de su registro, la marca no hubiere sido objeto por parte de su titular de un uso efectivo en España para los productos o servicios para los cuales esté registrada, o si tal uso hubiere sido suspendido durante un plazo ininterrumpido de cinco años, la marca quedará sometida a los límites y las sanciones previstos en el artículo 21, apartados 3 y 5, el artículo 41, apartado 2, el artículo 54, apartado 1, letra a) y el artículo 59, apartados 4 y 5, salvo que existan causas que justifiquen la falta de uso.

2.La fecha de cinco años a que se refiere el apartado anterior, se iniciará a partir del día en que el registro de la marca sea firme. Esta fecha se anotará en el Registro de Marcas.

3.Serán igualmente considerados como uso a efectos de lo dispuesto en el apartado 1:

* a) el uso de la marca en una forma que difiera en elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca en la forma bajo la cual esta haya sido registrada, con independencia de si la marca está o no registrada asimismo a nombre del titular en la forma en que se use.

* b) poner la marca en los productos o en su presentación con fines exclusivamente de exportación.

4.El uso de la marca con consentimiento del titular se considerará hecho por el titular.

5.Se reconocerán como causas justificativas de la falta de uso de la marca las circunstancias obstativas que sean independientes de la voluntad de su titular, como las restricciones a la importación u otros requisitos oficiales impuestos a los productos o servicios para los que esté registrada."

Con todo, dicha caducidad no tiene por qué ser total, admitiendo el art. 54.2 LM la posibilidad de solicitar una caducidad parcial respecto de aquellos productos o servicios registrados respecto de los cuales la actora no está haciendo un uso real y efectivo del signo distintivo.

"2. Si la causa de caducidad solamente existiese para una parte de los productos o servicios para los cuales esté registrada la marca, su declaración solo se extenderá a los productos o servicios afectados".

Sobre la interpretación del citado precepto, véase STS núm. 453/2013, de 2 de julio de 2013, que incorpora la doctrina del TJUE establecida en el asunto IP Translator, C-307/2010.

Ejercitada pues la acción de caducidad, el art. 57 LM impone al titular de la marca registrada la carga de demostrar, mediante pruebas sólidas y objetivas (STJUE de 18 de enero de 2011), que, dentro de los cinco años anteriores a la presentación de la demanda de caducidad, ha hecho un "uso real y efectivo de la misma en el mercado español"(Considerando 9 de la Directiva 2008/95/CE), entendiendo por tal, según las SsTS, de 28 de noviembre de 1989 o la de 22 de enero de 2000:

"Aquel que se manifieste "públicamente en el sector del mercado para el que ha sido concedida y cumplir así la función para la cual se reconoció al titular el derecho exclusivo, no siendo suficiente para cumplir aquella existencia legal una utilización aparente de la marca dirigida simplemente a conservar su derecho mediante un uso esporádico del signo distintivo".

En esos mismos términos se pronuncia también la sección 15 de la AP de Barcelona, en sentencias de 10 de junio de 1998, 23 de marzo de 1998 o la de 11 de enero de 2018.

En caso contrario, la LM sanciona la pasividad del titular con la caducidad de la marca y la pérdida del derecho de exclusiva al uso de la misma, no pudiendo impedir a partir de ese momento que otros competidores utilicen ese signo en el mercado para identificar a sus productos y servicios.

Y ello tiene una razón de ser y es que, en toda economía de mercado, como la española, rige el principio de libertad de empresa y de libre competencia. Por tanto, para otorgarle a cualquier competidor el "monopolio" de usar en exclusiva un determinado signo para identificar a sus productos y servicios y distinguirlo del de sus competidores sólo es posible si ese signo goza de distintividad y si el titular de la marca lo usa de "manera efectiva", en la misma forma que fue registrada (o con alguna pequeña variante para adaptarlo a las realidad social y económica de cada momento sin perder su fuerza distintiva) y para identificar a aquellos productos y servicios para los que fue registrada.

Ahora bien, no se entenderá satisfecho el requisito del art. 57 LM cuando estemos ante "usos meramente simbólicos de la marca","puntuales" o "aislados", como dice la STJUE de 1 de marzo de 2003 o la SAP de Barcelona, sección 15, de 12 de noviembre de 2007, que lo único que pretenden es, en fraude de ley, sortear precisamente la sanción de caducidad de la marca por falta de uso, como pudiera ser, por ejemplo, mediante su uso "exhibiciones en ferias, o transacciones efectuadas por terceros en subastas",tal como concluye la STS 1 de marzo de 1999, (marca "Hispano Suiza"), o por el simple hecho de que la marca siga figurando en búsquedas que se hagan en la red, tal como defiende la SJM nº 2 de Barcelona, de 17 de octubre de 2017 respecto de la marca "MI PRIMER CLARO" y cuyas conclusiones comparto íntegramente:

"Y ello, porque el uso del término se lleva a cabo en páginas web extranjeras, en concreto de diversos países de América Latina. Pero este solo dato no es suficiente para entender realizado un uso efectivo y real en nuestro país.

Es cierto que el uso de internet permite acceder a cualquier página web en el mundo, pero ello no quiere decir que, de este modo, se puede concluir la existencia de un uso real y efectivo en nuestro país. Este dato, debe ser analizado, al menos, por el acceso que a esa página web se haga desde España, o por el número de descargas o por el uso del producto anunciado desde nuestro país. Nada de esto se ha aportado al procedimiento.

En suma, debe aportarse algún elemento añadido al mero hecho de que el término se utiliza en una página web de cualquier lugar.

De lo contrario, se podría eludir las consecuencias de la caducidad, por el uso de una página web de la marca en cualquier país del mundo, sin que la misma haya tenido relevancia por su uso, o al menos por su acceso por una pluralidad de usuarios en el territorio de donde se pretende la caducidad".

Con todo, la distinción entre "uso efectivo"y "uso simbólico"no siempre es fácil de delimitar debiendo estar en cada caso, a las circunstancias concurrentes y a la prueba que se practique a tal efecto.

Por último, tanto en la normativa comunitaria como en la nacional se prevé la posibilidad de no sancionar la falta de uso de una marca con la caducidad si está justificado, es decir, si concurren "circunstancias extraordinarias"que impiden al titular de la marca su explotación, totalmente ajenas a su voluntad y que escapan de su esfera de control.

Sobre este particular cabe citar la sentencia del TJUE en el asunto T-672/16, de 13 de diciembre de 2018, publicada en el DO el 15 de febrero de 2019, la cual interpreta el Art. 16 de la actual Directiva de Marcas 2015/2436 y el Art. 39 de la vigente Ley de Marcas 17/2001, a cuyo tenor:

"A tenor del artículo 51, apartado 1, letra a), del mismo Reglamento, «se declarará que los derechos del titular de la marca de la Unión han caducado [...]: a) si, dentro de un período ininterrumpido de cinco años, la marca no ha sido objeto de un uso efectivo en la Unión para los productos o los servicios para los cuales esté registrada, y no existen causas justificativas de la falta de uso [...]».

Según la jurisprudencia, solo los impedimentos que guarden una relación suficientemente directa con una marca, que hagan imposible o no razonable el uso de esta y que sean independientes de la voluntad de su titular pueden calificarse de «causas justificativas» de la falta de uso de la marca.

Es preciso apreciar caso por caso si un cambio de la estrategia empresarial para sortear el impedimento de que se trate haría que no fuese razonable el uso de dicha marca [ sentencias de 17 de marzo de 2016, Naazneen Investments/OAMI, C-252/15 P, no publicada, EU:C:2016:178 , apartado 96, y de 29 de junio de 2017, Martín Osete/EUIPO - Rey (AN IDEAL WIFE y otros), T-427/16 a T-429/16, no publicada, EU:T:2017:455 , apartado 50; véase igualmente, por analogía, la sentencia de 14 de junio de 2007, Häupl, C-246/05 , EU:C:2007:340 , apartado 54].

El Tribunal de Justicia precisa, en lo que concierne al concepto de "uso no razonable" que:

"si un impedimento es de tal entidad que compromete gravemente un uso apropiado de la marca, no es razonable exigir al titular de esta que la utilice a pesar de todo. Así, por ejemplo, no sería razonable exigir al titular de una marca que comercialice sus productos en los establecimientos de sus competidores. En tales casos, no resulta razonable exigir al titular de la marca que modifique su estrategia empresarial para que haga posible en cualquier caso el uso de esta marca (sentencia de 14 de junio de 2007, Häupl, C-246/05 , EU:C:2007:340 , apartado 53).

CUARTO. Valoración de esta juzgadora

Aplicando la citada normativa y jurisprudencia al caso de autos y tras valorar la prueba documental en su conjunto conforme a las reglas de la sana crítica, esta juzgadora no puede sino estimar íntegramente la presente demanda al no haber constancia, efectivamente, de que la demandada esté haciendo un uso real y efectivo del signo registrado en el territorio español para los productos y servicios de la clase 18, 25 y 28.

Así, la parte demandante ha hecho todo lo que estaba en su mano por tratar de acreditar esa falta de uso, teniendo en cuenta las limitadas herramientas de las que dispone pues se trata de probar un hecho negativo:

1) Así, por un lado, aporta el documento 5 acreditativo de que la demandada no tiene domicilio social, ni sucursal ni delegación en España, hecho que se ha podido constatar también por este juzgado al efectuar la cédula de emplazamiento, la cual fue negativa teniendo que ser emplazada mediante edictos.

2) La demandada tampoco tiene tiendas físicas abiertas al público en España, sólo en China (documentos 6 y 7).

3) No consta que la demandada tenga una página web ni en español, ni en inglés, ni tiene tampoco dominio territorial español.

Frente a esos indicios tan sólidos, la demandada no ha comparecido en autos, por lo que no ha aportado prueba a fin de desacreditarlos a pesar de su mayor cercanía a la fuente de prueba, debiendo soportar las consecuencias jurídicas que de ello se derivan conforme al art. 217 de la LEC.

QUINTO. Costas.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 394 LEC, procede condenar en costas a la parte demandada.

Por lo expuesto, vistos los preceptos indicados y demás de general y pertinente aplicación,