Sentencia Civil 72/2024 Juzgado de lo Mercantil de Madrid nº 13, Rec. 131/2022 de 26 de julio del 2024

PRIMERO. Pretensiones de la parte demandante:

Manifiesta la demandante que, en fecha 21 de marzo de 1997 solicitó el registro de la patente ES 456 que le otorga el derecho de exclusiva sobre el "CINE DIGITAL", la cual estuvo en vigor 20 años, habiendo caducado el 21 de marzo de 2017.

Según el actor, en el estado de la técnica vigente al tiempo de solicitar el registro de la patente (1997), los sistemas que había para la proyección de películas en las salas de cine, eran en formato analógico de 35 mm, o bien de 70 mm, pero no eran conocidos los cines de proyección electrónica vía satélite, o bien, lo que es lo mismo, la proyección de películas en formato electrónico que actualmente se denomina: "CINE DIGITAL", que es lo que se define conceptualmente y aparece reivindicado por la Patente.

Reconoce la actora que no ejercitó durante su vigencia, contra las demandadas, ninguna acción de infracción de su patente ni acción de cesación, si bien ello fue debido a sus motivos de salud. Ello no le impide ahora poder reclamarles por los daños y perjuicios sufridos con motivo de la infracción del derecho de exclusiva que le otorgaba al actor su patente durante su vigencia. Más concretamente, lo que la actora les achaca a las demandadas es haber contribuido a la infracción de su patente mediante la distribución y exhibición de películas de cine en formato digital durante todo el tiempo que la patente estuvo en vigor lo cual les reportó importantes beneficios gracias al ahorro de costes que supone el cine digital frente al analógico pues aquel funciona en automático, sin necesidad física de copia de proyección, de cabina independiente y sin necesidad de proyeccionista que maneje la copia, la coloque en el proyector y vigile la proyección. Además de eso, la proyección en digital garantiza una mejor resolución y una mayor calidad del sonido.

En apoyo de sus conclusiones, aporta dos dictámenes periciales, uno de Don Braulio (doc. 19) y de Don Milton (doc. 20).

Por todo ello, suplica:

1.- DECLARE que las Demandadas han infringido la Patente P009700628 con número de publicación: ES2123456, titulada: CINE DE PROYECCIÓN ELECTRÓNICA VÍA SATÉLITE", al utilizarla en el tráfico económico sin autorización del Demandante.

2. DECLARE que las Demandadas han de indemnizar al Demandante los daños y perjuicios que le han causado a consecuencia de la anterior declarada infracción de la Patente P009700628.

3.- CONDENE a la Parte Demandada a:

* ESTAR y pasar por las anteriores Declaraciones.

* ABONAR a la Parte Actora una indemnización de daños y perjuicios, cuya cuantificación, que se realizará según las bases establecidas en los Fundamentos de Derecho de esta Demanda y según la prueba pericial judicial que se practique, podrá diferirse a la fase procesal de Ejecución de Sentencia.

* ABONAR a la Parte Actora las costas judiciales de este proceso.

SEGUNDO. Motivos de oposición de las demandas Paramount, Disney, Universal Pictures y Warner Bros (en adelante Paramount y otros)

Las demandadas antes referenciadas se oponen a la demanda, por los siguientes motivos:

1.- No hay de cosa juzgada:La SAP de Madrid de 10 de mayo de 2019, si bien desestimó los motivos de nulidad de la patente ES 456 invocados por las más de 90 sociedades españolas dedicadas a la exhibición cinematográfica, la instalación de equipos de exhibición y distribución, frente a la demanda contra ellas interpuesta por el Sr. Edson por los mismos motivos que ahora se vuelven a reproducir en este procedimiento, fue por motivos estrictamente formales, al no haber presentados las entonces demandadas la correspondiente traducción de los documentos del ET en los que se pretendían amparar la nulidad por falta de novedad. Por tanto, no produce efectos de cosa juzgada en este procedimiento al ser por temas estrictamente formales y al no coincidir las partes de aquél y de este procedimiento.

2.- Patente "débil":La Patente ES 456 es una patente de producto que no fue objeto de examen previo por ningún experto de la OEPM por lo que no se verificó si cumplía los requisitos de patentabilidad. Es más, el informe del ET emitido por Eliu, examinador de la OEPM, de 18 de noviembre de 1998, concluyó que todas las reivindicaciones de la patente ES 456 se encontraban en los documentos anteriores del ET y, por tanto, estaban viciadas de nulidad, bien por falta de novedad bien por falta de actividad inventiva.

3.- No existe "invención":Todas las características técnicas que se reivindican en la patente ES 456 ya existían en el estado de la técnicay habían sido divulgadas, según Informe DIRECCION000 ( Victoria y John) y el Informe Jeison ( Jeison):

* Documento 22. MIZER (1995).

* Documento 23: VAITZBLIT (1995)

* Documento 24: Doyle Sturms (1995).

* Documento 26: Proyecto CINENET: financiado por la Comisión Europea (1995).

Por tanto, era una "invención" que no era "novedosa" porque hace alusión a elementos tecnológicos que ya existían en el estado de la técnica. No es una invención fruto de una conducta investigadora del inventor, sino que era obvia para un experto en la materia, a partir del estado de la técnica existente al tiempo de la solicitud.

4.- Adición de materia:La Patente ES 456 también es nula por haber ampliado el titular de la patente su contenido durante el proceso de concesión, habiendo sido modificada ampliamente la solicitud inicial, por lo que vulnera el art. 102.1, c) LP.

5.- Insuficiencia descriptiva de la patente ES 456:Un experto en la materia es incapaz de poner en práctica la invención descrita a partir de la información facilitada.

6. Falta de novedad:todas y cada una de las características técnicas de las reivindicaciones ya estaban en el ET más próximo:

* EP 451 (doc. 28).

o Divulga características técnicas R1 y R3.

* WO 035 (documento 29).

o Divulga características técnicas R1 y R3.

* DE 855 (documento 30).

o Divulga características técnicas R1, R2 y R3.

7.- Subsidiariamente, falta de actividad inventivasegún anterioridades más relevantes (documentos 31 a 36):

8. Subsidiariamente, niegan infracción directa de la patente ES 456:la actividad de las Codemandadas en España se centra en la licencia de los derechos de exhibición, realización de actividades de promoción de películas en España, así como en la gestión de la "reserva" de pantallas por parte de las salas de exhibición para la proyección de dichas películas

En esencia, consiste en la promoción de las películas que licencian a los exhibidores en nuestro país, por ejemplo, a través del desarrollo de campañas promocionales en distintos medios o la organización de eventos.

Por tanto, no son propietarias de las salas de cine, ni venden proyectores, ni discos de almacenamiento. Las productoras son normalmente las titulares de los derechos de propiedad intelectual sobre las obras audiovisuales (largometraje) que luego se proyectan en los cines. Por tanto, no hay infracción directa.

9.- Niegan infracción por equivalentes de la patente ES 456:

* el análisis de la infracción de una patente de productose basa en verificar, con el apoyo de un experto técnico (cfr. art. 335 LEC) , si se reproducen todas y cada una de las características técnicas de una reivindicación.

* el art. 68.3 LP también reconoce la infracción "por equivalencia", de manera que se podría igualmente apreciar infracción cuando un elemento de las reivindicaciones se sustituya por un elemento "equivalente" con base en el "test de la triple identidad" ?identidad sustancial de función, modo y resultado?.

* En el caso de autos, no hay ni infracción por equivalentes y aportan, a tales efectos, los dictámenes periciales de Anahy, el informe DIRECCION001 y el informe Jeison.

10.- Niegan infracción indirecta de la patente ES 456 (documentos 14, 15, 16, 17, 20, 21, 27 y 28).

* Las demandadas no suministran ni "proyectores electrónicos" de "válvulas de luz" que responden a "impulsos o señales electromagnéticas RGB".

* Tampoco proporcionan lectores o escáneres de la "película o fotogramas", que transforman éstos en "señales de vídeo o RGB" que sin solución de continuidad se transportan a los cines "vía satélite".

* En cuanto a la R3, tampoco entregan las Codemandadas "lectores o reproductores" de "señales de vídeo o RGB" o dispositivos de almacenamiento de dichas señales. No se dedican a esa actividad.

* el DCP no es un "impulso" ni una "señal electromagnética RGB o vídeo compuesto", equivalente a los medios reivindicados en la ES'456, prueba absoluta de la inexistente infracción indirecta.

* Los dictámenes periciales no individualizan las conductas que se les achacan.

11.- Subsidiariamente, improcedente reclamación de daños y perjuicios:

* Retraso desleal en el ejercicio de la acción. La demandante presenta su demanda a cinco días de prescribir la acción de infracción de la patente ES'456 (20 AÑOS), siendo una demanda puramente "instrumental".

* Niegan existencia de daño. La actora nunca ha explotado comercialmente su invención ni directa ni indirectamente.

* La actora no acredita el supuesto beneficio obtenido por las demandadas con motivo de la explotación de la patente.

* No ha efectuado ninguna reclamación extrajudicial previa. Por tanto, infracción del art. 72 de la LP.

* Amplitud del marco temporal. A partir del 21 de marzo de 2017, cesa cualquier derecho de exclusiva de la patente y las anteriores, habrían prescrito art. 78 de la LP.

TERCERO. Motivos de oposición de VERSIÓN DIGITAL.

1.- Alega que estamos ante un demanda abusiva e intempestiva, en la que el actor no ha dirigido, con carácter previo, ningún tipo de reclamación extrajudicial contra la demandada.

2.- La actora no realiza ningún esfuerzo por intentar acreditar qué actos infractores concretos se le imputan a VERSIÓN DIGITAL, máxime cuando es una compañía que se constituye en el 2014 y no inicia su actividad hasta el 2015. Tampoco se dedica a la distribución de películas de cine.

3.- Adición de materia:La patente no es válida al haber modificado la solicitud inicial durante el proceso de concesión de la patente ampliando materia y, por tanto, el ámbito de protección.

4.- Nulidad por insuficiencia descriptiva.La patente no está descrita de forma lo suficientemente clara para que un experto en la materia pueda ejecutarla y aporta, a tal efecto, el informe pericial de Josías (doc. 13).

5.- Falta de novedad:todas las características técnicas de las reivindicaciones se encuentran íntegramente divulgadas, como mínimo, en los siguientes documentos más próximos del ET, incluidos en el IET y como anexos en el informe pericial del SR. Josías (doc. 13):

* F1 (BOCK, DE 1990). Anexo 4.

* F3 (US 4866530ª, KALUA, de 1989). Anexo 6.

* F5: (WO9217035A, 1992). Anexo 8.

* F6: (DE JONG, 1990). Anexo 9.

6.- Subsidiariamente, nulidad por falta de actividad inventiva:

* R2: las características técnicas se obtienen de la combinación de los siguientes documentos del ET F2 o F4 con F1 y F11:

o F2 (MENDRALA, 1987). Anexo 5.

o F4: US5051835A, 1992. Anexo 7.

o F1 (BOCK, DE 1990). Anexo 4.

o F11: Wikipedia. Procesado digital de luz (https:// es.wikipedia.org/wiki/Procesado_digital_de_luz).

* R3: partiendo de F2 o F4 en combinación de F1.

o F2

o F4

o F1

7.- Subsidiariamente, niega infracción de la patente.

* En la demanda no se explica ningún actor infractor, comparando las características técnicas de la patente con los actos supuestamente cometidos por la demandada para ver si se caen o no dentro del ámbito de protección. La actora parece querer irrogarse un concepto o idea y es ser la inventora del "cine digital en España", cuando no es así pues ya existía en el estado de la técnica.

* VERSIÓN DIGITAL no comercializa películas sino documentales y contenidos en directo, como ópera o ballet (docs. 22 y 23). Por tanto, niega haber proyectado películas en formato digital en cines, como erróneamente se le atribuye.

8.- Subsidiariamente, se opone al quántum indemnizatorio:

* Niega haber obtenido beneficio alguno por la supuesta "proyección de películas en cine digital" pues no se dedica a ello.

* Ejercicio extemporáneo de la acción.

* No hubo reclamación previa.

CUARTO. Motivos de oposición de SONY PICTURES.

Al igual que el resto de codemandadas, se opone a la demanda por diferentes motivos unos que afectan a la validez de la patente y otros, a la propia acción de infracción.

Empezando por los primeros.

* Nulidad de la patente por adición de materia.Se adhiere a las alegaciones vertidas en el escrito de contestación a la demanda de Paramount y otros. Al efecto, aporta informe pericial Topocer (ap. 4).

* Nulidad de la patente por insuficiencia descriptiva:lo que supone una infracción del art. 102.1 letra b de la LP. Un experto en la materia es incapaz de poner en práctica la invención a partir de la información proporcionada (Informe Dereck e Informe Jeison).

* Nulidad por falta de novedad.

o R1: todas las características técnicas aparecen anticipadas en los siguientes documentos del estado de la técnica.

* BOCK (coincidente con el F1 de Versión Digital).

* US 530, publicada en 1989.

* DE JONG (coincide con el F6 de Versión Digital).

* DE 855 (coincide con el doc. 30 de la demanda).

* Documento MORT.

* EP 451, publicada el 10 de agosto de 1986.

o R2: todas las características técnicas aparecen anticipadas en los siguientes documentos del estado de la técnica.

* BOCK (coincidente con el F1 de Versión Digital).

* DE 855 (coincide con el doc. 30 de la demanda).

* Además, las características de la invención que aparece en la R2 son impropias pues no son técnicas ni, como tales, limitantes.

o R3: todas las características técnicas aparecen anticipadas en los siguientes documentos del estado de la técnica.

* BOCK y de 855.

* ES 456.

* Las características de la invención son impropias pues no son técnicas ni, como tales, limitantes.

* Subsidiariamente, nulidad por falta de actividad inventiva.

En relación a lo segundo, alega:

* Ejercicio extemporáneo de la acción.

* La actividad de la demandada en España se centra en la promoción de largometrajes que licencia y que se exhiben en las salas de cine, así como la "reserva" de pantallas para la proyección de esos largometrajes. Pero SONY ni es propietaria de ninguna sala de cine, ni vende proyectores, pantallas, discos duros etc. (doc. 2, 2 bis, 5 y 5 bis).

* Por tanto, niega cualquier acto de infracción directa, indirecta o por equivalentes de la patente ES 456. Al efecto, aporta el informe pericial Victoria (sección 6) y el Informe Jeison.

Subsidiariamente, se opone al pago de cualquier indemnización no sólo por el ejercicio extemporáneo de la acción sino porque la demandada no ha obtenido como beneficio ningún "ahorro de costes" por el uso (negado) de la patente.

QUINTO. Efectos de la sentencia de la AP de Madrid, sección 28, de 10 de mayo de 2019 . Inexistencia de cosa juzgada.

Frente a la excepción procesal de nulidad de la patente alegada por las demandadas, la actora se opone a la misma apelando al instituto de la cosa juzgada material. A su entender, en la medida en que la SAP de Madrid, sección 28, de 10 de mayo de 2019, declaró la validez de la patente ES 456 en un procedimiento anterior, impide volver a cuestionar su validez en un proceso posterior.

Procede su desestimación pues la mencionada sentencia no despliega el efecto pretendido por el actor del art. 222 de la LEC por los motivos que se expondrán a continuación.

* Cuando en un procedimiento anterior se solicita, vía demanda principal o demanda reconvencional, que se declare la nulidad de una patente, si por sentencia firme se estima dicha pretensión, la misma produce efectos erga omnes y ordenará la cancelación del registro de esa patente en la OEPM. Por tanto, dicha sentencia sí produce efectos de cosa juzgada en un pleito posterior no pudiendo el titular de la patente invocada volver a ejercitar una posterior demanda de infracción contra un tercero al haber perdido su derecho de exclusiva.

* Cuando en un procedimiento anterior, se ejercita una acción de infracción y el demandado alega, vía excepción, que la patente es nula, si la sentencia estima dicha excepción procesal, la diferencia con el punto anterior, es que esa declaración de nulidad sólo producirá efectos inter partes, no frente a terceros, por lo que nada impediría al actor ejercer una acción de infracción contra un tercero. Cosa distinta es que el juez que conozca de ese ulterior pleito, tenga en cuenta esa sentencia anterior que apreció la nulidad, a efectos prejudiciales.

* Por último, si en un pleito anterior se demandaba por infracción y la demandada alegó, como excepción procesal, la nulidad de la patente y la sentencia desestimó sus argumentos, nada impide que si el titular de la patente ejercita otra acción de infracción contra otro tercero, que éste no pueda volver a invocar la nulidad de la patente pues no fue parte del procedimiento anterior pudiendo alegar y probar lo que a su derecho convenga, en particular, que la patente en base a la cual se acciona es nula por lo que el juez deberá nuevamente analizar los motivos de nulidad alegados por el nuevo demandado y las pruebas que aporte en defensa de sus argumentos.

En consecuencia, se puede afirmar que por el hecho de que una sentencia desestime los motivos de nulidad alegados por un demandado vía excepción, no significa, como pretende el actor, que se esa sentencia declare la validez de la patente erga omnes y que no se pueda volver a cuestionar la validez de su título en otro procedimiento posterior, debiendo el titular de la patente estar en disposición de poder defender su validez en cualquier momento, frente todo aquel que cuestione la misma.

Este último supuesto es el caso de autos. Si bien es cierto que la sentencia de 10 de mayo de 2019 desestimó la excepción de nulidad de la patente ES 456 invocada por las compañías FECE, KELONIC, SERCINE y Cinesa frente a la acción de infracción contra ellas ejercitada por el Sr. Edson, en la medida en que las hoy demandadas no fueron parte de aquel procedimiento, no se les puede aplicar el instituto de la cosa juzgada conforme al art. 222 de la LEC ni impedir volver a excepcionar la nulidad de esa patente, ni aportar dictámenes periciales en apoyo de sus conclusiones, máxime cuando la sentencia de 10 de mayo de 2019 de la sección 28 de la AP de Madrid, desestimó la excepción de nulidad por falta de novedad y de actividad inventiva por un tema procesal, al no haber aportado las demandadas la traducción al español de algunos de los documentos que formaban parte del estado de la técnica y que servían de apoyo para fundamentar la excepción procesal de nulidad.

"Ya hemos señalado en reiteradas ocasiones que los informes periciales no pueden sustituir el juicio de novedad que debe efectuar el Tribunal y que aquéllos solo sirve para auxiliar al juzgador en su labor de enjuiciamiento en lo que se refiere a cuestiones técnicas sin que pueda afirmarse al falta de novedad de la reivindicación cuando no pueden valorarse conforme a la reglas de la sana crítica las informes de los peritos al no haberse suministrado al Tribunal debidamente traducido el documento que, según la impugnante, destruiría la novedad de la invención, lo que ha de extenderse a cualesquiera de las anterioridades invocadas para sostener la falta de novedad o de actividad inventiva."

Por tanto, no existiendo tal instituto procesal de la cosa juzgada, puede esta juzgadora entrar en el análisis de las causas de nulidad invocada para formarse su propia convicción respecto de la validez o no de la patente ES 456.

SEXTO. Aclaraciones conceptuales respecto a las acciones ejercitadas al amparo de la ley de patentes.

Antes de seguir avanzando con el análisis de las cuestiones de fondo, considero importante realizar algunas precisiones y/o aclaraciones.

Primero, los procedimientos de patentes son procedimientos muy técnicos, que requieren de un alto nivel de precisión, siendo imprescindible conocer exactamente cuál era el estado de la técnica que había al tiempo de efectuarse la solicitud de registro de la patente, cuál era el problema técnico que había y qué solución técnica pretendía dar la invención a ese problema. Por ello, es importante que en la demanda se indique exactamente cuáles son las reivindicaciones de la patente y cómo la demandada ha infringido todas y cada una de sus características técnicas.

Sin embargo, en el caso de autos, nos encontramos con una demanda que adolece de dicha precisión, hasta el punto que en la misma ni siquiera se describen las reivindicaciones ni se dice en qué medida ni cómo, las demandadas han infringido esas características técnicas ni si estamos ante una infracción literal o por equivalentes, directa o indirecta de la patente lo cual es imprescindible para poder aplicar el correspondiente "test".

Segundo, además de esa imprecisión, se añade otra y es que estamos ante una patente de producto que no de proceso, como dijo la actora en los actos procesales orales, tal como se infiere del propio contenido de las reivindicaciones (cine con proyección electrónica vía satélite caracterizado por...)y así lo concluyó también la SAP de Madrid de 10 de mayo de 2019. Ello también afectará al análisis que se haga de la acción de infracción.

Tercero, las patentes protegen una invención, pero no "conceptos o ideas". Y ello es importante pues el actor pretende extender el ámbito de protección de la patente y postularse como el inventor del CINE DIGITAL EN ESPAÑA cuando insisto, con la patente, lo que hace su titular es proteger su invención, que tiene unas características técnicas concretas, por lo que, todo aquello que quede fuera del alcance de las mismas, quedará fuera del ámbito de protección.

Pues bien, es tal la imprecisión de la que adolece la demanda, que ni concreta qué es lo que protege su patente, ni en qué medida las demandadas infringieron su derecho de patentes mientras estuvo en vigor, ni concreta los plazos para reclamar esos daños y perjuicios, que me podría llevar sólo por este hecho, a la íntegra desestimación de la demanda, conclusión a la que se podría llegar aplicando los mismos criterios que llevaron en su día a la sección 28 de la AP de Madrid de 10 de mayo de 2019, a desestimar la acción de infracción ejercitada por el Sr. Edson contra las salas de cine de España, y que fue desestimada.

Con todo, esta juzgadora intentará, no obstante, dar respuesta a las cuestiones planteadas por las partes y garantizar así su derecho de defensa y su derecho a la tutela judicial efectiva, especialmente, aquellos motivos de oposición que vienen a cuestionar la validez de la patente.

Respecto de las compañías demandadas, también quiero señalar que, en algunos de los escritos de contestación y dictámenes periciales, sea dicho con los debidos respetos, se incurren en errores relativamente frecuentes en los procedimientos de patentes, quizás por la influencia que todos tenemos de la tesis contractualista del Código Civil de que "la nulidad del contrato principal arrastra a los contratos accesorios".

Cuando tenemos una patente, como la ES 456, que tiene una R1 que es independiente y una R2 y R3 que dependen de la R1, si se alega infracción, basta efectivamente para estimar la demanda que se acredite la infracción de las características técnicas de la R1. Sin embargo, ello no se puede extrapolar a la acción de nulidad por falta de novedad ni de actividad inventiva, debiendo analizarse cada una de las reivindicaciones por separado, hasta el punto que puede ser que la R1 sea nula pero no la R2 ni la R3. Por tanto, la nulidad de la reivindicación independiente no comporta per sela nulidad de las reivindicaciones que de ella dependen.

Otra aclaración, si se declara que todas las características técnicas de la R1 aparecen divulgadas en el documento XXXX, y los de la R2 o R3 (que depende de la R1) en el documento YYYY, eso sólo es posible, por concepto, si las características técnicas de la R2 y de la R3 se logran combinando ambos documentos, el XXXX y el YYYY, por lo que la R2 y la R3 podrían ser nulas por falta de actividad inventiva, pero no por falta de novedad la cual exige que todas las características técnicas se divulguen en un solo y único documento. Cosa distinta es que YYYYY divulgue todas las características técnicas de la R1, R2 y R3, en ese caso sí se podrá concluir que todas las reivindicaciones son nulas por falta de novedad porque la totalidad de sus características técnicas aparecen divulgadas en un solo y único documento.

Por otro lado, y siguiendo el criterio de la propia AP, sección 28, en sentencia de 10 de mayo de 2019 ( ROJ: SAP M 9680/2019 "CINE DIGITAL"), aunque en algunos de los escritos de contestación se analice, en primer lugar, si hubo o no infracción directa, indirecta o por equivalentes de la patente ES 456, antes de entrar en el análisis de esa acción, es necesario verificar si previamente, la patente en base a la cual se acciona y se ejerce el ius prohibendies o no valida, tal como también alegan las demandadas, pues, declararse nula, ya no sería necesario entrar en el análisis de la acción de infracción. Al respecto, dice la mentada sentencia:

La acción de infracción objeto de la reconvención sólo podía ser acogida si no prosperaba la acción de nulidad previamente ejercitada, por lo que la articulación de la excepción de nulidad debe ser analizada en primer lugar.

Por último, en relación al orden de las causas de nulidad invocadas, seguiré el que indican las demandadas en sus respectivos escritos, aunque no se corresponda con el orden legal, esto es, si la patente ES 456 es nula:

* Por adición de materia (art. 102 letra c)

* Por insuficiencia descriptiva (art. 102 letra b)

* Por falta de novedad (art. 102 letra a)

* Por falta de actividad inventiva (en su caso) (art. 102 letra a)

SEPTIMO. Principales hechos que sirven de contexto al presente conflicto. Ámbito de protección de la patente ES 456. Reivindicaciones.

Como sucede en todo procedimiento de patentes, lo primero que debemos ver es cuál era el estado de la técnica que había en el momento de la solicitud (1997), cuál era el problema técnico que había y cuál es la solución industrial que trata de dar la invención a ese problema.

Vamos a empezar por el principio, en fecha 21 de marzo de 1997, Don Edson solicitó el registro de la patente que lleva por título "cine de proyección electrónica vía satélite"(doc. 8).

Según consta en el resumen: es una invención que:

"consiste en una instalación dotada de un proyector electrónico que emite sobre una pantalla tres fuentes luminosas, rojo, verde y azul, cuya combinación responden a señales electromagnéticas (RBG o Vídeo) recibidas vía satélite de un lector o scanner digital que transforma los fotogramas de las películas en información electrónica (crominancia y luminancia) que condiciona la proyección.

No consta que dicha patente fuera sometida a examen previo por ningún examinador de la OEPM por lo que se puede concluir que es una patente "débil" y más, visto el contenido del informe del ET de 13 de julio de 1998 de la OEPM (doc. 18).

En la solicitud, cuando se describe el estado de la técnica, se indica que el sistema que había en aquella época de proyección de películas en las salas de cine era analógico, lo que suponía la necesidad de que la película constara en un soporte físico (copia film), que ésta se tuviera que almacenar, luego transportar hasta los cines, luego, hasta las cabinas de éstos, montarlas en las correspondientes boninas de dos proyectores que se van alternando o bien, en una sola bonina gigante mediante empalmes que pasa a un proyector.

Este proyector estaba dotado de un potente foco luminoso que emitía luz blanca sobre una pantalla; la película va pasando a través de una ventanilla y deteniendo cada uno de sus fotogramas una fracción de 1/24 de segundo delante del chorro de luz, y así, la imagen fotográfica, se proyecta sobre la pantalla con todos sus colores.

Por tanto, este tipo de cines analógicos necesitaban (problema):

1) Una persona que recoja, transporte hasta el cine y devuelva al mismo almacén la copia física de la película.

2) Una instalación o cabina de proyección separada acústicamente de la propia sala, para evitar que el ruido del proyector, al mover la película, salga a la sala.

3) Dos personas que atiendan a dicha proyección en la cabina y que haga los empalmes de las copias y mote las películas en los proyectores.

4) Un cine dotado con el sistema de proyección hasta entonces empleado, debiendo esperar a que la copia llegue al cine, cuando la espera hace perder el interés del público por la película, además de que las copias se deterioran.

Frente a ese "problema", en la descripción de la invención consta que ésta tiene por objeto una nueva sala de cine, de nave rectangular, cuya pared frontal es blanca, en hileras paralelas a lo largo de la sala en la que se sitúan las localidades o asientos formando filas con pasillo central, por donde entra el público.

A cierta distancia de la pantalla, existe un vídeo proyector automático instalado en el techo, con tres focos luminosos, que reciben señales electromagnéticas para su correcto funcionamiento por cable, fibra óptica u ondas herzianas que captan a través de una antena.

Dichas señales electromagnéticas reciben toda la información necesaria respecto de la crominancia y luminancia.

Luego, el proyector proyecta las imágenes en la pantalla a partir de la combinación de tres colores (rojo, azul y verde) que, al combinarse y sumarse, forman toda la gama posible de colores.

De esta manera la patente ES'456 reivindicaba un nuevo tipo de cines que funcionaban en automático, se eliminaba la necesidad de personal, de cabina de proyección y de copia física de una película (solución).

La patente ES'456 consta de una reivindicación independiente (reivindicación 1 o "R1") y dos reivindicaciones dependientes:

(a) la reivindicación 2 o "R2", dependiente de R1;

y (b) la reivindicación 3 o "R3", dependiente tanto de la R1 como de R2.

1, 2(1), 3 (1,2).

A continuación, se incluye un desglose de dichas reivindicaciones, que comprende sus características técnicas particulares, identificadas como R1 a R3.

De su simple lectura, así como del contenido de la sentencia de la AP de Madrid, sección 28, de 10 de mayo de 2019 se pueden extraer ya algunas conclusiones:

1) Que estamos ante una patente de producto (cine de proyección electrónica vía satélite) que no proceso, como erróneamente se ha indicado por la actora en los actos procesales orales.

2) Que el cine de proyección electrónica vía satélite ya existía en el estado de la técnica al tiempo de la solicitud de hecho, lo que se patenta es un cine con proyección electrónica vía satélite concreto, el que reúna las características técnicas que a continuación se indican. Esto es:

a. las imágenes de la pantalla se forman mediante la combinación de tres colores: rojo, azul y verde, que

i. unidos o separadamente,

ii. proyectan su luz sobre dicha pantalla,

iii. configurando así las imágenes en movimiento que componen una película.

b. La luz de esos tres colores proviene de un proyector electrónico

i. situado frente a la pantalla, que

ii. responde a los impulsos o señales electromagnéticas RGB o vídeo compuesto, que contienen la información necesaria para adecuar su proyección, a través de las correspondientes válvulas de luz (CTR, LCD, DMD, o Laser) para cada color.

3) Por el contrario, la patente del actor no tiene por objeto:

a. Ni un proyector digital o electrónico de determinadas características técnicas, que es un elemento del estado de la técnica.

b. Ni las salas de cine, la pantalla, las válvulas de luz...etc. que se emplea en la invención reivindicada, pues también existían en el estado de la técnica.

c. Ni los discos de almacenamiento.

OCTAVO. Nulidad por adición de materia

A.- Marco jurídico:

En el curso de un procedimiento, los titulares de patentes a menudo querrán (o necesitarán) modificar su patente, bien por propia iniciativa bien, para intentar superar alguna objeción del examinador o de un tercero que formula oposición. Dicha modificación puede afectar a la descripción, a los dibujos o a las reivindicaciones.

Si la EPO o la OEPM acceden a la modificación y conceden el registro de la patente "modificada" ello no exime a su titular de tener que defender la validez de la patente frente a una reclamación de tercero que considera que, con esa modificación, lo que ha hecho el titular es ampliar el objeto de protección respecto de lo inicialmente divulgado.

A pesar de lo equívoco de su nombre, la "adición de materia" puede consistir:

* Añadir un elemento

* Suprimir un elemento;

* O sustituir un elemento por otro.

Tanto en el ámbito europeo (artículos 123 y 138 del CPE) como en el ámbito nacional (art. 102.1 letra d) LP se prohíbe justamente esa posibilidad de "adicionar materia" so pena de no concederse la patente o de declararse su nulidad de haberse concedido. Concretamente, conforme al art. 102.1 letra d) LP, es causa de nulidad de una patente concedida:

Cuando se haya ampliado la protección conferida por la patente tras la concesión.

Las Cámaras de Recurso de la EPO han tenido la oportunidad de pronunciarse sobre esta materia e ir fijado algunos criterios, por ejemplo, en sus Resoluciones T667/08, T823/96, T1125/07 y T99/13. Según las citadas Cámaras de Recursos:

* La idea subyacente es que no se permite que un solicitante mejore su posición añadiendo materia no incluida en la solicitud presentada, puesto que esto concedería una ventaja injustificada y podría ser perjudicial para la seguridad de terceros que se basen en el contenido de la solicitud original" (Ver G1/93).

* "Una modificación es admisible si el objeto resultante de tal modificación se deriva de manera directa y no ambigua de la solicitud original, es decir, cuando no hay la más mínima duda de que el objeto de la patente tal como resulta de la modificación se encuentra descrito, de forma explícita o implícita, en la información divulgada en la solicitud tal como fue presentada".

* "No es admisible añadir a una solicitud de patente europea materia que un experto en la materia no pueda derivar directamente y sin ambigüedad, usando el conocimiento general común, de la divulgación de la invención tal y como se ha presentado".

* "Al evaluar las modificaciones, la atención debe centrarse en lo que realmente se divulga en la solicitud al experto en la materia en los documentos tal y como fueron presentados".

En el ámbito judicial español de momento, no son muchos los casos que han conocido los tribunales sobre la posible causa de nulidad por "adición de materia" pudiendo citar, por ejemplo, y sin ánimo de exhaustividad, la SAP de Madrid, sección 28, de 3 de mayo de 2013, que fue la primera que abordó este tema, o las sentencias de la sección 15 de la AP de Barcelona, de 29 de marzo de 2019, 15 de diciembre de 2020, de 13 de enero de 2022 (caso "Thermomix") y la de 14 de diciembre de 2023 ( ROJ: SAP B 15254/2023). Según ésta última sentencia:

24. El art. 48 LP y el art. 123 CPE prohíben: a) Modificar la solicitud de la patente o la patente concedida "de manera que su objeto exceda del contenido de la solicitud tal como se haya presentado inicialmente" (art. 48 LP) (La solicitud de la patente o la patente no podrán modificarse de manera que su objeto exceda del contenido de la solicitud tal como se haya presentado inicialmente, 123 CPE). Ello exige comparar el texto de la solicitud de patente con el texto de la patente concedida. b) modificar la patente, una vez concedida, de manera que "se amplíe la protección que confiere" (En el procedimiento de oposición, o en su caso en el de limitación, la patente no podrá modificarse de modo que se amplíe la protección que confiere). Lo que supone comparar el texto de las reivindicaciones originarias, tal y como fueron concedidas, con el texto derivado de la limitación.

25. La limitación es una modificación de las reivindicaciones, tal y como prevén los art. 105 LP y art. 105 bis CPE. Por lo tanto, la limitación no puede, ni añadir materia nueva para su protección (art. 48.5 LP y art. 123.2 CPE), ni tampoco ampliar el ámbito de protección (art. 48.6 LP y art. 123.3 CPE).

26. En ese sentido, el art. 95.2 del Reglamento de Ejecución del Convenio sobre la Patente Europea (BOE-A-2017-1407) establece que:

«(2) Si la petición de limitación es admisible, la División de Examen examinará si las reivindicaciones modificadas constituyen una limitación respecto a las reivindicaciones tal como se concedieron o se modificaron en procedimientos de oposición o de limitación y si cumplen con el artículo 84 y los párrafos 2 y 3 del 123».

27. En coherencia con todo ello el art. 102.1 LP, en similares términos que el art. 138 CPE, establece que se declarará la nulidad de la patente, entre otros casos, cuando:

«c) Cuando su objeto exceda del contenido de la solicitud de patente tal como fue presentada, o en el caso de que la patente hubiere sido concedida como consecuencia de una solicitud divisional o como consecuencia de una solicitud presentada con base en lo dispuesto en el artículo 11, cuando el objeto de la patente exceda del contenido de la solicitud inicial tal como ésta fue presentada.

d) Cuando se haya ampliado la protección conferida por la patente tras la concesión».

28. En resumen, la patente es nula si, mediante una limitación posterior, se añade materia, comparándola con la solicitud original o la patente concedida, o se amplía su ámbito de protección, comparándola con la patente tal y como fue concedida.

Por último, a diferencia de lo que sucede con las demás causas de nulidad del art. 102 de la LP, en las que partimos siempre de la patente en los términos en que ha sido concedida, en la nulidad por adición de materia, lo que se trata es de efectuar una comparación entre la solicitud inicial de patente y la modificada, en base a la cual se concedió finalmente la patente para ver si, efectivamente, el solicitante, al introducir esa modificación, intentó ampliar el ámbito de protección ( SAP de Barcelona, de 18 de julio de 2024, caso "apixabán" y la mentada Sentencia de la misma sección de 14 de diciembre de 2023, antes transcrita). Si la conclusión es que sí que hubo esa ampliación del ámbito de protección inicial, la patente es nula y quedará sin efecto.

Aunque dichos criterios pudieran parecer fáciles desde el punto de vista teórico, luego, en la práctica, no resultan tan evidentes debiendo atender a las circunstancias concurrentes en cada caso.

B.- Modificación de la patente ES 456 durante el trámite administrativo.

En el caso de autos, no es controvertido y así se desprende también de los documentos 1 a 5 aportados por Versión Digital con su escrito de contestación, que el Sr. Edson presentó una primera solicitud de patentes en fecha 21 de marzo de 1997, con el número de solicitud P9700628 la cual consta de 4 páginas de descripción, así como un juego de 7 reivindicaciones.

En fecha 13 de julio de 1998, la OEPM notificó al actor que la concesión quedaba suspendida por incumplir los arts. 7 y 11.9 de la LP, esto es, porque las reivindicaciones no contenían características técnicas.

El 20 de agosto de 1998, el demandante presentó una modificación de su solicitud inicial, con una nueva página 2 de la descripción, así como un juego de 3 reivindicaciones, que es la que coincide con la finalmente concedida.

Por la demandada PARAMOUNT y otros, se ofrece en su escrito de contestación (páginas 36 y 37) un cuadro comparativo entre la solicitud inicial y la modificada, muy ilustrativo, en el que se resaltan en rojo las partes eliminadas y en azul, las añadidas:

Según explica el Informe DIRECCION000, (aportado por Paramount) y el Informe Dereck (aportado por Sony) dichas modificaciones sí supusieron una alteración sustancial del objeto inicialmente protegido, por los motivos que a continuación se exponen, conclusiones que por otra parte se entienden del todo lógicas y razonables, de la simple lectura y contraste entre ambos textos. De hecho, la actora tampoco ha desacreditado las afirmaciones de los expertos ni presentado una contrapericial a tal fin, por lo que esta juzgadora no tiene razón alguna para apartarse del criterio técnico. Así:

1) En la R1: en la solicitud inicial se hablaba de "cines" en general, mientras que en la modificación se circunscribe a "cines de proyección electrónica" que no estaba en la solicitud inicial ni se podía inferir de su contenido de manera implícita.

2) Se introduce también en la R1 y, en consecuencia, en la R2 y R3, al depender de aquella, "vía satélite", que tampoco estaba divulgado en la solicitud inicial y ningún experto en la materia lo hubiera deducido, de manera obvia ni evidente, como característica implícita, de la solicitud.

3) En la R2 inicial se hacía hincapié en que la proyección de los 3 colores (rojo, azul y verde) sobre la pantalla respondía a impulsos o señales electromagnéticas RGB o vídeo compuesto que contiene la información necesaria para adecuar su proyección. Sin embargo, en la modificación, se introduce el tema del proyector electrónico que contiene esos tres colores.

4) Además, se introducen las válvulas de luz (CTR, LCD, DMD o láser) para cada color cuando en la solicitud inicial no se hacía ninguna referencia ni a las válvulas de luz ni a esa lista ejemplificativa, sin qué decir tiene, como afirmaron todos los peritos, que esas válvulas de luz ya existían en el estado de la técnica (reconocido por SAP de Madrid, de 10 de mayo de 2019) por lo que no es admisible que el solicitante, mediante esta modificación, pretendiera extender su derecho de exclusiva a las mismas.

5) En la R2 antes se decía "señales de video"que eran las que se podrían corresponder con las "ondas herzianas, cabe, fibra óptica o satélite"de la antigua R5. Sin embargo, ahora se amplía a "video o data".

6)En la R2 inicial sólo se hacía referencia a que las imágenes fotográficas impresas en la película o fotogramas debían ser transformados previamente en señales de video o RGB obtenidas de la lectura o escáner de dicha película siendo estas señales las que condicionan la proyección de los tres colores en cuanto a su "crominancia y luminancia".Sin embargo, en la modificación sólo se habla de "información cromática".

7) Se habla por primera vez en la modificación de que la información cromática esté contenida en la emulsión de cada uno de los fotogramas de dicha película.

8) En la R5 inicial, se hablaba de "señales" y, en la R2.3 se modifica y ahora se habla de señales "analógicas o digitales,lo cual no resultaba obvio para un experto máxime si tenemos en cuenta que, en principio, lo que trataba de proteger la invención era un cine de proyección electrónica vía satélite, lo que parece incluso incompatible con la señal "analógica".

9) En la solicitud inicial sólo describía "impulsos analógicos o digitales",mientras que en la R2.3 se modifica y se habla de "señales digitales o analógicas".Aunque para un lego en la materia pudiera parecer que señales e impulsos son sinónimos, no es así. Tal como indica el Informe DIRECCION000, los "impulsos" son un caso muy particular de las "señales". Por tanto, si lo que pretendemos inicialmente divulgar es lo particular y luego, con la modificación, lo extendemos al género al que pertenece, supone una adición de materia y, como tal, ilícita.

10) Se habla por primera vez que la información contenida en esas señales de vídeo o RGB condicionan la proyección electrónica.

11) En la R3 modificada se habla de aparato reproductor capaz, no sólo de leer (como se decía en la solicitud inicial) sino también, de reproducir esas señales digitales o analógicas.

Por todo ello, aprecio que la patente ES 456 no es válida al incurrir en la causa de nulidad del art. 102.1 letra c) de la LP, pues la modificación de la solicitud inicial, no puede convertirse en una nueva oportunidad para que el titular de la patente modifique las reivindicaciones arbitrariamente; yendo más allá de su propósito inicial.

Aunque la estimación de este motivo de nulidad sería suficiente para desestimar la demanda, a fin de agotar los demás argumentos, esta juzgadora analizará también las restantes causas de nulidad por si la sección 32, en un eventual recurso, tuviera un criterio diferente del de esta juzgadora, al tratarse de una materia poco tratada por la jurisprudencia española.

NOVENO. Nulidad por insuficiencia en la descripción.

A.- Marco jurídico.

Cuando una persona solicita el registro de una invención como patente es porque ha encontrado una solución a un problema técnico que había en el estado de la técnica. En estos casos, la normativa europea y nacional le obligan, a cambio de reconocerle ese derecho de exclusiva, que divulgue su hallazgo a la comunidad para que, una vez expire su derecho monopolístico, pase al dominio público y cualquier tercero que así lo desee, pueda reproducir la patente.

Por este motivo, la patente (incluyendo la descripción, los dibujos y las reivindicaciones) debe ser clara y permitir que cualquier experto que la lea pueda ejecutarla con la información proporcionada. Es lo que podríamos denominar "suficiencia descriptiva clásica").

Frente a ella, los tribunales ingleses también han añadido otra causa para apreciar la insuficiencia descriptiva, denominada "insuficiencia Biogen(por el caso Biogen contra Medeva [1997] RPC 1 en la Cámara de los Lores) cuando la reivindicación es tan amplia que se extiende a formas de realización que ya existían en el estado de la técnica y que, por tanto, no formaban parte de la contribución del titular de la patente a la técnica.

En esos casos, si la patente adolece de insuficiencia descriptiva, será declarada nula. Así, dice el art. 102 letra b de la LP que una patente será nula:

b) Cuando no describa la invención de forma suficientemente clara y completa para que pueda ejecutarla un experto en la materia

Ahora bien, para estimar esta causa de nulidad, no basta con que las demandadas aleguen que la invención no era plausible ab initio, sino que deberán exponer dudas razonables y fundamentadas en hechos verificables. De acreditar tales dudas, debería ser el titular de la patente quien deba demostrar que el éxito de la invención era creíble y realizable.

B.- Insuficiencia descriptiva de la patente "ES 456".

En la descripción de la patente, el solicitante parece indicar que el "cine analógico" que había en 1997, tenía los siguientes problemas:

1) Costes de personal:

a. Necesita una persona que recoja, transporte hasta el cine y devuelva al mismo almacén la copia física de la película.

b. Dos personas que atiendan a dicha proyección en la cabina y que haga los empalmes de las copias y mote las películas en los proyectores.

2) Una instalación o cabina de proyección separada acústicamente de la propia sala, para evitar que el ruido del proyector, al mover la película, salga a la sala.

3) Necesitad de almacenar la bobina física en un almacén, con el consiguiente riesgo de que la copia no llegue al cine a tiempo, que la espera haga perder el interés del público por la película y, además, que las copias de las películas se deterioren.

Por tanto, la patente debería dar una solución técnica a esos problemas. Sin embargo, tal como afirmaron todos los peritos de las demandadas y así lo acabó incluso reconociendo el propio perito de la actora, la patente ES 456 no aclara cómo solucionar esos problemas con la patente, además de que incurre en continuas contradicciones entre lo que se dice en la descripción y las reivindicaciones, por lo que un experto tampoco podría reproducir la invención con la información facilitada. Al efecto, cabe citar:

* Informes DIRECCION000 y Jeison, aportados por la demandada Paramount y otros:

Coinciden en que la patente no explica exactamente cuál es el problema a resolver y hay una absoluta incongruencia entre la descripción y las reivindicaciones. Dicen así:

o "2. De la lectura y análisis de las reivindicaciones 1, 2 y 3 de la PATENTE, así como de la descripción de la PATENTE, se evidencia que constituyen una mera enumeración de elementos u objetos técnicos, con una mínima descripción funcional, pero ninguna de ellas contiene especificación o detalle técnico algunos que permitan que la invención pueda ser ejecutada por una persona entrenada en la materia, siguiendo las instrucciones de la patente".

Además, advierten (conclusiones extractadas en la página 338 y 9 del escrito de contestación):

1.- En la R1 se hace referencia solamente a la proyección de imágenes, pero nada dice respecto de la recepción y reproducción del audio necesarios para cualquier tipo de proyección funcional e una película (salvo que la patente ES 456 se limite al "cine mudo", que no lo dice). Por tanto, con la descripción y la R1 un experto no sabría cómo proyectar, con la invención, películas de cine comercializadas en el año 1997.

2.- R1.2: dice que "los tres colores proyectan su luz sobre dicha pantalla",cuando el color, por sí mismo, no proyecta luz, afirman que es físicamente imposible.

3- En cuanto a R1.3: la patente ES'456 no describe cómo unos impulsos pueden contener "información necesaria para adecuar su proyección". El experto sobre la materia conoce perfectamente que los impulsos son señales correspondientes a pulsos eléctricos infinitamente cortos en el tiempo que son físicamente imposibles de conseguir en el mundo real. Tales pulsos no contienen ningún tipo de información. Pese a no ser realizables en el mundo real, su denominación hace referencia a un pulso con la duración más corta posible, con base en las limitaciones que tienen los dispositivos que las producen, pero en tal caso igualmente estos pulsos no incluyen ninguna información.

4.- Por otro lado, R1.3 se refiere a que unas ciertas "válvulas de luz" con unas tecnologías muy particulares ("CTR, LCD, DMD, o Laser"), se encargarían de generar la luz que proyecta combinaciones de colores sobre la pantalla. El Informe Jeison afirma que ninguna de dichas tecnologías puede considerarse una "válvula de luz" (cfr. ap. 2.4, pág. 6).

5.- La R2 no permite al experto en la materia poner en práctica la proyección de ninguna película, puesto que únicamente se reivindican como elementos de las señales "analógicas o digitales" que se transportan al cine los valores de crominancia y luminancia. Los peritos se preguntan si dichos valores son suficientes para proyectar una obra audiovisual siendo la respuesta que no, pues las películas van necesariamente acompañadas de otros elementos, como la banda sonora y los diálogos.

6.- La patente tampoco permitiría la proyección de películas filmadas digitalmente (la práctica totalidad de las producciones actualmente), puesto que exige el escaneado de los fotogramas del metraje.

7.- En cuanto a la R3, la descripción de la invención no aclara cómo puede un experto en la materia poner en marcha el proyector reivindicado, particularmente porque no se indica qué tipo de transformación debe operar dicho aparato para funcionar. Así, la patente no ofrece ninguna respuesta a la pregunta de ¿Cómo se transmiten aquellas señales que no sean directamente inyectables al proyector?

8.- Por último, el experto sobre la materia no recibe las enseñanzas necesarias para llevar a cabo una "proyección electrónica vía satélite" con señales de proyección que provienen de fuera del cine "mediante ondas herzianas, cable, fibra óptica o satélite" y que, a la vez, se leen o reproducen las mismas señales "almacenadas en cualquier soporte físico, disco óptico, magnético o cinta digital o analógica".En este sentido, el Informe Jeison alega que la patente adolece de ningún ejemplo o sugerencia de cómo se llevaría a cabo tal combinación de esas características. Es más, de forma muy ilustrativa, el propio experto en su Informe manifiesta que no existe en el mercado (ni en 1997 ni ahora) ningún reproductor capaz de leer cualquier tipo de señales digitales o analógicas.

En resumen, el propio experto (informe Jeison) manifiesta que:

"no ha sido capaz de identificar qué constituye el verdadero objeto de la patente ES'456. No se trata de una invención descrita de forma suficiente para que un experto en la materia la lleve a cabo.

* Informe Pericial del Sr. Josías (aportado por VERSIÓN DIGITAL dice así:

1.- No hay coherencia entre la reivindicación 1 y la descripción: en la descripción no se cita que los tres colores actúen separadamente, no se citan las válvulas de luz en la exposición principal, se cita que las señales llegan por cable, fibra óptica o satélite, ondas hertzianas o a través de una antena, cuando la invención radica en la vía satélite; se expone como una característica principal la automatización, cuando no hay ninguna característica técnica de la invención ligada a la misma en las reivindicaciones, ni tampoco se fundamenta como se automatiza la invención en la descripción; se exponen como esenciales la crominancia, luminancia y sincronismo, cuando el sincronismo no se incluye en ninguna reivindicación; -

2.- no hay coherencia entre la reivindicación 2 y la descripción: en la descripción se omite la vía satélite y además no se dice que el escaneado es fuera del cine donde tiene lugar la proyección, cuando en la reivindicación quedan claras ambas características; en la reivindicación se habla de data cuando no aparece en la descripción; -

3.- no hay coherencia entre la reivindicación 3 y la descripción: en la descripción no se hace mención a un aparato reproductor en el propio cine; -

4.- no se identifica el problema a resolver: se supone que por contraposición a los problemas citados del estado de la técnica el problema es: al menos tres personas, almacén, transporte, proyector con bobinas, cabina con aislamiento acústico, deterioro bobinas, disponibilidad bobinas, automatizar la proyección, evitar bobinas; que en realidad es una suma de varios problemas, no identificándose un problema unificado a resolver, sino una yuxtaposición de problemas, que pueden resolverse de manera separada, especialmente la automatización respecto y el aislamiento acústico respecto a los otros

5.- no se identifica la solución al problema: se supone que la vía satélite es una característica principal, cuando a lo largo de la descripción se incluyen otras vías para resolver el mismo problema; no se identifica que la solución sea la vía satélite -no hay características sobre ello en la parte caracterizadora de la reivindicación 1- o que sea el proyector electrónico, y que con alguno de ellos se dé solución a los problemas existentes, y de todas formas en ningún caso se resuelve la automatización o el aislamiento acústico."

* Informe Dereck y Jeison (aportados por Sony Pictures).

Coincide íntegramente, con el Informe Jeison por lo que me limitaré a resaltar únicamente aquellos aspectos adicionales respecto del otro informe ya citado.

1.- Insiste en que el patente sólo aborda las imágenes, pero no cómo se recibe y proyecta el audio y el sonio.

2. Los colores, en sí mismos, no son proyectores de ningún tipo de luz. La luz producida o proyectada por cualquier ente o dispositivo puede ser apreciada visualmente como poseedora de cierto color, inclusive rojo, azul y verde, de acuerdo con la frecuencia o la longitud de onda de la luz. Más particularmente, las partículas que producen luz son de los fotones; los fotones incluyen radiación de ondas electromagnéticas que, según la frecuencia o longitud de onda de dichas ondas electromagnéticas, se aprecian con un color u otro.

3.- El experto sobre la materia no recibe las enseñanzas necesarias para llevar a cabo "proyección electrónica vía satélite" cuando "estas señales analógicas o digitales, que son las que condicionan la proyección de los tres colores en cuanto a su crominancia y luminancia, son transportadas a los cines mediante [...] cable, fibra óptica". En este sentido, no hay ningún ejemplo ni mera sugerencia de cómo se llevaría a cabo tal combinación de características, no permitiendo al experto sobre la materia poner en práctica los cines definidos en la reivindicación. (80)

4.- Por otra parte, se define que se transportan las señales "mediante ondas herzianas, cable, fibra óptica o satélite"sin describir ninguna clase de información técnica relativo a parámetros de transmisión para poder llevar a cabo el transporte de señales de una manera efectiva y sin errores. Múltiples parámetros tales como frecuencias de transmisión, potencias de transmisión, modulaciones, mecanismos de corrección de errores, etc. deben ser tenidos en cuenta a la hora de realizar transmisiones de señales, más aún en canales sobre los que se tiene poco o ningún control, como por ejemplo las transmisiones por ondas hertzianas. La manera en la que esto está mínimamente descrito en la Patente da a entender que todo el aspecto del transporte de señales es evidente para el experto en la materia, cuando sin embargo no lo es, menos aún si se considera que la invención presenta la proyección electrónica vía satélite como el elemento innovador y, por tanto, asume que esto no es conocido para el experto en la materia. Las combinaciones subóptimas, que son muchas más que las combinaciones óptimas, de los parámetros para el transporte de señales, hace imposible un transporte de señales suficiente y correcto.

* El Perito de la actora Don Milton, designado a instancias de la demandante, reconoció en el acto del juicio lo siguiente:

o La patente es bastante genérica, no entra en los detalles de cómo va a ser el proyector, la luminiscencia (...)

o A la pregunta de ¿en qué parte de la patente explica las funciones tecnologías para llevar a cabo el cine digital? Respondió "no lo dicen. Solo se dicen los elementos que se quieren proteger.

o Lo único que hace esa patente es fijar puntos de referencia.

o Los elementos ya existían, lo que no existían era el procedimiento.

o La tecnología era conocida.

o En la patente no se dice nada de la resolución. Es sobre el concepto de cine. La patente incluye todas las posibles resoluciones.

o A la pregunta de si con la información que ofrece la patente, ¿podría un experto poner en marcha la patente? Respondió "yo no, pero quizás alguien sí".

Por tanto, se puede fácilmente concluir que la patente ES 456 adolece de insuficiencia descriptiva.

Es más, no es un hecho controvertido que todas las características técnicas de la patente ES 456 ya estaban divulgadas en el ET antes de 1997, como los proyectores, las válvulas de luz, las pantallas, los discos de almacenamiento, etc. tal es así que en el propio IET de la OEPM de 13 de julio de 1998 (doc. 18), declaró que la solicitud inicial no tenía características técnicas "novedosas" ni tampoco se aprecia que se hubiera solucionado con la modificación. Tampoco se indica en la solicitud cómo, partiendo de esas características técnicas ya divulgadas, se obtuvo un resultado distinto, sorprendente y mejorado respecto de lo que ya se conocía.

Sobre este particular, cabe citar las conclusiones que se alcanzan en el Informe Jeison que rechaza rotundamente que la patente ES'456 sea "novedosa" y que afecta también a la insuficiencia descriptiva pues hace que ésta sea absoluta y total (cfr. anexo 2, ap. 2.15, pág. 9):

"En base a nuestros análisis del estado de la técnica de las materias incluidas por la PATENTE, no se aprecia que la invención sea novedosa, porque todas sus reivindicaciones hacen alusión a elementos tecnológicos que ya estaban disponibles desde tiempo atrás antes de 1997, tanto la formación de P.O. n.º 131/2022 28 señales de vídeo mediante RGB, como proyectores electrónicos para salas grandes, sistemas de escaneado o digitalización de señales de vídeo, transporte en tiempo real de contenidos de vídeo mediante satélite. El único elemento nuevo sería el reproductor de 'señales digitales o analógicas almacenadas en cualquier soporte físico, disco óptico, magnético o cinta digital o analógica', dispositivo que no existe ni ha existido nunca en el mercado, y del que no se aporta ninguna información que lo describa".

Asimismo, el propio perito de la actora Don Milton, reconoció en el juicio que "Los elementos de la patente son muy básicos".

En la página 18 del escrito de contestación de Paramount, se incluyen unos cuadros donde se pueden observar que esos proyectores, salas de cine con un proyector RGB, y la técnica LCD, DMD, CRT o Láser, ya existían en el estado de la técnica (no controvertido).

La propia SAP de Madrid de 10 de mayo de 2019, que desestimó la demanda interpuesta por el Sr. Edson contra las salas de cine en un anterior pleito, concluyó también que la patente no protege ni los proyectores, ni las válvulas de luz, discos de almacenamiento, etc.

Ante esa evidencia, la actora intentó defender su patente bajo el argumento de que lo que quería proteger es "un proceso" y no un producto, lo que no hace sino demostrar esa ambigüedad y falta de concreción a la que hacía referencia pues demuestra que ni siquiera su propio titular sabe lo que estaba patentando. Que estamos ante una patente de producto se infiere por la propia redacción de la R1 que se inicia diciendo que protege un "cine con proyección electrónica digital caracterizado por (...).Es decir, lo que se pretendía proteger era una clase concreta de cine de proyección electrónica vía satélite (que ya existía en el ET) sólo que, caracterizados por unas características técnicas concretas, que son las que a continuación se describen, que, como ya hemos visto, existían todas ellas en el ET.

Luego, el perito de la propia demandante reconoció en el juicio que la patente ES 456 está descrita de forma genérica, sin mucha precisión y que lo que pretendía proteger era más bien "una idea o un concepto",cuando ello no es un argumento admisible en derecho de patentes, lo que denota esa falta de claridad en su redacción y lo que queda bajo el ámbito de su protección.

En conclusión, la patente objeto de autos adolece de una insuficiencia descriptiva completa o total, siguiendo el caso "Biogen", argumentos que, no obstante, recuperaré más adelante, al hablar de la nulidad por falta de novedad. De la prueba practicada (lectura de la propia patente concedida, los dictámenes periciales y la declaración de éstos en juicio), parece inferirse que, en 1997, la industria del cine estaba ya dando los pasos necesarios para pasar del cine analógico al cine digital, habiendo proyectado incluso dos películas vía satélite en los cines (no controvertido), como "Gibsy" y "Drácula" (no controvertido). Que la industria del cine no hubiera implementado plenamente en aquella época el cine digital, como sí lo hizo año después, no significa que, en aquél momento, no se conocieran ya los elementos técnicos necesarios para hacerlo realidad. En esa situación, lo que hizo el Sr. Edson fue apropiarse de esa "idea" y "patentarla" para luego reclamar una cuantiosa indemnización a la industria del cine, presentándose como el inventor del cine digital en España, cuando lejos estaba de la realidad.

Todo ello me lleva a declarar que la patente ES 456 es nula al incurrir en la causa legal de nulidad art. 102.1 letra B de la LP lo que comporta la íntegra desestimación de la demanda pues no puede alegar infracción el titular de una patente que no es válida.

DÉCIMO. Nulidad por falta de novedad

A.- Marco jurídico

El hecho de haber apreciado que la patente ES 456 incurre en las dos causas de nulidad descritas en los fundamentos jurídicos anteriores (insuficiencia descriptiva y adición de materia) sería suficiente para desestimar la acción de infracción pues no puede ejercer el ius prohibendiquien no tiene título válido. Con todo, como ya avancé, esta juzgadora considera importante entrar en el análisis, cómo último extremo, de la nulidad de la patente ES 456 por falta de novedad, pues, en realidad, es la primera de las causas legales que cita el art. 102 de la LP pues no se puede patentar algo que "no es nuevo".

Como es sabido, la obtención de una patente constituye la fase final del procedimiento administrativo tramitado al efecto, en el que la EPO o la OEPM conceden la patente. Ahora bien, mientras que ahora, con la nueva normativa, el experto de la OEPM sí que verifica que el solicitante ha cumplimentado todos los trámites dispuestos en la Ley de patentes para obtener la misma y examinado que, desde el punto de vista sustantivo, no falta ningún requisito que lo impida (40 LP), en el año 1997, no había tal informe del experto por lo que muchas patentes que accedieron al registro en aquellos años, no cumplían realmente esos requisitos de novedad y de actividad inventiva, convirtiéndose la solicitud de patente en un simple "depósito".

Llegados a este punto cabe recordar que un invento, para que sea patentable, debe reunir los siguientes requisitos (artículo 4.1 de la LP):

1) Debe ser nuevo,

2) Implicar una actividad inventivay

3) Ser susceptible de aplicación industrial.

En cuanto al primero de los requisitos de patentabilidad, la novedad,significa que no se puede volver a patentar lo que ya está en el estado de la técnica (T 12/81; T 198/84).

Así, el art. 6.1 de la LP contempla los requisitos que debe tener una patente para que sea considerada "nueva":

"1. Se considera que una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica".

A su vez, el apartado segundo aclara que:

"2. El estado de la técnica está constituido por todo lo que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente se ha hecho accesible al público en España o en el extranjero por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio".

Y el apartado tercero precisa que:

"3. Se entiende igualmente comprendido en el estado de la técnica el contenido de las solicitudes españolas de patentes o de modelos de utilidad, de solicitudes de patentes europeas que designen a España y de solicitudes de patente internacionales PCT que hayan entrado en fase nacional en España, tal como hubieren sido originariamente presentadas, cuya fecha de presentación sea anterior a la que se menciona en el apartado precedente y que hubieren sido publicadas en español en aquella fecha o lo sean en otra posterior".

En cuanto al concepto de "novedad", conviene citar la sentencia de la sección 15ª de la AP de Barcelona, de 26 de abril de 2021 ( ROJ: SAP B 3501/2021), a cuyo tenor:

"En términos generales, por lo que se refiere a la nulidad de la patente, debe recordarse que el artículo 4 de la Ley de Patentes , que reproduce el artículo 52 del Convenio sobre Concesión de Patentes Europeas , hecho en Múnich el 5 de octubre de 1973, dispone que son patentables las invenciones nuevas que impliquen actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial. De acuerdo con los artículos 6 de la LP y 54 del CPU, se considera que una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. El estado de la técnica está constituido por todo lo que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente se ha hecho accesible al público por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio.

13. Por tanto, la novedad es un concepto normativo definido por la Ley de Patentes mediante una fórmula negativa; una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica (artículo 6.1 º). Debe recordarse, en todo caso, que para concluir que una reivindicación carece de novedad es necesario dar con un único documento del estado de la técnica relevante que contenga todas y cada una de las características reivindicadas, esto es, como señalamos en nuestra anterior sentencia de 9 de mayo de 2008 , el juicio comparativo debe hacerse individualmente con cada uno de los antecedentes, sin que sea lícito determinar la falta de novedad de una invención a partir de la combinación de varios elementos de distintos documentos".

Dicho de otro modo, un invento carece de novedad cuando un documento, que forma parte del estado de la técnica, anticipa de forma directa y sin ambigüedad, es decir, sin dudas, todos y cada uno de los elementos reivindicados por el invento patentado. Al respecto, es importante recordar que, para destruir la novedad, a diferencia de la actividad inventiva, todas las características técnicas de la invención deben constar divulgadas en el documento "anticipatorio", sin que sea posible combinarlo con otro. Esto es, la comparación se efectúa "documento por documento". Lo que sí ha admitido la Cámara Técnica de Apelación de la EPO, para valorar la novedad, es la posibilidad de combinar diversos pasajes de un mismo documento, ya que no hay razones para evitar que un experto lo haga (T 332/87).

Esta primera regla tiene una excepción cuando un documento (el documento principal) se refiere explícitamente a otro documento para proporcionar más detalles de cierta característica. En tal caso, lo divulgado por este documento referido se considera como parte del documento principal, si el documento referido está a disposición del público en la fecha de publicación del documento principal (T153/85, OJ1-2/1988, 1) (Guidelines for Examination, Seccion C, 7.1).

Por el contrario, al analizar la actividad inventiva, la comparación se puede realizar combinando distintos documentos. Si bien, en este caso, se exigirá, además, que la solución al problema- técnico que pretendía resolver la patente fuera además "obvio" para un experto en la materia, sin aplicar su ingenio.

Sobre cuáles son los documentos o anterioridades a tener en cuenta a los efectos de valorar la novedad o la actividad inventiva de una patente, cabe destacar, la SAP de Madrid, sección 28ª, de 22 de febrero de 2019 ( ROJ: SAP M 3483/2019) la cual aboga por un concepto amplio y flexible, admitiendo cualquiera, pudiendo, por tanto, ser escritos u orales siendo lo relevante que sean accesibles al público. En palabras de la sección 28:

"Estamos ante un documento publicitadode un modo que lo hacía accesible de modo público en este paísy que contiene unas reproducciones gráficas del objeto de la invención que, aunque no fuera esa su pretensión específica, hacen perfectamente reconocibles todas sus características técnicas. Al actuar de ese modo se estaba destruyendo la posibilidad de un posterior registro como invención, ni tan siquiera como modelo de utilidad, pues la previa divulgación de la invención, con independencia de quien provenga, incluso si procediera del propio inventor (que sólo queda exento de esta premisa en muy determinadas excepciones legales, que aquí no concurren), había resultado fatal para ello.

(...) Hay que tener en cuenta que el estado de la técnica está integrado por todo lo que, antes de la solicitud de registro del modelo de utilidad, se hubiese divulgado en España, por una descripción escrita (no sólo en otros documentos de patentes, sino publicaciones de todo tipo, o en cualquier documentación escrita o gráfica, etc.) u oral (como, por ejemplo, una conferencia pública), por una utilización (uso anterior de la tecnología, si el público ha tenido acceso a la invención) o incluso por cualquier otro medio.Pues bien, el examen del requisito de la novedad debe realizarse mediante una comparación de la invención con cada una de las anterioridades que se le opongan y si en alguna de éstas apareciesen todas las características técnicas de la invención reivindicada, incluidas las que resultasen implícitas para un experto en la materia (pues así se entiende en las directrices de examen de la OEPM), aquella no se daría. Adicionalmente, en el caso de que se superase el test de novedad todavía habría que rebasar también el de actividad inventiva, que supone enjuiciarel mérito de la invención para ser considerada como tal, para lo cual hay que plantearse (aunque sea con el registro flexible de la obviedad exigida para los modelos, en tanto que pequeña invención donde puede concederse un margen de permisividad más amplio) si un experto en la materia, partiendo de lo descrito con anterioridad y en función de sus propios conocimientos, sería capaz de obtener el mismo resultado sin aplicar su ingenio(para lo cual debe valorar el conjunto de la información existente con anterioridad a la solicitud, lo que permite combinar la procedente de distintas fuentes, y aplicar sus propios conocimientos para concluir si habría él llegado a la misma conclusión que el inventor porque la solución propuesta por éste resultaba, el caso del modelo de utilidad, muy obvia). Un método útil para el análisis del requisito de actividad inventiva es el de aproximación al problema y a la solución,que es el que se emplea con frecuencia por el examinador de la Oficina Europea de Patentes (EPO), aunque no se trate del único procedimiento apto para valorar la actividad inventiva (que implica establecer el estado de la técnica más próximo a la fecha de la solicitud, determinar luego el problema técnico objetivo que se pretendía resolver con la invención y valorar, finalmente, si el experto en la materia habría necesariamente resuelto el problema técnico modificando o adaptando las anterioridades ya existentes para alcanzar el mismo resultado que la invención porque el estado de la técnica incitaba a llegar a esa solución).

Una vez fijado cuál es el documento más próximo del estado de la técnica con la patente reivindicada, debe analizarse si un experto en la materia o campo de la técnica al que se refiera el objeto de la invención, tras leer el documento anticipatorio y la patente concedida, consideraría que ésta ya fue divulgada, de forma explícita o implícita.

(1) Divulgaciones expresas:

Cuando todos los elementos reivindicados aparecen de manera clara y sin ambigüedad en el documento anticipatorio (T 204/83, T 56/87). Lo que no puede hacerse, al valorar la novedad, es incluir equivalentes conocidos, ya que este tipo de interpretación del documento es propio del análisis de la actividad inventiva (Guidelines for Examination, Sección C, 7.2).

(2) Divulgaciones implícitas:

Cuando, a pesar de que las reivindicaciones de la patente no aparecen explicitadas en ese documento anterior del estado de la técnica, un experto en la materia, al ejecutar la enseñanza del documento anticipatorio, llegaría inevitablemente o de manera indefectible al mismo resultado que está situado dentro del ámbito de la reivindicación, sin posibilidad de soluciones alternativas (Guidelines for Examination, Sección C, 7.5, T 204/93, T 56/87, T 677/91). En otras palabras, es equivalente a un 100% de probabilidad (T 793/93, reiterada por la T 396/89).

Sobre los tipos de divulgación, destaca la SJM nº 4 de Barcelona, de 1 de octubre de 2014, que dice así:

"(...) la parte que la pretenda (nulidad) deberá alegar qué divulgaciones (documentos) forman parte del estado de la técnica en la fecha relevante y, a continuación, probar que, al menos, uno de ellos, divulga de forma clara y directa, todos y cada uno de los elementos de la reivindicación cuestionada. Por lo tanto, la labor del Tribunal consiste en valorar, primero, si los documentos alegados forman parte del estado de la técnica y, segundo, proceder a su comparación con la reivindicación impugnada con el fin de determinar si existen o no diferencias con el estado de la técnica previo a la solicitud o la prioridad.

10. Así pues, una vez comprobado que el documento alegado por la parte que pretende la nulidad de la reivindicación o de la totalidad de la patente, forma parte del estado de la técnica, el Tribunal ha de proceder a comparar dicho documento con los elementos de la reivindicación cuestionada, de tal manera que la misma carecerá de novedad cuando dicho documento anticipe de forma directa y sin ambigüedad, es decir, sin dudas, todos y cada uno de sus elementos.

11. El método para hacer esa comparación consiste, primero, en determinar los elementos de la invención reivindicada, para poderlos comparar con él o los documentos del estado de la técnica, en segundo lugar, valorar si el documento anticipatorio, alegado por la parte interesada, en la fecha de su publicación divulgaba explícita o implícitamente para el experto en la materia, en combinación, todos los elementos o etapas de la invención reivindicada".

Concretamente, en palabras de la propia sección 28 de la AP de Madrid, de 10 de mayo de 2019 ( ROJ: SAP M 9680/2019) en al anterior procedimiento instado por el actor contra las salas de cine de España, dijo así:

Conforme a dicho precepto el estado de la técnica está constituido por todo lo que antes de la fecha de solicitud (o de la prioridad de que goce la patente)se haya hecho accesible al público en cualquier lugar por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio.

Como hemos señalado en otras resoluciones (entre otras, sentencias de 20y 27 de septiembre de 2013y 28 de noviembre de 2014),el examen de la novedad debe realizarse mediante una comparación de la invención con cada una de las anterioridades que pretenda oponérsele de modo individual.

La comparación ha de ser objetiva y comprender todas las características de la invención y todos los problemas que la misma resuelve.

No supone falta de novedad que la anterioridad tan sólo anticipe alguna de las características técnicas aisladas de la invención. Por el contrario, es preciso que la anterioridad anticipe todas y cada una de las características técnicas de la invención reivindicada y sea apta para resolver todos los problemas que resuelve la invención, no sólo algunos de ellos. Si todas las características técnicas de la invención reivindicada no están directa e inequívocamente descritas en el documento del estado de la técnica habría novedad, la cual se enjuicia por mera comparación objetiva con lo anteriormente conocido, y el problema se desplazaría al análisis de otro requisito diferente, el de la actividad inventiva.

Como explican las Directrices de Examen de Solicitudes de Patentesde la Oficina Española de Patentesy Marcas, una invención, tal como se define por una reivindicación, carece de novedad si cada elemento o cada etapa, incluyendo cualquier característica implícita para el experto en la materia, está explícita o implícitamente divulgada en el estado de la técnica.

Por lo demás, el examen de la novedad no permite combinar distintas anterioridades. Esto es, la novedad sólo puede ser destruida acudiendo a una sola anterioridad sin que pueda enervarse mediante la combinación de diversos documentos. Esto es, cuando se examina la novedad no cabe combinar entre sí distintos documentos separados, salvo cuando la anterioridad de que se trate hace referencia expresa a otro documento en cuyo caso este otro documento puede considerarse incorporado al primero y en la medida indicada por éste.

La falta de nulidad es una de las causas para revocar una patente concedida, conforme al art. 102 de la LP.

B. Falta de novedad de la patente ES 456:

Tal como ya anticipé anteriormente, que se declare la falta de novedad de la reivindicación independiente no comporta, per se, el arrastre a las dependientes de ellas, sino que deben analizarse de forma separada y autónoma.

Por otro lado, como ya expuso anteriormente, para declarar que todas las reivindicaciones (dependientes e independientes) carecen de novedad, significa que todas las características técnicas reivindicadas en la patente, ya aparecían divulgadas en un único documento anterior del estado de la técnica. Ahora bien, si se concluye que esas características técnicas aparecían divulgadas en dos o más documentos, entonces, ya no hablaríamos de falta de novedad sino de actividad inventiva.

Para Paramount,los documentos en los que se sustenta la nulidad por falta de novedad serían los siguientes:

* R1: EP 451, WO 035 y DE 855.

* R2: DE 855.

* R3: WO 05.

Versión digital:defiende la falta de novedad de la R1 (y, erróneamente por arrastre, de la R2 y R3) en base a los siguientes documentos del ET:

* F1: BOCK

* F3: US 4866530a

* F5: WO9217035A

* F6: DE JONG.

Por último, SONY cita, como documentos del Estado más próximo de la técnica, los siguientes:

* R1: BOCK, US530, DE JONG, DE855, EP45.

* R2: BOCK Y DE855

* R3: BOCK Y DE855.

Habida cuenta que BOCK. W"algunas capacidades europeas en la exhibición de cine por satélite",actas de la SPIE- sociedad Internacional de Ingeniería Óptica (1990), volumen 1225, páginas 13-21 (D. 1 del informe pericial) y DE855,patente alemana sobre "procedimiento y dispositivo para grabar digitalmente imágenes originales en color en una película en blanco y negro"son los documentos en los que supuestamente se contienen todas las características técnicas de las 3 reivindicaciones, según el informe Dereck aportado por SONY, empezaré por ellos, y más concretamente, por el capítulo del libro escrito por BOCK,pues se refiere justamente al "cine por satélite". Para su análisis, tomaré como referencia el Informe Dereck, cuyas conclusiones han sido también corroboradas por los Informes DIRECCION000 y por el informe del Sr. Josías, no habiendo motivo para apartarme del criterio de los expertos:

* Reivindicación 1:

La patente ES 456 protege:

R1.1.- Cine de proyección electrónica vía satélite caracterizado por:

* BOCK (1990): de su propio título se infiere que aborda el tema de los cines vía satélite.

* Pág. 14 (líneas 1-2): al describir el sistema del cine electrónico ya divulgaba que el "proyector electrónico iluminará una pantalla de cine estándar".

* Pág. 21: Describe la captación de las señales para el cine vía satélite. "Algunos esquemas de cine electrónico suponen la reproducción directa desde un transpondedor de satélite."

R1.2 las imágenes de la pantalla se forman mediante combinación de tres colores: rojo, azul y verde/ unidos o separadamente/ proyectan su luz sobre dicha pantalla/ configurando así las imágenes en movimiento que componen una película.

* "el proyector electrónico iluminará una pantalla de cine estándar" (pág. 13 y 14), pudiendo "...ser necesaria una operativa mixta a nivel de sesión, por ejemplo, anuncios en film, tráileres en film seguidos de un largometraje proyectado electrónicamente, o cualquier otra combinación de este tipo, todo ello dentro de una misma proyección cinematográfica".

* Respecto a que la imagen se forme mediante la combinación de tres colores: rojo, azul y verde, BOCK hace referencia a "Proyectores de válvula de luz LCD" (pág. 20, líneas 21 y 22), que proyectan la imagen basándose en la combinación de colores rojo, azul y verde, tal y como la propia R1.3 indica al incluir las válvulas "LCD". Es decir, como sostiene el perito Sr. Josías, BOCK prevé un proyector LCD que separa la luz en los tres colores: rojo, azul y verde, combinándose los colores en la imagen proyectada.

R1.3 La luz de esos tres colores proviene de un proyector electrónico/situado frente a la pantalla que/ responde a los impulsos o señales electromagnéticas RGB i vídeo compuesto que contienen la información necesaria para adecuar su proyección, a través de las correspondientes válvulas d luz (CTR, LCD, DMD o LÁSER) para cada color.

* Bock anticipa claramente que el proyector electrónico proyecta las imágenes en una pantalla de cine que, lógicamente, ha de situarse frente al proyector (pág. 14, líneas 1 y 2).

* Respecto al hecho de que el proyector responda a impulsos o señales electromagnéticas RGB o vídeo compuesto, también está divulgado en BOCK al hacer referencia a válvulas de luz con tecnología LCD.

A continuación, incorporo el cuadro resumen explicativo del Informe Dereck, en el que se observa de manera muy ilustrativa, cómo, las características técnicas de la R1 se reproducen en el documento de BOCK anexo 06A en inglés y 06B la traducción al español.

* Reivindicación 2:

Sobre la R2.1:

* BOCK hace referencia a la reproducción directa desde un transpondedor de satélite, con lo que las señales se estarían obteniendo de un lugar distinto del propio cine.

En relación con la R2.2:

* BOCK alude al formato de 35mm, afirmando que "este formato ofrece entonces 2,3 millones de píxeles por fotograma" (pág. 15). Así, para poder pasar de 35mm a 2,3 millones de píxeles por fotograma es necesario un proceso de lectura o escaneado de la emulsión fotográfica, que era conocido en la técnica.

* Además, BOCK divulga la proyección de imágenes transportadas vía satélite, condicionadas por los tres colores (rojo, verde y azul) en virtud de su crominancia y luminancia (pág. 16).

Nuevamente, el Informe Dereck incluye un cuadro resumen explicativo muy ilustrativo respecto de las características técnicas de la R2 y su divulgación previa en el documento BOCK:

* Reivindicación 3:

Como dice el perito, la R3 contiene características que son impropias de reivindicaciones de producto, por lo que las mismas no serían limitantes. Así, los discos duros de almacenaje ya estaban en el estado de la técnica. Sin qué decir tiene que los discos de almacenaje que lean y reproduzcan señales "digitales o analógicas" ni existían entonces ni ahora, como afirmaron durante la vista.

El Informe Dereck analiza la falta de novedad de la R3 a partir de BOCK, concluyendo que las características de la R3 son anticipadas por dicha anterioridad.

En el informe DIRECCION000 se indica que BOCK incluye en el apartado 1.3-A (1.3 en la traducción al español, páginas 16-17) una arquitectura para grabar/reproducir:

"Algunos esquemas de cine electrónico suponen la reproducción directa desde un transpondedor de satélite. Está claro que la capacidad de grabar y luego reproducir en circunstancias muy controladas sería un sistema mucho más flexible".

Por tanto, el informe DIRECCION000 concluye que:

"ya en 1990 se contemplaba, en el contexto del desarrollo del cine electrónico vía satélite, la posibilidad de grabar en el destino la señal recibida del sistema de distribución, para su reproducción no inmediata (y repetida) en las salas de cine"

BOCK: Apartado 1.3, páginas 16- 17:

"Algunos esquemas de cine electrónico suponen la reproducción directa desde un transpondedor de satélite. Está claro que la capacidad de grabar y luego reproducir en circunstancias muy controladas sería un sistema mucho más flexible".

Cuadro resumen del Informe Dereck respecto de las reivindicaciones de la R3 y el documento BOCK:

En suma, habida cuenta que el documento BOCK ya anticipaba todas y cada una de las características del ET más próximo de la patente ES 456, tanto de la R1, de la R2 como de la R3, es suficiente para concluir que la patente ES 456 es nula por falta de novedad.

La misma conclusión se alcanza, si tomamos como referencia el documento DE855.Tanto el Informe DIRECCION000, como el Informe Jeison el Informe Dereck, coinciden también en que divulga, por sí solo, todas y cada una de las características técnicas de la R1, de la R2 y de la R3 de la patente ES 456:

* Reivindicación 1:

DE855 es la publicación de la patente alemana DE4323855 A1, de 19 de enero de 1995, titulada "procedimiento y dispositivo para grabar digitalmente imágenes creadas en color en una película en blanco y negro"(doc. 30)

Se refiere a la digitalización de películas a color, transmisión de la señal digital resultante de la digitalización y posterior proyección.

R1.1:

* DE'855 divulga cines con proyectores digitales, capaces de proyectar una grabación digital de una película a color. Indica en su resumen que es posible transmitir la grabación digital de la película original por satélite.

* Página 2, líneas 26-29. Divulga cines con proyectores digitales capaces de proyectar una grabación digital de una película a color.

* Además, indica en su resumen (Página 2, líneas 24-25) que es posible transmitir la grabación digital de la película original por satélite

R1.2:

* DE'855 anticipa que resulta conocido en el estado de la técnica que las imágenes a color pueden formarse mediante una mezcla aditiva de los colores rojo, azul y verde.

* Página 1, líneas 5-9: Anticipa que resulta conocido que las imágenes a color pueden formarse mediante una mezcla aditiva de los colores rojo, azul y verde.

R1.3:

* DE'855 divulga un videoproyector con láseres de tres colores: rojo, verde y azul, capaz de generar imágenes a color a partir de las señales RGB procedentes de la grabación original del metraje de una película.

* Página 5, líneas 4-5: Videoproyector con láseres de tres colores: rojo, verde y azul, capaz de generar imágenes a color a partir de las señales de RGB procedentes de la grabación original del metraje de una película.

Asimismo, el informe Dereck incluye un cuadro resumen ilustrativo sobre las características técnicas de la R1 y su divulgación previa e íntegra en el documento DE 855:

* Reivindicación 2:

Respecto de las características técnicas R2.1 y 2 ("donde las imágenes fotográficas impresas en la película o fotogramas, deben ser transformados previamente en señales de vídeo o RGB, obtenidas de una lectura o escáner de la información cromática contenida en la emulsión fotográfica de cada uno de los fotogramas de dicha película")

* DE'855 muestra, en la figura 1, la utilización de un rayo de luz (20) para escanear una película (2) a color, obteniéndose las señales RGB analógicas. Las señales así obtenidas se digitalizan y se graban en otra cinta, permitiendo su reproducción posterior en una televisión o videoproyector.

* DE'855 divulga también la R2.1 in fine, puesto que "las señales de vídeo o data que contienen la información que hace posible la proyección se obtienen en un lugar distinto del propio cine".

* DE'855 indica igualmente que la grabación digital de la película puede transmitirse por satélite.

* US'835: Página 1, líneas 34-38: "...cámaras electrónicas que escanean y digitalizan la película en múltiples imágenes de color aditivo. De manera más conveniente, los componentes de color seleccionados son rojo, verde y azul (RGB, por sus siglas en inglés). Una vez digitalizadas en imágenes de color aditivas separadas, estas imágenes se almacenan en unidades de disco de almacenamiento masivo fotograma a fotograma".

* Página 2, líneas 29-37: ...la luz se trasmite a través de una película. Un conjunto de sensores lineales montado en la cámara toma la luz recibida de la película, la percibe por píxeles y establece una energía eléctrica equivalente que refleja la intensidad. (...) El uso de este tipo de cámaras para escanear un fotograma de película en color requiere entre cuatro y cinco minutos..."

Figura. Reproducción de la figura 1 de DE'855. Página 6, línea 7, página 5, línea 32.

* Asimismo, página 7, líneas 11-24: hacen referencia que las señales RGB se digitalizan y, a continuación, se almacenan en otra cita en formato digital

* Página 2, líneas 24-25: "otras ventajas del procedimiento según la invención consistente en la facilidad de copia y en la posibilidad de una transmisión digital directa, por ejemplo, por Satélite."

En cuanto a la R2.3, relativa al transporte de las señales analógicas o digitales:

* Tal y como se indica en DE'855 (página 5, líneas 1-2 o en la página 8, líneas 37-38), las señales que contienen la información sobre los colores rojo, verde y azul pueden ser amplificadas (esto es, transmitidas) mediante satélite, permitiendo controlar un vídeo proyector para la generación de imagen en color. Por lo tanto, las señales RGB o de vídeo se obtuvieron en un lugar distinto del cine en el que se encuentra el vídeo proyector y se transmiten al cine mediante satélite.

Cuadro resumen Informe Dereck respecto de las características técnicas de la R3 y su divulgación previa en la DE 855:

El Informe DIRECCION000 coincide plenamente con las conclusiones del Informe Dereck:

R2.1:

* Página 5, líneas 1-2: "...estas señales escaneadas por los respectivos componentes de color rojo, verde y azul se pueden emitir de forma amplificada por vía terrestre o por satélite a través de un transmisor con tecnología de modulación digital".

R2.2:

* Figura 1: muestra la utilización de un rayo de luz (20) para escanear una película (2) a color, obteniéndose las señales R,G,B analógicas. Estas señales se digitalizan y se graban en otra cinta, permitiendo su reproducción posterior en una televisión o videoproyector.

* Página 5, línea 32 y Página 6, línea 7, describen el escaneo. Página 7, líneas 21-36 describe que las señales RGB se digitalizan y posteriormente se graban en otra cinta. Página 5, líneas 3-5 o Página 9, líneas 1-3, describen que la grabación digital puede ser reproducida posteriormente con una entrada RGB a una televisión o proyector de vídeo

R2.3:

* Página 5, líneas 1-2 y Página 8, línea 37-38. Por ejemplo: "Estas señales escaneadas pueden amplificarse, por ejemplo, y emitirse por vía terrestre o por satélite a través de un transmisor con tecnología de modulación digital".

* Reivindicación 3:

"Cines de proyección electrónica vía satélite según reivindicaciones 1 y 2, caracterizado por el hecho de que la lectura o reproducción de las señales de vídeo o RGB que contienen la información que hace funcionar y condiciona la proyección electrónica se efectúe en el propio cine por estar dotado este de un aparato reproductor capaz de leer y reproducir las señales digitales o analógicas almacenadas en cualquier soporte físico, disco óptico, magnético o cinta digital o analógica"

Por tanto, el problema técnico que quiere solucionar esa reivindicación es cómo transmitir la película en diferido en lugar de reproducirla al tiempo que se recibe (Informe DIRECCION000). Para ello, la R3 de la patente ES 456 hace referencia a esos discos que leen y reproducen esas señales digitales o analógicas que reciben vía satélite. En la medida en que la patente ES 456 no reivindica ningún reproductor concreto, debe entenderse, como dice el Informe Dereck, que no es una característica limitante.

Cuadro resumen Informe Dereck respecto de las características técnicas de la R3 y su divulgación previa en la DE 855:

Por todo lo anteriormente expuesto, desestimo la presente demanda.

Cierto es que en esta sentencia no han sido objeto de análisis los dictámenes periciales de la demandante ni algunos de los informes periciales de las demandadas al basarse en la acción de infracción, la cual ni siquiera es objeto de análisis por esta juzgadora al haber concluido previamente que la patente en base a la cual se acciona es nula por lo que no puede ejercer el ius prohibendiquien es titular de una patente inválida. Sin qué decir tiene que los dictámenes de la demandante adolecen de graves errores conceptuales que invalidan sus conclusiones. Hasta el punto que el Sr. Braulio ni siquiera compareció al acto de la vista para ratificarse en su informe y el Sr. Milton demostró carencias graves sobre las patentes al no saber la diferencia entre una Reivindicación dependiente de una independiente ni cómo hay que hacer el análisis de la acción de infracción en un procedimiento de patentes ni que haya que comparar las características técnicas de la patente con el producto supuestamente infractor, además de que manifestó que tampoco conocía a qué se dedicaban las demandadas, muy especialmente, la compañía VERSIÓN DIGITAL, declarando que "nunca había oído hablar antes de ella, ¿la debo conocer?"lo que denota la falta de rigor en el método aplicado en su dictamen y, por ello, no son admisibles sus conclusiones.

Por esta misma razón, al no haber sido analizados los dictámenes periciales relativos a la infracción ni los documentos relacionados con la misma que se habían declarado secretos por parte de esta juzgadora, no hay dos versiones de esta sentencia, la confidencial y la no confidencial, al no haberse revelado en ella ningún secreto empresarial.

UNDÉCIMO. Costas.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 394 LEC, procede condenar en costas a la parte actora, apreciando su mala fe y temeridad, al apreciarse un uso abusivo del derecho, sin que altere dicha conclusión el hecho de estar asistido de jurídica gratuita.

Así, no podemos obviar que el actor ha interpuesto la demanda 25 años después de la solicitud de patente, no habiendo impedido durante todo este tiempo la actividad de las demandadas, ni dirigido contra ellas ninguna reclamación extrajudicial previa, a pesar de que el uso del cine digital es un hecho público y notorio desde hace muchos años, por lo que estaríamos ante un uso tolerado en el tiempo.

Además, el actor ha reconocido que él tampoco ha explotado su patente durante los 20 años que estuvo en vigor y no interpone la demanda sino 5 días antes de prescribir la acción de indemnización de daños y perjuicios de una patente caducada en el 2017, obligando así a las demandadas a comparecer en juicio y efectuar un importante esfuerzo alegatorio y probatorio, ante el monto económico tan importante que pudiera comportar la estimación de la demanda.

Por último y más importante, no estamos ante la primera demanda que el actor interpone contra la "industria del cine" como él mismo denomina en su demanda, sino que ya inició antes un procedimiento judicial por infracción de la patente ES 456 contra las salas de cine, la cual fue desestimada por la sentencia de la sección 28 de la AP de Madrid, de 10 de mayo de 2019. En dicha demanda, la AP concluyó claramente que si las salas del cine no estaban infringiendo la patente ES 456, con menos motivo aún las compañías productoras de cine que sólo se dedican a la promoción y comercialización de las películas, no siendo propietarias de salas de cine, ni venden proyectores, ni válvulas de luz, ni discos de almacenamiento, etc. (hecho público y notorio) por lo que la acción de infracción ya se presentaba ab initio, de dudosa viabilidad.

Por lo expuesto, vistos los preceptos indicados y demás de general y pertinente aplicación,