Sentencia Civil 78/2025 Juzgado de lo Mercantil de Alicante/Alacant nº 2, Rec. 61/2022 de 11 de junio del 2025

PRIMERO.- Delimitación del objeto de la controversia.

La perfecta delimitación del objeto de la controversia exige que traiga a colación los hechos esenciales de la demanda en los que la parte demandante fundamenta sus pretensiones ("causa petendi", según la STS de 28 de octubre de 2013, entre otras). Y en este sentido, puede considerarse que los hechos esenciales de la demanda son los siguientes.

La parte actora manifiesta que explota un local de hostelería situado en la calle de Alfonso Gómez, 15 (Madrid - 28037), que identifica con la marca nº 014285902 FANÁTICO CAFÉ ® (marca con respecto a la cual ejercita la acción de infracción marcaria), la cual utiliza en el rótulo de dicho establecimiento, así como en su sitio web oficial: https://www.fanaticocafe.com, entre otros usos.

Así, FANÁTICO CAFÉ ® es una marca mixta de la sociedad RODRÍGUEZ Y MATEUS,

S.L. que designa los servicios de restauración prestados por la actora, registrada en la Unión Europea con número de registro 014285902, para los servicios de la clase 30 (pastelería y confitería, helados comestibles; café; té; cacao; sucedáneos del café) y de la clase 43 (servicios de restauración), y con el siguiente logo:

La Marca se caracteriza por el protagonismo incuestionable de la palabra FANÁTICO como denominación y por una tipografía consistente en letras mayúsculas. Asimismo, incluye una mención menor al término Café, la cual apenas tiene protagonismo en el conjunto, más allá de su consideración como término genérico que no debe tomarse en consideración en la comparativa.

Asimismo, dentro de dicho local, la demandante comercializa además de productos típicos de cualquier local de hostelería, el café que produce y que identifica con la marca mixta de la Unión Europea nº 014285861, registrada para los servicios de la clase 30 (pastelería y confitería, helados comestibles; café; té; cacao; sucedáneos del café) y de la clase 43 (servicios de restauración), lo que implica que el uso del término FANÁTICO es de nuevo protagonista en tanto el café que se sirve y se comercializa en el establecimiento se corresponde con la misma denominación.

Así, la Marca se utiliza para la designación del establecimiento de hostelería y para la correspondiente prestación de servicios de restauración. Por su lado, la marca "Fanático by Cafés La Mexicana" se utiliza para designar el tipo de café que se consume y se vende en el establecimiento y que se incluye en el empaquetado de los productos.

Recientemente, la actora ha tenido conocimiento, a través de los medios de comunicación, de que el demandado viene utilizando, sin su autorización, el signo extra registral "FANÁTICO" para designar los servicios de hostelería que presta en su local situado en Paseo de la Castellana, 43 (Madrid, 28046):

En este punto, es preciso notar que el demandado ha irrumpido en el mercado con la apertura de un establecimiento de hostelería en la localidad de Madrid en el que presta los mismos servicios de restauración, que identifica con un signo denominativa y semánticamente idéntico al que usa la actora en el mercado y. que ha sido protegido por la Marca de la que es titular y que, como se puede observar, presenta a su vez una tipografía muy similar.

En este sentido, con anterioridad a la interposición de la presente demanda, se ha requerido al demandado para que cese en el uso del signo infractor en tres ocasiones: la primera vez, con anterioridad a la inauguración del restaurante, el 10 de septiembre de 2021, y la segunda y tercera con posterioridad a la apertura de éste, el 30 de septiembre de 2021 y el 22 de noviembre de 2021.

Tras los requerimientos enviados, el 30 de noviembre de 2021, la representación legal del demandado solicitó en la OEPM el registro de las siguientes marcas en un claro reconocimiento de la infracción y de lo ilegítimo del uso del signo "FANÁTICO" en las circunstancias actuales:

-Marca denominativa nacional nº M4148631 "LARRUMBA FANÁTICO" para los servicios de la clase 43: servicios de restauración (alimentación) y hospedaje temporal. -Marca denominativa nacional nº M4148626 "GRUPO CARBÓN FANÁTICO" para los servicios de la clase 43: servicios de restauración (alimentación) y hospedaje temporal.

Lo expuesto implica un acto propio de reconocimiento de la infracción que, además, merece ser calificado de mala fe precisamente porque la solicitud de marcas fue efectuada tras los citados requerimientos de cese. En este punto, es preciso tener en cuenta que la adición de las palabras "LARRUMBA" o "GRUPO CARBÓN" en nada impedirán la confusión con la Marca de la actora, pues el centro de ambas solicitudes de marca es en ambos casos el término "FANÁTICO", porque ambas contienen la Marca de la demandante y en ningún caso los consumidores utilizarán una marca de tal extensión para referirse a un restaurante que, de hecho, ya se ha comunicado al público por su parte con el nombre de "FANATICO", marca que se está utilizando en la actualidad. Así, los consumidores omitirán las palabras añadidas al denominar al establecimiento, en ningún caso distintivas, por lo que el daño no sólo no desaparece, sino que será igualmente irreversible, lo que explica que el actor haya presentado las correspondientes oposiciones ante la OEPM.

Obsérvese al respecto que la página web de LARRUMBA en ningún caso incluye entre sus restaurantes a "FANÁTICO" y la página web del GRUPO CARBÓN hace referencia al restaurante, pero en ningún caso con la marca solicitada GRUPO CARBÓN FANÁTICO, sino de forma aislada y, por tanto, coincidente con la Marca de la que la actora es titular, lo que ocurre asimismo en sus redes sociales. Asimismo, la página web del GRUPO CARBÓN es accesible a través del nombre de dominio www.fanaticomadrid.com el cual, de nuevo, utiliza de una forma incuestionable la Marca.

La OEPM ha emitido dos resoluciones de fechas 14 y 21 de febrero de 2023, respectivamente, denegatorias a la contraparte de sendas solicitudes de registro de las marcas nacionales denominativas "LARRUMBA FANATICO" (Marca Nacional Nº 4148631) y "GRUPO CARBON FANATICO" (Marca Nacional Nº 4148626). Asimismo, la OEPM ha denegado el registro de la marca nacional figurativa "FANATICO GRUPO CARBÓN" (Marca Nacional Nº 4165915). Y, la Audiencia Provincia de Madrid, en Sentencia nº 113/2025, de 24 de abril y nº 260/24, de 26 de septiembre, ha desestimado los recursos de alzada interpuestos.

Además, estas 3 marcas del abogado Hervé Martínez-Bernal Fernández han sido transferidas a Jesús Ángel, administrador solidario de LA RUMBA GESTIÓN, S.L.

La situación que ha generado la interposición de la presente demanda viene dada no solo porque el demandado irrumpe en el mercado con un nombre idéntico a una marca registrada, sino por el caso omiso hecho de los requerimientos enviados por parte de la demandada solicitando el cese en el uso de dicho signo extra registral.

Este modo de proceder infringe nuestro ordenamiento jurídico, dado que el uso del término

"FANÁTICO" constituye un acto de violación de la Marca prioritaria FANÁTICO CAFÉ®, pues debido a la similitud gráfica y a la identidad fonética y conceptual entre ambos signos, así como a la identidad aplicativa, es susceptible de generar una grave confusión, sobre todo habida cuenta de que se trata de dos marcas que coinciden en el mismo sector y en la misma ciudad. Y, ha ocasionado al actor unos daños y perjuicios, por lo que además de la acción de infracción ex artículo 40 LM, abstención y remoción ejercitada ex artículo 41 LM, ejercita la acción de indemnización de daños y perjuicios ex artículo 42 LM, al amparo del artículo 43.2 b) LM.

La parte demandada pese a constar debidamente citada y con todas las advertencias legales que puede producir su inasistencia, no ha comparecido en debida forma para contestar a la pretensión efectuada de adverso, habiendo sido declarada en situación procesal de rebeldía.

Es de común conocimiento que la situación de rebeldía no puede ser considerada por el tribunal como un allanamiento a la demanda, sino que debe ser tratada como si tal conducta constituyera una verdadera oposición a la demanda efectuada de adverso, subsistiendo en la parte actora la carga de probar los hechos en que fundamenta su petición, y soportando la entidad demandada la ausencia de prueba que pudiera exonerarle de la misma.

Ahora bien, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 497.2 LEC ya hemos señalado en otros procedimientos que, la declaración en rebeldía no puede exigir un esfuerzo mayor al tribunal que la simple constatación de los hechos alegados en la demanda, de forma que solo se rechazarán las peticiones que sean irracionales y sin que los pronunciamientos, por ejemplo, en materia de marca renombrada, tengan más efectos que los que se produzcan dentro del litigo concreto.

En este sentido, a la vista de la prueba aportada se consideran acreditados los hechos narrados en la demanda, en los términos que a continuación se expondrá, por lo que se procederá a dictar sentencia estimatoria en la extensión solicitada de acuerdo con los pedimentos formulados por considerarse correctos los fundamentos de derecho en relación con los hechos alegados.

SEGUNDO.-Carácter de marca renombrada.

La SAP, Alicante, Sección 8ª, del 06 de julio de 2020 ( ROJ: SAP A 2397/2020 - ECLI:ES:APA:2020:2397 ), asunto "ÚNICO", recordaba que la distintividad desde el punto de vista extrínseco de la marca significa el grado de conocimiento del signo de la actora por el público interesado en ese tipo de producto. La Sentencia del Tribunal General de 1 de marzo de 2018 (asunto Shoe Branding Europe/EUIPO T- 629/16), al referirse a los requisitos de una marca renombrada declara: " 25 Para ser beneficiaria de la protección prevista en el artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.o 207/2009 , una marca registrada debe ser conocida por una parte significativa del público interesado por los productos o servicios amparados por ella [sentencia de 6 de febrero de 2007, Aktieselskabet af 21. november 2001/OAMI - TDK Kabushiki Kaisha (TDK), T-477/04 , EU:T:2007:35 , apartado 48; véase también, por analogía, la sentencia de 14 de septiembre de 1999,

General Motors, C-375/97 , EU:C:1999:408 , apartado 26].

26 Al examinar dicho requisito, se deben tomar en consideración todos los elementos pertinentes de los autos, en particular, la cuota de mercado que posee la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración de su uso, así como la importancia de las inversiones hechas por la empresa para promocionarla ( sentencia de 6 de febrero de 2007, TDK, T-477/04 , EU:T:2007:35 , apartado 49; véase también, por analogía, la sentencia de 14 de septiembre de 1999, General Motors, C-375/97 , EU:C:1999:408 , apartado 27)."

A estos efectos, hemos de tener en cuenta que una MUE puede ser renombrada si es conocida en una parte sustancial del territorio de la Unión y, esta parte sustancial puede coincidir con el territorio de un Estado como es España ( SSTJUE 6 de octubre de 2009, asunto C-301/07 y 3 de septiembre de 2015, asunto C-125/14). En particular, en el asunto C-32806 Fincas Tarragona [2007] de 22 de noviembre, el TJUE señalaba que el artículo 4, apartado 2, letra d), de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, debe interpretarse en el sentido de que la marca anterior debe ser notoriamente conocida en todo el territorio del Estado miembro de registro o en una parte sustancial de éste. De esta forma, en el par. 18 señalaba expresamente que el sentido dado comúnmente a los términos utilizados en la expresión «en un Estado miembro» se opone a que dicha expresión se aplique a una notoriedad limitada a una ciudad y su entorno que no constituirían, conjuntamente, una parte sustancial de un Estado miembro.

Por otra parte, como señalaba el Tribunal Supremo en el caso Maristas ( STS, Civil sección 1 del 23 de julio de 2012; ROJ: STS 6110/2012 - ECLI:ES:TS:2012:6110 ), no es necesario para que la marca goce de la consideración de "notoriamente conocida" que, además de serlo para una parte relevante del público interesado, los servicios o productos a los que se aplica sean de gran calidad o, debido a la fuerte inversión en publicidad, la marca transmita una imagen positiva. Lo esencial es que la marca sea conocida por una parte relevante del público interesado, sin perjuicio de que ello pueda venir determinado por la concurrencia de criterios cuantitativos y/o criterios cualitativos.

El Tribunal de Justicia ha señalado que el grado de conocimiento requerido debe considerarse alcanzado cuando una parte significativa del público interesado por los productos y servicios amparados por la marca conoce esta marca, añadiendo que ni la letra ni el espíritu del artículo 5, apartado 2 de la Directiva, permiten exigir el conocimiento de la marca por un determinado porcentaje del público" (Asunto C-375/97 General Motors [1999] de 14 de septiembre). Dos cuestiones son importantes. La primera, que el Tribunal de Justicia no ha definido con mayor precisión que la señalada el término "proporción significativa". La segunda, que se ha rechazado fijar un determinado porcentaje del público, por lo que se desaconseja la utilización de criterios fijos de aplicación general, dado que un grado de conocimiento predefinido, tomado aisladamente, puede no ser el más apropiado para una evaluación realista del renombre la notoriedad (Directrices EUIPO Parte C, Oposición, sección 5, 3.1.2.1, -2021-). No obstante, lo anterior, ello no significa que un determinado porcentaje carezca de cualquier interés. Bien por ser muy elevado, lo que sirve para acreditar el conocimiento, bien por ser muy bajo, lo que excluye su conocimiento por una parte significativa del público interesado. Con todo, hemos de ser cautelosos, puesto que como afirma la EUIPO cuando "los productos o servicios interesen a grupos de consumidores muy pequeños, este tamaño reducido del mercado total implica que una proporción significativa del mismo también será reducida en cifras absolutas". Finalmente, distintividad por el uso no implica renombre. Para la primera no es necesario un umbral mínimo que sí se exige para el segundo. De ahí que la mera inversión en campañas promocionales o en publicidad, pueda suponer que la marca haya adquirido un fuere carácter distintivo por el uso y, sin embargo, no haya adquirido renombre (EUIPO, Asunto Mandarino/Mandarina Duck, res 21/4/2010, R 1054/2007-44)

El público interesado no está compuesto únicamente por los compradores actuales, sino también por los compradores potenciales , así como a los miembros del público que solamente entran en contacto indirectamente con la marca, en la medida en que tales grupos de consumidores puedan ser también destinatarios de los productos en cuestión. Y, en este sentido, se ha señalado que el público interesado es el público en general, por ejemplo, en relación con agua mineral (Asunto MATTONI (fig.) 04/08/2011, R 1265/2010-2), preparaciones medicinales para el tratamiento de la disfunción sexual (Asunto SEXIALIS / CIALIS et al. 15/09/2011, R 2100/2010-1) , productos farmacéuticos para el tratamiento de las arrugas (Asunto C-100/11 Botolist/Botocyl [2012] de 10 de mayo).

Se suscita la cuestión de si los productos amparados por la marca interesan a varios grupos de compradores con diferentes perfiles. En tales casos, la cuestión radica en determinar si el renombre debe valorarse dentro de cada grupo por separado o si debe abarcar todos los tipos de compradores. La cuestión es relevante por cuanto la percepción del producto puede ser diferente en diferentes eslabones de la cadena de distribución, de forma que, en alguno de esos eslabones el producto haya podido alcanzar un conocimiento por parte de una parte significativa de dicho escalón, aunque dicho conocimiento no se haya alcanzado en otros eslabones. A priori, no podemos excluir que el renombre se alcance solo a uno de grupos de compradores, cuando una parte significativa de compradores de ese grupo conoce la marca y la vincula con los productos o servicios que ampara. Ahora bien, ello debe ser, consideramos, tratado con cierta cautela, dado que un exceso en la delimitación del público interesado puede distorsionar el grado de conocimiento que se tiene, en realidad, de la marca.

El carácter renombrado debe predicarse de la marca para los productos y servicios para los que se encuentra registrada y no de la familia, gozando como tal renombre cada marca individualmente considerada, lo que no tiene que suceder necesariamente con la familia. Cuestión distinta es que el elemento que sirve de unión a la familia de marcas haya adquirido una elevada distintividad por el uso hasta tal punto que el público relevante asocia el renombre también con el elemento que sirve de unión a la familia de marcas (EUIPO McDonald's International Property Company, Ltd. / McDreams Hotel GmbH de 18 de abril de 2018 ( asunto R 972/2017).

Ello no quiere decir que la existencia de una familia de marcas carezca de importancia alguna. Recordemos que la existencia de una familia de marcas puede influir en la apreciación del riesgo de confusión, aunque no para apreciar la similitud entre los signos (véase Asunto C- 552/09 P - Ferrero/OAMI [2011] de 24 de marzo (ECLI: EU:C:2011:177) así como la la SAP Alicante Civil sección 8 del 25 de febrero de 2020 ( ROJ: SAP A 301/2020 - ECLI:ES:APA:2020:301 ). En el caso de la marca renombrada, puede reforzar el vínculo que se puede establecer entre la marca renombrada y el signo impugnado (T428/18 McDreams Hotel GmbH [2019] de 10 de octubre).

En relación a la prueba del renombre, ni las resoluciones administrativas ni las resoluciones judiciales que se hayan podido dictar en procedimientos anteriores son vinculantes para los Tribunales de Marca de la Unión Europea. Ahora bien, ello no quiere decir que los argumentos esgrimidos en las mismas no hayan de ser tenidos en cuenta, ni que no pueda argumentarse en torno a los mismos, pero debe recordarse que el renombre deberá ser acreditado en cada caso si bien tales resoluciones pueden constituir la base fáctica del razonamiento posterior. Sí que es cierto que, en algún caso, hemos reconocido el renombre sin necesidad de mayores esfuerzos argumentativos dada la intensidad del renombre de la marca (Caso Mercedes-Benz- SJM Alicante, a 02 de julio de 2022 - ROJ: SJM A 11696/2022; Caso Vega Sicilia- SJM Alicante, a 27 de abril de 2022-ROJ:SJM A 12895/2022).

Esta posición queda confirmada por la STGUE en T-492/20, S. Tous, S. L. [2021] de 7 de julio de 2021 (ECLI:EU:T:2021:413) en la que se reconoce el valor de las sentencias que se hubieran podido dictar con anterioridad en relación con el signo y los productos o servicios para los que se encuentra registrado si bien ello no ha de impedir la valoración del conjunto de pruebas aportadas. En este sentido, recordemos que el Tribuna General declara la carencia de fuerza probatoria de las sentencias aportadas, pero no por el hecho de que las mismas carezcan de virtualidad probatoria, sino por un defecto de traducción al alemán que era la lengua del procedimiento. En efecto, el Tribunal advierte que solo se tradujo bien una pequeña parte de esas resoluciones, bien nada en absoluto. De esta forma, los fragmentos traducidos no indican cuáles eran las marcas en conflicto, en qué pruebas se basaron esas resoluciones ni respecto de qué productos o servicios se declaró acreditado el renombre.

Sentadas las anteriores consideraciones, en el caso que nos ocupa, la parte actora no ha invocado el carácter renombrado de su marca o familia de marcas, sino que ha hecho referencia al enorme esfuerzo económico realizado por esta para crear dicha familia de marcas y, su reputación.

Reputación y renombre no son conceptos similares, aunque sí que están relacionados. La reputación se refiere a la percepción que los clientes tienen sobre una marca, basada en sus experiencias y opiniones, mientras que el renombre es más bien el reconocimiento generalizado de una marca y su influencia en el mercado.

En cualquier caso, teniendo en cuenta las reglas de la carga de la prueba, conforme al artículo 217 LEC, la parte actora no ha desplegado actividad probatoria alguna tendente a acreditar el renombre de la marca/familia marcas de la que es titular, por lo que no puede gozar de la protección reforzada o especial de las marcas notorias o renombradas registradas.

TERCERO.- Infracción de marca/riesgo de confusión.

El artículo 9 del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017 dispone que el titular de esta estará facultado para prohibir a cualquier tercero, sin su consentimiento, el uso en el tráfico económico de cualquier signo en relación con productos o servicios cuando:

a)el signo sea idéntico a la marca de la Unión y se utilice en relación con productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca de la Unión esté registrada;

b)el signo sea idéntico o similar a la marca de la Unión y se utilice en relación con productos o servicios idénticos o similares a los productos o servicios para los cuales la marca de la Unión esté registrada, si existe un riesgo de confusión por parte del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca;

c)el signo sea idéntico o similar a la marca de la Unión, independientemente de si se utiliza en relación con productos o servicios que sean idénticos o sean o no similares a aquellos para los que la marca de la Unión esté registrada, si esta goza de renombre en la Unión y si con el uso sin justa causa del signo se obtiene una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca de la Unión o es perjudicial para dicho carácter distintivo o dicho renombre.

En los casos en los que se cumplan los requisitos del apartado 2 de artículo 9, al titular se le faculta, en particular, para prohibir:

a)colocar el signo en los productos o en su embalaje;

b)ofrecer los productos, comercializarlos o almacenarlos con dichos fines, u ofrecer o prestar servicios, con el signo;

c)importar o exportar los productos con el signo;

d)utilizar el signo como nombre comercial o denominación social, o como parte de un nombre comercial o una denominación social;

e)utilizar el signo en documentos mercantiles y publicidad;

f)utilizar el signo en publicidad comparativa, de una manera contraria a la Directiva 2006/114 /CE.

El fundamento de la anterior prohibición es garantizar la protección al titular de derechos marcarios que pretende distinguir en el mercado los productos o servicios de su empresa de los de otras, y la protección de los consumidores que comparan las marcas existentes en el mercado con solicitudes posteriores con el fin de evitar el riesgo de confusión. En definitiva, se trata de proteger las funciones esenciales de la marca, entre la que se encuentra, con carácter principal aunque no exclusivo, la función indicadora del origen de los productos.

En cuanto al riesgo de confusión, en la STS, Civil sección 1 del 18 de enero de 2017 ( ROJ: STS 63/2017 - ECLI:ES:TS:2017:63), asunto "Badtoro", el Tribunal Supremo español, recogiendo la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sintetizaba los parámetros relevantes del juicio de confusión marcaria:

«i) "El riesgo de confusión consiste en el de que el público pueda creer que los productos o servicios identificados con los signos que se confrontan proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas, dado que el riesgo de asociación no es una alternativa a aquel, sino que sirve para precisar su alcance" [ Sentencia núm. 119/2010, de 18 de marzo , con cita de la STJUE de 22 de junio de 1.999 ( C-342/97 ), Lloyd c. Klijsen].

»ii) "La determinación concreta del riesgo de confusión debe efectuarse en consideración a la impresión de conjunto de los signos en liza producida en el consumidor medio de la categoría de productos, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, teniendo en cuenta el grado de similitud gráfica, fonética y conceptual, en particular, los elementos dominantes" [ Sentencia núm. 777/2010, de 9 de diciembre , con cita de las SSTJUE de 11 de noviembre de 1.997 ( C-251/95 ), Sabel c. Puma , y de 22 de junio de 1.999 ( C-342/97 ), Lloyd c. Klijsen; y de las Sentencias de esta Sala núms. 427/2008, de 28 de mayo , 838/2008, de 6 de octubre , 225/2009, de 30 de marzo , 569/2009, de 22 de julio , 827/2009, de 4 de enero de 2010 , 72/2010, de 4 de marzo y 364/2010, de 2 de junio

].

»iii) De este modo, "el riesgo de confusión debe ser investigado globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes" [ Sentencia 777/2010, de 9 de diciembre , con cita de las SSTJUE de 11 de noviembre de 1.997 ( C-251/95 ), Sabel c. Puma ; de 22 de junio de 1.999 ( C-342/97 ), Lloyd c. Klijsen; y de 22 de junio de 2.000 ( C-425/98 ), Mode c. Adidas; y de las Sentencias de esta Sala núms. 225/2009, de 30 de marzo , 569/2009, de 22 de julio , 827/2009, de 4 de enero de 2010 , 72/2010, de 4 de marzo y 364/2010, de 2 de junio ]. Depende, "en particular, del conocimiento de la marca en el mercado, de la asociación que puede hacerse de ella con el signo utilizado (...), del grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios designados" [ STJUE de 11 de noviembre de 1.997 ( C-251/95 ), Sabel c. Puma].

»iv) En la valoración global de tales factores ha de buscarse un cierto nivel de compensación, dada la interdependencia entre los mismos, y en particular entre la similitud de las marcas y la semejanza entre los productos o los servicios designados: "así, un bajo grado de similitud entre los productos o los servicios designados puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa" ( STJUE de 29 de septiembre de 1998 ( C-39/97 ), Canon c. Metro).

»v) A los efectos de esta apreciación global, se supone que el consumidor medio de la categoría de productos considerada es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. No obstante, debe tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada [ STJUE de 22 de junio de 1.999 ( C342/97 ), Lloyd c. Klijsen].

»vi) Pero, esta exigencia "de una visión de conjunto, fundada singularmente en que el consumidor medio las percibe como un todo, sin detenerse a examinar sus diferentes detalles, (...) no excluye el estudio analítico y comparativo de los elementos integrantes de los respectivos signos en orden a evaluar la distinta importancia en relación con las circunstancias del caso, pues pueden existir elementos distintivos y dominantes que inciden en la percepción del consumidor conformando la impresión comercial. Lo que se prohíbe es la desintegración artificial; y no cabe descomponer la unidad cuando la estructura prevalezca sobre sus componentes parciales" (Sentencia núm. 777/2010, de 9 de diciembre)».

Por tanto, la determinación concreta del riesgo de confusión debe efectuarse en consideración a la impresión de conjunto de los signos en liza producida en el consumidor medio de la categoría de productos, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, teniendo en cuenta el grado de similitud gráfica, fonética y conceptual, en particular, los elementos dominantes. No obstante, debe tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada ( C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, [1999] de 22 de junio -ECLI: EU:C:1999:323-

).

En definitiva, como señala la Sentencia nº 1410/2018, de 24 de octubre, del Tribunal Supremo-Sala de lo Contencioso-Administrativo (nº recurso 5395/2017), en la protección de toda marca registrada conforme al artículo 6 de la LM se parte de la existencia de identidad o similitud entre los signos, así como entre los productos o servicios y la existencia de un riesgo de confusión o asociación con la marca anterior. Por el contrario, en la protección especial de las marcas notorias o renombradas registradas se exige la identidad o similitud entre los signos, no se requiere la similitud entre productos o servicios, y se exige una conexión. La aplicación del artículo 8.1 de la LM requiere que la similitud o semejanza de las marcas que se oponen indique una conexión entre los productos o servicios amparados por la misma y evoque en el consumidor medio un vínculo empresarial entre ellas. Para determinar la existencia de un vínculo entre marcas, es preciso que se evidencie la existencia de un cierto grado de asociación, aunque no sea el grado exigido para la aplicación del artículo 6.1 b) de la Ley.

En concreto, la citada Sentencia, dice textualmente en los fundamentos jurídicos quinto y sexto : QUINTO.- La decisión del recurso.

1. En la protección de toda marca registrada conforme al artículo 6 LM se parte de la existencia de identidad o similitud entre los signos, así como entre los productos o servicios y la existencia de un riesgo de confusión o asociación con la marca anterior. Por el contrario en la protección especial de las marcas notorias o renombradas registradas se exige la identidad o similitud entre los signos, no se requiere la similitud entre productos o servicios, y se exige una conexión.

Así el artículo 8.1 LM establece que "No podrá registrarse como marca un signo que sea idéntico o semejante a una marca o nombre comercial anteriores aunque se solicite su registro para productos o servicios que no sean similares a los protegidos por dichos signos anteriores cuando, por ser éstos notorios o renombrados en España, el uso de esa marca pueda indicar una conexión entre los productos o servicios amparados por la misma y el titular de aquellos signos o, en general, cuando ese uso, realizado sin justa causa, pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dichos signos anteriores".

2. Sobre el riesgo de vinculación con las marcas notorias cabe acudir a la reciente sentencia de esta Sala de 26 de febrero de 2018 -recurso de casación núm. 1153/2016 - sobre la marca "Cerveza Estrella de Madrid" a la que se oponían - también del sector de la comercialización de cervezas- las titulares de "Estrella Galicia" o "Estrella Madrid", en la que se razona:

" La discrepancia surge por cuanto la sentencia impugnada entiende que es necesario que exista un riesgo de confusión o asociación entre la marca solicitante y la opuesta. Por el contrario, las empresas recurrentes consideran que no era necesario apreciar una similitud tal que determinase un riesgo de confusión entre las marcas notorias y la solicitante sino que bastaba un grado de similitud que, pese a ser ligero, fuese suficiente para que el público estableciese un vínculo entre los distintivos que permitiese aprovecharse indebidamente de la reputación de las marcas notorias inscritas.

La jurisprudencia de esta Sala ha venido sosteniendo -en tal sentido STS, de 21 de julio de 2015 (rec.3082/2013 ) entre otras - que las marcas notorias tienen una protección reforzada en dos aspectos: por un lado, el criterio sobre el riesgo de confusión y asociación con los signos notorios ha de ser más riguroso, puesto que el amplio conocimiento de las marcas notorias por parte del público consumidor puede hacer que signos relativamente diferentes sean sin embargo confundidos o asociados con ellos, precisamente por su amplia difusión y conocimiento; por otro lado y como consecuencia de lo anterior, la marca notoria recibe su protección más allá del estricto ámbito comercial al que pertenece - tanto más allá cuanto más notorio-, hasta llegar a una protección general en el caso de las marcas renombradas.

Ciertamente cuando se trata de marcas notorias no es exigible un riesgo de confusión entre las marcas contrapuestas, entendido como la posibilidad de que el consumidor crea estar comprando o consumiendo el producto amparado por la marca prioritaria, lo que se intenta evitar es que exista un riesgo de asociación o vinculación que haga pensar al consumidor medio que ambos productos, aun diferentes, tienen un mismo origen empresarial, aprovechándose así del prestigio y reputación ganados.

En tal sentido la STJUE de 22 de septiembre de 2011 (Asunto C-323/09 ) afirma que ""[...] en lo tocante al alcance de la protección conferida a los titulares de marcas de renombre, del tenor de las citadas disposiciones se desprende que los titulares de esas marcas están facultados para prohibir el uso por terceros, en el tráfico económico, de signos idénticos o similares a éstos, sin su consentimiento y sin justa causa, cuando ese uso se aproveche indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de las mencionadas marcas o menoscabe su carácter distintivo o su notoriedad.

[...] El ejercicio de ese derecho por el titular de la marca de renombre no exige que exista riesgo de confusión entre el público pertinente ( sentencias antes citadas Adidas-Salomon y Adidas Benelux, apartado 31, y de 18 de junio de 2009, L'Oréal y otros, apartado 36). Por otra parte, en la medida en que los artículos 5, apartado 2, de la Directiva 89/104 y 9, apartado 1, letra c), del Reglamento n.º 40/94 determinan que la marca controvertida y el signo utilizado por el tercero deben presentar un cierto grado de similitud [...]"", Por ello, ya en la STS de 19 de diciembre de 2008 (rec. 5602/2006 ) se afirmaba que ""La interpretación según la cual, si no existe riesgo de confusión o asociación entre los signos no cabe hablar de aprovechamiento indebido de la reputación de otros signos o medios registrados, ha sido matizada no sólo por esta Sala sino también por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas que, en las sentencias dictadas en los Asuntos C-408/01 ADIDAS- y C-375/97 -GENERAL MOTORS CORPORATION/YPLON, S.A.-, en relación con las marcas renombradas, pero en una doctrina trasladable dentro de su ámbito a la marca notoria, considera que no es exigible que el consumidor confunda o asocie las marcas para apreciar dicho aprovechamiento, sino que considera suficiente que el consumidor establezca un vínculo entre el signo y la marca, siempre que la conozca una parte significativa del público interesado por los productos o servicios amparados por ella"".

Y en dicha sentencia se concluía ""[...] Es decir, la protección reforzada de la marca notoria actúa no sólo cuando existe riesgo de confusión o de asociación sino también en aquellos supuestos en que la aspirante evoque, sugiera, insinúe o recuerde a la obstaculizadora de tal manera que pueda presumirse la concurrencia de un aprovechamiento indebido de aquélla"".

Ello implica que también cuando la confrontación se produce con marcas notorias se precisa que el distintivo que se pretende inscribir evoque o recuerde al que se viene utilizando por éstas últimas, pues en caso contrario no existiría ese riesgo de asociación o vinculación entre la marca cuya inscripción se solicita y el origen empresarial de la marca notoria. Y en ese sentido debe entenderse lo afirmado en la STS n.º 1658/2016, de 6 de julio de 2016 (rec. 3712/2015 ) al señalar ""En efecto, una cosa es que dicho riesgo haya de ser apreciado con tanto más rigor cuanto más conocida sea la marca prioritaria, y otra que no sea preciso dicho riesgo para protegerla, lo que carecería de sentido. Así, la protección de toda marca prioritaria, incluso notoria o renombrada, se asienta sobre un riesgo cierto de confusión o asociación con ella, más o menos intenso, pero sin el cual no sería precisa la protección"" ".

3. La sentencia del TJUE de 27 de noviembre de 2008 (asunto C-252/07 Intel) citada por las partes señala los factores a tener en cuenta para determinar si existe o no un vínculo:

" 41. La existencia de un vínculo de ese tipo debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta la totalidad de los factores pertinentes en cada caso (véanse, en relación con el artículo 5, apartado 2, de la Directiva, las sentencias antes citadas Adidas-Salomon y Adidas Benelux, apartado 30, así como adidas y adidas Benelux, apartado 42).

42. Entre tales factores cabe citar:

- el grado de similitud entre las marcas en conflicto;

- la naturaleza de los productos o servicios para los que se registraron respectivamente las marcas en conflicto, incluido el grado de proximidad o de diferenciación entre dichos productos o servicios, así como el público relevante;

- la intensidad del renombre de la marca anterior;

- la fuerza del carácter distintivo de la marca anterior, bien sea intrínseca o adquirida por el uso;

- la existencia de un riesgo de confusión por parte del público".

4. Es cierto que existe parecido entre los signos en conflicto "Sueldo de tu vida" y la marca prioritaria oponente "Un sueldo para toda la vida". Sin embargo este parecido no es en sí mismo suficiente para justificar la denegación de esta marca en las clases no relacionadas con la 35, es decir no es suficiente para activar la aplicación del artículo 8.1. Es además necesario un vínculo o conexión como requiere dicho precepto.

Aquí no cabe entender que existe un uso que modifique el comportamiento económico del consumidor, sino que lo que existe es un uso de una marca con términos altamente descriptivos que tienen que ser necesariamente usados de manera muy similar por cualquier competidor si quiere poder competir en el mercado.

La infracción del artículo 8.1 requiere, no necesariamente un riesgo de confusión, pero sí que exista un parecido objetivo entre los signos y además una conexión o vínculo. Y que la existencia de este vínculo debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta la totalidad de los factores pertinentes en cada caso, y que son los que recoge el párrafo 42 de la STJUE que se acaba de citar.

5. En la citada sentencia de esta Sala de 26 de febrero de 2018 -recurso de casación núm. 1153/2016 - se destaca: "Ciertamente cuando se trata de marcas notorias no es exigible un riesgo de confusión entre las marcas contrapuestas, entendido como la posibilidad de que el consumidor crea estar comprando o consumiendo el producto amparado por la marca prioritaria, lo que se intenta evitar es que exista un riesgo de asociación o vinculación que haga pensar al consumidor medio que ambos productos, aun diferentes, tienen un mismo origen empresarial, aprovechándose así del prestigio y reputación ganados", y añade: "la protección de toda marca prioritaria, incluso notoria o renombrada, se asienta sobre un riesgo cierto de confusión o asociación con ella, más o menos intenso, pero sin el cual no sería precisa la protección".

Para que sea de aplicación el artículo 8 LM , no es necesario que exista un riesgo de confusión, entendiendo por riesgo de confusión la posibilidad de que el público consumidor tome una marca por otra, pero sí se exige un riesgo de asociación, equiparando este denominado riesgo de asociación al vínculo al que hace referencia la jurisprudencia comunitaria, entendido como el riesgo de que el público consumidor pueda considerar que los productos amparados por la marca neófita tienen el mismo origen empresarial que los protegidos por la prioritaria y notoria.

6. Cuando la sentencia de instancia señala que no existe riesgo de aprovechamiento indebido de la reputación del signo registrado ya que no hay riesgo de confusión o de asociación sobre el origen empresarial de los signos, lo que está diciendo es que entre los signos comparados no se produce ese necesario "vínculo", al que hace referencia la jurisprudencia comunitaria para que entre a operar el artículo 8 LM .

La sentencia de instancia cuando habla de riesgo de confusión no se refiere a la posibilidad de que una marca sea tomada por otra (riesgo de confusión exigido por el artículo 6.1 LM ), sino a la posibilidad de que los signos puedan ser asociados, es decir, vinculados respecto a su origen empresarial, que exista entre los signos el vínculo al que hace alusión la jurisprudencia Europea y la sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo citadas por la recurrente o la conexión entre los productos o servicios amparados por la marca de nueva solicitud y el titular de la marca prioritaria y notoria a la que hace referencia el artículo 8.1 LM .

La propia sentencia de la Sala Primera de este Tribunal de 2 de febrero de 2017 , reseña que "el hecho de que la marca posterior evoque la marca anterior al consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, equivale a la existencia de dicho vinculo", y añade: "Es decir, la confusión en sentido amplio o riesgo de asociación, incluye aquellos supuestos en que se induce a creer que entre la persona que emplea el signo cuestionado y el titular de la marca anterior existe un vínculo económico o jurídico (en particular, concesión de licencias) que autorizan su uso".

Así, existe un vínculo entre los signos cuando el consumidor los asocia respeto a su origen empresarial.

El vínculo exigido para la aplicación del artículo 8.1 LM , es el riesgo de asociación respecto al origen empresarial que la sentencia de instancia reconoce como inexistente en el caso de las marcas implicadas.

7. Para apreciar la existencia o no de este vínculo se ha de atender entre otros factores, a la naturaleza de los productos o servicios para los que se registraron las marcas en conflicto y a la existencia de un riesgo de confusión por parte del público consumidor. Aun cuando para apreciar la concurrencia del artículo 8 LM no se requiera la identidad de productos o servicios protegidos, exigencia que sí opera en el artículo 6.1.b) de la Ley, si se requiere examinar el grado de proximidad entre los productos o servicios protegidos por la impugnada y los amparados por la marca concedida y notoria y que la protección de las marcas notorias no es absoluta, sino que se sigue exigiendo, no identidad de productos o servicios, pero sí un cierto riesgo de confusión.

Aquí entendemos que no cabe apreciar que con respecto a los productos y servicios que con la misma se amparan en las clases 16 y 41, su registro pueda implicar un aprovechamiento de la notoriedad o distintividad de la marca oponente. Parece evidente, respecto a los campos reseñados (juego uno, y productos alimenticios, otro), que nada puede hacer pensar que se trate de productos procedentes de un mismo origen empresarial o de empresas vinculadas, con aprovechamiento de su reputación. En este sentido y, a sensu contrario, la tantas veces citada sentencia de 26 de febrero de 2018.

8. Acudiendo de nuevo a la sentencia de la Sala Primera de 2 de junio de 2017 "para que exista infracción es necesario que mediante la evocación de la marca notoria, el empleo del signo controvertido conlleve un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca o perjudique su distintividad o notoriedad", lo que no ha resultado acreditado.

9. La marca "Un sueldo para toda la vida" es una marca que, recoge la sentencia recurrida, ha sido reconocida como notoria, pero no puede considerarse como renombrada y, reiteramos, no ha quedado tampoco acreditado que por parte de la ONCE haya existido aprovechamiento de su reputación o menoscabo de la notoriedad o distintividad. En este sentido la citada sentencia de la Sala Primera de 2 de febrero de 2017 concluía: "No cabe olvidar que las marcas de la recurrente son notorias, pero no renombradas, y no se ha declarado acreditado que por parte de la demandada haya existido aprovechamiento de su reputación, ni que la marca de la demandada haya menoscabado la mencionada notoriedad, ni su prestigio, ni la distintividad de tales marcas".

Procede, en consecuencia, rechazar el recurso de casación.

SEXTO.- La fijación de la doctrina.

Conforme a los anteriores razonamientos debe fijarse la siguiente doctrina.

La aplicación del artículo 8.1 LM requiere que la similitud o semejanza de las marcas que se oponen indique una conexión entre los productos o servicios amparados por la misma y evoque en el consumidor medio un vínculo (jurídico o económico) entre ellas.

Para determinar la existencia de un vínculo (jurídico o económico) entre marcas, es preciso que se evidencie la existencia de un cierto riesgo de asociación, aunque no sea en el grado exigido para la aplicación del artículo 6.1.b) de la Ley de Marcas .

Pues bien, trasladando la anterior doctrina jurisprudencial al caso que nos ocupa y, teniendo en cuenta que, como se ha sentado en el fundamento de derecho precedente, en este supuesto, no nos encontramos ante una marca renombrada, en aras acreditar la infracción alegada por la actora, esta debe probar la existencia de identidad o similitud entre los signos, así como entre los productos o servicios y la existencia de un riesgo de confusión o asociación con la marca anterior. Y, teniendo en cuenta las reglas de la carga de la prueba, ha quedado acredita en este sentido, la pretensión actora.

La parte actora con la numerosa prueba documental aportada, ha acreditado que, en primer lugar, hace uso de sus marcas registradas, siendo la piedra angular de las mismas, el término FANÁTICO, que la demandada ha hecho uso del término FANÁTICO para ofrecer el mismo tipo de productos, ya que al fin y al cabo, nos encontramos ante establecimientos de restauración, en los que se sirve café, comida, etc; y ello con independencia de que en el caso de la demandante esté enfocado más a cafetería y, en el de demandada a restaurante, toda vez que, nos encontramos en el mismo sector de actividad, el público destinatario es idéntico y, además, se encuentran ambos establecimientos en la misma ciudad- Madrid-.

El riesgo de confusión y/o asociación es claro, la demandada ha reproducido el término FANÁTICO. La similitud gráfica, conceptual, fonética y visual es latente.

Y, ello aparece corroborado con el estudio de demométrica realizado por don Ceferino (documento nº 21 ramo prueba parte actora), con el informe pericial de don Claudio, acompañado como documento nº 6 al escrito de demandada y con las resoluciones de la OEPM ( documento nº 23, 24 ramo prueba parte actora) de fechas 14 y 21 de febrero de 2023, respectivamente, denegatorias a la contraparte de las solicitudes de registro de las marcas nacionales denominativas "LARRUMBA FANATICO" (Marca Nacional Nº 4148631) y "GRUPO CARBON FANATICO" (Marca Nacional Nº 4148626). Asimismo, la OEPM ha denegado el registro de la marca nacional figurativa "FANATICO GRUPO CARBÓN" (Marca Nacional Nº 4165915).

En dichas resoluciones, de manera textual la OEPM dice: 3. DECISIÓN SOBRE EL

RIESGO DE CONFUSIÓN CON LA MARCA OPONENTE A 14285902 FANÁTICO CAFÉ

En lo que respecta a la aplicación del art. 6.1.b) de la Ley de Marcas (Ley 17/2001, de 7 de diciembre ), alegado en el formulario de oposición, se procede a analizar el riesgo de confusión respecto entre el signo prioritario y la marca solicitada. Para ello se realiza un estudio comparativo de los signos y de su ámbito aplicativo. Se considera que concurre en el presente caso una práctica identidad denominativa, ya que la marca solicitada incorpora completamente la marca oponente. Si bien el signo ahora solicitado incorpora el término "Larrumba", se considera que la adición de tal término no es suficiente como para contrarrestar la coincidencia precitada. Todo ello unido al hecho de que ambos signos coinciden en su ámbito aplicativo y, a pesar de que a los efectos de esta oposición, el signo oponente se considera registrado sólo para "servicios de cafetería" (clase 43), mientras que el solicitado se enmarca en los "servicios de restauración" (clase 43), se entiende que el público destinatario es el mismo y el consumidor podrá considerar que concurre un vínculo mercantil, concurriendo por ello riesgo de confusión y/o asociación entre los signos, siendo de aplicación el art. 6.1.b) de la Ley de Marcas . Por ello, se procede a la denegación de la marca solicitada.

Y, la propia Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid nº 260/24, de 26 de septiembre, por la que se desestima el recurso interpuesto por el procurador don Fernando Ruiz de Velasco Martínez de Ercilla en nombre y representación de DON Jesús Ángel contra la resolución del Director General de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 19 de diciembre de 2023, desestimatoria del recurso de alzada entablado contra la resolución dictada el 14 de febrero de 2023 y, dispone textualmente en su FJ2º: (...) En el caso que nos ocupa, a la vista de los servicios para los que se solicita la marca, servicios de restauración y cafetería, el público destinatario es el público en general, que se supone que es un consumidor medio de la categoría de productos o servicios considerada, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz.

Desde el punto de vista visual, los signos enfrentados presentan similitudes.

En el caso de autos la marca solicitada es una marca denominativa compuesta de dos palabras: LARRUMBA FANATICO, mientras que la marca oponente es una marca figurativa cuya parte denominativa está integrada también por dos palabras: FANÁTICO Café.

La palabra café para los servicios de cafetería es puramente genérica y los elementos gráficos de la marca de la oponente carecen de relevancia al ser un mero cuadrado sombreado en el que se incluye la parte denominativa y dos largos guiones entre los que se sitúa la palabra café.

Prescindiendo de estos elementos no distintivos de la marca de la oponente, apreciamos similitud visual porque aun cuando la marca solicitada se integra por dos palabras, esta diferencia se compensa por el hecho de que el vocablo FANÁTICO es común a los dos signos y constituye la reproducción de la marca anterior.

Como destaca la jurisprudencia comunitaria, sentencia del Tribunal General de 20 de enero de 2010, Nokia/OHMI-Medion (LIFE BLOG), T-460/07 , apartado 63, con cita de la sentencia de ese mismo Tribunal de 2 de diciembre de 2008, Harman International Industries/OAMI/ Becker (Bárbara Becker), T-212/07 , apartado 37 y de la sentencia del Tribunal de Justicia de 6 de octubre de 2005, MEDION, C-120/04 , apartados 30 y 37, cuando una marca compuesta esté formada mediante la yuxtaposición de un elemento y de otra marca, esta última marca puede ocupar una posición distintiva y autónoma en la marca compuesta, aun cuando no sea el elemento dominante en la marca compuesta. En tal caso, la marca compuesta y esta otra marca pueden considerarse similares.

En el presente asunto, aun cuando en la marca solicitada no pueda reconocerse como dominante al término FANÁTICO al considerarse igualmente relevante LARRUMBA y estar ubicado en segundo lugar, conserva una posición distintiva y autónoma en la marca solicitada, siendo, además, el que más fácilmente recordará el público al ser el único que tiene propiamente significado.

Desde el punto de vista conceptual, existe una elevada similitud. LARRUMBA carece de significado y hay plena coincidencia en el término FANÁTICO, que el público identificará con el significado de entusiasmado exageradamente por algo.

No compartimos la opinión del impugnante de que el término FANÁTICO tiene carácter genérico sin capacidad distintiva propia y que su función es modular al sustantivo al que acompaña: Café, en el caso de la marca oponente y LARRUMBA, en el supuesto de la marca solicitada.

De este modo considera la recurrente que la marca de la oponente evocará al concepto de fanático o entusiasta del café y la solicitada al grupo Larrumba que explota diversos restaurantes.

El término FANÁTICO no es un término genérico ni descriptivo para los servicios de cafetería. Parece querer afirmar el recurrente que solo tienen carácter distintivo los términos de fantasía, lo que no se acomoda a la realidad. Que la palabra fanático sea una palabra con significado no implica que no tenga carácter distintivo para productos o servicios que no guardan relación alguna con el significado de ese término.

El público relevante, por otra parte, ante el signo oponente que incluye las palabras FANÁTICO y Café, no se representará una persona fanática o muy entusiasta del café, sino que identificará Café con el tipo de establecimiento y FANÁTICO con la marca de los servicios que se prestan.

Tampoco consideramos que ante el signo solicitado el público relevante se represente a un entusiasta de los restaurantes del Grupo Larrumba. No consta que el público en general, que es el público relevante, conozca al grupo empresarial que explota determinados restaurantes y, lo más que puede conocer serían las marcas bajo las que se explotan esos restaurantes.

Por último, apreciamos cierta similitud fonética. Los dos signos se pronuncian de modo distinto en tanto que en el solicitado se incluye la palabra LARRUMBA, ausente en la prioritaria. Sin embargo, por la identidad del segundo vocablo de la marca solicitada con el vocablo distintivo de la marca anterior, que se pronuncian de la misma manera (sobre lo que no se ha hecho cuestión pese a la falta de tilde en la palabra FANATICO de la marca solicitada que, de todos modos, se leería por el público relevante como FANÁTICO), existe una cierta semejanza fonética entre los dos signos tomados en su conjunto.

Como consecuencia de lo hasta ahora razonado, podemos afirmar la existencia de similitud entre los signos.

2.- Comparación aplicativa

Desde el punto de vista aplicativo, la marca solicitada por la demandante se pide para los servicios de la clase 43 consistentes en servicios de restauración (alimentación) y hospedaje temporal.

La marca oponente está registrada en clase 43 para servicios de restauración, habiéndose estimado acreditado el uso para los servicios de cafetería.

La clase 43 de la Clasificación de Niza comprende los servicios de restauración (alimentación) y hospedaje temporal.

Los servicios de cafetería están incluidos en la clase 43 por lo que solo pueden entenderse como servicios de restauración.

Al solicitarse la marca para servicios de restauración -sin que se haya realizado alegación alguna en el recurso de alzada ni en la demanda respecto de los servicios de hospedaje temporal- quedan comprendidos los servicios de cafetería y en este extremo existe plena identidad aplicativa. Respecto de los restantes servicios de restauración distintos de los de cafetería, como pueden ser los de restaurante, existe una eleva similitud en tanto que, precisamente, son servicios de restauración y consisten en la prestación de servicios de comida y bebida, aunque se trate de establecimientos de distinta naturaleza.

La identidad/similitud aplicativa y la similitud entre los signos, determina la existencia de riesgo de confusión en los términos antes definidos, en tanto que el público relevante puede creer que los correspondientes servicios proceden de la misma empresa o, cuando menos, de empresas vinculadas.

O, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid nº 113/2025, de 24 de abril, desestimatoria del recurso interpuesto por el procurador don Fernando Ruiz de Velasco Martínez de Ercilla en nombre y representación de DON Jesús Ángel contra la resolución del Director General de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 20 de noviembre de 2023, desestimatoria del recurso de alzada entablado contra la resolución dictada el 21 de febrero de 2023. En este caso, con respecto a la solicitud de marca "GRUPO CARBON FANATICO"

Las consideraciones expuestas en las resoluciones mencionadas son trasladables al caso de autos, constituyendo una prueba más, de la infracción de marca en la que ha incurrido la parte demandada.

CUARTO.- Acción de cesación, remoción y prohibición.

El artículo 41.a) y c) de la LM recoge la acción de cesación, de abstención y de remoción. Por su parte, la STS de 23 de julio de 2012 recuerda que el presupuesto de la estimación de la acción de remoción es precisamente la estimación de la acción declarativa de infracción marcaria, siendo un efecto automático de la estimada aplicación. Así, argumenta que " la apreciación de la infracción de la marca notoria de la actora, legitima a ésta para pedir la cesación de los actos infractores, en este caso, del uso del signo "Maristas" en la promoción inmobiliaria que la demandada ha desarrollado en Alicante [ art. 41.1.a) LM , aplicable por la remisión general a la regulación interna de cada Estado miembro, contenida en el art. 101 RMC]". En este mismo sentido se pronuncia la STMUE de España de 19 de julio de 2013. Cabe, pues, estimar la acción de cesación, abstención y remoción ejercitada por la parte demandante, que comprenderá la condena a las multas coercitivas del artículo 44 de la LM y del artículo 102 del RMUE para asegurarse la efectividad de estos pronunciamientos de condena.

QUINTO.- Multas coercitivas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 LM, cuando se condene a la cesación de los actos de violación de una marca, el Tribunal fijará una indemnización de cuantía determinada no inferior a 600 euros por día transcurrido hasta que se produzca la cesación efectiva de la violación. El importe de esta indemnización y el día a partir del cual surgirá la obligación de indemnizar se fijará en ejecución de sentencia.

Somos conscientes de que la cuestión suscita cierta controversia y no pocos problemas en sede de ejecución. No obstante, lo anterior, hemos de decantarnos por una aplicación literal de la ley. Por tanto, la sentencia no procede a la imposición de multa alguna, sino que será al tiempo de despacho de ejecución, y mediante pieza separa da multa, como se procederá a la imposición y, en su caso, a la liquidación de la cuantía indemnizatoria correspondiente.

Por tanto, no procederá la fijación del dies a quo, ni de la cuantía indemnizatoria, sino a la luz de las circunstancias concurrentes una vez se despache ejecución, bien provisional, bien definitiva.

SEXTO.- Indemnización de daños y perjuicios.

La parte demandante pretende, tal y como resulta del suplico de su demanda, que se condene a la demandada a indemnizar a la actora por los daños y perjuicios causados de conformidad con el segundo de los criterios previstos en el artículo 43.2.b) LM, consistente en una cuantía a tanto alzado (antigua regalía hipotética), es decir, la cantidad que como precio el infractor hubiera debido de pagar al titular por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su utilización conforme a derecho, que ha solicitado en los siguientes términos:

1. Canon de entrada de 27.500 euros.

2. Royalty variable o canon mensual, equivalente al 4,95% de los ingresos del demandado.

Pues bien, establece el artículo 42 LM lo siguiente: 1. Quienes, sin consentimiento del titular de la marca, realicen alguno de los actos previstos en la letra a) del apartado 3 y en el apartado 4 del artículo 34, así como los responsables de la primera comercialización de los productos o servicios ilícitamente marcados, estarán obligados en todo caso a responder de los daños y perjuicios causados 2. Todos aquellos que realicen cualquier otro acto de violación de la marca registrada solo estarán obligados a indemnizar los daños y perjuicios causados si hubieran sido advertidos suficientemente por el titular de la marca o, en su caso, por la persona legitimada para ejercitar la acción acerca de la existencia de esta, convenientemente identificada, y de su violación, con el requerimiento de que cesen en la misma, o cuando en su actuación hubiere mediado culpa o negligencia o la marca en cuestión fuera renombrada.

Se consagra así un doble sistema de responsabilidad objetivo-subjetivo dependiendo de la tipología de la conducta infractora y del carácter de la marca.

En el presente caso, el demandante ha colocado el signo en los productos (34.3.a LM) en relación con las marcas protegidas.

Por lo que respecta a la regalía hipotética, la Sentencia del Tribunal de Marca de la Unión Europea de 6 de mayo de 2016 ( ROJ: SAP A 1272/2016 - ECLI:ES:APA:2016:1272 ) señalaba al respecto lo siguiente:

1. La naturaleza de la regalía es la propia del enriquecimiento injusto.

2. No obstante, en materia de indemnización por violación de marca, la regalía no es sino un instrumento para cuantificar perjuicios en el marco de una acción resarcitoria del perjuicio, no del enriquecimiento injusto.

3. Es por ello que la licencia hipotética encarna daños causados por la infracción, no expresando una presunción aunque se sustente en una ficción jurídica por la cual se presume iures et de iure que se ha celebrado un contrato con el infractor.

4. Es un criterio en todo caso electivo para el perjudicado.

Ello explica a su vez, la forma en que quedan condicionados diversos aspectos de la acción indemnizatoria y en concreto lo relativo a la prueba del daño, a lo que hace a la relación causal y, desde luego, a la cuantificación de la indemnización.

La prueba del daño se satisface con la prueba de la explotación infractora. Si el criterio se sustenta en el enriquecimiento del infractor, el daño consiste en el importe debido y no pagado para que el tercero fuera legítimo usuario de la marca. En tales condiciones, la prueba del quebranto del titular deviene inútil.

Desde la perspectiva del nexo causal, su prueba se cumplimenta con la acreditación de la infracción en tanto ésta supone un uso no contra tado con el titular. Es por ello que el daño para el titular, que es acreedor de lo no cobrado por el contrato ficticio de licencia, trae correspondencia con el ahorro del usuario no autorizado de la marca. Y ese precio debe abonarse al margen del éxito comercial obtenido por el infractor pues éste forma parte del riesgo comercial al que es ajeno el uso autorizado, ficticiamente, de la marca.

En conclusión,

5. El criterio indemnizatorio en que consiste la licencia hipotética condiciona las reglas sobre prueba del daño, sobre prueba de la relación causal entre la infracción y el daño y sobre el importe del daño.

6. Así, la realidad del daño sólo exige la comprobación de la explotación infractora. La naturaleza del criterio en que consiste la licencia hipotética así lo exige, no requiriéndose probar el daño propiamente dicho ni desde luego, el importe del quebranto efectivo.

7. Por otro lado, la acreditación del nexo causal se alcanza con la probanza de la infracción. La hipótesis sobre la existencia de un contra to de licencia, expresa el daño cesante que en forma de ahorro de costes consigue quien invade la esfera de exclusiva de otro. Por tanto, la indemnización por el perjuicio es conforme a este criterio, a ese ahorro obtenido por el infractor correlativo a lo no obtenido por el titular.

8.- Al ser el precio de un contra to ficticio, debe abonarse aunque el infractor no hubiera obtenido beneficios con la infracción.

Por tanto, basta la constatación de una explotación por parte del infractor sin que sea necesario siquiera que el titular del derecho de exclusiva venga otorgando habitualmente en el tráfico jurídico económico licencias. Como señala la STMUE de 6 de mayo de 2016, "en su fijación resulta indiferente que hubiera o no política de licencias". En su caso, la dificultad estribará en determinar el cálculo de la concreta licencia a la vista de los usos del sector pero ello no priva de efectividad al modo resarcitorio elegido, reflejo de una acción de enriquecimiento injustificado.

En la presente litis, la parte demandada se ha colocado en situación procesal de rebeldía y, comparecida en el procedimiento, no ha desplegado actividad probatoria alguna que permita desvirtuar la pretensión actora.

En este sentido, obran en autos dos informes periciales, uno elaborado por don Claudio y el informe pericial del perito designado judicialmente don Hernan, este último utiliza un método de cuantificación EBITDA, que no ha sido elegido por el actor, en concreto, en el acto de la vista manifestó que estaba de acuerdo con el royalty fijado por el perito de la parte actora, pero que lo aplicaba sobre una base diferente. Sin justificar de modo alguno dicho cambio de criterio unilateral.

Por tanto, declarada la infracción en los términos anteriormente señalados es por los que procede la indemnización solicitada. Ninguno de los peritos ha cuantificado la indemnización en sí misma considerada, por lo que se deriva a ejecución de sentencia, una vez, fijadas las bases para su cálculo.

SÉPTIMO.-Costas.

De conformidad con el artículo 394 de la LEC, en los procesos declarativos, las costas de la primera instancia se impondrán a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que el tribunal aprecie, y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho. En el presente caso deben imponerse las costas a la parte demandada.

Vistos los preceptos de general y pertinente aplicación;

PRIMERO.- Delimitación del objeto de la controversia.

La perfecta delimitación del objeto de la controversia exige que traiga a colación los hechos esenciales de la demanda en los que la parte demandante fundamenta sus pretensiones ("causa petendi", según la STS de 28 de octubre de 2013, entre otras). Y en este sentido, puede considerarse que los hechos esenciales de la demanda son los siguientes.

La parte actora manifiesta que explota un local de hostelería situado en la calle de Alfonso Gómez, 15 (Madrid - 28037), que identifica con la marca nº 014285902 FANÁTICO CAFÉ ® (marca con respecto a la cual ejercita la acción de infracción marcaria), la cual utiliza en el rótulo de dicho establecimiento, así como en su sitio web oficial: https://www.fanaticocafe.com, entre otros usos.

Así, FANÁTICO CAFÉ ® es una marca mixta de la sociedad RODRÍGUEZ Y MATEUS,

S.L. que designa los servicios de restauración prestados por la actora, registrada en la Unión Europea con número de registro 014285902, para los servicios de la clase 30 (pastelería y confitería, helados comestibles; café; té; cacao; sucedáneos del café) y de la clase 43 (servicios de restauración), y con el siguiente logo:

La Marca se caracteriza por el protagonismo incuestionable de la palabra FANÁTICO como denominación y por una tipografía consistente en letras mayúsculas. Asimismo, incluye una mención menor al término Café, la cual apenas tiene protagonismo en el conjunto, más allá de su consideración como término genérico que no debe tomarse en consideración en la comparativa.

Asimismo, dentro de dicho local, la demandante comercializa además de productos típicos de cualquier local de hostelería, el café que produce y que identifica con la marca mixta de la Unión Europea nº 014285861, registrada para los servicios de la clase 30 (pastelería y confitería, helados comestibles; café; té; cacao; sucedáneos del café) y de la clase 43 (servicios de restauración), lo que implica que el uso del término FANÁTICO es de nuevo protagonista en tanto el café que se sirve y se comercializa en el establecimiento se corresponde con la misma denominación.

Así, la Marca se utiliza para la designación del establecimiento de hostelería y para la correspondiente prestación de servicios de restauración. Por su lado, la marca "Fanático by Cafés La Mexicana" se utiliza para designar el tipo de café que se consume y se vende en el establecimiento y que se incluye en el empaquetado de los productos.

Recientemente, la actora ha tenido conocimiento, a través de los medios de comunicación, de que el demandado viene utilizando, sin su autorización, el signo extra registral "FANÁTICO" para designar los servicios de hostelería que presta en su local situado en Paseo de la Castellana, 43 (Madrid, 28046):

En este punto, es preciso notar que el demandado ha irrumpido en el mercado con la apertura de un establecimiento de hostelería en la localidad de Madrid en el que presta los mismos servicios de restauración, que identifica con un signo denominativa y semánticamente idéntico al que usa la actora en el mercado y. que ha sido protegido por la Marca de la que es titular y que, como se puede observar, presenta a su vez una tipografía muy similar.

En este sentido, con anterioridad a la interposición de la presente demanda, se ha requerido al demandado para que cese en el uso del signo infractor en tres ocasiones: la primera vez, con anterioridad a la inauguración del restaurante, el 10 de septiembre de 2021, y la segunda y tercera con posterioridad a la apertura de éste, el 30 de septiembre de 2021 y el 22 de noviembre de 2021.

Tras los requerimientos enviados, el 30 de noviembre de 2021, la representación legal del demandado solicitó en la OEPM el registro de las siguientes marcas en un claro reconocimiento de la infracción y de lo ilegítimo del uso del signo "FANÁTICO" en las circunstancias actuales:

-Marca denominativa nacional nº M4148631 "LARRUMBA FANÁTICO" para los servicios de la clase 43: servicios de restauración (alimentación) y hospedaje temporal. -Marca denominativa nacional nº M4148626 "GRUPO CARBÓN FANÁTICO" para los servicios de la clase 43: servicios de restauración (alimentación) y hospedaje temporal.

Lo expuesto implica un acto propio de reconocimiento de la infracción que, además, merece ser calificado de mala fe precisamente porque la solicitud de marcas fue efectuada tras los citados requerimientos de cese. En este punto, es preciso tener en cuenta que la adición de las palabras "LARRUMBA" o "GRUPO CARBÓN" en nada impedirán la confusión con la Marca de la actora, pues el centro de ambas solicitudes de marca es en ambos casos el término "FANÁTICO", porque ambas contienen la Marca de la demandante y en ningún caso los consumidores utilizarán una marca de tal extensión para referirse a un restaurante que, de hecho, ya se ha comunicado al público por su parte con el nombre de "FANATICO", marca que se está utilizando en la actualidad. Así, los consumidores omitirán las palabras añadidas al denominar al establecimiento, en ningún caso distintivas, por lo que el daño no sólo no desaparece, sino que será igualmente irreversible, lo que explica que el actor haya presentado las correspondientes oposiciones ante la OEPM.

Obsérvese al respecto que la página web de LARRUMBA en ningún caso incluye entre sus restaurantes a "FANÁTICO" y la página web del GRUPO CARBÓN hace referencia al restaurante, pero en ningún caso con la marca solicitada GRUPO CARBÓN FANÁTICO, sino de forma aislada y, por tanto, coincidente con la Marca de la que la actora es titular, lo que ocurre asimismo en sus redes sociales. Asimismo, la página web del GRUPO CARBÓN es accesible a través del nombre de dominio www.fanaticomadrid.com el cual, de nuevo, utiliza de una forma incuestionable la Marca.

La OEPM ha emitido dos resoluciones de fechas 14 y 21 de febrero de 2023, respectivamente, denegatorias a la contraparte de sendas solicitudes de registro de las marcas nacionales denominativas "LARRUMBA FANATICO" (Marca Nacional Nº 4148631) y "GRUPO CARBON FANATICO" (Marca Nacional Nº 4148626). Asimismo, la OEPM ha denegado el registro de la marca nacional figurativa "FANATICO GRUPO CARBÓN" (Marca Nacional Nº 4165915). Y, la Audiencia Provincia de Madrid, en Sentencia nº 113/2025, de 24 de abril y nº 260/24, de 26 de septiembre, ha desestimado los recursos de alzada interpuestos.

Además, estas 3 marcas del abogado Hervé Martínez-Bernal Fernández han sido transferidas a Jesús Ángel, administrador solidario de LA RUMBA GESTIÓN, S.L.

La situación que ha generado la interposición de la presente demanda viene dada no solo porque el demandado irrumpe en el mercado con un nombre idéntico a una marca registrada, sino por el caso omiso hecho de los requerimientos enviados por parte de la demandada solicitando el cese en el uso de dicho signo extra registral.

Este modo de proceder infringe nuestro ordenamiento jurídico, dado que el uso del término

"FANÁTICO" constituye un acto de violación de la Marca prioritaria FANÁTICO CAFÉ®, pues debido a la similitud gráfica y a la identidad fonética y conceptual entre ambos signos, así como a la identidad aplicativa, es susceptible de generar una grave confusión, sobre todo habida cuenta de que se trata de dos marcas que coinciden en el mismo sector y en la misma ciudad. Y, ha ocasionado al actor unos daños y perjuicios, por lo que además de la acción de infracción ex artículo 40 LM, abstención y remoción ejercitada ex artículo 41 LM, ejercita la acción de indemnización de daños y perjuicios ex artículo 42 LM, al amparo del artículo 43.2 b) LM.

La parte demandada pese a constar debidamente citada y con todas las advertencias legales que puede producir su inasistencia, no ha comparecido en debida forma para contestar a la pretensión efectuada de adverso, habiendo sido declarada en situación procesal de rebeldía.

Es de común conocimiento que la situación de rebeldía no puede ser considerada por el tribunal como un allanamiento a la demanda, sino que debe ser tratada como si tal conducta constituyera una verdadera oposición a la demanda efectuada de adverso, subsistiendo en la parte actora la carga de probar los hechos en que fundamenta su petición, y soportando la entidad demandada la ausencia de prueba que pudiera exonerarle de la misma.

Ahora bien, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 497.2 LEC ya hemos señalado en otros procedimientos que, la declaración en rebeldía no puede exigir un esfuerzo mayor al tribunal que la simple constatación de los hechos alegados en la demanda, de forma que solo se rechazarán las peticiones que sean irracionales y sin que los pronunciamientos, por ejemplo, en materia de marca renombrada, tengan más efectos que los que se produzcan dentro del litigo concreto.

En este sentido, a la vista de la prueba aportada se consideran acreditados los hechos narrados en la demanda, en los términos que a continuación se expondrá, por lo que se procederá a dictar sentencia estimatoria en la extensión solicitada de acuerdo con los pedimentos formulados por considerarse correctos los fundamentos de derecho en relación con los hechos alegados.

SEGUNDO.-Carácter de marca renombrada.

La SAP, Alicante, Sección 8ª, del 06 de julio de 2020 ( ROJ: SAP A 2397/2020 - ECLI:ES:APA:2020:2397 ), asunto "ÚNICO", recordaba que la distintividad desde el punto de vista extrínseco de la marca significa el grado de conocimiento del signo de la actora por el público interesado en ese tipo de producto. La Sentencia del Tribunal General de 1 de marzo de 2018 (asunto Shoe Branding Europe/EUIPO T- 629/16), al referirse a los requisitos de una marca renombrada declara: " 25 Para ser beneficiaria de la protección prevista en el artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.o 207/2009 , una marca registrada debe ser conocida por una parte significativa del público interesado por los productos o servicios amparados por ella [sentencia de 6 de febrero de 2007, Aktieselskabet af 21. november 2001/OAMI - TDK Kabushiki Kaisha (TDK), T-477/04 , EU:T:2007:35 , apartado 48; véase también, por analogía, la sentencia de 14 de septiembre de 1999,

General Motors, C-375/97 , EU:C:1999:408 , apartado 26].

26 Al examinar dicho requisito, se deben tomar en consideración todos los elementos pertinentes de los autos, en particular, la cuota de mercado que posee la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración de su uso, así como la importancia de las inversiones hechas por la empresa para promocionarla ( sentencia de 6 de febrero de 2007, TDK, T-477/04 , EU:T:2007:35 , apartado 49; véase también, por analogía, la sentencia de 14 de septiembre de 1999, General Motors, C-375/97 , EU:C:1999:408 , apartado 27)."

A estos efectos, hemos de tener en cuenta que una MUE puede ser renombrada si es conocida en una parte sustancial del territorio de la Unión y, esta parte sustancial puede coincidir con el territorio de un Estado como es España ( SSTJUE 6 de octubre de 2009, asunto C-301/07 y 3 de septiembre de 2015, asunto C-125/14). En particular, en el asunto C-32806 Fincas Tarragona [2007] de 22 de noviembre, el TJUE señalaba que el artículo 4, apartado 2, letra d), de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, debe interpretarse en el sentido de que la marca anterior debe ser notoriamente conocida en todo el territorio del Estado miembro de registro o en una parte sustancial de éste. De esta forma, en el par. 18 señalaba expresamente que el sentido dado comúnmente a los términos utilizados en la expresión «en un Estado miembro» se opone a que dicha expresión se aplique a una notoriedad limitada a una ciudad y su entorno que no constituirían, conjuntamente, una parte sustancial de un Estado miembro.

Por otra parte, como señalaba el Tribunal Supremo en el caso Maristas ( STS, Civil sección 1 del 23 de julio de 2012; ROJ: STS 6110/2012 - ECLI:ES:TS:2012:6110 ), no es necesario para que la marca goce de la consideración de "notoriamente conocida" que, además de serlo para una parte relevante del público interesado, los servicios o productos a los que se aplica sean de gran calidad o, debido a la fuerte inversión en publicidad, la marca transmita una imagen positiva. Lo esencial es que la marca sea conocida por una parte relevante del público interesado, sin perjuicio de que ello pueda venir determinado por la concurrencia de criterios cuantitativos y/o criterios cualitativos.

El Tribunal de Justicia ha señalado que el grado de conocimiento requerido debe considerarse alcanzado cuando una parte significativa del público interesado por los productos y servicios amparados por la marca conoce esta marca, añadiendo que ni la letra ni el espíritu del artículo 5, apartado 2 de la Directiva, permiten exigir el conocimiento de la marca por un determinado porcentaje del público" (Asunto C-375/97 General Motors [1999] de 14 de septiembre). Dos cuestiones son importantes. La primera, que el Tribunal de Justicia no ha definido con mayor precisión que la señalada el término "proporción significativa". La segunda, que se ha rechazado fijar un determinado porcentaje del público, por lo que se desaconseja la utilización de criterios fijos de aplicación general, dado que un grado de conocimiento predefinido, tomado aisladamente, puede no ser el más apropiado para una evaluación realista del renombre la notoriedad (Directrices EUIPO Parte C, Oposición, sección 5, 3.1.2.1, -2021-). No obstante, lo anterior, ello no significa que un determinado porcentaje carezca de cualquier interés. Bien por ser muy elevado, lo que sirve para acreditar el conocimiento, bien por ser muy bajo, lo que excluye su conocimiento por una parte significativa del público interesado. Con todo, hemos de ser cautelosos, puesto que como afirma la EUIPO cuando "los productos o servicios interesen a grupos de consumidores muy pequeños, este tamaño reducido del mercado total implica que una proporción significativa del mismo también será reducida en cifras absolutas". Finalmente, distintividad por el uso no implica renombre. Para la primera no es necesario un umbral mínimo que sí se exige para el segundo. De ahí que la mera inversión en campañas promocionales o en publicidad, pueda suponer que la marca haya adquirido un fuere carácter distintivo por el uso y, sin embargo, no haya adquirido renombre (EUIPO, Asunto Mandarino/Mandarina Duck, res 21/4/2010, R 1054/2007-44)

El público interesado no está compuesto únicamente por los compradores actuales, sino también por los compradores potenciales , así como a los miembros del público que solamente entran en contacto indirectamente con la marca, en la medida en que tales grupos de consumidores puedan ser también destinatarios de los productos en cuestión. Y, en este sentido, se ha señalado que el público interesado es el público en general, por ejemplo, en relación con agua mineral (Asunto MATTONI (fig.) 04/08/2011, R 1265/2010-2), preparaciones medicinales para el tratamiento de la disfunción sexual (Asunto SEXIALIS / CIALIS et al. 15/09/2011, R 2100/2010-1) , productos farmacéuticos para el tratamiento de las arrugas (Asunto C-100/11 Botolist/Botocyl [2012] de 10 de mayo).

Se suscita la cuestión de si los productos amparados por la marca interesan a varios grupos de compradores con diferentes perfiles. En tales casos, la cuestión radica en determinar si el renombre debe valorarse dentro de cada grupo por separado o si debe abarcar todos los tipos de compradores. La cuestión es relevante por cuanto la percepción del producto puede ser diferente en diferentes eslabones de la cadena de distribución, de forma que, en alguno de esos eslabones el producto haya podido alcanzar un conocimiento por parte de una parte significativa de dicho escalón, aunque dicho conocimiento no se haya alcanzado en otros eslabones. A priori, no podemos excluir que el renombre se alcance solo a uno de grupos de compradores, cuando una parte significativa de compradores de ese grupo conoce la marca y la vincula con los productos o servicios que ampara. Ahora bien, ello debe ser, consideramos, tratado con cierta cautela, dado que un exceso en la delimitación del público interesado puede distorsionar el grado de conocimiento que se tiene, en realidad, de la marca.

El carácter renombrado debe predicarse de la marca para los productos y servicios para los que se encuentra registrada y no de la familia, gozando como tal renombre cada marca individualmente considerada, lo que no tiene que suceder necesariamente con la familia. Cuestión distinta es que el elemento que sirve de unión a la familia de marcas haya adquirido una elevada distintividad por el uso hasta tal punto que el público relevante asocia el renombre también con el elemento que sirve de unión a la familia de marcas (EUIPO McDonald's International Property Company, Ltd. / McDreams Hotel GmbH de 18 de abril de 2018 ( asunto R 972/2017).

Ello no quiere decir que la existencia de una familia de marcas carezca de importancia alguna. Recordemos que la existencia de una familia de marcas puede influir en la apreciación del riesgo de confusión, aunque no para apreciar la similitud entre los signos (véase Asunto C- 552/09 P - Ferrero/OAMI [2011] de 24 de marzo (ECLI: EU:C:2011:177) así como la la SAP Alicante Civil sección 8 del 25 de febrero de 2020 ( ROJ: SAP A 301/2020 - ECLI:ES:APA:2020:301 ). En el caso de la marca renombrada, puede reforzar el vínculo que se puede establecer entre la marca renombrada y el signo impugnado (T428/18 McDreams Hotel GmbH [2019] de 10 de octubre).

En relación a la prueba del renombre, ni las resoluciones administrativas ni las resoluciones judiciales que se hayan podido dictar en procedimientos anteriores son vinculantes para los Tribunales de Marca de la Unión Europea. Ahora bien, ello no quiere decir que los argumentos esgrimidos en las mismas no hayan de ser tenidos en cuenta, ni que no pueda argumentarse en torno a los mismos, pero debe recordarse que el renombre deberá ser acreditado en cada caso si bien tales resoluciones pueden constituir la base fáctica del razonamiento posterior. Sí que es cierto que, en algún caso, hemos reconocido el renombre sin necesidad de mayores esfuerzos argumentativos dada la intensidad del renombre de la marca (Caso Mercedes-Benz- SJM Alicante, a 02 de julio de 2022 - ROJ: SJM A 11696/2022; Caso Vega Sicilia- SJM Alicante, a 27 de abril de 2022-ROJ:SJM A 12895/2022).

Esta posición queda confirmada por la STGUE en T-492/20, S. Tous, S. L. [2021] de 7 de julio de 2021 (ECLI:EU:T:2021:413) en la que se reconoce el valor de las sentencias que se hubieran podido dictar con anterioridad en relación con el signo y los productos o servicios para los que se encuentra registrado si bien ello no ha de impedir la valoración del conjunto de pruebas aportadas. En este sentido, recordemos que el Tribuna General declara la carencia de fuerza probatoria de las sentencias aportadas, pero no por el hecho de que las mismas carezcan de virtualidad probatoria, sino por un defecto de traducción al alemán que era la lengua del procedimiento. En efecto, el Tribunal advierte que solo se tradujo bien una pequeña parte de esas resoluciones, bien nada en absoluto. De esta forma, los fragmentos traducidos no indican cuáles eran las marcas en conflicto, en qué pruebas se basaron esas resoluciones ni respecto de qué productos o servicios se declaró acreditado el renombre.

Sentadas las anteriores consideraciones, en el caso que nos ocupa, la parte actora no ha invocado el carácter renombrado de su marca o familia de marcas, sino que ha hecho referencia al enorme esfuerzo económico realizado por esta para crear dicha familia de marcas y, su reputación.

Reputación y renombre no son conceptos similares, aunque sí que están relacionados. La reputación se refiere a la percepción que los clientes tienen sobre una marca, basada en sus experiencias y opiniones, mientras que el renombre es más bien el reconocimiento generalizado de una marca y su influencia en el mercado.

En cualquier caso, teniendo en cuenta las reglas de la carga de la prueba, conforme al artículo 217 LEC, la parte actora no ha desplegado actividad probatoria alguna tendente a acreditar el renombre de la marca/familia marcas de la que es titular, por lo que no puede gozar de la protección reforzada o especial de las marcas notorias o renombradas registradas.

TERCERO.- Infracción de marca/riesgo de confusión.

El artículo 9 del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017 dispone que el titular de esta estará facultado para prohibir a cualquier tercero, sin su consentimiento, el uso en el tráfico económico de cualquier signo en relación con productos o servicios cuando:

a)el signo sea idéntico a la marca de la Unión y se utilice en relación con productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca de la Unión esté registrada;

b)el signo sea idéntico o similar a la marca de la Unión y se utilice en relación con productos o servicios idénticos o similares a los productos o servicios para los cuales la marca de la Unión esté registrada, si existe un riesgo de confusión por parte del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca;

c)el signo sea idéntico o similar a la marca de la Unión, independientemente de si se utiliza en relación con productos o servicios que sean idénticos o sean o no similares a aquellos para los que la marca de la Unión esté registrada, si esta goza de renombre en la Unión y si con el uso sin justa causa del signo se obtiene una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca de la Unión o es perjudicial para dicho carácter distintivo o dicho renombre.

En los casos en los que se cumplan los requisitos del apartado 2 de artículo 9, al titular se le faculta, en particular, para prohibir:

a)colocar el signo en los productos o en su embalaje;

b)ofrecer los productos, comercializarlos o almacenarlos con dichos fines, u ofrecer o prestar servicios, con el signo;

c)importar o exportar los productos con el signo;

d)utilizar el signo como nombre comercial o denominación social, o como parte de un nombre comercial o una denominación social;

e)utilizar el signo en documentos mercantiles y publicidad;

f)utilizar el signo en publicidad comparativa, de una manera contraria a la Directiva 2006/114 /CE.

El fundamento de la anterior prohibición es garantizar la protección al titular de derechos marcarios que pretende distinguir en el mercado los productos o servicios de su empresa de los de otras, y la protección de los consumidores que comparan las marcas existentes en el mercado con solicitudes posteriores con el fin de evitar el riesgo de confusión. En definitiva, se trata de proteger las funciones esenciales de la marca, entre la que se encuentra, con carácter principal aunque no exclusivo, la función indicadora del origen de los productos.

En cuanto al riesgo de confusión, en la STS, Civil sección 1 del 18 de enero de 2017 ( ROJ: STS 63/2017 - ECLI:ES:TS:2017:63), asunto "Badtoro", el Tribunal Supremo español, recogiendo la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sintetizaba los parámetros relevantes del juicio de confusión marcaria:

«i) "El riesgo de confusión consiste en el de que el público pueda creer que los productos o servicios identificados con los signos que se confrontan proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas, dado que el riesgo de asociación no es una alternativa a aquel, sino que sirve para precisar su alcance" [ Sentencia núm. 119/2010, de 18 de marzo , con cita de la STJUE de 22 de junio de 1.999 ( C-342/97 ), Lloyd c. Klijsen].

»ii) "La determinación concreta del riesgo de confusión debe efectuarse en consideración a la impresión de conjunto de los signos en liza producida en el consumidor medio de la categoría de productos, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, teniendo en cuenta el grado de similitud gráfica, fonética y conceptual, en particular, los elementos dominantes" [ Sentencia núm. 777/2010, de 9 de diciembre , con cita de las SSTJUE de 11 de noviembre de 1.997 ( C-251/95 ), Sabel c. Puma , y de 22 de junio de 1.999 ( C-342/97 ), Lloyd c. Klijsen; y de las Sentencias de esta Sala núms. 427/2008, de 28 de mayo , 838/2008, de 6 de octubre , 225/2009, de 30 de marzo , 569/2009, de 22 de julio , 827/2009, de 4 de enero de 2010 , 72/2010, de 4 de marzo y 364/2010, de 2 de junio

].

»iii) De este modo, "el riesgo de confusión debe ser investigado globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes" [ Sentencia 777/2010, de 9 de diciembre , con cita de las SSTJUE de 11 de noviembre de 1.997 ( C-251/95 ), Sabel c. Puma ; de 22 de junio de 1.999 ( C-342/97 ), Lloyd c. Klijsen; y de 22 de junio de 2.000 ( C-425/98 ), Mode c. Adidas; y de las Sentencias de esta Sala núms. 225/2009, de 30 de marzo , 569/2009, de 22 de julio , 827/2009, de 4 de enero de 2010 , 72/2010, de 4 de marzo y 364/2010, de 2 de junio ]. Depende, "en particular, del conocimiento de la marca en el mercado, de la asociación que puede hacerse de ella con el signo utilizado (...), del grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios designados" [ STJUE de 11 de noviembre de 1.997 ( C-251/95 ), Sabel c. Puma].

»iv) En la valoración global de tales factores ha de buscarse un cierto nivel de compensación, dada la interdependencia entre los mismos, y en particular entre la similitud de las marcas y la semejanza entre los productos o los servicios designados: "así, un bajo grado de similitud entre los productos o los servicios designados puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa" ( STJUE de 29 de septiembre de 1998 ( C-39/97 ), Canon c. Metro).

»v) A los efectos de esta apreciación global, se supone que el consumidor medio de la categoría de productos considerada es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. No obstante, debe tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada [ STJUE de 22 de junio de 1.999 ( C342/97 ), Lloyd c. Klijsen].

»vi) Pero, esta exigencia "de una visión de conjunto, fundada singularmente en que el consumidor medio las percibe como un todo, sin detenerse a examinar sus diferentes detalles, (...) no excluye el estudio analítico y comparativo de los elementos integrantes de los respectivos signos en orden a evaluar la distinta importancia en relación con las circunstancias del caso, pues pueden existir elementos distintivos y dominantes que inciden en la percepción del consumidor conformando la impresión comercial. Lo que se prohíbe es la desintegración artificial; y no cabe descomponer la unidad cuando la estructura prevalezca sobre sus componentes parciales" (Sentencia núm. 777/2010, de 9 de diciembre)».

Por tanto, la determinación concreta del riesgo de confusión debe efectuarse en consideración a la impresión de conjunto de los signos en liza producida en el consumidor medio de la categoría de productos, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, teniendo en cuenta el grado de similitud gráfica, fonética y conceptual, en particular, los elementos dominantes. No obstante, debe tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada ( C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, [1999] de 22 de junio -ECLI: EU:C:1999:323-

).

En definitiva, como señala la Sentencia nº 1410/2018, de 24 de octubre, del Tribunal Supremo-Sala de lo Contencioso-Administrativo (nº recurso 5395/2017), en la protección de toda marca registrada conforme al artículo 6 de la LM se parte de la existencia de identidad o similitud entre los signos, así como entre los productos o servicios y la existencia de un riesgo de confusión o asociación con la marca anterior. Por el contrario, en la protección especial de las marcas notorias o renombradas registradas se exige la identidad o similitud entre los signos, no se requiere la similitud entre productos o servicios, y se exige una conexión. La aplicación del artículo 8.1 de la LM requiere que la similitud o semejanza de las marcas que se oponen indique una conexión entre los productos o servicios amparados por la misma y evoque en el consumidor medio un vínculo empresarial entre ellas. Para determinar la existencia de un vínculo entre marcas, es preciso que se evidencie la existencia de un cierto grado de asociación, aunque no sea el grado exigido para la aplicación del artículo 6.1 b) de la Ley.

En concreto, la citada Sentencia, dice textualmente en los fundamentos jurídicos quinto y sexto : QUINTO.- La decisión del recurso.

1. En la protección de toda marca registrada conforme al artículo 6 LM se parte de la existencia de identidad o similitud entre los signos, así como entre los productos o servicios y la existencia de un riesgo de confusión o asociación con la marca anterior. Por el contrario en la protección especial de las marcas notorias o renombradas registradas se exige la identidad o similitud entre los signos, no se requiere la similitud entre productos o servicios, y se exige una conexión.

Así el artículo 8.1 LM establece que "No podrá registrarse como marca un signo que sea idéntico o semejante a una marca o nombre comercial anteriores aunque se solicite su registro para productos o servicios que no sean similares a los protegidos por dichos signos anteriores cuando, por ser éstos notorios o renombrados en España, el uso de esa marca pueda indicar una conexión entre los productos o servicios amparados por la misma y el titular de aquellos signos o, en general, cuando ese uso, realizado sin justa causa, pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dichos signos anteriores".

2. Sobre el riesgo de vinculación con las marcas notorias cabe acudir a la reciente sentencia de esta Sala de 26 de febrero de 2018 -recurso de casación núm. 1153/2016 - sobre la marca "Cerveza Estrella de Madrid" a la que se oponían - también del sector de la comercialización de cervezas- las titulares de "Estrella Galicia" o "Estrella Madrid", en la que se razona:

" La discrepancia surge por cuanto la sentencia impugnada entiende que es necesario que exista un riesgo de confusión o asociación entre la marca solicitante y la opuesta. Por el contrario, las empresas recurrentes consideran que no era necesario apreciar una similitud tal que determinase un riesgo de confusión entre las marcas notorias y la solicitante sino que bastaba un grado de similitud que, pese a ser ligero, fuese suficiente para que el público estableciese un vínculo entre los distintivos que permitiese aprovecharse indebidamente de la reputación de las marcas notorias inscritas.

La jurisprudencia de esta Sala ha venido sosteniendo -en tal sentido STS, de 21 de julio de 2015 (rec.3082/2013 ) entre otras - que las marcas notorias tienen una protección reforzada en dos aspectos: por un lado, el criterio sobre el riesgo de confusión y asociación con los signos notorios ha de ser más riguroso, puesto que el amplio conocimiento de las marcas notorias por parte del público consumidor puede hacer que signos relativamente diferentes sean sin embargo confundidos o asociados con ellos, precisamente por su amplia difusión y conocimiento; por otro lado y como consecuencia de lo anterior, la marca notoria recibe su protección más allá del estricto ámbito comercial al que pertenece - tanto más allá cuanto más notorio-, hasta llegar a una protección general en el caso de las marcas renombradas.

Ciertamente cuando se trata de marcas notorias no es exigible un riesgo de confusión entre las marcas contrapuestas, entendido como la posibilidad de que el consumidor crea estar comprando o consumiendo el producto amparado por la marca prioritaria, lo que se intenta evitar es que exista un riesgo de asociación o vinculación que haga pensar al consumidor medio que ambos productos, aun diferentes, tienen un mismo origen empresarial, aprovechándose así del prestigio y reputación ganados.

En tal sentido la STJUE de 22 de septiembre de 2011 (Asunto C-323/09 ) afirma que ""[...] en lo tocante al alcance de la protección conferida a los titulares de marcas de renombre, del tenor de las citadas disposiciones se desprende que los titulares de esas marcas están facultados para prohibir el uso por terceros, en el tráfico económico, de signos idénticos o similares a éstos, sin su consentimiento y sin justa causa, cuando ese uso se aproveche indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de las mencionadas marcas o menoscabe su carácter distintivo o su notoriedad.

[...] El ejercicio de ese derecho por el titular de la marca de renombre no exige que exista riesgo de confusión entre el público pertinente ( sentencias antes citadas Adidas-Salomon y Adidas Benelux, apartado 31, y de 18 de junio de 2009, L'Oréal y otros, apartado 36). Por otra parte, en la medida en que los artículos 5, apartado 2, de la Directiva 89/104 y 9, apartado 1, letra c), del Reglamento n.º 40/94 determinan que la marca controvertida y el signo utilizado por el tercero deben presentar un cierto grado de similitud [...]"", Por ello, ya en la STS de 19 de diciembre de 2008 (rec. 5602/2006 ) se afirmaba que ""La interpretación según la cual, si no existe riesgo de confusión o asociación entre los signos no cabe hablar de aprovechamiento indebido de la reputación de otros signos o medios registrados, ha sido matizada no sólo por esta Sala sino también por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas que, en las sentencias dictadas en los Asuntos C-408/01 ADIDAS- y C-375/97 -GENERAL MOTORS CORPORATION/YPLON, S.A.-, en relación con las marcas renombradas, pero en una doctrina trasladable dentro de su ámbito a la marca notoria, considera que no es exigible que el consumidor confunda o asocie las marcas para apreciar dicho aprovechamiento, sino que considera suficiente que el consumidor establezca un vínculo entre el signo y la marca, siempre que la conozca una parte significativa del público interesado por los productos o servicios amparados por ella"".

Y en dicha sentencia se concluía ""[...] Es decir, la protección reforzada de la marca notoria actúa no sólo cuando existe riesgo de confusión o de asociación sino también en aquellos supuestos en que la aspirante evoque, sugiera, insinúe o recuerde a la obstaculizadora de tal manera que pueda presumirse la concurrencia de un aprovechamiento indebido de aquélla"".

Ello implica que también cuando la confrontación se produce con marcas notorias se precisa que el distintivo que se pretende inscribir evoque o recuerde al que se viene utilizando por éstas últimas, pues en caso contrario no existiría ese riesgo de asociación o vinculación entre la marca cuya inscripción se solicita y el origen empresarial de la marca notoria. Y en ese sentido debe entenderse lo afirmado en la STS n.º 1658/2016, de 6 de julio de 2016 (rec. 3712/2015 ) al señalar ""En efecto, una cosa es que dicho riesgo haya de ser apreciado con tanto más rigor cuanto más conocida sea la marca prioritaria, y otra que no sea preciso dicho riesgo para protegerla, lo que carecería de sentido. Así, la protección de toda marca prioritaria, incluso notoria o renombrada, se asienta sobre un riesgo cierto de confusión o asociación con ella, más o menos intenso, pero sin el cual no sería precisa la protección"" ".

3. La sentencia del TJUE de 27 de noviembre de 2008 (asunto C-252/07 Intel) citada por las partes señala los factores a tener en cuenta para determinar si existe o no un vínculo:

" 41. La existencia de un vínculo de ese tipo debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta la totalidad de los factores pertinentes en cada caso (véanse, en relación con el artículo 5, apartado 2, de la Directiva, las sentencias antes citadas Adidas-Salomon y Adidas Benelux, apartado 30, así como adidas y adidas Benelux, apartado 42).

42. Entre tales factores cabe citar:

- el grado de similitud entre las marcas en conflicto;

- la naturaleza de los productos o servicios para los que se registraron respectivamente las marcas en conflicto, incluido el grado de proximidad o de diferenciación entre dichos productos o servicios, así como el público relevante;

- la intensidad del renombre de la marca anterior;

- la fuerza del carácter distintivo de la marca anterior, bien sea intrínseca o adquirida por el uso;

- la existencia de un riesgo de confusión por parte del público".

4. Es cierto que existe parecido entre los signos en conflicto "Sueldo de tu vida" y la marca prioritaria oponente "Un sueldo para toda la vida". Sin embargo este parecido no es en sí mismo suficiente para justificar la denegación de esta marca en las clases no relacionadas con la 35, es decir no es suficiente para activar la aplicación del artículo 8.1. Es además necesario un vínculo o conexión como requiere dicho precepto.

Aquí no cabe entender que existe un uso que modifique el comportamiento económico del consumidor, sino que lo que existe es un uso de una marca con términos altamente descriptivos que tienen que ser necesariamente usados de manera muy similar por cualquier competidor si quiere poder competir en el mercado.

La infracción del artículo 8.1 requiere, no necesariamente un riesgo de confusión, pero sí que exista un parecido objetivo entre los signos y además una conexión o vínculo. Y que la existencia de este vínculo debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta la totalidad de los factores pertinentes en cada caso, y que son los que recoge el párrafo 42 de la STJUE que se acaba de citar.

5. En la citada sentencia de esta Sala de 26 de febrero de 2018 -recurso de casación núm. 1153/2016 - se destaca: "Ciertamente cuando se trata de marcas notorias no es exigible un riesgo de confusión entre las marcas contrapuestas, entendido como la posibilidad de que el consumidor crea estar comprando o consumiendo el producto amparado por la marca prioritaria, lo que se intenta evitar es que exista un riesgo de asociación o vinculación que haga pensar al consumidor medio que ambos productos, aun diferentes, tienen un mismo origen empresarial, aprovechándose así del prestigio y reputación ganados", y añade: "la protección de toda marca prioritaria, incluso notoria o renombrada, se asienta sobre un riesgo cierto de confusión o asociación con ella, más o menos intenso, pero sin el cual no sería precisa la protección".

Para que sea de aplicación el artículo 8 LM , no es necesario que exista un riesgo de confusión, entendiendo por riesgo de confusión la posibilidad de que el público consumidor tome una marca por otra, pero sí se exige un riesgo de asociación, equiparando este denominado riesgo de asociación al vínculo al que hace referencia la jurisprudencia comunitaria, entendido como el riesgo de que el público consumidor pueda considerar que los productos amparados por la marca neófita tienen el mismo origen empresarial que los protegidos por la prioritaria y notoria.

6. Cuando la sentencia de instancia señala que no existe riesgo de aprovechamiento indebido de la reputación del signo registrado ya que no hay riesgo de confusión o de asociación sobre el origen empresarial de los signos, lo que está diciendo es que entre los signos comparados no se produce ese necesario "vínculo", al que hace referencia la jurisprudencia comunitaria para que entre a operar el artículo 8 LM .

La sentencia de instancia cuando habla de riesgo de confusión no se refiere a la posibilidad de que una marca sea tomada por otra (riesgo de confusión exigido por el artículo 6.1 LM ), sino a la posibilidad de que los signos puedan ser asociados, es decir, vinculados respecto a su origen empresarial, que exista entre los signos el vínculo al que hace alusión la jurisprudencia Europea y la sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo citadas por la recurrente o la conexión entre los productos o servicios amparados por la marca de nueva solicitud y el titular de la marca prioritaria y notoria a la que hace referencia el artículo 8.1 LM .

La propia sentencia de la Sala Primera de este Tribunal de 2 de febrero de 2017 , reseña que "el hecho de que la marca posterior evoque la marca anterior al consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, equivale a la existencia de dicho vinculo", y añade: "Es decir, la confusión en sentido amplio o riesgo de asociación, incluye aquellos supuestos en que se induce a creer que entre la persona que emplea el signo cuestionado y el titular de la marca anterior existe un vínculo económico o jurídico (en particular, concesión de licencias) que autorizan su uso".

Así, existe un vínculo entre los signos cuando el consumidor los asocia respeto a su origen empresarial.

El vínculo exigido para la aplicación del artículo 8.1 LM , es el riesgo de asociación respecto al origen empresarial que la sentencia de instancia reconoce como inexistente en el caso de las marcas implicadas.

7. Para apreciar la existencia o no de este vínculo se ha de atender entre otros factores, a la naturaleza de los productos o servicios para los que se registraron las marcas en conflicto y a la existencia de un riesgo de confusión por parte del público consumidor. Aun cuando para apreciar la concurrencia del artículo 8 LM no se requiera la identidad de productos o servicios protegidos, exigencia que sí opera en el artículo 6.1.b) de la Ley, si se requiere examinar el grado de proximidad entre los productos o servicios protegidos por la impugnada y los amparados por la marca concedida y notoria y que la protección de las marcas notorias no es absoluta, sino que se sigue exigiendo, no identidad de productos o servicios, pero sí un cierto riesgo de confusión.

Aquí entendemos que no cabe apreciar que con respecto a los productos y servicios que con la misma se amparan en las clases 16 y 41, su registro pueda implicar un aprovechamiento de la notoriedad o distintividad de la marca oponente. Parece evidente, respecto a los campos reseñados (juego uno, y productos alimenticios, otro), que nada puede hacer pensar que se trate de productos procedentes de un mismo origen empresarial o de empresas vinculadas, con aprovechamiento de su reputación. En este sentido y, a sensu contrario, la tantas veces citada sentencia de 26 de febrero de 2018.

8. Acudiendo de nuevo a la sentencia de la Sala Primera de 2 de junio de 2017 "para que exista infracción es necesario que mediante la evocación de la marca notoria, el empleo del signo controvertido conlleve un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca o perjudique su distintividad o notoriedad", lo que no ha resultado acreditado.

9. La marca "Un sueldo para toda la vida" es una marca que, recoge la sentencia recurrida, ha sido reconocida como notoria, pero no puede considerarse como renombrada y, reiteramos, no ha quedado tampoco acreditado que por parte de la ONCE haya existido aprovechamiento de su reputación o menoscabo de la notoriedad o distintividad. En este sentido la citada sentencia de la Sala Primera de 2 de febrero de 2017 concluía: "No cabe olvidar que las marcas de la recurrente son notorias, pero no renombradas, y no se ha declarado acreditado que por parte de la demandada haya existido aprovechamiento de su reputación, ni que la marca de la demandada haya menoscabado la mencionada notoriedad, ni su prestigio, ni la distintividad de tales marcas".

Procede, en consecuencia, rechazar el recurso de casación.

SEXTO.- La fijación de la doctrina.

Conforme a los anteriores razonamientos debe fijarse la siguiente doctrina.

La aplicación del artículo 8.1 LM requiere que la similitud o semejanza de las marcas que se oponen indique una conexión entre los productos o servicios amparados por la misma y evoque en el consumidor medio un vínculo (jurídico o económico) entre ellas.

Para determinar la existencia de un vínculo (jurídico o económico) entre marcas, es preciso que se evidencie la existencia de un cierto riesgo de asociación, aunque no sea en el grado exigido para la aplicación del artículo 6.1.b) de la Ley de Marcas .

Pues bien, trasladando la anterior doctrina jurisprudencial al caso que nos ocupa y, teniendo en cuenta que, como se ha sentado en el fundamento de derecho precedente, en este supuesto, no nos encontramos ante una marca renombrada, en aras acreditar la infracción alegada por la actora, esta debe probar la existencia de identidad o similitud entre los signos, así como entre los productos o servicios y la existencia de un riesgo de confusión o asociación con la marca anterior. Y, teniendo en cuenta las reglas de la carga de la prueba, ha quedado acredita en este sentido, la pretensión actora.

La parte actora con la numerosa prueba documental aportada, ha acreditado que, en primer lugar, hace uso de sus marcas registradas, siendo la piedra angular de las mismas, el término FANÁTICO, que la demandada ha hecho uso del término FANÁTICO para ofrecer el mismo tipo de productos, ya que al fin y al cabo, nos encontramos ante establecimientos de restauración, en los que se sirve café, comida, etc; y ello con independencia de que en el caso de la demandante esté enfocado más a cafetería y, en el de demandada a restaurante, toda vez que, nos encontramos en el mismo sector de actividad, el público destinatario es idéntico y, además, se encuentran ambos establecimientos en la misma ciudad- Madrid-.

El riesgo de confusión y/o asociación es claro, la demandada ha reproducido el término FANÁTICO. La similitud gráfica, conceptual, fonética y visual es latente.

Y, ello aparece corroborado con el estudio de demométrica realizado por don Ceferino (documento nº 21 ramo prueba parte actora), con el informe pericial de don Claudio, acompañado como documento nº 6 al escrito de demandada y con las resoluciones de la OEPM ( documento nº 23, 24 ramo prueba parte actora) de fechas 14 y 21 de febrero de 2023, respectivamente, denegatorias a la contraparte de las solicitudes de registro de las marcas nacionales denominativas "LARRUMBA FANATICO" (Marca Nacional Nº 4148631) y "GRUPO CARBON FANATICO" (Marca Nacional Nº 4148626). Asimismo, la OEPM ha denegado el registro de la marca nacional figurativa "FANATICO GRUPO CARBÓN" (Marca Nacional Nº 4165915).

En dichas resoluciones, de manera textual la OEPM dice: 3. DECISIÓN SOBRE EL

RIESGO DE CONFUSIÓN CON LA MARCA OPONENTE A 14285902 FANÁTICO CAFÉ

En lo que respecta a la aplicación del art. 6.1.b) de la Ley de Marcas (Ley 17/2001, de 7 de diciembre ), alegado en el formulario de oposición, se procede a analizar el riesgo de confusión respecto entre el signo prioritario y la marca solicitada. Para ello se realiza un estudio comparativo de los signos y de su ámbito aplicativo. Se considera que concurre en el presente caso una práctica identidad denominativa, ya que la marca solicitada incorpora completamente la marca oponente. Si bien el signo ahora solicitado incorpora el término "Larrumba", se considera que la adición de tal término no es suficiente como para contrarrestar la coincidencia precitada. Todo ello unido al hecho de que ambos signos coinciden en su ámbito aplicativo y, a pesar de que a los efectos de esta oposición, el signo oponente se considera registrado sólo para "servicios de cafetería" (clase 43), mientras que el solicitado se enmarca en los "servicios de restauración" (clase 43), se entiende que el público destinatario es el mismo y el consumidor podrá considerar que concurre un vínculo mercantil, concurriendo por ello riesgo de confusión y/o asociación entre los signos, siendo de aplicación el art. 6.1.b) de la Ley de Marcas . Por ello, se procede a la denegación de la marca solicitada.

Y, la propia Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid nº 260/24, de 26 de septiembre, por la que se desestima el recurso interpuesto por el procurador don Fernando Ruiz de Velasco Martínez de Ercilla en nombre y representación de DON Jesús Ángel contra la resolución del Director General de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 19 de diciembre de 2023, desestimatoria del recurso de alzada entablado contra la resolución dictada el 14 de febrero de 2023 y, dispone textualmente en su FJ2º: (...) En el caso que nos ocupa, a la vista de los servicios para los que se solicita la marca, servicios de restauración y cafetería, el público destinatario es el público en general, que se supone que es un consumidor medio de la categoría de productos o servicios considerada, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz.

Desde el punto de vista visual, los signos enfrentados presentan similitudes.

En el caso de autos la marca solicitada es una marca denominativa compuesta de dos palabras: LARRUMBA FANATICO, mientras que la marca oponente es una marca figurativa cuya parte denominativa está integrada también por dos palabras: FANÁTICO Café.

La palabra café para los servicios de cafetería es puramente genérica y los elementos gráficos de la marca de la oponente carecen de relevancia al ser un mero cuadrado sombreado en el que se incluye la parte denominativa y dos largos guiones entre los que se sitúa la palabra café.

Prescindiendo de estos elementos no distintivos de la marca de la oponente, apreciamos similitud visual porque aun cuando la marca solicitada se integra por dos palabras, esta diferencia se compensa por el hecho de que el vocablo FANÁTICO es común a los dos signos y constituye la reproducción de la marca anterior.

Como destaca la jurisprudencia comunitaria, sentencia del Tribunal General de 20 de enero de 2010, Nokia/OHMI-Medion (LIFE BLOG), T-460/07 , apartado 63, con cita de la sentencia de ese mismo Tribunal de 2 de diciembre de 2008, Harman International Industries/OAMI/ Becker (Bárbara Becker), T-212/07 , apartado 37 y de la sentencia del Tribunal de Justicia de 6 de octubre de 2005, MEDION, C-120/04 , apartados 30 y 37, cuando una marca compuesta esté formada mediante la yuxtaposición de un elemento y de otra marca, esta última marca puede ocupar una posición distintiva y autónoma en la marca compuesta, aun cuando no sea el elemento dominante en la marca compuesta. En tal caso, la marca compuesta y esta otra marca pueden considerarse similares.

En el presente asunto, aun cuando en la marca solicitada no pueda reconocerse como dominante al término FANÁTICO al considerarse igualmente relevante LARRUMBA y estar ubicado en segundo lugar, conserva una posición distintiva y autónoma en la marca solicitada, siendo, además, el que más fácilmente recordará el público al ser el único que tiene propiamente significado.

Desde el punto de vista conceptual, existe una elevada similitud. LARRUMBA carece de significado y hay plena coincidencia en el término FANÁTICO, que el público identificará con el significado de entusiasmado exageradamente por algo.

No compartimos la opinión del impugnante de que el término FANÁTICO tiene carácter genérico sin capacidad distintiva propia y que su función es modular al sustantivo al que acompaña: Café, en el caso de la marca oponente y LARRUMBA, en el supuesto de la marca solicitada.

De este modo considera la recurrente que la marca de la oponente evocará al concepto de fanático o entusiasta del café y la solicitada al grupo Larrumba que explota diversos restaurantes.

El término FANÁTICO no es un término genérico ni descriptivo para los servicios de cafetería. Parece querer afirmar el recurrente que solo tienen carácter distintivo los términos de fantasía, lo que no se acomoda a la realidad. Que la palabra fanático sea una palabra con significado no implica que no tenga carácter distintivo para productos o servicios que no guardan relación alguna con el significado de ese término.

El público relevante, por otra parte, ante el signo oponente que incluye las palabras FANÁTICO y Café, no se representará una persona fanática o muy entusiasta del café, sino que identificará Café con el tipo de establecimiento y FANÁTICO con la marca de los servicios que se prestan.

Tampoco consideramos que ante el signo solicitado el público relevante se represente a un entusiasta de los restaurantes del Grupo Larrumba. No consta que el público en general, que es el público relevante, conozca al grupo empresarial que explota determinados restaurantes y, lo más que puede conocer serían las marcas bajo las que se explotan esos restaurantes.

Por último, apreciamos cierta similitud fonética. Los dos signos se pronuncian de modo distinto en tanto que en el solicitado se incluye la palabra LARRUMBA, ausente en la prioritaria. Sin embargo, por la identidad del segundo vocablo de la marca solicitada con el vocablo distintivo de la marca anterior, que se pronuncian de la misma manera (sobre lo que no se ha hecho cuestión pese a la falta de tilde en la palabra FANATICO de la marca solicitada que, de todos modos, se leería por el público relevante como FANÁTICO), existe una cierta semejanza fonética entre los dos signos tomados en su conjunto.

Como consecuencia de lo hasta ahora razonado, podemos afirmar la existencia de similitud entre los signos.

2.- Comparación aplicativa

Desde el punto de vista aplicativo, la marca solicitada por la demandante se pide para los servicios de la clase 43 consistentes en servicios de restauración (alimentación) y hospedaje temporal.

La marca oponente está registrada en clase 43 para servicios de restauración, habiéndose estimado acreditado el uso para los servicios de cafetería.

La clase 43 de la Clasificación de Niza comprende los servicios de restauración (alimentación) y hospedaje temporal.

Los servicios de cafetería están incluidos en la clase 43 por lo que solo pueden entenderse como servicios de restauración.

Al solicitarse la marca para servicios de restauración -sin que se haya realizado alegación alguna en el recurso de alzada ni en la demanda respecto de los servicios de hospedaje temporal- quedan comprendidos los servicios de cafetería y en este extremo existe plena identidad aplicativa. Respecto de los restantes servicios de restauración distintos de los de cafetería, como pueden ser los de restaurante, existe una eleva similitud en tanto que, precisamente, son servicios de restauración y consisten en la prestación de servicios de comida y bebida, aunque se trate de establecimientos de distinta naturaleza.

La identidad/similitud aplicativa y la similitud entre los signos, determina la existencia de riesgo de confusión en los términos antes definidos, en tanto que el público relevante puede creer que los correspondientes servicios proceden de la misma empresa o, cuando menos, de empresas vinculadas.

O, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid nº 113/2025, de 24 de abril, desestimatoria del recurso interpuesto por el procurador don Fernando Ruiz de Velasco Martínez de Ercilla en nombre y representación de DON Jesús Ángel contra la resolución del Director General de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 20 de noviembre de 2023, desestimatoria del recurso de alzada entablado contra la resolución dictada el 21 de febrero de 2023. En este caso, con respecto a la solicitud de marca "GRUPO CARBON FANATICO"

Las consideraciones expuestas en las resoluciones mencionadas son trasladables al caso de autos, constituyendo una prueba más, de la infracción de marca en la que ha incurrido la parte demandada.

CUARTO.- Acción de cesación, remoción y prohibición.

El artículo 41.a) y c) de la LM recoge la acción de cesación, de abstención y de remoción. Por su parte, la STS de 23 de julio de 2012 recuerda que el presupuesto de la estimación de la acción de remoción es precisamente la estimación de la acción declarativa de infracción marcaria, siendo un efecto automático de la estimada aplicación. Así, argumenta que " la apreciación de la infracción de la marca notoria de la actora, legitima a ésta para pedir la cesación de los actos infractores, en este caso, del uso del signo "Maristas" en la promoción inmobiliaria que la demandada ha desarrollado en Alicante [ art. 41.1.a) LM , aplicable por la remisión general a la regulación interna de cada Estado miembro, contenida en el art. 101 RMC]". En este mismo sentido se pronuncia la STMUE de España de 19 de julio de 2013. Cabe, pues, estimar la acción de cesación, abstención y remoción ejercitada por la parte demandante, que comprenderá la condena a las multas coercitivas del artículo 44 de la LM y del artículo 102 del RMUE para asegurarse la efectividad de estos pronunciamientos de condena.

QUINTO.- Multas coercitivas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 LM, cuando se condene a la cesación de los actos de violación de una marca, el Tribunal fijará una indemnización de cuantía determinada no inferior a 600 euros por día transcurrido hasta que se produzca la cesación efectiva de la violación. El importe de esta indemnización y el día a partir del cual surgirá la obligación de indemnizar se fijará en ejecución de sentencia.

Somos conscientes de que la cuestión suscita cierta controversia y no pocos problemas en sede de ejecución. No obstante, lo anterior, hemos de decantarnos por una aplicación literal de la ley. Por tanto, la sentencia no procede a la imposición de multa alguna, sino que será al tiempo de despacho de ejecución, y mediante pieza separa da multa, como se procederá a la imposición y, en su caso, a la liquidación de la cuantía indemnizatoria correspondiente.

Por tanto, no procederá la fijación del dies a quo, ni de la cuantía indemnizatoria, sino a la luz de las circunstancias concurrentes una vez se despache ejecución, bien provisional, bien definitiva.

SEXTO.- Indemnización de daños y perjuicios.

La parte demandante pretende, tal y como resulta del suplico de su demanda, que se condene a la demandada a indemnizar a la actora por los daños y perjuicios causados de conformidad con el segundo de los criterios previstos en el artículo 43.2.b) LM, consistente en una cuantía a tanto alzado (antigua regalía hipotética), es decir, la cantidad que como precio el infractor hubiera debido de pagar al titular por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su utilización conforme a derecho, que ha solicitado en los siguientes términos:

1. Canon de entrada de 27.500 euros.

2. Royalty variable o canon mensual, equivalente al 4,95% de los ingresos del demandado.

Pues bien, establece el artículo 42 LM lo siguiente: 1. Quienes, sin consentimiento del titular de la marca, realicen alguno de los actos previstos en la letra a) del apartado 3 y en el apartado 4 del artículo 34, así como los responsables de la primera comercialización de los productos o servicios ilícitamente marcados, estarán obligados en todo caso a responder de los daños y perjuicios causados 2. Todos aquellos que realicen cualquier otro acto de violación de la marca registrada solo estarán obligados a indemnizar los daños y perjuicios causados si hubieran sido advertidos suficientemente por el titular de la marca o, en su caso, por la persona legitimada para ejercitar la acción acerca de la existencia de esta, convenientemente identificada, y de su violación, con el requerimiento de que cesen en la misma, o cuando en su actuación hubiere mediado culpa o negligencia o la marca en cuestión fuera renombrada.

Se consagra así un doble sistema de responsabilidad objetivo-subjetivo dependiendo de la tipología de la conducta infractora y del carácter de la marca.

En el presente caso, el demandante ha colocado el signo en los productos (34.3.a LM) en relación con las marcas protegidas.

Por lo que respecta a la regalía hipotética, la Sentencia del Tribunal de Marca de la Unión Europea de 6 de mayo de 2016 ( ROJ: SAP A 1272/2016 - ECLI:ES:APA:2016:1272 ) señalaba al respecto lo siguiente:

1. La naturaleza de la regalía es la propia del enriquecimiento injusto.

2. No obstante, en materia de indemnización por violación de marca, la regalía no es sino un instrumento para cuantificar perjuicios en el marco de una acción resarcitoria del perjuicio, no del enriquecimiento injusto.

3. Es por ello que la licencia hipotética encarna daños causados por la infracción, no expresando una presunción aunque se sustente en una ficción jurídica por la cual se presume iures et de iure que se ha celebrado un contrato con el infractor.

4. Es un criterio en todo caso electivo para el perjudicado.

Ello explica a su vez, la forma en que quedan condicionados diversos aspectos de la acción indemnizatoria y en concreto lo relativo a la prueba del daño, a lo que hace a la relación causal y, desde luego, a la cuantificación de la indemnización.

La prueba del daño se satisface con la prueba de la explotación infractora. Si el criterio se sustenta en el enriquecimiento del infractor, el daño consiste en el importe debido y no pagado para que el tercero fuera legítimo usuario de la marca. En tales condiciones, la prueba del quebranto del titular deviene inútil.

Desde la perspectiva del nexo causal, su prueba se cumplimenta con la acreditación de la infracción en tanto ésta supone un uso no contra tado con el titular. Es por ello que el daño para el titular, que es acreedor de lo no cobrado por el contrato ficticio de licencia, trae correspondencia con el ahorro del usuario no autorizado de la marca. Y ese precio debe abonarse al margen del éxito comercial obtenido por el infractor pues éste forma parte del riesgo comercial al que es ajeno el uso autorizado, ficticiamente, de la marca.

En conclusión,

5. El criterio indemnizatorio en que consiste la licencia hipotética condiciona las reglas sobre prueba del daño, sobre prueba de la relación causal entre la infracción y el daño y sobre el importe del daño.

6. Así, la realidad del daño sólo exige la comprobación de la explotación infractora. La naturaleza del criterio en que consiste la licencia hipotética así lo exige, no requiriéndose probar el daño propiamente dicho ni desde luego, el importe del quebranto efectivo.

7. Por otro lado, la acreditación del nexo causal se alcanza con la probanza de la infracción. La hipótesis sobre la existencia de un contra to de licencia, expresa el daño cesante que en forma de ahorro de costes consigue quien invade la esfera de exclusiva de otro. Por tanto, la indemnización por el perjuicio es conforme a este criterio, a ese ahorro obtenido por el infractor correlativo a lo no obtenido por el titular.

8.- Al ser el precio de un contra to ficticio, debe abonarse aunque el infractor no hubiera obtenido beneficios con la infracción.

Por tanto, basta la constatación de una explotación por parte del infractor sin que sea necesario siquiera que el titular del derecho de exclusiva venga otorgando habitualmente en el tráfico jurídico económico licencias. Como señala la STMUE de 6 de mayo de 2016, "en su fijación resulta indiferente que hubiera o no política de licencias". En su caso, la dificultad estribará en determinar el cálculo de la concreta licencia a la vista de los usos del sector pero ello no priva de efectividad al modo resarcitorio elegido, reflejo de una acción de enriquecimiento injustificado.

En la presente litis, la parte demandada se ha colocado en situación procesal de rebeldía y, comparecida en el procedimiento, no ha desplegado actividad probatoria alguna que permita desvirtuar la pretensión actora.

En este sentido, obran en autos dos informes periciales, uno elaborado por don Claudio y el informe pericial del perito designado judicialmente don Hernan, este último utiliza un método de cuantificación EBITDA, que no ha sido elegido por el actor, en concreto, en el acto de la vista manifestó que estaba de acuerdo con el royalty fijado por el perito de la parte actora, pero que lo aplicaba sobre una base diferente. Sin justificar de modo alguno dicho cambio de criterio unilateral.

Por tanto, declarada la infracción en los términos anteriormente señalados es por los que procede la indemnización solicitada. Ninguno de los peritos ha cuantificado la indemnización en sí misma considerada, por lo que se deriva a ejecución de sentencia, una vez, fijadas las bases para su cálculo.

SÉPTIMO.-Costas.

De conformidad con el artículo 394 de la LEC, en los procesos declarativos, las costas de la primera instancia se impondrán a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que el tribunal aprecie, y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho. En el presente caso deben imponerse las costas a la parte demandada.

Vistos los preceptos de general y pertinente aplicación;

PRIMERO.- Delimitación del objeto de la controversia.

La perfecta delimitación del objeto de la controversia exige que traiga a colación los hechos esenciales de la demanda en los que la parte demandante fundamenta sus pretensiones ("causa petendi", según la STS de 28 de octubre de 2013, entre otras). Y en este sentido, puede considerarse que los hechos esenciales de la demanda son los siguientes.

La parte actora manifiesta que explota un local de hostelería situado en la calle de Alfonso Gómez, 15 (Madrid - 28037), que identifica con la marca nº 014285902 FANÁTICO CAFÉ ® (marca con respecto a la cual ejercita la acción de infracción marcaria), la cual utiliza en el rótulo de dicho establecimiento, así como en su sitio web oficial: https://www.fanaticocafe.com, entre otros usos.

Así, FANÁTICO CAFÉ ® es una marca mixta de la sociedad RODRÍGUEZ Y MATEUS,

S.L. que designa los servicios de restauración prestados por la actora, registrada en la Unión Europea con número de registro 014285902, para los servicios de la clase 30 (pastelería y confitería, helados comestibles; café; té; cacao; sucedáneos del café) y de la clase 43 (servicios de restauración), y con el siguiente logo:

La Marca se caracteriza por el protagonismo incuestionable de la palabra FANÁTICO como denominación y por una tipografía consistente en letras mayúsculas. Asimismo, incluye una mención menor al término Café, la cual apenas tiene protagonismo en el conjunto, más allá de su consideración como término genérico que no debe tomarse en consideración en la comparativa.

Asimismo, dentro de dicho local, la demandante comercializa además de productos típicos de cualquier local de hostelería, el café que produce y que identifica con la marca mixta de la Unión Europea nº 014285861, registrada para los servicios de la clase 30 (pastelería y confitería, helados comestibles; café; té; cacao; sucedáneos del café) y de la clase 43 (servicios de restauración), lo que implica que el uso del término FANÁTICO es de nuevo protagonista en tanto el café que se sirve y se comercializa en el establecimiento se corresponde con la misma denominación.

Así, la Marca se utiliza para la designación del establecimiento de hostelería y para la correspondiente prestación de servicios de restauración. Por su lado, la marca "Fanático by Cafés La Mexicana" se utiliza para designar el tipo de café que se consume y se vende en el establecimiento y que se incluye en el empaquetado de los productos.

Recientemente, la actora ha tenido conocimiento, a través de los medios de comunicación, de que el demandado viene utilizando, sin su autorización, el signo extra registral "FANÁTICO" para designar los servicios de hostelería que presta en su local situado en Paseo de la Castellana, 43 (Madrid, 28046):

En este punto, es preciso notar que el demandado ha irrumpido en el mercado con la apertura de un establecimiento de hostelería en la localidad de Madrid en el que presta los mismos servicios de restauración, que identifica con un signo denominativa y semánticamente idéntico al que usa la actora en el mercado y. que ha sido protegido por la Marca de la que es titular y que, como se puede observar, presenta a su vez una tipografía muy similar.

En este sentido, con anterioridad a la interposición de la presente demanda, se ha requerido al demandado para que cese en el uso del signo infractor en tres ocasiones: la primera vez, con anterioridad a la inauguración del restaurante, el 10 de septiembre de 2021, y la segunda y tercera con posterioridad a la apertura de éste, el 30 de septiembre de 2021 y el 22 de noviembre de 2021.

Tras los requerimientos enviados, el 30 de noviembre de 2021, la representación legal del demandado solicitó en la OEPM el registro de las siguientes marcas en un claro reconocimiento de la infracción y de lo ilegítimo del uso del signo "FANÁTICO" en las circunstancias actuales:

-Marca denominativa nacional nº M4148631 "LARRUMBA FANÁTICO" para los servicios de la clase 43: servicios de restauración (alimentación) y hospedaje temporal. -Marca denominativa nacional nº M4148626 "GRUPO CARBÓN FANÁTICO" para los servicios de la clase 43: servicios de restauración (alimentación) y hospedaje temporal.

Lo expuesto implica un acto propio de reconocimiento de la infracción que, además, merece ser calificado de mala fe precisamente porque la solicitud de marcas fue efectuada tras los citados requerimientos de cese. En este punto, es preciso tener en cuenta que la adición de las palabras "LARRUMBA" o "GRUPO CARBÓN" en nada impedirán la confusión con la Marca de la actora, pues el centro de ambas solicitudes de marca es en ambos casos el término "FANÁTICO", porque ambas contienen la Marca de la demandante y en ningún caso los consumidores utilizarán una marca de tal extensión para referirse a un restaurante que, de hecho, ya se ha comunicado al público por su parte con el nombre de "FANATICO", marca que se está utilizando en la actualidad. Así, los consumidores omitirán las palabras añadidas al denominar al establecimiento, en ningún caso distintivas, por lo que el daño no sólo no desaparece, sino que será igualmente irreversible, lo que explica que el actor haya presentado las correspondientes oposiciones ante la OEPM.

Obsérvese al respecto que la página web de LARRUMBA en ningún caso incluye entre sus restaurantes a "FANÁTICO" y la página web del GRUPO CARBÓN hace referencia al restaurante, pero en ningún caso con la marca solicitada GRUPO CARBÓN FANÁTICO, sino de forma aislada y, por tanto, coincidente con la Marca de la que la actora es titular, lo que ocurre asimismo en sus redes sociales. Asimismo, la página web del GRUPO CARBÓN es accesible a través del nombre de dominio www.fanaticomadrid.com el cual, de nuevo, utiliza de una forma incuestionable la Marca.

La OEPM ha emitido dos resoluciones de fechas 14 y 21 de febrero de 2023, respectivamente, denegatorias a la contraparte de sendas solicitudes de registro de las marcas nacionales denominativas "LARRUMBA FANATICO" (Marca Nacional Nº 4148631) y "GRUPO CARBON FANATICO" (Marca Nacional Nº 4148626). Asimismo, la OEPM ha denegado el registro de la marca nacional figurativa "FANATICO GRUPO CARBÓN" (Marca Nacional Nº 4165915). Y, la Audiencia Provincia de Madrid, en Sentencia nº 113/2025, de 24 de abril y nº 260/24, de 26 de septiembre, ha desestimado los recursos de alzada interpuestos.

Además, estas 3 marcas del abogado Hervé Martínez-Bernal Fernández han sido transferidas a Jesús Ángel, administrador solidario de LA RUMBA GESTIÓN, S.L.

La situación que ha generado la interposición de la presente demanda viene dada no solo porque el demandado irrumpe en el mercado con un nombre idéntico a una marca registrada, sino por el caso omiso hecho de los requerimientos enviados por parte de la demandada solicitando el cese en el uso de dicho signo extra registral.

Este modo de proceder infringe nuestro ordenamiento jurídico, dado que el uso del término

"FANÁTICO" constituye un acto de violación de la Marca prioritaria FANÁTICO CAFÉ®, pues debido a la similitud gráfica y a la identidad fonética y conceptual entre ambos signos, así como a la identidad aplicativa, es susceptible de generar una grave confusión, sobre todo habida cuenta de que se trata de dos marcas que coinciden en el mismo sector y en la misma ciudad. Y, ha ocasionado al actor unos daños y perjuicios, por lo que además de la acción de infracción ex artículo 40 LM, abstención y remoción ejercitada ex artículo 41 LM, ejercita la acción de indemnización de daños y perjuicios ex artículo 42 LM, al amparo del artículo 43.2 b) LM.

La parte demandada pese a constar debidamente citada y con todas las advertencias legales que puede producir su inasistencia, no ha comparecido en debida forma para contestar a la pretensión efectuada de adverso, habiendo sido declarada en situación procesal de rebeldía.

Es de común conocimiento que la situación de rebeldía no puede ser considerada por el tribunal como un allanamiento a la demanda, sino que debe ser tratada como si tal conducta constituyera una verdadera oposición a la demanda efectuada de adverso, subsistiendo en la parte actora la carga de probar los hechos en que fundamenta su petición, y soportando la entidad demandada la ausencia de prueba que pudiera exonerarle de la misma.

Ahora bien, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 497.2 LEC ya hemos señalado en otros procedimientos que, la declaración en rebeldía no puede exigir un esfuerzo mayor al tribunal que la simple constatación de los hechos alegados en la demanda, de forma que solo se rechazarán las peticiones que sean irracionales y sin que los pronunciamientos, por ejemplo, en materia de marca renombrada, tengan más efectos que los que se produzcan dentro del litigo concreto.

En este sentido, a la vista de la prueba aportada se consideran acreditados los hechos narrados en la demanda, en los términos que a continuación se expondrá, por lo que se procederá a dictar sentencia estimatoria en la extensión solicitada de acuerdo con los pedimentos formulados por considerarse correctos los fundamentos de derecho en relación con los hechos alegados.

SEGUNDO.-Carácter de marca renombrada.

La SAP, Alicante, Sección 8ª, del 06 de julio de 2020 ( ROJ: SAP A 2397/2020 - ECLI:ES:APA:2020:2397 ), asunto "ÚNICO", recordaba que la distintividad desde el punto de vista extrínseco de la marca significa el grado de conocimiento del signo de la actora por el público interesado en ese tipo de producto. La Sentencia del Tribunal General de 1 de marzo de 2018 (asunto Shoe Branding Europe/EUIPO T- 629/16), al referirse a los requisitos de una marca renombrada declara: " 25 Para ser beneficiaria de la protección prevista en el artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.o 207/2009 , una marca registrada debe ser conocida por una parte significativa del público interesado por los productos o servicios amparados por ella [sentencia de 6 de febrero de 2007, Aktieselskabet af 21. november 2001/OAMI - TDK Kabushiki Kaisha (TDK), T-477/04 , EU:T:2007:35 , apartado 48; véase también, por analogía, la sentencia de 14 de septiembre de 1999,

General Motors, C-375/97 , EU:C:1999:408 , apartado 26].

26 Al examinar dicho requisito, se deben tomar en consideración todos los elementos pertinentes de los autos, en particular, la cuota de mercado que posee la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración de su uso, así como la importancia de las inversiones hechas por la empresa para promocionarla ( sentencia de 6 de febrero de 2007, TDK, T-477/04 , EU:T:2007:35 , apartado 49; véase también, por analogía, la sentencia de 14 de septiembre de 1999, General Motors, C-375/97 , EU:C:1999:408 , apartado 27)."

A estos efectos, hemos de tener en cuenta que una MUE puede ser renombrada si es conocida en una parte sustancial del territorio de la Unión y, esta parte sustancial puede coincidir con el territorio de un Estado como es España ( SSTJUE 6 de octubre de 2009, asunto C-301/07 y 3 de septiembre de 2015, asunto C-125/14). En particular, en el asunto C-32806 Fincas Tarragona [2007] de 22 de noviembre, el TJUE señalaba que el artículo 4, apartado 2, letra d), de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, debe interpretarse en el sentido de que la marca anterior debe ser notoriamente conocida en todo el territorio del Estado miembro de registro o en una parte sustancial de éste. De esta forma, en el par. 18 señalaba expresamente que el sentido dado comúnmente a los términos utilizados en la expresión «en un Estado miembro» se opone a que dicha expresión se aplique a una notoriedad limitada a una ciudad y su entorno que no constituirían, conjuntamente, una parte sustancial de un Estado miembro.

Por otra parte, como señalaba el Tribunal Supremo en el caso Maristas ( STS, Civil sección 1 del 23 de julio de 2012; ROJ: STS 6110/2012 - ECLI:ES:TS:2012:6110 ), no es necesario para que la marca goce de la consideración de "notoriamente conocida" que, además de serlo para una parte relevante del público interesado, los servicios o productos a los que se aplica sean de gran calidad o, debido a la fuerte inversión en publicidad, la marca transmita una imagen positiva. Lo esencial es que la marca sea conocida por una parte relevante del público interesado, sin perjuicio de que ello pueda venir determinado por la concurrencia de criterios cuantitativos y/o criterios cualitativos.

El Tribunal de Justicia ha señalado que el grado de conocimiento requerido debe considerarse alcanzado cuando una parte significativa del público interesado por los productos y servicios amparados por la marca conoce esta marca, añadiendo que ni la letra ni el espíritu del artículo 5, apartado 2 de la Directiva, permiten exigir el conocimiento de la marca por un determinado porcentaje del público" (Asunto C-375/97 General Motors [1999] de 14 de septiembre). Dos cuestiones son importantes. La primera, que el Tribunal de Justicia no ha definido con mayor precisión que la señalada el término "proporción significativa". La segunda, que se ha rechazado fijar un determinado porcentaje del público, por lo que se desaconseja la utilización de criterios fijos de aplicación general, dado que un grado de conocimiento predefinido, tomado aisladamente, puede no ser el más apropiado para una evaluación realista del renombre la notoriedad (Directrices EUIPO Parte C, Oposición, sección 5, 3.1.2.1, -2021-). No obstante, lo anterior, ello no significa que un determinado porcentaje carezca de cualquier interés. Bien por ser muy elevado, lo que sirve para acreditar el conocimiento, bien por ser muy bajo, lo que excluye su conocimiento por una parte significativa del público interesado. Con todo, hemos de ser cautelosos, puesto que como afirma la EUIPO cuando "los productos o servicios interesen a grupos de consumidores muy pequeños, este tamaño reducido del mercado total implica que una proporción significativa del mismo también será reducida en cifras absolutas". Finalmente, distintividad por el uso no implica renombre. Para la primera no es necesario un umbral mínimo que sí se exige para el segundo. De ahí que la mera inversión en campañas promocionales o en publicidad, pueda suponer que la marca haya adquirido un fuere carácter distintivo por el uso y, sin embargo, no haya adquirido renombre (EUIPO, Asunto Mandarino/Mandarina Duck, res 21/4/2010, R 1054/2007-44)

El público interesado no está compuesto únicamente por los compradores actuales, sino también por los compradores potenciales , así como a los miembros del público que solamente entran en contacto indirectamente con la marca, en la medida en que tales grupos de consumidores puedan ser también destinatarios de los productos en cuestión. Y, en este sentido, se ha señalado que el público interesado es el público en general, por ejemplo, en relación con agua mineral (Asunto MATTONI (fig.) 04/08/2011, R 1265/2010-2), preparaciones medicinales para el tratamiento de la disfunción sexual (Asunto SEXIALIS / CIALIS et al. 15/09/2011, R 2100/2010-1) , productos farmacéuticos para el tratamiento de las arrugas (Asunto C-100/11 Botolist/Botocyl [2012] de 10 de mayo).

Se suscita la cuestión de si los productos amparados por la marca interesan a varios grupos de compradores con diferentes perfiles. En tales casos, la cuestión radica en determinar si el renombre debe valorarse dentro de cada grupo por separado o si debe abarcar todos los tipos de compradores. La cuestión es relevante por cuanto la percepción del producto puede ser diferente en diferentes eslabones de la cadena de distribución, de forma que, en alguno de esos eslabones el producto haya podido alcanzar un conocimiento por parte de una parte significativa de dicho escalón, aunque dicho conocimiento no se haya alcanzado en otros eslabones. A priori, no podemos excluir que el renombre se alcance solo a uno de grupos de compradores, cuando una parte significativa de compradores de ese grupo conoce la marca y la vincula con los productos o servicios que ampara. Ahora bien, ello debe ser, consideramos, tratado con cierta cautela, dado que un exceso en la delimitación del público interesado puede distorsionar el grado de conocimiento que se tiene, en realidad, de la marca.

El carácter renombrado debe predicarse de la marca para los productos y servicios para los que se encuentra registrada y no de la familia, gozando como tal renombre cada marca individualmente considerada, lo que no tiene que suceder necesariamente con la familia. Cuestión distinta es que el elemento que sirve de unión a la familia de marcas haya adquirido una elevada distintividad por el uso hasta tal punto que el público relevante asocia el renombre también con el elemento que sirve de unión a la familia de marcas (EUIPO McDonald's International Property Company, Ltd. / McDreams Hotel GmbH de 18 de abril de 2018 ( asunto R 972/2017).

Ello no quiere decir que la existencia de una familia de marcas carezca de importancia alguna. Recordemos que la existencia de una familia de marcas puede influir en la apreciación del riesgo de confusión, aunque no para apreciar la similitud entre los signos (véase Asunto C- 552/09 P - Ferrero/OAMI [2011] de 24 de marzo (ECLI: EU:C:2011:177) así como la la SAP Alicante Civil sección 8 del 25 de febrero de 2020 ( ROJ: SAP A 301/2020 - ECLI:ES:APA:2020:301 ). En el caso de la marca renombrada, puede reforzar el vínculo que se puede establecer entre la marca renombrada y el signo impugnado (T428/18 McDreams Hotel GmbH [2019] de 10 de octubre).

En relación a la prueba del renombre, ni las resoluciones administrativas ni las resoluciones judiciales que se hayan podido dictar en procedimientos anteriores son vinculantes para los Tribunales de Marca de la Unión Europea. Ahora bien, ello no quiere decir que los argumentos esgrimidos en las mismas no hayan de ser tenidos en cuenta, ni que no pueda argumentarse en torno a los mismos, pero debe recordarse que el renombre deberá ser acreditado en cada caso si bien tales resoluciones pueden constituir la base fáctica del razonamiento posterior. Sí que es cierto que, en algún caso, hemos reconocido el renombre sin necesidad de mayores esfuerzos argumentativos dada la intensidad del renombre de la marca (Caso Mercedes-Benz- SJM Alicante, a 02 de julio de 2022 - ROJ: SJM A 11696/2022; Caso Vega Sicilia- SJM Alicante, a 27 de abril de 2022-ROJ:SJM A 12895/2022).

Esta posición queda confirmada por la STGUE en T-492/20, S. Tous, S. L. [2021] de 7 de julio de 2021 (ECLI:EU:T:2021:413) en la que se reconoce el valor de las sentencias que se hubieran podido dictar con anterioridad en relación con el signo y los productos o servicios para los que se encuentra registrado si bien ello no ha de impedir la valoración del conjunto de pruebas aportadas. En este sentido, recordemos que el Tribuna General declara la carencia de fuerza probatoria de las sentencias aportadas, pero no por el hecho de que las mismas carezcan de virtualidad probatoria, sino por un defecto de traducción al alemán que era la lengua del procedimiento. En efecto, el Tribunal advierte que solo se tradujo bien una pequeña parte de esas resoluciones, bien nada en absoluto. De esta forma, los fragmentos traducidos no indican cuáles eran las marcas en conflicto, en qué pruebas se basaron esas resoluciones ni respecto de qué productos o servicios se declaró acreditado el renombre.

Sentadas las anteriores consideraciones, en el caso que nos ocupa, la parte actora no ha invocado el carácter renombrado de su marca o familia de marcas, sino que ha hecho referencia al enorme esfuerzo económico realizado por esta para crear dicha familia de marcas y, su reputación.

Reputación y renombre no son conceptos similares, aunque sí que están relacionados. La reputación se refiere a la percepción que los clientes tienen sobre una marca, basada en sus experiencias y opiniones, mientras que el renombre es más bien el reconocimiento generalizado de una marca y su influencia en el mercado.

En cualquier caso, teniendo en cuenta las reglas de la carga de la prueba, conforme al artículo 217 LEC, la parte actora no ha desplegado actividad probatoria alguna tendente a acreditar el renombre de la marca/familia marcas de la que es titular, por lo que no puede gozar de la protección reforzada o especial de las marcas notorias o renombradas registradas.

TERCERO.- Infracción de marca/riesgo de confusión.

El artículo 9 del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017 dispone que el titular de esta estará facultado para prohibir a cualquier tercero, sin su consentimiento, el uso en el tráfico económico de cualquier signo en relación con productos o servicios cuando:

a)el signo sea idéntico a la marca de la Unión y se utilice en relación con productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca de la Unión esté registrada;

b)el signo sea idéntico o similar a la marca de la Unión y se utilice en relación con productos o servicios idénticos o similares a los productos o servicios para los cuales la marca de la Unión esté registrada, si existe un riesgo de confusión por parte del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca;

c)el signo sea idéntico o similar a la marca de la Unión, independientemente de si se utiliza en relación con productos o servicios que sean idénticos o sean o no similares a aquellos para los que la marca de la Unión esté registrada, si esta goza de renombre en la Unión y si con el uso sin justa causa del signo se obtiene una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca de la Unión o es perjudicial para dicho carácter distintivo o dicho renombre.

En los casos en los que se cumplan los requisitos del apartado 2 de artículo 9, al titular se le faculta, en particular, para prohibir:

a)colocar el signo en los productos o en su embalaje;

b)ofrecer los productos, comercializarlos o almacenarlos con dichos fines, u ofrecer o prestar servicios, con el signo;

c)importar o exportar los productos con el signo;

d)utilizar el signo como nombre comercial o denominación social, o como parte de un nombre comercial o una denominación social;

e)utilizar el signo en documentos mercantiles y publicidad;

f)utilizar el signo en publicidad comparativa, de una manera contraria a la Directiva 2006/114 /CE.

El fundamento de la anterior prohibición es garantizar la protección al titular de derechos marcarios que pretende distinguir en el mercado los productos o servicios de su empresa de los de otras, y la protección de los consumidores que comparan las marcas existentes en el mercado con solicitudes posteriores con el fin de evitar el riesgo de confusión. En definitiva, se trata de proteger las funciones esenciales de la marca, entre la que se encuentra, con carácter principal aunque no exclusivo, la función indicadora del origen de los productos.

En cuanto al riesgo de confusión, en la STS, Civil sección 1 del 18 de enero de 2017 ( ROJ: STS 63/2017 - ECLI:ES:TS:2017:63), asunto "Badtoro", el Tribunal Supremo español, recogiendo la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sintetizaba los parámetros relevantes del juicio de confusión marcaria:

«i) "El riesgo de confusión consiste en el de que el público pueda creer que los productos o servicios identificados con los signos que se confrontan proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas, dado que el riesgo de asociación no es una alternativa a aquel, sino que sirve para precisar su alcance" [ Sentencia núm. 119/2010, de 18 de marzo , con cita de la STJUE de 22 de junio de 1.999 ( C-342/97 ), Lloyd c. Klijsen].

»ii) "La determinación concreta del riesgo de confusión debe efectuarse en consideración a la impresión de conjunto de los signos en liza producida en el consumidor medio de la categoría de productos, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, teniendo en cuenta el grado de similitud gráfica, fonética y conceptual, en particular, los elementos dominantes" [ Sentencia núm. 777/2010, de 9 de diciembre , con cita de las SSTJUE de 11 de noviembre de 1.997 ( C-251/95 ), Sabel c. Puma , y de 22 de junio de 1.999 ( C-342/97 ), Lloyd c. Klijsen; y de las Sentencias de esta Sala núms. 427/2008, de 28 de mayo , 838/2008, de 6 de octubre , 225/2009, de 30 de marzo , 569/2009, de 22 de julio , 827/2009, de 4 de enero de 2010 , 72/2010, de 4 de marzo y 364/2010, de 2 de junio

].

»iii) De este modo, "el riesgo de confusión debe ser investigado globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes" [ Sentencia 777/2010, de 9 de diciembre , con cita de las SSTJUE de 11 de noviembre de 1.997 ( C-251/95 ), Sabel c. Puma ; de 22 de junio de 1.999 ( C-342/97 ), Lloyd c. Klijsen; y de 22 de junio de 2.000 ( C-425/98 ), Mode c. Adidas; y de las Sentencias de esta Sala núms. 225/2009, de 30 de marzo , 569/2009, de 22 de julio , 827/2009, de 4 de enero de 2010 , 72/2010, de 4 de marzo y 364/2010, de 2 de junio ]. Depende, "en particular, del conocimiento de la marca en el mercado, de la asociación que puede hacerse de ella con el signo utilizado (...), del grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios designados" [ STJUE de 11 de noviembre de 1.997 ( C-251/95 ), Sabel c. Puma].

»iv) En la valoración global de tales factores ha de buscarse un cierto nivel de compensación, dada la interdependencia entre los mismos, y en particular entre la similitud de las marcas y la semejanza entre los productos o los servicios designados: "así, un bajo grado de similitud entre los productos o los servicios designados puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa" ( STJUE de 29 de septiembre de 1998 ( C-39/97 ), Canon c. Metro).

»v) A los efectos de esta apreciación global, se supone que el consumidor medio de la categoría de productos considerada es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. No obstante, debe tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada [ STJUE de 22 de junio de 1.999 ( C342/97 ), Lloyd c. Klijsen].

»vi) Pero, esta exigencia "de una visión de conjunto, fundada singularmente en que el consumidor medio las percibe como un todo, sin detenerse a examinar sus diferentes detalles, (...) no excluye el estudio analítico y comparativo de los elementos integrantes de los respectivos signos en orden a evaluar la distinta importancia en relación con las circunstancias del caso, pues pueden existir elementos distintivos y dominantes que inciden en la percepción del consumidor conformando la impresión comercial. Lo que se prohíbe es la desintegración artificial; y no cabe descomponer la unidad cuando la estructura prevalezca sobre sus componentes parciales" (Sentencia núm. 777/2010, de 9 de diciembre)».

Por tanto, la determinación concreta del riesgo de confusión debe efectuarse en consideración a la impresión de conjunto de los signos en liza producida en el consumidor medio de la categoría de productos, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, teniendo en cuenta el grado de similitud gráfica, fonética y conceptual, en particular, los elementos dominantes. No obstante, debe tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada ( C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, [1999] de 22 de junio -ECLI: EU:C:1999:323-

).

En definitiva, como señala la Sentencia nº 1410/2018, de 24 de octubre, del Tribunal Supremo-Sala de lo Contencioso-Administrativo (nº recurso 5395/2017), en la protección de toda marca registrada conforme al artículo 6 de la LM se parte de la existencia de identidad o similitud entre los signos, así como entre los productos o servicios y la existencia de un riesgo de confusión o asociación con la marca anterior. Por el contrario, en la protección especial de las marcas notorias o renombradas registradas se exige la identidad o similitud entre los signos, no se requiere la similitud entre productos o servicios, y se exige una conexión. La aplicación del artículo 8.1 de la LM requiere que la similitud o semejanza de las marcas que se oponen indique una conexión entre los productos o servicios amparados por la misma y evoque en el consumidor medio un vínculo empresarial entre ellas. Para determinar la existencia de un vínculo entre marcas, es preciso que se evidencie la existencia de un cierto grado de asociación, aunque no sea el grado exigido para la aplicación del artículo 6.1 b) de la Ley.

En concreto, la citada Sentencia, dice textualmente en los fundamentos jurídicos quinto y sexto : QUINTO.- La decisión del recurso.

1. En la protección de toda marca registrada conforme al artículo 6 LM se parte de la existencia de identidad o similitud entre los signos, así como entre los productos o servicios y la existencia de un riesgo de confusión o asociación con la marca anterior. Por el contrario en la protección especial de las marcas notorias o renombradas registradas se exige la identidad o similitud entre los signos, no se requiere la similitud entre productos o servicios, y se exige una conexión.

Así el artículo 8.1 LM establece que "No podrá registrarse como marca un signo que sea idéntico o semejante a una marca o nombre comercial anteriores aunque se solicite su registro para productos o servicios que no sean similares a los protegidos por dichos signos anteriores cuando, por ser éstos notorios o renombrados en España, el uso de esa marca pueda indicar una conexión entre los productos o servicios amparados por la misma y el titular de aquellos signos o, en general, cuando ese uso, realizado sin justa causa, pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dichos signos anteriores".

2. Sobre el riesgo de vinculación con las marcas notorias cabe acudir a la reciente sentencia de esta Sala de 26 de febrero de 2018 -recurso de casación núm. 1153/2016 - sobre la marca "Cerveza Estrella de Madrid" a la que se oponían - también del sector de la comercialización de cervezas- las titulares de "Estrella Galicia" o "Estrella Madrid", en la que se razona:

" La discrepancia surge por cuanto la sentencia impugnada entiende que es necesario que exista un riesgo de confusión o asociación entre la marca solicitante y la opuesta. Por el contrario, las empresas recurrentes consideran que no era necesario apreciar una similitud tal que determinase un riesgo de confusión entre las marcas notorias y la solicitante sino que bastaba un grado de similitud que, pese a ser ligero, fuese suficiente para que el público estableciese un vínculo entre los distintivos que permitiese aprovecharse indebidamente de la reputación de las marcas notorias inscritas.

La jurisprudencia de esta Sala ha venido sosteniendo -en tal sentido STS, de 21 de julio de 2015 (rec.3082/2013 ) entre otras - que las marcas notorias tienen una protección reforzada en dos aspectos: por un lado, el criterio sobre el riesgo de confusión y asociación con los signos notorios ha de ser más riguroso, puesto que el amplio conocimiento de las marcas notorias por parte del público consumidor puede hacer que signos relativamente diferentes sean sin embargo confundidos o asociados con ellos, precisamente por su amplia difusión y conocimiento; por otro lado y como consecuencia de lo anterior, la marca notoria recibe su protección más allá del estricto ámbito comercial al que pertenece - tanto más allá cuanto más notorio-, hasta llegar a una protección general en el caso de las marcas renombradas.

Ciertamente cuando se trata de marcas notorias no es exigible un riesgo de confusión entre las marcas contrapuestas, entendido como la posibilidad de que el consumidor crea estar comprando o consumiendo el producto amparado por la marca prioritaria, lo que se intenta evitar es que exista un riesgo de asociación o vinculación que haga pensar al consumidor medio que ambos productos, aun diferentes, tienen un mismo origen empresarial, aprovechándose así del prestigio y reputación ganados.

En tal sentido la STJUE de 22 de septiembre de 2011 (Asunto C-323/09 ) afirma que ""[...] en lo tocante al alcance de la protección conferida a los titulares de marcas de renombre, del tenor de las citadas disposiciones se desprende que los titulares de esas marcas están facultados para prohibir el uso por terceros, en el tráfico económico, de signos idénticos o similares a éstos, sin su consentimiento y sin justa causa, cuando ese uso se aproveche indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de las mencionadas marcas o menoscabe su carácter distintivo o su notoriedad.

[...] El ejercicio de ese derecho por el titular de la marca de renombre no exige que exista riesgo de confusión entre el público pertinente ( sentencias antes citadas Adidas-Salomon y Adidas Benelux, apartado 31, y de 18 de junio de 2009, L'Oréal y otros, apartado 36). Por otra parte, en la medida en que los artículos 5, apartado 2, de la Directiva 89/104 y 9, apartado 1, letra c), del Reglamento n.º 40/94 determinan que la marca controvertida y el signo utilizado por el tercero deben presentar un cierto grado de similitud [...]"", Por ello, ya en la STS de 19 de diciembre de 2008 (rec. 5602/2006 ) se afirmaba que ""La interpretación según la cual, si no existe riesgo de confusión o asociación entre los signos no cabe hablar de aprovechamiento indebido de la reputación de otros signos o medios registrados, ha sido matizada no sólo por esta Sala sino también por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas que, en las sentencias dictadas en los Asuntos C-408/01 ADIDAS- y C-375/97 -GENERAL MOTORS CORPORATION/YPLON, S.A.-, en relación con las marcas renombradas, pero en una doctrina trasladable dentro de su ámbito a la marca notoria, considera que no es exigible que el consumidor confunda o asocie las marcas para apreciar dicho aprovechamiento, sino que considera suficiente que el consumidor establezca un vínculo entre el signo y la marca, siempre que la conozca una parte significativa del público interesado por los productos o servicios amparados por ella"".

Y en dicha sentencia se concluía ""[...] Es decir, la protección reforzada de la marca notoria actúa no sólo cuando existe riesgo de confusión o de asociación sino también en aquellos supuestos en que la aspirante evoque, sugiera, insinúe o recuerde a la obstaculizadora de tal manera que pueda presumirse la concurrencia de un aprovechamiento indebido de aquélla"".

Ello implica que también cuando la confrontación se produce con marcas notorias se precisa que el distintivo que se pretende inscribir evoque o recuerde al que se viene utilizando por éstas últimas, pues en caso contrario no existiría ese riesgo de asociación o vinculación entre la marca cuya inscripción se solicita y el origen empresarial de la marca notoria. Y en ese sentido debe entenderse lo afirmado en la STS n.º 1658/2016, de 6 de julio de 2016 (rec. 3712/2015 ) al señalar ""En efecto, una cosa es que dicho riesgo haya de ser apreciado con tanto más rigor cuanto más conocida sea la marca prioritaria, y otra que no sea preciso dicho riesgo para protegerla, lo que carecería de sentido. Así, la protección de toda marca prioritaria, incluso notoria o renombrada, se asienta sobre un riesgo cierto de confusión o asociación con ella, más o menos intenso, pero sin el cual no sería precisa la protección"" ".

3. La sentencia del TJUE de 27 de noviembre de 2008 (asunto C-252/07 Intel) citada por las partes señala los factores a tener en cuenta para determinar si existe o no un vínculo:

" 41. La existencia de un vínculo de ese tipo debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta la totalidad de los factores pertinentes en cada caso (véanse, en relación con el artículo 5, apartado 2, de la Directiva, las sentencias antes citadas Adidas-Salomon y Adidas Benelux, apartado 30, así como adidas y adidas Benelux, apartado 42).

42. Entre tales factores cabe citar:

- el grado de similitud entre las marcas en conflicto;

- la naturaleza de los productos o servicios para los que se registraron respectivamente las marcas en conflicto, incluido el grado de proximidad o de diferenciación entre dichos productos o servicios, así como el público relevante;

- la intensidad del renombre de la marca anterior;

- la fuerza del carácter distintivo de la marca anterior, bien sea intrínseca o adquirida por el uso;

- la existencia de un riesgo de confusión por parte del público".

4. Es cierto que existe parecido entre los signos en conflicto "Sueldo de tu vida" y la marca prioritaria oponente "Un sueldo para toda la vida". Sin embargo este parecido no es en sí mismo suficiente para justificar la denegación de esta marca en las clases no relacionadas con la 35, es decir no es suficiente para activar la aplicación del artículo 8.1. Es además necesario un vínculo o conexión como requiere dicho precepto.

Aquí no cabe entender que existe un uso que modifique el comportamiento económico del consumidor, sino que lo que existe es un uso de una marca con términos altamente descriptivos que tienen que ser necesariamente usados de manera muy similar por cualquier competidor si quiere poder competir en el mercado.

La infracción del artículo 8.1 requiere, no necesariamente un riesgo de confusión, pero sí que exista un parecido objetivo entre los signos y además una conexión o vínculo. Y que la existencia de este vínculo debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta la totalidad de los factores pertinentes en cada caso, y que son los que recoge el párrafo 42 de la STJUE que se acaba de citar.

5. En la citada sentencia de esta Sala de 26 de febrero de 2018 -recurso de casación núm. 1153/2016 - se destaca: "Ciertamente cuando se trata de marcas notorias no es exigible un riesgo de confusión entre las marcas contrapuestas, entendido como la posibilidad de que el consumidor crea estar comprando o consumiendo el producto amparado por la marca prioritaria, lo que se intenta evitar es que exista un riesgo de asociación o vinculación que haga pensar al consumidor medio que ambos productos, aun diferentes, tienen un mismo origen empresarial, aprovechándose así del prestigio y reputación ganados", y añade: "la protección de toda marca prioritaria, incluso notoria o renombrada, se asienta sobre un riesgo cierto de confusión o asociación con ella, más o menos intenso, pero sin el cual no sería precisa la protección".

Para que sea de aplicación el artículo 8 LM , no es necesario que exista un riesgo de confusión, entendiendo por riesgo de confusión la posibilidad de que el público consumidor tome una marca por otra, pero sí se exige un riesgo de asociación, equiparando este denominado riesgo de asociación al vínculo al que hace referencia la jurisprudencia comunitaria, entendido como el riesgo de que el público consumidor pueda considerar que los productos amparados por la marca neófita tienen el mismo origen empresarial que los protegidos por la prioritaria y notoria.

6. Cuando la sentencia de instancia señala que no existe riesgo de aprovechamiento indebido de la reputación del signo registrado ya que no hay riesgo de confusión o de asociación sobre el origen empresarial de los signos, lo que está diciendo es que entre los signos comparados no se produce ese necesario "vínculo", al que hace referencia la jurisprudencia comunitaria para que entre a operar el artículo 8 LM .

La sentencia de instancia cuando habla de riesgo de confusión no se refiere a la posibilidad de que una marca sea tomada por otra (riesgo de confusión exigido por el artículo 6.1 LM ), sino a la posibilidad de que los signos puedan ser asociados, es decir, vinculados respecto a su origen empresarial, que exista entre los signos el vínculo al que hace alusión la jurisprudencia Europea y la sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo citadas por la recurrente o la conexión entre los productos o servicios amparados por la marca de nueva solicitud y el titular de la marca prioritaria y notoria a la que hace referencia el artículo 8.1 LM .

La propia sentencia de la Sala Primera de este Tribunal de 2 de febrero de 2017 , reseña que "el hecho de que la marca posterior evoque la marca anterior al consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, equivale a la existencia de dicho vinculo", y añade: "Es decir, la confusión en sentido amplio o riesgo de asociación, incluye aquellos supuestos en que se induce a creer que entre la persona que emplea el signo cuestionado y el titular de la marca anterior existe un vínculo económico o jurídico (en particular, concesión de licencias) que autorizan su uso".

Así, existe un vínculo entre los signos cuando el consumidor los asocia respeto a su origen empresarial.

El vínculo exigido para la aplicación del artículo 8.1 LM , es el riesgo de asociación respecto al origen empresarial que la sentencia de instancia reconoce como inexistente en el caso de las marcas implicadas.

7. Para apreciar la existencia o no de este vínculo se ha de atender entre otros factores, a la naturaleza de los productos o servicios para los que se registraron las marcas en conflicto y a la existencia de un riesgo de confusión por parte del público consumidor. Aun cuando para apreciar la concurrencia del artículo 8 LM no se requiera la identidad de productos o servicios protegidos, exigencia que sí opera en el artículo 6.1.b) de la Ley, si se requiere examinar el grado de proximidad entre los productos o servicios protegidos por la impugnada y los amparados por la marca concedida y notoria y que la protección de las marcas notorias no es absoluta, sino que se sigue exigiendo, no identidad de productos o servicios, pero sí un cierto riesgo de confusión.

Aquí entendemos que no cabe apreciar que con respecto a los productos y servicios que con la misma se amparan en las clases 16 y 41, su registro pueda implicar un aprovechamiento de la notoriedad o distintividad de la marca oponente. Parece evidente, respecto a los campos reseñados (juego uno, y productos alimenticios, otro), que nada puede hacer pensar que se trate de productos procedentes de un mismo origen empresarial o de empresas vinculadas, con aprovechamiento de su reputación. En este sentido y, a sensu contrario, la tantas veces citada sentencia de 26 de febrero de 2018.

8. Acudiendo de nuevo a la sentencia de la Sala Primera de 2 de junio de 2017 "para que exista infracción es necesario que mediante la evocación de la marca notoria, el empleo del signo controvertido conlleve un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca o perjudique su distintividad o notoriedad", lo que no ha resultado acreditado.

9. La marca "Un sueldo para toda la vida" es una marca que, recoge la sentencia recurrida, ha sido reconocida como notoria, pero no puede considerarse como renombrada y, reiteramos, no ha quedado tampoco acreditado que por parte de la ONCE haya existido aprovechamiento de su reputación o menoscabo de la notoriedad o distintividad. En este sentido la citada sentencia de la Sala Primera de 2 de febrero de 2017 concluía: "No cabe olvidar que las marcas de la recurrente son notorias, pero no renombradas, y no se ha declarado acreditado que por parte de la demandada haya existido aprovechamiento de su reputación, ni que la marca de la demandada haya menoscabado la mencionada notoriedad, ni su prestigio, ni la distintividad de tales marcas".

Procede, en consecuencia, rechazar el recurso de casación.

SEXTO.- La fijación de la doctrina.

Conforme a los anteriores razonamientos debe fijarse la siguiente doctrina.

La aplicación del artículo 8.1 LM requiere que la similitud o semejanza de las marcas que se oponen indique una conexión entre los productos o servicios amparados por la misma y evoque en el consumidor medio un vínculo (jurídico o económico) entre ellas.

Para determinar la existencia de un vínculo (jurídico o económico) entre marcas, es preciso que se evidencie la existencia de un cierto riesgo de asociación, aunque no sea en el grado exigido para la aplicación del artículo 6.1.b) de la Ley de Marcas .

Pues bien, trasladando la anterior doctrina jurisprudencial al caso que nos ocupa y, teniendo en cuenta que, como se ha sentado en el fundamento de derecho precedente, en este supuesto, no nos encontramos ante una marca renombrada, en aras acreditar la infracción alegada por la actora, esta debe probar la existencia de identidad o similitud entre los signos, así como entre los productos o servicios y la existencia de un riesgo de confusión o asociación con la marca anterior. Y, teniendo en cuenta las reglas de la carga de la prueba, ha quedado acredita en este sentido, la pretensión actora.

La parte actora con la numerosa prueba documental aportada, ha acreditado que, en primer lugar, hace uso de sus marcas registradas, siendo la piedra angular de las mismas, el término FANÁTICO, que la demandada ha hecho uso del término FANÁTICO para ofrecer el mismo tipo de productos, ya que al fin y al cabo, nos encontramos ante establecimientos de restauración, en los que se sirve café, comida, etc; y ello con independencia de que en el caso de la demandante esté enfocado más a cafetería y, en el de demandada a restaurante, toda vez que, nos encontramos en el mismo sector de actividad, el público destinatario es idéntico y, además, se encuentran ambos establecimientos en la misma ciudad- Madrid-.

El riesgo de confusión y/o asociación es claro, la demandada ha reproducido el término FANÁTICO. La similitud gráfica, conceptual, fonética y visual es latente.

Y, ello aparece corroborado con el estudio de demométrica realizado por don Ceferino (documento nº 21 ramo prueba parte actora), con el informe pericial de don Claudio, acompañado como documento nº 6 al escrito de demandada y con las resoluciones de la OEPM ( documento nº 23, 24 ramo prueba parte actora) de fechas 14 y 21 de febrero de 2023, respectivamente, denegatorias a la contraparte de las solicitudes de registro de las marcas nacionales denominativas "LARRUMBA FANATICO" (Marca Nacional Nº 4148631) y "GRUPO CARBON FANATICO" (Marca Nacional Nº 4148626). Asimismo, la OEPM ha denegado el registro de la marca nacional figurativa "FANATICO GRUPO CARBÓN" (Marca Nacional Nº 4165915).

En dichas resoluciones, de manera textual la OEPM dice: 3. DECISIÓN SOBRE EL

RIESGO DE CONFUSIÓN CON LA MARCA OPONENTE A 14285902 FANÁTICO CAFÉ

En lo que respecta a la aplicación del art. 6.1.b) de la Ley de Marcas (Ley 17/2001, de 7 de diciembre ), alegado en el formulario de oposición, se procede a analizar el riesgo de confusión respecto entre el signo prioritario y la marca solicitada. Para ello se realiza un estudio comparativo de los signos y de su ámbito aplicativo. Se considera que concurre en el presente caso una práctica identidad denominativa, ya que la marca solicitada incorpora completamente la marca oponente. Si bien el signo ahora solicitado incorpora el término "Larrumba", se considera que la adición de tal término no es suficiente como para contrarrestar la coincidencia precitada. Todo ello unido al hecho de que ambos signos coinciden en su ámbito aplicativo y, a pesar de que a los efectos de esta oposición, el signo oponente se considera registrado sólo para "servicios de cafetería" (clase 43), mientras que el solicitado se enmarca en los "servicios de restauración" (clase 43), se entiende que el público destinatario es el mismo y el consumidor podrá considerar que concurre un vínculo mercantil, concurriendo por ello riesgo de confusión y/o asociación entre los signos, siendo de aplicación el art. 6.1.b) de la Ley de Marcas . Por ello, se procede a la denegación de la marca solicitada.

Y, la propia Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid nº 260/24, de 26 de septiembre, por la que se desestima el recurso interpuesto por el procurador don Fernando Ruiz de Velasco Martínez de Ercilla en nombre y representación de DON Jesús Ángel contra la resolución del Director General de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 19 de diciembre de 2023, desestimatoria del recurso de alzada entablado contra la resolución dictada el 14 de febrero de 2023 y, dispone textualmente en su FJ2º: (...) En el caso que nos ocupa, a la vista de los servicios para los que se solicita la marca, servicios de restauración y cafetería, el público destinatario es el público en general, que se supone que es un consumidor medio de la categoría de productos o servicios considerada, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz.

Desde el punto de vista visual, los signos enfrentados presentan similitudes.

En el caso de autos la marca solicitada es una marca denominativa compuesta de dos palabras: LARRUMBA FANATICO, mientras que la marca oponente es una marca figurativa cuya parte denominativa está integrada también por dos palabras: FANÁTICO Café.

La palabra café para los servicios de cafetería es puramente genérica y los elementos gráficos de la marca de la oponente carecen de relevancia al ser un mero cuadrado sombreado en el que se incluye la parte denominativa y dos largos guiones entre los que se sitúa la palabra café.

Prescindiendo de estos elementos no distintivos de la marca de la oponente, apreciamos similitud visual porque aun cuando la marca solicitada se integra por dos palabras, esta diferencia se compensa por el hecho de que el vocablo FANÁTICO es común a los dos signos y constituye la reproducción de la marca anterior.

Como destaca la jurisprudencia comunitaria, sentencia del Tribunal General de 20 de enero de 2010, Nokia/OHMI-Medion (LIFE BLOG), T-460/07 , apartado 63, con cita de la sentencia de ese mismo Tribunal de 2 de diciembre de 2008, Harman International Industries/OAMI/ Becker (Bárbara Becker), T-212/07 , apartado 37 y de la sentencia del Tribunal de Justicia de 6 de octubre de 2005, MEDION, C-120/04 , apartados 30 y 37, cuando una marca compuesta esté formada mediante la yuxtaposición de un elemento y de otra marca, esta última marca puede ocupar una posición distintiva y autónoma en la marca compuesta, aun cuando no sea el elemento dominante en la marca compuesta. En tal caso, la marca compuesta y esta otra marca pueden considerarse similares.

En el presente asunto, aun cuando en la marca solicitada no pueda reconocerse como dominante al término FANÁTICO al considerarse igualmente relevante LARRUMBA y estar ubicado en segundo lugar, conserva una posición distintiva y autónoma en la marca solicitada, siendo, además, el que más fácilmente recordará el público al ser el único que tiene propiamente significado.

Desde el punto de vista conceptual, existe una elevada similitud. LARRUMBA carece de significado y hay plena coincidencia en el término FANÁTICO, que el público identificará con el significado de entusiasmado exageradamente por algo.

No compartimos la opinión del impugnante de que el término FANÁTICO tiene carácter genérico sin capacidad distintiva propia y que su función es modular al sustantivo al que acompaña: Café, en el caso de la marca oponente y LARRUMBA, en el supuesto de la marca solicitada.

De este modo considera la recurrente que la marca de la oponente evocará al concepto de fanático o entusiasta del café y la solicitada al grupo Larrumba que explota diversos restaurantes.

El término FANÁTICO no es un término genérico ni descriptivo para los servicios de cafetería. Parece querer afirmar el recurrente que solo tienen carácter distintivo los términos de fantasía, lo que no se acomoda a la realidad. Que la palabra fanático sea una palabra con significado no implica que no tenga carácter distintivo para productos o servicios que no guardan relación alguna con el significado de ese término.

El público relevante, por otra parte, ante el signo oponente que incluye las palabras FANÁTICO y Café, no se representará una persona fanática o muy entusiasta del café, sino que identificará Café con el tipo de establecimiento y FANÁTICO con la marca de los servicios que se prestan.

Tampoco consideramos que ante el signo solicitado el público relevante se represente a un entusiasta de los restaurantes del Grupo Larrumba. No consta que el público en general, que es el público relevante, conozca al grupo empresarial que explota determinados restaurantes y, lo más que puede conocer serían las marcas bajo las que se explotan esos restaurantes.

Por último, apreciamos cierta similitud fonética. Los dos signos se pronuncian de modo distinto en tanto que en el solicitado se incluye la palabra LARRUMBA, ausente en la prioritaria. Sin embargo, por la identidad del segundo vocablo de la marca solicitada con el vocablo distintivo de la marca anterior, que se pronuncian de la misma manera (sobre lo que no se ha hecho cuestión pese a la falta de tilde en la palabra FANATICO de la marca solicitada que, de todos modos, se leería por el público relevante como FANÁTICO), existe una cierta semejanza fonética entre los dos signos tomados en su conjunto.

Como consecuencia de lo hasta ahora razonado, podemos afirmar la existencia de similitud entre los signos.

2.- Comparación aplicativa

Desde el punto de vista aplicativo, la marca solicitada por la demandante se pide para los servicios de la clase 43 consistentes en servicios de restauración (alimentación) y hospedaje temporal.

La marca oponente está registrada en clase 43 para servicios de restauración, habiéndose estimado acreditado el uso para los servicios de cafetería.

La clase 43 de la Clasificación de Niza comprende los servicios de restauración (alimentación) y hospedaje temporal.

Los servicios de cafetería están incluidos en la clase 43 por lo que solo pueden entenderse como servicios de restauración.

Al solicitarse la marca para servicios de restauración -sin que se haya realizado alegación alguna en el recurso de alzada ni en la demanda respecto de los servicios de hospedaje temporal- quedan comprendidos los servicios de cafetería y en este extremo existe plena identidad aplicativa. Respecto de los restantes servicios de restauración distintos de los de cafetería, como pueden ser los de restaurante, existe una eleva similitud en tanto que, precisamente, son servicios de restauración y consisten en la prestación de servicios de comida y bebida, aunque se trate de establecimientos de distinta naturaleza.

La identidad/similitud aplicativa y la similitud entre los signos, determina la existencia de riesgo de confusión en los términos antes definidos, en tanto que el público relevante puede creer que los correspondientes servicios proceden de la misma empresa o, cuando menos, de empresas vinculadas.

O, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid nº 113/2025, de 24 de abril, desestimatoria del recurso interpuesto por el procurador don Fernando Ruiz de Velasco Martínez de Ercilla en nombre y representación de DON Jesús Ángel contra la resolución del Director General de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 20 de noviembre de 2023, desestimatoria del recurso de alzada entablado contra la resolución dictada el 21 de febrero de 2023. En este caso, con respecto a la solicitud de marca "GRUPO CARBON FANATICO"

Las consideraciones expuestas en las resoluciones mencionadas son trasladables al caso de autos, constituyendo una prueba más, de la infracción de marca en la que ha incurrido la parte demandada.

CUARTO.- Acción de cesación, remoción y prohibición.

El artículo 41.a) y c) de la LM recoge la acción de cesación, de abstención y de remoción. Por su parte, la STS de 23 de julio de 2012 recuerda que el presupuesto de la estimación de la acción de remoción es precisamente la estimación de la acción declarativa de infracción marcaria, siendo un efecto automático de la estimada aplicación. Así, argumenta que " la apreciación de la infracción de la marca notoria de la actora, legitima a ésta para pedir la cesación de los actos infractores, en este caso, del uso del signo "Maristas" en la promoción inmobiliaria que la demandada ha desarrollado en Alicante [ art. 41.1.a) LM , aplicable por la remisión general a la regulación interna de cada Estado miembro, contenida en el art. 101 RMC]". En este mismo sentido se pronuncia la STMUE de España de 19 de julio de 2013. Cabe, pues, estimar la acción de cesación, abstención y remoción ejercitada por la parte demandante, que comprenderá la condena a las multas coercitivas del artículo 44 de la LM y del artículo 102 del RMUE para asegurarse la efectividad de estos pronunciamientos de condena.

QUINTO.- Multas coercitivas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 LM, cuando se condene a la cesación de los actos de violación de una marca, el Tribunal fijará una indemnización de cuantía determinada no inferior a 600 euros por día transcurrido hasta que se produzca la cesación efectiva de la violación. El importe de esta indemnización y el día a partir del cual surgirá la obligación de indemnizar se fijará en ejecución de sentencia.

Somos conscientes de que la cuestión suscita cierta controversia y no pocos problemas en sede de ejecución. No obstante, lo anterior, hemos de decantarnos por una aplicación literal de la ley. Por tanto, la sentencia no procede a la imposición de multa alguna, sino que será al tiempo de despacho de ejecución, y mediante pieza separa da multa, como se procederá a la imposición y, en su caso, a la liquidación de la cuantía indemnizatoria correspondiente.

Por tanto, no procederá la fijación del dies a quo, ni de la cuantía indemnizatoria, sino a la luz de las circunstancias concurrentes una vez se despache ejecución, bien provisional, bien definitiva.

SEXTO.- Indemnización de daños y perjuicios.

La parte demandante pretende, tal y como resulta del suplico de su demanda, que se condene a la demandada a indemnizar a la actora por los daños y perjuicios causados de conformidad con el segundo de los criterios previstos en el artículo 43.2.b) LM, consistente en una cuantía a tanto alzado (antigua regalía hipotética), es decir, la cantidad que como precio el infractor hubiera debido de pagar al titular por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su utilización conforme a derecho, que ha solicitado en los siguientes términos:

1. Canon de entrada de 27.500 euros.

2. Royalty variable o canon mensual, equivalente al 4,95% de los ingresos del demandado.

Pues bien, establece el artículo 42 LM lo siguiente: 1. Quienes, sin consentimiento del titular de la marca, realicen alguno de los actos previstos en la letra a) del apartado 3 y en el apartado 4 del artículo 34, así como los responsables de la primera comercialización de los productos o servicios ilícitamente marcados, estarán obligados en todo caso a responder de los daños y perjuicios causados 2. Todos aquellos que realicen cualquier otro acto de violación de la marca registrada solo estarán obligados a indemnizar los daños y perjuicios causados si hubieran sido advertidos suficientemente por el titular de la marca o, en su caso, por la persona legitimada para ejercitar la acción acerca de la existencia de esta, convenientemente identificada, y de su violación, con el requerimiento de que cesen en la misma, o cuando en su actuación hubiere mediado culpa o negligencia o la marca en cuestión fuera renombrada.

Se consagra así un doble sistema de responsabilidad objetivo-subjetivo dependiendo de la tipología de la conducta infractora y del carácter de la marca.

En el presente caso, el demandante ha colocado el signo en los productos (34.3.a LM) en relación con las marcas protegidas.

Por lo que respecta a la regalía hipotética, la Sentencia del Tribunal de Marca de la Unión Europea de 6 de mayo de 2016 ( ROJ: SAP A 1272/2016 - ECLI:ES:APA:2016:1272 ) señalaba al respecto lo siguiente:

1. La naturaleza de la regalía es la propia del enriquecimiento injusto.

2. No obstante, en materia de indemnización por violación de marca, la regalía no es sino un instrumento para cuantificar perjuicios en el marco de una acción resarcitoria del perjuicio, no del enriquecimiento injusto.

3. Es por ello que la licencia hipotética encarna daños causados por la infracción, no expresando una presunción aunque se sustente en una ficción jurídica por la cual se presume iures et de iure que se ha celebrado un contrato con el infractor.

4. Es un criterio en todo caso electivo para el perjudicado.

Ello explica a su vez, la forma en que quedan condicionados diversos aspectos de la acción indemnizatoria y en concreto lo relativo a la prueba del daño, a lo que hace a la relación causal y, desde luego, a la cuantificación de la indemnización.

La prueba del daño se satisface con la prueba de la explotación infractora. Si el criterio se sustenta en el enriquecimiento del infractor, el daño consiste en el importe debido y no pagado para que el tercero fuera legítimo usuario de la marca. En tales condiciones, la prueba del quebranto del titular deviene inútil.

Desde la perspectiva del nexo causal, su prueba se cumplimenta con la acreditación de la infracción en tanto ésta supone un uso no contra tado con el titular. Es por ello que el daño para el titular, que es acreedor de lo no cobrado por el contrato ficticio de licencia, trae correspondencia con el ahorro del usuario no autorizado de la marca. Y ese precio debe abonarse al margen del éxito comercial obtenido por el infractor pues éste forma parte del riesgo comercial al que es ajeno el uso autorizado, ficticiamente, de la marca.

En conclusión,

5. El criterio indemnizatorio en que consiste la licencia hipotética condiciona las reglas sobre prueba del daño, sobre prueba de la relación causal entre la infracción y el daño y sobre el importe del daño.

6. Así, la realidad del daño sólo exige la comprobación de la explotación infractora. La naturaleza del criterio en que consiste la licencia hipotética así lo exige, no requiriéndose probar el daño propiamente dicho ni desde luego, el importe del quebranto efectivo.

7. Por otro lado, la acreditación del nexo causal se alcanza con la probanza de la infracción. La hipótesis sobre la existencia de un contra to de licencia, expresa el daño cesante que en forma de ahorro de costes consigue quien invade la esfera de exclusiva de otro. Por tanto, la indemnización por el perjuicio es conforme a este criterio, a ese ahorro obtenido por el infractor correlativo a lo no obtenido por el titular.

8.- Al ser el precio de un contra to ficticio, debe abonarse aunque el infractor no hubiera obtenido beneficios con la infracción.

Por tanto, basta la constatación de una explotación por parte del infractor sin que sea necesario siquiera que el titular del derecho de exclusiva venga otorgando habitualmente en el tráfico jurídico económico licencias. Como señala la STMUE de 6 de mayo de 2016, "en su fijación resulta indiferente que hubiera o no política de licencias". En su caso, la dificultad estribará en determinar el cálculo de la concreta licencia a la vista de los usos del sector pero ello no priva de efectividad al modo resarcitorio elegido, reflejo de una acción de enriquecimiento injustificado.

En la presente litis, la parte demandada se ha colocado en situación procesal de rebeldía y, comparecida en el procedimiento, no ha desplegado actividad probatoria alguna que permita desvirtuar la pretensión actora.

En este sentido, obran en autos dos informes periciales, uno elaborado por don Claudio y el informe pericial del perito designado judicialmente don Hernan, este último utiliza un método de cuantificación EBITDA, que no ha sido elegido por el actor, en concreto, en el acto de la vista manifestó que estaba de acuerdo con el royalty fijado por el perito de la parte actora, pero que lo aplicaba sobre una base diferente. Sin justificar de modo alguno dicho cambio de criterio unilateral.

Por tanto, declarada la infracción en los términos anteriormente señalados es por los que procede la indemnización solicitada. Ninguno de los peritos ha cuantificado la indemnización en sí misma considerada, por lo que se deriva a ejecución de sentencia, una vez, fijadas las bases para su cálculo.

SÉPTIMO.-Costas.

De conformidad con el artículo 394 de la LEC, en los procesos declarativos, las costas de la primera instancia se impondrán a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que el tribunal aprecie, y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho. En el presente caso deben imponerse las costas a la parte demandada.

Vistos los preceptos de general y pertinente aplicación;