Sentencia Civil 75/2025 Juzgado de lo Mercantil de Alicante/Alacant nº 2, Rec. 397/2019 de 11 de junio del 2025

PRIMERO.- Delimitación del objeto de la controversia.

La perfecta delimitación del objeto de la controversia exige que traiga a colación los hechos esenciales de la demanda en los que la parte demandante fundamenta sus pretensiones ("causa petendi", según la STS de 28 de octubre de 2013, entre otras). Y en este sentido, puede considerarse que los hechos esenciales de la demanda son los siguientes.

La parte actora manifiesta que es una importante empresa española con relevante presencia nacional y marcada actuación europea, que se dedica al transporte de mercancías por medio terrestre. Su actividad abarca la importación, exportación, traslados y servicios especiales para mercancías. Así pues, In Time Express Europe SL (anteriormente denominada Catalonian In Time Europe SL), cuenta con más de 14 años de antigüedad. En concreto, abarca el mercado español, donde es ampliamente conocida, así como tiene una presencia importante en Portugal, Francia e Italia.

Ostenta certificados de Calidad y GDP, que renovó en septiembre del año 2018 (por tres años).

La actora ha adquirido un importante reconocimiento entre el público consumidor español, también europeo, mediante el uso y promoción de la marca "IN TIME" e "IN TIME EXPRESS" como elemento distintivo y diferenciador de sus servicios.

En relación a lo que constituyen los signos distintivos de la demandante, ésta ostenta la titularidad de los siguientes registros marcarios, los cuales se hallan actualmente registrados y en vigor y cuyos efectos son plenamente vigentes en España:

-Marca española No. 2625945 (mixta), solicitada el 03 de diciembre de 2004, y concedida el 16 de junio de 2005, y la cual protege los servicios de la Clase 39: "Transporte urgente de mercancías terrestres"

- Marca de la Unión Europea No. 15889157

(figurativa), solicitada el 04 de octubre de 2016 y concedida el 22 de febrero de 2017, la cual protege los siguientes servicios de Clase 39: "Transporte y entrega de mercancías; Servicios de transporte, carga y retirada de mercancías.

-Marca de la Unión Europea No. 15884901

(figurativa), solicitada en fecha 03 de octubre de 2016 y concedida a fecha 22 de febrero de 2017, la cual protege los siguientes servicios de la Clase 39: "Transporte y entrega de mercancías; Servicios de transporte, carga y retirada de mercancías."

Desde que la demandante se fundó, siempre ha utilizado en el tráfico jurídico, económico y comercial el signo "IN TIME" y/o "IN TIME EXPRESS" y siempre se ha dedicado al mismo objeto social. Siempre ha proyectado el nombre de su empresa con la Imagen IN TIME, y así es como lo conocen sus clientes, proveedores y competidores. Para la actora, la marca "IN TIME" es una seña de su identidad. Con dichas marcas registrales, la demandante ha facturado varios millones de euros desde su fundación. Además, coinciden en el mismo nombre "In Time Express" su denominación social, su nombre comercial y su marca comunitaria registrada.

Más allá de que las citadas marcas aparecen en las páginas web de la actora y los términos "in time" constituyen el dominio de las cuentas de correo electrónico de su propiedad, dichas marcas están presenten en el uso diario entre los servicios y productos principales que maneja.

El término dominante "IN TIME" no son signos genéricos ni comunes en el ámbito de los transportes.

El término "EXPRESS", signo también distintivo de la demandante, puede traducirse del inglés como "rápido, urgente". Esta definición va en consonancia con la filosofía corporativa que hay detrás de la actora, y es precisamente este significado el que unido a la expresión "IN TIME", crea la imagen que la demandante quiere proyectar a través de su marca, y que se corresponde con la de una mercantil "altamente eficiente, coordinada, con reacción inmediata de servicio".

Otra prueba de que la marca de la demandante no es para nada genérica es que, en su sector, territorio de actuación, y en la actividad que desempeña, es la única mercantil que utiliza el signo "IN TIME EXPRESS". Basta con ver las empresas que integran las bolsas de carga nacionales e internacionales para corroborar que la demandante es la única mercantil con la marca "IN TIME en España.

En este sentido, en "WTRANSNET" , que cuenta con aproximadamente 12.000 clientes, de los cuales el 80% son nacionales, el único "IN TIME EXPRESS" con sede en España y que opera en territorio nacional es la actora, quien es asociado desde 2008.

Servicios Empresariales Ader SA (antes Servicios Empresariales Ader SL) se constituyó en el año 2001 para dedicarse al sector del transporte. Presta servicios como agencia de transportes, almacenista, distribuidor y transitaría de mercancías.

Los servicios que prestan y que están detallados en la página web son: transporte de mercancías en ámbito local y provincial, servicios urgentes, rutas de distribución.

En el apartado "delegaciones" informan que cuentan con delegaciones a nivel nacional, en las principales ciudades españolas, e internacional a través de sus colaboradores y partners.

En el apartado "franquicias" se explican los requisitos para conseguir crear una franquicia, haciendo hincapié en las ventajas que la mercantil puede ofrecer a sus franquiciados, como por ejemplo, destacan en primer lugar "una marca consolidada".

La demandada es titular de las siguientes marcas, "wecargo (nacional), y "taxi cargo by ader", " ader cargo", "ader taxi comercial.com" y "ader" (comunitarias).

Desde el 1 de marzo de 2018 hasta septiembre de 2018, la demandada, en gran parte de su actividad, dejó de identificarse y utilizar las marcas mencionadas de las cuales es titular, para utilizar en su lugar la marca "IN TIME EXPRESS LOGISTIK", de la cual es titular la sociedad alemana "In Time Express Logistik GmbH", una marca únicamente válida en territorio Alemán, la cual la demandada está utilizando deliberadamente en el estado español pese a ser conocedora que no está registrada en España.

A partir de octubre de 2018 predomina la utilización por parte de la demandada de la marca no registrada, "IN TIME AGILE LOGISTICS", la cual la sociedad "In Time Express Logistik GmbH" ha solicitado su registro ante la EUIPO con oposición de la demandante In Time Express Europe SL.

Ambas marcas guardan mucha similitud con las marcas de la actora, para promocionar en España idénticos servicios de transporte a los que viene prestando la demandada. Ello está generando en el mercado una clara confusión y asociación con las marcas titularidad de la demandante.

La demandada está empleando en el mercado la marca pese a no estar registrada en la EUIPO. Así por ejemplo, los nuevos vehículos están rotulados con esta nueva marca. Esta marca también aparece en los trípticos comerciales, en el equipamiento de trabajo, en su página web y en la aplicación móvil "InTime Driver". También la emplea en las órdenes de carga.

La demandada opera en la misma área, sector, ámbito territorial y comparte clientes y proveedores con la actora. También es un dato relevante que su establecimiento principal - Barcelona- están a menos de 30 kilómetros de distancia respecto al de ésta. Es evidente la confusión que crea la demandada en el mercado con el uso del signo IN TIME/IN TIME EXPRESS. La utilización de este signo para la misma clase de servicios que presta la actora vulnera sus derechos de marca, pues es la demandante quien tiene en España el derecho de uso en exclusiva de la marca registrada "IN TIME" "IN TIME EXPRESS".

En resumen, la empresa In Time Express Logistik GmbH (de ahora en adelante "sociedad alemana"), con domicilio social en Alemania y cuya marca está registrada únicamente en Alemania- con lo cual su uso queda estrictamente circunscrito en este país-, adquiere la empresa Servicios Empresariales Ader, a través de una sociedad holding que se creó ad hoc y para tal efecto. Todo ello se realiza mediante una enmarañada operación mercantil que perseguía a toda costa conservar la personalidad jurídica de Servicios Empresariales Ader para que siguiera operando en el tráfico mercantil al contar con una importante cartera de clientes y proveedores. Por su parte, la demandada Servicios Empresariales Ader amplía su cartera de clientes, y también su negocio, al adquirir el fondo de comercio de Van Express 2010.

Esta última, ha sido colaboradora de la actora durante más de ocho años.

La sociedad alemana nunca ha tenido ningún establecimiento ni oficina física en España, ni nunca antes había facturado con el nombre "in time". Si esta sociedad tenía que realizar servicios de distribución en España y recogidas, prestaba estos servicios la demandada, Servicios Empresariales Ader, a través de una colaboración que mantenían. Lo mismo sucedía a la inversa, si la demandada tenía que prestar servicios de transporte en Alemania o en países limítrofes, quien asumía la prestación de estos servicios era la sociedad alemana.

Hasta ahora, la sociedad alemana solamente se ha centrado en explotar su mercado en Alemania y países limítrofes, especialmente del Este de Europa, donde han creado delegaciones propias o franquiciadas en Polonia, Rumania, República Checa, Eslovaquia, y Hungría.

La sociedad alemana puede actuar utilizando la denominación "IN TIME" en Alemania, territorio donde está circunscrito su uso de marca, en tanto lugar donde tiene la concesión de las siguientes marcas ( EN ACTIVO).

Sin embargo, lo que está ocurriendo es que, la demandada, con el pretexto de que se ha integrado en la sociedad alemana, hace uso de este signo en España, país donde la sociedad alemana no tiene registrada su marca.

El perjuicio que está ocasionado la parte demandada a la actora con el uso de la marca "in time/in time express" es muy elevado. Lo que está ocurriendo, es principalmente que los trabajos que realiza la demandante son facturados y pagados a las demandadas, o a la inversa, trabajos que la actora no ha realizado, son facturados y pagados a éstas últimas. También ocurre que una multiplicidad de transportistas han reclamado a la demandante pagos de transportes que esta no había solicitado.

A lo expuesto, se añade la evidente pérdida de tiempo y sufrimiento de la actora, sus administradores y empleados en descifrar si las facturas que reciben corresponden a un servicio efectivamente prestado, y a solventar los descuadres contables. Los casos de cobros o pagos indebidos de las demandadas ha gastado centenares de horas a los departamentos de administración y de tráficos, porque lo primero que piensa administración es que si una persona física o jurídica reclama un pago es que el departamento de tráfico no ha procesado correctamente el correspondiente Expediente/ Dossier, por lo que se pierde el tiempo en ambos departamentos, además de la correspondiente gestión del servicio 24 horas 7 días a la semana, que también tiene que atender a múltiples llamadas erróneas de empresas o particulares preguntando dónde está la carga o cuando llega a sus instalaciones, de clientes de las demandadas. Durante el año 2018 ha habido más de mil llamadas equivocadas de clientes españoles pidiendo información y hora de llegada por expediciones que la demandante no había realizado. Si la demandada sigue utilizando la marca de la actora "in time/in time express", las llamadas equivocadas podrían multiplicarse exponencialmente. Lo mismo puede ocurrir si la demandada rotula sus vehículos con los signos "in time/in time express". La demandante, que cuenta con 5 empleados en sus oficinas, no podría soportar los errores generados por 1.300 vehículos ( sólo en cuanto a la flota de vehículos con la que pude contar actualmente Servicios Empresariales Ader S.A) y los casi 200 empleados de Servicios Empresariales Ader identificándose tanto por teléfono como por correo como "IN TIME Barcelona" o "IN TIME Spain" o cualquier otra fórmula confusa, apoyada en la Web, publicidad Google, nuevos dominios y correos electrónicos.

Las reclamaciones extrajudiciales han resultado infructuosas.

Por ello, en base a lo expuesto, la parte demandante ejercita acción de infracción de marca ex artículo 34.2 b) y 40 LM, así como acción de cesación, abstención y remoción, ex artículo 41 LM y, de publicación. Por último, en cuanto a los daños y perjuicios ocasionados, ejercita la acción prevista en el artículo 42, optando por lo establecido el artículo 43.5 LM, que expone que si se estima la infracción del derecho de marca, asiste el derecho a ser indemnizado "en todo caso y sin necesidad de prueba alguna" con una cuantía equivalente al 1 % de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados.

Subsidiariamente a lo anterior, ejercita acción de competencia desleal ex artículo 4 LCD.

Frente a la demanda formulada de contrario, la parte demandada se opone, alegando en síntesis que, SERVICIOS EMPRESARIALES ADER SA es una entidad dedicada a la intermediación en la prestación de servicios de transporte de mercancías por carretera, encontrándose debidamente inscrita en el Registro de empresas de transporte del Ministerio de Fomento y autorizada administrativamente para la actividad de Operador de Transportes.

La actividad que desarrolla SERVICIOS EMPRESARIALES ADER SA es diversa, abarcando desde el transporte nacional de mercancías, tanto en sus modalidades de convencional, urgente o "express" así como la distribución en radios o distancias cortas (lo que es conocido en el sector como "última milla"), el transporte internacional, tanto en sus modalidades de convencional, directo o "express", así como el almacenaje y la logística de las propias mercancías. Así pues, actora y demandada son competidoras en determinados segmentos del mercado relativo al transporte de mercancías.

Respecto de la identidad y titularidad de las marcas manifestadas por la actora deben realizarse una precisión en lo que respecta a la marca de la Unión Europea n e 15889157 pues su descripción denominativa correcta es "IN TIME EXPRESS EUROPE SL" y no "IN TIME EXPRESS EUROPE".

Deben rechazarse las afirmaciones contenidas en el escrito de demanda cuando se manifiesta que "el uso de "IN TIME / IN TIME EXPRESS" es para la demandante su signo distintivo en el mercado y es como los actores que participan en el mercado reconocen a la demandante y saben de su existencia, o que "el término dominante "IN TIME" no son signos genéricos ni comunes en el ámbito de los transportes. Nada más lejos de la realidad que acontece, menos en el sector del transporte.

Contrariamente a lo que se manifiesta por la demandante, la expresión "IN TIME" y sus términos derivativos, como "Just In Time" y otros parecidos, son totalmente habituales en el sector del transporte, caracterizado por la entrega de mercancías de manera correcta, "puntualmente", tiempo", o si se quiere "sin retrasos". Con ellos se identifica la prestación de un servicio "a tiempo", "en el plazo correcto", dentro de un contrato de transporte que nuestra legislación y jurisprudencia califica como "de resultado".

Si consideramos como habitual y genérica la expresión "IN TIME" no lo es menos la expresión "EXPRESS", término inglés utilizado para designar a la rapidez con que se presta un servicio de transportes con el fin de diferenciarlo de otro ordinario ( y más económico) que se realiza en un espacio de tiempo más largo. En cualquiera de los casos el término "EXPRESS" intenta denotar una mayor rapidez en el cumplimiento del servicio.

Igualmente, la utilización de las expresiones genéricas "IN TIME" "EXPRESS" o incluso

"CATALONIAN", "EUROPE" o "EUROPEAN DIRECT TRANSPORT" no vedan su inscripción en un registro marcario por parte de un particular interesado, sea la propia demandante o por cualquier otro, pero lo que no se puede pretender que dichas expresiones constituyan su seña de identidad exclusiva e impida su utilización por parte de otros usuarios.

Las consecuencias de la utilización de unos términos genéricos y totalmente descriptivos en un registro marcario como ha realizado la demandante tiene unas consecuencias jurídicas en orden a impedir utilización, sin que ello determine su nulidad pero sí su escasa protegibilidad frente a terceros.

Yerra la demandante al afirmar que ambas demandadas-ADER y VAN- se integraron en la sociedad alemanda "IN TIME EXPRESS LOGISTIK" pues la única que lo hizo fue SERVICIOS EMPRESARIALES ADER SA, quien con posterioridad adquirió el negocio y la actividad que desarrollaba VAN EXPRESS 2010 SLU.

El cambio en la propiedad de las empresas del grupo español "ADER" (Servicios Empresariales Ader SA, Grupader SA y Avant Rent SA entre otras) y su adscripción al grupo IN TIME alemán ha determinado la unificación de las diversas marcas para identificar los distintos servicios de transportes que se ofertan en el grupo empresarial.

De esta forma la marca "ADER", cuya titularidad ostenta SERVICIOS EMPRESARIALES ADER SA continúa siendo utilizada en el transporte nacional de mercancías y en las rutas de distribución diarias (las conocidas como "última milla" en el sector del transporte).

Para aquellos servicios de transporte transnacional se ha optado por utilizar desde el mes de junio de 2018 la marca "IN TIME AGILE LOGISTICS" por ser esta la actualización de la ya utilizada "IN TIME EXPRESS LOGISTIK" desde hace largo tiempo por la empresa del mismo nombre en Alemania, mayoritariamente dedicada a servicios directos y express como ya hemos manifestado, y ser más conocida a nivel europeo. Esta es la razón, y no otra, de utilizar ahora en España la expresión "IN TIME AGILE LOGISTICS" para identificar un tipo de servicios que se oferta en el sector del transporte de manera evidente por parte del grupo alemán "IN TIME", en el cual se encuentra ahora integrado SERVICIOS EMPRESARIALES ADER. La anterior circunstancia no guarda relación alguna con la supuesta intención de utilizar ilegítimamente alguna de las marcas titularidad de la demandante, sino de continuar aprovechando en el mercado del transporte internacional de mercancías el conocimiento que ya se tiene sobre la misma por parte de los clientes de la propia IN TIME EXPRESS LOGISTIK gmbH y de los clientes de SERVICIOS EMPRESARIALES ADER SA por los que se generen servicios de transporte internacional.

Tampoco existe la intención de aprovecharse del buen crédito o respeto que pueda haber adquirido hasta el día de hoy la demandante, pues tanto el grupo alemán "IN TIME" (con presencia en diversos países de la Unión Europea) como SERVICIOS EMPRESARIALES ADER SA tienen un prestigio igual o superior al suyo, aún cuando tan solo sea por una cuestión del nivel de facturación que individualizadamente tienen cada una de ellas.

La sociedad IN TIME EXPRESS LOGISTIK gmbH, perteneciente al grupo alemán IN TIME al que igualmente pertenece la propia entidad SERVICIOS EMPRESARIALES ADER SA, es titular, entre otras, de la marca con ámbito en Alemania denominada "IN TIME EXPRESS LOGISTIK", a la vez que ha solicitado ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea la inscripción del registro marcario de la denominación "IN TIME AGILE LOGISTICS", habiendo sido esta petición impugnada por la propia hoy demandante .

A su vez, IN TIME EXPRESS LOGISTIK gmbH ha procedido a solicitar de la propia EUIPO la anulación de las marcas "In TIME EXPRESS EUROPE SL" e "INTIMEPHARMA" por considerar que vulneran sus derechos previos derivados de la marca "IN TIME EXPRESS LOGISTIK" que tiene reconocida en Alemania.

En cualquiera de los casos, la utilización de la marca "IN TIME EXPRESS LOGISTIK" en España por la empresa alemana era sobradamente conocida por la actora pues ella misma reconoce que ha prestado numerosos servicios a IN TIME EXPRESS LOGISTIK gmbH cuando el origen o el destino de las mercancías se encontraba en España. Durante muchos años la demandante y el grupo alemán IN TIME han mantenido una pacífica coexistencia en el mercado nacional y europeo, transportando incluso la demandante mercancías de dicha entidad.

SEGUNDO.- Carácter de marca renombrada.

La SAP, Alicante, Sección 8ª, del 06 de julio de 2020 ( ROJ: SAP A 2397/2020 - ECLI:ES:APA:2020:2397 ), asunto "ÚNICO", recordaba que la distintividad desde el punto de vista extrínseco de la marca significa el grado de conocimiento del signo de la actora por el público interesado en ese tipo de producto. La Sentencia del Tribunal General de 1 de marzo de 2018 (asunto Shoe Branding Europe/EUIPO T- 629/16), al referirse a los requisitos de una marca renombrada declara: " 25 Para ser beneficiaria de la protección prevista en el artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.o 207/2009 , una marca registrada debe ser conocida por una parte significativa del público interesado por los productos o servicios amparados por ella [sentencia de 6 de febrero de 2007, Aktieselskabet af 21. november 2001/OAMI - TDK Kabushiki Kaisha (TDK), T-477/04 , EU:T:2007:35 , apartado 48; véase también, por analogía, la sentencia de 14 de septiembre de 1999, General Motors, C-375/97 , EU:C:1999:408 , apartado 26].

26 Al examinar dicho requisito, se deben tomar en consideración todos los elementos pertinentes de los autos, en particular, la cuota de mercado que posee la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración de su uso, así como la importancia de las inversiones hechas por la empresa para promocionarla ( sentencia de 6 de febrero de 2007, TDK, T477/04 , EU:T:2007:35 , apartado 49; véase también, por analogía, la sentencia de 14 de septiembre de 1999, General Motors, C-375/97 , EU:C:1999:408 , apartado 27)."

A estos efectos, hemos de tener en cuenta que una MUE puede ser renombrada si es conocida en una parte sustancial del territorio de la Unión y, esta parte sustancial puede coincidir con el territorio de un Estado como es España ( SSTJUE 6 de octubre de 2009, asunto C-301/07 y 3 de septiembre de 2015, asunto C-125/14). En particular, en el asunto C-32806 Fincas Tarragona [2007] de 22 de noviembre, el TJUE señalaba que el artículo 4, apartado 2, letra d), de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, debe interpretarse en el sentido de que la marca anterior debe ser notoriamente conocida en todo el territorio del Estado miembro de registro o en una parte sustancial de éste. De esta forma, en el par. 18 señalaba expresamente que el sentido dado comúnmente a los términos utilizados en la expresión «en un Estado miembro» se opone a que dicha expresión se aplique a una notoriedad limitada a una ciudad y su entorno que no constituirían, conjuntamente, una parte sustancial de un Estado miembro.

Por otra parte, como señalaba el Tribunal Supremo en el caso Maristas ( STS, Civil sección 1 del 23 de julio de 2012; ROJ: STS 6110/2012 - ECLI:ES:TS:2012:6110 ), no es necesario para que la marca goce de la consideración de "notoriamente conocida" que, además de serlo para una parte relevante del público interesado, los servicios o productos a los que se aplica sean de gran calidad o, debido a la fuerte inversión en publicidad, la marca transmita una imagen positiva. Lo esencial es que la marca sea conocida por una parte relevante del público interesado, sin perjuicio de que ello pueda venir determinado por la concurrencia de criterios cuantitativos y/o criterios cualitativos.

El Tribunal de Justicia ha señalado que el grado de conocimiento requerido debe considerarse alcanzado cuando una parte significativa del público interesado por los productos y servicios amparados por la marca conoce esta marca, añadiendo que ni la letra ni el espíritu del artículo 5, apartado 2 de la Directiva, permiten exigir el conocimiento de la marca por un determinado porcentaje del público" (Asunto C-375/97 General Motors [1999] de 14 de septiembre). Dos cuestiones son importantes. La primera, que el Tribunal de Justicia no ha definido con mayor precisión que la señalada el término "proporción significativa". La segunda, que se ha rechazado fijar un determinado porcentaje del público, por lo que se desaconseja la utilización de criterios fijos de aplicación general, dado que un grado de conocimiento predefinido, tomado aisladamente, puede no ser el más apropiado para una evaluación realista del renombre la notoriedad (Directrices EUIPO Parte C, Oposición, sección 5, 3.1.2.1, -2021-). No obstante, lo anterior, ello no significa que un determinado porcentaje carezca de cualquier interés. Bien por ser muy elevado, lo que sirve para acreditar el conocimiento, bien por ser muy bajo, lo que excluye su conocimiento por una parte significativa del público interesado. Con todo, hemos de ser cautelosos, puesto que como afirma la EUIPO cuando "los productos o servicios interesen a grupos de consumidores muy pequeños, este tamaño reducido del mercado total implica que una proporción significativa del mismo también será reducida en cifras absolutas". Finalmente, distintividad por el uso no implica renombre. Para la primera no es necesario un umbral mínimo que sí se exige para el segundo. De ahí que la mera inversión en campañas promocionales o en publicidad, pueda suponer que la marca haya adquirido un fuere carácter distintivo por el uso y, sin embargo, no haya adquirido renombre (EUIPO, Asunto Mandarino/Mandarina Duck, res 21/4/2010, R 1054/2007-44)

El público interesado no está compuesto únicamente por los compradores actuales, sino también por los compradores potenciales , así como a los miembros del público que solamente entran en contacto indirectamente con la marca, en la medida en que tales grupos de consumidores puedan ser también destinatarios de los productos en cuestión. Y, en este sentido, se ha señalado que el público interesado es el público en general, por ejemplo, en relación con agua mineral (Asunto MATTONI (fig.) 04/08/2011, R 1265/2010-2), preparaciones medicinales para el tratamiento de la disfunción sexual (Asunto SEXIALIS / CIALIS et al. 15/09/2011, R 2100/2010-1) , productos farmacéuticos para el tratamiento de las arrugas (Asunto C-100/11 Botolist/Botocyl [2012] de 10 de mayo).

Se suscita la cuestión de si los productos amparados por la marca interesan a varios grupos de compradores con diferentes perfiles. En tales casos, la cuestión radica en determinar si el renombre debe valorarse dentro de cada grupo por separado o si debe abarcar todos los tipos de compradores. La cuestión es relevante por cuanto la percepción del producto puede ser diferente en diferentes eslabones de la cadena de distribución, de forma que, en alguno de esos eslabones el producto haya podido alcanzar un conocimiento por parte de una parte significativa de dicho escalón, aunque dicho conocimiento no se haya alcanzado en otros eslabones. A priori, no podemos excluir que el renombre se alcance solo a uno de grupos de compradores, cuando una parte significativa de compradores de ese grupo conoce la marca y la vincula con los productos o servicios que ampara. Ahora bien, ello debe ser, consideramos, tratado con cierta cautela, dado que un exceso en la delimitación del público interesado puede distorsionar el grado de conocimiento que se tiene, en realidad, de la marca.

En relación a la prueba del renombre, ni las resoluciones administrativas ni las resoluciones judiciales que se hayan podido dictar en procedimientos anteriores son vinculantes para los Tribunales de Marca de la Unión Europea. Ahora bien, ello no quiere decir que los argumentos esgrimidos en las mismas no hayan de ser tenidos en cuenta, ni que no pueda argumentarse en torno a los mismos, pero debe recordarse que el renombre deberá ser acreditado en cada caso si bien tales resoluciones pueden constituir la base fáctica del razonamiento posterior. Sí que es cierto que, en algún caso, hemos reconocido el renombre sin necesidad de mayores esfuerzos argumentativos dada la intensidad del renombre de la marca (Caso Mercedes-Benz- SJM Alicante, a 02 de julio de 2022 - ROJ: SJM A 11696/2022; Caso Vega Sicilia- SJM Alicante, a 27 de abril de 2022-ROJ:SJM A 12895/2022).

Esta posición queda confirmada por la STGUE en T-492/20, S. Tous, S. L. [2021] de 7 de julio de 2021 (ECLI:EU:T:2021:413) en la que se reconoce el valor de las sentencias que se hubieran podido dictar con anterioridad en relación con el signo y los productos o servicios para los que se encuentra registrado si bien ello no ha de impedir la valoración del conjunto de pruebas aportadas. En este sentido, recordemos que el Tribuna General declara la carencia de fuerza probatoria de las sentencias aportadas, pero no por el hecho de que las mismas carezcan de virtualidad probatoria, sino por un defecto de traducción al alemán que era la lengua del procedimiento. En efecto, el Tribunal advierte que solo se tradujo bien una pequeña parte de esas resoluciones, bien nada en absoluto. De esta forma, los fragmentos traducidos no indican cuáles eran las marcas en conflicto, en qué pruebas se basaron esas resoluciones ni respecto de qué productos o servicios se declaró acreditado el renombre.

Sentadas las anteriores consideraciones, en el caso que nos ocupa, la parte actora no ha invocado el carácter renombrado de su marca, sino que ha hecho referencia a su reputación y/o prestigio.

Reputación y renombre no son conceptos similares, aunque sí que están relacionados. La reputación se refiere a la percepción que los clientes tienen sobre una marca, basada en sus experiencias y opiniones, mientras que el renombre es más bien el reconocimiento generalizado de una marca y su influencia en el mercado.

En cualquier caso, teniendo en cuenta las reglas de la carga de la prueba, conforme al artículo 217 LEC, la parte actora no ha desplegado actividad probatoria alguna tendente a acreditar el renombre de la marca de la que es titular, por lo que no puede gozar de la protección reforzada o especial de las marcas notorias o renombradas registradas.

TERCERO.- Infracción de marca/riesgo de confusión.

El artículo 9 del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017 dispone que el titular de esta estará facultado para prohibir a cualquier tercero, sin su consentimiento, el uso en el tráfico económico de cualquier signo en relación con productos o servicios cuando:

a) el signo sea idéntico a la marca de la Unión y se utilice en relación con productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca de la Unión esté registrada;

b) el signo sea idéntico o similar a la marca de la Unión y se utilice en relación con productos o servicios idénticos o similares a los productos o servicios para los cuales la marca de la Unión esté registrada, si existe un riesgo de confusión por parte del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca;

c) el signo sea idéntico o similar a la marca de la Unión, independientemente de si se utiliza en relación con productos o servicios que sean idénticos o sean o no similares a aquellos para los que la marca de la Unión esté registrada, si esta goza de renombre en la Unión y si con el uso sin justa causa del signo se obtiene una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca de la Unión o es perjudicial para dicho carácter distintivo o dicho renombre.

En los casos en los que se cumplan los requisitos del apartado 2 de artículo 9, al titular se le faculta, en particular, para prohibir:

a) colocar el signo en los productos o en su embalaje;

b) ofrecer los productos, comercializarlos o almacenarlos con dichos fines, u ofrecer o prestar servicios, con el signo;

c) importar o exportar los productos con el signo;

d) utilizar el signo como nombre comercial o denominación social, o como parte de un nombre comercial o una denominación social;

e) utilizar el signo en documentos mercantiles y publicidad;

f) utilizar el signo en publicidad comparativa, de una manera contraria a la Directiva 2006/114 /CE.

El fundamento de la anterior prohibición es garantizar la protección al titular de derechos marcarios que pretende distinguir en el mercado los productos o servicios de su empresa de los de otras, y la protección de los consumidores que comparan las marcas existentes en el mercado con solicitudes posteriores con el fin de evitar el riesgo de confusión. En definitiva, se trata de proteger las funciones esenciales de la marca, entre la que se encuentra, con carácter principal aunque no exclusivo, la función indicadora del origen de los productos.

En cuanto al riesgo de confusión, en la STS, Civil sección 1 del 18 de enero de 2017 ( ROJ: STS 63/2017 - ECLI:ES:TS:2017:63), asunto "Badtoro", el Tribunal Supremo español, recogiendo la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sintetizaba los parámetros relevantes del juicio de confusión marcaria:

«i) "El riesgo de confusión consiste en el de que el público pueda creer que los productos o servicios identificados con los signos que se confrontan proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas, dado que el riesgo de asociación no es una alternativa a aquel, sino que sirve para precisar su alcance" [ Sentencia núm. 119/2010, de 18 de marzo , con cita de la STJUE de 22 de junio de 1.999 ( C-342/97 ), Lloyd c. Klijsen].

»ii) "La determinación concreta del riesgo de confusión debe efectuarse en consideración a la impresión de conjunto de los signos en liza producida en el consumidor medio de la categoría de productos, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, teniendo en cuenta el grado de similitud gráfica, fonética y conceptual, en particular, los elementos dominantes" [ Sentencia núm. 777/2010, de 9 de diciembre , con cita de las SSTJUE de 11 de noviembre de 1.997 ( C-251/95 ), Sabel c. Puma , y de 22 de junio de 1.999 ( C-342/97 ), Lloyd c. Klijsen; y de las Sentencias de esta Sala núms. 427/2008, de 28 de mayo , 838/2008, de 6 de octubre , 225/2009, de 30 de marzo , 569/2009, de 22 de julio , 827/2009, de 4 de enero de 2010 , 72/2010, de 4 de marzo y 364/2010, de 2 de junio ].

»iii) De este modo, "el riesgo de confusión debe ser investigado globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes" [ Sentencia 777/2010, de 9 de diciembre , con cita de las SSTJUE de 11 de noviembre de 1.997 ( C-251/95 ), Sabel c. Puma ; de 22 de junio de 1.999 ( C-342/97 ), Lloyd c. Klijsen; y de 22 de junio de 2.000 ( C425/98 ), Mode c. Adidas; y de las Sentencias de esta Sala núms. 225/2009, de 30 de marzo , 569/2009, de 22 de julio , 827/2009, de 4 de enero de 2010 , 72/2010, de 4 de marzo y 364/2010, de 2 de junio ]. Depende, "en particular, del conocimiento de la marca en el mercado, de la asociación que puede hacerse de ella con el signo utilizado (...), del grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios designados" [ STJUE de 11 de noviembre de 1.997 ( C-251/95 ), Sabel c. Puma].

»iv) En la valoración global de tales factores ha de buscarse un cierto nivel de compensación, dada la interdependencia entre los mismos, y en particular entre la similitud de las marcas y la semejanza entre los productos o los servicios designados: "así, un bajo grado de similitud entre los productos o los servicios designados puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa" ( STJUE de 29 de septiembre de 1998 ( C-39/97 ), Canon c. Metro).

»v) A los efectos de esta apreciación global, se supone que el consumidor medio de la categoría de productos considerada es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. No obstante, debe tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada [ STJUE de 22 de junio de 1.999 ( C-342/97 ), Lloyd c. Klijsen].

»vi) Pero, esta exigencia "de una visión de conjunto, fundada singularmente en que el consumidor medio las percibe como un todo, sin detenerse a examinar sus diferentes detalles, (...) no excluye el estudio analítico y comparativo de los elementos integrantes de los respectivos signos en orden a evaluar la distinta importancia en relación con las circunstancias del caso, pues pueden existir elementos distintivos y dominantes que inciden en la percepción del consumidor conformando la impresión comercial. Lo que se prohíbe es la desintegración artificial; y no cabe descomponer la unidad cuando la estructura prevalezca sobre sus componentes parciales" (Sentencia núm. 777/2010, de 9 de diciembre)».

Por tanto, la determinación concreta del riesgo de confusión debe efectuarse en consideración a la impresión de conjunto de los signos en liza producida en el consumidor medio de la categoría de productos, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, teniendo en cuenta el grado de similitud gráfica, fonética y conceptual, en particular, los elementos dominantes. No obstante, debe tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada ( C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, [1999] de 22 de junio -ECLI: EU:C:1999:323-).

En definitiva, como señala la Sentencia nº 1410/2018, de 24 de octubre, del Tribunal SupremoSala de lo Contencioso-Administrativo (nº recurso 5395/2017), en la protección de toda marca registrada conforme al artículo 6 de la LM se parte de la existencia de identidad o similitud entre los signos, así como entre los productos o servicios y la existencia de un riesgo de confusión o asociación con la marca anterior. Por el contrario, en la protección especial de las marcas notorias o renombradas registradas se exige la identidad o similitud entre los signos, no se requiere la similitud entre productos o servicios, y se exige una conexión. La aplicación del artículo 8.1 de la LM requiere que la similitud o semejanza de las marcas que se oponen indique una conexión entre los productos o servicios amparados por la misma y evoque en el consumidor medio un vínculo empresarial entre ellas. Para determinar la existencia de un vínculo entre marcas, es preciso que se evidencie la existencia de un cierto grado de asociación, aunque no sea el grado exigido para la aplicación del artículo 6.1 b) de la Ley.

En concreto, la citada Sentencia, dice textualmente en los fundamentos jurídicos quinto y sexto : QUINTO.- La decisión del recurso.

1. En la protección de toda marca registrada conforme al artículo 6 LM se parte de la existencia de identidad o similitud entre los signos, así como entre los productos o servicios y la existencia de un riesgo de confusión o asociación con la marca anterior. Por el contrario en la protección especial de las marcas notorias o renombradas registradas se exige la identidad o similitud entre los signos, no se requiere la similitud entre productos o servicios, y se exige una conexión.

Así el artículo 8.1 LM establece que "No podrá registrarse como marca un signo que sea idéntico o semejante a una marca o nombre comercial anteriores aunque se solicite su registro para productos o servicios que no sean similares a los protegidos por dichos signos anteriores cuando, por ser éstos notorios o renombrados en España, el uso de esa marca pueda indicar una conexión entre los productos o servicios amparados por la misma y el titular de aquellos signos o, en general, cuando ese uso, realizado sin justa causa, pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dichos signos anteriores".

2. Sobre el riesgo de vinculación con las marcas notorias cabe acudir a la reciente sentencia de esta Sala de 26 de febrero de 2018 -recurso de casación núm. 1153/2016 - sobre la marca "Cerveza Estrella de Madrid" a la que se oponían -también del sector de la comercialización de cervezas- las titulares de "Estrella Galicia" o "Estrella Madrid", en la que se razona:

" La discrepancia surge por cuanto la sentencia impugnada entiende que es necesario que exista un riesgo de confusión o asociación entre la marca solicitante y la opuesta. Por el contrario, las empresas recurrentes consideran que no era necesario apreciar una similitud tal que determinase un riesgo de confusión entre las marcas notorias y la solicitante sino que bastaba un grado de similitud que, pese a ser ligero, fuese suficiente para que el público estableciese un vínculo entre los distintivos que permitiese aprovecharse indebidamente de la reputación de las marcas notorias inscritas.

La jurisprudencia de esta Sala ha venido sosteniendo -en tal sentido STS, de 21 de julio de 2015 (rec.3082/2013 ) entre otras - que las marcas notorias tienen una protección reforzada en dos aspectos: por un lado, el criterio sobre el riesgo de confusión y asociación con los signos notorios ha de ser más riguroso, puesto que el amplio conocimiento de las marcas notorias por parte del público consumidor puede hacer que signos relativamente diferentes sean sin embargo confundidos o asociados con ellos, precisamente por su amplia difusión y conocimiento; por otro lado y como consecuencia de lo anterior, la marca notoria recibe su protección más allá del estricto ámbito comercial al que pertenece - tanto más allá cuanto más notorio-, hasta llegar a una protección general en el caso de las marcas renombradas.

Ciertamente cuando se trata de marcas notorias no es exigible un riesgo de confusión entre las marcas contrapuestas, entendido como la posibilidad de que el consumidor crea estar comprando o consumiendo el producto amparado por la marca prioritaria, lo que se intenta evitar es que exista un riesgo de asociación o vinculación que haga pensar al consumidor medio que ambos productos, aun diferentes, tienen un mismo origen empresarial, aprovechándose así del prestigio y reputación ganados.

En tal sentido la STJUE de 22 de septiembre de 2011 (Asunto C-323/09 ) afirma que ""[...] en lo tocante al alcance de la protección conferida a los titulares de marcas de renombre, del tenor de las citadas disposiciones se desprende que los titulares de esas marcas están facultados para prohibir el uso por terceros, en el tráfico económico, de signos idénticos o similares a éstos, sin su consentimiento y sin justa causa, cuando ese uso se aproveche indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de las mencionadas marcas o menoscabe su carácter distintivo o su notoriedad.

[...] El ejercicio de ese derecho por el titular de la marca de renombre no exige que exista riesgo de confusión entre el público pertinente ( sentencias antes citadas Adidas-Salomon y Adidas Benelux, apartado 31, y de 18 de junio de 2009, L'Oréal y otros, apartado 36). Por otra parte, en la medida en que los artículos 5, apartado 2, de la Directiva 89/104 y 9, apartado 1, letra c), del Reglamento n.º 40/94 determinan que la marca controvertida y el signo utilizado por el tercero deben presentar un cierto grado de similitud [...]"", Por ello, ya en la STS de 19 de diciembre de 2008 (rec. 5602/2006 ) se afirmaba que ""La interpretación según la cual, si no existe riesgo de confusión o asociación entre los signos no cabe hablar de aprovechamiento indebido de la reputación de otros signos o medios registrados, ha sido matizada no sólo por esta Sala sino también por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas que, en las sentencias dictadas en los Asuntos C-408/01 ADIDAS- y C-375/97 -GENERAL MOTORS CORPORATION/YPLON, S.A.-, en relación con las marcas renombradas, pero en una doctrina trasladable dentro de su ámbito a la marca notoria, considera que no es exigible que el consumidor confunda o asocie las marcas para apreciar dicho aprovechamiento, sino que considera suficiente que el consumidor establezca un vínculo entre el signo y la marca, siempre que la conozca una parte significativa del público interesado por los productos o servicios amparados por ella"".

Y en dicha sentencia se concluía ""[...] Es decir, la protección reforzada de la marca notoria actúa no sólo cuando existe riesgo de confusión o de asociación sino también en aquellos supuestos en que la aspirante evoque, sugiera, insinúe o recuerde a la obstaculizadora de tal manera que pueda presumirse la concurrencia de un aprovechamiento indebido de aquélla"".

Ello implica que también cuando la confrontación se produce con marcas notorias se precisa que el distintivo que se pretende inscribir evoque o recuerde al que se viene utilizando por éstas últimas, pues en caso contrario no existiría ese riesgo de asociación o vinculación entre la marca cuya inscripción se solicita y el origen empresarial de la marca notoria. Y en ese sentido debe entenderse lo afirmado en la STS n.º 1658/2016, de 6 de julio de 2016 (rec. 3712/2015 ) al señalar ""En efecto, una cosa es que dicho riesgo haya de ser apreciado con tanto más rigor cuanto más conocida sea la marca prioritaria, y otra que no sea preciso dicho riesgo para protegerla, lo que carecería de sentido. Así, la protección de toda marca prioritaria, incluso notoria o renombrada, se asienta sobre un riesgo cierto de confusión o asociación con ella, más o menos intenso, pero sin el cual no sería precisa la protección"" ".

3. La sentencia del TJUE de 27 de noviembre de 2008 (asunto C-252/07 Intel) citada por las partes señala los factores a tener en cuenta para determinar si existe o no un vínculo:

" 41. La existencia de un vínculo de ese tipo debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta la totalidad de los factores pertinentes en cada caso (véanse, en relación con el artículo 5, apartado 2, de la Directiva, las sentencias antes citadas Adidas-Salomon y Adidas Benelux, apartado 30, así como adidas y adidas Benelux, apartado 42).

42. Entre tales factores cabe citar:

- el grado de similitud entre las marcas en conflicto;

-la naturaleza de los productos o servicios para los que se registraron respectivamente las marcas en conflicto, incluido el grado de proximidad o de diferenciación entre dichos productos o servicios, así como el público relevante;

- la intensidad del renombre de la marca anterior;

- la fuerza del carácter distintivo de la marca anterior, bien sea intrínseca o adquirida por el uso;

- la existencia de un riesgo de confusión por parte del público".

4. Es cierto que existe parecido entre los signos en conflicto "Sueldo de tu vida" y la marca prioritaria oponente "Un sueldo para toda la vida". Sin embargo este parecido no es en sí mismo suficiente para justificar la denegación de esta marca en las clases no relacionadas con la 35, es decir no es suficiente para activar la aplicación del artículo 8.1. Es además necesario un vínculo o conexión como requiere dicho precepto.

Aquí no cabe entender que existe un uso que modifique el comportamiento económico del consumidor, sino que lo que existe es un uso de una marca con términos altamente descriptivos que tienen que ser necesariamente usados de manera muy similar por cualquier competidor si quiere poder competir en el mercado.

La infracción del artículo 8.1 requiere, no necesariamente un riesgo de confusión, pero sí que exista un parecido objetivo entre los signos y además una conexión o vínculo. Y que la existencia de este vínculo debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta la totalidad de los factores pertinentes en cada caso, y que son los que recoge el párrafo 42 de la STJUE que se acaba de citar.

5. En la citada sentencia de esta Sala de 26 de febrero de 2018 -recurso de casación núm. 1153/2016 - se destaca: "Ciertamente cuando se trata de marcas notorias no es exigible un riesgo de confusión entre las marcas contrapuestas, entendido como la posibilidad de que el consumidor crea estar comprando o consumiendo el producto amparado por la marca prioritaria, lo que se intenta evitar es que exista un riesgo de asociación o vinculación que haga pensar al consumidor medio que ambos productos, aun diferentes, tienen un mismo origen empresarial, aprovechándose así del prestigio y reputación ganados", y añade: "la protección de toda marca prioritaria, incluso notoria o renombrada, se asienta sobre un riesgo cierto de confusión o asociación con ella, más o menos intenso, pero sin el cual no sería precisa la protección".

Para que sea de aplicación el artículo 8 LM , no es necesario que exista un riesgo de confusión, entendiendo por riesgo de confusión la posibilidad de que el público consumidor tome una marca por otra, pero sí se exige un riesgo de asociación, equiparando este denominado riesgo de asociación al vínculo al que hace referencia la jurisprudencia comunitaria, entendido como el riesgo de que el público consumidor pueda considerar que los productos amparados por la marca neófita tienen el mismo origen empresarial que los protegidos por la prioritaria y notoria.

6. Cuando la sentencia de instancia señala que no existe riesgo de aprovechamiento indebido de la reputación del signo registrado ya que no hay riesgo de confusión o de asociación sobre el origen empresarial de los signos, lo que está diciendo es que entre los signos comparados no se produce ese necesario "vínculo", al que hace referencia la jurisprudencia comunitaria para que entre a operar el artículo 8 LM .

La sentencia de instancia cuando habla de riesgo de confusión no se refiere a la posibilidad de que una marca sea tomada por otra (riesgo de confusión exigido por el artículo 6.1 LM ), sino a la posibilidad de que los signos puedan ser asociados, es decir, vinculados respecto a su origen empresarial, que exista entre los signos el vínculo al que hace alusión la jurisprudencia Europea y la sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo citadas por la recurrente o la conexión entre los productos o servicios amparados por la marca de nueva solicitud y el titular de la marca prioritaria y notoria a la que hace referencia el artículo 8.1 LM .

La propia sentencia de la Sala Primera de este Tribunal de 2 de febrero de 2017 , reseña que "el hecho de que la marca posterior evoque la marca anterior al consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, equivale a la existencia de dicho vinculo", y añade: "Es decir, la confusión en sentido amplio o riesgo de asociación, incluye aquellos supuestos en que se induce a creer que entre la persona que emplea el signo cuestionado y el titular de la marca anterior existe un vínculo económico o jurídico (en particular, concesión de licencias) que autorizan su uso".

Así, existe un vínculo entre los signos cuando el consumidor los asocia respeto a su origen empresarial.

El vínculo exigido para la aplicación del artículo 8.1 LM , es el riesgo de asociación respecto al origen empresarial que la sentencia de instancia reconoce como inexistente en el caso de las marcas implicadas.

7. Para apreciar la existencia o no de este vínculo se ha de atender entre otros factores, a la naturaleza de los productos o servicios para los que se registraron las marcas en conflicto y a la existencia de un riesgo de confusión por parte del público consumidor. Aun cuando para apreciar la concurrencia del artículo 8 LM no se requiera la identidad de productos o servicios protegidos, exigencia que sí opera en el artículo 6.1.b) de la Ley, si se requiere examinar el grado de proximidad entre los productos o servicios protegidos por la impugnada y los amparados por la marca concedida y notoria y que la protección de las marcas notorias no es absoluta, sino que se sigue exigiendo, no identidad de productos o servicios, pero sí un cierto riesgo de confusión.

Aquí entendemos que no cabe apreciar que con respecto a los productos y servicios que con la misma se amparan en las clases 16 y 41, su registro pueda implicar un aprovechamiento de la notoriedad o distintividad de la marca oponente. Parece evidente, respecto a los campos reseñados (juego uno, y productos alimenticios, otro), que nada puede hacer pensar que se trate de productos procedentes de un mismo origen empresarial o de empresas vinculadas, con aprovechamiento de su reputación. En este sentido y, a sensu contrario, la tantas veces citada sentencia de 26 de febrero de 2018.

8. Acudiendo de nuevo a la sentencia de la Sala Primera de 2 de junio de 2017 "para que exista infracción es necesario que mediante la evocación de la marca notoria, el empleo del signo controvertido conlleve un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca o perjudique su distintividad o notoriedad", lo que no ha resultado acreditado.

9. La marca "Un sueldo para toda la vida" es una marca que, recoge la sentencia recurrida, ha sido reconocida como notoria, pero no puede considerarse como renombrada y, reiteramos, no ha quedado tampoco acreditado que por parte de la ONCE haya existido aprovechamiento de su reputación o menoscabo de la notoriedad o distintividad. En este sentido la citada sentencia de la Sala Primera de 2 de febrero de 2017 concluía: "No cabe olvidar que las marcas de la recurrente son notorias, pero no renombradas, y no se ha declarado acreditado que por parte de la demandada haya existido aprovechamiento de su reputación, ni que la marca de la demandada haya menoscabado la mencionada notoriedad, ni su prestigio, ni la distintividad de tales marcas".

Procede, en consecuencia, rechazar el recurso de casación.

SEXTO.- La fijación de la doctrina.

Conforme a los anteriores razonamientos debe fijarse la siguiente doctrina.

La aplicación del artículo 8.1 LM requiere que la similitud o semejanza de las marcas que se oponen indique una conexión entre los productos o servicios amparados por la misma y evoque en el consumidor medio un vínculo (jurídico o económico) entre ellas.

Para determinar la existencia de un vínculo (jurídico o económico) entre marcas, es preciso que se evidencie la existencia de un cierto riesgo de asociación, aunque no sea en el grado exigido para la aplicación del artículo 6.1.b) de la Ley de Marcas .

Pues bien, trasladando la anterior doctrina jurisprudencial al caso que nos ocupa y, teniendo en cuenta que, como se ha sentado en el fundamento de derecho precedente, en este supuesto, no nos encontramos ante una marca renombrada, en aras acreditar la infracción alegada por la actora, esta debe probar la existencia de identidad o similitud entre los signos, así como entre los productos o servicios y la existencia de un riesgo de confusión o asociación con la marca anterior.

La parte actora ha acreditado que, en primer lugar, hace uso de sus marcas registradas, siendo la piedra angular de las mismas, el término IN TIME y, en segundo lugar, que la demandada ha hecho uso del término IN TIME para ofrecer el mismo tipo de productos. Nos encontramos en el mismo sector de actividad-servicios de transporte- por lo que el público destinatario es idéntico- es tanto los profesionales, formado por clientes comerciales y transportistas, como el público en general, - y, además, ambos establecimientos están próximos- Barcelona y Mataró-.

El riesgo de confusión y/o asociación es claro, la demandada ha reproducido el término IN TIME. A pesar de las diferencias gráficas, ambas comparten la parte nuclear del elemento denominativo del signo que es claramente IN TIME.

Y ello aparece corroborado con las testificales de don Adrian , don Agustín, don Alejo y don Amadeo, que pusieron de relieve en el acto de la vista que, sí han usado el término IN TIME, en la app usada por los conductores, en correos electrónicos, en facturas, que con la adopción por este Juzgado de las medidas cautelares que dimanan del presente procedimiento ya no han vuelto a usar el citado término, pero antes sí tenían doble etiqueta en la mercancía de ADER e IN TIME y, que había vehículos etiquetados con el término IN TIME; y, con la eminente prueba documental aportada.

En concreto, es de destacar por la trascendencia en la presente litis, la Resolución de la EUIPO

DE ANULACIÓN N° C 34 824 (NULIDAD) -In Time Express Logistik GmbH, Am

Kirchhorster See 1, 30916 Isernhagen, Alemania (solicitante), representada por KSB Intax, Lüerstr. 10-12, 30175 Hannover, Alemania (representante profesional) contra In Time Express Europe, S.L., C. dels Remences, 134, 08304 Mataró, España (titular de la MUE), representada por Ingenias, Av. Diagonal, 514 - 1-4, 08006 Barcelona, España (representante profesional)- que dice expresamente, entre otros considerandos: El 02/06/2022, la División de Anulación decide lo siguiente RESOLUCIÓN 1. Se estima la solicitud de declaración de nulidad. 2. Se declara nula en su totalidad la marca de la Unión Europea n.º 15 884 901. 3. El titular de la MUE asume las costas, que se fijan en 1.080 EUR.

En el caso que nos ocupa, los servicios y actividades empresariales se dirigen al público en general y a los profesionales en el ámbito del transporte. A la vista de la naturaleza de los servicios y de las actividades en cuestión, el conocimiento del público relevante será el de un consumidor medio normalmente informado y razonablemente observador y perspicaz, o mejor. No obstante, el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de las características de los servicios en cuestión (22/06/1999, C-342/97 , Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, párrafo 26). Así, el hecho de que estos últimos sean de una naturaleza específica puede llevar a los consumidores medios a demostrar un mayor grado de atención. Los servicios impugnados son en parte idénticos y en parte similares a la actividad empresarial de la solicitante, ya que pertenecen al mismo ámbito industrial. Teniendo en cuenta todo lo anterior, y especialmente el hecho de que los signos son similares al coincidir ambos en su primer elemento "In time", si bien se han considerado débilmente distintivos, y las diferencias radican en elementos no distintivos o decorativos contenidos respectivamente en ambos signos, se considera que existe riesgo de confusión entre el público. Por tanto, a la vista de la proximidad de los servicios cubiertos por los signos en conflicto y de la similitud entre los signos, procede considerar que existe riesgo de confusión aun cuando el signo anterior tenga un escaso carácter distintivo y el público muestre un grado de atención elevado. Tales conclusiones no evitarían la existencia de un riesgo de confusión en el presente caso, contrariamente a lo que afirma la titular.

Por tanto, la División de Anulación concluye que existirá riesgo de confusión entre los signos para los servicios impugnados ya que tienen puntos de conexión con los del signo anterior ya que todos ellos pertenecen al mismo ámbito de actividad. De ello se desprende que, según el artículo 15(2) de la Ley alemana de Marcas, la solicitante tiene derecho a prohibir al titular el uso en el tráfico económico del signo impugnado. En consecuencia, la MUE impugnada debe declararse nula sobre la base del artículo 60(1)(c), en relación con el artículo 8(4) del

RMUE.

La sociedad IN TIME EXPRESS LOGISTIK gmbH ha solicitado ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea la inscripción del registro marcario de la denominación "IN TIME AGILE LOGISTICS", habiendo sido esta petición impugnada por la propia demandante y, habiendo dictado la EUIPO resolución por la que estima la oposición respecto a los servicios de la clase 36 y 39, al existir riego de confusión para la parte francófona del público (documento nº 50 parte actora).

Además, como consta en el documento nº 49 del ramo de prueba de la parte demandada, la actora ha convertido su marca europea nº 15889157 en marca nacional. Ahora bien, con posterioridad a la interposición de la demanda.

Por tanto, teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado y, que la acción de infracción se ejercita respecto al territorio nacional, es de mencionar, por último, la Sentencia nº 539/2023, de 22 de diciembre de 2023, de la Ilustrísima Audiencia Provincial de Barcelona, Sección nº 15 (recurso de apelación 227/2023 -1), en la que es parte recurrente IN TIME EXPRESS EUROPE SL y parte recurrida: IN TIME EXPRESS LOGISTIK GMBH. En dicha Sentencia se señala expresamente en su FJ3º:

12. La protección del registro de marca se extiende a todo el territorio nacional, de forma que el titular marcario puede hacer valer su ius prohibendi dentro del mismo. Por ello, para poder hablar de infracción de la marca nacional el tercero debe llevar a cabo la comercialización de los productos y servicios identificados con el signo en conflicto en España, de forma que entrará en colisión con el ámbito de protección del titular marcario para el territorio español.

13. La sentencia de instancia mantiene que, a la vista de la prueba practicada, la demandada presta servicios de transporte a nivel internacional y que solo esporádicamente lleva a cabo algún transporte con origen o destino en España, lo que no considera significativo, y en el caso de la aplicación considera que es de uso interno de los transportistas por lo que no podemos hablar de uso en el comercio.

14. No es discutido por las partes que la demandada se estableció en Alemania hace más de veinticinco años donde empezó la prestación de sus servicios para, poco a poco, ir extendiéndose a Europa Central y Oriental, en el año 2015 pasa a formar parte del grupo de logística sudafricano Supergroup (doc. 22 de la demanda), el cual en el año 2017 adquiere, a través de la demandada, la empresa de transportes española Servicios Empresariales ADER, S.A. (doc. 29 de la demanda). La demandada afirma que los servicios de transporte que se ofrecen y prestan en España se realizan a través de la citada entidad española. 15. Lo cierto es que de la prueba practicada debemos de concluir que la demandada ha prestado servicios de transporte en España haciendo uso del signo IN TIME en España. Constan facturas no solo de transportes realizados con origen y/o destino en España a clientes españoles sino también dentro del territorio español (doc. 55, 63, 79 de la demanda). Igualmente se acredita la existencia de vehículos rotulados con las marcas de IN TIME de la demandada en España y que participan en la prestación de servicios de transporte de mercancías en España (doc. 57, 64, 75, 78 de la demanda) así como ofertas de transporte de mercancías con origen y/o destino en España facilitadas por la aplicación IN TIME DRIVER APP (doc. 55 y 65 de la demanda), carpetas y etiquetas de la demandada que hacen uso del signo IN TIME en transportes prestados en España (doc. 65 B de la demanda) y publicidad realizada por la demandada de sus servicios de transporte de mercancías ofrecidos y realizados en territorio español (doc. 62 y 73 de la demanda). Además, tanto en la web de la demandada como en la App se hace uso del idioma español para dar información sobre los servicios de transporte (doc. 65C y 65 D de la demanda). 16. La demandada insiste que los servicios de transporte en España se prestan a través de su filial ADER, pero lo cierto es que la prueba revela que los servicios en España se están prestando con el signo en conflicto IN TIME tanto por ADER como por la demandada. Consta que la mercantil ADER, tras la integración en la empresa sudafricana Supergroup a través de la demandada, comunicó a sus proveedores esta circunstancia denominándose "Intime Spain", signo bajo el cual prestaba sus servicios (doc. 57 de la demanda), haciendo uso de una dirección de correo electrónico con el mismo signo intimespain@intime.de; igualmente se ha acreditado que sus trabajadores manifiestan trabajar para la demandada en sus redes sociales. Respecto de los actos de infracción marcaria realizados por ADER viene conociendo los Juzgados de Marca de la Unión Europea donde se interpuso la respectiva demanda.

17. En cuanto a la demandada, en julio de 2016 adquiere el dominio www.intime.es (doc. 32 a 34 de la demanda) donde usa el signo IN TIME para la prestación de servicios de transporte en España por lo menos hasta enero de 2019, fecha en la que deja la web queda inoperativa (doc. 61 de la demanda). Pero ello no ha sido obstáculo para que haya continuado con la prestación y ofrecimiento de servicios de transporte de mercancías con origen y/o destino en España a través del signo IN TIME por medio de su página web www.intime.de (doc. 79 de la demanda). Se aporta con el recurso de apelación el doc. 81 consistente en un presupuesto solicitado a través de la web alemana de la demandada para llevar a cabo un transporte en territorio español en enero de 2023, presupuesto que se envía desde el correo electrónico de la demandada @intime.de.

18. Se discute por la demandada la admisión de este presupuesto en fase de apelación. El documento debe ser admitido al ser posterior a la fecha de la sentencia y relevante para el caso puesto que acredita que se sigue con el ofrecimiento de servicios de transporte en España por parte de la demandada, lo que desvirtúa su defensa y lo mantenido en la resolución recurrida que sus servicios están limitados a territorio alemán y que en España es la filial ADER la que lleva a cabo los transportes. Si observamos el presupuesto adjuntado como documento nº 81 se deduce con claridad que el servicio lo ofrece In Time Express Logistik GMBH, consta sus datos de contacto y una cuenta corriente alemana, sin que aparezca referencia alguna a la entidad ADER.

19. Respecto del uso en el comercio de la App, la resolución de instancia considera que no es un uso relevante puesto que se trata de un uso interno para los transportistas propios o autónomos. Como sabemos la infracción marcaria requiere que el uso se realice en el tráfico económico, por terceros que actúan en el mercado desarrollando una actividad mercantil que trascienda al exterior por lo que excluye el uso privado ( STJUE de 12 de julio de 2011, L'Oréal y otros, C324/09 , EU:C:2011:474, apartado 54). Además, cuando el uso de la marca se lleva a cabo en Internet, como es el caso a través de una aplicación móvil, tanto a nivel internacional (Recomendación conjunta de la Unión de París y de la OMPI sobre la protección de las marcas y otros derechos de propiedad industrial sobre signos en Internet de 2001) como la jurisprudencia del TJUE (por todas el Asunto L'Oréal SA y otros contra eBay, citado) exigen que se produzca un efecto comercial en el territorio en cuestión, en este caso, en España, al margen del lugar en el que esté alojada la web o desde qué país se pueda acceder a la misma puesto que lo relevante es el territorio donde se ha producido el efecto comercial.

20. En el caso de la App se discute si su uso, por parte de los conductores propios y/o subcontratados de la demandada es un uso privado sin trascendencia pública o privado y a quien va dirigido. No podemos compartir las apreciaciones de la resolución de instancia en cuanto a que el uso en la App es un uso privado sin relevancia externa. Se trata de una aplicación de uso público que cualquier persona se puede descargar, sin que esté limitada a los transportistas que trabajan de forma habitual u ocasional con la demandada. Pero, además, en el ámbito de la prestación de servicios de transporte en el que actúa la demandada el público destinatario de los servicios de transporte no solo son los usuarios finales sino también los transportistas propios o subcontratados que llevan a cabo los servicios, por lo que tales actos tienen exteriorización al mercado, lo que nos lleva a afirmar que estamos ante un uso en el comercio relevante a los efectos de infracción marcaria.

21. Por lo expuesto debemos concluir que la demandada ha llevado a cabo un uso del signo IN TIME para la prestación de servicios de transporte dentro del territorio español, ofreciendo, comercializando y realizando los mismos en España para el público español, primero, desde la página web española y, posteriormente, desde la alemana, así como a través de la aplicación IN TIME DRIVER APP. En ambos casos se promociona la realización de servicios dentro del territorio español haciendo uso del idioma español por lo que los servicios están dirigidos claramente al público español, lugar donde se produce el efecto comercial (art. 3 de la Recomendación Conjunta) y la infracción marcaria si concurren los requisitos para ello que analizaremos a continuación.

En su FJ4º y, en cuanto al riesgo de confusión, dice textualmente: 23. En el presente caso la demandada, por una parte, usa el signo controvertido para los mismos servicios para los que está registrada la marca de la actora, la prestación de servicios de transporte, por lo que nos encontramos en un caso en el que los productos son idénticos. Se utilizan además los mismos canales de comercialización de los servicios como es el uso de Internet. (ii) La similitud de los signos.

24. La comparación de signos implica una apreciación global de sus características gráficas, fonéticas o conceptuales. Si existe únicamente similitud en uno de estos tres aspectos, se considerará que los signos son similares. Si los signos son lo suficientemente similares para dar lugar a un riesgo de confusión es objeto de análisis en la apreciación global del riesgo de confusión. Únicamente se considerará que los signos no son similares si no se puede detectar similitud alguna en ninguno de los tres aspectos indicados. Además, se deberán tener en cuenta el carácter distintivo y del carácter dominante de sus elementos, así como del impacto de su impresión de conjunto ( C-251/95 , Sabèl, EU:C:1997:528, § 23). Finalmente indicar que, al examinar la identidad o similitud, el signo registrado (el de la parte demandante) se ha de comparar tomándolo en consideración tal y como está registrado y comparándolo con el usado por la parte demandada, esto es, con la forma en la que la demandada lo ha venido utilizando (...).

(...)26. En casos estamos ante signos mixtos en los que se combina una denominación con un gráfico siendo el elemento dominante IN TIME. Esta palabra, usada para servicios de transporte y en idioma inglés tiene un importante carácter distintivo en España, a todo lo que hay que añadir la falta de distintividad del resto de elementos denominativos que siguen a esta expresión, tanto "Express europe SL" o "Catalonian" que se identifica con la indicación de una sociedad como "Agile Logistics", que, como indica la EUIPO en su resolución, es un eslogan laudatorio que hace referencia a la logística rápida (doc. 21 b de la demanda). Igualmente, bajo es el carácter distintivo de las estrellas que se incorporan al signo por ser una referencia al emblema de la UE y comúnmente utilizado en el ámbito del transporte y la logística.

27. Por ello, debemos concluir que el termino IN TIME es el elemento dominante en ambos signos, mientras que el resto de elementos gráficos y tipográficos que acompañan a las marcas "IN TIME" en conflicto son simples, puramente ornamentales y de escaso carácter distintivo, por lo que debemos apreciar la existencia de similitud entre los signos en conflicto.

28. Vemos que desde el punto de vista visual se aprecia semejanza, fonéticamente coinciden en el elemento más destacado del signo, que seguramente será el que primero lean los consumidores y a nivel conceptual ambos hacen referencia a una característica del servicio, un transporte en plazo. Por lo que afirmamos que estamos ante signos similares. En este mismo sentido se ha pronunciado ya tanto el Juzgado como Tribunal de Marca de la Unión Europea de Alicante, en Autos de fecha 20 de enero de 2020 y 21 de abril de 2021, en el procedimiento ordinario 327/2019 que se sigue contra la empresa ADER al comparar también las marcas en conflicto (doc. 47 de la demanda)(...)

(...)(vi) Apreciación global.

31. Apreciando todos los anteriores elementos de forma interrelacionada, creemos que el signo de la demandada genera riesgo de confusión. La gran semejanza existente entre los signos en liza y la identidad de los productos a los que se aplican nos lleva a concluir la existencia de un riesgo de confusión. La concurrencia de un riesgo de confusión solo requiere una probabilidad de confusión por parte del consumidor medio, pero en el supuesto de autos, además, se ha probado la existencia de una confusión real entre los clientes españoles (doc. 74, 77, 79, 80, 81 de la demanda) lo que evidencia la existencia del mismo.

32. En el mismo sentido se han pronunciado el Juzgado y Tribunal de Marca de la Unión Europea de Alicante respecto de los mismos signos y la Oficina Europea de Propiedad Intelectual al determinar la incompatibilidad de los signos en conflicto (doc. 21B de la demanda). Indicar que la propia demandada ha defendido la similitud de signos y el riesgo de confusión en los procedimientos que ha tenido contra la actora por el uso del signo, en Alemania, Rumania, Portugal, Austria y Francia (doc. 49 a 54 de la demanda).

33. Merece una mención la argumentación realizada por la resolución recurrida sobre la valoración del doc. 1 de la contestación consistente en marcas que contienen la palabra INTIME, habiendo salido a colación la existencia de un supuesto de coexistencia pacífica de marcas. De las marcas aportadas, como precisa el actor en el recurso, solo siete tienen relevancia en España y son las que pueden ser tenidas en cuenta, en atención al principio de territorialidad, pero, además, estas siete marcas nacionales identifican productos o servicios distintos (principio de especialidad) o presentan una composición de elementos distintivos que eliminan cualquier tipo similitud en los signos y de confusión. Por ello, entendemos que el citado argumento de la resolución de instancia no puede ser tenido en cuenta para fundamentar la falta de confusión entre los signos.

34. En consecuencia, procede estimar el recurso y la demanda, declarar la infracción de los derechos exclusiva de la actora, de conformidad con el art. 34 de la Ley de Marcas (...).

Las consideraciones expuestas en las resoluciones mencionadas, siendo especialmente relevante a los efectos de este pleito la última de ellas, al tratar cuestiones idénticas a las que resultan controvertidas en los presentes autos y, cuya argumentación comparte esta Juzgadora, son trasladables al caso de autos, constituyendo una prueba más, de la infracción de marca en la que ha incurrido la parte demandada. Debiéndose indicar que, la demandada no ha instado la nulidad de las marcas de la actora vía reconvención, por lo que estamos ante una marca plenamente válida- marca española-. Ahora bien, la infracción se circunscribe al ámbito nacional y, por tanto, a la marca española nº 2625945, ya que la marca europea nº 15884901 ha sido anulada y, la marca europea nº 15889157 se ha convertido en marca nacional con posterioridad a la interposición de la demanda.

Por último, procede reseñar que nada impide acumular acción por competencia desleal, conforme al principio de permeabilidad relativa afirmada por el Tribunal de Marca de la Unión Europea, en los que la valoración de la antijuricidad es propia y diferenciada de la valorada en sede de derechos de propiedad industrial, no encontramos motivos para excluir esta acumulación en el caso presente. Al igual que en el caso de la competencia desleal, lo que se excepciona es la regla general de competencia territorial para afirmar la competencia de los juzgados de marca de la Unión Europea y permitir, así, el ejercicio conjunto de acciones marcarias o de diseño y acciones de competencia desleal.

El principio de permeabilidad relativa ha sido afirmado de forma recurrente por el Tribunal de Marca de la Unión. Véase SAP, Alicante, Civil, Sección 8ª del 03 de febrero de 2006 ( ROJ: SAP A 3074/2006 - ECLI:ES:APA:2006:3074 ) AAP, Civil, Sección 8ª, del 12 de diciembre de 2011 ( ROJ: AAP A 354/2011 - ECLI:ES:APA:2011:354A ), SAP, Civil, Sección 8ª del 11 de julio de 2018 ( ROJ: SAP A 1568/2018 - ECLI:ES:APA:2018:1568 ), SAP, Civil, Sección 8ª del 11 de julio de 2018 ( ROJ: SAP A 1568/2018 - ECLI:ES:APA:2018:1568 ), SAP, Civil, Sección 8ª del 11 de julio de 2018 ( ROJ: SAP A 1568/2018 - ECLI:ES:APA:2018:1568 ), AAP, Civil, Sección 8ª del 21 de diciembre de 2018 ( ROJ: AAP A 772/2018 - ECLI:ES:APA:2018:772).

Es cierto que la competencia fue discutida en el caso de la AAP, Alicante, Civil, Sección 8ª, del 27 de noviembre de 2017 (ROJ: AAP A 427/2017 - ECLI:ES:APA:2017:427A ), pero aquella solución fue revalorada en la SAP, Civil, Sección 8ª del 15 de marzo de 2019 ( ROJ: SAP A 413/2019 - ECLI:ES:APA:2019:413 ).

Con base a los criterios antedichos, no es difícil imaginar otras acumulaciones posibles, inspirados, por otra parte, en la necesaria protección de la propiedad intelectual e industrial, título competencial único, como se desprende de la propia atribución de competencias que se realiza en la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Sin embargo, en el presente caso, se ejercita la acción de competencia desleal con carácter subsidiario a la acción de infracción, por lo que, declarada la infracción, no procede entrar en el examen de la acción subsidiaria. Además, es preciso tener en cuenta que, respecto a la conducta desleal, ni se ha concretado en qué consiste ni consta indiciariamente prueba alguna.

CUARTO.- Acción de cesación, remoción y prohibición.

El artículo 41.a) y c) de la LM recoge la acción de cesación, de abstención y de remoción. Por su parte, la STS de 23 de julio de 2012 recuerda que el presupuesto de la estimación de la acción de remoción es precisamente la estimación de la acción declarativa de infracción marcaria, siendo un efecto automático de la estimada aplicación. Así, argumenta que " la apreciación de la infracción de la marca notoria de la actora, legitima a ésta para pedir la cesación de los actos infractores, en este caso, del uso del signo "Maristas" en la promoción inmobiliaria que la demandada ha desarrollado en Alicante [ art. 41.1.a) LM , aplicable por la remisión general a la regulación interna de cada Estado miembro, contenida en el art. 101 RMC]". En este mismo sentido se pronuncia la STMUE de España de 19 de julio de 2013. Cabe, pues, estimar la acción de cesación, abstención y remoción ejercitada por la parte demandante, que comprenderá la condena a las multas coercitivas del artículo 44 de la LM y del artículo 102 del RMUE para asegurarse la efectividad de estos pronunciamientos de condena.

QUINTO.- Multas coercitivas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 LM, cuando se condene a la cesación de los actos de violación de una marca, el Tribunal fijará una indemnización de cuantía determinada no inferior a 600 euros por día transcurrido hasta que se produzca la cesación efectiva de la violación. El importe de esta indemnización y el día a partir del cual surgirá la obligación de indemnizar se fijará en ejecución de sentencia.

Somos conscientes de que la cuestión suscita cierta controversia y no pocos problemas en sede de ejecución. No obstante, lo anterior, hemos de decantarnos por una aplicación literal de la ley. Por tanto, la sentencia no procede a la imposición de multa alguna, sino que será al tiempo de despacho de ejecución, y mediante pieza separa da multa, como se procederá a la imposición y, en su caso, a la liquidación de la cuantía indemnizatoria correspondiente.

Por tanto, no procederá la fijación del dies a quo, ni de la cuantía indemnizatoria, sino a la luz de las circunstancias concurrentes una vez se despache ejecución, bien provisional, bien definitiva.

SEXTO.- Indemnización de daños y perjuicios.

Establece el artículo 42 LM lo siguiente: 1. Quienes, sin consentimiento del titular de la marca, realicen alguno de los actos previstos en la letra a) del apartado 3 y en el apartado 4 del artículo 34, así como los responsables de la primera comercialización de los productos o servicios ilícitamente marcados, estarán obligados en todo caso a responder de los daños y perjuicios causados 2. Todos aquellos que realicen cualquier otro acto de violación de la marca registrada solo estarán obligados a indemnizar los daños y perjuicios causados si hubieran sido advertidos suficientemente por el titular de la marca o, en su caso, por la persona legitimada para ejercitar la acción acerca de la existencia de esta, convenientemente identificada, y de su violación, con el requerimiento de que cesen en la misma, o cuando en su actuación hubiere mediado culpa o negligencia o la marca en cuestión fuera renombrada.

La parte demandante pretende, tal y como resulta del suplico de su demanda, que se condene a la demandada a indemnizar a la actora en concepto de daños y perjuicios al 1% de su cifra de negocios desde fecha de inicio de la infracción marcaria (1 de marzo de 2018) hasta el cese efectivo de la infracción.

El sistema de indemnización mínima del artículo 43.5 LM. Caso Nuba [2019].- Superando las iniciales dudas interpretativas, el Tribunal Supremo en el Caso Nuba [2019] ( STS, Civil sección 1 de 3 de octubre de 2019 -ROJ: STS 3027/2019 - ECLI:ES:TS:2019:3027 ) fija doctrina jurisprudencial considerando que el articulo 43.5 LM tiene naturaleza indemnizatoria y que, por tanto, establece una presunción iuris tantum de existencia de daño. [El artículo 43.5 LM] contiene una regla a la que puede acogerse el titular de la marca que ha sufrido una infracción que le ha reportado un "perjuicio", para calcular la indemnización y evitar que la falta de prueba le prive de una compensación económica. Aunque esta regla acentúa la objetivación de la compensación económica, no por ello puede interpretarse en el sentido de que se tenga derecho a una indemnización incluso en los casos en que se haya constatado que la infracción no pudo ocasionar "perjuicio" alguno al titular de la marca. Exige como presupuesto previo la existencia del "perjuicio", con independencia de su entidad.

Como se ha apuntado en la doctrina, esta regla no altera la naturaleza resarcitoria de la acción de indemnización de daños y perjuicios, que presupone la existencia de estos. No introduce una suerte de sanción por la infracción, en beneficio del titular de la marca infringida, sino que la ratio de la norma es facilitar la cuantificación de la indemnización: en todo caso el 1% de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados.

De hecho, esta regla, que cifra en todo caso la indemnización en el 1% de la cifra de negocio [sin perjuicio de que el titular de la marca pueda exigir una indemnización mayor si prueba que la violación de su marca le ocasionó daños o perjuicios superiores], está relacionada con el criterio de cuantificación de la letra a) del art. 43.2 LM , pues facilita el cálculo del beneficio económico obtenido por el infractor con la violación de la marca.

La parte demandada en su escrito de contestación no ha impugnado la cuantificación realizada por la parte actora, se limita a señalar que no procede indemnizar porque no se ha producido ninguna infracción. Declarada la infracción en los términos anteriormente señalados es por los que procede la indemnización solicitada.

SÉPTIMO.- Publicación de la sentencia.

Respecto de esta acción, hemos de tener presente que el Tribunal Supremo sostiene en su STS de 21 de noviembre de 2000 que la condena a la publicación procede tan sólo en caso de que la sentencia estime la existencia de infracción, criterio que reitera la ulterior STS de 23 de julio de 2012: Como exponíamos en la Sentencia 697/2009, de 6 de noviembre, "(l)a publicación de la sentencia, con funciones de resarcimiento específico del daño causado al derecho sobre el signo y, a la vez, de remoción de los efectos de la infracción, no tiene el carácter necesario (...). Antes bien, la referencia a las 'personas interesadas' pone de manifiesto que los anuncios y las notificaciones deben cumplir una función empírica respecto a aquellas, no siempre concurrente. Lo que reclama la demostración de la utilidad de la publicación, como medio de restablecer la imagen dañada del signo o de que cesen todos los efectos de la infracción o cualquier otra que sea merecedora de tutela".

En Sentencia de 24 de octubre de 2012 reconoce: "La publicación de la sentencia integra una de las modalidades que puede revestir el resarcimiento de los detrimentos o menoscabos producidos por el acto ilícito, e incluso puede ser considerada como un concepto complementario de la indemnización. Así el artículo 63.1.f de la Ley de Patentes contempla la posibilidad de que se acuerde tal publicación a costa del infractor y ello resulta oportuno en el presente caso en cuanto contribuye a dar satisfacción moral al perjudicado y a dar información al consumidor, sin que se trate de una consecuencia desproporcionada en cuanto a la afectación que ello ha de suponer para la demandada".

Por tanto, no debe acordarse esta medida extraordinaria con criterio sancionador y menos aún como una consecuencia inevitable e inescindible de la apreciación de la infracción. Solo procederá su aplicación como instrumento de remoción de los efectos de un acto infractor del derecho de exclusiva, cuando el interés de la publicación haya quedado justificado, así, cuando el conflicto se hubiera visto reflejado en medios de comunicación, incluso sectoriales, no apreciándose tal interés cuando en el contexto fáctico que ha motivado el litigio no resulta probada una disminución del valor del derecho subjetivo, o no resulta perjudicada la imagen del producto de la actora.

En ningún caso, debe imponerse esta medida como "escarmiento", reservada fundamentalmente para situaciones donde resulta necesario reparar la mala imagen causada con la infracción o paliar los efectos perniciosos derivados del uso indebido, que justifique dar a conocer a los consumidores la sentencia de que se trate.

En el caso objeto de enjuiciamiento, ha lugar a la publicación de la sentencia a costa del demandado en dos revistas del sector de más tirada y en la página web de la demandada www.aderonline.com, habida cuenta de que la propia demandada se ha identificado en el tráfico mercantil con el término IN TIME y, se trata ambas empresas-demandante y demandada- de empresas con gran implantación en el sector de la actividad del transporte.

OCTAVO.- Costas.

De conformidad con el artículo 394 de la LEC, en los procesos declarativos, las costas de la primera instancia se impondrán a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que el tribunal aprecie, y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho. En el presente dada la estimación parcial de la demanda, cada parte asumirá las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad.

Vistos los preceptos de general y pertinente aplicación;

PRIMERO.- Delimitación del objeto de la controversia.

La perfecta delimitación del objeto de la controversia exige que traiga a colación los hechos esenciales de la demanda en los que la parte demandante fundamenta sus pretensiones ("causa petendi", según la STS de 28 de octubre de 2013, entre otras). Y en este sentido, puede considerarse que los hechos esenciales de la demanda son los siguientes.

La parte actora manifiesta que es una importante empresa española con relevante presencia nacional y marcada actuación europea, que se dedica al transporte de mercancías por medio terrestre. Su actividad abarca la importación, exportación, traslados y servicios especiales para mercancías. Así pues, In Time Express Europe SL (anteriormente denominada Catalonian In Time Europe SL), cuenta con más de 14 años de antigüedad. En concreto, abarca el mercado español, donde es ampliamente conocida, así como tiene una presencia importante en Portugal, Francia e Italia.

Ostenta certificados de Calidad y GDP, que renovó en septiembre del año 2018 (por tres años).

La actora ha adquirido un importante reconocimiento entre el público consumidor español, también europeo, mediante el uso y promoción de la marca "IN TIME" e "IN TIME EXPRESS" como elemento distintivo y diferenciador de sus servicios.

En relación a lo que constituyen los signos distintivos de la demandante, ésta ostenta la titularidad de los siguientes registros marcarios, los cuales se hallan actualmente registrados y en vigor y cuyos efectos son plenamente vigentes en España:

-Marca española No. 2625945 (mixta), solicitada el 03 de diciembre de 2004, y concedida el 16 de junio de 2005, y la cual protege los servicios de la Clase 39: "Transporte urgente de mercancías terrestres"

- Marca de la Unión Europea No. 15889157

(figurativa), solicitada el 04 de octubre de 2016 y concedida el 22 de febrero de 2017, la cual protege los siguientes servicios de Clase 39: "Transporte y entrega de mercancías; Servicios de transporte, carga y retirada de mercancías.

-Marca de la Unión Europea No. 15884901

(figurativa), solicitada en fecha 03 de octubre de 2016 y concedida a fecha 22 de febrero de 2017, la cual protege los siguientes servicios de la Clase 39: "Transporte y entrega de mercancías; Servicios de transporte, carga y retirada de mercancías."

Desde que la demandante se fundó, siempre ha utilizado en el tráfico jurídico, económico y comercial el signo "IN TIME" y/o "IN TIME EXPRESS" y siempre se ha dedicado al mismo objeto social. Siempre ha proyectado el nombre de su empresa con la Imagen IN TIME, y así es como lo conocen sus clientes, proveedores y competidores. Para la actora, la marca "IN TIME" es una seña de su identidad. Con dichas marcas registrales, la demandante ha facturado varios millones de euros desde su fundación. Además, coinciden en el mismo nombre "In Time Express" su denominación social, su nombre comercial y su marca comunitaria registrada.

Más allá de que las citadas marcas aparecen en las páginas web de la actora y los términos "in time" constituyen el dominio de las cuentas de correo electrónico de su propiedad, dichas marcas están presenten en el uso diario entre los servicios y productos principales que maneja.

El término dominante "IN TIME" no son signos genéricos ni comunes en el ámbito de los transportes.

El término "EXPRESS", signo también distintivo de la demandante, puede traducirse del inglés como "rápido, urgente". Esta definición va en consonancia con la filosofía corporativa que hay detrás de la actora, y es precisamente este significado el que unido a la expresión "IN TIME", crea la imagen que la demandante quiere proyectar a través de su marca, y que se corresponde con la de una mercantil "altamente eficiente, coordinada, con reacción inmediata de servicio".

Otra prueba de que la marca de la demandante no es para nada genérica es que, en su sector, territorio de actuación, y en la actividad que desempeña, es la única mercantil que utiliza el signo "IN TIME EXPRESS". Basta con ver las empresas que integran las bolsas de carga nacionales e internacionales para corroborar que la demandante es la única mercantil con la marca "IN TIME en España.

En este sentido, en "WTRANSNET" , que cuenta con aproximadamente 12.000 clientes, de los cuales el 80% son nacionales, el único "IN TIME EXPRESS" con sede en España y que opera en territorio nacional es la actora, quien es asociado desde 2008.

Servicios Empresariales Ader SA (antes Servicios Empresariales Ader SL) se constituyó en el año 2001 para dedicarse al sector del transporte. Presta servicios como agencia de transportes, almacenista, distribuidor y transitaría de mercancías.

Los servicios que prestan y que están detallados en la página web son: transporte de mercancías en ámbito local y provincial, servicios urgentes, rutas de distribución.

En el apartado "delegaciones" informan que cuentan con delegaciones a nivel nacional, en las principales ciudades españolas, e internacional a través de sus colaboradores y partners.

En el apartado "franquicias" se explican los requisitos para conseguir crear una franquicia, haciendo hincapié en las ventajas que la mercantil puede ofrecer a sus franquiciados, como por ejemplo, destacan en primer lugar "una marca consolidada".

La demandada es titular de las siguientes marcas, "wecargo (nacional), y "taxi cargo by ader", " ader cargo", "ader taxi comercial.com" y "ader" (comunitarias).

Desde el 1 de marzo de 2018 hasta septiembre de 2018, la demandada, en gran parte de su actividad, dejó de identificarse y utilizar las marcas mencionadas de las cuales es titular, para utilizar en su lugar la marca "IN TIME EXPRESS LOGISTIK", de la cual es titular la sociedad alemana "In Time Express Logistik GmbH", una marca únicamente válida en territorio Alemán, la cual la demandada está utilizando deliberadamente en el estado español pese a ser conocedora que no está registrada en España.

A partir de octubre de 2018 predomina la utilización por parte de la demandada de la marca no registrada, "IN TIME AGILE LOGISTICS", la cual la sociedad "In Time Express Logistik GmbH" ha solicitado su registro ante la EUIPO con oposición de la demandante In Time Express Europe SL.

Ambas marcas guardan mucha similitud con las marcas de la actora, para promocionar en España idénticos servicios de transporte a los que viene prestando la demandada. Ello está generando en el mercado una clara confusión y asociación con las marcas titularidad de la demandante.

La demandada está empleando en el mercado la marca pese a no estar registrada en la EUIPO. Así por ejemplo, los nuevos vehículos están rotulados con esta nueva marca. Esta marca también aparece en los trípticos comerciales, en el equipamiento de trabajo, en su página web y en la aplicación móvil "InTime Driver". También la emplea en las órdenes de carga.

La demandada opera en la misma área, sector, ámbito territorial y comparte clientes y proveedores con la actora. También es un dato relevante que su establecimiento principal - Barcelona- están a menos de 30 kilómetros de distancia respecto al de ésta. Es evidente la confusión que crea la demandada en el mercado con el uso del signo IN TIME/IN TIME EXPRESS. La utilización de este signo para la misma clase de servicios que presta la actora vulnera sus derechos de marca, pues es la demandante quien tiene en España el derecho de uso en exclusiva de la marca registrada "IN TIME" "IN TIME EXPRESS".

En resumen, la empresa In Time Express Logistik GmbH (de ahora en adelante "sociedad alemana"), con domicilio social en Alemania y cuya marca está registrada únicamente en Alemania- con lo cual su uso queda estrictamente circunscrito en este país-, adquiere la empresa Servicios Empresariales Ader, a través de una sociedad holding que se creó ad hoc y para tal efecto. Todo ello se realiza mediante una enmarañada operación mercantil que perseguía a toda costa conservar la personalidad jurídica de Servicios Empresariales Ader para que siguiera operando en el tráfico mercantil al contar con una importante cartera de clientes y proveedores. Por su parte, la demandada Servicios Empresariales Ader amplía su cartera de clientes, y también su negocio, al adquirir el fondo de comercio de Van Express 2010.

Esta última, ha sido colaboradora de la actora durante más de ocho años.

La sociedad alemana nunca ha tenido ningún establecimiento ni oficina física en España, ni nunca antes había facturado con el nombre "in time". Si esta sociedad tenía que realizar servicios de distribución en España y recogidas, prestaba estos servicios la demandada, Servicios Empresariales Ader, a través de una colaboración que mantenían. Lo mismo sucedía a la inversa, si la demandada tenía que prestar servicios de transporte en Alemania o en países limítrofes, quien asumía la prestación de estos servicios era la sociedad alemana.

Hasta ahora, la sociedad alemana solamente se ha centrado en explotar su mercado en Alemania y países limítrofes, especialmente del Este de Europa, donde han creado delegaciones propias o franquiciadas en Polonia, Rumania, República Checa, Eslovaquia, y Hungría.

La sociedad alemana puede actuar utilizando la denominación "IN TIME" en Alemania, territorio donde está circunscrito su uso de marca, en tanto lugar donde tiene la concesión de las siguientes marcas ( EN ACTIVO).

Sin embargo, lo que está ocurriendo es que, la demandada, con el pretexto de que se ha integrado en la sociedad alemana, hace uso de este signo en España, país donde la sociedad alemana no tiene registrada su marca.

El perjuicio que está ocasionado la parte demandada a la actora con el uso de la marca "in time/in time express" es muy elevado. Lo que está ocurriendo, es principalmente que los trabajos que realiza la demandante son facturados y pagados a las demandadas, o a la inversa, trabajos que la actora no ha realizado, son facturados y pagados a éstas últimas. También ocurre que una multiplicidad de transportistas han reclamado a la demandante pagos de transportes que esta no había solicitado.

A lo expuesto, se añade la evidente pérdida de tiempo y sufrimiento de la actora, sus administradores y empleados en descifrar si las facturas que reciben corresponden a un servicio efectivamente prestado, y a solventar los descuadres contables. Los casos de cobros o pagos indebidos de las demandadas ha gastado centenares de horas a los departamentos de administración y de tráficos, porque lo primero que piensa administración es que si una persona física o jurídica reclama un pago es que el departamento de tráfico no ha procesado correctamente el correspondiente Expediente/ Dossier, por lo que se pierde el tiempo en ambos departamentos, además de la correspondiente gestión del servicio 24 horas 7 días a la semana, que también tiene que atender a múltiples llamadas erróneas de empresas o particulares preguntando dónde está la carga o cuando llega a sus instalaciones, de clientes de las demandadas. Durante el año 2018 ha habido más de mil llamadas equivocadas de clientes españoles pidiendo información y hora de llegada por expediciones que la demandante no había realizado. Si la demandada sigue utilizando la marca de la actora "in time/in time express", las llamadas equivocadas podrían multiplicarse exponencialmente. Lo mismo puede ocurrir si la demandada rotula sus vehículos con los signos "in time/in time express". La demandante, que cuenta con 5 empleados en sus oficinas, no podría soportar los errores generados por 1.300 vehículos ( sólo en cuanto a la flota de vehículos con la que pude contar actualmente Servicios Empresariales Ader S.A) y los casi 200 empleados de Servicios Empresariales Ader identificándose tanto por teléfono como por correo como "IN TIME Barcelona" o "IN TIME Spain" o cualquier otra fórmula confusa, apoyada en la Web, publicidad Google, nuevos dominios y correos electrónicos.

Las reclamaciones extrajudiciales han resultado infructuosas.

Por ello, en base a lo expuesto, la parte demandante ejercita acción de infracción de marca ex artículo 34.2 b) y 40 LM, así como acción de cesación, abstención y remoción, ex artículo 41 LM y, de publicación. Por último, en cuanto a los daños y perjuicios ocasionados, ejercita la acción prevista en el artículo 42, optando por lo establecido el artículo 43.5 LM, que expone que si se estima la infracción del derecho de marca, asiste el derecho a ser indemnizado "en todo caso y sin necesidad de prueba alguna" con una cuantía equivalente al 1 % de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados.

Subsidiariamente a lo anterior, ejercita acción de competencia desleal ex artículo 4 LCD.

Frente a la demanda formulada de contrario, la parte demandada se opone, alegando en síntesis que, SERVICIOS EMPRESARIALES ADER SA es una entidad dedicada a la intermediación en la prestación de servicios de transporte de mercancías por carretera, encontrándose debidamente inscrita en el Registro de empresas de transporte del Ministerio de Fomento y autorizada administrativamente para la actividad de Operador de Transportes.

La actividad que desarrolla SERVICIOS EMPRESARIALES ADER SA es diversa, abarcando desde el transporte nacional de mercancías, tanto en sus modalidades de convencional, urgente o "express" así como la distribución en radios o distancias cortas (lo que es conocido en el sector como "última milla"), el transporte internacional, tanto en sus modalidades de convencional, directo o "express", así como el almacenaje y la logística de las propias mercancías. Así pues, actora y demandada son competidoras en determinados segmentos del mercado relativo al transporte de mercancías.

Respecto de la identidad y titularidad de las marcas manifestadas por la actora deben realizarse una precisión en lo que respecta a la marca de la Unión Europea n e 15889157 pues su descripción denominativa correcta es "IN TIME EXPRESS EUROPE SL" y no "IN TIME EXPRESS EUROPE".

Deben rechazarse las afirmaciones contenidas en el escrito de demanda cuando se manifiesta que "el uso de "IN TIME / IN TIME EXPRESS" es para la demandante su signo distintivo en el mercado y es como los actores que participan en el mercado reconocen a la demandante y saben de su existencia, o que "el término dominante "IN TIME" no son signos genéricos ni comunes en el ámbito de los transportes. Nada más lejos de la realidad que acontece, menos en el sector del transporte.

Contrariamente a lo que se manifiesta por la demandante, la expresión "IN TIME" y sus términos derivativos, como "Just In Time" y otros parecidos, son totalmente habituales en el sector del transporte, caracterizado por la entrega de mercancías de manera correcta, "puntualmente", tiempo", o si se quiere "sin retrasos". Con ellos se identifica la prestación de un servicio "a tiempo", "en el plazo correcto", dentro de un contrato de transporte que nuestra legislación y jurisprudencia califica como "de resultado".

Si consideramos como habitual y genérica la expresión "IN TIME" no lo es menos la expresión "EXPRESS", término inglés utilizado para designar a la rapidez con que se presta un servicio de transportes con el fin de diferenciarlo de otro ordinario ( y más económico) que se realiza en un espacio de tiempo más largo. En cualquiera de los casos el término "EXPRESS" intenta denotar una mayor rapidez en el cumplimiento del servicio.

Igualmente, la utilización de las expresiones genéricas "IN TIME" "EXPRESS" o incluso

"CATALONIAN", "EUROPE" o "EUROPEAN DIRECT TRANSPORT" no vedan su inscripción en un registro marcario por parte de un particular interesado, sea la propia demandante o por cualquier otro, pero lo que no se puede pretender que dichas expresiones constituyan su seña de identidad exclusiva e impida su utilización por parte de otros usuarios.

Las consecuencias de la utilización de unos términos genéricos y totalmente descriptivos en un registro marcario como ha realizado la demandante tiene unas consecuencias jurídicas en orden a impedir utilización, sin que ello determine su nulidad pero sí su escasa protegibilidad frente a terceros.

Yerra la demandante al afirmar que ambas demandadas-ADER y VAN- se integraron en la sociedad alemanda "IN TIME EXPRESS LOGISTIK" pues la única que lo hizo fue SERVICIOS EMPRESARIALES ADER SA, quien con posterioridad adquirió el negocio y la actividad que desarrollaba VAN EXPRESS 2010 SLU.

El cambio en la propiedad de las empresas del grupo español "ADER" (Servicios Empresariales Ader SA, Grupader SA y Avant Rent SA entre otras) y su adscripción al grupo IN TIME alemán ha determinado la unificación de las diversas marcas para identificar los distintos servicios de transportes que se ofertan en el grupo empresarial.

De esta forma la marca "ADER", cuya titularidad ostenta SERVICIOS EMPRESARIALES ADER SA continúa siendo utilizada en el transporte nacional de mercancías y en las rutas de distribución diarias (las conocidas como "última milla" en el sector del transporte).

Para aquellos servicios de transporte transnacional se ha optado por utilizar desde el mes de junio de 2018 la marca "IN TIME AGILE LOGISTICS" por ser esta la actualización de la ya utilizada "IN TIME EXPRESS LOGISTIK" desde hace largo tiempo por la empresa del mismo nombre en Alemania, mayoritariamente dedicada a servicios directos y express como ya hemos manifestado, y ser más conocida a nivel europeo. Esta es la razón, y no otra, de utilizar ahora en España la expresión "IN TIME AGILE LOGISTICS" para identificar un tipo de servicios que se oferta en el sector del transporte de manera evidente por parte del grupo alemán "IN TIME", en el cual se encuentra ahora integrado SERVICIOS EMPRESARIALES ADER. La anterior circunstancia no guarda relación alguna con la supuesta intención de utilizar ilegítimamente alguna de las marcas titularidad de la demandante, sino de continuar aprovechando en el mercado del transporte internacional de mercancías el conocimiento que ya se tiene sobre la misma por parte de los clientes de la propia IN TIME EXPRESS LOGISTIK gmbH y de los clientes de SERVICIOS EMPRESARIALES ADER SA por los que se generen servicios de transporte internacional.

Tampoco existe la intención de aprovecharse del buen crédito o respeto que pueda haber adquirido hasta el día de hoy la demandante, pues tanto el grupo alemán "IN TIME" (con presencia en diversos países de la Unión Europea) como SERVICIOS EMPRESARIALES ADER SA tienen un prestigio igual o superior al suyo, aún cuando tan solo sea por una cuestión del nivel de facturación que individualizadamente tienen cada una de ellas.

La sociedad IN TIME EXPRESS LOGISTIK gmbH, perteneciente al grupo alemán IN TIME al que igualmente pertenece la propia entidad SERVICIOS EMPRESARIALES ADER SA, es titular, entre otras, de la marca con ámbito en Alemania denominada "IN TIME EXPRESS LOGISTIK", a la vez que ha solicitado ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea la inscripción del registro marcario de la denominación "IN TIME AGILE LOGISTICS", habiendo sido esta petición impugnada por la propia hoy demandante .

A su vez, IN TIME EXPRESS LOGISTIK gmbH ha procedido a solicitar de la propia EUIPO la anulación de las marcas "In TIME EXPRESS EUROPE SL" e "INTIMEPHARMA" por considerar que vulneran sus derechos previos derivados de la marca "IN TIME EXPRESS LOGISTIK" que tiene reconocida en Alemania.

En cualquiera de los casos, la utilización de la marca "IN TIME EXPRESS LOGISTIK" en España por la empresa alemana era sobradamente conocida por la actora pues ella misma reconoce que ha prestado numerosos servicios a IN TIME EXPRESS LOGISTIK gmbH cuando el origen o el destino de las mercancías se encontraba en España. Durante muchos años la demandante y el grupo alemán IN TIME han mantenido una pacífica coexistencia en el mercado nacional y europeo, transportando incluso la demandante mercancías de dicha entidad.

SEGUNDO.- Carácter de marca renombrada.

La SAP, Alicante, Sección 8ª, del 06 de julio de 2020 ( ROJ: SAP A 2397/2020 - ECLI:ES:APA:2020:2397 ), asunto "ÚNICO", recordaba que la distintividad desde el punto de vista extrínseco de la marca significa el grado de conocimiento del signo de la actora por el público interesado en ese tipo de producto. La Sentencia del Tribunal General de 1 de marzo de 2018 (asunto Shoe Branding Europe/EUIPO T- 629/16), al referirse a los requisitos de una marca renombrada declara: " 25 Para ser beneficiaria de la protección prevista en el artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.o 207/2009 , una marca registrada debe ser conocida por una parte significativa del público interesado por los productos o servicios amparados por ella [sentencia de 6 de febrero de 2007, Aktieselskabet af 21. november 2001/OAMI - TDK Kabushiki Kaisha (TDK), T-477/04 , EU:T:2007:35 , apartado 48; véase también, por analogía, la sentencia de 14 de septiembre de 1999, General Motors, C-375/97 , EU:C:1999:408 , apartado 26].

26 Al examinar dicho requisito, se deben tomar en consideración todos los elementos pertinentes de los autos, en particular, la cuota de mercado que posee la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración de su uso, así como la importancia de las inversiones hechas por la empresa para promocionarla ( sentencia de 6 de febrero de 2007, TDK, T477/04 , EU:T:2007:35 , apartado 49; véase también, por analogía, la sentencia de 14 de septiembre de 1999, General Motors, C-375/97 , EU:C:1999:408 , apartado 27)."

A estos efectos, hemos de tener en cuenta que una MUE puede ser renombrada si es conocida en una parte sustancial del territorio de la Unión y, esta parte sustancial puede coincidir con el territorio de un Estado como es España ( SSTJUE 6 de octubre de 2009, asunto C-301/07 y 3 de septiembre de 2015, asunto C-125/14). En particular, en el asunto C-32806 Fincas Tarragona [2007] de 22 de noviembre, el TJUE señalaba que el artículo 4, apartado 2, letra d), de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, debe interpretarse en el sentido de que la marca anterior debe ser notoriamente conocida en todo el territorio del Estado miembro de registro o en una parte sustancial de éste. De esta forma, en el par. 18 señalaba expresamente que el sentido dado comúnmente a los términos utilizados en la expresión «en un Estado miembro» se opone a que dicha expresión se aplique a una notoriedad limitada a una ciudad y su entorno que no constituirían, conjuntamente, una parte sustancial de un Estado miembro.

Por otra parte, como señalaba el Tribunal Supremo en el caso Maristas ( STS, Civil sección 1 del 23 de julio de 2012; ROJ: STS 6110/2012 - ECLI:ES:TS:2012:6110 ), no es necesario para que la marca goce de la consideración de "notoriamente conocida" que, además de serlo para una parte relevante del público interesado, los servicios o productos a los que se aplica sean de gran calidad o, debido a la fuerte inversión en publicidad, la marca transmita una imagen positiva. Lo esencial es que la marca sea conocida por una parte relevante del público interesado, sin perjuicio de que ello pueda venir determinado por la concurrencia de criterios cuantitativos y/o criterios cualitativos.

El Tribunal de Justicia ha señalado que el grado de conocimiento requerido debe considerarse alcanzado cuando una parte significativa del público interesado por los productos y servicios amparados por la marca conoce esta marca, añadiendo que ni la letra ni el espíritu del artículo 5, apartado 2 de la Directiva, permiten exigir el conocimiento de la marca por un determinado porcentaje del público" (Asunto C-375/97 General Motors [1999] de 14 de septiembre). Dos cuestiones son importantes. La primera, que el Tribunal de Justicia no ha definido con mayor precisión que la señalada el término "proporción significativa". La segunda, que se ha rechazado fijar un determinado porcentaje del público, por lo que se desaconseja la utilización de criterios fijos de aplicación general, dado que un grado de conocimiento predefinido, tomado aisladamente, puede no ser el más apropiado para una evaluación realista del renombre la notoriedad (Directrices EUIPO Parte C, Oposición, sección 5, 3.1.2.1, -2021-). No obstante, lo anterior, ello no significa que un determinado porcentaje carezca de cualquier interés. Bien por ser muy elevado, lo que sirve para acreditar el conocimiento, bien por ser muy bajo, lo que excluye su conocimiento por una parte significativa del público interesado. Con todo, hemos de ser cautelosos, puesto que como afirma la EUIPO cuando "los productos o servicios interesen a grupos de consumidores muy pequeños, este tamaño reducido del mercado total implica que una proporción significativa del mismo también será reducida en cifras absolutas". Finalmente, distintividad por el uso no implica renombre. Para la primera no es necesario un umbral mínimo que sí se exige para el segundo. De ahí que la mera inversión en campañas promocionales o en publicidad, pueda suponer que la marca haya adquirido un fuere carácter distintivo por el uso y, sin embargo, no haya adquirido renombre (EUIPO, Asunto Mandarino/Mandarina Duck, res 21/4/2010, R 1054/2007-44)

El público interesado no está compuesto únicamente por los compradores actuales, sino también por los compradores potenciales , así como a los miembros del público que solamente entran en contacto indirectamente con la marca, en la medida en que tales grupos de consumidores puedan ser también destinatarios de los productos en cuestión. Y, en este sentido, se ha señalado que el público interesado es el público en general, por ejemplo, en relación con agua mineral (Asunto MATTONI (fig.) 04/08/2011, R 1265/2010-2), preparaciones medicinales para el tratamiento de la disfunción sexual (Asunto SEXIALIS / CIALIS et al. 15/09/2011, R 2100/2010-1) , productos farmacéuticos para el tratamiento de las arrugas (Asunto C-100/11 Botolist/Botocyl [2012] de 10 de mayo).

Se suscita la cuestión de si los productos amparados por la marca interesan a varios grupos de compradores con diferentes perfiles. En tales casos, la cuestión radica en determinar si el renombre debe valorarse dentro de cada grupo por separado o si debe abarcar todos los tipos de compradores. La cuestión es relevante por cuanto la percepción del producto puede ser diferente en diferentes eslabones de la cadena de distribución, de forma que, en alguno de esos eslabones el producto haya podido alcanzar un conocimiento por parte de una parte significativa de dicho escalón, aunque dicho conocimiento no se haya alcanzado en otros eslabones. A priori, no podemos excluir que el renombre se alcance solo a uno de grupos de compradores, cuando una parte significativa de compradores de ese grupo conoce la marca y la vincula con los productos o servicios que ampara. Ahora bien, ello debe ser, consideramos, tratado con cierta cautela, dado que un exceso en la delimitación del público interesado puede distorsionar el grado de conocimiento que se tiene, en realidad, de la marca.

En relación a la prueba del renombre, ni las resoluciones administrativas ni las resoluciones judiciales que se hayan podido dictar en procedimientos anteriores son vinculantes para los Tribunales de Marca de la Unión Europea. Ahora bien, ello no quiere decir que los argumentos esgrimidos en las mismas no hayan de ser tenidos en cuenta, ni que no pueda argumentarse en torno a los mismos, pero debe recordarse que el renombre deberá ser acreditado en cada caso si bien tales resoluciones pueden constituir la base fáctica del razonamiento posterior. Sí que es cierto que, en algún caso, hemos reconocido el renombre sin necesidad de mayores esfuerzos argumentativos dada la intensidad del renombre de la marca (Caso Mercedes-Benz- SJM Alicante, a 02 de julio de 2022 - ROJ: SJM A 11696/2022; Caso Vega Sicilia- SJM Alicante, a 27 de abril de 2022-ROJ:SJM A 12895/2022).

Esta posición queda confirmada por la STGUE en T-492/20, S. Tous, S. L. [2021] de 7 de julio de 2021 (ECLI:EU:T:2021:413) en la que se reconoce el valor de las sentencias que se hubieran podido dictar con anterioridad en relación con el signo y los productos o servicios para los que se encuentra registrado si bien ello no ha de impedir la valoración del conjunto de pruebas aportadas. En este sentido, recordemos que el Tribuna General declara la carencia de fuerza probatoria de las sentencias aportadas, pero no por el hecho de que las mismas carezcan de virtualidad probatoria, sino por un defecto de traducción al alemán que era la lengua del procedimiento. En efecto, el Tribunal advierte que solo se tradujo bien una pequeña parte de esas resoluciones, bien nada en absoluto. De esta forma, los fragmentos traducidos no indican cuáles eran las marcas en conflicto, en qué pruebas se basaron esas resoluciones ni respecto de qué productos o servicios se declaró acreditado el renombre.

Sentadas las anteriores consideraciones, en el caso que nos ocupa, la parte actora no ha invocado el carácter renombrado de su marca, sino que ha hecho referencia a su reputación y/o prestigio.

Reputación y renombre no son conceptos similares, aunque sí que están relacionados. La reputación se refiere a la percepción que los clientes tienen sobre una marca, basada en sus experiencias y opiniones, mientras que el renombre es más bien el reconocimiento generalizado de una marca y su influencia en el mercado.

En cualquier caso, teniendo en cuenta las reglas de la carga de la prueba, conforme al artículo 217 LEC, la parte actora no ha desplegado actividad probatoria alguna tendente a acreditar el renombre de la marca de la que es titular, por lo que no puede gozar de la protección reforzada o especial de las marcas notorias o renombradas registradas.

TERCERO.- Infracción de marca/riesgo de confusión.

El artículo 9 del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017 dispone que el titular de esta estará facultado para prohibir a cualquier tercero, sin su consentimiento, el uso en el tráfico económico de cualquier signo en relación con productos o servicios cuando:

a) el signo sea idéntico a la marca de la Unión y se utilice en relación con productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca de la Unión esté registrada;

b) el signo sea idéntico o similar a la marca de la Unión y se utilice en relación con productos o servicios idénticos o similares a los productos o servicios para los cuales la marca de la Unión esté registrada, si existe un riesgo de confusión por parte del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca;

c) el signo sea idéntico o similar a la marca de la Unión, independientemente de si se utiliza en relación con productos o servicios que sean idénticos o sean o no similares a aquellos para los que la marca de la Unión esté registrada, si esta goza de renombre en la Unión y si con el uso sin justa causa del signo se obtiene una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca de la Unión o es perjudicial para dicho carácter distintivo o dicho renombre.

En los casos en los que se cumplan los requisitos del apartado 2 de artículo 9, al titular se le faculta, en particular, para prohibir:

a) colocar el signo en los productos o en su embalaje;

b) ofrecer los productos, comercializarlos o almacenarlos con dichos fines, u ofrecer o prestar servicios, con el signo;

c) importar o exportar los productos con el signo;

d) utilizar el signo como nombre comercial o denominación social, o como parte de un nombre comercial o una denominación social;

e) utilizar el signo en documentos mercantiles y publicidad;

f) utilizar el signo en publicidad comparativa, de una manera contraria a la Directiva 2006/114 /CE.

El fundamento de la anterior prohibición es garantizar la protección al titular de derechos marcarios que pretende distinguir en el mercado los productos o servicios de su empresa de los de otras, y la protección de los consumidores que comparan las marcas existentes en el mercado con solicitudes posteriores con el fin de evitar el riesgo de confusión. En definitiva, se trata de proteger las funciones esenciales de la marca, entre la que se encuentra, con carácter principal aunque no exclusivo, la función indicadora del origen de los productos.

En cuanto al riesgo de confusión, en la STS, Civil sección 1 del 18 de enero de 2017 ( ROJ: STS 63/2017 - ECLI:ES:TS:2017:63), asunto "Badtoro", el Tribunal Supremo español, recogiendo la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sintetizaba los parámetros relevantes del juicio de confusión marcaria:

«i) "El riesgo de confusión consiste en el de que el público pueda creer que los productos o servicios identificados con los signos que se confrontan proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas, dado que el riesgo de asociación no es una alternativa a aquel, sino que sirve para precisar su alcance" [ Sentencia núm. 119/2010, de 18 de marzo , con cita de la STJUE de 22 de junio de 1.999 ( C-342/97 ), Lloyd c. Klijsen].

»ii) "La determinación concreta del riesgo de confusión debe efectuarse en consideración a la impresión de conjunto de los signos en liza producida en el consumidor medio de la categoría de productos, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, teniendo en cuenta el grado de similitud gráfica, fonética y conceptual, en particular, los elementos dominantes" [ Sentencia núm. 777/2010, de 9 de diciembre , con cita de las SSTJUE de 11 de noviembre de 1.997 ( C-251/95 ), Sabel c. Puma , y de 22 de junio de 1.999 ( C-342/97 ), Lloyd c. Klijsen; y de las Sentencias de esta Sala núms. 427/2008, de 28 de mayo , 838/2008, de 6 de octubre , 225/2009, de 30 de marzo , 569/2009, de 22 de julio , 827/2009, de 4 de enero de 2010 , 72/2010, de 4 de marzo y 364/2010, de 2 de junio ].

»iii) De este modo, "el riesgo de confusión debe ser investigado globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes" [ Sentencia 777/2010, de 9 de diciembre , con cita de las SSTJUE de 11 de noviembre de 1.997 ( C-251/95 ), Sabel c. Puma ; de 22 de junio de 1.999 ( C-342/97 ), Lloyd c. Klijsen; y de 22 de junio de 2.000 ( C425/98 ), Mode c. Adidas; y de las Sentencias de esta Sala núms. 225/2009, de 30 de marzo , 569/2009, de 22 de julio , 827/2009, de 4 de enero de 2010 , 72/2010, de 4 de marzo y 364/2010, de 2 de junio ]. Depende, "en particular, del conocimiento de la marca en el mercado, de la asociación que puede hacerse de ella con el signo utilizado (...), del grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios designados" [ STJUE de 11 de noviembre de 1.997 ( C-251/95 ), Sabel c. Puma].

»iv) En la valoración global de tales factores ha de buscarse un cierto nivel de compensación, dada la interdependencia entre los mismos, y en particular entre la similitud de las marcas y la semejanza entre los productos o los servicios designados: "así, un bajo grado de similitud entre los productos o los servicios designados puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa" ( STJUE de 29 de septiembre de 1998 ( C-39/97 ), Canon c. Metro).

»v) A los efectos de esta apreciación global, se supone que el consumidor medio de la categoría de productos considerada es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. No obstante, debe tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada [ STJUE de 22 de junio de 1.999 ( C-342/97 ), Lloyd c. Klijsen].

»vi) Pero, esta exigencia "de una visión de conjunto, fundada singularmente en que el consumidor medio las percibe como un todo, sin detenerse a examinar sus diferentes detalles, (...) no excluye el estudio analítico y comparativo de los elementos integrantes de los respectivos signos en orden a evaluar la distinta importancia en relación con las circunstancias del caso, pues pueden existir elementos distintivos y dominantes que inciden en la percepción del consumidor conformando la impresión comercial. Lo que se prohíbe es la desintegración artificial; y no cabe descomponer la unidad cuando la estructura prevalezca sobre sus componentes parciales" (Sentencia núm. 777/2010, de 9 de diciembre)».

Por tanto, la determinación concreta del riesgo de confusión debe efectuarse en consideración a la impresión de conjunto de los signos en liza producida en el consumidor medio de la categoría de productos, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, teniendo en cuenta el grado de similitud gráfica, fonética y conceptual, en particular, los elementos dominantes. No obstante, debe tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada ( C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, [1999] de 22 de junio -ECLI: EU:C:1999:323-).

En definitiva, como señala la Sentencia nº 1410/2018, de 24 de octubre, del Tribunal SupremoSala de lo Contencioso-Administrativo (nº recurso 5395/2017), en la protección de toda marca registrada conforme al artículo 6 de la LM se parte de la existencia de identidad o similitud entre los signos, así como entre los productos o servicios y la existencia de un riesgo de confusión o asociación con la marca anterior. Por el contrario, en la protección especial de las marcas notorias o renombradas registradas se exige la identidad o similitud entre los signos, no se requiere la similitud entre productos o servicios, y se exige una conexión. La aplicación del artículo 8.1 de la LM requiere que la similitud o semejanza de las marcas que se oponen indique una conexión entre los productos o servicios amparados por la misma y evoque en el consumidor medio un vínculo empresarial entre ellas. Para determinar la existencia de un vínculo entre marcas, es preciso que se evidencie la existencia de un cierto grado de asociación, aunque no sea el grado exigido para la aplicación del artículo 6.1 b) de la Ley.

En concreto, la citada Sentencia, dice textualmente en los fundamentos jurídicos quinto y sexto : QUINTO.- La decisión del recurso.

1. En la protección de toda marca registrada conforme al artículo 6 LM se parte de la existencia de identidad o similitud entre los signos, así como entre los productos o servicios y la existencia de un riesgo de confusión o asociación con la marca anterior. Por el contrario en la protección especial de las marcas notorias o renombradas registradas se exige la identidad o similitud entre los signos, no se requiere la similitud entre productos o servicios, y se exige una conexión.

Así el artículo 8.1 LM establece que "No podrá registrarse como marca un signo que sea idéntico o semejante a una marca o nombre comercial anteriores aunque se solicite su registro para productos o servicios que no sean similares a los protegidos por dichos signos anteriores cuando, por ser éstos notorios o renombrados en España, el uso de esa marca pueda indicar una conexión entre los productos o servicios amparados por la misma y el titular de aquellos signos o, en general, cuando ese uso, realizado sin justa causa, pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dichos signos anteriores".

2. Sobre el riesgo de vinculación con las marcas notorias cabe acudir a la reciente sentencia de esta Sala de 26 de febrero de 2018 -recurso de casación núm. 1153/2016 - sobre la marca "Cerveza Estrella de Madrid" a la que se oponían -también del sector de la comercialización de cervezas- las titulares de "Estrella Galicia" o "Estrella Madrid", en la que se razona:

" La discrepancia surge por cuanto la sentencia impugnada entiende que es necesario que exista un riesgo de confusión o asociación entre la marca solicitante y la opuesta. Por el contrario, las empresas recurrentes consideran que no era necesario apreciar una similitud tal que determinase un riesgo de confusión entre las marcas notorias y la solicitante sino que bastaba un grado de similitud que, pese a ser ligero, fuese suficiente para que el público estableciese un vínculo entre los distintivos que permitiese aprovecharse indebidamente de la reputación de las marcas notorias inscritas.

La jurisprudencia de esta Sala ha venido sosteniendo -en tal sentido STS, de 21 de julio de 2015 (rec.3082/2013 ) entre otras - que las marcas notorias tienen una protección reforzada en dos aspectos: por un lado, el criterio sobre el riesgo de confusión y asociación con los signos notorios ha de ser más riguroso, puesto que el amplio conocimiento de las marcas notorias por parte del público consumidor puede hacer que signos relativamente diferentes sean sin embargo confundidos o asociados con ellos, precisamente por su amplia difusión y conocimiento; por otro lado y como consecuencia de lo anterior, la marca notoria recibe su protección más allá del estricto ámbito comercial al que pertenece - tanto más allá cuanto más notorio-, hasta llegar a una protección general en el caso de las marcas renombradas.

Ciertamente cuando se trata de marcas notorias no es exigible un riesgo de confusión entre las marcas contrapuestas, entendido como la posibilidad de que el consumidor crea estar comprando o consumiendo el producto amparado por la marca prioritaria, lo que se intenta evitar es que exista un riesgo de asociación o vinculación que haga pensar al consumidor medio que ambos productos, aun diferentes, tienen un mismo origen empresarial, aprovechándose así del prestigio y reputación ganados.

En tal sentido la STJUE de 22 de septiembre de 2011 (Asunto C-323/09 ) afirma que ""[...] en lo tocante al alcance de la protección conferida a los titulares de marcas de renombre, del tenor de las citadas disposiciones se desprende que los titulares de esas marcas están facultados para prohibir el uso por terceros, en el tráfico económico, de signos idénticos o similares a éstos, sin su consentimiento y sin justa causa, cuando ese uso se aproveche indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de las mencionadas marcas o menoscabe su carácter distintivo o su notoriedad.

[...] El ejercicio de ese derecho por el titular de la marca de renombre no exige que exista riesgo de confusión entre el público pertinente ( sentencias antes citadas Adidas-Salomon y Adidas Benelux, apartado 31, y de 18 de junio de 2009, L'Oréal y otros, apartado 36). Por otra parte, en la medida en que los artículos 5, apartado 2, de la Directiva 89/104 y 9, apartado 1, letra c), del Reglamento n.º 40/94 determinan que la marca controvertida y el signo utilizado por el tercero deben presentar un cierto grado de similitud [...]"", Por ello, ya en la STS de 19 de diciembre de 2008 (rec. 5602/2006 ) se afirmaba que ""La interpretación según la cual, si no existe riesgo de confusión o asociación entre los signos no cabe hablar de aprovechamiento indebido de la reputación de otros signos o medios registrados, ha sido matizada no sólo por esta Sala sino también por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas que, en las sentencias dictadas en los Asuntos C-408/01 ADIDAS- y C-375/97 -GENERAL MOTORS CORPORATION/YPLON, S.A.-, en relación con las marcas renombradas, pero en una doctrina trasladable dentro de su ámbito a la marca notoria, considera que no es exigible que el consumidor confunda o asocie las marcas para apreciar dicho aprovechamiento, sino que considera suficiente que el consumidor establezca un vínculo entre el signo y la marca, siempre que la conozca una parte significativa del público interesado por los productos o servicios amparados por ella"".

Y en dicha sentencia se concluía ""[...] Es decir, la protección reforzada de la marca notoria actúa no sólo cuando existe riesgo de confusión o de asociación sino también en aquellos supuestos en que la aspirante evoque, sugiera, insinúe o recuerde a la obstaculizadora de tal manera que pueda presumirse la concurrencia de un aprovechamiento indebido de aquélla"".

Ello implica que también cuando la confrontación se produce con marcas notorias se precisa que el distintivo que se pretende inscribir evoque o recuerde al que se viene utilizando por éstas últimas, pues en caso contrario no existiría ese riesgo de asociación o vinculación entre la marca cuya inscripción se solicita y el origen empresarial de la marca notoria. Y en ese sentido debe entenderse lo afirmado en la STS n.º 1658/2016, de 6 de julio de 2016 (rec. 3712/2015 ) al señalar ""En efecto, una cosa es que dicho riesgo haya de ser apreciado con tanto más rigor cuanto más conocida sea la marca prioritaria, y otra que no sea preciso dicho riesgo para protegerla, lo que carecería de sentido. Así, la protección de toda marca prioritaria, incluso notoria o renombrada, se asienta sobre un riesgo cierto de confusión o asociación con ella, más o menos intenso, pero sin el cual no sería precisa la protección"" ".

3. La sentencia del TJUE de 27 de noviembre de 2008 (asunto C-252/07 Intel) citada por las partes señala los factores a tener en cuenta para determinar si existe o no un vínculo:

" 41. La existencia de un vínculo de ese tipo debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta la totalidad de los factores pertinentes en cada caso (véanse, en relación con el artículo 5, apartado 2, de la Directiva, las sentencias antes citadas Adidas-Salomon y Adidas Benelux, apartado 30, así como adidas y adidas Benelux, apartado 42).

42. Entre tales factores cabe citar:

- el grado de similitud entre las marcas en conflicto;

-la naturaleza de los productos o servicios para los que se registraron respectivamente las marcas en conflicto, incluido el grado de proximidad o de diferenciación entre dichos productos o servicios, así como el público relevante;

- la intensidad del renombre de la marca anterior;

- la fuerza del carácter distintivo de la marca anterior, bien sea intrínseca o adquirida por el uso;

- la existencia de un riesgo de confusión por parte del público".

4. Es cierto que existe parecido entre los signos en conflicto "Sueldo de tu vida" y la marca prioritaria oponente "Un sueldo para toda la vida". Sin embargo este parecido no es en sí mismo suficiente para justificar la denegación de esta marca en las clases no relacionadas con la 35, es decir no es suficiente para activar la aplicación del artículo 8.1. Es además necesario un vínculo o conexión como requiere dicho precepto.

Aquí no cabe entender que existe un uso que modifique el comportamiento económico del consumidor, sino que lo que existe es un uso de una marca con términos altamente descriptivos que tienen que ser necesariamente usados de manera muy similar por cualquier competidor si quiere poder competir en el mercado.

La infracción del artículo 8.1 requiere, no necesariamente un riesgo de confusión, pero sí que exista un parecido objetivo entre los signos y además una conexión o vínculo. Y que la existencia de este vínculo debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta la totalidad de los factores pertinentes en cada caso, y que son los que recoge el párrafo 42 de la STJUE que se acaba de citar.

5. En la citada sentencia de esta Sala de 26 de febrero de 2018 -recurso de casación núm. 1153/2016 - se destaca: "Ciertamente cuando se trata de marcas notorias no es exigible un riesgo de confusión entre las marcas contrapuestas, entendido como la posibilidad de que el consumidor crea estar comprando o consumiendo el producto amparado por la marca prioritaria, lo que se intenta evitar es que exista un riesgo de asociación o vinculación que haga pensar al consumidor medio que ambos productos, aun diferentes, tienen un mismo origen empresarial, aprovechándose así del prestigio y reputación ganados", y añade: "la protección de toda marca prioritaria, incluso notoria o renombrada, se asienta sobre un riesgo cierto de confusión o asociación con ella, más o menos intenso, pero sin el cual no sería precisa la protección".

Para que sea de aplicación el artículo 8 LM , no es necesario que exista un riesgo de confusión, entendiendo por riesgo de confusión la posibilidad de que el público consumidor tome una marca por otra, pero sí se exige un riesgo de asociación, equiparando este denominado riesgo de asociación al vínculo al que hace referencia la jurisprudencia comunitaria, entendido como el riesgo de que el público consumidor pueda considerar que los productos amparados por la marca neófita tienen el mismo origen empresarial que los protegidos por la prioritaria y notoria.

6. Cuando la sentencia de instancia señala que no existe riesgo de aprovechamiento indebido de la reputación del signo registrado ya que no hay riesgo de confusión o de asociación sobre el origen empresarial de los signos, lo que está diciendo es que entre los signos comparados no se produce ese necesario "vínculo", al que hace referencia la jurisprudencia comunitaria para que entre a operar el artículo 8 LM .

La sentencia de instancia cuando habla de riesgo de confusión no se refiere a la posibilidad de que una marca sea tomada por otra (riesgo de confusión exigido por el artículo 6.1 LM ), sino a la posibilidad de que los signos puedan ser asociados, es decir, vinculados respecto a su origen empresarial, que exista entre los signos el vínculo al que hace alusión la jurisprudencia Europea y la sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo citadas por la recurrente o la conexión entre los productos o servicios amparados por la marca de nueva solicitud y el titular de la marca prioritaria y notoria a la que hace referencia el artículo 8.1 LM .

La propia sentencia de la Sala Primera de este Tribunal de 2 de febrero de 2017 , reseña que "el hecho de que la marca posterior evoque la marca anterior al consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, equivale a la existencia de dicho vinculo", y añade: "Es decir, la confusión en sentido amplio o riesgo de asociación, incluye aquellos supuestos en que se induce a creer que entre la persona que emplea el signo cuestionado y el titular de la marca anterior existe un vínculo económico o jurídico (en particular, concesión de licencias) que autorizan su uso".

Así, existe un vínculo entre los signos cuando el consumidor los asocia respeto a su origen empresarial.

El vínculo exigido para la aplicación del artículo 8.1 LM , es el riesgo de asociación respecto al origen empresarial que la sentencia de instancia reconoce como inexistente en el caso de las marcas implicadas.

7. Para apreciar la existencia o no de este vínculo se ha de atender entre otros factores, a la naturaleza de los productos o servicios para los que se registraron las marcas en conflicto y a la existencia de un riesgo de confusión por parte del público consumidor. Aun cuando para apreciar la concurrencia del artículo 8 LM no se requiera la identidad de productos o servicios protegidos, exigencia que sí opera en el artículo 6.1.b) de la Ley, si se requiere examinar el grado de proximidad entre los productos o servicios protegidos por la impugnada y los amparados por la marca concedida y notoria y que la protección de las marcas notorias no es absoluta, sino que se sigue exigiendo, no identidad de productos o servicios, pero sí un cierto riesgo de confusión.

Aquí entendemos que no cabe apreciar que con respecto a los productos y servicios que con la misma se amparan en las clases 16 y 41, su registro pueda implicar un aprovechamiento de la notoriedad o distintividad de la marca oponente. Parece evidente, respecto a los campos reseñados (juego uno, y productos alimenticios, otro), que nada puede hacer pensar que se trate de productos procedentes de un mismo origen empresarial o de empresas vinculadas, con aprovechamiento de su reputación. En este sentido y, a sensu contrario, la tantas veces citada sentencia de 26 de febrero de 2018.

8. Acudiendo de nuevo a la sentencia de la Sala Primera de 2 de junio de 2017 "para que exista infracción es necesario que mediante la evocación de la marca notoria, el empleo del signo controvertido conlleve un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca o perjudique su distintividad o notoriedad", lo que no ha resultado acreditado.

9. La marca "Un sueldo para toda la vida" es una marca que, recoge la sentencia recurrida, ha sido reconocida como notoria, pero no puede considerarse como renombrada y, reiteramos, no ha quedado tampoco acreditado que por parte de la ONCE haya existido aprovechamiento de su reputación o menoscabo de la notoriedad o distintividad. En este sentido la citada sentencia de la Sala Primera de 2 de febrero de 2017 concluía: "No cabe olvidar que las marcas de la recurrente son notorias, pero no renombradas, y no se ha declarado acreditado que por parte de la demandada haya existido aprovechamiento de su reputación, ni que la marca de la demandada haya menoscabado la mencionada notoriedad, ni su prestigio, ni la distintividad de tales marcas".

Procede, en consecuencia, rechazar el recurso de casación.

SEXTO.- La fijación de la doctrina.

Conforme a los anteriores razonamientos debe fijarse la siguiente doctrina.

La aplicación del artículo 8.1 LM requiere que la similitud o semejanza de las marcas que se oponen indique una conexión entre los productos o servicios amparados por la misma y evoque en el consumidor medio un vínculo (jurídico o económico) entre ellas.

Para determinar la existencia de un vínculo (jurídico o económico) entre marcas, es preciso que se evidencie la existencia de un cierto riesgo de asociación, aunque no sea en el grado exigido para la aplicación del artículo 6.1.b) de la Ley de Marcas .

Pues bien, trasladando la anterior doctrina jurisprudencial al caso que nos ocupa y, teniendo en cuenta que, como se ha sentado en el fundamento de derecho precedente, en este supuesto, no nos encontramos ante una marca renombrada, en aras acreditar la infracción alegada por la actora, esta debe probar la existencia de identidad o similitud entre los signos, así como entre los productos o servicios y la existencia de un riesgo de confusión o asociación con la marca anterior.

La parte actora ha acreditado que, en primer lugar, hace uso de sus marcas registradas, siendo la piedra angular de las mismas, el término IN TIME y, en segundo lugar, que la demandada ha hecho uso del término IN TIME para ofrecer el mismo tipo de productos. Nos encontramos en el mismo sector de actividad-servicios de transporte- por lo que el público destinatario es idéntico- es tanto los profesionales, formado por clientes comerciales y transportistas, como el público en general, - y, además, ambos establecimientos están próximos- Barcelona y Mataró-.

El riesgo de confusión y/o asociación es claro, la demandada ha reproducido el término IN TIME. A pesar de las diferencias gráficas, ambas comparten la parte nuclear del elemento denominativo del signo que es claramente IN TIME.

Y ello aparece corroborado con las testificales de don Adrian , don Agustín, don Alejo y don Amadeo, que pusieron de relieve en el acto de la vista que, sí han usado el término IN TIME, en la app usada por los conductores, en correos electrónicos, en facturas, que con la adopción por este Juzgado de las medidas cautelares que dimanan del presente procedimiento ya no han vuelto a usar el citado término, pero antes sí tenían doble etiqueta en la mercancía de ADER e IN TIME y, que había vehículos etiquetados con el término IN TIME; y, con la eminente prueba documental aportada.

En concreto, es de destacar por la trascendencia en la presente litis, la Resolución de la EUIPO

DE ANULACIÓN N° C 34 824 (NULIDAD) -In Time Express Logistik GmbH, Am

Kirchhorster See 1, 30916 Isernhagen, Alemania (solicitante), representada por KSB Intax, Lüerstr. 10-12, 30175 Hannover, Alemania (representante profesional) contra In Time Express Europe, S.L., C. dels Remences, 134, 08304 Mataró, España (titular de la MUE), representada por Ingenias, Av. Diagonal, 514 - 1-4, 08006 Barcelona, España (representante profesional)- que dice expresamente, entre otros considerandos: El 02/06/2022, la División de Anulación decide lo siguiente RESOLUCIÓN 1. Se estima la solicitud de declaración de nulidad. 2. Se declara nula en su totalidad la marca de la Unión Europea n.º 15 884 901. 3. El titular de la MUE asume las costas, que se fijan en 1.080 EUR.

En el caso que nos ocupa, los servicios y actividades empresariales se dirigen al público en general y a los profesionales en el ámbito del transporte. A la vista de la naturaleza de los servicios y de las actividades en cuestión, el conocimiento del público relevante será el de un consumidor medio normalmente informado y razonablemente observador y perspicaz, o mejor. No obstante, el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de las características de los servicios en cuestión (22/06/1999, C-342/97 , Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, párrafo 26). Así, el hecho de que estos últimos sean de una naturaleza específica puede llevar a los consumidores medios a demostrar un mayor grado de atención. Los servicios impugnados son en parte idénticos y en parte similares a la actividad empresarial de la solicitante, ya que pertenecen al mismo ámbito industrial. Teniendo en cuenta todo lo anterior, y especialmente el hecho de que los signos son similares al coincidir ambos en su primer elemento "In time", si bien se han considerado débilmente distintivos, y las diferencias radican en elementos no distintivos o decorativos contenidos respectivamente en ambos signos, se considera que existe riesgo de confusión entre el público. Por tanto, a la vista de la proximidad de los servicios cubiertos por los signos en conflicto y de la similitud entre los signos, procede considerar que existe riesgo de confusión aun cuando el signo anterior tenga un escaso carácter distintivo y el público muestre un grado de atención elevado. Tales conclusiones no evitarían la existencia de un riesgo de confusión en el presente caso, contrariamente a lo que afirma la titular.

Por tanto, la División de Anulación concluye que existirá riesgo de confusión entre los signos para los servicios impugnados ya que tienen puntos de conexión con los del signo anterior ya que todos ellos pertenecen al mismo ámbito de actividad. De ello se desprende que, según el artículo 15(2) de la Ley alemana de Marcas, la solicitante tiene derecho a prohibir al titular el uso en el tráfico económico del signo impugnado. En consecuencia, la MUE impugnada debe declararse nula sobre la base del artículo 60(1)(c), en relación con el artículo 8(4) del

RMUE.

La sociedad IN TIME EXPRESS LOGISTIK gmbH ha solicitado ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea la inscripción del registro marcario de la denominación "IN TIME AGILE LOGISTICS", habiendo sido esta petición impugnada por la propia demandante y, habiendo dictado la EUIPO resolución por la que estima la oposición respecto a los servicios de la clase 36 y 39, al existir riego de confusión para la parte francófona del público (documento nº 50 parte actora).

Además, como consta en el documento nº 49 del ramo de prueba de la parte demandada, la actora ha convertido su marca europea nº 15889157 en marca nacional. Ahora bien, con posterioridad a la interposición de la demanda.

Por tanto, teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado y, que la acción de infracción se ejercita respecto al territorio nacional, es de mencionar, por último, la Sentencia nº 539/2023, de 22 de diciembre de 2023, de la Ilustrísima Audiencia Provincial de Barcelona, Sección nº 15 (recurso de apelación 227/2023 -1), en la que es parte recurrente IN TIME EXPRESS EUROPE SL y parte recurrida: IN TIME EXPRESS LOGISTIK GMBH. En dicha Sentencia se señala expresamente en su FJ3º:

12. La protección del registro de marca se extiende a todo el territorio nacional, de forma que el titular marcario puede hacer valer su ius prohibendi dentro del mismo. Por ello, para poder hablar de infracción de la marca nacional el tercero debe llevar a cabo la comercialización de los productos y servicios identificados con el signo en conflicto en España, de forma que entrará en colisión con el ámbito de protección del titular marcario para el territorio español.

13. La sentencia de instancia mantiene que, a la vista de la prueba practicada, la demandada presta servicios de transporte a nivel internacional y que solo esporádicamente lleva a cabo algún transporte con origen o destino en España, lo que no considera significativo, y en el caso de la aplicación considera que es de uso interno de los transportistas por lo que no podemos hablar de uso en el comercio.

14. No es discutido por las partes que la demandada se estableció en Alemania hace más de veinticinco años donde empezó la prestación de sus servicios para, poco a poco, ir extendiéndose a Europa Central y Oriental, en el año 2015 pasa a formar parte del grupo de logística sudafricano Supergroup (doc. 22 de la demanda), el cual en el año 2017 adquiere, a través de la demandada, la empresa de transportes española Servicios Empresariales ADER, S.A. (doc. 29 de la demanda). La demandada afirma que los servicios de transporte que se ofrecen y prestan en España se realizan a través de la citada entidad española. 15. Lo cierto es que de la prueba practicada debemos de concluir que la demandada ha prestado servicios de transporte en España haciendo uso del signo IN TIME en España. Constan facturas no solo de transportes realizados con origen y/o destino en España a clientes españoles sino también dentro del territorio español (doc. 55, 63, 79 de la demanda). Igualmente se acredita la existencia de vehículos rotulados con las marcas de IN TIME de la demandada en España y que participan en la prestación de servicios de transporte de mercancías en España (doc. 57, 64, 75, 78 de la demanda) así como ofertas de transporte de mercancías con origen y/o destino en España facilitadas por la aplicación IN TIME DRIVER APP (doc. 55 y 65 de la demanda), carpetas y etiquetas de la demandada que hacen uso del signo IN TIME en transportes prestados en España (doc. 65 B de la demanda) y publicidad realizada por la demandada de sus servicios de transporte de mercancías ofrecidos y realizados en territorio español (doc. 62 y 73 de la demanda). Además, tanto en la web de la demandada como en la App se hace uso del idioma español para dar información sobre los servicios de transporte (doc. 65C y 65 D de la demanda). 16. La demandada insiste que los servicios de transporte en España se prestan a través de su filial ADER, pero lo cierto es que la prueba revela que los servicios en España se están prestando con el signo en conflicto IN TIME tanto por ADER como por la demandada. Consta que la mercantil ADER, tras la integración en la empresa sudafricana Supergroup a través de la demandada, comunicó a sus proveedores esta circunstancia denominándose "Intime Spain", signo bajo el cual prestaba sus servicios (doc. 57 de la demanda), haciendo uso de una dirección de correo electrónico con el mismo signo intimespain@intime.de; igualmente se ha acreditado que sus trabajadores manifiestan trabajar para la demandada en sus redes sociales. Respecto de los actos de infracción marcaria realizados por ADER viene conociendo los Juzgados de Marca de la Unión Europea donde se interpuso la respectiva demanda.

17. En cuanto a la demandada, en julio de 2016 adquiere el dominio www.intime.es (doc. 32 a 34 de la demanda) donde usa el signo IN TIME para la prestación de servicios de transporte en España por lo menos hasta enero de 2019, fecha en la que deja la web queda inoperativa (doc. 61 de la demanda). Pero ello no ha sido obstáculo para que haya continuado con la prestación y ofrecimiento de servicios de transporte de mercancías con origen y/o destino en España a través del signo IN TIME por medio de su página web www.intime.de (doc. 79 de la demanda). Se aporta con el recurso de apelación el doc. 81 consistente en un presupuesto solicitado a través de la web alemana de la demandada para llevar a cabo un transporte en territorio español en enero de 2023, presupuesto que se envía desde el correo electrónico de la demandada @intime.de.

18. Se discute por la demandada la admisión de este presupuesto en fase de apelación. El documento debe ser admitido al ser posterior a la fecha de la sentencia y relevante para el caso puesto que acredita que se sigue con el ofrecimiento de servicios de transporte en España por parte de la demandada, lo que desvirtúa su defensa y lo mantenido en la resolución recurrida que sus servicios están limitados a territorio alemán y que en España es la filial ADER la que lleva a cabo los transportes. Si observamos el presupuesto adjuntado como documento nº 81 se deduce con claridad que el servicio lo ofrece In Time Express Logistik GMBH, consta sus datos de contacto y una cuenta corriente alemana, sin que aparezca referencia alguna a la entidad ADER.

19. Respecto del uso en el comercio de la App, la resolución de instancia considera que no es un uso relevante puesto que se trata de un uso interno para los transportistas propios o autónomos. Como sabemos la infracción marcaria requiere que el uso se realice en el tráfico económico, por terceros que actúan en el mercado desarrollando una actividad mercantil que trascienda al exterior por lo que excluye el uso privado ( STJUE de 12 de julio de 2011, L'Oréal y otros, C324/09 , EU:C:2011:474, apartado 54). Además, cuando el uso de la marca se lleva a cabo en Internet, como es el caso a través de una aplicación móvil, tanto a nivel internacional (Recomendación conjunta de la Unión de París y de la OMPI sobre la protección de las marcas y otros derechos de propiedad industrial sobre signos en Internet de 2001) como la jurisprudencia del TJUE (por todas el Asunto L'Oréal SA y otros contra eBay, citado) exigen que se produzca un efecto comercial en el territorio en cuestión, en este caso, en España, al margen del lugar en el que esté alojada la web o desde qué país se pueda acceder a la misma puesto que lo relevante es el territorio donde se ha producido el efecto comercial.

20. En el caso de la App se discute si su uso, por parte de los conductores propios y/o subcontratados de la demandada es un uso privado sin trascendencia pública o privado y a quien va dirigido. No podemos compartir las apreciaciones de la resolución de instancia en cuanto a que el uso en la App es un uso privado sin relevancia externa. Se trata de una aplicación de uso público que cualquier persona se puede descargar, sin que esté limitada a los transportistas que trabajan de forma habitual u ocasional con la demandada. Pero, además, en el ámbito de la prestación de servicios de transporte en el que actúa la demandada el público destinatario de los servicios de transporte no solo son los usuarios finales sino también los transportistas propios o subcontratados que llevan a cabo los servicios, por lo que tales actos tienen exteriorización al mercado, lo que nos lleva a afirmar que estamos ante un uso en el comercio relevante a los efectos de infracción marcaria.

21. Por lo expuesto debemos concluir que la demandada ha llevado a cabo un uso del signo IN TIME para la prestación de servicios de transporte dentro del territorio español, ofreciendo, comercializando y realizando los mismos en España para el público español, primero, desde la página web española y, posteriormente, desde la alemana, así como a través de la aplicación IN TIME DRIVER APP. En ambos casos se promociona la realización de servicios dentro del territorio español haciendo uso del idioma español por lo que los servicios están dirigidos claramente al público español, lugar donde se produce el efecto comercial (art. 3 de la Recomendación Conjunta) y la infracción marcaria si concurren los requisitos para ello que analizaremos a continuación.

En su FJ4º y, en cuanto al riesgo de confusión, dice textualmente: 23. En el presente caso la demandada, por una parte, usa el signo controvertido para los mismos servicios para los que está registrada la marca de la actora, la prestación de servicios de transporte, por lo que nos encontramos en un caso en el que los productos son idénticos. Se utilizan además los mismos canales de comercialización de los servicios como es el uso de Internet. (ii) La similitud de los signos.

24. La comparación de signos implica una apreciación global de sus características gráficas, fonéticas o conceptuales. Si existe únicamente similitud en uno de estos tres aspectos, se considerará que los signos son similares. Si los signos son lo suficientemente similares para dar lugar a un riesgo de confusión es objeto de análisis en la apreciación global del riesgo de confusión. Únicamente se considerará que los signos no son similares si no se puede detectar similitud alguna en ninguno de los tres aspectos indicados. Además, se deberán tener en cuenta el carácter distintivo y del carácter dominante de sus elementos, así como del impacto de su impresión de conjunto ( C-251/95 , Sabèl, EU:C:1997:528, § 23). Finalmente indicar que, al examinar la identidad o similitud, el signo registrado (el de la parte demandante) se ha de comparar tomándolo en consideración tal y como está registrado y comparándolo con el usado por la parte demandada, esto es, con la forma en la que la demandada lo ha venido utilizando (...).

(...)26. En casos estamos ante signos mixtos en los que se combina una denominación con un gráfico siendo el elemento dominante IN TIME. Esta palabra, usada para servicios de transporte y en idioma inglés tiene un importante carácter distintivo en España, a todo lo que hay que añadir la falta de distintividad del resto de elementos denominativos que siguen a esta expresión, tanto "Express europe SL" o "Catalonian" que se identifica con la indicación de una sociedad como "Agile Logistics", que, como indica la EUIPO en su resolución, es un eslogan laudatorio que hace referencia a la logística rápida (doc. 21 b de la demanda). Igualmente, bajo es el carácter distintivo de las estrellas que se incorporan al signo por ser una referencia al emblema de la UE y comúnmente utilizado en el ámbito del transporte y la logística.

27. Por ello, debemos concluir que el termino IN TIME es el elemento dominante en ambos signos, mientras que el resto de elementos gráficos y tipográficos que acompañan a las marcas "IN TIME" en conflicto son simples, puramente ornamentales y de escaso carácter distintivo, por lo que debemos apreciar la existencia de similitud entre los signos en conflicto.

28. Vemos que desde el punto de vista visual se aprecia semejanza, fonéticamente coinciden en el elemento más destacado del signo, que seguramente será el que primero lean los consumidores y a nivel conceptual ambos hacen referencia a una característica del servicio, un transporte en plazo. Por lo que afirmamos que estamos ante signos similares. En este mismo sentido se ha pronunciado ya tanto el Juzgado como Tribunal de Marca de la Unión Europea de Alicante, en Autos de fecha 20 de enero de 2020 y 21 de abril de 2021, en el procedimiento ordinario 327/2019 que se sigue contra la empresa ADER al comparar también las marcas en conflicto (doc. 47 de la demanda)(...)

(...)(vi) Apreciación global.

31. Apreciando todos los anteriores elementos de forma interrelacionada, creemos que el signo de la demandada genera riesgo de confusión. La gran semejanza existente entre los signos en liza y la identidad de los productos a los que se aplican nos lleva a concluir la existencia de un riesgo de confusión. La concurrencia de un riesgo de confusión solo requiere una probabilidad de confusión por parte del consumidor medio, pero en el supuesto de autos, además, se ha probado la existencia de una confusión real entre los clientes españoles (doc. 74, 77, 79, 80, 81 de la demanda) lo que evidencia la existencia del mismo.

32. En el mismo sentido se han pronunciado el Juzgado y Tribunal de Marca de la Unión Europea de Alicante respecto de los mismos signos y la Oficina Europea de Propiedad Intelectual al determinar la incompatibilidad de los signos en conflicto (doc. 21B de la demanda). Indicar que la propia demandada ha defendido la similitud de signos y el riesgo de confusión en los procedimientos que ha tenido contra la actora por el uso del signo, en Alemania, Rumania, Portugal, Austria y Francia (doc. 49 a 54 de la demanda).

33. Merece una mención la argumentación realizada por la resolución recurrida sobre la valoración del doc. 1 de la contestación consistente en marcas que contienen la palabra INTIME, habiendo salido a colación la existencia de un supuesto de coexistencia pacífica de marcas. De las marcas aportadas, como precisa el actor en el recurso, solo siete tienen relevancia en España y son las que pueden ser tenidas en cuenta, en atención al principio de territorialidad, pero, además, estas siete marcas nacionales identifican productos o servicios distintos (principio de especialidad) o presentan una composición de elementos distintivos que eliminan cualquier tipo similitud en los signos y de confusión. Por ello, entendemos que el citado argumento de la resolución de instancia no puede ser tenido en cuenta para fundamentar la falta de confusión entre los signos.

34. En consecuencia, procede estimar el recurso y la demanda, declarar la infracción de los derechos exclusiva de la actora, de conformidad con el art. 34 de la Ley de Marcas (...).

Las consideraciones expuestas en las resoluciones mencionadas, siendo especialmente relevante a los efectos de este pleito la última de ellas, al tratar cuestiones idénticas a las que resultan controvertidas en los presentes autos y, cuya argumentación comparte esta Juzgadora, son trasladables al caso de autos, constituyendo una prueba más, de la infracción de marca en la que ha incurrido la parte demandada. Debiéndose indicar que, la demandada no ha instado la nulidad de las marcas de la actora vía reconvención, por lo que estamos ante una marca plenamente válida- marca española-. Ahora bien, la infracción se circunscribe al ámbito nacional y, por tanto, a la marca española nº 2625945, ya que la marca europea nº 15884901 ha sido anulada y, la marca europea nº 15889157 se ha convertido en marca nacional con posterioridad a la interposición de la demanda.

Por último, procede reseñar que nada impide acumular acción por competencia desleal, conforme al principio de permeabilidad relativa afirmada por el Tribunal de Marca de la Unión Europea, en los que la valoración de la antijuricidad es propia y diferenciada de la valorada en sede de derechos de propiedad industrial, no encontramos motivos para excluir esta acumulación en el caso presente. Al igual que en el caso de la competencia desleal, lo que se excepciona es la regla general de competencia territorial para afirmar la competencia de los juzgados de marca de la Unión Europea y permitir, así, el ejercicio conjunto de acciones marcarias o de diseño y acciones de competencia desleal.

El principio de permeabilidad relativa ha sido afirmado de forma recurrente por el Tribunal de Marca de la Unión. Véase SAP, Alicante, Civil, Sección 8ª del 03 de febrero de 2006 ( ROJ: SAP A 3074/2006 - ECLI:ES:APA:2006:3074 ) AAP, Civil, Sección 8ª, del 12 de diciembre de 2011 ( ROJ: AAP A 354/2011 - ECLI:ES:APA:2011:354A ), SAP, Civil, Sección 8ª del 11 de julio de 2018 ( ROJ: SAP A 1568/2018 - ECLI:ES:APA:2018:1568 ), SAP, Civil, Sección 8ª del 11 de julio de 2018 ( ROJ: SAP A 1568/2018 - ECLI:ES:APA:2018:1568 ), SAP, Civil, Sección 8ª del 11 de julio de 2018 ( ROJ: SAP A 1568/2018 - ECLI:ES:APA:2018:1568 ), AAP, Civil, Sección 8ª del 21 de diciembre de 2018 ( ROJ: AAP A 772/2018 - ECLI:ES:APA:2018:772).

Es cierto que la competencia fue discutida en el caso de la AAP, Alicante, Civil, Sección 8ª, del 27 de noviembre de 2017 (ROJ: AAP A 427/2017 - ECLI:ES:APA:2017:427A ), pero aquella solución fue revalorada en la SAP, Civil, Sección 8ª del 15 de marzo de 2019 ( ROJ: SAP A 413/2019 - ECLI:ES:APA:2019:413 ).

Con base a los criterios antedichos, no es difícil imaginar otras acumulaciones posibles, inspirados, por otra parte, en la necesaria protección de la propiedad intelectual e industrial, título competencial único, como se desprende de la propia atribución de competencias que se realiza en la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Sin embargo, en el presente caso, se ejercita la acción de competencia desleal con carácter subsidiario a la acción de infracción, por lo que, declarada la infracción, no procede entrar en el examen de la acción subsidiaria. Además, es preciso tener en cuenta que, respecto a la conducta desleal, ni se ha concretado en qué consiste ni consta indiciariamente prueba alguna.

CUARTO.- Acción de cesación, remoción y prohibición.

El artículo 41.a) y c) de la LM recoge la acción de cesación, de abstención y de remoción. Por su parte, la STS de 23 de julio de 2012 recuerda que el presupuesto de la estimación de la acción de remoción es precisamente la estimación de la acción declarativa de infracción marcaria, siendo un efecto automático de la estimada aplicación. Así, argumenta que " la apreciación de la infracción de la marca notoria de la actora, legitima a ésta para pedir la cesación de los actos infractores, en este caso, del uso del signo "Maristas" en la promoción inmobiliaria que la demandada ha desarrollado en Alicante [ art. 41.1.a) LM , aplicable por la remisión general a la regulación interna de cada Estado miembro, contenida en el art. 101 RMC]". En este mismo sentido se pronuncia la STMUE de España de 19 de julio de 2013. Cabe, pues, estimar la acción de cesación, abstención y remoción ejercitada por la parte demandante, que comprenderá la condena a las multas coercitivas del artículo 44 de la LM y del artículo 102 del RMUE para asegurarse la efectividad de estos pronunciamientos de condena.

QUINTO.- Multas coercitivas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 LM, cuando se condene a la cesación de los actos de violación de una marca, el Tribunal fijará una indemnización de cuantía determinada no inferior a 600 euros por día transcurrido hasta que se produzca la cesación efectiva de la violación. El importe de esta indemnización y el día a partir del cual surgirá la obligación de indemnizar se fijará en ejecución de sentencia.

Somos conscientes de que la cuestión suscita cierta controversia y no pocos problemas en sede de ejecución. No obstante, lo anterior, hemos de decantarnos por una aplicación literal de la ley. Por tanto, la sentencia no procede a la imposición de multa alguna, sino que será al tiempo de despacho de ejecución, y mediante pieza separa da multa, como se procederá a la imposición y, en su caso, a la liquidación de la cuantía indemnizatoria correspondiente.

Por tanto, no procederá la fijación del dies a quo, ni de la cuantía indemnizatoria, sino a la luz de las circunstancias concurrentes una vez se despache ejecución, bien provisional, bien definitiva.

SEXTO.- Indemnización de daños y perjuicios.

Establece el artículo 42 LM lo siguiente: 1. Quienes, sin consentimiento del titular de la marca, realicen alguno de los actos previstos en la letra a) del apartado 3 y en el apartado 4 del artículo 34, así como los responsables de la primera comercialización de los productos o servicios ilícitamente marcados, estarán obligados en todo caso a responder de los daños y perjuicios causados 2. Todos aquellos que realicen cualquier otro acto de violación de la marca registrada solo estarán obligados a indemnizar los daños y perjuicios causados si hubieran sido advertidos suficientemente por el titular de la marca o, en su caso, por la persona legitimada para ejercitar la acción acerca de la existencia de esta, convenientemente identificada, y de su violación, con el requerimiento de que cesen en la misma, o cuando en su actuación hubiere mediado culpa o negligencia o la marca en cuestión fuera renombrada.

La parte demandante pretende, tal y como resulta del suplico de su demanda, que se condene a la demandada a indemnizar a la actora en concepto de daños y perjuicios al 1% de su cifra de negocios desde fecha de inicio de la infracción marcaria (1 de marzo de 2018) hasta el cese efectivo de la infracción.

El sistema de indemnización mínima del artículo 43.5 LM. Caso Nuba [2019].- Superando las iniciales dudas interpretativas, el Tribunal Supremo en el Caso Nuba [2019] ( STS, Civil sección 1 de 3 de octubre de 2019 -ROJ: STS 3027/2019 - ECLI:ES:TS:2019:3027 ) fija doctrina jurisprudencial considerando que el articulo 43.5 LM tiene naturaleza indemnizatoria y que, por tanto, establece una presunción iuris tantum de existencia de daño. [El artículo 43.5 LM] contiene una regla a la que puede acogerse el titular de la marca que ha sufrido una infracción que le ha reportado un "perjuicio", para calcular la indemnización y evitar que la falta de prueba le prive de una compensación económica. Aunque esta regla acentúa la objetivación de la compensación económica, no por ello puede interpretarse en el sentido de que se tenga derecho a una indemnización incluso en los casos en que se haya constatado que la infracción no pudo ocasionar "perjuicio" alguno al titular de la marca. Exige como presupuesto previo la existencia del "perjuicio", con independencia de su entidad.

Como se ha apuntado en la doctrina, esta regla no altera la naturaleza resarcitoria de la acción de indemnización de daños y perjuicios, que presupone la existencia de estos. No introduce una suerte de sanción por la infracción, en beneficio del titular de la marca infringida, sino que la ratio de la norma es facilitar la cuantificación de la indemnización: en todo caso el 1% de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados.

De hecho, esta regla, que cifra en todo caso la indemnización en el 1% de la cifra de negocio [sin perjuicio de que el titular de la marca pueda exigir una indemnización mayor si prueba que la violación de su marca le ocasionó daños o perjuicios superiores], está relacionada con el criterio de cuantificación de la letra a) del art. 43.2 LM , pues facilita el cálculo del beneficio económico obtenido por el infractor con la violación de la marca.

La parte demandada en su escrito de contestación no ha impugnado la cuantificación realizada por la parte actora, se limita a señalar que no procede indemnizar porque no se ha producido ninguna infracción. Declarada la infracción en los términos anteriormente señalados es por los que procede la indemnización solicitada.

SÉPTIMO.- Publicación de la sentencia.

Respecto de esta acción, hemos de tener presente que el Tribunal Supremo sostiene en su STS de 21 de noviembre de 2000 que la condena a la publicación procede tan sólo en caso de que la sentencia estime la existencia de infracción, criterio que reitera la ulterior STS de 23 de julio de 2012: Como exponíamos en la Sentencia 697/2009, de 6 de noviembre, "(l)a publicación de la sentencia, con funciones de resarcimiento específico del daño causado al derecho sobre el signo y, a la vez, de remoción de los efectos de la infracción, no tiene el carácter necesario (...). Antes bien, la referencia a las 'personas interesadas' pone de manifiesto que los anuncios y las notificaciones deben cumplir una función empírica respecto a aquellas, no siempre concurrente. Lo que reclama la demostración de la utilidad de la publicación, como medio de restablecer la imagen dañada del signo o de que cesen todos los efectos de la infracción o cualquier otra que sea merecedora de tutela".

En Sentencia de 24 de octubre de 2012 reconoce: "La publicación de la sentencia integra una de las modalidades que puede revestir el resarcimiento de los detrimentos o menoscabos producidos por el acto ilícito, e incluso puede ser considerada como un concepto complementario de la indemnización. Así el artículo 63.1.f de la Ley de Patentes contempla la posibilidad de que se acuerde tal publicación a costa del infractor y ello resulta oportuno en el presente caso en cuanto contribuye a dar satisfacción moral al perjudicado y a dar información al consumidor, sin que se trate de una consecuencia desproporcionada en cuanto a la afectación que ello ha de suponer para la demandada".

Por tanto, no debe acordarse esta medida extraordinaria con criterio sancionador y menos aún como una consecuencia inevitable e inescindible de la apreciación de la infracción. Solo procederá su aplicación como instrumento de remoción de los efectos de un acto infractor del derecho de exclusiva, cuando el interés de la publicación haya quedado justificado, así, cuando el conflicto se hubiera visto reflejado en medios de comunicación, incluso sectoriales, no apreciándose tal interés cuando en el contexto fáctico que ha motivado el litigio no resulta probada una disminución del valor del derecho subjetivo, o no resulta perjudicada la imagen del producto de la actora.

En ningún caso, debe imponerse esta medida como "escarmiento", reservada fundamentalmente para situaciones donde resulta necesario reparar la mala imagen causada con la infracción o paliar los efectos perniciosos derivados del uso indebido, que justifique dar a conocer a los consumidores la sentencia de que se trate.

En el caso objeto de enjuiciamiento, ha lugar a la publicación de la sentencia a costa del demandado en dos revistas del sector de más tirada y en la página web de la demandada www.aderonline.com, habida cuenta de que la propia demandada se ha identificado en el tráfico mercantil con el término IN TIME y, se trata ambas empresas-demandante y demandada- de empresas con gran implantación en el sector de la actividad del transporte.

OCTAVO.- Costas.

De conformidad con el artículo 394 de la LEC, en los procesos declarativos, las costas de la primera instancia se impondrán a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que el tribunal aprecie, y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho. En el presente dada la estimación parcial de la demanda, cada parte asumirá las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad.

Vistos los preceptos de general y pertinente aplicación;

PRIMERO.- Delimitación del objeto de la controversia.

La perfecta delimitación del objeto de la controversia exige que traiga a colación los hechos esenciales de la demanda en los que la parte demandante fundamenta sus pretensiones ("causa petendi", según la STS de 28 de octubre de 2013, entre otras). Y en este sentido, puede considerarse que los hechos esenciales de la demanda son los siguientes.

La parte actora manifiesta que es una importante empresa española con relevante presencia nacional y marcada actuación europea, que se dedica al transporte de mercancías por medio terrestre. Su actividad abarca la importación, exportación, traslados y servicios especiales para mercancías. Así pues, In Time Express Europe SL (anteriormente denominada Catalonian In Time Europe SL), cuenta con más de 14 años de antigüedad. En concreto, abarca el mercado español, donde es ampliamente conocida, así como tiene una presencia importante en Portugal, Francia e Italia.

Ostenta certificados de Calidad y GDP, que renovó en septiembre del año 2018 (por tres años).

La actora ha adquirido un importante reconocimiento entre el público consumidor español, también europeo, mediante el uso y promoción de la marca "IN TIME" e "IN TIME EXPRESS" como elemento distintivo y diferenciador de sus servicios.

En relación a lo que constituyen los signos distintivos de la demandante, ésta ostenta la titularidad de los siguientes registros marcarios, los cuales se hallan actualmente registrados y en vigor y cuyos efectos son plenamente vigentes en España:

-Marca española No. 2625945 (mixta), solicitada el 03 de diciembre de 2004, y concedida el 16 de junio de 2005, y la cual protege los servicios de la Clase 39: "Transporte urgente de mercancías terrestres"

- Marca de la Unión Europea No. 15889157

(figurativa), solicitada el 04 de octubre de 2016 y concedida el 22 de febrero de 2017, la cual protege los siguientes servicios de Clase 39: "Transporte y entrega de mercancías; Servicios de transporte, carga y retirada de mercancías.

-Marca de la Unión Europea No. 15884901

(figurativa), solicitada en fecha 03 de octubre de 2016 y concedida a fecha 22 de febrero de 2017, la cual protege los siguientes servicios de la Clase 39: "Transporte y entrega de mercancías; Servicios de transporte, carga y retirada de mercancías."

Desde que la demandante se fundó, siempre ha utilizado en el tráfico jurídico, económico y comercial el signo "IN TIME" y/o "IN TIME EXPRESS" y siempre se ha dedicado al mismo objeto social. Siempre ha proyectado el nombre de su empresa con la Imagen IN TIME, y así es como lo conocen sus clientes, proveedores y competidores. Para la actora, la marca "IN TIME" es una seña de su identidad. Con dichas marcas registrales, la demandante ha facturado varios millones de euros desde su fundación. Además, coinciden en el mismo nombre "In Time Express" su denominación social, su nombre comercial y su marca comunitaria registrada.

Más allá de que las citadas marcas aparecen en las páginas web de la actora y los términos "in time" constituyen el dominio de las cuentas de correo electrónico de su propiedad, dichas marcas están presenten en el uso diario entre los servicios y productos principales que maneja.

El término dominante "IN TIME" no son signos genéricos ni comunes en el ámbito de los transportes.

El término "EXPRESS", signo también distintivo de la demandante, puede traducirse del inglés como "rápido, urgente". Esta definición va en consonancia con la filosofía corporativa que hay detrás de la actora, y es precisamente este significado el que unido a la expresión "IN TIME", crea la imagen que la demandante quiere proyectar a través de su marca, y que se corresponde con la de una mercantil "altamente eficiente, coordinada, con reacción inmediata de servicio".

Otra prueba de que la marca de la demandante no es para nada genérica es que, en su sector, territorio de actuación, y en la actividad que desempeña, es la única mercantil que utiliza el signo "IN TIME EXPRESS". Basta con ver las empresas que integran las bolsas de carga nacionales e internacionales para corroborar que la demandante es la única mercantil con la marca "IN TIME en España.

En este sentido, en "WTRANSNET" , que cuenta con aproximadamente 12.000 clientes, de los cuales el 80% son nacionales, el único "IN TIME EXPRESS" con sede en España y que opera en territorio nacional es la actora, quien es asociado desde 2008.

Servicios Empresariales Ader SA (antes Servicios Empresariales Ader SL) se constituyó en el año 2001 para dedicarse al sector del transporte. Presta servicios como agencia de transportes, almacenista, distribuidor y transitaría de mercancías.

Los servicios que prestan y que están detallados en la página web son: transporte de mercancías en ámbito local y provincial, servicios urgentes, rutas de distribución.

En el apartado "delegaciones" informan que cuentan con delegaciones a nivel nacional, en las principales ciudades españolas, e internacional a través de sus colaboradores y partners.

En el apartado "franquicias" se explican los requisitos para conseguir crear una franquicia, haciendo hincapié en las ventajas que la mercantil puede ofrecer a sus franquiciados, como por ejemplo, destacan en primer lugar "una marca consolidada".

La demandada es titular de las siguientes marcas, "wecargo (nacional), y "taxi cargo by ader", " ader cargo", "ader taxi comercial.com" y "ader" (comunitarias).

Desde el 1 de marzo de 2018 hasta septiembre de 2018, la demandada, en gran parte de su actividad, dejó de identificarse y utilizar las marcas mencionadas de las cuales es titular, para utilizar en su lugar la marca "IN TIME EXPRESS LOGISTIK", de la cual es titular la sociedad alemana "In Time Express Logistik GmbH", una marca únicamente válida en territorio Alemán, la cual la demandada está utilizando deliberadamente en el estado español pese a ser conocedora que no está registrada en España.

A partir de octubre de 2018 predomina la utilización por parte de la demandada de la marca no registrada, "IN TIME AGILE LOGISTICS", la cual la sociedad "In Time Express Logistik GmbH" ha solicitado su registro ante la EUIPO con oposición de la demandante In Time Express Europe SL.

Ambas marcas guardan mucha similitud con las marcas de la actora, para promocionar en España idénticos servicios de transporte a los que viene prestando la demandada. Ello está generando en el mercado una clara confusión y asociación con las marcas titularidad de la demandante.

La demandada está empleando en el mercado la marca pese a no estar registrada en la EUIPO. Así por ejemplo, los nuevos vehículos están rotulados con esta nueva marca. Esta marca también aparece en los trípticos comerciales, en el equipamiento de trabajo, en su página web y en la aplicación móvil "InTime Driver". También la emplea en las órdenes de carga.

La demandada opera en la misma área, sector, ámbito territorial y comparte clientes y proveedores con la actora. También es un dato relevante que su establecimiento principal - Barcelona- están a menos de 30 kilómetros de distancia respecto al de ésta. Es evidente la confusión que crea la demandada en el mercado con el uso del signo IN TIME/IN TIME EXPRESS. La utilización de este signo para la misma clase de servicios que presta la actora vulnera sus derechos de marca, pues es la demandante quien tiene en España el derecho de uso en exclusiva de la marca registrada "IN TIME" "IN TIME EXPRESS".

En resumen, la empresa In Time Express Logistik GmbH (de ahora en adelante "sociedad alemana"), con domicilio social en Alemania y cuya marca está registrada únicamente en Alemania- con lo cual su uso queda estrictamente circunscrito en este país-, adquiere la empresa Servicios Empresariales Ader, a través de una sociedad holding que se creó ad hoc y para tal efecto. Todo ello se realiza mediante una enmarañada operación mercantil que perseguía a toda costa conservar la personalidad jurídica de Servicios Empresariales Ader para que siguiera operando en el tráfico mercantil al contar con una importante cartera de clientes y proveedores. Por su parte, la demandada Servicios Empresariales Ader amplía su cartera de clientes, y también su negocio, al adquirir el fondo de comercio de Van Express 2010.

Esta última, ha sido colaboradora de la actora durante más de ocho años.

La sociedad alemana nunca ha tenido ningún establecimiento ni oficina física en España, ni nunca antes había facturado con el nombre "in time". Si esta sociedad tenía que realizar servicios de distribución en España y recogidas, prestaba estos servicios la demandada, Servicios Empresariales Ader, a través de una colaboración que mantenían. Lo mismo sucedía a la inversa, si la demandada tenía que prestar servicios de transporte en Alemania o en países limítrofes, quien asumía la prestación de estos servicios era la sociedad alemana.

Hasta ahora, la sociedad alemana solamente se ha centrado en explotar su mercado en Alemania y países limítrofes, especialmente del Este de Europa, donde han creado delegaciones propias o franquiciadas en Polonia, Rumania, República Checa, Eslovaquia, y Hungría.

La sociedad alemana puede actuar utilizando la denominación "IN TIME" en Alemania, territorio donde está circunscrito su uso de marca, en tanto lugar donde tiene la concesión de las siguientes marcas ( EN ACTIVO).

Sin embargo, lo que está ocurriendo es que, la demandada, con el pretexto de que se ha integrado en la sociedad alemana, hace uso de este signo en España, país donde la sociedad alemana no tiene registrada su marca.

El perjuicio que está ocasionado la parte demandada a la actora con el uso de la marca "in time/in time express" es muy elevado. Lo que está ocurriendo, es principalmente que los trabajos que realiza la demandante son facturados y pagados a las demandadas, o a la inversa, trabajos que la actora no ha realizado, son facturados y pagados a éstas últimas. También ocurre que una multiplicidad de transportistas han reclamado a la demandante pagos de transportes que esta no había solicitado.

A lo expuesto, se añade la evidente pérdida de tiempo y sufrimiento de la actora, sus administradores y empleados en descifrar si las facturas que reciben corresponden a un servicio efectivamente prestado, y a solventar los descuadres contables. Los casos de cobros o pagos indebidos de las demandadas ha gastado centenares de horas a los departamentos de administración y de tráficos, porque lo primero que piensa administración es que si una persona física o jurídica reclama un pago es que el departamento de tráfico no ha procesado correctamente el correspondiente Expediente/ Dossier, por lo que se pierde el tiempo en ambos departamentos, además de la correspondiente gestión del servicio 24 horas 7 días a la semana, que también tiene que atender a múltiples llamadas erróneas de empresas o particulares preguntando dónde está la carga o cuando llega a sus instalaciones, de clientes de las demandadas. Durante el año 2018 ha habido más de mil llamadas equivocadas de clientes españoles pidiendo información y hora de llegada por expediciones que la demandante no había realizado. Si la demandada sigue utilizando la marca de la actora "in time/in time express", las llamadas equivocadas podrían multiplicarse exponencialmente. Lo mismo puede ocurrir si la demandada rotula sus vehículos con los signos "in time/in time express". La demandante, que cuenta con 5 empleados en sus oficinas, no podría soportar los errores generados por 1.300 vehículos ( sólo en cuanto a la flota de vehículos con la que pude contar actualmente Servicios Empresariales Ader S.A) y los casi 200 empleados de Servicios Empresariales Ader identificándose tanto por teléfono como por correo como "IN TIME Barcelona" o "IN TIME Spain" o cualquier otra fórmula confusa, apoyada en la Web, publicidad Google, nuevos dominios y correos electrónicos.

Las reclamaciones extrajudiciales han resultado infructuosas.

Por ello, en base a lo expuesto, la parte demandante ejercita acción de infracción de marca ex artículo 34.2 b) y 40 LM, así como acción de cesación, abstención y remoción, ex artículo 41 LM y, de publicación. Por último, en cuanto a los daños y perjuicios ocasionados, ejercita la acción prevista en el artículo 42, optando por lo establecido el artículo 43.5 LM, que expone que si se estima la infracción del derecho de marca, asiste el derecho a ser indemnizado "en todo caso y sin necesidad de prueba alguna" con una cuantía equivalente al 1 % de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados.

Subsidiariamente a lo anterior, ejercita acción de competencia desleal ex artículo 4 LCD.

Frente a la demanda formulada de contrario, la parte demandada se opone, alegando en síntesis que, SERVICIOS EMPRESARIALES ADER SA es una entidad dedicada a la intermediación en la prestación de servicios de transporte de mercancías por carretera, encontrándose debidamente inscrita en el Registro de empresas de transporte del Ministerio de Fomento y autorizada administrativamente para la actividad de Operador de Transportes.

La actividad que desarrolla SERVICIOS EMPRESARIALES ADER SA es diversa, abarcando desde el transporte nacional de mercancías, tanto en sus modalidades de convencional, urgente o "express" así como la distribución en radios o distancias cortas (lo que es conocido en el sector como "última milla"), el transporte internacional, tanto en sus modalidades de convencional, directo o "express", así como el almacenaje y la logística de las propias mercancías. Así pues, actora y demandada son competidoras en determinados segmentos del mercado relativo al transporte de mercancías.

Respecto de la identidad y titularidad de las marcas manifestadas por la actora deben realizarse una precisión en lo que respecta a la marca de la Unión Europea n e 15889157 pues su descripción denominativa correcta es "IN TIME EXPRESS EUROPE SL" y no "IN TIME EXPRESS EUROPE".

Deben rechazarse las afirmaciones contenidas en el escrito de demanda cuando se manifiesta que "el uso de "IN TIME / IN TIME EXPRESS" es para la demandante su signo distintivo en el mercado y es como los actores que participan en el mercado reconocen a la demandante y saben de su existencia, o que "el término dominante "IN TIME" no son signos genéricos ni comunes en el ámbito de los transportes. Nada más lejos de la realidad que acontece, menos en el sector del transporte.

Contrariamente a lo que se manifiesta por la demandante, la expresión "IN TIME" y sus términos derivativos, como "Just In Time" y otros parecidos, son totalmente habituales en el sector del transporte, caracterizado por la entrega de mercancías de manera correcta, "puntualmente", tiempo", o si se quiere "sin retrasos". Con ellos se identifica la prestación de un servicio "a tiempo", "en el plazo correcto", dentro de un contrato de transporte que nuestra legislación y jurisprudencia califica como "de resultado".

Si consideramos como habitual y genérica la expresión "IN TIME" no lo es menos la expresión "EXPRESS", término inglés utilizado para designar a la rapidez con que se presta un servicio de transportes con el fin de diferenciarlo de otro ordinario ( y más económico) que se realiza en un espacio de tiempo más largo. En cualquiera de los casos el término "EXPRESS" intenta denotar una mayor rapidez en el cumplimiento del servicio.

Igualmente, la utilización de las expresiones genéricas "IN TIME" "EXPRESS" o incluso

"CATALONIAN", "EUROPE" o "EUROPEAN DIRECT TRANSPORT" no vedan su inscripción en un registro marcario por parte de un particular interesado, sea la propia demandante o por cualquier otro, pero lo que no se puede pretender que dichas expresiones constituyan su seña de identidad exclusiva e impida su utilización por parte de otros usuarios.

Las consecuencias de la utilización de unos términos genéricos y totalmente descriptivos en un registro marcario como ha realizado la demandante tiene unas consecuencias jurídicas en orden a impedir utilización, sin que ello determine su nulidad pero sí su escasa protegibilidad frente a terceros.

Yerra la demandante al afirmar que ambas demandadas-ADER y VAN- se integraron en la sociedad alemanda "IN TIME EXPRESS LOGISTIK" pues la única que lo hizo fue SERVICIOS EMPRESARIALES ADER SA, quien con posterioridad adquirió el negocio y la actividad que desarrollaba VAN EXPRESS 2010 SLU.

El cambio en la propiedad de las empresas del grupo español "ADER" (Servicios Empresariales Ader SA, Grupader SA y Avant Rent SA entre otras) y su adscripción al grupo IN TIME alemán ha determinado la unificación de las diversas marcas para identificar los distintos servicios de transportes que se ofertan en el grupo empresarial.

De esta forma la marca "ADER", cuya titularidad ostenta SERVICIOS EMPRESARIALES ADER SA continúa siendo utilizada en el transporte nacional de mercancías y en las rutas de distribución diarias (las conocidas como "última milla" en el sector del transporte).

Para aquellos servicios de transporte transnacional se ha optado por utilizar desde el mes de junio de 2018 la marca "IN TIME AGILE LOGISTICS" por ser esta la actualización de la ya utilizada "IN TIME EXPRESS LOGISTIK" desde hace largo tiempo por la empresa del mismo nombre en Alemania, mayoritariamente dedicada a servicios directos y express como ya hemos manifestado, y ser más conocida a nivel europeo. Esta es la razón, y no otra, de utilizar ahora en España la expresión "IN TIME AGILE LOGISTICS" para identificar un tipo de servicios que se oferta en el sector del transporte de manera evidente por parte del grupo alemán "IN TIME", en el cual se encuentra ahora integrado SERVICIOS EMPRESARIALES ADER. La anterior circunstancia no guarda relación alguna con la supuesta intención de utilizar ilegítimamente alguna de las marcas titularidad de la demandante, sino de continuar aprovechando en el mercado del transporte internacional de mercancías el conocimiento que ya se tiene sobre la misma por parte de los clientes de la propia IN TIME EXPRESS LOGISTIK gmbH y de los clientes de SERVICIOS EMPRESARIALES ADER SA por los que se generen servicios de transporte internacional.

Tampoco existe la intención de aprovecharse del buen crédito o respeto que pueda haber adquirido hasta el día de hoy la demandante, pues tanto el grupo alemán "IN TIME" (con presencia en diversos países de la Unión Europea) como SERVICIOS EMPRESARIALES ADER SA tienen un prestigio igual o superior al suyo, aún cuando tan solo sea por una cuestión del nivel de facturación que individualizadamente tienen cada una de ellas.

La sociedad IN TIME EXPRESS LOGISTIK gmbH, perteneciente al grupo alemán IN TIME al que igualmente pertenece la propia entidad SERVICIOS EMPRESARIALES ADER SA, es titular, entre otras, de la marca con ámbito en Alemania denominada "IN TIME EXPRESS LOGISTIK", a la vez que ha solicitado ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea la inscripción del registro marcario de la denominación "IN TIME AGILE LOGISTICS", habiendo sido esta petición impugnada por la propia hoy demandante .

A su vez, IN TIME EXPRESS LOGISTIK gmbH ha procedido a solicitar de la propia EUIPO la anulación de las marcas "In TIME EXPRESS EUROPE SL" e "INTIMEPHARMA" por considerar que vulneran sus derechos previos derivados de la marca "IN TIME EXPRESS LOGISTIK" que tiene reconocida en Alemania.

En cualquiera de los casos, la utilización de la marca "IN TIME EXPRESS LOGISTIK" en España por la empresa alemana era sobradamente conocida por la actora pues ella misma reconoce que ha prestado numerosos servicios a IN TIME EXPRESS LOGISTIK gmbH cuando el origen o el destino de las mercancías se encontraba en España. Durante muchos años la demandante y el grupo alemán IN TIME han mantenido una pacífica coexistencia en el mercado nacional y europeo, transportando incluso la demandante mercancías de dicha entidad.

SEGUNDO.- Carácter de marca renombrada.

La SAP, Alicante, Sección 8ª, del 06 de julio de 2020 ( ROJ: SAP A 2397/2020 - ECLI:ES:APA:2020:2397 ), asunto "ÚNICO", recordaba que la distintividad desde el punto de vista extrínseco de la marca significa el grado de conocimiento del signo de la actora por el público interesado en ese tipo de producto. La Sentencia del Tribunal General de 1 de marzo de 2018 (asunto Shoe Branding Europe/EUIPO T- 629/16), al referirse a los requisitos de una marca renombrada declara: " 25 Para ser beneficiaria de la protección prevista en el artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.o 207/2009 , una marca registrada debe ser conocida por una parte significativa del público interesado por los productos o servicios amparados por ella [sentencia de 6 de febrero de 2007, Aktieselskabet af 21. november 2001/OAMI - TDK Kabushiki Kaisha (TDK), T-477/04 , EU:T:2007:35 , apartado 48; véase también, por analogía, la sentencia de 14 de septiembre de 1999, General Motors, C-375/97 , EU:C:1999:408 , apartado 26].

26 Al examinar dicho requisito, se deben tomar en consideración todos los elementos pertinentes de los autos, en particular, la cuota de mercado que posee la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración de su uso, así como la importancia de las inversiones hechas por la empresa para promocionarla ( sentencia de 6 de febrero de 2007, TDK, T477/04 , EU:T:2007:35 , apartado 49; véase también, por analogía, la sentencia de 14 de septiembre de 1999, General Motors, C-375/97 , EU:C:1999:408 , apartado 27)."

A estos efectos, hemos de tener en cuenta que una MUE puede ser renombrada si es conocida en una parte sustancial del territorio de la Unión y, esta parte sustancial puede coincidir con el territorio de un Estado como es España ( SSTJUE 6 de octubre de 2009, asunto C-301/07 y 3 de septiembre de 2015, asunto C-125/14). En particular, en el asunto C-32806 Fincas Tarragona [2007] de 22 de noviembre, el TJUE señalaba que el artículo 4, apartado 2, letra d), de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, debe interpretarse en el sentido de que la marca anterior debe ser notoriamente conocida en todo el territorio del Estado miembro de registro o en una parte sustancial de éste. De esta forma, en el par. 18 señalaba expresamente que el sentido dado comúnmente a los términos utilizados en la expresión «en un Estado miembro» se opone a que dicha expresión se aplique a una notoriedad limitada a una ciudad y su entorno que no constituirían, conjuntamente, una parte sustancial de un Estado miembro.

Por otra parte, como señalaba el Tribunal Supremo en el caso Maristas ( STS, Civil sección 1 del 23 de julio de 2012; ROJ: STS 6110/2012 - ECLI:ES:TS:2012:6110 ), no es necesario para que la marca goce de la consideración de "notoriamente conocida" que, además de serlo para una parte relevante del público interesado, los servicios o productos a los que se aplica sean de gran calidad o, debido a la fuerte inversión en publicidad, la marca transmita una imagen positiva. Lo esencial es que la marca sea conocida por una parte relevante del público interesado, sin perjuicio de que ello pueda venir determinado por la concurrencia de criterios cuantitativos y/o criterios cualitativos.

El Tribunal de Justicia ha señalado que el grado de conocimiento requerido debe considerarse alcanzado cuando una parte significativa del público interesado por los productos y servicios amparados por la marca conoce esta marca, añadiendo que ni la letra ni el espíritu del artículo 5, apartado 2 de la Directiva, permiten exigir el conocimiento de la marca por un determinado porcentaje del público" (Asunto C-375/97 General Motors [1999] de 14 de septiembre). Dos cuestiones son importantes. La primera, que el Tribunal de Justicia no ha definido con mayor precisión que la señalada el término "proporción significativa". La segunda, que se ha rechazado fijar un determinado porcentaje del público, por lo que se desaconseja la utilización de criterios fijos de aplicación general, dado que un grado de conocimiento predefinido, tomado aisladamente, puede no ser el más apropiado para una evaluación realista del renombre la notoriedad (Directrices EUIPO Parte C, Oposición, sección 5, 3.1.2.1, -2021-). No obstante, lo anterior, ello no significa que un determinado porcentaje carezca de cualquier interés. Bien por ser muy elevado, lo que sirve para acreditar el conocimiento, bien por ser muy bajo, lo que excluye su conocimiento por una parte significativa del público interesado. Con todo, hemos de ser cautelosos, puesto que como afirma la EUIPO cuando "los productos o servicios interesen a grupos de consumidores muy pequeños, este tamaño reducido del mercado total implica que una proporción significativa del mismo también será reducida en cifras absolutas". Finalmente, distintividad por el uso no implica renombre. Para la primera no es necesario un umbral mínimo que sí se exige para el segundo. De ahí que la mera inversión en campañas promocionales o en publicidad, pueda suponer que la marca haya adquirido un fuere carácter distintivo por el uso y, sin embargo, no haya adquirido renombre (EUIPO, Asunto Mandarino/Mandarina Duck, res 21/4/2010, R 1054/2007-44)

El público interesado no está compuesto únicamente por los compradores actuales, sino también por los compradores potenciales , así como a los miembros del público que solamente entran en contacto indirectamente con la marca, en la medida en que tales grupos de consumidores puedan ser también destinatarios de los productos en cuestión. Y, en este sentido, se ha señalado que el público interesado es el público en general, por ejemplo, en relación con agua mineral (Asunto MATTONI (fig.) 04/08/2011, R 1265/2010-2), preparaciones medicinales para el tratamiento de la disfunción sexual (Asunto SEXIALIS / CIALIS et al. 15/09/2011, R 2100/2010-1) , productos farmacéuticos para el tratamiento de las arrugas (Asunto C-100/11 Botolist/Botocyl [2012] de 10 de mayo).

Se suscita la cuestión de si los productos amparados por la marca interesan a varios grupos de compradores con diferentes perfiles. En tales casos, la cuestión radica en determinar si el renombre debe valorarse dentro de cada grupo por separado o si debe abarcar todos los tipos de compradores. La cuestión es relevante por cuanto la percepción del producto puede ser diferente en diferentes eslabones de la cadena de distribución, de forma que, en alguno de esos eslabones el producto haya podido alcanzar un conocimiento por parte de una parte significativa de dicho escalón, aunque dicho conocimiento no se haya alcanzado en otros eslabones. A priori, no podemos excluir que el renombre se alcance solo a uno de grupos de compradores, cuando una parte significativa de compradores de ese grupo conoce la marca y la vincula con los productos o servicios que ampara. Ahora bien, ello debe ser, consideramos, tratado con cierta cautela, dado que un exceso en la delimitación del público interesado puede distorsionar el grado de conocimiento que se tiene, en realidad, de la marca.

En relación a la prueba del renombre, ni las resoluciones administrativas ni las resoluciones judiciales que se hayan podido dictar en procedimientos anteriores son vinculantes para los Tribunales de Marca de la Unión Europea. Ahora bien, ello no quiere decir que los argumentos esgrimidos en las mismas no hayan de ser tenidos en cuenta, ni que no pueda argumentarse en torno a los mismos, pero debe recordarse que el renombre deberá ser acreditado en cada caso si bien tales resoluciones pueden constituir la base fáctica del razonamiento posterior. Sí que es cierto que, en algún caso, hemos reconocido el renombre sin necesidad de mayores esfuerzos argumentativos dada la intensidad del renombre de la marca (Caso Mercedes-Benz- SJM Alicante, a 02 de julio de 2022 - ROJ: SJM A 11696/2022; Caso Vega Sicilia- SJM Alicante, a 27 de abril de 2022-ROJ:SJM A 12895/2022).

Esta posición queda confirmada por la STGUE en T-492/20, S. Tous, S. L. [2021] de 7 de julio de 2021 (ECLI:EU:T:2021:413) en la que se reconoce el valor de las sentencias que se hubieran podido dictar con anterioridad en relación con el signo y los productos o servicios para los que se encuentra registrado si bien ello no ha de impedir la valoración del conjunto de pruebas aportadas. En este sentido, recordemos que el Tribuna General declara la carencia de fuerza probatoria de las sentencias aportadas, pero no por el hecho de que las mismas carezcan de virtualidad probatoria, sino por un defecto de traducción al alemán que era la lengua del procedimiento. En efecto, el Tribunal advierte que solo se tradujo bien una pequeña parte de esas resoluciones, bien nada en absoluto. De esta forma, los fragmentos traducidos no indican cuáles eran las marcas en conflicto, en qué pruebas se basaron esas resoluciones ni respecto de qué productos o servicios se declaró acreditado el renombre.

Sentadas las anteriores consideraciones, en el caso que nos ocupa, la parte actora no ha invocado el carácter renombrado de su marca, sino que ha hecho referencia a su reputación y/o prestigio.

Reputación y renombre no son conceptos similares, aunque sí que están relacionados. La reputación se refiere a la percepción que los clientes tienen sobre una marca, basada en sus experiencias y opiniones, mientras que el renombre es más bien el reconocimiento generalizado de una marca y su influencia en el mercado.

En cualquier caso, teniendo en cuenta las reglas de la carga de la prueba, conforme al artículo 217 LEC, la parte actora no ha desplegado actividad probatoria alguna tendente a acreditar el renombre de la marca de la que es titular, por lo que no puede gozar de la protección reforzada o especial de las marcas notorias o renombradas registradas.

TERCERO.- Infracción de marca/riesgo de confusión.

El artículo 9 del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017 dispone que el titular de esta estará facultado para prohibir a cualquier tercero, sin su consentimiento, el uso en el tráfico económico de cualquier signo en relación con productos o servicios cuando:

a) el signo sea idéntico a la marca de la Unión y se utilice en relación con productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca de la Unión esté registrada;

b) el signo sea idéntico o similar a la marca de la Unión y se utilice en relación con productos o servicios idénticos o similares a los productos o servicios para los cuales la marca de la Unión esté registrada, si existe un riesgo de confusión por parte del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca;

c) el signo sea idéntico o similar a la marca de la Unión, independientemente de si se utiliza en relación con productos o servicios que sean idénticos o sean o no similares a aquellos para los que la marca de la Unión esté registrada, si esta goza de renombre en la Unión y si con el uso sin justa causa del signo se obtiene una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca de la Unión o es perjudicial para dicho carácter distintivo o dicho renombre.

En los casos en los que se cumplan los requisitos del apartado 2 de artículo 9, al titular se le faculta, en particular, para prohibir:

a) colocar el signo en los productos o en su embalaje;

b) ofrecer los productos, comercializarlos o almacenarlos con dichos fines, u ofrecer o prestar servicios, con el signo;

c) importar o exportar los productos con el signo;

d) utilizar el signo como nombre comercial o denominación social, o como parte de un nombre comercial o una denominación social;

e) utilizar el signo en documentos mercantiles y publicidad;

f) utilizar el signo en publicidad comparativa, de una manera contraria a la Directiva 2006/114 /CE.

El fundamento de la anterior prohibición es garantizar la protección al titular de derechos marcarios que pretende distinguir en el mercado los productos o servicios de su empresa de los de otras, y la protección de los consumidores que comparan las marcas existentes en el mercado con solicitudes posteriores con el fin de evitar el riesgo de confusión. En definitiva, se trata de proteger las funciones esenciales de la marca, entre la que se encuentra, con carácter principal aunque no exclusivo, la función indicadora del origen de los productos.

En cuanto al riesgo de confusión, en la STS, Civil sección 1 del 18 de enero de 2017 ( ROJ: STS 63/2017 - ECLI:ES:TS:2017:63), asunto "Badtoro", el Tribunal Supremo español, recogiendo la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sintetizaba los parámetros relevantes del juicio de confusión marcaria:

«i) "El riesgo de confusión consiste en el de que el público pueda creer que los productos o servicios identificados con los signos que se confrontan proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas, dado que el riesgo de asociación no es una alternativa a aquel, sino que sirve para precisar su alcance" [ Sentencia núm. 119/2010, de 18 de marzo , con cita de la STJUE de 22 de junio de 1.999 ( C-342/97 ), Lloyd c. Klijsen].

»ii) "La determinación concreta del riesgo de confusión debe efectuarse en consideración a la impresión de conjunto de los signos en liza producida en el consumidor medio de la categoría de productos, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, teniendo en cuenta el grado de similitud gráfica, fonética y conceptual, en particular, los elementos dominantes" [ Sentencia núm. 777/2010, de 9 de diciembre , con cita de las SSTJUE de 11 de noviembre de 1.997 ( C-251/95 ), Sabel c. Puma , y de 22 de junio de 1.999 ( C-342/97 ), Lloyd c. Klijsen; y de las Sentencias de esta Sala núms. 427/2008, de 28 de mayo , 838/2008, de 6 de octubre , 225/2009, de 30 de marzo , 569/2009, de 22 de julio , 827/2009, de 4 de enero de 2010 , 72/2010, de 4 de marzo y 364/2010, de 2 de junio ].

»iii) De este modo, "el riesgo de confusión debe ser investigado globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes" [ Sentencia 777/2010, de 9 de diciembre , con cita de las SSTJUE de 11 de noviembre de 1.997 ( C-251/95 ), Sabel c. Puma ; de 22 de junio de 1.999 ( C-342/97 ), Lloyd c. Klijsen; y de 22 de junio de 2.000 ( C425/98 ), Mode c. Adidas; y de las Sentencias de esta Sala núms. 225/2009, de 30 de marzo , 569/2009, de 22 de julio , 827/2009, de 4 de enero de 2010 , 72/2010, de 4 de marzo y 364/2010, de 2 de junio ]. Depende, "en particular, del conocimiento de la marca en el mercado, de la asociación que puede hacerse de ella con el signo utilizado (...), del grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios designados" [ STJUE de 11 de noviembre de 1.997 ( C-251/95 ), Sabel c. Puma].

»iv) En la valoración global de tales factores ha de buscarse un cierto nivel de compensación, dada la interdependencia entre los mismos, y en particular entre la similitud de las marcas y la semejanza entre los productos o los servicios designados: "así, un bajo grado de similitud entre los productos o los servicios designados puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa" ( STJUE de 29 de septiembre de 1998 ( C-39/97 ), Canon c. Metro).

»v) A los efectos de esta apreciación global, se supone que el consumidor medio de la categoría de productos considerada es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. No obstante, debe tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada [ STJUE de 22 de junio de 1.999 ( C-342/97 ), Lloyd c. Klijsen].

»vi) Pero, esta exigencia "de una visión de conjunto, fundada singularmente en que el consumidor medio las percibe como un todo, sin detenerse a examinar sus diferentes detalles, (...) no excluye el estudio analítico y comparativo de los elementos integrantes de los respectivos signos en orden a evaluar la distinta importancia en relación con las circunstancias del caso, pues pueden existir elementos distintivos y dominantes que inciden en la percepción del consumidor conformando la impresión comercial. Lo que se prohíbe es la desintegración artificial; y no cabe descomponer la unidad cuando la estructura prevalezca sobre sus componentes parciales" (Sentencia núm. 777/2010, de 9 de diciembre)».

Por tanto, la determinación concreta del riesgo de confusión debe efectuarse en consideración a la impresión de conjunto de los signos en liza producida en el consumidor medio de la categoría de productos, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, teniendo en cuenta el grado de similitud gráfica, fonética y conceptual, en particular, los elementos dominantes. No obstante, debe tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada ( C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, [1999] de 22 de junio -ECLI: EU:C:1999:323-).

En definitiva, como señala la Sentencia nº 1410/2018, de 24 de octubre, del Tribunal SupremoSala de lo Contencioso-Administrativo (nº recurso 5395/2017), en la protección de toda marca registrada conforme al artículo 6 de la LM se parte de la existencia de identidad o similitud entre los signos, así como entre los productos o servicios y la existencia de un riesgo de confusión o asociación con la marca anterior. Por el contrario, en la protección especial de las marcas notorias o renombradas registradas se exige la identidad o similitud entre los signos, no se requiere la similitud entre productos o servicios, y se exige una conexión. La aplicación del artículo 8.1 de la LM requiere que la similitud o semejanza de las marcas que se oponen indique una conexión entre los productos o servicios amparados por la misma y evoque en el consumidor medio un vínculo empresarial entre ellas. Para determinar la existencia de un vínculo entre marcas, es preciso que se evidencie la existencia de un cierto grado de asociación, aunque no sea el grado exigido para la aplicación del artículo 6.1 b) de la Ley.

En concreto, la citada Sentencia, dice textualmente en los fundamentos jurídicos quinto y sexto : QUINTO.- La decisión del recurso.

1. En la protección de toda marca registrada conforme al artículo 6 LM se parte de la existencia de identidad o similitud entre los signos, así como entre los productos o servicios y la existencia de un riesgo de confusión o asociación con la marca anterior. Por el contrario en la protección especial de las marcas notorias o renombradas registradas se exige la identidad o similitud entre los signos, no se requiere la similitud entre productos o servicios, y se exige una conexión.

Así el artículo 8.1 LM establece que "No podrá registrarse como marca un signo que sea idéntico o semejante a una marca o nombre comercial anteriores aunque se solicite su registro para productos o servicios que no sean similares a los protegidos por dichos signos anteriores cuando, por ser éstos notorios o renombrados en España, el uso de esa marca pueda indicar una conexión entre los productos o servicios amparados por la misma y el titular de aquellos signos o, en general, cuando ese uso, realizado sin justa causa, pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dichos signos anteriores".

2. Sobre el riesgo de vinculación con las marcas notorias cabe acudir a la reciente sentencia de esta Sala de 26 de febrero de 2018 -recurso de casación núm. 1153/2016 - sobre la marca "Cerveza Estrella de Madrid" a la que se oponían -también del sector de la comercialización de cervezas- las titulares de "Estrella Galicia" o "Estrella Madrid", en la que se razona:

" La discrepancia surge por cuanto la sentencia impugnada entiende que es necesario que exista un riesgo de confusión o asociación entre la marca solicitante y la opuesta. Por el contrario, las empresas recurrentes consideran que no era necesario apreciar una similitud tal que determinase un riesgo de confusión entre las marcas notorias y la solicitante sino que bastaba un grado de similitud que, pese a ser ligero, fuese suficiente para que el público estableciese un vínculo entre los distintivos que permitiese aprovecharse indebidamente de la reputación de las marcas notorias inscritas.

La jurisprudencia de esta Sala ha venido sosteniendo -en tal sentido STS, de 21 de julio de 2015 (rec.3082/2013 ) entre otras - que las marcas notorias tienen una protección reforzada en dos aspectos: por un lado, el criterio sobre el riesgo de confusión y asociación con los signos notorios ha de ser más riguroso, puesto que el amplio conocimiento de las marcas notorias por parte del público consumidor puede hacer que signos relativamente diferentes sean sin embargo confundidos o asociados con ellos, precisamente por su amplia difusión y conocimiento; por otro lado y como consecuencia de lo anterior, la marca notoria recibe su protección más allá del estricto ámbito comercial al que pertenece - tanto más allá cuanto más notorio-, hasta llegar a una protección general en el caso de las marcas renombradas.

Ciertamente cuando se trata de marcas notorias no es exigible un riesgo de confusión entre las marcas contrapuestas, entendido como la posibilidad de que el consumidor crea estar comprando o consumiendo el producto amparado por la marca prioritaria, lo que se intenta evitar es que exista un riesgo de asociación o vinculación que haga pensar al consumidor medio que ambos productos, aun diferentes, tienen un mismo origen empresarial, aprovechándose así del prestigio y reputación ganados.

En tal sentido la STJUE de 22 de septiembre de 2011 (Asunto C-323/09 ) afirma que ""[...] en lo tocante al alcance de la protección conferida a los titulares de marcas de renombre, del tenor de las citadas disposiciones se desprende que los titulares de esas marcas están facultados para prohibir el uso por terceros, en el tráfico económico, de signos idénticos o similares a éstos, sin su consentimiento y sin justa causa, cuando ese uso se aproveche indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de las mencionadas marcas o menoscabe su carácter distintivo o su notoriedad.

[...] El ejercicio de ese derecho por el titular de la marca de renombre no exige que exista riesgo de confusión entre el público pertinente ( sentencias antes citadas Adidas-Salomon y Adidas Benelux, apartado 31, y de 18 de junio de 2009, L'Oréal y otros, apartado 36). Por otra parte, en la medida en que los artículos 5, apartado 2, de la Directiva 89/104 y 9, apartado 1, letra c), del Reglamento n.º 40/94 determinan que la marca controvertida y el signo utilizado por el tercero deben presentar un cierto grado de similitud [...]"", Por ello, ya en la STS de 19 de diciembre de 2008 (rec. 5602/2006 ) se afirmaba que ""La interpretación según la cual, si no existe riesgo de confusión o asociación entre los signos no cabe hablar de aprovechamiento indebido de la reputación de otros signos o medios registrados, ha sido matizada no sólo por esta Sala sino también por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas que, en las sentencias dictadas en los Asuntos C-408/01 ADIDAS- y C-375/97 -GENERAL MOTORS CORPORATION/YPLON, S.A.-, en relación con las marcas renombradas, pero en una doctrina trasladable dentro de su ámbito a la marca notoria, considera que no es exigible que el consumidor confunda o asocie las marcas para apreciar dicho aprovechamiento, sino que considera suficiente que el consumidor establezca un vínculo entre el signo y la marca, siempre que la conozca una parte significativa del público interesado por los productos o servicios amparados por ella"".

Y en dicha sentencia se concluía ""[...] Es decir, la protección reforzada de la marca notoria actúa no sólo cuando existe riesgo de confusión o de asociación sino también en aquellos supuestos en que la aspirante evoque, sugiera, insinúe o recuerde a la obstaculizadora de tal manera que pueda presumirse la concurrencia de un aprovechamiento indebido de aquélla"".

Ello implica que también cuando la confrontación se produce con marcas notorias se precisa que el distintivo que se pretende inscribir evoque o recuerde al que se viene utilizando por éstas últimas, pues en caso contrario no existiría ese riesgo de asociación o vinculación entre la marca cuya inscripción se solicita y el origen empresarial de la marca notoria. Y en ese sentido debe entenderse lo afirmado en la STS n.º 1658/2016, de 6 de julio de 2016 (rec. 3712/2015 ) al señalar ""En efecto, una cosa es que dicho riesgo haya de ser apreciado con tanto más rigor cuanto más conocida sea la marca prioritaria, y otra que no sea preciso dicho riesgo para protegerla, lo que carecería de sentido. Así, la protección de toda marca prioritaria, incluso notoria o renombrada, se asienta sobre un riesgo cierto de confusión o asociación con ella, más o menos intenso, pero sin el cual no sería precisa la protección"" ".

3. La sentencia del TJUE de 27 de noviembre de 2008 (asunto C-252/07 Intel) citada por las partes señala los factores a tener en cuenta para determinar si existe o no un vínculo:

" 41. La existencia de un vínculo de ese tipo debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta la totalidad de los factores pertinentes en cada caso (véanse, en relación con el artículo 5, apartado 2, de la Directiva, las sentencias antes citadas Adidas-Salomon y Adidas Benelux, apartado 30, así como adidas y adidas Benelux, apartado 42).

42. Entre tales factores cabe citar:

- el grado de similitud entre las marcas en conflicto;

-la naturaleza de los productos o servicios para los que se registraron respectivamente las marcas en conflicto, incluido el grado de proximidad o de diferenciación entre dichos productos o servicios, así como el público relevante;

- la intensidad del renombre de la marca anterior;

- la fuerza del carácter distintivo de la marca anterior, bien sea intrínseca o adquirida por el uso;

- la existencia de un riesgo de confusión por parte del público".

4. Es cierto que existe parecido entre los signos en conflicto "Sueldo de tu vida" y la marca prioritaria oponente "Un sueldo para toda la vida". Sin embargo este parecido no es en sí mismo suficiente para justificar la denegación de esta marca en las clases no relacionadas con la 35, es decir no es suficiente para activar la aplicación del artículo 8.1. Es además necesario un vínculo o conexión como requiere dicho precepto.

Aquí no cabe entender que existe un uso que modifique el comportamiento económico del consumidor, sino que lo que existe es un uso de una marca con términos altamente descriptivos que tienen que ser necesariamente usados de manera muy similar por cualquier competidor si quiere poder competir en el mercado.

La infracción del artículo 8.1 requiere, no necesariamente un riesgo de confusión, pero sí que exista un parecido objetivo entre los signos y además una conexión o vínculo. Y que la existencia de este vínculo debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta la totalidad de los factores pertinentes en cada caso, y que son los que recoge el párrafo 42 de la STJUE que se acaba de citar.

5. En la citada sentencia de esta Sala de 26 de febrero de 2018 -recurso de casación núm. 1153/2016 - se destaca: "Ciertamente cuando se trata de marcas notorias no es exigible un riesgo de confusión entre las marcas contrapuestas, entendido como la posibilidad de que el consumidor crea estar comprando o consumiendo el producto amparado por la marca prioritaria, lo que se intenta evitar es que exista un riesgo de asociación o vinculación que haga pensar al consumidor medio que ambos productos, aun diferentes, tienen un mismo origen empresarial, aprovechándose así del prestigio y reputación ganados", y añade: "la protección de toda marca prioritaria, incluso notoria o renombrada, se asienta sobre un riesgo cierto de confusión o asociación con ella, más o menos intenso, pero sin el cual no sería precisa la protección".

Para que sea de aplicación el artículo 8 LM , no es necesario que exista un riesgo de confusión, entendiendo por riesgo de confusión la posibilidad de que el público consumidor tome una marca por otra, pero sí se exige un riesgo de asociación, equiparando este denominado riesgo de asociación al vínculo al que hace referencia la jurisprudencia comunitaria, entendido como el riesgo de que el público consumidor pueda considerar que los productos amparados por la marca neófita tienen el mismo origen empresarial que los protegidos por la prioritaria y notoria.

6. Cuando la sentencia de instancia señala que no existe riesgo de aprovechamiento indebido de la reputación del signo registrado ya que no hay riesgo de confusión o de asociación sobre el origen empresarial de los signos, lo que está diciendo es que entre los signos comparados no se produce ese necesario "vínculo", al que hace referencia la jurisprudencia comunitaria para que entre a operar el artículo 8 LM .

La sentencia de instancia cuando habla de riesgo de confusión no se refiere a la posibilidad de que una marca sea tomada por otra (riesgo de confusión exigido por el artículo 6.1 LM ), sino a la posibilidad de que los signos puedan ser asociados, es decir, vinculados respecto a su origen empresarial, que exista entre los signos el vínculo al que hace alusión la jurisprudencia Europea y la sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo citadas por la recurrente o la conexión entre los productos o servicios amparados por la marca de nueva solicitud y el titular de la marca prioritaria y notoria a la que hace referencia el artículo 8.1 LM .

La propia sentencia de la Sala Primera de este Tribunal de 2 de febrero de 2017 , reseña que "el hecho de que la marca posterior evoque la marca anterior al consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, equivale a la existencia de dicho vinculo", y añade: "Es decir, la confusión en sentido amplio o riesgo de asociación, incluye aquellos supuestos en que se induce a creer que entre la persona que emplea el signo cuestionado y el titular de la marca anterior existe un vínculo económico o jurídico (en particular, concesión de licencias) que autorizan su uso".

Así, existe un vínculo entre los signos cuando el consumidor los asocia respeto a su origen empresarial.

El vínculo exigido para la aplicación del artículo 8.1 LM , es el riesgo de asociación respecto al origen empresarial que la sentencia de instancia reconoce como inexistente en el caso de las marcas implicadas.

7. Para apreciar la existencia o no de este vínculo se ha de atender entre otros factores, a la naturaleza de los productos o servicios para los que se registraron las marcas en conflicto y a la existencia de un riesgo de confusión por parte del público consumidor. Aun cuando para apreciar la concurrencia del artículo 8 LM no se requiera la identidad de productos o servicios protegidos, exigencia que sí opera en el artículo 6.1.b) de la Ley, si se requiere examinar el grado de proximidad entre los productos o servicios protegidos por la impugnada y los amparados por la marca concedida y notoria y que la protección de las marcas notorias no es absoluta, sino que se sigue exigiendo, no identidad de productos o servicios, pero sí un cierto riesgo de confusión.

Aquí entendemos que no cabe apreciar que con respecto a los productos y servicios que con la misma se amparan en las clases 16 y 41, su registro pueda implicar un aprovechamiento de la notoriedad o distintividad de la marca oponente. Parece evidente, respecto a los campos reseñados (juego uno, y productos alimenticios, otro), que nada puede hacer pensar que se trate de productos procedentes de un mismo origen empresarial o de empresas vinculadas, con aprovechamiento de su reputación. En este sentido y, a sensu contrario, la tantas veces citada sentencia de 26 de febrero de 2018.

8. Acudiendo de nuevo a la sentencia de la Sala Primera de 2 de junio de 2017 "para que exista infracción es necesario que mediante la evocación de la marca notoria, el empleo del signo controvertido conlleve un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca o perjudique su distintividad o notoriedad", lo que no ha resultado acreditado.

9. La marca "Un sueldo para toda la vida" es una marca que, recoge la sentencia recurrida, ha sido reconocida como notoria, pero no puede considerarse como renombrada y, reiteramos, no ha quedado tampoco acreditado que por parte de la ONCE haya existido aprovechamiento de su reputación o menoscabo de la notoriedad o distintividad. En este sentido la citada sentencia de la Sala Primera de 2 de febrero de 2017 concluía: "No cabe olvidar que las marcas de la recurrente son notorias, pero no renombradas, y no se ha declarado acreditado que por parte de la demandada haya existido aprovechamiento de su reputación, ni que la marca de la demandada haya menoscabado la mencionada notoriedad, ni su prestigio, ni la distintividad de tales marcas".

Procede, en consecuencia, rechazar el recurso de casación.

SEXTO.- La fijación de la doctrina.

Conforme a los anteriores razonamientos debe fijarse la siguiente doctrina.

La aplicación del artículo 8.1 LM requiere que la similitud o semejanza de las marcas que se oponen indique una conexión entre los productos o servicios amparados por la misma y evoque en el consumidor medio un vínculo (jurídico o económico) entre ellas.

Para determinar la existencia de un vínculo (jurídico o económico) entre marcas, es preciso que se evidencie la existencia de un cierto riesgo de asociación, aunque no sea en el grado exigido para la aplicación del artículo 6.1.b) de la Ley de Marcas .

Pues bien, trasladando la anterior doctrina jurisprudencial al caso que nos ocupa y, teniendo en cuenta que, como se ha sentado en el fundamento de derecho precedente, en este supuesto, no nos encontramos ante una marca renombrada, en aras acreditar la infracción alegada por la actora, esta debe probar la existencia de identidad o similitud entre los signos, así como entre los productos o servicios y la existencia de un riesgo de confusión o asociación con la marca anterior.

La parte actora ha acreditado que, en primer lugar, hace uso de sus marcas registradas, siendo la piedra angular de las mismas, el término IN TIME y, en segundo lugar, que la demandada ha hecho uso del término IN TIME para ofrecer el mismo tipo de productos. Nos encontramos en el mismo sector de actividad-servicios de transporte- por lo que el público destinatario es idéntico- es tanto los profesionales, formado por clientes comerciales y transportistas, como el público en general, - y, además, ambos establecimientos están próximos- Barcelona y Mataró-.

El riesgo de confusión y/o asociación es claro, la demandada ha reproducido el término IN TIME. A pesar de las diferencias gráficas, ambas comparten la parte nuclear del elemento denominativo del signo que es claramente IN TIME.

Y ello aparece corroborado con las testificales de don Adrian , don Agustín, don Alejo y don Amadeo, que pusieron de relieve en el acto de la vista que, sí han usado el término IN TIME, en la app usada por los conductores, en correos electrónicos, en facturas, que con la adopción por este Juzgado de las medidas cautelares que dimanan del presente procedimiento ya no han vuelto a usar el citado término, pero antes sí tenían doble etiqueta en la mercancía de ADER e IN TIME y, que había vehículos etiquetados con el término IN TIME; y, con la eminente prueba documental aportada.

En concreto, es de destacar por la trascendencia en la presente litis, la Resolución de la EUIPO

DE ANULACIÓN N° C 34 824 (NULIDAD) -In Time Express Logistik GmbH, Am

Kirchhorster See 1, 30916 Isernhagen, Alemania (solicitante), representada por KSB Intax, Lüerstr. 10-12, 30175 Hannover, Alemania (representante profesional) contra In Time Express Europe, S.L., C. dels Remences, 134, 08304 Mataró, España (titular de la MUE), representada por Ingenias, Av. Diagonal, 514 - 1-4, 08006 Barcelona, España (representante profesional)- que dice expresamente, entre otros considerandos: El 02/06/2022, la División de Anulación decide lo siguiente RESOLUCIÓN 1. Se estima la solicitud de declaración de nulidad. 2. Se declara nula en su totalidad la marca de la Unión Europea n.º 15 884 901. 3. El titular de la MUE asume las costas, que se fijan en 1.080 EUR.

En el caso que nos ocupa, los servicios y actividades empresariales se dirigen al público en general y a los profesionales en el ámbito del transporte. A la vista de la naturaleza de los servicios y de las actividades en cuestión, el conocimiento del público relevante será el de un consumidor medio normalmente informado y razonablemente observador y perspicaz, o mejor. No obstante, el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de las características de los servicios en cuestión (22/06/1999, C-342/97 , Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, párrafo 26). Así, el hecho de que estos últimos sean de una naturaleza específica puede llevar a los consumidores medios a demostrar un mayor grado de atención. Los servicios impugnados son en parte idénticos y en parte similares a la actividad empresarial de la solicitante, ya que pertenecen al mismo ámbito industrial. Teniendo en cuenta todo lo anterior, y especialmente el hecho de que los signos son similares al coincidir ambos en su primer elemento "In time", si bien se han considerado débilmente distintivos, y las diferencias radican en elementos no distintivos o decorativos contenidos respectivamente en ambos signos, se considera que existe riesgo de confusión entre el público. Por tanto, a la vista de la proximidad de los servicios cubiertos por los signos en conflicto y de la similitud entre los signos, procede considerar que existe riesgo de confusión aun cuando el signo anterior tenga un escaso carácter distintivo y el público muestre un grado de atención elevado. Tales conclusiones no evitarían la existencia de un riesgo de confusión en el presente caso, contrariamente a lo que afirma la titular.

Por tanto, la División de Anulación concluye que existirá riesgo de confusión entre los signos para los servicios impugnados ya que tienen puntos de conexión con los del signo anterior ya que todos ellos pertenecen al mismo ámbito de actividad. De ello se desprende que, según el artículo 15(2) de la Ley alemana de Marcas, la solicitante tiene derecho a prohibir al titular el uso en el tráfico económico del signo impugnado. En consecuencia, la MUE impugnada debe declararse nula sobre la base del artículo 60(1)(c), en relación con el artículo 8(4) del

RMUE.

La sociedad IN TIME EXPRESS LOGISTIK gmbH ha solicitado ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea la inscripción del registro marcario de la denominación "IN TIME AGILE LOGISTICS", habiendo sido esta petición impugnada por la propia demandante y, habiendo dictado la EUIPO resolución por la que estima la oposición respecto a los servicios de la clase 36 y 39, al existir riego de confusión para la parte francófona del público (documento nº 50 parte actora).

Además, como consta en el documento nº 49 del ramo de prueba de la parte demandada, la actora ha convertido su marca europea nº 15889157 en marca nacional. Ahora bien, con posterioridad a la interposición de la demanda.

Por tanto, teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado y, que la acción de infracción se ejercita respecto al territorio nacional, es de mencionar, por último, la Sentencia nº 539/2023, de 22 de diciembre de 2023, de la Ilustrísima Audiencia Provincial de Barcelona, Sección nº 15 (recurso de apelación 227/2023 -1), en la que es parte recurrente IN TIME EXPRESS EUROPE SL y parte recurrida: IN TIME EXPRESS LOGISTIK GMBH. En dicha Sentencia se señala expresamente en su FJ3º:

12. La protección del registro de marca se extiende a todo el territorio nacional, de forma que el titular marcario puede hacer valer su ius prohibendi dentro del mismo. Por ello, para poder hablar de infracción de la marca nacional el tercero debe llevar a cabo la comercialización de los productos y servicios identificados con el signo en conflicto en España, de forma que entrará en colisión con el ámbito de protección del titular marcario para el territorio español.

13. La sentencia de instancia mantiene que, a la vista de la prueba practicada, la demandada presta servicios de transporte a nivel internacional y que solo esporádicamente lleva a cabo algún transporte con origen o destino en España, lo que no considera significativo, y en el caso de la aplicación considera que es de uso interno de los transportistas por lo que no podemos hablar de uso en el comercio.

14. No es discutido por las partes que la demandada se estableció en Alemania hace más de veinticinco años donde empezó la prestación de sus servicios para, poco a poco, ir extendiéndose a Europa Central y Oriental, en el año 2015 pasa a formar parte del grupo de logística sudafricano Supergroup (doc. 22 de la demanda), el cual en el año 2017 adquiere, a través de la demandada, la empresa de transportes española Servicios Empresariales ADER, S.A. (doc. 29 de la demanda). La demandada afirma que los servicios de transporte que se ofrecen y prestan en España se realizan a través de la citada entidad española. 15. Lo cierto es que de la prueba practicada debemos de concluir que la demandada ha prestado servicios de transporte en España haciendo uso del signo IN TIME en España. Constan facturas no solo de transportes realizados con origen y/o destino en España a clientes españoles sino también dentro del territorio español (doc. 55, 63, 79 de la demanda). Igualmente se acredita la existencia de vehículos rotulados con las marcas de IN TIME de la demandada en España y que participan en la prestación de servicios de transporte de mercancías en España (doc. 57, 64, 75, 78 de la demanda) así como ofertas de transporte de mercancías con origen y/o destino en España facilitadas por la aplicación IN TIME DRIVER APP (doc. 55 y 65 de la demanda), carpetas y etiquetas de la demandada que hacen uso del signo IN TIME en transportes prestados en España (doc. 65 B de la demanda) y publicidad realizada por la demandada de sus servicios de transporte de mercancías ofrecidos y realizados en territorio español (doc. 62 y 73 de la demanda). Además, tanto en la web de la demandada como en la App se hace uso del idioma español para dar información sobre los servicios de transporte (doc. 65C y 65 D de la demanda). 16. La demandada insiste que los servicios de transporte en España se prestan a través de su filial ADER, pero lo cierto es que la prueba revela que los servicios en España se están prestando con el signo en conflicto IN TIME tanto por ADER como por la demandada. Consta que la mercantil ADER, tras la integración en la empresa sudafricana Supergroup a través de la demandada, comunicó a sus proveedores esta circunstancia denominándose "Intime Spain", signo bajo el cual prestaba sus servicios (doc. 57 de la demanda), haciendo uso de una dirección de correo electrónico con el mismo signo intimespain@intime.de; igualmente se ha acreditado que sus trabajadores manifiestan trabajar para la demandada en sus redes sociales. Respecto de los actos de infracción marcaria realizados por ADER viene conociendo los Juzgados de Marca de la Unión Europea donde se interpuso la respectiva demanda.

17. En cuanto a la demandada, en julio de 2016 adquiere el dominio www.intime.es (doc. 32 a 34 de la demanda) donde usa el signo IN TIME para la prestación de servicios de transporte en España por lo menos hasta enero de 2019, fecha en la que deja la web queda inoperativa (doc. 61 de la demanda). Pero ello no ha sido obstáculo para que haya continuado con la prestación y ofrecimiento de servicios de transporte de mercancías con origen y/o destino en España a través del signo IN TIME por medio de su página web www.intime.de (doc. 79 de la demanda). Se aporta con el recurso de apelación el doc. 81 consistente en un presupuesto solicitado a través de la web alemana de la demandada para llevar a cabo un transporte en territorio español en enero de 2023, presupuesto que se envía desde el correo electrónico de la demandada @intime.de.

18. Se discute por la demandada la admisión de este presupuesto en fase de apelación. El documento debe ser admitido al ser posterior a la fecha de la sentencia y relevante para el caso puesto que acredita que se sigue con el ofrecimiento de servicios de transporte en España por parte de la demandada, lo que desvirtúa su defensa y lo mantenido en la resolución recurrida que sus servicios están limitados a territorio alemán y que en España es la filial ADER la que lleva a cabo los transportes. Si observamos el presupuesto adjuntado como documento nº 81 se deduce con claridad que el servicio lo ofrece In Time Express Logistik GMBH, consta sus datos de contacto y una cuenta corriente alemana, sin que aparezca referencia alguna a la entidad ADER.

19. Respecto del uso en el comercio de la App, la resolución de instancia considera que no es un uso relevante puesto que se trata de un uso interno para los transportistas propios o autónomos. Como sabemos la infracción marcaria requiere que el uso se realice en el tráfico económico, por terceros que actúan en el mercado desarrollando una actividad mercantil que trascienda al exterior por lo que excluye el uso privado ( STJUE de 12 de julio de 2011, L'Oréal y otros, C324/09 , EU:C:2011:474, apartado 54). Además, cuando el uso de la marca se lleva a cabo en Internet, como es el caso a través de una aplicación móvil, tanto a nivel internacional (Recomendación conjunta de la Unión de París y de la OMPI sobre la protección de las marcas y otros derechos de propiedad industrial sobre signos en Internet de 2001) como la jurisprudencia del TJUE (por todas el Asunto L'Oréal SA y otros contra eBay, citado) exigen que se produzca un efecto comercial en el territorio en cuestión, en este caso, en España, al margen del lugar en el que esté alojada la web o desde qué país se pueda acceder a la misma puesto que lo relevante es el territorio donde se ha producido el efecto comercial.

20. En el caso de la App se discute si su uso, por parte de los conductores propios y/o subcontratados de la demandada es un uso privado sin trascendencia pública o privado y a quien va dirigido. No podemos compartir las apreciaciones de la resolución de instancia en cuanto a que el uso en la App es un uso privado sin relevancia externa. Se trata de una aplicación de uso público que cualquier persona se puede descargar, sin que esté limitada a los transportistas que trabajan de forma habitual u ocasional con la demandada. Pero, además, en el ámbito de la prestación de servicios de transporte en el que actúa la demandada el público destinatario de los servicios de transporte no solo son los usuarios finales sino también los transportistas propios o subcontratados que llevan a cabo los servicios, por lo que tales actos tienen exteriorización al mercado, lo que nos lleva a afirmar que estamos ante un uso en el comercio relevante a los efectos de infracción marcaria.

21. Por lo expuesto debemos concluir que la demandada ha llevado a cabo un uso del signo IN TIME para la prestación de servicios de transporte dentro del territorio español, ofreciendo, comercializando y realizando los mismos en España para el público español, primero, desde la página web española y, posteriormente, desde la alemana, así como a través de la aplicación IN TIME DRIVER APP. En ambos casos se promociona la realización de servicios dentro del territorio español haciendo uso del idioma español por lo que los servicios están dirigidos claramente al público español, lugar donde se produce el efecto comercial (art. 3 de la Recomendación Conjunta) y la infracción marcaria si concurren los requisitos para ello que analizaremos a continuación.

En su FJ4º y, en cuanto al riesgo de confusión, dice textualmente: 23. En el presente caso la demandada, por una parte, usa el signo controvertido para los mismos servicios para los que está registrada la marca de la actora, la prestación de servicios de transporte, por lo que nos encontramos en un caso en el que los productos son idénticos. Se utilizan además los mismos canales de comercialización de los servicios como es el uso de Internet. (ii) La similitud de los signos.

24. La comparación de signos implica una apreciación global de sus características gráficas, fonéticas o conceptuales. Si existe únicamente similitud en uno de estos tres aspectos, se considerará que los signos son similares. Si los signos son lo suficientemente similares para dar lugar a un riesgo de confusión es objeto de análisis en la apreciación global del riesgo de confusión. Únicamente se considerará que los signos no son similares si no se puede detectar similitud alguna en ninguno de los tres aspectos indicados. Además, se deberán tener en cuenta el carácter distintivo y del carácter dominante de sus elementos, así como del impacto de su impresión de conjunto ( C-251/95 , Sabèl, EU:C:1997:528, § 23). Finalmente indicar que, al examinar la identidad o similitud, el signo registrado (el de la parte demandante) se ha de comparar tomándolo en consideración tal y como está registrado y comparándolo con el usado por la parte demandada, esto es, con la forma en la que la demandada lo ha venido utilizando (...).

(...)26. En casos estamos ante signos mixtos en los que se combina una denominación con un gráfico siendo el elemento dominante IN TIME. Esta palabra, usada para servicios de transporte y en idioma inglés tiene un importante carácter distintivo en España, a todo lo que hay que añadir la falta de distintividad del resto de elementos denominativos que siguen a esta expresión, tanto "Express europe SL" o "Catalonian" que se identifica con la indicación de una sociedad como "Agile Logistics", que, como indica la EUIPO en su resolución, es un eslogan laudatorio que hace referencia a la logística rápida (doc. 21 b de la demanda). Igualmente, bajo es el carácter distintivo de las estrellas que se incorporan al signo por ser una referencia al emblema de la UE y comúnmente utilizado en el ámbito del transporte y la logística.

27. Por ello, debemos concluir que el termino IN TIME es el elemento dominante en ambos signos, mientras que el resto de elementos gráficos y tipográficos que acompañan a las marcas "IN TIME" en conflicto son simples, puramente ornamentales y de escaso carácter distintivo, por lo que debemos apreciar la existencia de similitud entre los signos en conflicto.

28. Vemos que desde el punto de vista visual se aprecia semejanza, fonéticamente coinciden en el elemento más destacado del signo, que seguramente será el que primero lean los consumidores y a nivel conceptual ambos hacen referencia a una característica del servicio, un transporte en plazo. Por lo que afirmamos que estamos ante signos similares. En este mismo sentido se ha pronunciado ya tanto el Juzgado como Tribunal de Marca de la Unión Europea de Alicante, en Autos de fecha 20 de enero de 2020 y 21 de abril de 2021, en el procedimiento ordinario 327/2019 que se sigue contra la empresa ADER al comparar también las marcas en conflicto (doc. 47 de la demanda)(...)

(...)(vi) Apreciación global.

31. Apreciando todos los anteriores elementos de forma interrelacionada, creemos que el signo de la demandada genera riesgo de confusión. La gran semejanza existente entre los signos en liza y la identidad de los productos a los que se aplican nos lleva a concluir la existencia de un riesgo de confusión. La concurrencia de un riesgo de confusión solo requiere una probabilidad de confusión por parte del consumidor medio, pero en el supuesto de autos, además, se ha probado la existencia de una confusión real entre los clientes españoles (doc. 74, 77, 79, 80, 81 de la demanda) lo que evidencia la existencia del mismo.

32. En el mismo sentido se han pronunciado el Juzgado y Tribunal de Marca de la Unión Europea de Alicante respecto de los mismos signos y la Oficina Europea de Propiedad Intelectual al determinar la incompatibilidad de los signos en conflicto (doc. 21B de la demanda). Indicar que la propia demandada ha defendido la similitud de signos y el riesgo de confusión en los procedimientos que ha tenido contra la actora por el uso del signo, en Alemania, Rumania, Portugal, Austria y Francia (doc. 49 a 54 de la demanda).

33. Merece una mención la argumentación realizada por la resolución recurrida sobre la valoración del doc. 1 de la contestación consistente en marcas que contienen la palabra INTIME, habiendo salido a colación la existencia de un supuesto de coexistencia pacífica de marcas. De las marcas aportadas, como precisa el actor en el recurso, solo siete tienen relevancia en España y son las que pueden ser tenidas en cuenta, en atención al principio de territorialidad, pero, además, estas siete marcas nacionales identifican productos o servicios distintos (principio de especialidad) o presentan una composición de elementos distintivos que eliminan cualquier tipo similitud en los signos y de confusión. Por ello, entendemos que el citado argumento de la resolución de instancia no puede ser tenido en cuenta para fundamentar la falta de confusión entre los signos.

34. En consecuencia, procede estimar el recurso y la demanda, declarar la infracción de los derechos exclusiva de la actora, de conformidad con el art. 34 de la Ley de Marcas (...).

Las consideraciones expuestas en las resoluciones mencionadas, siendo especialmente relevante a los efectos de este pleito la última de ellas, al tratar cuestiones idénticas a las que resultan controvertidas en los presentes autos y, cuya argumentación comparte esta Juzgadora, son trasladables al caso de autos, constituyendo una prueba más, de la infracción de marca en la que ha incurrido la parte demandada. Debiéndose indicar que, la demandada no ha instado la nulidad de las marcas de la actora vía reconvención, por lo que estamos ante una marca plenamente válida- marca española-. Ahora bien, la infracción se circunscribe al ámbito nacional y, por tanto, a la marca española nº 2625945, ya que la marca europea nº 15884901 ha sido anulada y, la marca europea nº 15889157 se ha convertido en marca nacional con posterioridad a la interposición de la demanda.

Por último, procede reseñar que nada impide acumular acción por competencia desleal, conforme al principio de permeabilidad relativa afirmada por el Tribunal de Marca de la Unión Europea, en los que la valoración de la antijuricidad es propia y diferenciada de la valorada en sede de derechos de propiedad industrial, no encontramos motivos para excluir esta acumulación en el caso presente. Al igual que en el caso de la competencia desleal, lo que se excepciona es la regla general de competencia territorial para afirmar la competencia de los juzgados de marca de la Unión Europea y permitir, así, el ejercicio conjunto de acciones marcarias o de diseño y acciones de competencia desleal.

El principio de permeabilidad relativa ha sido afirmado de forma recurrente por el Tribunal de Marca de la Unión. Véase SAP, Alicante, Civil, Sección 8ª del 03 de febrero de 2006 ( ROJ: SAP A 3074/2006 - ECLI:ES:APA:2006:3074 ) AAP, Civil, Sección 8ª, del 12 de diciembre de 2011 ( ROJ: AAP A 354/2011 - ECLI:ES:APA:2011:354A ), SAP, Civil, Sección 8ª del 11 de julio de 2018 ( ROJ: SAP A 1568/2018 - ECLI:ES:APA:2018:1568 ), SAP, Civil, Sección 8ª del 11 de julio de 2018 ( ROJ: SAP A 1568/2018 - ECLI:ES:APA:2018:1568 ), SAP, Civil, Sección 8ª del 11 de julio de 2018 ( ROJ: SAP A 1568/2018 - ECLI:ES:APA:2018:1568 ), AAP, Civil, Sección 8ª del 21 de diciembre de 2018 ( ROJ: AAP A 772/2018 - ECLI:ES:APA:2018:772).

Es cierto que la competencia fue discutida en el caso de la AAP, Alicante, Civil, Sección 8ª, del 27 de noviembre de 2017 (ROJ: AAP A 427/2017 - ECLI:ES:APA:2017:427A ), pero aquella solución fue revalorada en la SAP, Civil, Sección 8ª del 15 de marzo de 2019 ( ROJ: SAP A 413/2019 - ECLI:ES:APA:2019:413 ).

Con base a los criterios antedichos, no es difícil imaginar otras acumulaciones posibles, inspirados, por otra parte, en la necesaria protección de la propiedad intelectual e industrial, título competencial único, como se desprende de la propia atribución de competencias que se realiza en la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Sin embargo, en el presente caso, se ejercita la acción de competencia desleal con carácter subsidiario a la acción de infracción, por lo que, declarada la infracción, no procede entrar en el examen de la acción subsidiaria. Además, es preciso tener en cuenta que, respecto a la conducta desleal, ni se ha concretado en qué consiste ni consta indiciariamente prueba alguna.

CUARTO.- Acción de cesación, remoción y prohibición.

El artículo 41.a) y c) de la LM recoge la acción de cesación, de abstención y de remoción. Por su parte, la STS de 23 de julio de 2012 recuerda que el presupuesto de la estimación de la acción de remoción es precisamente la estimación de la acción declarativa de infracción marcaria, siendo un efecto automático de la estimada aplicación. Así, argumenta que " la apreciación de la infracción de la marca notoria de la actora, legitima a ésta para pedir la cesación de los actos infractores, en este caso, del uso del signo "Maristas" en la promoción inmobiliaria que la demandada ha desarrollado en Alicante [ art. 41.1.a) LM , aplicable por la remisión general a la regulación interna de cada Estado miembro, contenida en el art. 101 RMC]". En este mismo sentido se pronuncia la STMUE de España de 19 de julio de 2013. Cabe, pues, estimar la acción de cesación, abstención y remoción ejercitada por la parte demandante, que comprenderá la condena a las multas coercitivas del artículo 44 de la LM y del artículo 102 del RMUE para asegurarse la efectividad de estos pronunciamientos de condena.

QUINTO.- Multas coercitivas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 LM, cuando se condene a la cesación de los actos de violación de una marca, el Tribunal fijará una indemnización de cuantía determinada no inferior a 600 euros por día transcurrido hasta que se produzca la cesación efectiva de la violación. El importe de esta indemnización y el día a partir del cual surgirá la obligación de indemnizar se fijará en ejecución de sentencia.

Somos conscientes de que la cuestión suscita cierta controversia y no pocos problemas en sede de ejecución. No obstante, lo anterior, hemos de decantarnos por una aplicación literal de la ley. Por tanto, la sentencia no procede a la imposición de multa alguna, sino que será al tiempo de despacho de ejecución, y mediante pieza separa da multa, como se procederá a la imposición y, en su caso, a la liquidación de la cuantía indemnizatoria correspondiente.

Por tanto, no procederá la fijación del dies a quo, ni de la cuantía indemnizatoria, sino a la luz de las circunstancias concurrentes una vez se despache ejecución, bien provisional, bien definitiva.

SEXTO.- Indemnización de daños y perjuicios.

Establece el artículo 42 LM lo siguiente: 1. Quienes, sin consentimiento del titular de la marca, realicen alguno de los actos previstos en la letra a) del apartado 3 y en el apartado 4 del artículo 34, así como los responsables de la primera comercialización de los productos o servicios ilícitamente marcados, estarán obligados en todo caso a responder de los daños y perjuicios causados 2. Todos aquellos que realicen cualquier otro acto de violación de la marca registrada solo estarán obligados a indemnizar los daños y perjuicios causados si hubieran sido advertidos suficientemente por el titular de la marca o, en su caso, por la persona legitimada para ejercitar la acción acerca de la existencia de esta, convenientemente identificada, y de su violación, con el requerimiento de que cesen en la misma, o cuando en su actuación hubiere mediado culpa o negligencia o la marca en cuestión fuera renombrada.

La parte demandante pretende, tal y como resulta del suplico de su demanda, que se condene a la demandada a indemnizar a la actora en concepto de daños y perjuicios al 1% de su cifra de negocios desde fecha de inicio de la infracción marcaria (1 de marzo de 2018) hasta el cese efectivo de la infracción.

El sistema de indemnización mínima del artículo 43.5 LM. Caso Nuba [2019].- Superando las iniciales dudas interpretativas, el Tribunal Supremo en el Caso Nuba [2019] ( STS, Civil sección 1 de 3 de octubre de 2019 -ROJ: STS 3027/2019 - ECLI:ES:TS:2019:3027 ) fija doctrina jurisprudencial considerando que el articulo 43.5 LM tiene naturaleza indemnizatoria y que, por tanto, establece una presunción iuris tantum de existencia de daño. [El artículo 43.5 LM] contiene una regla a la que puede acogerse el titular de la marca que ha sufrido una infracción que le ha reportado un "perjuicio", para calcular la indemnización y evitar que la falta de prueba le prive de una compensación económica. Aunque esta regla acentúa la objetivación de la compensación económica, no por ello puede interpretarse en el sentido de que se tenga derecho a una indemnización incluso en los casos en que se haya constatado que la infracción no pudo ocasionar "perjuicio" alguno al titular de la marca. Exige como presupuesto previo la existencia del "perjuicio", con independencia de su entidad.

Como se ha apuntado en la doctrina, esta regla no altera la naturaleza resarcitoria de la acción de indemnización de daños y perjuicios, que presupone la existencia de estos. No introduce una suerte de sanción por la infracción, en beneficio del titular de la marca infringida, sino que la ratio de la norma es facilitar la cuantificación de la indemnización: en todo caso el 1% de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados.

De hecho, esta regla, que cifra en todo caso la indemnización en el 1% de la cifra de negocio [sin perjuicio de que el titular de la marca pueda exigir una indemnización mayor si prueba que la violación de su marca le ocasionó daños o perjuicios superiores], está relacionada con el criterio de cuantificación de la letra a) del art. 43.2 LM , pues facilita el cálculo del beneficio económico obtenido por el infractor con la violación de la marca.

La parte demandada en su escrito de contestación no ha impugnado la cuantificación realizada por la parte actora, se limita a señalar que no procede indemnizar porque no se ha producido ninguna infracción. Declarada la infracción en los términos anteriormente señalados es por los que procede la indemnización solicitada.

SÉPTIMO.- Publicación de la sentencia.

Respecto de esta acción, hemos de tener presente que el Tribunal Supremo sostiene en su STS de 21 de noviembre de 2000 que la condena a la publicación procede tan sólo en caso de que la sentencia estime la existencia de infracción, criterio que reitera la ulterior STS de 23 de julio de 2012: Como exponíamos en la Sentencia 697/2009, de 6 de noviembre, "(l)a publicación de la sentencia, con funciones de resarcimiento específico del daño causado al derecho sobre el signo y, a la vez, de remoción de los efectos de la infracción, no tiene el carácter necesario (...). Antes bien, la referencia a las 'personas interesadas' pone de manifiesto que los anuncios y las notificaciones deben cumplir una función empírica respecto a aquellas, no siempre concurrente. Lo que reclama la demostración de la utilidad de la publicación, como medio de restablecer la imagen dañada del signo o de que cesen todos los efectos de la infracción o cualquier otra que sea merecedora de tutela".

En Sentencia de 24 de octubre de 2012 reconoce: "La publicación de la sentencia integra una de las modalidades que puede revestir el resarcimiento de los detrimentos o menoscabos producidos por el acto ilícito, e incluso puede ser considerada como un concepto complementario de la indemnización. Así el artículo 63.1.f de la Ley de Patentes contempla la posibilidad de que se acuerde tal publicación a costa del infractor y ello resulta oportuno en el presente caso en cuanto contribuye a dar satisfacción moral al perjudicado y a dar información al consumidor, sin que se trate de una consecuencia desproporcionada en cuanto a la afectación que ello ha de suponer para la demandada".

Por tanto, no debe acordarse esta medida extraordinaria con criterio sancionador y menos aún como una consecuencia inevitable e inescindible de la apreciación de la infracción. Solo procederá su aplicación como instrumento de remoción de los efectos de un acto infractor del derecho de exclusiva, cuando el interés de la publicación haya quedado justificado, así, cuando el conflicto se hubiera visto reflejado en medios de comunicación, incluso sectoriales, no apreciándose tal interés cuando en el contexto fáctico que ha motivado el litigio no resulta probada una disminución del valor del derecho subjetivo, o no resulta perjudicada la imagen del producto de la actora.

En ningún caso, debe imponerse esta medida como "escarmiento", reservada fundamentalmente para situaciones donde resulta necesario reparar la mala imagen causada con la infracción o paliar los efectos perniciosos derivados del uso indebido, que justifique dar a conocer a los consumidores la sentencia de que se trate.

En el caso objeto de enjuiciamiento, ha lugar a la publicación de la sentencia a costa del demandado en dos revistas del sector de más tirada y en la página web de la demandada www.aderonline.com, habida cuenta de que la propia demandada se ha identificado en el tráfico mercantil con el término IN TIME y, se trata ambas empresas-demandante y demandada- de empresas con gran implantación en el sector de la actividad del transporte.

OCTAVO.- Costas.

De conformidad con el artículo 394 de la LEC, en los procesos declarativos, las costas de la primera instancia se impondrán a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que el tribunal aprecie, y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho. En el presente dada la estimación parcial de la demanda, cada parte asumirá las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad.

Vistos los preceptos de general y pertinente aplicación;