Sentencia Civil 98/2025 Juzgado de lo Mercantil de Alicante/Alacant nº 2, Rec. 294/2023 de 30 de julio del 2025

PRIMERO.- Delimitación del objeto de la controversia.

La perfecta delimitación del objeto de la controversia exige que traiga a colación los hechos esenciales de la demanda en los que la parte demandante fundamenta sus pretensiones ("causa petendi", según la STS de 28 de octubre de 2013, entre otras). Y en este sentido, puede considerarse que los hechos esenciales de la demanda son los siguientes.

A)La actora manifiesta que GAS MILANO 1984 SpA (en adelante, "GAS") es una empresa de nacionalidad italiana que adquirió el negocio y todos los activos de la empresa GROTTO SpA (incluidos los de propiedad industrial), empresa italiana mundialmente conocida en el sector de la moda, cuyos inicios se remontan al año 1973, dedicada a fabricación y comercialización de ropa estilo denim sin renunciar a un marcado estilo italiano, informal, moderno, que pronto acabó calando entre los consumidores.

Tras el éxito obtenido en Italia los primeros años, amplió su catálogo a otros materiales y, a mediados de los años 80, GAS comenzó a expandirse por toda Europa y finalmente, a nivel global.

Desde entonces, GAS ofrece colecciones de ropa para hombres y mujeres de todas las edades. Sus diseños y sus prendas (vaqueros, camisas y cazadoras de denim, pantalones, faldas, blusas, sudaderas, camisetas, tops, prendas de abrigo, accesorios y mucho más) están en constante evolución y siempre van más allá de la tendencia del momento, lo que ha hecho que GAS sea una de las marcas más queridas y reconocidas entre los consumidores.

En España, vende sus prendas a través de su propia página web https://es.gasjeans.com/, en conocidas plataformas de Internet (como AMAZON o ZALANDO) y en infinidad de tiendas multimarca, desplegadas por toda la geografía española.

La marca "GAS" lleva varias décadas identificando las prendas referidas y, cuenta con varios registros de marca para otorgarle la correspondiente protección, interesando destacar (en adelante identificadas en conjunto como la Marca GAS):

-Marca de la Unión Europea nº 882548 "GAS" (denominativa), solicitada el 20 de julio de 1998 y registrada el 2 de enero de 2001, para proteger los productos comprendidos en las clases 9, 18 y 25, de las cuales sólo se ejercita la clase 25: 25.- Prendas de vestir, calzado, sombrerería; Cañas de botas; Taloncillos para botas; Dispositivos antideslizantes para botas; Cercos de botas; Viseras [artículos de sombrerería]; Sobaqueras; Herrajes para calzado; Tacos de botas de fútbol; Armaduras de sombreros; Contrafuertes para calzado; Tacones; Plantillas; Bolsillos de prendas de vestir; Forros confeccionados [partes de prendas de vestir]; Pecheras de camisa; Contrafuertes para calzado; Antideslizantes para calzado; Suelas [calzado]; Refuerzos de talón para medias; Tacos de botas de fútbol; Punteras de calzado; Palas de calzado; Viseras.

-Marca Internacional que designa España nº 1073006 "GAS" (denominativa), solicitada el 28 de diciembre de 2010 y concedida por resolución de fecha 15 de septiembre de 2011, para proteger los productos comprendidos en las clases 18, 25 y 35, siendo sustento de la presente demanda sólo la clase 25:

25.- Prendas de vestir, zapatos, artículos de sombrerería; abrigos, sobretodos, cazadoras, chaquetas cortas, pantalones vaqueros, chaquetas, camisas, faldas, prendas de calcetería, chales, chándales, sudaderas, medias, calcetines, corbatas, sombreros, boinas, pañuelos de cuello, zapatos, botas, pantuflas.

Ambos registros se encuentran en vigor y desplegando plenos efectos jurídicos.

Atendiendo al amplio grado de difusión entre los consumidores y al conocimiento que de las marcas éstos tienen, así como a su gran relevancia internacional y al uso intenso y continuado que de la Marca GAS se ha venido realizando durante décadas, ya no sólo en España, sino en todo el mundo, la Marca GAS se ha ganado el estatus de marca renombrada.

A mayor abundamiento, es muy relevante destacar que GAS se hizo también muy célebre entre el público europeo y, especialmente, entre el público aficionado al motociclismo, por ser, durante más de dieciocho años, uno de los principales patrocinadores del equipo HONDA-REPSOL del campeonato de MotoGP.

En cuanto a las demandadas- KTM AG y KTM SPORTMOTORCYCLE ESPAÑA SL-, ambas sociedades lo que en términos empresariales podría denominarse el grupo KTM (en adelante KTM GROUP se integran en), que a su vez son propiedad de la mercantil también austriaca PIERER MOBILITY AG.

En 2019, KTM compró e integró en su cartera de marcas a la sociedad española TORROT ELECTRIC EUROPA, S.L., quien, previamente, en 2015, había adquirido la empresa de motocicletas de trial "GASGAS", tras entrar ésta en concurso de acreedores. Derivado de esta adquisición, la cartera de marcas "GASGAS" pasó a formar parte de KTM Group (marcas que, de hecho, están a nombre de KTM AG). Con la marca GASGAS se identificaban en un primer momento motocicletas de trial y, no ha sido hasta su incorporación al grupo KTM, que no ha decidido expandir su actividad, pasando a ofrecer en la actualidad, además de motocicletas de trial, también de enduro y deportivas, así como bicicletas.

El conflicto surge, siguiendo esa línea de reflotamiento de la marca, cuando se decide ofrecer a los consumidores españoles prendas textiles y complementos (por ejemplo, gorras) con el signo "GASGAS" (ya no sólo motocicletas). Actividad que recientemente ha reforzado, lanzando una colección de ropa y complementos "casual", que llegan al consumidor final a través de concesionarios. Todo ello supone que actualmente, en España, concurren en el tráfico económico productos propios de la clase 25 identificados con la marca GAS y GASGAS.

De todo ello, se extrae que tanto KTM AG como KTM SPORTMOTORCYCLE ESPAÑA, S.L. son los responsables de la puesta en el mercado español de prendas textiles y accesorios textiles, tales como gorras ( ut supra identificados) que están siendo identificados entre los consumidores españoles con el signo GASGAS.

En definitiva, las demandadas son las responsables de la fabricación y comercialización en el comercio de prendas textiles y gorras y gorros con el término GASGAS, mientras que la demandante ostenta un derecho exclusivo y previo sobre el término GAS para idénticos productos .

Tal comportamiento sólo puede ser calificado como infractor de la Marca de la Unión Europea nº 882548 "GAS" (denominativa) y de la Marca Internacional con efectos en España nº 1073006 "GAS" (denominativa), ambas reivindicando la clase 25, al existir identidad aplicativa y sustancial identidad denominativo-fonético-conceptual.

Si se tiene en cuenta que, siguiendo los parámetros jurisprudenciales, el análisis a realizar ha de ser de conjunto, no de detalle, es evidente que, a todas luces, se producirá una situación de confusión entre los consumidores y/o de asociación, habida cuenta de las coincidencias expuestas.

Riesgo de confusión que en todo caso garantiza la coincidencia aplicativa y la sustancial identidad denominativa y conceptual que se da, que debe conducir a calificar la conducta como infractora de la Marca GAS.

En el presente asunto, es claro que en la mente del público se establece un fuerte vínculo entre la Marca GAS y los signos GASGAS empleados por las demandadas, para idénticos productos (los textiles).

Este vínculo se acentúa por el fuerte carácter distintivo de la Marca GAS en relación con productos de la clase 25. Ello, conduce, sin duda alguna, a que para el consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, los signos GASGAS de los que vienen haciendo uso las demandadas para productos textiles, evoquen a la reconocida marca GAS, aprovechándose, así, indebidamente del renombre adquirido y perjudicando a su distintividad y diluyendo el conocimiento que de ésta tienen los consumidores.

Los usos denunciados y concretados por la demandante, no pueden quedar amparados por los registros de la marca de la Unión Europea nº 10603678 "G GASGAS", titularidad de KTM, pues única y exclusivamente protege los productos y servicios de las clases 12 y 37 de la Clasificación Internacional de Niza, no pudiéndose hacer extensible el uso de los referidos signos a los productos comprendidos en la clase 25 (prendas de vestir), que (recordemos) se venden y no se regalan (lo que a su vez impide poder considerarlos artículos promocionales de tales marcas). Carecería de sentido (por otro lado) este eventual planteamiento y entraría en contradicción con los propios actos desplegados por KTM, que decidió solicitar las marcas en clase 25.

Además, la actora ha reaccionado contra las marcas austriacas base de las citadas marcas internacionales titularidad de la demandada nº 1596038, nº 1596882 y nº 1996927, promoviendo una acción de cancelación ante la Oficina de Marcas de Austria (lo que en el sector se conoce como un "ataque central"), en base a sus marcas prioritarias GAS, en clase 25.

Pero, en cualquier caso, tales marcas no pueden ser invocadas para defenderse frente a esta acción, por ser la Marca GAS, de la demandante, anterior.

La demandada ha solicitado la declaración de caducidad de la MUE nº 882548 "GAS" (denominativa), titularidad de la actora, Sin embargo, existe un uso real y efectivo de la referida marca, no sólo en España sino en toda la Unión Europea, durante décadas y, en todo caso, durante los últimos cinco años para los productos que protege.

Por todo ello, ejercitada la parte actora acción de infracción marcaria en base al artículo 34. 2 y 9.2 c) RMUE con carácter principal y, solo subsidiariamente, en base al apartado a) o, subsidiaria y finalmente en el b) . Consecuencia de la infracción marcaria, la demandante ejercita las acciones previstas en el artículo 41 LM.

En particular, el comportamiento de las demandadas está ocasionando importantes daños y perjuicios a GAS MILANO 1984 SpA, por el uso en el mercado de un signo (en los productos indicados), que, además, se está aprovechando deslealmente de su reputación y que está provocando confusión entre los consumidores.

En materia de cuantificación de la indemnización por daños y perjuicios, la actora se acoge al criterio que en el momento de su liquidación y cuantificación arroje la mayor cifra, de entre los contemplados en la letra a) y la letra b) del artículo 43.2 de la LM, esto es, opta por acogerse a la cifra de mayor cuantía indemnizatoria que resulte tras la eventual liquidación que se practique, ya sea los beneficios obtenidos por los demandados por la fabricación y/o comercialización de sus productos o bien la cantidad que como royalty o regalía hipotética hubiera debido abonar a la demandante por utilizar el signo en cuestión. En concreto, el royalty solicitado es del 7 %. Finalmente, y en todo caso y en defecto de todo lo anterior, la demandante deja interesado el 1% de la cifra de negocios realizada sin necesidad de prueba alguna que contempla el artículo 43.5 de la LM.

Asimismo, solicita la parte actora, conforme al artículo 41.1 f) LM, la publicación del fallo de la sentencia en el diario de tirada nacional El Mundo, tanto en su edición digital como en papel, en una revista del sector TEXTIL (a definir en ejecución de sentencia) y en la revista MOTOCICLISMO, así como en la página de inicio de la página web https://www.gasgas.com/es-es.html.

Los intentos de solución extrajudicial del conflicto han resultado infructuosos.

B) Frente a la demanda formulada de contrario, se opone la parte demandada, invocando en primer lugar, la falta de legitimación pasiva de KTM SPORTMOTORCYCLE ESPAÑA SL. Ninguna relación tiene la sociedad española KTM SPORTMOTORCYCLE ESPAÑA S.L. ni con la fabricación ni con la venta de los productos objeto de la demanda.

De este modo, ni fabrica, ni distribuye los productos objeto de la presente demanda, ciñéndose, exclusivamente, a las motocicletas, ciclomotores y sus repuestos o accesorios, ni tiene relación contractual con los distribuidores autorizados, que venden los productos con las marcas GASGAS.

Como puede apreciarse, la empresa responsable de la página web https://www.gasgas.com/es-es.html es la sociedad PIERER MOBILITY AG. A través de dicha página web es imposible realizar ninguna compra de producto.

KTM SPORTMOTORCYCLE ESPAÑA S.L. no contrata servicios de publicidad o hace publicidad, ni servicios de marketing, ni tiene contratos con los concesionarios. Tampoco emite facturas ni al concesionario ni al cliente final.

En segundo lugar, alega que la parte actora no ha probado el renombre de sus marcas.

KTM AG es titular de las siguientes marcas :

- Marca UE nº 713156 "GAS-GAS" (denominativa), solicitada el 31 de diciembre de 1997 y registrada el 10 de diciembre de 2001, en clases 12 (motocicletas) y 37 (servicios de reparación de motocicletas; servicios de conservación, engrase, lavado, limpieza, lustrado y asistencia en caso de averías de motocicletas).

Además, con posterioridad, KTM AG solicitó los registros internacionales de las marcas que se reproducen a continuación y que designan a la UE para (entre otros) productos dela clase 25:

- Marca Internacional nº 1596038 "GASGAS" (denominativa), solicitada el 20 de julio de 2020, en virtud de la marca base austríaca nº AM 11686/2020 y, con fecha de registro 5 de enero de 2021, para las clases:

9.- Gafas antideslumbrantes; gafas de sol; prendas de vestir de protección para evitar lesiones para motociclistas, en particular guantes de protección, zapatos, cascos y protectores (rodilleras y coderas); tacómetros.

12.- Vehículos y sus partes, no comprendidos en otras clases; bicicletas; motocicletas; escúteres; ciclomotores; ciclomotores; motocicletas; bicicletas y vehículos de dos ruedas, eléctricos; bicicletas de entrenamiento y aprendizaje, así como sus partes y accesorios, no comprendidos en otras clases; motores de vehículos terrestres; neumáticos; bicis; pastillas de freno; fundas ajustables de asientos para automóviles; sillines de bicicleta; sillines para motocicletas; retrovisores laterales para vehículos; bicicletas eléctricas; portaequipajes para vehículos; frenos de bicicleta; manillares; embellecedores para carrocerías de vehículos; canastas especiales para motocicletas; tapones para depósitos de gasolina de vehículos; alforjas especiales para bicicletas; soportes para motocicletas; soportes en cuanto partes de bicicletas; soportes en cuanto partes de vehículos de dos ruedas; bancos para motocicletas; depósitos en cuanto partes de motocicletas, no comprendidos en otras clases; soportes para placas de matrícula para vehículos de dos ruedas; guardabarros para vehículos; soportes de placas de matrícula para vehículos de dos ruedas; pedales para vehículos de dos ruedas; llantas; cuadros de bicicleta; amortiguadores de suspensión para vehículos; amortiguadores para bicicletas; fundas de sillín para bicicletas; fundas para sillines de motocicletas; timbres de bicicletas; motores para bicicletas; bombas para neumáticos de bicicletas; cuadros de motocicleta; bicicletas con motor eléctrico; deflectores para vehículos terrestres; soportes de faros [partes de motocicletas]; palancas de embrague para vehículos terrestres; piñones para neumáticos traseros; discos de freno para motocicletas; palancas de frenos para vehículos; manivelas [partes de vehículos terrestres]; empuñaduras para manillares de bicicleta; tubos de sillín para bicicletas; tapas de encendido [partes de vehículos terrestres]; fundas de protección para motocicletas; manivelas de pedal para motocicletas; manivelas de bicicletas.

25.- Camisetas de manga corta; sudaderas; cazadoras; suéteres; camisas; parkas; pantalones; conjuntos de vestir; guantes; guantes de motociclista; prendas de vestir para motociclistas (comprendidas en esta clase); ropa interior; calcetines; calzado; artículos de sombrerería; zapatos informales; sandalias; botas de caucho; gorras (artículos de sombrerería); bandanas [pañuelos para el cuello]; cinturones [prendas de vestir]; prendas de vestir; chaquetas [prendas de vestir]; chalecos; gorras con visera; bufandas; polos; camisetas deportivas; ropa de bebé; ropa de niño; baberos [excepto de papel].

-Marca Internacional nº 1596882 "G GASGAS" (mixta) , solicitada el 20 de julio de 2020, en virtud de la marca base austríaca nº AM 11689/2020 y, con fecha de registro 5 de enero de 2021, para las clases:

9.- Gafas antideslumbrantes; gafas de sol; prendas de vestir de protección para evitar lesiones para motociclistas, en particular guantes de protección, zapatos, cascos y protectores (rodilleras y coderas); tacómetros.

12.- Vehículos y sus partes, no comprendidos en otras clases; bicicletas; motocicletas; escúteres; ciclomotores; ciclomotores; motocicletas; bicicletas y vehículos de dos ruedas, eléctricos; bicicletas de entrenamiento y para niños, así como sus partes y accesorios, no comprendidos en esta clase; motores de vehículos terrestres; neumáticos; bicis; pastillas de freno; fundas ajustables de asientos para automóviles; sillines de bicicleta; sillines para motocicletas; retrovisores laterales para vehículos; bicicletas eléctricas; portaequipajes para vehículos; frenos de bicicleta; manillares; embellecedores para carrocerías de vehículos; canastas especiales para motocicletas; tapones para depósitos de gasolina de vehículos; alforjas especiales para bicicletas; soportes para motocicletas; soportes en cuanto partes de bicicletas; soportes en cuanto partes de vehículos de dos ruedas; bancos para motocicletas; depósitos en cuanto partes de motocicletas, no comprendidos en otras clases; soportes para placas de matrícula para vehículos de dos ruedas; guardabarros para vehículos; soportes de placas de matrícula para vehículos de dos ruedas; pedales para vehículos de dos ruedas; llantas para ruedas de vehículos; cuadros de bicicleta; amortiguadores de suspensión para vehículos; amortiguadores para bicicletas; fundas de sillín para bicicletas; fundas para sillines de motocicletas; timbres de bicicletas; motores para bicicletas; bombas para neumáticos de bicicletas; cuadros de motocicleta; bicicletas con motor eléctrico; deflectores para vehículos terrestres; soportes de faros [partes de motocicletas]; palancas de embrague para vehículos terrestres; piñones para neumáticos traseros; discos de freno para motocicletas; palancas de frenos para vehículos; manivelas [partes de vehículos terrestres]; empuñaduras para manillares de bicicleta; tubos de sillín para bicicletas; tapas de encendido [partes de vehículos terrestres]; fundas de protección para motocicletas; manivelas de pedal para motocicletas; manivelas de bicicletas.

25.- Camisetas de manga corta; sudaderas; cazadoras; suéteres; camisas; parkas; pantalones; conjuntos de vestir; guantes; guantes de motociclista; prendas de vestir para motociclistas (comprendidas en esta clase); ropa interior; calcetines; calzado; artículos de sombrerería; zapatos informales; sandalias; botas de caucho; gorras (artículos de sombrerería); bandanas [pañuelos para el cuello]; cinturones [prendas de vestir]; prendas de vestir; chaquetas [prendas de vestir]; chalecos; gorras con visera; bufandas; polos; camisetas deportivas; ropa de bebé; ropa de niño; baberos [excepto de papel].

- Marca Internacional nº 1596927 "G GASGAS" (mixta) , solicitada el 20 de julio de 2020, en virtud de la marca base austríaca nº AM 11690/2020 y, con fecha de registro 5 de enero de 2021, para las clases:

9.- Gafas antideslumbrantes; gafas de sol; prendas de vestir de protección para evitar lesiones para motociclistas, en particular guantes de protección, zapatos, cascos y protectores (rodilleras y coderas); tacómetros.

12.- Vehículos y sus partes, no comprendidos en otras clases; bicicletas; motocicletas; escúteres; ciclomotores; ciclomotores; motocicletas; bicicletas y vehículos de dos ruedas, eléctricos; bicicletas de entrenamiento y para niños, así como sus partes y accesorios, no comprendidos en otras clases; motores de vehículos terrestres; neumáticos; bicis; pastillas de freno; fundas ajustables de asientos para automóviles; sillines de bicicleta; sillines para motocicletas; retrovisores laterales para vehículos; bicicletas eléctricas; portaequipajes para vehículos; frenos de bicicleta; manillares; embellecedores para carrocerías de vehículos; canastas especiales para motocicletas; tapones para depósitos de gasolina de vehículos; alforjas especiales para bicicletas; soportes para motocicletas; soportes en cuanto partes de bicicletas; soportes en cuanto partes de vehículos de dos ruedas; bancos para motocicletas; depósitos en cuanto partes de motocicletas, no comprendidos en otras clases; soportes de placas de matrícula para vehículos de dos ruedas; guardabarros para vehículos; soportes de placas de matrícula para vehículos de dos ruedas; pedales para vehículos de dos ruedas; llantas para ruedas de vehículos; cuadros de bicicleta; amortiguadores de suspensión para vehículos; amortiguadores para bicicletas; fundas de sillín para bicicletas; fundas para sillines de motocicletas; timbres de bicicletas; motores para bicicletas; bombas para neumáticos de bicicletas; cuadros de motocicleta; bicicletas con motor eléctrico; deflectores para vehículos terrestres; soportes de faros [partes de motocicletas]; palancas de embrague para vehículos terrestres; piñones para neumáticos traseros; discos de freno para motocicletas; palancas de frenos para vehículos; manivelas [partes de vehículos terrestres]; empuñaduras para manillares de bicicleta; tubos de sillín para bicicletas; tapas de encendido [partes de vehículos terrestres]; fundas de protección para motocicletas; manivelas de pedal para motocicletas; manivelas de bicicletas.

25.- Camisetas de manga corta; sudaderas; cazadoras; suéteres; camisas; parkas; pantalones; conjuntos de vestir; guantes; guantes de motociclista; prendas de vestir para motociclistas (comprendidas en esta clase); ropa interior; calcetines; calzado; artículos de sombrerería; zapatos informales; sandalias; botas de caucho; gorras (artículos de sombrerería); bandanas [pañuelos para el cuello]; cinturones [prendas de vestir]; prendas de vestir; chaquetas [prendas de vestir]; chalecos; gorras con visera; bufandas; polos; camisetas deportivas; ropa de bebé; ropa de niño; baberos [excepto de papel].

Pues bien, la marca GASGAS, a la que no se ha hecho casi referencia en el escrito de la demanda, se creó en el año 1985 por Teofilo y Urbano (ex campeones de España en la categoría Enduro), tras la crisis de las conocidas marcas Bultaco y SWM, siendo pionera y un referente en el mundo del motociclismo "off-road", con una destacada presencia en competiciones nacionales e internacionales de trial, enduro y raids, consiguiendo numerosas victorias en los años 90 y principios de los 2000 (nacionales, mundiales y Dakar).

Desde 1997 hasta la fecha, GASGAS y HEBO (sociedad especializada en la fabricación de prendas y equipamiento para motos), comienzan una colaboración para crear varias líneas de prendas de ropa y accesorios, emulando un estilo que recuerda a los monos y equipación que llevan los pilotos y su equipo para competir.

En 2014, GASGAS se fusionó con el fabricante español de motocicletas OSSA y finalmente fue adquirida por el Grupo Torrot en 2015, manteniendo su propia imagen corporativa, así como su prestigio en el mundo del motociclismo.

Es cierto, como afirma la actora en el correlativo de la demanda, que las demandadas forman parte del grupo Pierer Mobility (TRIAL Segmento) desde finales del año 2019, manteniéndose fiel a sus raíces españolas, pero al mismo tiempo aprovechando la experiencia, el éxito y los ambiciosos planes del grupo para expandir la marca a Motocross, Raids, Street, Moto GP, Enduro, PG&A y las motos de TRIAL, líderes en su categoría.

La actora menciona la compra de la cartera de marcas "GASGAS" por parte de KTM en el año 2019 y acompaña como documento nº 16 algunas capturas de pantalla y extractos de la página web, en una descripción excesivamente breve de la marca GASGAS, cuando es una marca que está presente en el territorio español desde los años 80, muchos años antes de que la actora llegase a solicitar las marcas GAS que invoca infringidas (1998 y 2010 respectivamente).

Los productos que señala la actora, consistentes en prendas textiles, gorras o complementos están dirigidos a un público relacionado con el motocross, el supercross, trial o offroad, etc., porque lo practica o porque es aficionado y le gusta llevar estas prendas de su marca favorita (porque como dice la noticia anterior " GASGAS pretende ser más bien un estilo de vida") y, como señala la propia demandada, se venden, exclusivamente, a través de concesionarios de la marca, mientras que los productos que ofrece la actora van dirigidos a un público distinto, interesado en adquirir un polo, camiseta o denim, fundamentalmente, que le parezca atractivo dentro de la tendencia de moda de cada momento, y su venta, a diferencia de los productos anteriores, se produce a través de otro tipo de plataformas o webs.

Por tanto, no solamente los productos son distintos, sino que los canales de distribución también lo son, los productos no son intercambiables ni sustitutivos, y los consumidores también son distintos, siendo todo ello muy relevante para que se proceda a desestimar la presente demanda.

En relación con el lanzamiento de una colección casual que se anuncia en un artículo que acompaña la actora como documento nº 25 de la demanda y que señala la demandante que " donde expresamente se alude a la expansión de

la gama textil, desde su lanzamiento en 2020", vemos, en primer lugar, que, como dice la actora, la gama textil de productos provistos de las marcas GASGAS, que ahora parece que incomoda a la actora, llevan estando presentes en el mercado español, a la ciencia y paciencia de la actora, desde el año 2020.

Señala la demandada que no existe infracción marcaria, que no nos encontramos ante una doble identidad denominativa, fonética conceptual y

aplicativa, porque el termino GAS de las marcas de la actora no evoca " la combinación entre el aire y carburante que sirve para poner en funcionamiento un motor" que forzadamente alega.

Es la marca GASGAS y no la actora, la que lleva presente desde los años 80 en el mercado español, en relación con las actividades relacionadas con el mundo del motociclismo, especialmente, con el ámbito del motocross, y es ampliamente conocida en este sector, donde la actora nunca ha estado presente ni es conocida, en absoluto, porque una actividad de patrocinio de la escudería Honda-Repsol, realizada junto con otras muchas marcas diferentes, no supone reconocimiento alguno en ese sector del motociclismo, cuando, además, esta sponsorización finalizó en el año 2016, cuando fue sustituida por la marca Pull & Bear de Inditex (Vid, Documento nº 5), sin que, por esto, tampoco se pueda decir que esta última marca sea un referente en el mundo del motociclismo por tratarse de una mera labor de patrocinio de una marca textil.

Pero es que, además, las marcas de la actora y las marcas GASGAS estuvieron conviviendo pacíficamente en el mercado español sin atisbo de ningún riesgo de confusión, lo que supone un factor determinante de la inexistencia del mismo. Es más, cuando la compañía italiana comenzó a sponsorizar al equipo Honda-Repsol, las marcas de la demandada estaban implantadas en España en el sector del motociclismo desde los años 80.

En cuanto a la solicitud de indemnización de daños y perjuicios, alega el demandado que la actora ni describe ni justifica los daños y perjuicios ocasionados y, que tampoco es correcta, la fijación que se pretende de un royalty del 10%, que es totalmente desproporcionada a la vista de la consideración que hemos realizado con respecto a las marcas de la actora, carentes de ningún tipo de renombre, que ni siquiera se ajusta a la propia documentación que se acompaña.

En todo caso, el royalty debe ser aplicado a la facturación neta y no bruta.

Por último, manifiesta que la solicitud de publicación de la sentencia es totalmente desproporcionada

C)En resumen, los hechos controvertidos objeto de la presente litis son:

-Renombre de la marca de la actora.

-Infracción marcaria: identidad aplicativa y riesgo de confusión.

-Indemnización por los daños y perjuicios.

-Publicación de la sentencia.

Ahora bien, antes de entrar en el análisis de los hechos controvertidos, procede señalar que, la caducidad de una marca, que puede derivar de la falta de uso o por otros motivos, puede ser solicitada tanto en vía administrativa ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) como a través de una demanda reconvencional en un proceso judicial. La reconvención, en este contexto, implica que, si te demandan por infracción de una marca, puedes solicitar la caducidad de esa marca en la misma demanda. En el presente procedimiento, dicha caducidad no se ha hecho valer por vía de reconvención.

Tampoco ha invocado en sí, ni por vía de reconvención, la demandada un uso tolerado por la actora, sino una especie de coexistencia pacífica, pero recordemos que el pleito se centra en la infracción de marca respecto a los productos de la clase 25.

SEGUNDO.- Carácter de marca renombrada.

La SAP, Alicante, Sección 8ª, del 06 de julio de 2020 ( ROJ: SAP A 2397/2020 - ECLI:ES:APA:2020:2397 ), asunto "ÚNICO", recordaba que la distintividad desde el punto de vista extrínseco de la marca significa el grado de conocimiento del signo de la actora por el público interesado en ese tipo de producto. La Sentencia del Tribunal General de 1 de marzo de 2018 (asunto Shoe Branding Europe/EUIPO T- 629/16), al referirse a los requisitos de una marca renombrada declara: " 25 Para ser beneficiaria de la protección prevista en el artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.o 207/2009 , una marca registrada debe ser conocida por una parte significativa del público interesado por los productos o servicios amparados por ella [sentencia de 6 de febrero de 2007, Aktieselskabet af 21. november 2001/OAMI - TDK Kabushiki Kaisha (TDK), T-477/04 , EU:T:2007:35 , apartado 48; véase también, por analogía, la sentencia de 14 de septiembre de 1999, General

Motors, C-375/97 , EU:C:1999:408 , apartado 26].

26 Al examinar dicho requisito, se deben tomar en consideración todos los elementos pertinentes de los autos, en particular, la cuota de mercado que posee la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración de su uso, así como la importancia de las inversiones hechas por la empresa para promocionarla ( sentencia de 6 de febrero de 2007, TDK, T-477/04 , EU:T:2007:35 , apartado 49; véase también, por analogía, la sentencia de 14

de septiembre de 1999, General Motors, C-375/97 , EU:C:1999:408 , apartado 27)."

A estos efectos, hemos de tener en cuenta que una MUE puede ser renombrada si es conocida en una parte sustancial del territorio de la Unión y, esta parte sustancial puede coincidir con el territorio de un Estado como es España ( SSTJUE 6 de octubre de 2009, asunto C-301/07 y 3 de septiembre de 2015, asunto C-125/14). En particular, en el asunto C-32806 Fincas Tarragona [2007] de 22 de noviembre, el TJUE señalaba que el artículo 4, apartado 2, letra d), de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, debe interpretarse en el sentido de que la marca anterior debe ser notoriamente conocida en todo el territorio del Estado miembro de registro o en una parte sustancial de éste. De esta forma, en el par. 18 señalaba expresamente que el sentido dado comúnmente a los términos utilizados en la expresión «en un Estado miembro» se opone a que dicha expresión se aplique a una notoriedad limitada a una ciudad y su entorno que no constituirían, conjuntamente, una parte sustancial de un Estado miembro.

Por otra parte, como señalaba el Tribunal Supremo en el caso Maristas (STS,

Civil sección 1 del 23 de julio de 2012; ROJ: STS 6110/2012 - ECLI:ES:TS:2012:6110 ), no es necesario para que la marca goce de la consideración de "notoriamente conocida" que, además de serlo para una parte relevante del público interesado, los servicios o productos a los que se aplica sean de gran calidad o, debido a la fuerte inversión en publicidad, la marca transmita una imagen positiva. Lo esencial es que la marca sea conocida por una parte relevante del público interesado, sin perjuicio de que ello pueda venir determinado por la concurrencia de criterios cuantitativos y/o criterios cualitativos.

El Tribunal de Justicia ha señalado que el grado de conocimiento requerido debe considerarse alcanzado cuando una parte significativa del público interesado por los productos y servicios amparados por la marca conoce esta marca, añadiendo que ni la letra ni el espíritu del artículo 5, apartado 2 de la Directiva, permiten exigir el conocimiento de la marca por un determinado porcentaje del público" (Asunto C-375/97 General Motors [1999] de 14 de septiembre). Dos cuestiones son importantes. La primera, que el Tribunal de Justicia no ha definido con mayor precisión que la señalada el término "proporción significativa". La segunda, que se ha rechazado fijar un determinado porcentaje del público, por lo que se desaconseja la utilización de criterios fijos de aplicación general, dado que un grado de conocimiento predefinido, tomado aisladamente, puede no ser el más apropiado para una evaluación realista del renombre la notoriedad (Directrices EUIPO Parte C, Oposición, sección 5, 3.1.2.1, -2021-). No obstante, lo anterior, ello no significa que un determinado porcentaje carezca de cualquier interés. Bien por ser muy elevado, lo que sirve para acreditar el conocimiento, bien por ser muy bajo, lo que excluye su conocimiento por una parte significativa del público interesado. Con todo, hemos de ser cautelosos, puesto que como afirma la EUIPO cuando "los productos o servicios interesen a grupos de consumidores muy pequeños, este tamaño reducido del mercado total implica que una proporción significativa del mismo también será reducida en cifras absolutas". Finalmente, distintividad por el uso no implica renombre. Para la primera no es necesario un umbral mínimo que sí se exige para el segundo. De ahí que la mera inversión en campañas promocionales o en publicidad, pueda suponer que la marca haya adquirido un fuere carácter distintivo por el uso y, sin embargo, no haya adquirido renombre (EUIPO, Asunto Mandarino/Mandarina Duck, res 21/4/2010, R 1054/2007-44)

El público interesado no está compuesto únicamente por los compradores actuales, sino también por los compradores potenciales , así como a los miembros del público que solamente entran en contacto indirectamente con la marca, en la medida en que tales grupos de consumidores puedan ser también destinatarios de los productos en cuestión. Y, en este sentido, se ha señalado que el público interesado es el público en general, por ejemplo, en relación con agua mineral (Asunto MATTONI (fig.) 04/08/2011, R 1265/2010-2), preparaciones medicinales para el tratamiento de la disfunción sexual (Asunto SEXIALIS / CIALIS et al. 15/09/2011, R 2100/20101) , productos farmacéuticos para el tratamiento de las arrugas (Asunto C100/11 Botolist/Botocyl [2012] de 10 de mayo).

Se suscita la cuestión de si los productos amparados por la marca interesan a varios grupos de compradores con diferentes perfiles. En tales casos, la cuestión radica en determinar si el renombre debe valorarse dentro de cada grupo por separado o si debe abarcar todos los tipos de compradores. La cuestión es relevante por cuanto la percepción del producto puede ser diferente en diferentes eslabones de la cadena de distribución, de forma que, en alguno de esos eslabones el producto haya podido alcanzar un conocimiento por parte de una parte significativa de dicho eslabón, aunque dicho conocimiento no se haya alcanzado en otros eslabones. A priori, no podemos excluir que el renombre se alcance solo a uno de grupos de compradores, cuando una parte significativa de compradores de ese grupo conoce la marca y la vincula con los productos o servicios que ampara. Ahora bien, ello debe ser, consideramos, tratado con cierta cautela, dado que un exceso en la delimitación del público interesado puede distorsionar el grado de conocimiento que se tiene, en realidad, de la marca.

El carácter renombrado debe predicarse de la marca para los productos y servicios para los que se encuentra registrada y no de la familia, gozando como tal renombre cada marca individualmente considerada, lo que no tiene que suceder necesariamente con la familia. Cuestión distinta es que el elemento que sirve de unión a la familia de marcas haya adquirido una elevada distintividad por el uso hasta tal punto que el público relevante asocia el renombre también con el elemento que sirve de unión a la familia de marcas (EUIPO McDonald's International Property Company, Ltd. / McDreams Hotel GmbH de 18 de abril de 2018 ( asunto R 972/2017).

Ello no quiere decir que la existencia de una familia de marcas carezca de importancia alguna. Recordemos que la existencia de una familia de marcas puede influir en la apreciación del riesgo de confusión, aunque no para apreciar la similitud entre los signos (véase Asunto C- 552/09 P - Ferrero/OAMI [2011] de 24 de marzo (ECLI: EU:C:2011:177) así como la la SAP Alicante Civil sección 8 del 25 de febrero de 2020 ( ROJ: SAP A 301/2020 - ECLI:ES:APA:2020:301 ). En el caso de la marca renombrada, puede reforzar el vínculo que se puede establecer entre la marca renombrada y el signo impugnado (T-428/18 McDreams Hotel GmbH [2019] de 10 de octubre ).

En relación a la prueba del renombre, ni las resoluciones administrativas ni las resoluciones judiciales que se hayan podido dictar en procedimientos anteriores son vinculantes para los Tribunales de Marca de la Unión Europea. Ahora bien, ello no quiere decir que los argumentos esgrimidos en las mismas no hayan de ser tenidos en cuenta, ni que no pueda argumentarse en torno a los mismos, pero debe recordarse que el renombre deberá ser acreditado en cada caso si bien tales resoluciones pueden constituir la base fáctica del razonamiento posterior. Sí que es cierto que, en algún caso, hemos reconocido el renombre sin necesidad de mayores esfuerzos argumentativos dada la intensidad del renombre de la marca (Caso Mercedes-Benz- SJM Alicante, a 02 de julio de 2022 - ROJ: SJM A 11696/2022; Caso Vega Sicilia- SJM Alicante, a 27 de abril de 2022-ROJ:SJM A 12895/2022).

Esta posición queda confirmada por la STGUE en T-492/20, S. Tous, S. L. [2021] de 7 de julio de 2021 (ECLI:EU:T:2021:413) en la que se reconoce el valor de las sentencias que se hubieran podido dictar con anterioridad en relación con el signo y los productos o servicios para los que se encuentra registrado si bien ello no ha de impedir la valoración del conjunto de pruebas aportadas. En este sentido, recordemos que el Tribuna General declara la carencia de fuerza probatoria de las sentencias aportadas, pero no por el hecho de que las mismas carezcan de virtualidad probatoria, sino por un defecto de traducción al alemán que era la lengua del procedimiento. En efecto, el Tribunal advierte que solo se tradujo bien una pequeña parte de esas resoluciones, bien nada en absoluto. De esta forma, los fragmentos traducidos no indican cuáles eran las marcas en conflicto, en qué pruebas se basaron esas resoluciones ni respecto de qué productos o servicios se declaró acreditado el renombre.

Sentado lo anterior y, trasladando las anteriores consideraciones al caso que nos ocupa, con la prueba practicada ha quedado probado que la marca GAS ostenta el status de marca renombrada.

La parte actora ha desplegado abundante prueba documental tendente a acreditar dicho extremo. En concreto, ha aportado como documento nº 8 facturas de ventas, como documento nº 9 numerosos artículos de prensa en importantes revistas españolas, no sólo de moda sino también generalistas, tales como GQ, FHM, ROLLING STONE, QMD (Qué Me dices) o AVENUE ILLUSTRATED, etc, que se hacen eco de los productos de la marca GAS.

Además, como bien señala la actora, GAS se hizo también muy célebre entre el público europeo y, especialmente, entre el público aficionado al motociclismo, por ser, durante más de dieciocho años, uno de los principales patrocinadores del equipo HONDA-REPSOL del campeonato de MotoGP.

Los reconocidos pilotos del equipo HONDA, Ángel, Anton, Juan Pablo y María Esther, entre otros, han lucido durante buena parte de su trayectoria en el equipo HONDA, en sus monos y otras prendas de estilo informal, la marca GAS titularidad de la demandante.

Aporta la actora, como documento nº 10 noticia publicada en el diario La

Vanguardia, donde expresamente se indica que el campeonato de 2015 fue el de mayor repercusión mediática de su historia. O, que la prueba disputada en el valenciano circuito de Cheste fue la más vista en Italia y en España hasta ese momento y la de mayor audiencia del año. Para algunos expertos fue la

carrera del siglo. La noticia es ilustrada con una fotografía de los tres pilotos que configuraron el podio de dicho premio, apareciendo dos pilotos de HONDA luciendo la marca Gas :

En este mismo sentido, constituye medio de prueba del carácter renombrado, los documentos nº 11 y 12.

De hecho, y, aunque no tenga carácter vinculante, sí constituye un indicio más del renombre que, la propia OEPM, haya reconocido el carácter renombrado de la Marca GAS, como, por ejemplo, en las resoluciones denegando, en 2015, las solicitudes de marca españolas nº 3559952 "GAS MONKEY SPAIN GARAGE EUROPE BLOOD, SWEAT AND BEERS!" y 3546402 "GAS CULT" en 2015 o, más recientemente -en 2019- la también denegación de la solicitud nº 3619732 "GAS MONKEY MOTOR" (se aportan todas ellas como documento nº 13), por destacar el motivo de estas denegaciones, cabe mencionar el Expediente nº 3619732, por la cuasi identidad con el caso que nos ocupa:

Asimismo, es de mencionar que GAS MILANO 1984 SPA, inició un procedimiento de medidas cautelares en Italia contra la también demandada, KTM AG, y uno de sus distribuidores en Italia, la empresa ATHENA SPA, por similares hechos a los enjuiciados en este procedimiento, en el que se alegaba infracción de (entre otras) la Marca de la UE 882548. Pues bien, se aporta como documento nº 34 resolución el Tribunal Ordinario de Venecia, que ha estimado el recurso de apelación que la actora interpuso contra el primigenio auto que desestimaba la solicitud de cautelares, de tal forma que el Tribunal italiano ahora ha acordado: - La prohibición cautelar de uso del signo "GASGAS" a KTM AG (y a su distribuidor en Italia) por apreciar prima facie infracción de la marca denominativa "GAS" (signo protegido entre otras, por la marca de la UE 882548, también fundamento de la demanda originadora del presente procedimiento).

También es importante reseñar, en cuanto al renombre que, la demanda se interpone en el año 2023, y, que en marzo del año 2020 tuvo lugar una pandemia mundial derivada del COVID-19, por lo que la mayoría de la actividad comercial se paralizó, circunstancia que hay que tener en cuenta en el presente supuesto. Aun así, la demandada ha aportado prueba del renombre de todos los años relevantes a efectos de la infracción, las facturas aportadas datan hasta el año 2022, y en ellas se puede apreciar la presencia en ventas en varios países de la UE, entre los que se encuentra sin duda España. Se han aportado incluso pruebas de patrocinio con carácter posterior, esto es, del año 2024, como es el documento nº 36 a 38.

Todo ello demuestra el enorme esfuerzo realizado por la demandante para posicionar su marca en el mercado, siendo absolutamente indiferente a tales efectos el volumen de ventas.

TERCERO.- Infracción de marca renombrada.

Establece el artículo 9.2.c RMUE que el titular de una marca registrada podrá oponerse al empleo de un signo que sea idéntico o similar a la marca de la Unión, independientemente de si se utiliza en relación con productos o servicios que sean idénticos o sean o no similares a aquellos para los que la marca de la Unión esté registrada, si esta goza de renombre en la Unión y si con el uso sin justa causa del signo se obtiene una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca de la Unión o es perjudicial para dicho carácter distintivo o dicho renombre.

En la sentencia dictada en el Asunto C-408/01 Adidas-Salomon AG c.

Fitnessworld Trading Ltd [2003] de 23 de octubre de 2003, el Tribunal de Justicia reconocía la existencia de una protección específica de la marca renombrada, más allá de la protección general reconocida a los signos registrados. Dicha protección requiere, en primer lugar, de que el público pertinente establezca un vínculo entre el signo y la marca. Al respecto, y frente al riesgo de confusión o de asociación, el Tribunal precisaba que la protección no está supeditada a que se constate un grado de similitud tal entre el signo y la marca de renombre que exista, para el público pertinente, un riesgo de confusión entre ambos. Basta que el grado de similitud entre el signo y la marca de renombre tenga por efecto que el público pertinente establezca un vínculo entre el signo y la marca. Por tanto, como señala la doctrina, la existencia de un vínculo mental entre las marcas no presupone la existencia de un riesgo de confusión y el hecho de que una marca posterior evoque la marca anterior renombrada equivale a la existencia de un vínculo mental entre las marcas (Fernández-Novoa, Carlos. Estudios sobre la protección de la marca renombrada. Marcial Pons; 2014, pag 91). En definitiva, la protección va más allá del riesgo de confusión o de asociación. La existencia de un vínculo de ese tipo, al igual que la de un riesgo de confusión [...] debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta la totalidad de los factores pertinentes en cada caso (ap. 30). En la STJUE Asunto C252/07 Intel Corporation Inc. [2008] de 27 de noviembre señalaba, en su ap. 42, que entre tales factores cabe citar:

a. el grado de similitud entre las marcas en conflicto.

b. la naturaleza de los productos o servicios para los que se registraron respectivamente las marcas en conflicto, incluido el grado de proximidad o de diferenciación entre dichos productos o servicios, así como el público relevante.

c. la intensidad del renombre de la marca anterior.

d. la fuerza del carácter distintivo de la marca anterior bien sea intrínseca o adquirida por el uso;

e. la existencia de un riesgo de confusión por parte del público.

Factores que son explicados, posteriormente, en los ap. 43 a 57 de la sentencia.

Por otra parte, no basta con la evocación de la marca anterior ( la existencia de dicho vínculo no basta, por sí mismo, para apreciar la existencia de una de las infracciones -ap. 32-), sino que es preciso que se cumpla alguno de los siguientes tres elementos del tipo con carácter alternativo (dice el TJUE que basta que concurra uno solo de estos tres tipos de infracciones para que resulte aplicable dicho precepto -ap. 28-):

a. que se cause un perjuicio al carácter distintivo de la marca anterior (dilución de la marca, cuando se ha producido o existe riesgo de producirse una alteración de comportamiento económico del consumidor medio de los productos o servicios para los que está registrada la marca renombrada).

b. que se cause un perjuicio al renombre de la marca anterior (tarnishment).

c. que se obtenga una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de dicha marca ( parasitiso o freeriding).

Pues bien, en el caso objeto de enjuiciamiento, hay que realizar una comparación entre la marca de la UE nº 882548 " GAS" ( denominativa) y, la marca internacional con efectos en España nº 1073006 " GAS" ( denominativa), ambas en case 25 y, el signo de la demandada.

En este punto, es importante destacar la resolución de la EUIPO de Anulación

n.°C 57 075 (REVOCACIÓN), en la se dice expresamente: Se desprende de lo anterior que la titular de la MUE no ha probado el uso efectivo de la marca de la Unión Europea para los siguientes productos, por lo que debe ser declarada caducada:

Clase 9: Aparatos e instrumentos ópticos, gafas, gafas, gafas de sol, estuches para gafas; cadenas y cordones para gafas, monturas para gafas, lentes para gafas, quevedos.

Clase 18: Cuero e imitaciones de cuero; productos de cuero e imitaciones de cuero, excepto bolsos no comprendidos en otras clases; pieles de animales; baúles; paraguas, sombrillas y bastones; fustas y artículos de guarnicionería; maletines para documentos; bandoleras de cuero; bolsas de playa; portadocumentos; tarjeteros (carteras); bolsas de malla que no sean de metales preciosos; empuñaduras de baúles; portafolios; mochilas portabebés de cuero; mochilas portabebés de cuero; carteras; ropa para animales; collares para animales; fundas de paraguas; portafolios para partituras; estuches para artículos de tocador

Clase 25: Artículos de sombrerería, excepto gorras; cañas de botas; contrafuertes para botas; dispositivos antideslizantes para botas; viras de botas; viors utilizarla gorras; sobaqueras; herrajes metálicos para calzado; botas de fútbol cimiento (tacos para -); armaduras de sombreros; contrafuertes para calzado; tacones; plantillas; bolsillos para prendas de vestir; forros confeccionados foresee foresee foresee foresee foresee foresee foresee foresee foresee foresee foresee foresee foresee foresee foresee foresee foresee foresee foresee foresee foresee foresee foresee foresee foresee foresee foresee foresee foresee foresee foresee foresee foresee foresee foresee foresee foresee foresee foresee foresee foresee Pecheras de camisa; contrafuertes para calzado; antideslizantes para el calzado; suelas &bra; calzado &ket;; refuerzos de talón para medias; botas de fútbol cimiento (tacos para -); punteras de calzado; palas de calzado; viseras.

El titular de la MUE ha probado el uso efectivo para los restantes productos impugnados; por lo tanto, la solicitud no tiene éxito a este respecto.

Dicha resolución no consta recurrida, por lo que, en aras a la acción ejercitada, hay que tener en cuenta que la marca de la UE nº 882548 " GAS" ( denominativa), en la clase 25, ha sido objeto de caducidad parcial respecto a los productos indicados, no respecto al resto. Circunstancia que no es transcendente a los efectos del presente procedimiento, toda vez que los actos presuntamente infractores identificados por la actora, consisten en que la demandada ha lanzado al mercado prendas textiles y complementos (por ejemplo, gorras) con el signo "GASGAS" (ya no sólo motocicletas), y, tampoco afecta al renombre de la marca GAS.

Por tanto, sentando lo anterior procede entrar en el análisis en cuestión.

-Desde el punto de vista de los productos y servicios ,como ya se ha mencionado anteriormente y como señala la Sentencia nº 1410/2018, de 24 de octubre, del Tribunal Supremo-Sala de lo Contencioso-Administrativo (nº recurso 5395/2017), en la protección de toda marca registrada conforme al artículo 6 de la LM se parte de la existencia de identidad o similitud entre los signos, así como entre los productos o servicios y la existencia de un riesgo de confusión o asociación con la marca anterior. Por el contrario, en la protección especial de las marcas notorias o renombradas registradas se exige la identidad o similitud entre los signos, no se requiere la similitud entre productos o servicios, y se exige una conexión. La aplicación del artículo 8.1 de la LM requiere que la similitud o semejanza de las marcas que se oponen indique una conexión entre los productos o servicios amparados por la misma y evoque en el consumidor medio un vínculo empresarial entre ellas. Para determinar la existencia de un vínculo entre marcas, es preciso que se evidencie la existencia de un cierto grado de asociación, aunque no sea el grado exigido para la aplicación del artículo 6.1 b) de la Ley.

En este caso, la parte demandada no ha negado el lanzamiento al público de una colección de prendas textiles, entre las que se incluyen camisetas, así como gorras y, que la parte actora también fabrica, oferta y comercializa tales productos. Las marcas objeto de la presente litis, registradas por la actora, lo son de fecha anterior al registro de marcas por la demandada. En concreto, las marcas de la actora datan registradas del año 2001 y 2011, mientras que las de la demandada " GASGAS", para la clase 25,en el año 2021.

Todo ello, sin perjuicio de que estando en presencia de una marca renombrada, no se requiere similitud entre productos y servicios, aunque sí una conexión, como sucede en el caso que nos ocupa. Independientemente de los canales de distribución.

-En cuanto a la similitud, debemos recordar que la protección de la marca reforzada no requiere ni de identidad ni de similitud que produzca confusión entre los signos, pero sí de cierta similitud aun escasa ( C-254/09 Calvin Klein Trademark/OAMI [2010] de 2 de septiembre (ECLI: EU:C:2010:488). En este primer estadio es irrelevante la notoriedad y el carácter distintivo ( C-552/09 P Ferrero/OAIM [2011] de 24 de marzo -ECLI: EU:C:2011:177)

Y, en la presente litis, existe sin duda una cuasi identidad denominativa, ya que el término "GAS", objeto de registro por la demandante, es duplicado por las demandadas "GASGAS", una cuasi identidad fonética, pues se reproduce doblemente el término "GAS" por parte de las demandadas, que coincide con los signos registrados de la demandante , total identidad conceptual, puesto que tanto el término "GAS" de la demandante como el término "GASGAS" de las demandadas evocan a una de las tres formas de la materia y, en el mundo del motor, a la combinación entre aire y carburante que sirve para poner en funcionamiento un motor -acepciones extendidas y conocidas por el público-, e identidad aplicativa total, toda vez que las demandadas está usando el término "GASGAS" para identificar productos comprendidos en la clase 25, que coincide con la clase registrada por la demandante.

Señala la demandada que el público destinatario es distinto. Sin embargo, al fin y al cabo, no se está discutiendo sobre unas prendas de equipación, sino sobre unas prendas textiles casual, que van dirigidas a aquellas personas que les gusta el mundo del motor, independiente del tipo de motocicleta o modalidad en concreto.

Existen numerosos pronunciamientos jurisprudenciales reconociendo que añadir una letra al principio de un vocablo no es elemento suficiente para evitar la confusión, por ejemplo, la STSJ Madrid de 9 de Octubre de 2008 (nº de resolución 1877/2008) al realizar la comparativa entre las marcas AFINCALIA y FINCALIA CENTRO INMOBILIARIO: "La Sala entiende que se producen los factores de riesgo que alega la Oficina para oponerse a la inscripción de la marca dado que los términos en su conjunto no son suficientemente dispares ya que ambos acogen la formación semántica FINCALIA, el resto del conjunto no determina una especial configuración sino una ampliación de lo ya existente, lo que evidencia la inexistencia de suficientes diferencias de carácter fonético para distinguirlas".

En definitiva, las marcas presentan una similitud media-alta.

-Por lo que respecta al vínculo, en C-252/07 Intel Corporation Inc. [2008] de 27 de noviembre (ECLI: EU:C:2008:655), el TJUE señalaba que el hecho de que la marca posterior evoque la marca anterior de renombre al consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, equivale a la existencia de un vínculo.

Partiendo de que la asociación que los consumidores establezcan entre el signo y la marca no tienen que ser inmediata ( C-603/14 P El Corte Inglés S.A /EUIPO -ECLI:EU:C:2015807), debemos declarar que, en el presente caso, existe una evocación directa, suficiente a los efectos de establecer la existencia de un vínculo en la mente del consumidor medio entre la marca renombrada y el signo impugnado en todos los casos.

El hecho de que los productos de la actora se vendas a través de su página web y, tiendas virtuales multimarca como zalando o amazon y, los de la demandada en tiendas oficiales, no implica per se, que no exista riesgo de confusión y, evocación del origen empresarial, pues lo cierto y verdad es que independientemente de la tienda que venda los productos, los mismos contienen el término "GASGAS", que tiene una similitud media alta con la marca " GAS" de la actora, para productos de la clase 25.

Por lo que debemos entrar en el análisis de los requisitos de antijuridicidad. En este punto, debemos remitirnos a la doctrina jurisprudencial anteriormente expuesta, y sentada por el TJUE en el asunto C-252/07 Intel Corporation Inc. [2008] de 27 de noviembre (ECLI: EU:C:2008:655) .

Como ha señalado el TJUE en C-487 L'Oreal [2009] de 18 de junio (C-487 L'Oreal (ECLI: EU:C:2009:378) ap. 50, la existencia de una ventaja desleal obtenida del carácter distintivo o del renombre de la marca, según dicha disposición, no exige ni la existencia de un riesgo de confusión ni la de un riesgo de perjuicio para el carácter distintivo o el renombre de la marca o, en términos más generales, para el titular de ésta. El tercero que hace uso de un signo similar a una marca de renombre obtiene una ventaja desleal de su carácter distintivo o de su renombre cuando mediante dicho uso intenta aprovecharse de la marca de renombre para beneficiarse de su poder de atracción, de su reputación o de su prestigio y explotar el esfuerzo comercial realizado por el titular de la marca para crear y mantener la imagen de ésta sin ofrecer a cambio compensación económica alguna.

Teniendo en cuenta el renombre de la marca "GAS", unido a la similitud media-alta desde el punto de vista fonético, denominativo y de servicios, en el presente supuesto existe un riesgo de obtención de una ventaja desleal del signo distintivo. Prueba de ello, son las resoluciones y documental ya mencionada.

En definitiva, el vínculo que se puede establecer entre el signo de la demandada y el signo renombrado de la actora es suficiente a los efectos de considerar, dadas las circunstancias antecedentes, la presencia de un riesgo serio de aprovechamiento desleal del carácter distintivo o del renombre de las marcas.

Todo ello nos lleva a concluir que la parte demandada ha infringido los derechos de propiedad intelectual de la actora en los términos anteriormente expuestos. Siendo las marcas por esta registradas, de fecha posterior a las de la demandante. Independientemente de que la demandada indique que su marca ya estaba en mercado desde los años 80 y, vendía productos textiles, ya que no data registro de la misma para la clase 25 hasta el año 2021, ni prueba de ello.

CUARTO.- Falta de legitimación pasiva de KTM SPORTMOTORCYCLE ESPAÑA SL.

Antes de entrar en el análisis de las consecuencias de la infracción, cabe señalar que procede declarar la infracción respecto de KTM SPORTMOTORCYCLE ESPAÑA SL, quien ostenta plena legitimación pasiva en la presente litis. Alega la demandada la falta de legitimación pasiva, indicando que ninguna relación tiene la sociedad española KTM SPORTMOTORCYCLE ESPAÑA S.L. ni con la fabricación ni con la venta de los productos objeto de la demanda.

De este modo, ni fabrica, ni distribuye los productos objeto de la presente demanda, ciñéndose, exclusivamente, a las motocicletas, ciclomotores y sus repuestos o accesorios, ni tiene relación contractual con los distribuidores autorizados, que venden los productos con las marcas GASGAS.

Señala que la empresa responsable de la página web https://www.gasgas.com/es-es.html es la sociedad PIERER MOBILITY AG. A través de dicha página web es imposible realizar ninguna compra de producto.

KTM SPORTMOTORCYCLE ESPAÑA S.L. no contrata servicios de publicidad o hace publicidad, ni servicios de marketing, ni tiene contratos con los concesionarios. Tampoco emite facturas ni al concesionario ni al cliente final.

Pues bien, en el acto de la vista, se practicó el interrogatorio del legal representante de KTM SPORTMOTORCYCLE ESPAÑA SL, que indicó que se encargaban de distribuir y enviar sus productos a sus distribuidores, entre los que se incluyen prendas textiles. Son los que abren la red comercial y, Austria la que los abastece. Si bien no factura, ya que los presupuestos vienen dados desde Austria, se encargan de la ejecución y , sí manifestó en el acto de la vista que, en caso de que el cliente tenga problemas con el producto acude a ellos y, que ellos se lo comunican a Austria. De ahí, se desprende la legitimación pasiva de la citada mercantil, pues participa en la oferta y distribución de los productos infractores objeto de la presente litis.

QUINTO.- Accion de cesación y remoción.

El artículo 41.a) y c) de la LM recoge la acción de cesación, de abstención y de remoción. Por su parte, la STS de 23 de julio de 2012 recuerda que el presupuesto de la estimación de la acción de remoción es precisamente la estimación de la acción declarativa de infracción marcaria, siendo un efecto automático de la estimada aplicación. Así, argumenta que "la apreciación de la infracción de la marca notoria de la actora, legitima a ésta para pedir la cesación de los actos infractores, en este caso, del uso del signo "Maristas" en la promoción inmobiliaria que la demandada ha desarrollado en Alicante [ art. 41.1.a) LM, aplicable por la remisión general a la regulación interna de cada Estado miembro, contenida en el art. 101 RMC]". En este mismo sentido se pronuncia la STMUE de España de 19 de julio de 2013. Cabe, pues, estimar la acción de cesación, abstención y remoción ejercitada por la parte demandante, que comprenderá la condena a las multas coercitivas del artículo 44 de la LM y del artículo 102 del RMUE para asegurarse la efectividad de estos pronunciamientos de condena.

SEXTO.- Multas coercitivas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 LM, cuando se condene a la cesación de los actos de violación de una marca, el Tribunal fijará una indemnización de cuantía determinada no inferior a 600 euros por día transcurrido hasta que se produzca la cesación efectiva de la violación. El importe de esta indemnización y el día a partir del cual surgirá la obligación de indemnizar se fijará en ejecución de sentencia.

Somos conscientes de que la cuestión suscita cierta controversia y no pocos problemas en sede de ejecución. No obstante, lo anterior, hemos de decantarnos por una aplicación literal de la ley. Por tanto, la sentencia no procede a la imposición de multa alguna, sino que será al tiempo de despacho de ejecución, y mediante pieza separa da multa, como se procederá a la imposición y, en su caso, a la liquidación de la cuantía indemnizatoria correspondiente.

Por tanto, no procederá la fijación del dies a quo, ni de la cuantía indemnizatoria, sino a la luz de las circunstancias concurrentes una vez se despache ejecución, bien provisional, bien definitiva.

SÉPTIMO.- Indemnización de daños y perjuicios.

La parte demandante tal y como resulta de los fundamentos jurídicos y , del suplico de su demanda, se acoge al criterio que en el momento de su liquidación y cuantificación arroje la mayor cifra, de entre los contemplados en la letra a) y la letra b) del art. 43.2 de la LM, esto es, opta por acogerse a la cifra de mayor cuantía indemnizatoria que resulte tras la eventual liquidación que se practique, ya sea los beneficios obtenidos por los demandados por la fabricación y/o comercialización de sus productos o bien la cantidad que como royalty o regalía hipotética hubiera debido abonar a la demandante por utilizar el signo en cuestión. En concreto, el royalty solicitado es del 7 %. Finalmente, en todo caso y en defecto de todo lo anterior, la demandante deja interesado el 1% de la cifra de negocios.

Pues bien, establece el artículo 42 LM lo siguiente: 1. Quienes, sin consentimiento del titular de la marca, realicen alguno de los actos previstos en la letra a) del apartado 3 y en el apartado 4 del artículo 34, así como los responsables de la primera comercialización de los productos o servicios ilícitamente marcados, estarán obligados en todo caso a responder de los daños y perjuicios causados 2. Todos aquellos que realicen cualquier otro acto de violación de la marca registrada solo estarán obligados a indemnizar los daños y perjuicios causados si hubieran sido advertidos suficientemente por el titular de la marca o, en su caso, por la persona legitimada para ejercitar la acción acerca de la existencia de esta, convenientemente identificada, y de su violación, con el requerimiento de que cesen en la misma, o cuando en su actuación hubiere mediado culpa o negligencia o la marca en cuestión fuera renombrada.

Se consagra así un doble sistema de responsabilidad objetivo-subjetivo dependiendo de la tipología de la conducta infractora y del carácter de la marca.

En el presente caso, el demandante ha colocado el signo en los productos (34.3.a LM) en relación con las marcas protegidas.

Por lo que respecta a la regalía hipotética, la Sentencia del Tribunal de Marca de la Unión Europea de 6 de mayo de 2016 ( ROJ: SAP A 1272/2016 - ECLI:ES:APA:2016:1272 ) señalaba al respecto lo siguiente:

1. La naturaleza de la regalía es la propia del enriquecimiento injusto.

2. No obstante, en materia de indemnización por violación de marca, la regalía no es sino un instrumento para cuantificar perjuicios en el marco de una acción resarcitoria del perjuicio, no del enriquecimiento injusto.

3. Es por ello que la licencia hipotética encarna daños causados por la infracción, no expresando una presunción aunque se sustente en una ficción jurídica por la cual se presume iures et de iure que se ha celebrado un contra to con el infractor.

4. Es un criterio en todo caso electivo para el perjudicado.

Ello explica a su vez, la forma en que quedan condicionados diversos aspectos de la acción indemnizatoria y en concreto lo relativo a la prueba del daño, a lo que hace a la relación causal y, desde luego, a la cuantificación de la indemnización.

La prueba del daño se satisface con la prueba de la explotación infractora. Si el criterio se sustenta en el enriquecimiento del infractor, el daño consiste en el importe debido y no pagado para que el tercero fuera legítimo usuario de la marca. En tales condiciones, la prueba del quebranto del titular deviene inútil.

Desde la perspectiva del nexo causal, su prueba se cumplimenta con la acreditación de la infracción en tanto ésta supone un uso no contra tado con el titular. Es por ello que el daño para el titular, que es acreedor de lo no cobrado por el contrato ficticio de licencia, trae correspondencia con el ahorro del usuario no autorizado de la marca. Y ese precio debe abonarse al margen del éxito comercial obtenido por el infractor pues éste forma parte del riesgo comercial al que es ajeno el uso autorizado, ficticiamente, de la marca.

En conclusión,

5. El criterio indemnizatorio en que consiste la licencia hipotética condiciona las reglas sobre prueba del daño, sobre prueba de la relación causal entre la infracción y el daño y sobre el importe del daño.

6. Así, la realidad del daño sólo exige la comprobación de la explotación infractora. La naturaleza del criterio en que consiste la licencia hipotética así lo exige, no requiriéndose probar el daño propiamente dicho ni desde luego, el importe del quebranto efectivo.

7. Por otro lado, la acreditación del nexo causal se alcanza con la probanza de la infracción. La hipótesis sobre la existencia de un contra to de licencia, expresa el daño cesante que en forma de ahorro de costes consigue quien invade la esfera de exclusiva de otro. Por tanto, la indemnización por el perjuicio es conforme a este criterio, a ese ahorro obtenido por el infractor correlativo a lo no obtenido por el titular.

8.- Al ser el precio de un contra to ficticio, debe abonarse aunque el infractor no hubiera obtenido beneficios con la infracción.

Por tanto, basta la constatación de una explotación por parte del infractor sin que sea necesario siquiera que el titular del derecho de exclusiva venga otorgando habitualmente en el tráfico jurídico económico licencias. Como señala la STMUE de 6 de mayo de 2016, "en su fijación resulta indiferente que hubiera o no política de licencias". En su caso, la dificultad estribará en determinar el cálculo de la concreta licencia a la vista de los usos del sector pero ello no priva de efectividad al modo resarcitorio elegido, reflejo de una acción de enriquecimiento injustificado.

En cuanto a la petición subsidiaria, consistente en el 1% de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados. El sistema de indemnización mínima del artículo 43.5 LM. Caso Nuba [2019].-

Superando las iniciales dudas interpretativas, el Tribunal Supremo en el Caso Nuba [2019] ( STS, Civil sección 1 de 3 de octubre de 2019 -ROJ: STS 3027/2019 - ECLI:ES:TS:2019:3027 ) fija doctrina jurisprudencial considerando que el articulo 43.5 LM tiene naturaleza indemnizatoria y que, por tanto, establece una presunción iuris tantum de existencia de daño. [El artículo 43.5 LM] contiene una regla a la que puede acogerse el titular de la marca que ha sufrido una infracción que le ha reportado un "perjuicio", para calcular la indemnización y evitar que la falta de prueba le prive de una compensación económica. Aunque esta regla acentúa la objetivación de la compensación económica, no por ello puede interpretarse en el sentido de que se tenga derecho a una indemnización incluso en los casos en que se haya constatado que la infracción no pudo ocasionar "perjuicio" alguno al titular de la marca. Exige como presupuesto previo la existencia del "perjuicio", con independencia de su entidad.

Como se ha apuntado en la doctrina, esta regla no altera la naturaleza resarcitoria de la acción de indemnización de daños y perjuicios, que presupone la existencia de estos. No introduce una suerte de sanción por la infracción, en beneficio del titular de la marca infringida, sino que la ratio de la norma es facilitar la cuantificación de la indemnización: en todo caso el 1% de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados.De hecho, esta regla, que cifra en todo caso la indemnización en el 1% de la cifra de negocio [sin perjuicio de que el titular de la marca pueda exigir una indemnización mayor si prueba que la violación de su marca le ocasionó daños o perjuicios superiores], está relacionada con el criterio de cuantificación de la letra a) del art. 43.2 LM , pues facilita el cálculo del beneficio económico obtenido por el infractor con la violación de la marca.

La parte demandada se limita a señalar que no procede indemnizar porque no se ha producido ninguna infracción. Impugna la cuantía indemnizatoria y las bases de fijación de la indemnización de daños y perjuicios, en concreto el royalty del 10%, que la actora rectificó y bajó a un 7% y, sobre si se aplica sobre precios brutos o netos, pero no despliega actividad probatoria tendente a desvirtuar la pretensión ejercitada de contrario . Declarada la infracción en los términos anteriormente señalados es por los que procede la indemnización solicitada, en base a los criterios fijados, que como ya he mencionado, se determinará en ejecución de sentencia.

OCTAVO.- Publicación de la sentencia.

Respecto de esta acción, hemos de tener presente que el Tribunal Supremo sostiene en su STS de 21 de noviembre de 2000 que la condena a la publicación procede tan sólo en caso de que la sentencia estime la existencia de infracción, criterio que reitera la ulterior STS de 23 de julio de 2012: Como exponíamos en la Sentencia 697/2009, de 6 de noviembre, "(l)a publicación de la sentencia, con funciones de resarcimiento específico del daño causado al derecho sobre el signo y, a la vez, de remoción de los efectos de la infracción, no tiene el carácter necesario (...). Antes bien, la referencia a las 'personas interesadas' pone de manifiesto que los anuncios y las notificaciones deben cumplir una función empírica respecto a aquellas, no siempre concurrente. Lo que reclama la demostración de la utilidad de la publicación, como medio de restablecer la imagen dañada del signo o de que cesen todos los efectos de la infracción o cualquier otra que sea merecedora de tutela".

En Sentencia de 24 de octubre de 2012 reconoce: "La publicación de la sentencia integra una de las modalidades que puede revestir el resarcimiento de los detrimentos o menoscabos producidos por el acto ilícito, e incluso puede ser considerada como un concepto complementario de la indemnización. Así el artículo 63.1.f de la Ley de Patentes contempla la posibilidad de que se acuerde tal publicación a costa del infractor y ello resulta oportuno en el presente caso en cuanto contribuye a dar satisfacción moral al perjudicado y a dar información al consumidor, sin que se trate de una consecuencia desproporcionada en cuanto a la afectación que ello ha de suponer para la demandada".

Por tanto, no debe acordarse esta medida extraordinaria con criterio sancionador y menos aún como una consecuencia inevitable e inescindible de la apreciación de la infracción. Solo procederá su aplicación como instrumento de remoción de los efectos de un acto infractor del derecho de exclusiva, cuando el interés de la publicación haya quedado justificado, así, cuando el conflicto se hubiera visto reflejado en medios de comunicación, incluso sectoriales, no apreciándose tal interés cuando en el contexto fáctico que ha motivado el litigio no resulta probada una disminución del valor del derecho subjetivo, o no resulta perjudicada la imagen del producto de la actora.

En ningún caso, debe imponerse esta medida como "escarmiento", reservada fundamentalmente para situaciones donde resulta necesario reparar la mala imagen causada con la infracción o paliar los efectos perniciosos derivados del uso indebido, que justifique dar a conocer a los consumidores la sentencia de que se trate.

En el caso objeto de enjuiciamiento, ha lugar a la publicación de la sentencia a costa del demandado en un diario de tirada nacional EL MUNDO, tanto en su edición digital como en papel, en una revista del sector textil y en la revista MOTOCICLISMO, así como en la página we https://www.gasgas.com/ . Y ello, dado que ha quedado acreditada la infracción y, el renombre de la marca " GAS", así como que la demandada ha ofertado prendas textiles con el signo infractor a través de su página web.

NOVENO.- Costas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 394 LEC, las costas se imponen a la parte demandada al haber sido desestimadas sus pretensiones.

Visto los preceptos de general y pertinente aplicación;

PRIMERO.- Delimitación del objeto de la controversia.

La perfecta delimitación del objeto de la controversia exige que traiga a colación los hechos esenciales de la demanda en los que la parte demandante fundamenta sus pretensiones ("causa petendi", según la STS de 28 de octubre de 2013, entre otras). Y en este sentido, puede considerarse que los hechos esenciales de la demanda son los siguientes.

A)La actora manifiesta que GAS MILANO 1984 SpA (en adelante, "GAS") es una empresa de nacionalidad italiana que adquirió el negocio y todos los activos de la empresa GROTTO SpA (incluidos los de propiedad industrial), empresa italiana mundialmente conocida en el sector de la moda, cuyos inicios se remontan al año 1973, dedicada a fabricación y comercialización de ropa estilo denim sin renunciar a un marcado estilo italiano, informal, moderno, que pronto acabó calando entre los consumidores.

Tras el éxito obtenido en Italia los primeros años, amplió su catálogo a otros materiales y, a mediados de los años 80, GAS comenzó a expandirse por toda Europa y finalmente, a nivel global.

Desde entonces, GAS ofrece colecciones de ropa para hombres y mujeres de todas las edades. Sus diseños y sus prendas (vaqueros, camisas y cazadoras de denim, pantalones, faldas, blusas, sudaderas, camisetas, tops, prendas de abrigo, accesorios y mucho más) están en constante evolución y siempre van más allá de la tendencia del momento, lo que ha hecho que GAS sea una de las marcas más queridas y reconocidas entre los consumidores.

En España, vende sus prendas a través de su propia página web https://es.gasjeans.com/, en conocidas plataformas de Internet (como AMAZON o ZALANDO) y en infinidad de tiendas multimarca, desplegadas por toda la geografía española.

La marca "GAS" lleva varias décadas identificando las prendas referidas y, cuenta con varios registros de marca para otorgarle la correspondiente protección, interesando destacar (en adelante identificadas en conjunto como la Marca GAS):

-Marca de la Unión Europea nº 882548 "GAS" (denominativa), solicitada el 20 de julio de 1998 y registrada el 2 de enero de 2001, para proteger los productos comprendidos en las clases 9, 18 y 25, de las cuales sólo se ejercita la clase 25: 25.- Prendas de vestir, calzado, sombrerería; Cañas de botas; Taloncillos para botas; Dispositivos antideslizantes para botas; Cercos de botas; Viseras [artículos de sombrerería]; Sobaqueras; Herrajes para calzado; Tacos de botas de fútbol; Armaduras de sombreros; Contrafuertes para calzado; Tacones; Plantillas; Bolsillos de prendas de vestir; Forros confeccionados [partes de prendas de vestir]; Pecheras de camisa; Contrafuertes para calzado; Antideslizantes para calzado; Suelas [calzado]; Refuerzos de talón para medias; Tacos de botas de fútbol; Punteras de calzado; Palas de calzado; Viseras.

-Marca Internacional que designa España nº 1073006 "GAS" (denominativa), solicitada el 28 de diciembre de 2010 y concedida por resolución de fecha 15 de septiembre de 2011, para proteger los productos comprendidos en las clases 18, 25 y 35, siendo sustento de la presente demanda sólo la clase 25:

25.- Prendas de vestir, zapatos, artículos de sombrerería; abrigos, sobretodos, cazadoras, chaquetas cortas, pantalones vaqueros, chaquetas, camisas, faldas, prendas de calcetería, chales, chándales, sudaderas, medias, calcetines, corbatas, sombreros, boinas, pañuelos de cuello, zapatos, botas, pantuflas.

Ambos registros se encuentran en vigor y desplegando plenos efectos jurídicos.

Atendiendo al amplio grado de difusión entre los consumidores y al conocimiento que de las marcas éstos tienen, así como a su gran relevancia internacional y al uso intenso y continuado que de la Marca GAS se ha venido realizando durante décadas, ya no sólo en España, sino en todo el mundo, la Marca GAS se ha ganado el estatus de marca renombrada.

A mayor abundamiento, es muy relevante destacar que GAS se hizo también muy célebre entre el público europeo y, especialmente, entre el público aficionado al motociclismo, por ser, durante más de dieciocho años, uno de los principales patrocinadores del equipo HONDA-REPSOL del campeonato de MotoGP.

En cuanto a las demandadas- KTM AG y KTM SPORTMOTORCYCLE ESPAÑA SL-, ambas sociedades lo que en términos empresariales podría denominarse el grupo KTM (en adelante KTM GROUP se integran en), que a su vez son propiedad de la mercantil también austriaca PIERER MOBILITY AG.

En 2019, KTM compró e integró en su cartera de marcas a la sociedad española TORROT ELECTRIC EUROPA, S.L., quien, previamente, en 2015, había adquirido la empresa de motocicletas de trial "GASGAS", tras entrar ésta en concurso de acreedores. Derivado de esta adquisición, la cartera de marcas "GASGAS" pasó a formar parte de KTM Group (marcas que, de hecho, están a nombre de KTM AG). Con la marca GASGAS se identificaban en un primer momento motocicletas de trial y, no ha sido hasta su incorporación al grupo KTM, que no ha decidido expandir su actividad, pasando a ofrecer en la actualidad, además de motocicletas de trial, también de enduro y deportivas, así como bicicletas.

El conflicto surge, siguiendo esa línea de reflotamiento de la marca, cuando se decide ofrecer a los consumidores españoles prendas textiles y complementos (por ejemplo, gorras) con el signo "GASGAS" (ya no sólo motocicletas). Actividad que recientemente ha reforzado, lanzando una colección de ropa y complementos "casual", que llegan al consumidor final a través de concesionarios. Todo ello supone que actualmente, en España, concurren en el tráfico económico productos propios de la clase 25 identificados con la marca GAS y GASGAS.

De todo ello, se extrae que tanto KTM AG como KTM SPORTMOTORCYCLE ESPAÑA, S.L. son los responsables de la puesta en el mercado español de prendas textiles y accesorios textiles, tales como gorras ( ut supra identificados) que están siendo identificados entre los consumidores españoles con el signo GASGAS.

En definitiva, las demandadas son las responsables de la fabricación y comercialización en el comercio de prendas textiles y gorras y gorros con el término GASGAS, mientras que la demandante ostenta un derecho exclusivo y previo sobre el término GAS para idénticos productos .

Tal comportamiento sólo puede ser calificado como infractor de la Marca de la Unión Europea nº 882548 "GAS" (denominativa) y de la Marca Internacional con efectos en España nº 1073006 "GAS" (denominativa), ambas reivindicando la clase 25, al existir identidad aplicativa y sustancial identidad denominativo-fonético-conceptual.

Si se tiene en cuenta que, siguiendo los parámetros jurisprudenciales, el análisis a realizar ha de ser de conjunto, no de detalle, es evidente que, a todas luces, se producirá una situación de confusión entre los consumidores y/o de asociación, habida cuenta de las coincidencias expuestas.

Riesgo de confusión que en todo caso garantiza la coincidencia aplicativa y la sustancial identidad denominativa y conceptual que se da, que debe conducir a calificar la conducta como infractora de la Marca GAS.

En el presente asunto, es claro que en la mente del público se establece un fuerte vínculo entre la Marca GAS y los signos GASGAS empleados por las demandadas, para idénticos productos (los textiles).

Este vínculo se acentúa por el fuerte carácter distintivo de la Marca GAS en relación con productos de la clase 25. Ello, conduce, sin duda alguna, a que para el consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, los signos GASGAS de los que vienen haciendo uso las demandadas para productos textiles, evoquen a la reconocida marca GAS, aprovechándose, así, indebidamente del renombre adquirido y perjudicando a su distintividad y diluyendo el conocimiento que de ésta tienen los consumidores.

Los usos denunciados y concretados por la demandante, no pueden quedar amparados por los registros de la marca de la Unión Europea nº 10603678 "G GASGAS", titularidad de KTM, pues única y exclusivamente protege los productos y servicios de las clases 12 y 37 de la Clasificación Internacional de Niza, no pudiéndose hacer extensible el uso de los referidos signos a los productos comprendidos en la clase 25 (prendas de vestir), que (recordemos) se venden y no se regalan (lo que a su vez impide poder considerarlos artículos promocionales de tales marcas). Carecería de sentido (por otro lado) este eventual planteamiento y entraría en contradicción con los propios actos desplegados por KTM, que decidió solicitar las marcas en clase 25.

Además, la actora ha reaccionado contra las marcas austriacas base de las citadas marcas internacionales titularidad de la demandada nº 1596038, nº 1596882 y nº 1996927, promoviendo una acción de cancelación ante la Oficina de Marcas de Austria (lo que en el sector se conoce como un "ataque central"), en base a sus marcas prioritarias GAS, en clase 25.

Pero, en cualquier caso, tales marcas no pueden ser invocadas para defenderse frente a esta acción, por ser la Marca GAS, de la demandante, anterior.

La demandada ha solicitado la declaración de caducidad de la MUE nº 882548 "GAS" (denominativa), titularidad de la actora, Sin embargo, existe un uso real y efectivo de la referida marca, no sólo en España sino en toda la Unión Europea, durante décadas y, en todo caso, durante los últimos cinco años para los productos que protege.

Por todo ello, ejercitada la parte actora acción de infracción marcaria en base al artículo 34. 2 y 9.2 c) RMUE con carácter principal y, solo subsidiariamente, en base al apartado a) o, subsidiaria y finalmente en el b) . Consecuencia de la infracción marcaria, la demandante ejercita las acciones previstas en el artículo 41 LM.

En particular, el comportamiento de las demandadas está ocasionando importantes daños y perjuicios a GAS MILANO 1984 SpA, por el uso en el mercado de un signo (en los productos indicados), que, además, se está aprovechando deslealmente de su reputación y que está provocando confusión entre los consumidores.

En materia de cuantificación de la indemnización por daños y perjuicios, la actora se acoge al criterio que en el momento de su liquidación y cuantificación arroje la mayor cifra, de entre los contemplados en la letra a) y la letra b) del artículo 43.2 de la LM, esto es, opta por acogerse a la cifra de mayor cuantía indemnizatoria que resulte tras la eventual liquidación que se practique, ya sea los beneficios obtenidos por los demandados por la fabricación y/o comercialización de sus productos o bien la cantidad que como royalty o regalía hipotética hubiera debido abonar a la demandante por utilizar el signo en cuestión. En concreto, el royalty solicitado es del 7 %. Finalmente, y en todo caso y en defecto de todo lo anterior, la demandante deja interesado el 1% de la cifra de negocios realizada sin necesidad de prueba alguna que contempla el artículo 43.5 de la LM.

Asimismo, solicita la parte actora, conforme al artículo 41.1 f) LM, la publicación del fallo de la sentencia en el diario de tirada nacional El Mundo, tanto en su edición digital como en papel, en una revista del sector TEXTIL (a definir en ejecución de sentencia) y en la revista MOTOCICLISMO, así como en la página de inicio de la página web https://www.gasgas.com/es-es.html.

Los intentos de solución extrajudicial del conflicto han resultado infructuosos.

B) Frente a la demanda formulada de contrario, se opone la parte demandada, invocando en primer lugar, la falta de legitimación pasiva de KTM SPORTMOTORCYCLE ESPAÑA SL. Ninguna relación tiene la sociedad española KTM SPORTMOTORCYCLE ESPAÑA S.L. ni con la fabricación ni con la venta de los productos objeto de la demanda.

De este modo, ni fabrica, ni distribuye los productos objeto de la presente demanda, ciñéndose, exclusivamente, a las motocicletas, ciclomotores y sus repuestos o accesorios, ni tiene relación contractual con los distribuidores autorizados, que venden los productos con las marcas GASGAS.

Como puede apreciarse, la empresa responsable de la página web https://www.gasgas.com/es-es.html es la sociedad PIERER MOBILITY AG. A través de dicha página web es imposible realizar ninguna compra de producto.

KTM SPORTMOTORCYCLE ESPAÑA S.L. no contrata servicios de publicidad o hace publicidad, ni servicios de marketing, ni tiene contratos con los concesionarios. Tampoco emite facturas ni al concesionario ni al cliente final.

En segundo lugar, alega que la parte actora no ha probado el renombre de sus marcas.

KTM AG es titular de las siguientes marcas :

- Marca UE nº 713156 "GAS-GAS" (denominativa), solicitada el 31 de diciembre de 1997 y registrada el 10 de diciembre de 2001, en clases 12 (motocicletas) y 37 (servicios de reparación de motocicletas; servicios de conservación, engrase, lavado, limpieza, lustrado y asistencia en caso de averías de motocicletas).

Además, con posterioridad, KTM AG solicitó los registros internacionales de las marcas que se reproducen a continuación y que designan a la UE para (entre otros) productos dela clase 25:

- Marca Internacional nº 1596038 "GASGAS" (denominativa), solicitada el 20 de julio de 2020, en virtud de la marca base austríaca nº AM 11686/2020 y, con fecha de registro 5 de enero de 2021, para las clases:

9.- Gafas antideslumbrantes; gafas de sol; prendas de vestir de protección para evitar lesiones para motociclistas, en particular guantes de protección, zapatos, cascos y protectores (rodilleras y coderas); tacómetros.

12.- Vehículos y sus partes, no comprendidos en otras clases; bicicletas; motocicletas; escúteres; ciclomotores; ciclomotores; motocicletas; bicicletas y vehículos de dos ruedas, eléctricos; bicicletas de entrenamiento y aprendizaje, así como sus partes y accesorios, no comprendidos en otras clases; motores de vehículos terrestres; neumáticos; bicis; pastillas de freno; fundas ajustables de asientos para automóviles; sillines de bicicleta; sillines para motocicletas; retrovisores laterales para vehículos; bicicletas eléctricas; portaequipajes para vehículos; frenos de bicicleta; manillares; embellecedores para carrocerías de vehículos; canastas especiales para motocicletas; tapones para depósitos de gasolina de vehículos; alforjas especiales para bicicletas; soportes para motocicletas; soportes en cuanto partes de bicicletas; soportes en cuanto partes de vehículos de dos ruedas; bancos para motocicletas; depósitos en cuanto partes de motocicletas, no comprendidos en otras clases; soportes para placas de matrícula para vehículos de dos ruedas; guardabarros para vehículos; soportes de placas de matrícula para vehículos de dos ruedas; pedales para vehículos de dos ruedas; llantas; cuadros de bicicleta; amortiguadores de suspensión para vehículos; amortiguadores para bicicletas; fundas de sillín para bicicletas; fundas para sillines de motocicletas; timbres de bicicletas; motores para bicicletas; bombas para neumáticos de bicicletas; cuadros de motocicleta; bicicletas con motor eléctrico; deflectores para vehículos terrestres; soportes de faros [partes de motocicletas]; palancas de embrague para vehículos terrestres; piñones para neumáticos traseros; discos de freno para motocicletas; palancas de frenos para vehículos; manivelas [partes de vehículos terrestres]; empuñaduras para manillares de bicicleta; tubos de sillín para bicicletas; tapas de encendido [partes de vehículos terrestres]; fundas de protección para motocicletas; manivelas de pedal para motocicletas; manivelas de bicicletas.

25.- Camisetas de manga corta; sudaderas; cazadoras; suéteres; camisas; parkas; pantalones; conjuntos de vestir; guantes; guantes de motociclista; prendas de vestir para motociclistas (comprendidas en esta clase); ropa interior; calcetines; calzado; artículos de sombrerería; zapatos informales; sandalias; botas de caucho; gorras (artículos de sombrerería); bandanas [pañuelos para el cuello]; cinturones [prendas de vestir]; prendas de vestir; chaquetas [prendas de vestir]; chalecos; gorras con visera; bufandas; polos; camisetas deportivas; ropa de bebé; ropa de niño; baberos [excepto de papel].

-Marca Internacional nº 1596882 "G GASGAS" (mixta) , solicitada el 20 de julio de 2020, en virtud de la marca base austríaca nº AM 11689/2020 y, con fecha de registro 5 de enero de 2021, para las clases:

9.- Gafas antideslumbrantes; gafas de sol; prendas de vestir de protección para evitar lesiones para motociclistas, en particular guantes de protección, zapatos, cascos y protectores (rodilleras y coderas); tacómetros.

12.- Vehículos y sus partes, no comprendidos en otras clases; bicicletas; motocicletas; escúteres; ciclomotores; ciclomotores; motocicletas; bicicletas y vehículos de dos ruedas, eléctricos; bicicletas de entrenamiento y para niños, así como sus partes y accesorios, no comprendidos en esta clase; motores de vehículos terrestres; neumáticos; bicis; pastillas de freno; fundas ajustables de asientos para automóviles; sillines de bicicleta; sillines para motocicletas; retrovisores laterales para vehículos; bicicletas eléctricas; portaequipajes para vehículos; frenos de bicicleta; manillares; embellecedores para carrocerías de vehículos; canastas especiales para motocicletas; tapones para depósitos de gasolina de vehículos; alforjas especiales para bicicletas; soportes para motocicletas; soportes en cuanto partes de bicicletas; soportes en cuanto partes de vehículos de dos ruedas; bancos para motocicletas; depósitos en cuanto partes de motocicletas, no comprendidos en otras clases; soportes para placas de matrícula para vehículos de dos ruedas; guardabarros para vehículos; soportes de placas de matrícula para vehículos de dos ruedas; pedales para vehículos de dos ruedas; llantas para ruedas de vehículos; cuadros de bicicleta; amortiguadores de suspensión para vehículos; amortiguadores para bicicletas; fundas de sillín para bicicletas; fundas para sillines de motocicletas; timbres de bicicletas; motores para bicicletas; bombas para neumáticos de bicicletas; cuadros de motocicleta; bicicletas con motor eléctrico; deflectores para vehículos terrestres; soportes de faros [partes de motocicletas]; palancas de embrague para vehículos terrestres; piñones para neumáticos traseros; discos de freno para motocicletas; palancas de frenos para vehículos; manivelas [partes de vehículos terrestres]; empuñaduras para manillares de bicicleta; tubos de sillín para bicicletas; tapas de encendido [partes de vehículos terrestres]; fundas de protección para motocicletas; manivelas de pedal para motocicletas; manivelas de bicicletas.

25.- Camisetas de manga corta; sudaderas; cazadoras; suéteres; camisas; parkas; pantalones; conjuntos de vestir; guantes; guantes de motociclista; prendas de vestir para motociclistas (comprendidas en esta clase); ropa interior; calcetines; calzado; artículos de sombrerería; zapatos informales; sandalias; botas de caucho; gorras (artículos de sombrerería); bandanas [pañuelos para el cuello]; cinturones [prendas de vestir]; prendas de vestir; chaquetas [prendas de vestir]; chalecos; gorras con visera; bufandas; polos; camisetas deportivas; ropa de bebé; ropa de niño; baberos [excepto de papel].

- Marca Internacional nº 1596927 "G GASGAS" (mixta) , solicitada el 20 de julio de 2020, en virtud de la marca base austríaca nº AM 11690/2020 y, con fecha de registro 5 de enero de 2021, para las clases:

9.- Gafas antideslumbrantes; gafas de sol; prendas de vestir de protección para evitar lesiones para motociclistas, en particular guantes de protección, zapatos, cascos y protectores (rodilleras y coderas); tacómetros.

12.- Vehículos y sus partes, no comprendidos en otras clases; bicicletas; motocicletas; escúteres; ciclomotores; ciclomotores; motocicletas; bicicletas y vehículos de dos ruedas, eléctricos; bicicletas de entrenamiento y para niños, así como sus partes y accesorios, no comprendidos en otras clases; motores de vehículos terrestres; neumáticos; bicis; pastillas de freno; fundas ajustables de asientos para automóviles; sillines de bicicleta; sillines para motocicletas; retrovisores laterales para vehículos; bicicletas eléctricas; portaequipajes para vehículos; frenos de bicicleta; manillares; embellecedores para carrocerías de vehículos; canastas especiales para motocicletas; tapones para depósitos de gasolina de vehículos; alforjas especiales para bicicletas; soportes para motocicletas; soportes en cuanto partes de bicicletas; soportes en cuanto partes de vehículos de dos ruedas; bancos para motocicletas; depósitos en cuanto partes de motocicletas, no comprendidos en otras clases; soportes de placas de matrícula para vehículos de dos ruedas; guardabarros para vehículos; soportes de placas de matrícula para vehículos de dos ruedas; pedales para vehículos de dos ruedas; llantas para ruedas de vehículos; cuadros de bicicleta; amortiguadores de suspensión para vehículos; amortiguadores para bicicletas; fundas de sillín para bicicletas; fundas para sillines de motocicletas; timbres de bicicletas; motores para bicicletas; bombas para neumáticos de bicicletas; cuadros de motocicleta; bicicletas con motor eléctrico; deflectores para vehículos terrestres; soportes de faros [partes de motocicletas]; palancas de embrague para vehículos terrestres; piñones para neumáticos traseros; discos de freno para motocicletas; palancas de frenos para vehículos; manivelas [partes de vehículos terrestres]; empuñaduras para manillares de bicicleta; tubos de sillín para bicicletas; tapas de encendido [partes de vehículos terrestres]; fundas de protección para motocicletas; manivelas de pedal para motocicletas; manivelas de bicicletas.

25.- Camisetas de manga corta; sudaderas; cazadoras; suéteres; camisas; parkas; pantalones; conjuntos de vestir; guantes; guantes de motociclista; prendas de vestir para motociclistas (comprendidas en esta clase); ropa interior; calcetines; calzado; artículos de sombrerería; zapatos informales; sandalias; botas de caucho; gorras (artículos de sombrerería); bandanas [pañuelos para el cuello]; cinturones [prendas de vestir]; prendas de vestir; chaquetas [prendas de vestir]; chalecos; gorras con visera; bufandas; polos; camisetas deportivas; ropa de bebé; ropa de niño; baberos [excepto de papel].

Pues bien, la marca GASGAS, a la que no se ha hecho casi referencia en el escrito de la demanda, se creó en el año 1985 por Teofilo y Urbano (ex campeones de España en la categoría Enduro), tras la crisis de las conocidas marcas Bultaco y SWM, siendo pionera y un referente en el mundo del motociclismo "off-road", con una destacada presencia en competiciones nacionales e internacionales de trial, enduro y raids, consiguiendo numerosas victorias en los años 90 y principios de los 2000 (nacionales, mundiales y Dakar).

Desde 1997 hasta la fecha, GASGAS y HEBO (sociedad especializada en la fabricación de prendas y equipamiento para motos), comienzan una colaboración para crear varias líneas de prendas de ropa y accesorios, emulando un estilo que recuerda a los monos y equipación que llevan los pilotos y su equipo para competir.

En 2014, GASGAS se fusionó con el fabricante español de motocicletas OSSA y finalmente fue adquirida por el Grupo Torrot en 2015, manteniendo su propia imagen corporativa, así como su prestigio en el mundo del motociclismo.

Es cierto, como afirma la actora en el correlativo de la demanda, que las demandadas forman parte del grupo Pierer Mobility (TRIAL Segmento) desde finales del año 2019, manteniéndose fiel a sus raíces españolas, pero al mismo tiempo aprovechando la experiencia, el éxito y los ambiciosos planes del grupo para expandir la marca a Motocross, Raids, Street, Moto GP, Enduro, PG&A y las motos de TRIAL, líderes en su categoría.

La actora menciona la compra de la cartera de marcas "GASGAS" por parte de KTM en el año 2019 y acompaña como documento nº 16 algunas capturas de pantalla y extractos de la página web, en una descripción excesivamente breve de la marca GASGAS, cuando es una marca que está presente en el territorio español desde los años 80, muchos años antes de que la actora llegase a solicitar las marcas GAS que invoca infringidas (1998 y 2010 respectivamente).

Los productos que señala la actora, consistentes en prendas textiles, gorras o complementos están dirigidos a un público relacionado con el motocross, el supercross, trial o offroad, etc., porque lo practica o porque es aficionado y le gusta llevar estas prendas de su marca favorita (porque como dice la noticia anterior " GASGAS pretende ser más bien un estilo de vida") y, como señala la propia demandada, se venden, exclusivamente, a través de concesionarios de la marca, mientras que los productos que ofrece la actora van dirigidos a un público distinto, interesado en adquirir un polo, camiseta o denim, fundamentalmente, que le parezca atractivo dentro de la tendencia de moda de cada momento, y su venta, a diferencia de los productos anteriores, se produce a través de otro tipo de plataformas o webs.

Por tanto, no solamente los productos son distintos, sino que los canales de distribución también lo son, los productos no son intercambiables ni sustitutivos, y los consumidores también son distintos, siendo todo ello muy relevante para que se proceda a desestimar la presente demanda.

En relación con el lanzamiento de una colección casual que se anuncia en un artículo que acompaña la actora como documento nº 25 de la demanda y que señala la demandante que " donde expresamente se alude a la expansión de

la gama textil, desde su lanzamiento en 2020", vemos, en primer lugar, que, como dice la actora, la gama textil de productos provistos de las marcas GASGAS, que ahora parece que incomoda a la actora, llevan estando presentes en el mercado español, a la ciencia y paciencia de la actora, desde el año 2020.

Señala la demandada que no existe infracción marcaria, que no nos encontramos ante una doble identidad denominativa, fonética conceptual y

aplicativa, porque el termino GAS de las marcas de la actora no evoca " la combinación entre el aire y carburante que sirve para poner en funcionamiento un motor" que forzadamente alega.

Es la marca GASGAS y no la actora, la que lleva presente desde los años 80 en el mercado español, en relación con las actividades relacionadas con el mundo del motociclismo, especialmente, con el ámbito del motocross, y es ampliamente conocida en este sector, donde la actora nunca ha estado presente ni es conocida, en absoluto, porque una actividad de patrocinio de la escudería Honda-Repsol, realizada junto con otras muchas marcas diferentes, no supone reconocimiento alguno en ese sector del motociclismo, cuando, además, esta sponsorización finalizó en el año 2016, cuando fue sustituida por la marca Pull & Bear de Inditex (Vid, Documento nº 5), sin que, por esto, tampoco se pueda decir que esta última marca sea un referente en el mundo del motociclismo por tratarse de una mera labor de patrocinio de una marca textil.

Pero es que, además, las marcas de la actora y las marcas GASGAS estuvieron conviviendo pacíficamente en el mercado español sin atisbo de ningún riesgo de confusión, lo que supone un factor determinante de la inexistencia del mismo. Es más, cuando la compañía italiana comenzó a sponsorizar al equipo Honda-Repsol, las marcas de la demandada estaban implantadas en España en el sector del motociclismo desde los años 80.

En cuanto a la solicitud de indemnización de daños y perjuicios, alega el demandado que la actora ni describe ni justifica los daños y perjuicios ocasionados y, que tampoco es correcta, la fijación que se pretende de un royalty del 10%, que es totalmente desproporcionada a la vista de la consideración que hemos realizado con respecto a las marcas de la actora, carentes de ningún tipo de renombre, que ni siquiera se ajusta a la propia documentación que se acompaña.

En todo caso, el royalty debe ser aplicado a la facturación neta y no bruta.

Por último, manifiesta que la solicitud de publicación de la sentencia es totalmente desproporcionada

C)En resumen, los hechos controvertidos objeto de la presente litis son:

-Renombre de la marca de la actora.

-Infracción marcaria: identidad aplicativa y riesgo de confusión.

-Indemnización por los daños y perjuicios.

-Publicación de la sentencia.

Ahora bien, antes de entrar en el análisis de los hechos controvertidos, procede señalar que, la caducidad de una marca, que puede derivar de la falta de uso o por otros motivos, puede ser solicitada tanto en vía administrativa ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) como a través de una demanda reconvencional en un proceso judicial. La reconvención, en este contexto, implica que, si te demandan por infracción de una marca, puedes solicitar la caducidad de esa marca en la misma demanda. En el presente procedimiento, dicha caducidad no se ha hecho valer por vía de reconvención.

Tampoco ha invocado en sí, ni por vía de reconvención, la demandada un uso tolerado por la actora, sino una especie de coexistencia pacífica, pero recordemos que el pleito se centra en la infracción de marca respecto a los productos de la clase 25.

SEGUNDO.- Carácter de marca renombrada.

La SAP, Alicante, Sección 8ª, del 06 de julio de 2020 ( ROJ: SAP A 2397/2020 - ECLI:ES:APA:2020:2397 ), asunto "ÚNICO", recordaba que la distintividad desde el punto de vista extrínseco de la marca significa el grado de conocimiento del signo de la actora por el público interesado en ese tipo de producto. La Sentencia del Tribunal General de 1 de marzo de 2018 (asunto Shoe Branding Europe/EUIPO T- 629/16), al referirse a los requisitos de una marca renombrada declara: " 25 Para ser beneficiaria de la protección prevista en el artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.o 207/2009 , una marca registrada debe ser conocida por una parte significativa del público interesado por los productos o servicios amparados por ella [sentencia de 6 de febrero de 2007, Aktieselskabet af 21. november 2001/OAMI - TDK Kabushiki Kaisha (TDK), T-477/04 , EU:T:2007:35 , apartado 48; véase también, por analogía, la sentencia de 14 de septiembre de 1999, General

Motors, C-375/97 , EU:C:1999:408 , apartado 26].

26 Al examinar dicho requisito, se deben tomar en consideración todos los elementos pertinentes de los autos, en particular, la cuota de mercado que posee la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración de su uso, así como la importancia de las inversiones hechas por la empresa para promocionarla ( sentencia de 6 de febrero de 2007, TDK, T-477/04 , EU:T:2007:35 , apartado 49; véase también, por analogía, la sentencia de 14

de septiembre de 1999, General Motors, C-375/97 , EU:C:1999:408 , apartado 27)."

A estos efectos, hemos de tener en cuenta que una MUE puede ser renombrada si es conocida en una parte sustancial del territorio de la Unión y, esta parte sustancial puede coincidir con el territorio de un Estado como es España ( SSTJUE 6 de octubre de 2009, asunto C-301/07 y 3 de septiembre de 2015, asunto C-125/14). En particular, en el asunto C-32806 Fincas Tarragona [2007] de 22 de noviembre, el TJUE señalaba que el artículo 4, apartado 2, letra d), de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, debe interpretarse en el sentido de que la marca anterior debe ser notoriamente conocida en todo el territorio del Estado miembro de registro o en una parte sustancial de éste. De esta forma, en el par. 18 señalaba expresamente que el sentido dado comúnmente a los términos utilizados en la expresión «en un Estado miembro» se opone a que dicha expresión se aplique a una notoriedad limitada a una ciudad y su entorno que no constituirían, conjuntamente, una parte sustancial de un Estado miembro.

Por otra parte, como señalaba el Tribunal Supremo en el caso Maristas (STS,

Civil sección 1 del 23 de julio de 2012; ROJ: STS 6110/2012 - ECLI:ES:TS:2012:6110 ), no es necesario para que la marca goce de la consideración de "notoriamente conocida" que, además de serlo para una parte relevante del público interesado, los servicios o productos a los que se aplica sean de gran calidad o, debido a la fuerte inversión en publicidad, la marca transmita una imagen positiva. Lo esencial es que la marca sea conocida por una parte relevante del público interesado, sin perjuicio de que ello pueda venir determinado por la concurrencia de criterios cuantitativos y/o criterios cualitativos.

El Tribunal de Justicia ha señalado que el grado de conocimiento requerido debe considerarse alcanzado cuando una parte significativa del público interesado por los productos y servicios amparados por la marca conoce esta marca, añadiendo que ni la letra ni el espíritu del artículo 5, apartado 2 de la Directiva, permiten exigir el conocimiento de la marca por un determinado porcentaje del público" (Asunto C-375/97 General Motors [1999] de 14 de septiembre). Dos cuestiones son importantes. La primera, que el Tribunal de Justicia no ha definido con mayor precisión que la señalada el término "proporción significativa". La segunda, que se ha rechazado fijar un determinado porcentaje del público, por lo que se desaconseja la utilización de criterios fijos de aplicación general, dado que un grado de conocimiento predefinido, tomado aisladamente, puede no ser el más apropiado para una evaluación realista del renombre la notoriedad (Directrices EUIPO Parte C, Oposición, sección 5, 3.1.2.1, -2021-). No obstante, lo anterior, ello no significa que un determinado porcentaje carezca de cualquier interés. Bien por ser muy elevado, lo que sirve para acreditar el conocimiento, bien por ser muy bajo, lo que excluye su conocimiento por una parte significativa del público interesado. Con todo, hemos de ser cautelosos, puesto que como afirma la EUIPO cuando "los productos o servicios interesen a grupos de consumidores muy pequeños, este tamaño reducido del mercado total implica que una proporción significativa del mismo también será reducida en cifras absolutas". Finalmente, distintividad por el uso no implica renombre. Para la primera no es necesario un umbral mínimo que sí se exige para el segundo. De ahí que la mera inversión en campañas promocionales o en publicidad, pueda suponer que la marca haya adquirido un fuere carácter distintivo por el uso y, sin embargo, no haya adquirido renombre (EUIPO, Asunto Mandarino/Mandarina Duck, res 21/4/2010, R 1054/2007-44)

El público interesado no está compuesto únicamente por los compradores actuales, sino también por los compradores potenciales , así como a los miembros del público que solamente entran en contacto indirectamente con la marca, en la medida en que tales grupos de consumidores puedan ser también destinatarios de los productos en cuestión. Y, en este sentido, se ha señalado que el público interesado es el público en general, por ejemplo, en relación con agua mineral (Asunto MATTONI (fig.) 04/08/2011, R 1265/2010-2), preparaciones medicinales para el tratamiento de la disfunción sexual (Asunto SEXIALIS / CIALIS et al. 15/09/2011, R 2100/20101) , productos farmacéuticos para el tratamiento de las arrugas (Asunto C100/11 Botolist/Botocyl [2012] de 10 de mayo).

Se suscita la cuestión de si los productos amparados por la marca interesan a varios grupos de compradores con diferentes perfiles. En tales casos, la cuestión radica en determinar si el renombre debe valorarse dentro de cada grupo por separado o si debe abarcar todos los tipos de compradores. La cuestión es relevante por cuanto la percepción del producto puede ser diferente en diferentes eslabones de la cadena de distribución, de forma que, en alguno de esos eslabones el producto haya podido alcanzar un conocimiento por parte de una parte significativa de dicho eslabón, aunque dicho conocimiento no se haya alcanzado en otros eslabones. A priori, no podemos excluir que el renombre se alcance solo a uno de grupos de compradores, cuando una parte significativa de compradores de ese grupo conoce la marca y la vincula con los productos o servicios que ampara. Ahora bien, ello debe ser, consideramos, tratado con cierta cautela, dado que un exceso en la delimitación del público interesado puede distorsionar el grado de conocimiento que se tiene, en realidad, de la marca.

El carácter renombrado debe predicarse de la marca para los productos y servicios para los que se encuentra registrada y no de la familia, gozando como tal renombre cada marca individualmente considerada, lo que no tiene que suceder necesariamente con la familia. Cuestión distinta es que el elemento que sirve de unión a la familia de marcas haya adquirido una elevada distintividad por el uso hasta tal punto que el público relevante asocia el renombre también con el elemento que sirve de unión a la familia de marcas (EUIPO McDonald's International Property Company, Ltd. / McDreams Hotel GmbH de 18 de abril de 2018 ( asunto R 972/2017).

Ello no quiere decir que la existencia de una familia de marcas carezca de importancia alguna. Recordemos que la existencia de una familia de marcas puede influir en la apreciación del riesgo de confusión, aunque no para apreciar la similitud entre los signos (véase Asunto C- 552/09 P - Ferrero/OAMI [2011] de 24 de marzo (ECLI: EU:C:2011:177) así como la la SAP Alicante Civil sección 8 del 25 de febrero de 2020 ( ROJ: SAP A 301/2020 - ECLI:ES:APA:2020:301 ). En el caso de la marca renombrada, puede reforzar el vínculo que se puede establecer entre la marca renombrada y el signo impugnado (T-428/18 McDreams Hotel GmbH [2019] de 10 de octubre ).

En relación a la prueba del renombre, ni las resoluciones administrativas ni las resoluciones judiciales que se hayan podido dictar en procedimientos anteriores son vinculantes para los Tribunales de Marca de la Unión Europea. Ahora bien, ello no quiere decir que los argumentos esgrimidos en las mismas no hayan de ser tenidos en cuenta, ni que no pueda argumentarse en torno a los mismos, pero debe recordarse que el renombre deberá ser acreditado en cada caso si bien tales resoluciones pueden constituir la base fáctica del razonamiento posterior. Sí que es cierto que, en algún caso, hemos reconocido el renombre sin necesidad de mayores esfuerzos argumentativos dada la intensidad del renombre de la marca (Caso Mercedes-Benz- SJM Alicante, a 02 de julio de 2022 - ROJ: SJM A 11696/2022; Caso Vega Sicilia- SJM Alicante, a 27 de abril de 2022-ROJ:SJM A 12895/2022).

Esta posición queda confirmada por la STGUE en T-492/20, S. Tous, S. L. [2021] de 7 de julio de 2021 (ECLI:EU:T:2021:413) en la que se reconoce el valor de las sentencias que se hubieran podido dictar con anterioridad en relación con el signo y los productos o servicios para los que se encuentra registrado si bien ello no ha de impedir la valoración del conjunto de pruebas aportadas. En este sentido, recordemos que el Tribuna General declara la carencia de fuerza probatoria de las sentencias aportadas, pero no por el hecho de que las mismas carezcan de virtualidad probatoria, sino por un defecto de traducción al alemán que era la lengua del procedimiento. En efecto, el Tribunal advierte que solo se tradujo bien una pequeña parte de esas resoluciones, bien nada en absoluto. De esta forma, los fragmentos traducidos no indican cuáles eran las marcas en conflicto, en qué pruebas se basaron esas resoluciones ni respecto de qué productos o servicios se declaró acreditado el renombre.

Sentado lo anterior y, trasladando las anteriores consideraciones al caso que nos ocupa, con la prueba practicada ha quedado probado que la marca GAS ostenta el status de marca renombrada.

La parte actora ha desplegado abundante prueba documental tendente a acreditar dicho extremo. En concreto, ha aportado como documento nº 8 facturas de ventas, como documento nº 9 numerosos artículos de prensa en importantes revistas españolas, no sólo de moda sino también generalistas, tales como GQ, FHM, ROLLING STONE, QMD (Qué Me dices) o AVENUE ILLUSTRATED, etc, que se hacen eco de los productos de la marca GAS.

Además, como bien señala la actora, GAS se hizo también muy célebre entre el público europeo y, especialmente, entre el público aficionado al motociclismo, por ser, durante más de dieciocho años, uno de los principales patrocinadores del equipo HONDA-REPSOL del campeonato de MotoGP.

Los reconocidos pilotos del equipo HONDA, Ángel, Anton, Juan Pablo y María Esther, entre otros, han lucido durante buena parte de su trayectoria en el equipo HONDA, en sus monos y otras prendas de estilo informal, la marca GAS titularidad de la demandante.

Aporta la actora, como documento nº 10 noticia publicada en el diario La

Vanguardia, donde expresamente se indica que el campeonato de 2015 fue el de mayor repercusión mediática de su historia. O, que la prueba disputada en el valenciano circuito de Cheste fue la más vista en Italia y en España hasta ese momento y la de mayor audiencia del año. Para algunos expertos fue la

carrera del siglo. La noticia es ilustrada con una fotografía de los tres pilotos que configuraron el podio de dicho premio, apareciendo dos pilotos de HONDA luciendo la marca Gas :

En este mismo sentido, constituye medio de prueba del carácter renombrado, los documentos nº 11 y 12.

De hecho, y, aunque no tenga carácter vinculante, sí constituye un indicio más del renombre que, la propia OEPM, haya reconocido el carácter renombrado de la Marca GAS, como, por ejemplo, en las resoluciones denegando, en 2015, las solicitudes de marca españolas nº 3559952 "GAS MONKEY SPAIN GARAGE EUROPE BLOOD, SWEAT AND BEERS!" y 3546402 "GAS CULT" en 2015 o, más recientemente -en 2019- la también denegación de la solicitud nº 3619732 "GAS MONKEY MOTOR" (se aportan todas ellas como documento nº 13), por destacar el motivo de estas denegaciones, cabe mencionar el Expediente nº 3619732, por la cuasi identidad con el caso que nos ocupa:

Asimismo, es de mencionar que GAS MILANO 1984 SPA, inició un procedimiento de medidas cautelares en Italia contra la también demandada, KTM AG, y uno de sus distribuidores en Italia, la empresa ATHENA SPA, por similares hechos a los enjuiciados en este procedimiento, en el que se alegaba infracción de (entre otras) la Marca de la UE 882548. Pues bien, se aporta como documento nº 34 resolución el Tribunal Ordinario de Venecia, que ha estimado el recurso de apelación que la actora interpuso contra el primigenio auto que desestimaba la solicitud de cautelares, de tal forma que el Tribunal italiano ahora ha acordado: - La prohibición cautelar de uso del signo "GASGAS" a KTM AG (y a su distribuidor en Italia) por apreciar prima facie infracción de la marca denominativa "GAS" (signo protegido entre otras, por la marca de la UE 882548, también fundamento de la demanda originadora del presente procedimiento).

También es importante reseñar, en cuanto al renombre que, la demanda se interpone en el año 2023, y, que en marzo del año 2020 tuvo lugar una pandemia mundial derivada del COVID-19, por lo que la mayoría de la actividad comercial se paralizó, circunstancia que hay que tener en cuenta en el presente supuesto. Aun así, la demandada ha aportado prueba del renombre de todos los años relevantes a efectos de la infracción, las facturas aportadas datan hasta el año 2022, y en ellas se puede apreciar la presencia en ventas en varios países de la UE, entre los que se encuentra sin duda España. Se han aportado incluso pruebas de patrocinio con carácter posterior, esto es, del año 2024, como es el documento nº 36 a 38.

Todo ello demuestra el enorme esfuerzo realizado por la demandante para posicionar su marca en el mercado, siendo absolutamente indiferente a tales efectos el volumen de ventas.

TERCERO.- Infracción de marca renombrada.

Establece el artículo 9.2.c RMUE que el titular de una marca registrada podrá oponerse al empleo de un signo que sea idéntico o similar a la marca de la Unión, independientemente de si se utiliza en relación con productos o servicios que sean idénticos o sean o no similares a aquellos para los que la marca de la Unión esté registrada, si esta goza de renombre en la Unión y si con el uso sin justa causa del signo se obtiene una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca de la Unión o es perjudicial para dicho carácter distintivo o dicho renombre.

En la sentencia dictada en el Asunto C-408/01 Adidas-Salomon AG c.

Fitnessworld Trading Ltd [2003] de 23 de octubre de 2003, el Tribunal de Justicia reconocía la existencia de una protección específica de la marca renombrada, más allá de la protección general reconocida a los signos registrados. Dicha protección requiere, en primer lugar, de que el público pertinente establezca un vínculo entre el signo y la marca. Al respecto, y frente al riesgo de confusión o de asociación, el Tribunal precisaba que la protección no está supeditada a que se constate un grado de similitud tal entre el signo y la marca de renombre que exista, para el público pertinente, un riesgo de confusión entre ambos. Basta que el grado de similitud entre el signo y la marca de renombre tenga por efecto que el público pertinente establezca un vínculo entre el signo y la marca. Por tanto, como señala la doctrina, la existencia de un vínculo mental entre las marcas no presupone la existencia de un riesgo de confusión y el hecho de que una marca posterior evoque la marca anterior renombrada equivale a la existencia de un vínculo mental entre las marcas (Fernández-Novoa, Carlos. Estudios sobre la protección de la marca renombrada. Marcial Pons; 2014, pag 91). En definitiva, la protección va más allá del riesgo de confusión o de asociación. La existencia de un vínculo de ese tipo, al igual que la de un riesgo de confusión [...] debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta la totalidad de los factores pertinentes en cada caso (ap. 30). En la STJUE Asunto C252/07 Intel Corporation Inc. [2008] de 27 de noviembre señalaba, en su ap. 42, que entre tales factores cabe citar:

a. el grado de similitud entre las marcas en conflicto.

b. la naturaleza de los productos o servicios para los que se registraron respectivamente las marcas en conflicto, incluido el grado de proximidad o de diferenciación entre dichos productos o servicios, así como el público relevante.

c. la intensidad del renombre de la marca anterior.

d. la fuerza del carácter distintivo de la marca anterior bien sea intrínseca o adquirida por el uso;

e. la existencia de un riesgo de confusión por parte del público.

Factores que son explicados, posteriormente, en los ap. 43 a 57 de la sentencia.

Por otra parte, no basta con la evocación de la marca anterior ( la existencia de dicho vínculo no basta, por sí mismo, para apreciar la existencia de una de las infracciones -ap. 32-), sino que es preciso que se cumpla alguno de los siguientes tres elementos del tipo con carácter alternativo (dice el TJUE que basta que concurra uno solo de estos tres tipos de infracciones para que resulte aplicable dicho precepto -ap. 28-):

a. que se cause un perjuicio al carácter distintivo de la marca anterior (dilución de la marca, cuando se ha producido o existe riesgo de producirse una alteración de comportamiento económico del consumidor medio de los productos o servicios para los que está registrada la marca renombrada).

b. que se cause un perjuicio al renombre de la marca anterior (tarnishment).

c. que se obtenga una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de dicha marca ( parasitiso o freeriding).

Pues bien, en el caso objeto de enjuiciamiento, hay que realizar una comparación entre la marca de la UE nº 882548 " GAS" ( denominativa) y, la marca internacional con efectos en España nº 1073006 " GAS" ( denominativa), ambas en case 25 y, el signo de la demandada.

En este punto, es importante destacar la resolución de la EUIPO de Anulación

n.°C 57 075 (REVOCACIÓN), en la se dice expresamente: Se desprende de lo anterior que la titular de la MUE no ha probado el uso efectivo de la marca de la Unión Europea para los siguientes productos, por lo que debe ser declarada caducada:

Clase 9: Aparatos e instrumentos ópticos, gafas, gafas, gafas de sol, estuches para gafas; cadenas y cordones para gafas, monturas para gafas, lentes para gafas, quevedos.

Clase 18: Cuero e imitaciones de cuero; productos de cuero e imitaciones de cuero, excepto bolsos no comprendidos en otras clases; pieles de animales; baúles; paraguas, sombrillas y bastones; fustas y artículos de guarnicionería; maletines para documentos; bandoleras de cuero; bolsas de playa; portadocumentos; tarjeteros (carteras); bolsas de malla que no sean de metales preciosos; empuñaduras de baúles; portafolios; mochilas portabebés de cuero; mochilas portabebés de cuero; carteras; ropa para animales; collares para animales; fundas de paraguas; portafolios para partituras; estuches para artículos de tocador

Clase 25: Artículos de sombrerería, excepto gorras; cañas de botas; contrafuertes para botas; dispositivos antideslizantes para botas; viras de botas; viors utilizarla gorras; sobaqueras; herrajes metálicos para calzado; botas de fútbol cimiento (tacos para -); armaduras de sombreros; contrafuertes para calzado; tacones; plantillas; bolsillos para prendas de vestir; forros confeccionados foresee foresee foresee foresee foresee foresee foresee foresee foresee foresee foresee foresee foresee foresee foresee foresee foresee foresee foresee foresee foresee foresee foresee foresee foresee foresee foresee foresee foresee foresee foresee foresee foresee foresee foresee foresee foresee foresee foresee foresee foresee Pecheras de camisa; contrafuertes para calzado; antideslizantes para el calzado; suelas &bra; calzado &ket;; refuerzos de talón para medias; botas de fútbol cimiento (tacos para -); punteras de calzado; palas de calzado; viseras.

El titular de la MUE ha probado el uso efectivo para los restantes productos impugnados; por lo tanto, la solicitud no tiene éxito a este respecto.

Dicha resolución no consta recurrida, por lo que, en aras a la acción ejercitada, hay que tener en cuenta que la marca de la UE nº 882548 " GAS" ( denominativa), en la clase 25, ha sido objeto de caducidad parcial respecto a los productos indicados, no respecto al resto. Circunstancia que no es transcendente a los efectos del presente procedimiento, toda vez que los actos presuntamente infractores identificados por la actora, consisten en que la demandada ha lanzado al mercado prendas textiles y complementos (por ejemplo, gorras) con el signo "GASGAS" (ya no sólo motocicletas), y, tampoco afecta al renombre de la marca GAS.

Por tanto, sentando lo anterior procede entrar en el análisis en cuestión.

-Desde el punto de vista de los productos y servicios ,como ya se ha mencionado anteriormente y como señala la Sentencia nº 1410/2018, de 24 de octubre, del Tribunal Supremo-Sala de lo Contencioso-Administrativo (nº recurso 5395/2017), en la protección de toda marca registrada conforme al artículo 6 de la LM se parte de la existencia de identidad o similitud entre los signos, así como entre los productos o servicios y la existencia de un riesgo de confusión o asociación con la marca anterior. Por el contrario, en la protección especial de las marcas notorias o renombradas registradas se exige la identidad o similitud entre los signos, no se requiere la similitud entre productos o servicios, y se exige una conexión. La aplicación del artículo 8.1 de la LM requiere que la similitud o semejanza de las marcas que se oponen indique una conexión entre los productos o servicios amparados por la misma y evoque en el consumidor medio un vínculo empresarial entre ellas. Para determinar la existencia de un vínculo entre marcas, es preciso que se evidencie la existencia de un cierto grado de asociación, aunque no sea el grado exigido para la aplicación del artículo 6.1 b) de la Ley.

En este caso, la parte demandada no ha negado el lanzamiento al público de una colección de prendas textiles, entre las que se incluyen camisetas, así como gorras y, que la parte actora también fabrica, oferta y comercializa tales productos. Las marcas objeto de la presente litis, registradas por la actora, lo son de fecha anterior al registro de marcas por la demandada. En concreto, las marcas de la actora datan registradas del año 2001 y 2011, mientras que las de la demandada " GASGAS", para la clase 25,en el año 2021.

Todo ello, sin perjuicio de que estando en presencia de una marca renombrada, no se requiere similitud entre productos y servicios, aunque sí una conexión, como sucede en el caso que nos ocupa. Independientemente de los canales de distribución.

-En cuanto a la similitud, debemos recordar que la protección de la marca reforzada no requiere ni de identidad ni de similitud que produzca confusión entre los signos, pero sí de cierta similitud aun escasa ( C-254/09 Calvin Klein Trademark/OAMI [2010] de 2 de septiembre (ECLI: EU:C:2010:488). En este primer estadio es irrelevante la notoriedad y el carácter distintivo ( C-552/09 P Ferrero/OAIM [2011] de 24 de marzo -ECLI: EU:C:2011:177)

Y, en la presente litis, existe sin duda una cuasi identidad denominativa, ya que el término "GAS", objeto de registro por la demandante, es duplicado por las demandadas "GASGAS", una cuasi identidad fonética, pues se reproduce doblemente el término "GAS" por parte de las demandadas, que coincide con los signos registrados de la demandante , total identidad conceptual, puesto que tanto el término "GAS" de la demandante como el término "GASGAS" de las demandadas evocan a una de las tres formas de la materia y, en el mundo del motor, a la combinación entre aire y carburante que sirve para poner en funcionamiento un motor -acepciones extendidas y conocidas por el público-, e identidad aplicativa total, toda vez que las demandadas está usando el término "GASGAS" para identificar productos comprendidos en la clase 25, que coincide con la clase registrada por la demandante.

Señala la demandada que el público destinatario es distinto. Sin embargo, al fin y al cabo, no se está discutiendo sobre unas prendas de equipación, sino sobre unas prendas textiles casual, que van dirigidas a aquellas personas que les gusta el mundo del motor, independiente del tipo de motocicleta o modalidad en concreto.

Existen numerosos pronunciamientos jurisprudenciales reconociendo que añadir una letra al principio de un vocablo no es elemento suficiente para evitar la confusión, por ejemplo, la STSJ Madrid de 9 de Octubre de 2008 (nº de resolución 1877/2008) al realizar la comparativa entre las marcas AFINCALIA y FINCALIA CENTRO INMOBILIARIO: "La Sala entiende que se producen los factores de riesgo que alega la Oficina para oponerse a la inscripción de la marca dado que los términos en su conjunto no son suficientemente dispares ya que ambos acogen la formación semántica FINCALIA, el resto del conjunto no determina una especial configuración sino una ampliación de lo ya existente, lo que evidencia la inexistencia de suficientes diferencias de carácter fonético para distinguirlas".

En definitiva, las marcas presentan una similitud media-alta.

-Por lo que respecta al vínculo, en C-252/07 Intel Corporation Inc. [2008] de 27 de noviembre (ECLI: EU:C:2008:655), el TJUE señalaba que el hecho de que la marca posterior evoque la marca anterior de renombre al consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, equivale a la existencia de un vínculo.

Partiendo de que la asociación que los consumidores establezcan entre el signo y la marca no tienen que ser inmediata ( C-603/14 P El Corte Inglés S.A /EUIPO -ECLI:EU:C:2015807), debemos declarar que, en el presente caso, existe una evocación directa, suficiente a los efectos de establecer la existencia de un vínculo en la mente del consumidor medio entre la marca renombrada y el signo impugnado en todos los casos.

El hecho de que los productos de la actora se vendas a través de su página web y, tiendas virtuales multimarca como zalando o amazon y, los de la demandada en tiendas oficiales, no implica per se, que no exista riesgo de confusión y, evocación del origen empresarial, pues lo cierto y verdad es que independientemente de la tienda que venda los productos, los mismos contienen el término "GASGAS", que tiene una similitud media alta con la marca " GAS" de la actora, para productos de la clase 25.

Por lo que debemos entrar en el análisis de los requisitos de antijuridicidad. En este punto, debemos remitirnos a la doctrina jurisprudencial anteriormente expuesta, y sentada por el TJUE en el asunto C-252/07 Intel Corporation Inc. [2008] de 27 de noviembre (ECLI: EU:C:2008:655) .

Como ha señalado el TJUE en C-487 L'Oreal [2009] de 18 de junio (C-487 L'Oreal (ECLI: EU:C:2009:378) ap. 50, la existencia de una ventaja desleal obtenida del carácter distintivo o del renombre de la marca, según dicha disposición, no exige ni la existencia de un riesgo de confusión ni la de un riesgo de perjuicio para el carácter distintivo o el renombre de la marca o, en términos más generales, para el titular de ésta. El tercero que hace uso de un signo similar a una marca de renombre obtiene una ventaja desleal de su carácter distintivo o de su renombre cuando mediante dicho uso intenta aprovecharse de la marca de renombre para beneficiarse de su poder de atracción, de su reputación o de su prestigio y explotar el esfuerzo comercial realizado por el titular de la marca para crear y mantener la imagen de ésta sin ofrecer a cambio compensación económica alguna.

Teniendo en cuenta el renombre de la marca "GAS", unido a la similitud media-alta desde el punto de vista fonético, denominativo y de servicios, en el presente supuesto existe un riesgo de obtención de una ventaja desleal del signo distintivo. Prueba de ello, son las resoluciones y documental ya mencionada.

En definitiva, el vínculo que se puede establecer entre el signo de la demandada y el signo renombrado de la actora es suficiente a los efectos de considerar, dadas las circunstancias antecedentes, la presencia de un riesgo serio de aprovechamiento desleal del carácter distintivo o del renombre de las marcas.

Todo ello nos lleva a concluir que la parte demandada ha infringido los derechos de propiedad intelectual de la actora en los términos anteriormente expuestos. Siendo las marcas por esta registradas, de fecha posterior a las de la demandante. Independientemente de que la demandada indique que su marca ya estaba en mercado desde los años 80 y, vendía productos textiles, ya que no data registro de la misma para la clase 25 hasta el año 2021, ni prueba de ello.

CUARTO.- Falta de legitimación pasiva de KTM SPORTMOTORCYCLE ESPAÑA SL.

Antes de entrar en el análisis de las consecuencias de la infracción, cabe señalar que procede declarar la infracción respecto de KTM SPORTMOTORCYCLE ESPAÑA SL, quien ostenta plena legitimación pasiva en la presente litis. Alega la demandada la falta de legitimación pasiva, indicando que ninguna relación tiene la sociedad española KTM SPORTMOTORCYCLE ESPAÑA S.L. ni con la fabricación ni con la venta de los productos objeto de la demanda.

De este modo, ni fabrica, ni distribuye los productos objeto de la presente demanda, ciñéndose, exclusivamente, a las motocicletas, ciclomotores y sus repuestos o accesorios, ni tiene relación contractual con los distribuidores autorizados, que venden los productos con las marcas GASGAS.

Señala que la empresa responsable de la página web https://www.gasgas.com/es-es.html es la sociedad PIERER MOBILITY AG. A través de dicha página web es imposible realizar ninguna compra de producto.

KTM SPORTMOTORCYCLE ESPAÑA S.L. no contrata servicios de publicidad o hace publicidad, ni servicios de marketing, ni tiene contratos con los concesionarios. Tampoco emite facturas ni al concesionario ni al cliente final.

Pues bien, en el acto de la vista, se practicó el interrogatorio del legal representante de KTM SPORTMOTORCYCLE ESPAÑA SL, que indicó que se encargaban de distribuir y enviar sus productos a sus distribuidores, entre los que se incluyen prendas textiles. Son los que abren la red comercial y, Austria la que los abastece. Si bien no factura, ya que los presupuestos vienen dados desde Austria, se encargan de la ejecución y , sí manifestó en el acto de la vista que, en caso de que el cliente tenga problemas con el producto acude a ellos y, que ellos se lo comunican a Austria. De ahí, se desprende la legitimación pasiva de la citada mercantil, pues participa en la oferta y distribución de los productos infractores objeto de la presente litis.

QUINTO.- Accion de cesación y remoción.

El artículo 41.a) y c) de la LM recoge la acción de cesación, de abstención y de remoción. Por su parte, la STS de 23 de julio de 2012 recuerda que el presupuesto de la estimación de la acción de remoción es precisamente la estimación de la acción declarativa de infracción marcaria, siendo un efecto automático de la estimada aplicación. Así, argumenta que "la apreciación de la infracción de la marca notoria de la actora, legitima a ésta para pedir la cesación de los actos infractores, en este caso, del uso del signo "Maristas" en la promoción inmobiliaria que la demandada ha desarrollado en Alicante [ art. 41.1.a) LM, aplicable por la remisión general a la regulación interna de cada Estado miembro, contenida en el art. 101 RMC]". En este mismo sentido se pronuncia la STMUE de España de 19 de julio de 2013. Cabe, pues, estimar la acción de cesación, abstención y remoción ejercitada por la parte demandante, que comprenderá la condena a las multas coercitivas del artículo 44 de la LM y del artículo 102 del RMUE para asegurarse la efectividad de estos pronunciamientos de condena.

SEXTO.- Multas coercitivas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 LM, cuando se condene a la cesación de los actos de violación de una marca, el Tribunal fijará una indemnización de cuantía determinada no inferior a 600 euros por día transcurrido hasta que se produzca la cesación efectiva de la violación. El importe de esta indemnización y el día a partir del cual surgirá la obligación de indemnizar se fijará en ejecución de sentencia.

Somos conscientes de que la cuestión suscita cierta controversia y no pocos problemas en sede de ejecución. No obstante, lo anterior, hemos de decantarnos por una aplicación literal de la ley. Por tanto, la sentencia no procede a la imposición de multa alguna, sino que será al tiempo de despacho de ejecución, y mediante pieza separa da multa, como se procederá a la imposición y, en su caso, a la liquidación de la cuantía indemnizatoria correspondiente.

Por tanto, no procederá la fijación del dies a quo, ni de la cuantía indemnizatoria, sino a la luz de las circunstancias concurrentes una vez se despache ejecución, bien provisional, bien definitiva.

SÉPTIMO.- Indemnización de daños y perjuicios.

La parte demandante tal y como resulta de los fundamentos jurídicos y , del suplico de su demanda, se acoge al criterio que en el momento de su liquidación y cuantificación arroje la mayor cifra, de entre los contemplados en la letra a) y la letra b) del art. 43.2 de la LM, esto es, opta por acogerse a la cifra de mayor cuantía indemnizatoria que resulte tras la eventual liquidación que se practique, ya sea los beneficios obtenidos por los demandados por la fabricación y/o comercialización de sus productos o bien la cantidad que como royalty o regalía hipotética hubiera debido abonar a la demandante por utilizar el signo en cuestión. En concreto, el royalty solicitado es del 7 %. Finalmente, en todo caso y en defecto de todo lo anterior, la demandante deja interesado el 1% de la cifra de negocios.

Pues bien, establece el artículo 42 LM lo siguiente: 1. Quienes, sin consentimiento del titular de la marca, realicen alguno de los actos previstos en la letra a) del apartado 3 y en el apartado 4 del artículo 34, así como los responsables de la primera comercialización de los productos o servicios ilícitamente marcados, estarán obligados en todo caso a responder de los daños y perjuicios causados 2. Todos aquellos que realicen cualquier otro acto de violación de la marca registrada solo estarán obligados a indemnizar los daños y perjuicios causados si hubieran sido advertidos suficientemente por el titular de la marca o, en su caso, por la persona legitimada para ejercitar la acción acerca de la existencia de esta, convenientemente identificada, y de su violación, con el requerimiento de que cesen en la misma, o cuando en su actuación hubiere mediado culpa o negligencia o la marca en cuestión fuera renombrada.

Se consagra así un doble sistema de responsabilidad objetivo-subjetivo dependiendo de la tipología de la conducta infractora y del carácter de la marca.

En el presente caso, el demandante ha colocado el signo en los productos (34.3.a LM) en relación con las marcas protegidas.

Por lo que respecta a la regalía hipotética, la Sentencia del Tribunal de Marca de la Unión Europea de 6 de mayo de 2016 ( ROJ: SAP A 1272/2016 - ECLI:ES:APA:2016:1272 ) señalaba al respecto lo siguiente:

1. La naturaleza de la regalía es la propia del enriquecimiento injusto.

2. No obstante, en materia de indemnización por violación de marca, la regalía no es sino un instrumento para cuantificar perjuicios en el marco de una acción resarcitoria del perjuicio, no del enriquecimiento injusto.

3. Es por ello que la licencia hipotética encarna daños causados por la infracción, no expresando una presunción aunque se sustente en una ficción jurídica por la cual se presume iures et de iure que se ha celebrado un contra to con el infractor.

4. Es un criterio en todo caso electivo para el perjudicado.

Ello explica a su vez, la forma en que quedan condicionados diversos aspectos de la acción indemnizatoria y en concreto lo relativo a la prueba del daño, a lo que hace a la relación causal y, desde luego, a la cuantificación de la indemnización.

La prueba del daño se satisface con la prueba de la explotación infractora. Si el criterio se sustenta en el enriquecimiento del infractor, el daño consiste en el importe debido y no pagado para que el tercero fuera legítimo usuario de la marca. En tales condiciones, la prueba del quebranto del titular deviene inútil.

Desde la perspectiva del nexo causal, su prueba se cumplimenta con la acreditación de la infracción en tanto ésta supone un uso no contra tado con el titular. Es por ello que el daño para el titular, que es acreedor de lo no cobrado por el contrato ficticio de licencia, trae correspondencia con el ahorro del usuario no autorizado de la marca. Y ese precio debe abonarse al margen del éxito comercial obtenido por el infractor pues éste forma parte del riesgo comercial al que es ajeno el uso autorizado, ficticiamente, de la marca.

En conclusión,

5. El criterio indemnizatorio en que consiste la licencia hipotética condiciona las reglas sobre prueba del daño, sobre prueba de la relación causal entre la infracción y el daño y sobre el importe del daño.

6. Así, la realidad del daño sólo exige la comprobación de la explotación infractora. La naturaleza del criterio en que consiste la licencia hipotética así lo exige, no requiriéndose probar el daño propiamente dicho ni desde luego, el importe del quebranto efectivo.

7. Por otro lado, la acreditación del nexo causal se alcanza con la probanza de la infracción. La hipótesis sobre la existencia de un contra to de licencia, expresa el daño cesante que en forma de ahorro de costes consigue quien invade la esfera de exclusiva de otro. Por tanto, la indemnización por el perjuicio es conforme a este criterio, a ese ahorro obtenido por el infractor correlativo a lo no obtenido por el titular.

8.- Al ser el precio de un contra to ficticio, debe abonarse aunque el infractor no hubiera obtenido beneficios con la infracción.

Por tanto, basta la constatación de una explotación por parte del infractor sin que sea necesario siquiera que el titular del derecho de exclusiva venga otorgando habitualmente en el tráfico jurídico económico licencias. Como señala la STMUE de 6 de mayo de 2016, "en su fijación resulta indiferente que hubiera o no política de licencias". En su caso, la dificultad estribará en determinar el cálculo de la concreta licencia a la vista de los usos del sector pero ello no priva de efectividad al modo resarcitorio elegido, reflejo de una acción de enriquecimiento injustificado.

En cuanto a la petición subsidiaria, consistente en el 1% de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados. El sistema de indemnización mínima del artículo 43.5 LM. Caso Nuba [2019].-

Superando las iniciales dudas interpretativas, el Tribunal Supremo en el Caso Nuba [2019] ( STS, Civil sección 1 de 3 de octubre de 2019 -ROJ: STS 3027/2019 - ECLI:ES:TS:2019:3027 ) fija doctrina jurisprudencial considerando que el articulo 43.5 LM tiene naturaleza indemnizatoria y que, por tanto, establece una presunción iuris tantum de existencia de daño. [El artículo 43.5 LM] contiene una regla a la que puede acogerse el titular de la marca que ha sufrido una infracción que le ha reportado un "perjuicio", para calcular la indemnización y evitar que la falta de prueba le prive de una compensación económica. Aunque esta regla acentúa la objetivación de la compensación económica, no por ello puede interpretarse en el sentido de que se tenga derecho a una indemnización incluso en los casos en que se haya constatado que la infracción no pudo ocasionar "perjuicio" alguno al titular de la marca. Exige como presupuesto previo la existencia del "perjuicio", con independencia de su entidad.

Como se ha apuntado en la doctrina, esta regla no altera la naturaleza resarcitoria de la acción de indemnización de daños y perjuicios, que presupone la existencia de estos. No introduce una suerte de sanción por la infracción, en beneficio del titular de la marca infringida, sino que la ratio de la norma es facilitar la cuantificación de la indemnización: en todo caso el 1% de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados.De hecho, esta regla, que cifra en todo caso la indemnización en el 1% de la cifra de negocio [sin perjuicio de que el titular de la marca pueda exigir una indemnización mayor si prueba que la violación de su marca le ocasionó daños o perjuicios superiores], está relacionada con el criterio de cuantificación de la letra a) del art. 43.2 LM , pues facilita el cálculo del beneficio económico obtenido por el infractor con la violación de la marca.

La parte demandada se limita a señalar que no procede indemnizar porque no se ha producido ninguna infracción. Impugna la cuantía indemnizatoria y las bases de fijación de la indemnización de daños y perjuicios, en concreto el royalty del 10%, que la actora rectificó y bajó a un 7% y, sobre si se aplica sobre precios brutos o netos, pero no despliega actividad probatoria tendente a desvirtuar la pretensión ejercitada de contrario . Declarada la infracción en los términos anteriormente señalados es por los que procede la indemnización solicitada, en base a los criterios fijados, que como ya he mencionado, se determinará en ejecución de sentencia.

OCTAVO.- Publicación de la sentencia.

Respecto de esta acción, hemos de tener presente que el Tribunal Supremo sostiene en su STS de 21 de noviembre de 2000 que la condena a la publicación procede tan sólo en caso de que la sentencia estime la existencia de infracción, criterio que reitera la ulterior STS de 23 de julio de 2012: Como exponíamos en la Sentencia 697/2009, de 6 de noviembre, "(l)a publicación de la sentencia, con funciones de resarcimiento específico del daño causado al derecho sobre el signo y, a la vez, de remoción de los efectos de la infracción, no tiene el carácter necesario (...). Antes bien, la referencia a las 'personas interesadas' pone de manifiesto que los anuncios y las notificaciones deben cumplir una función empírica respecto a aquellas, no siempre concurrente. Lo que reclama la demostración de la utilidad de la publicación, como medio de restablecer la imagen dañada del signo o de que cesen todos los efectos de la infracción o cualquier otra que sea merecedora de tutela".

En Sentencia de 24 de octubre de 2012 reconoce: "La publicación de la sentencia integra una de las modalidades que puede revestir el resarcimiento de los detrimentos o menoscabos producidos por el acto ilícito, e incluso puede ser considerada como un concepto complementario de la indemnización. Así el artículo 63.1.f de la Ley de Patentes contempla la posibilidad de que se acuerde tal publicación a costa del infractor y ello resulta oportuno en el presente caso en cuanto contribuye a dar satisfacción moral al perjudicado y a dar información al consumidor, sin que se trate de una consecuencia desproporcionada en cuanto a la afectación que ello ha de suponer para la demandada".

Por tanto, no debe acordarse esta medida extraordinaria con criterio sancionador y menos aún como una consecuencia inevitable e inescindible de la apreciación de la infracción. Solo procederá su aplicación como instrumento de remoción de los efectos de un acto infractor del derecho de exclusiva, cuando el interés de la publicación haya quedado justificado, así, cuando el conflicto se hubiera visto reflejado en medios de comunicación, incluso sectoriales, no apreciándose tal interés cuando en el contexto fáctico que ha motivado el litigio no resulta probada una disminución del valor del derecho subjetivo, o no resulta perjudicada la imagen del producto de la actora.

En ningún caso, debe imponerse esta medida como "escarmiento", reservada fundamentalmente para situaciones donde resulta necesario reparar la mala imagen causada con la infracción o paliar los efectos perniciosos derivados del uso indebido, que justifique dar a conocer a los consumidores la sentencia de que se trate.

En el caso objeto de enjuiciamiento, ha lugar a la publicación de la sentencia a costa del demandado en un diario de tirada nacional EL MUNDO, tanto en su edición digital como en papel, en una revista del sector textil y en la revista MOTOCICLISMO, así como en la página we https://www.gasgas.com/ . Y ello, dado que ha quedado acreditada la infracción y, el renombre de la marca " GAS", así como que la demandada ha ofertado prendas textiles con el signo infractor a través de su página web.

NOVENO.- Costas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 394 LEC, las costas se imponen a la parte demandada al haber sido desestimadas sus pretensiones.

Visto los preceptos de general y pertinente aplicación;

PRIMERO.- Delimitación del objeto de la controversia.

La perfecta delimitación del objeto de la controversia exige que traiga a colación los hechos esenciales de la demanda en los que la parte demandante fundamenta sus pretensiones ("causa petendi", según la STS de 28 de octubre de 2013, entre otras). Y en este sentido, puede considerarse que los hechos esenciales de la demanda son los siguientes.

A)La actora manifiesta que GAS MILANO 1984 SpA (en adelante, "GAS") es una empresa de nacionalidad italiana que adquirió el negocio y todos los activos de la empresa GROTTO SpA (incluidos los de propiedad industrial), empresa italiana mundialmente conocida en el sector de la moda, cuyos inicios se remontan al año 1973, dedicada a fabricación y comercialización de ropa estilo denim sin renunciar a un marcado estilo italiano, informal, moderno, que pronto acabó calando entre los consumidores.

Tras el éxito obtenido en Italia los primeros años, amplió su catálogo a otros materiales y, a mediados de los años 80, GAS comenzó a expandirse por toda Europa y finalmente, a nivel global.

Desde entonces, GAS ofrece colecciones de ropa para hombres y mujeres de todas las edades. Sus diseños y sus prendas (vaqueros, camisas y cazadoras de denim, pantalones, faldas, blusas, sudaderas, camisetas, tops, prendas de abrigo, accesorios y mucho más) están en constante evolución y siempre van más allá de la tendencia del momento, lo que ha hecho que GAS sea una de las marcas más queridas y reconocidas entre los consumidores.

En España, vende sus prendas a través de su propia página web https://es.gasjeans.com/, en conocidas plataformas de Internet (como AMAZON o ZALANDO) y en infinidad de tiendas multimarca, desplegadas por toda la geografía española.

La marca "GAS" lleva varias décadas identificando las prendas referidas y, cuenta con varios registros de marca para otorgarle la correspondiente protección, interesando destacar (en adelante identificadas en conjunto como la Marca GAS):

-Marca de la Unión Europea nº 882548 "GAS" (denominativa), solicitada el 20 de julio de 1998 y registrada el 2 de enero de 2001, para proteger los productos comprendidos en las clases 9, 18 y 25, de las cuales sólo se ejercita la clase 25: 25.- Prendas de vestir, calzado, sombrerería; Cañas de botas; Taloncillos para botas; Dispositivos antideslizantes para botas; Cercos de botas; Viseras [artículos de sombrerería]; Sobaqueras; Herrajes para calzado; Tacos de botas de fútbol; Armaduras de sombreros; Contrafuertes para calzado; Tacones; Plantillas; Bolsillos de prendas de vestir; Forros confeccionados [partes de prendas de vestir]; Pecheras de camisa; Contrafuertes para calzado; Antideslizantes para calzado; Suelas [calzado]; Refuerzos de talón para medias; Tacos de botas de fútbol; Punteras de calzado; Palas de calzado; Viseras.

-Marca Internacional que designa España nº 1073006 "GAS" (denominativa), solicitada el 28 de diciembre de 2010 y concedida por resolución de fecha 15 de septiembre de 2011, para proteger los productos comprendidos en las clases 18, 25 y 35, siendo sustento de la presente demanda sólo la clase 25:

25.- Prendas de vestir, zapatos, artículos de sombrerería; abrigos, sobretodos, cazadoras, chaquetas cortas, pantalones vaqueros, chaquetas, camisas, faldas, prendas de calcetería, chales, chándales, sudaderas, medias, calcetines, corbatas, sombreros, boinas, pañuelos de cuello, zapatos, botas, pantuflas.

Ambos registros se encuentran en vigor y desplegando plenos efectos jurídicos.

Atendiendo al amplio grado de difusión entre los consumidores y al conocimiento que de las marcas éstos tienen, así como a su gran relevancia internacional y al uso intenso y continuado que de la Marca GAS se ha venido realizando durante décadas, ya no sólo en España, sino en todo el mundo, la Marca GAS se ha ganado el estatus de marca renombrada.

A mayor abundamiento, es muy relevante destacar que GAS se hizo también muy célebre entre el público europeo y, especialmente, entre el público aficionado al motociclismo, por ser, durante más de dieciocho años, uno de los principales patrocinadores del equipo HONDA-REPSOL del campeonato de MotoGP.

En cuanto a las demandadas- KTM AG y KTM SPORTMOTORCYCLE ESPAÑA SL-, ambas sociedades lo que en términos empresariales podría denominarse el grupo KTM (en adelante KTM GROUP se integran en), que a su vez son propiedad de la mercantil también austriaca PIERER MOBILITY AG.

En 2019, KTM compró e integró en su cartera de marcas a la sociedad española TORROT ELECTRIC EUROPA, S.L., quien, previamente, en 2015, había adquirido la empresa de motocicletas de trial "GASGAS", tras entrar ésta en concurso de acreedores. Derivado de esta adquisición, la cartera de marcas "GASGAS" pasó a formar parte de KTM Group (marcas que, de hecho, están a nombre de KTM AG). Con la marca GASGAS se identificaban en un primer momento motocicletas de trial y, no ha sido hasta su incorporación al grupo KTM, que no ha decidido expandir su actividad, pasando a ofrecer en la actualidad, además de motocicletas de trial, también de enduro y deportivas, así como bicicletas.

El conflicto surge, siguiendo esa línea de reflotamiento de la marca, cuando se decide ofrecer a los consumidores españoles prendas textiles y complementos (por ejemplo, gorras) con el signo "GASGAS" (ya no sólo motocicletas). Actividad que recientemente ha reforzado, lanzando una colección de ropa y complementos "casual", que llegan al consumidor final a través de concesionarios. Todo ello supone que actualmente, en España, concurren en el tráfico económico productos propios de la clase 25 identificados con la marca GAS y GASGAS.

De todo ello, se extrae que tanto KTM AG como KTM SPORTMOTORCYCLE ESPAÑA, S.L. son los responsables de la puesta en el mercado español de prendas textiles y accesorios textiles, tales como gorras ( ut supra identificados) que están siendo identificados entre los consumidores españoles con el signo GASGAS.

En definitiva, las demandadas son las responsables de la fabricación y comercialización en el comercio de prendas textiles y gorras y gorros con el término GASGAS, mientras que la demandante ostenta un derecho exclusivo y previo sobre el término GAS para idénticos productos .

Tal comportamiento sólo puede ser calificado como infractor de la Marca de la Unión Europea nº 882548 "GAS" (denominativa) y de la Marca Internacional con efectos en España nº 1073006 "GAS" (denominativa), ambas reivindicando la clase 25, al existir identidad aplicativa y sustancial identidad denominativo-fonético-conceptual.

Si se tiene en cuenta que, siguiendo los parámetros jurisprudenciales, el análisis a realizar ha de ser de conjunto, no de detalle, es evidente que, a todas luces, se producirá una situación de confusión entre los consumidores y/o de asociación, habida cuenta de las coincidencias expuestas.

Riesgo de confusión que en todo caso garantiza la coincidencia aplicativa y la sustancial identidad denominativa y conceptual que se da, que debe conducir a calificar la conducta como infractora de la Marca GAS.

En el presente asunto, es claro que en la mente del público se establece un fuerte vínculo entre la Marca GAS y los signos GASGAS empleados por las demandadas, para idénticos productos (los textiles).

Este vínculo se acentúa por el fuerte carácter distintivo de la Marca GAS en relación con productos de la clase 25. Ello, conduce, sin duda alguna, a que para el consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, los signos GASGAS de los que vienen haciendo uso las demandadas para productos textiles, evoquen a la reconocida marca GAS, aprovechándose, así, indebidamente del renombre adquirido y perjudicando a su distintividad y diluyendo el conocimiento que de ésta tienen los consumidores.

Los usos denunciados y concretados por la demandante, no pueden quedar amparados por los registros de la marca de la Unión Europea nº 10603678 "G GASGAS", titularidad de KTM, pues única y exclusivamente protege los productos y servicios de las clases 12 y 37 de la Clasificación Internacional de Niza, no pudiéndose hacer extensible el uso de los referidos signos a los productos comprendidos en la clase 25 (prendas de vestir), que (recordemos) se venden y no se regalan (lo que a su vez impide poder considerarlos artículos promocionales de tales marcas). Carecería de sentido (por otro lado) este eventual planteamiento y entraría en contradicción con los propios actos desplegados por KTM, que decidió solicitar las marcas en clase 25.

Además, la actora ha reaccionado contra las marcas austriacas base de las citadas marcas internacionales titularidad de la demandada nº 1596038, nº 1596882 y nº 1996927, promoviendo una acción de cancelación ante la Oficina de Marcas de Austria (lo que en el sector se conoce como un "ataque central"), en base a sus marcas prioritarias GAS, en clase 25.

Pero, en cualquier caso, tales marcas no pueden ser invocadas para defenderse frente a esta acción, por ser la Marca GAS, de la demandante, anterior.

La demandada ha solicitado la declaración de caducidad de la MUE nº 882548 "GAS" (denominativa), titularidad de la actora, Sin embargo, existe un uso real y efectivo de la referida marca, no sólo en España sino en toda la Unión Europea, durante décadas y, en todo caso, durante los últimos cinco años para los productos que protege.

Por todo ello, ejercitada la parte actora acción de infracción marcaria en base al artículo 34. 2 y 9.2 c) RMUE con carácter principal y, solo subsidiariamente, en base al apartado a) o, subsidiaria y finalmente en el b) . Consecuencia de la infracción marcaria, la demandante ejercita las acciones previstas en el artículo 41 LM.

En particular, el comportamiento de las demandadas está ocasionando importantes daños y perjuicios a GAS MILANO 1984 SpA, por el uso en el mercado de un signo (en los productos indicados), que, además, se está aprovechando deslealmente de su reputación y que está provocando confusión entre los consumidores.

En materia de cuantificación de la indemnización por daños y perjuicios, la actora se acoge al criterio que en el momento de su liquidación y cuantificación arroje la mayor cifra, de entre los contemplados en la letra a) y la letra b) del artículo 43.2 de la LM, esto es, opta por acogerse a la cifra de mayor cuantía indemnizatoria que resulte tras la eventual liquidación que se practique, ya sea los beneficios obtenidos por los demandados por la fabricación y/o comercialización de sus productos o bien la cantidad que como royalty o regalía hipotética hubiera debido abonar a la demandante por utilizar el signo en cuestión. En concreto, el royalty solicitado es del 7 %. Finalmente, y en todo caso y en defecto de todo lo anterior, la demandante deja interesado el 1% de la cifra de negocios realizada sin necesidad de prueba alguna que contempla el artículo 43.5 de la LM.

Asimismo, solicita la parte actora, conforme al artículo 41.1 f) LM, la publicación del fallo de la sentencia en el diario de tirada nacional El Mundo, tanto en su edición digital como en papel, en una revista del sector TEXTIL (a definir en ejecución de sentencia) y en la revista MOTOCICLISMO, así como en la página de inicio de la página web https://www.gasgas.com/es-es.html.

Los intentos de solución extrajudicial del conflicto han resultado infructuosos.

B) Frente a la demanda formulada de contrario, se opone la parte demandada, invocando en primer lugar, la falta de legitimación pasiva de KTM SPORTMOTORCYCLE ESPAÑA SL. Ninguna relación tiene la sociedad española KTM SPORTMOTORCYCLE ESPAÑA S.L. ni con la fabricación ni con la venta de los productos objeto de la demanda.

De este modo, ni fabrica, ni distribuye los productos objeto de la presente demanda, ciñéndose, exclusivamente, a las motocicletas, ciclomotores y sus repuestos o accesorios, ni tiene relación contractual con los distribuidores autorizados, que venden los productos con las marcas GASGAS.

Como puede apreciarse, la empresa responsable de la página web https://www.gasgas.com/es-es.html es la sociedad PIERER MOBILITY AG. A través de dicha página web es imposible realizar ninguna compra de producto.

KTM SPORTMOTORCYCLE ESPAÑA S.L. no contrata servicios de publicidad o hace publicidad, ni servicios de marketing, ni tiene contratos con los concesionarios. Tampoco emite facturas ni al concesionario ni al cliente final.

En segundo lugar, alega que la parte actora no ha probado el renombre de sus marcas.

KTM AG es titular de las siguientes marcas :

- Marca UE nº 713156 "GAS-GAS" (denominativa), solicitada el 31 de diciembre de 1997 y registrada el 10 de diciembre de 2001, en clases 12 (motocicletas) y 37 (servicios de reparación de motocicletas; servicios de conservación, engrase, lavado, limpieza, lustrado y asistencia en caso de averías de motocicletas).

Además, con posterioridad, KTM AG solicitó los registros internacionales de las marcas que se reproducen a continuación y que designan a la UE para (entre otros) productos dela clase 25:

- Marca Internacional nº 1596038 "GASGAS" (denominativa), solicitada el 20 de julio de 2020, en virtud de la marca base austríaca nº AM 11686/2020 y, con fecha de registro 5 de enero de 2021, para las clases:

9.- Gafas antideslumbrantes; gafas de sol; prendas de vestir de protección para evitar lesiones para motociclistas, en particular guantes de protección, zapatos, cascos y protectores (rodilleras y coderas); tacómetros.

12.- Vehículos y sus partes, no comprendidos en otras clases; bicicletas; motocicletas; escúteres; ciclomotores; ciclomotores; motocicletas; bicicletas y vehículos de dos ruedas, eléctricos; bicicletas de entrenamiento y aprendizaje, así como sus partes y accesorios, no comprendidos en otras clases; motores de vehículos terrestres; neumáticos; bicis; pastillas de freno; fundas ajustables de asientos para automóviles; sillines de bicicleta; sillines para motocicletas; retrovisores laterales para vehículos; bicicletas eléctricas; portaequipajes para vehículos; frenos de bicicleta; manillares; embellecedores para carrocerías de vehículos; canastas especiales para motocicletas; tapones para depósitos de gasolina de vehículos; alforjas especiales para bicicletas; soportes para motocicletas; soportes en cuanto partes de bicicletas; soportes en cuanto partes de vehículos de dos ruedas; bancos para motocicletas; depósitos en cuanto partes de motocicletas, no comprendidos en otras clases; soportes para placas de matrícula para vehículos de dos ruedas; guardabarros para vehículos; soportes de placas de matrícula para vehículos de dos ruedas; pedales para vehículos de dos ruedas; llantas; cuadros de bicicleta; amortiguadores de suspensión para vehículos; amortiguadores para bicicletas; fundas de sillín para bicicletas; fundas para sillines de motocicletas; timbres de bicicletas; motores para bicicletas; bombas para neumáticos de bicicletas; cuadros de motocicleta; bicicletas con motor eléctrico; deflectores para vehículos terrestres; soportes de faros [partes de motocicletas]; palancas de embrague para vehículos terrestres; piñones para neumáticos traseros; discos de freno para motocicletas; palancas de frenos para vehículos; manivelas [partes de vehículos terrestres]; empuñaduras para manillares de bicicleta; tubos de sillín para bicicletas; tapas de encendido [partes de vehículos terrestres]; fundas de protección para motocicletas; manivelas de pedal para motocicletas; manivelas de bicicletas.

25.- Camisetas de manga corta; sudaderas; cazadoras; suéteres; camisas; parkas; pantalones; conjuntos de vestir; guantes; guantes de motociclista; prendas de vestir para motociclistas (comprendidas en esta clase); ropa interior; calcetines; calzado; artículos de sombrerería; zapatos informales; sandalias; botas de caucho; gorras (artículos de sombrerería); bandanas [pañuelos para el cuello]; cinturones [prendas de vestir]; prendas de vestir; chaquetas [prendas de vestir]; chalecos; gorras con visera; bufandas; polos; camisetas deportivas; ropa de bebé; ropa de niño; baberos [excepto de papel].

-Marca Internacional nº 1596882 "G GASGAS" (mixta) , solicitada el 20 de julio de 2020, en virtud de la marca base austríaca nº AM 11689/2020 y, con fecha de registro 5 de enero de 2021, para las clases:

9.- Gafas antideslumbrantes; gafas de sol; prendas de vestir de protección para evitar lesiones para motociclistas, en particular guantes de protección, zapatos, cascos y protectores (rodilleras y coderas); tacómetros.

12.- Vehículos y sus partes, no comprendidos en otras clases; bicicletas; motocicletas; escúteres; ciclomotores; ciclomotores; motocicletas; bicicletas y vehículos de dos ruedas, eléctricos; bicicletas de entrenamiento y para niños, así como sus partes y accesorios, no comprendidos en esta clase; motores de vehículos terrestres; neumáticos; bicis; pastillas de freno; fundas ajustables de asientos para automóviles; sillines de bicicleta; sillines para motocicletas; retrovisores laterales para vehículos; bicicletas eléctricas; portaequipajes para vehículos; frenos de bicicleta; manillares; embellecedores para carrocerías de vehículos; canastas especiales para motocicletas; tapones para depósitos de gasolina de vehículos; alforjas especiales para bicicletas; soportes para motocicletas; soportes en cuanto partes de bicicletas; soportes en cuanto partes de vehículos de dos ruedas; bancos para motocicletas; depósitos en cuanto partes de motocicletas, no comprendidos en otras clases; soportes para placas de matrícula para vehículos de dos ruedas; guardabarros para vehículos; soportes de placas de matrícula para vehículos de dos ruedas; pedales para vehículos de dos ruedas; llantas para ruedas de vehículos; cuadros de bicicleta; amortiguadores de suspensión para vehículos; amortiguadores para bicicletas; fundas de sillín para bicicletas; fundas para sillines de motocicletas; timbres de bicicletas; motores para bicicletas; bombas para neumáticos de bicicletas; cuadros de motocicleta; bicicletas con motor eléctrico; deflectores para vehículos terrestres; soportes de faros [partes de motocicletas]; palancas de embrague para vehículos terrestres; piñones para neumáticos traseros; discos de freno para motocicletas; palancas de frenos para vehículos; manivelas [partes de vehículos terrestres]; empuñaduras para manillares de bicicleta; tubos de sillín para bicicletas; tapas de encendido [partes de vehículos terrestres]; fundas de protección para motocicletas; manivelas de pedal para motocicletas; manivelas de bicicletas.

25.- Camisetas de manga corta; sudaderas; cazadoras; suéteres; camisas; parkas; pantalones; conjuntos de vestir; guantes; guantes de motociclista; prendas de vestir para motociclistas (comprendidas en esta clase); ropa interior; calcetines; calzado; artículos de sombrerería; zapatos informales; sandalias; botas de caucho; gorras (artículos de sombrerería); bandanas [pañuelos para el cuello]; cinturones [prendas de vestir]; prendas de vestir; chaquetas [prendas de vestir]; chalecos; gorras con visera; bufandas; polos; camisetas deportivas; ropa de bebé; ropa de niño; baberos [excepto de papel].

- Marca Internacional nº 1596927 "G GASGAS" (mixta) , solicitada el 20 de julio de 2020, en virtud de la marca base austríaca nº AM 11690/2020 y, con fecha de registro 5 de enero de 2021, para las clases:

9.- Gafas antideslumbrantes; gafas de sol; prendas de vestir de protección para evitar lesiones para motociclistas, en particular guantes de protección, zapatos, cascos y protectores (rodilleras y coderas); tacómetros.

12.- Vehículos y sus partes, no comprendidos en otras clases; bicicletas; motocicletas; escúteres; ciclomotores; ciclomotores; motocicletas; bicicletas y vehículos de dos ruedas, eléctricos; bicicletas de entrenamiento y para niños, así como sus partes y accesorios, no comprendidos en otras clases; motores de vehículos terrestres; neumáticos; bicis; pastillas de freno; fundas ajustables de asientos para automóviles; sillines de bicicleta; sillines para motocicletas; retrovisores laterales para vehículos; bicicletas eléctricas; portaequipajes para vehículos; frenos de bicicleta; manillares; embellecedores para carrocerías de vehículos; canastas especiales para motocicletas; tapones para depósitos de gasolina de vehículos; alforjas especiales para bicicletas; soportes para motocicletas; soportes en cuanto partes de bicicletas; soportes en cuanto partes de vehículos de dos ruedas; bancos para motocicletas; depósitos en cuanto partes de motocicletas, no comprendidos en otras clases; soportes de placas de matrícula para vehículos de dos ruedas; guardabarros para vehículos; soportes de placas de matrícula para vehículos de dos ruedas; pedales para vehículos de dos ruedas; llantas para ruedas de vehículos; cuadros de bicicleta; amortiguadores de suspensión para vehículos; amortiguadores para bicicletas; fundas de sillín para bicicletas; fundas para sillines de motocicletas; timbres de bicicletas; motores para bicicletas; bombas para neumáticos de bicicletas; cuadros de motocicleta; bicicletas con motor eléctrico; deflectores para vehículos terrestres; soportes de faros [partes de motocicletas]; palancas de embrague para vehículos terrestres; piñones para neumáticos traseros; discos de freno para motocicletas; palancas de frenos para vehículos; manivelas [partes de vehículos terrestres]; empuñaduras para manillares de bicicleta; tubos de sillín para bicicletas; tapas de encendido [partes de vehículos terrestres]; fundas de protección para motocicletas; manivelas de pedal para motocicletas; manivelas de bicicletas.

25.- Camisetas de manga corta; sudaderas; cazadoras; suéteres; camisas; parkas; pantalones; conjuntos de vestir; guantes; guantes de motociclista; prendas de vestir para motociclistas (comprendidas en esta clase); ropa interior; calcetines; calzado; artículos de sombrerería; zapatos informales; sandalias; botas de caucho; gorras (artículos de sombrerería); bandanas [pañuelos para el cuello]; cinturones [prendas de vestir]; prendas de vestir; chaquetas [prendas de vestir]; chalecos; gorras con visera; bufandas; polos; camisetas deportivas; ropa de bebé; ropa de niño; baberos [excepto de papel].

Pues bien, la marca GASGAS, a la que no se ha hecho casi referencia en el escrito de la demanda, se creó en el año 1985 por Teofilo y Urbano (ex campeones de España en la categoría Enduro), tras la crisis de las conocidas marcas Bultaco y SWM, siendo pionera y un referente en el mundo del motociclismo "off-road", con una destacada presencia en competiciones nacionales e internacionales de trial, enduro y raids, consiguiendo numerosas victorias en los años 90 y principios de los 2000 (nacionales, mundiales y Dakar).

Desde 1997 hasta la fecha, GASGAS y HEBO (sociedad especializada en la fabricación de prendas y equipamiento para motos), comienzan una colaboración para crear varias líneas de prendas de ropa y accesorios, emulando un estilo que recuerda a los monos y equipación que llevan los pilotos y su equipo para competir.

En 2014, GASGAS se fusionó con el fabricante español de motocicletas OSSA y finalmente fue adquirida por el Grupo Torrot en 2015, manteniendo su propia imagen corporativa, así como su prestigio en el mundo del motociclismo.

Es cierto, como afirma la actora en el correlativo de la demanda, que las demandadas forman parte del grupo Pierer Mobility (TRIAL Segmento) desde finales del año 2019, manteniéndose fiel a sus raíces españolas, pero al mismo tiempo aprovechando la experiencia, el éxito y los ambiciosos planes del grupo para expandir la marca a Motocross, Raids, Street, Moto GP, Enduro, PG&A y las motos de TRIAL, líderes en su categoría.

La actora menciona la compra de la cartera de marcas "GASGAS" por parte de KTM en el año 2019 y acompaña como documento nº 16 algunas capturas de pantalla y extractos de la página web, en una descripción excesivamente breve de la marca GASGAS, cuando es una marca que está presente en el territorio español desde los años 80, muchos años antes de que la actora llegase a solicitar las marcas GAS que invoca infringidas (1998 y 2010 respectivamente).

Los productos que señala la actora, consistentes en prendas textiles, gorras o complementos están dirigidos a un público relacionado con el motocross, el supercross, trial o offroad, etc., porque lo practica o porque es aficionado y le gusta llevar estas prendas de su marca favorita (porque como dice la noticia anterior " GASGAS pretende ser más bien un estilo de vida") y, como señala la propia demandada, se venden, exclusivamente, a través de concesionarios de la marca, mientras que los productos que ofrece la actora van dirigidos a un público distinto, interesado en adquirir un polo, camiseta o denim, fundamentalmente, que le parezca atractivo dentro de la tendencia de moda de cada momento, y su venta, a diferencia de los productos anteriores, se produce a través de otro tipo de plataformas o webs.

Por tanto, no solamente los productos son distintos, sino que los canales de distribución también lo son, los productos no son intercambiables ni sustitutivos, y los consumidores también son distintos, siendo todo ello muy relevante para que se proceda a desestimar la presente demanda.

En relación con el lanzamiento de una colección casual que se anuncia en un artículo que acompaña la actora como documento nº 25 de la demanda y que señala la demandante que " donde expresamente se alude a la expansión de

la gama textil, desde su lanzamiento en 2020", vemos, en primer lugar, que, como dice la actora, la gama textil de productos provistos de las marcas GASGAS, que ahora parece que incomoda a la actora, llevan estando presentes en el mercado español, a la ciencia y paciencia de la actora, desde el año 2020.

Señala la demandada que no existe infracción marcaria, que no nos encontramos ante una doble identidad denominativa, fonética conceptual y

aplicativa, porque el termino GAS de las marcas de la actora no evoca " la combinación entre el aire y carburante que sirve para poner en funcionamiento un motor" que forzadamente alega.

Es la marca GASGAS y no la actora, la que lleva presente desde los años 80 en el mercado español, en relación con las actividades relacionadas con el mundo del motociclismo, especialmente, con el ámbito del motocross, y es ampliamente conocida en este sector, donde la actora nunca ha estado presente ni es conocida, en absoluto, porque una actividad de patrocinio de la escudería Honda-Repsol, realizada junto con otras muchas marcas diferentes, no supone reconocimiento alguno en ese sector del motociclismo, cuando, además, esta sponsorización finalizó en el año 2016, cuando fue sustituida por la marca Pull & Bear de Inditex (Vid, Documento nº 5), sin que, por esto, tampoco se pueda decir que esta última marca sea un referente en el mundo del motociclismo por tratarse de una mera labor de patrocinio de una marca textil.

Pero es que, además, las marcas de la actora y las marcas GASGAS estuvieron conviviendo pacíficamente en el mercado español sin atisbo de ningún riesgo de confusión, lo que supone un factor determinante de la inexistencia del mismo. Es más, cuando la compañía italiana comenzó a sponsorizar al equipo Honda-Repsol, las marcas de la demandada estaban implantadas en España en el sector del motociclismo desde los años 80.

En cuanto a la solicitud de indemnización de daños y perjuicios, alega el demandado que la actora ni describe ni justifica los daños y perjuicios ocasionados y, que tampoco es correcta, la fijación que se pretende de un royalty del 10%, que es totalmente desproporcionada a la vista de la consideración que hemos realizado con respecto a las marcas de la actora, carentes de ningún tipo de renombre, que ni siquiera se ajusta a la propia documentación que se acompaña.

En todo caso, el royalty debe ser aplicado a la facturación neta y no bruta.

Por último, manifiesta que la solicitud de publicación de la sentencia es totalmente desproporcionada

C)En resumen, los hechos controvertidos objeto de la presente litis son:

-Renombre de la marca de la actora.

-Infracción marcaria: identidad aplicativa y riesgo de confusión.

-Indemnización por los daños y perjuicios.

-Publicación de la sentencia.

Ahora bien, antes de entrar en el análisis de los hechos controvertidos, procede señalar que, la caducidad de una marca, que puede derivar de la falta de uso o por otros motivos, puede ser solicitada tanto en vía administrativa ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) como a través de una demanda reconvencional en un proceso judicial. La reconvención, en este contexto, implica que, si te demandan por infracción de una marca, puedes solicitar la caducidad de esa marca en la misma demanda. En el presente procedimiento, dicha caducidad no se ha hecho valer por vía de reconvención.

Tampoco ha invocado en sí, ni por vía de reconvención, la demandada un uso tolerado por la actora, sino una especie de coexistencia pacífica, pero recordemos que el pleito se centra en la infracción de marca respecto a los productos de la clase 25.

SEGUNDO.- Carácter de marca renombrada.

La SAP, Alicante, Sección 8ª, del 06 de julio de 2020 ( ROJ: SAP A 2397/2020 - ECLI:ES:APA:2020:2397 ), asunto "ÚNICO", recordaba que la distintividad desde el punto de vista extrínseco de la marca significa el grado de conocimiento del signo de la actora por el público interesado en ese tipo de producto. La Sentencia del Tribunal General de 1 de marzo de 2018 (asunto Shoe Branding Europe/EUIPO T- 629/16), al referirse a los requisitos de una marca renombrada declara: " 25 Para ser beneficiaria de la protección prevista en el artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.o 207/2009 , una marca registrada debe ser conocida por una parte significativa del público interesado por los productos o servicios amparados por ella [sentencia de 6 de febrero de 2007, Aktieselskabet af 21. november 2001/OAMI - TDK Kabushiki Kaisha (TDK), T-477/04 , EU:T:2007:35 , apartado 48; véase también, por analogía, la sentencia de 14 de septiembre de 1999, General

Motors, C-375/97 , EU:C:1999:408 , apartado 26].

26 Al examinar dicho requisito, se deben tomar en consideración todos los elementos pertinentes de los autos, en particular, la cuota de mercado que posee la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración de su uso, así como la importancia de las inversiones hechas por la empresa para promocionarla ( sentencia de 6 de febrero de 2007, TDK, T-477/04 , EU:T:2007:35 , apartado 49; véase también, por analogía, la sentencia de 14

de septiembre de 1999, General Motors, C-375/97 , EU:C:1999:408 , apartado 27)."

A estos efectos, hemos de tener en cuenta que una MUE puede ser renombrada si es conocida en una parte sustancial del territorio de la Unión y, esta parte sustancial puede coincidir con el territorio de un Estado como es España ( SSTJUE 6 de octubre de 2009, asunto C-301/07 y 3 de septiembre de 2015, asunto C-125/14). En particular, en el asunto C-32806 Fincas Tarragona [2007] de 22 de noviembre, el TJUE señalaba que el artículo 4, apartado 2, letra d), de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, debe interpretarse en el sentido de que la marca anterior debe ser notoriamente conocida en todo el territorio del Estado miembro de registro o en una parte sustancial de éste. De esta forma, en el par. 18 señalaba expresamente que el sentido dado comúnmente a los términos utilizados en la expresión «en un Estado miembro» se opone a que dicha expresión se aplique a una notoriedad limitada a una ciudad y su entorno que no constituirían, conjuntamente, una parte sustancial de un Estado miembro.

Por otra parte, como señalaba el Tribunal Supremo en el caso Maristas (STS,

Civil sección 1 del 23 de julio de 2012; ROJ: STS 6110/2012 - ECLI:ES:TS:2012:6110 ), no es necesario para que la marca goce de la consideración de "notoriamente conocida" que, además de serlo para una parte relevante del público interesado, los servicios o productos a los que se aplica sean de gran calidad o, debido a la fuerte inversión en publicidad, la marca transmita una imagen positiva. Lo esencial es que la marca sea conocida por una parte relevante del público interesado, sin perjuicio de que ello pueda venir determinado por la concurrencia de criterios cuantitativos y/o criterios cualitativos.

El Tribunal de Justicia ha señalado que el grado de conocimiento requerido debe considerarse alcanzado cuando una parte significativa del público interesado por los productos y servicios amparados por la marca conoce esta marca, añadiendo que ni la letra ni el espíritu del artículo 5, apartado 2 de la Directiva, permiten exigir el conocimiento de la marca por un determinado porcentaje del público" (Asunto C-375/97 General Motors [1999] de 14 de septiembre). Dos cuestiones son importantes. La primera, que el Tribunal de Justicia no ha definido con mayor precisión que la señalada el término "proporción significativa". La segunda, que se ha rechazado fijar un determinado porcentaje del público, por lo que se desaconseja la utilización de criterios fijos de aplicación general, dado que un grado de conocimiento predefinido, tomado aisladamente, puede no ser el más apropiado para una evaluación realista del renombre la notoriedad (Directrices EUIPO Parte C, Oposición, sección 5, 3.1.2.1, -2021-). No obstante, lo anterior, ello no significa que un determinado porcentaje carezca de cualquier interés. Bien por ser muy elevado, lo que sirve para acreditar el conocimiento, bien por ser muy bajo, lo que excluye su conocimiento por una parte significativa del público interesado. Con todo, hemos de ser cautelosos, puesto que como afirma la EUIPO cuando "los productos o servicios interesen a grupos de consumidores muy pequeños, este tamaño reducido del mercado total implica que una proporción significativa del mismo también será reducida en cifras absolutas". Finalmente, distintividad por el uso no implica renombre. Para la primera no es necesario un umbral mínimo que sí se exige para el segundo. De ahí que la mera inversión en campañas promocionales o en publicidad, pueda suponer que la marca haya adquirido un fuere carácter distintivo por el uso y, sin embargo, no haya adquirido renombre (EUIPO, Asunto Mandarino/Mandarina Duck, res 21/4/2010, R 1054/2007-44)

El público interesado no está compuesto únicamente por los compradores actuales, sino también por los compradores potenciales , así como a los miembros del público que solamente entran en contacto indirectamente con la marca, en la medida en que tales grupos de consumidores puedan ser también destinatarios de los productos en cuestión. Y, en este sentido, se ha señalado que el público interesado es el público en general, por ejemplo, en relación con agua mineral (Asunto MATTONI (fig.) 04/08/2011, R 1265/2010-2), preparaciones medicinales para el tratamiento de la disfunción sexual (Asunto SEXIALIS / CIALIS et al. 15/09/2011, R 2100/20101) , productos farmacéuticos para el tratamiento de las arrugas (Asunto C100/11 Botolist/Botocyl [2012] de 10 de mayo).

Se suscita la cuestión de si los productos amparados por la marca interesan a varios grupos de compradores con diferentes perfiles. En tales casos, la cuestión radica en determinar si el renombre debe valorarse dentro de cada grupo por separado o si debe abarcar todos los tipos de compradores. La cuestión es relevante por cuanto la percepción del producto puede ser diferente en diferentes eslabones de la cadena de distribución, de forma que, en alguno de esos eslabones el producto haya podido alcanzar un conocimiento por parte de una parte significativa de dicho eslabón, aunque dicho conocimiento no se haya alcanzado en otros eslabones. A priori, no podemos excluir que el renombre se alcance solo a uno de grupos de compradores, cuando una parte significativa de compradores de ese grupo conoce la marca y la vincula con los productos o servicios que ampara. Ahora bien, ello debe ser, consideramos, tratado con cierta cautela, dado que un exceso en la delimitación del público interesado puede distorsionar el grado de conocimiento que se tiene, en realidad, de la marca.

El carácter renombrado debe predicarse de la marca para los productos y servicios para los que se encuentra registrada y no de la familia, gozando como tal renombre cada marca individualmente considerada, lo que no tiene que suceder necesariamente con la familia. Cuestión distinta es que el elemento que sirve de unión a la familia de marcas haya adquirido una elevada distintividad por el uso hasta tal punto que el público relevante asocia el renombre también con el elemento que sirve de unión a la familia de marcas (EUIPO McDonald's International Property Company, Ltd. / McDreams Hotel GmbH de 18 de abril de 2018 ( asunto R 972/2017).

Ello no quiere decir que la existencia de una familia de marcas carezca de importancia alguna. Recordemos que la existencia de una familia de marcas puede influir en la apreciación del riesgo de confusión, aunque no para apreciar la similitud entre los signos (véase Asunto C- 552/09 P - Ferrero/OAMI [2011] de 24 de marzo (ECLI: EU:C:2011:177) así como la la SAP Alicante Civil sección 8 del 25 de febrero de 2020 ( ROJ: SAP A 301/2020 - ECLI:ES:APA:2020:301 ). En el caso de la marca renombrada, puede reforzar el vínculo que se puede establecer entre la marca renombrada y el signo impugnado (T-428/18 McDreams Hotel GmbH [2019] de 10 de octubre ).

En relación a la prueba del renombre, ni las resoluciones administrativas ni las resoluciones judiciales que se hayan podido dictar en procedimientos anteriores son vinculantes para los Tribunales de Marca de la Unión Europea. Ahora bien, ello no quiere decir que los argumentos esgrimidos en las mismas no hayan de ser tenidos en cuenta, ni que no pueda argumentarse en torno a los mismos, pero debe recordarse que el renombre deberá ser acreditado en cada caso si bien tales resoluciones pueden constituir la base fáctica del razonamiento posterior. Sí que es cierto que, en algún caso, hemos reconocido el renombre sin necesidad de mayores esfuerzos argumentativos dada la intensidad del renombre de la marca (Caso Mercedes-Benz- SJM Alicante, a 02 de julio de 2022 - ROJ: SJM A 11696/2022; Caso Vega Sicilia- SJM Alicante, a 27 de abril de 2022-ROJ:SJM A 12895/2022).

Esta posición queda confirmada por la STGUE en T-492/20, S. Tous, S. L. [2021] de 7 de julio de 2021 (ECLI:EU:T:2021:413) en la que se reconoce el valor de las sentencias que se hubieran podido dictar con anterioridad en relación con el signo y los productos o servicios para los que se encuentra registrado si bien ello no ha de impedir la valoración del conjunto de pruebas aportadas. En este sentido, recordemos que el Tribuna General declara la carencia de fuerza probatoria de las sentencias aportadas, pero no por el hecho de que las mismas carezcan de virtualidad probatoria, sino por un defecto de traducción al alemán que era la lengua del procedimiento. En efecto, el Tribunal advierte que solo se tradujo bien una pequeña parte de esas resoluciones, bien nada en absoluto. De esta forma, los fragmentos traducidos no indican cuáles eran las marcas en conflicto, en qué pruebas se basaron esas resoluciones ni respecto de qué productos o servicios se declaró acreditado el renombre.

Sentado lo anterior y, trasladando las anteriores consideraciones al caso que nos ocupa, con la prueba practicada ha quedado probado que la marca GAS ostenta el status de marca renombrada.

La parte actora ha desplegado abundante prueba documental tendente a acreditar dicho extremo. En concreto, ha aportado como documento nº 8 facturas de ventas, como documento nº 9 numerosos artículos de prensa en importantes revistas españolas, no sólo de moda sino también generalistas, tales como GQ, FHM, ROLLING STONE, QMD (Qué Me dices) o AVENUE ILLUSTRATED, etc, que se hacen eco de los productos de la marca GAS.

Además, como bien señala la actora, GAS se hizo también muy célebre entre el público europeo y, especialmente, entre el público aficionado al motociclismo, por ser, durante más de dieciocho años, uno de los principales patrocinadores del equipo HONDA-REPSOL del campeonato de MotoGP.

Los reconocidos pilotos del equipo HONDA, Ángel, Anton, Juan Pablo y María Esther, entre otros, han lucido durante buena parte de su trayectoria en el equipo HONDA, en sus monos y otras prendas de estilo informal, la marca GAS titularidad de la demandante.

Aporta la actora, como documento nº 10 noticia publicada en el diario La

Vanguardia, donde expresamente se indica que el campeonato de 2015 fue el de mayor repercusión mediática de su historia. O, que la prueba disputada en el valenciano circuito de Cheste fue la más vista en Italia y en España hasta ese momento y la de mayor audiencia del año. Para algunos expertos fue la

carrera del siglo. La noticia es ilustrada con una fotografía de los tres pilotos que configuraron el podio de dicho premio, apareciendo dos pilotos de HONDA luciendo la marca Gas :

En este mismo sentido, constituye medio de prueba del carácter renombrado, los documentos nº 11 y 12.

De hecho, y, aunque no tenga carácter vinculante, sí constituye un indicio más del renombre que, la propia OEPM, haya reconocido el carácter renombrado de la Marca GAS, como, por ejemplo, en las resoluciones denegando, en 2015, las solicitudes de marca españolas nº 3559952 "GAS MONKEY SPAIN GARAGE EUROPE BLOOD, SWEAT AND BEERS!" y 3546402 "GAS CULT" en 2015 o, más recientemente -en 2019- la también denegación de la solicitud nº 3619732 "GAS MONKEY MOTOR" (se aportan todas ellas como documento nº 13), por destacar el motivo de estas denegaciones, cabe mencionar el Expediente nº 3619732, por la cuasi identidad con el caso que nos ocupa:

Asimismo, es de mencionar que GAS MILANO 1984 SPA, inició un procedimiento de medidas cautelares en Italia contra la también demandada, KTM AG, y uno de sus distribuidores en Italia, la empresa ATHENA SPA, por similares hechos a los enjuiciados en este procedimiento, en el que se alegaba infracción de (entre otras) la Marca de la UE 882548. Pues bien, se aporta como documento nº 34 resolución el Tribunal Ordinario de Venecia, que ha estimado el recurso de apelación que la actora interpuso contra el primigenio auto que desestimaba la solicitud de cautelares, de tal forma que el Tribunal italiano ahora ha acordado: - La prohibición cautelar de uso del signo "GASGAS" a KTM AG (y a su distribuidor en Italia) por apreciar prima facie infracción de la marca denominativa "GAS" (signo protegido entre otras, por la marca de la UE 882548, también fundamento de la demanda originadora del presente procedimiento).

También es importante reseñar, en cuanto al renombre que, la demanda se interpone en el año 2023, y, que en marzo del año 2020 tuvo lugar una pandemia mundial derivada del COVID-19, por lo que la mayoría de la actividad comercial se paralizó, circunstancia que hay que tener en cuenta en el presente supuesto. Aun así, la demandada ha aportado prueba del renombre de todos los años relevantes a efectos de la infracción, las facturas aportadas datan hasta el año 2022, y en ellas se puede apreciar la presencia en ventas en varios países de la UE, entre los que se encuentra sin duda España. Se han aportado incluso pruebas de patrocinio con carácter posterior, esto es, del año 2024, como es el documento nº 36 a 38.

Todo ello demuestra el enorme esfuerzo realizado por la demandante para posicionar su marca en el mercado, siendo absolutamente indiferente a tales efectos el volumen de ventas.

TERCERO.- Infracción de marca renombrada.

Establece el artículo 9.2.c RMUE que el titular de una marca registrada podrá oponerse al empleo de un signo que sea idéntico o similar a la marca de la Unión, independientemente de si se utiliza en relación con productos o servicios que sean idénticos o sean o no similares a aquellos para los que la marca de la Unión esté registrada, si esta goza de renombre en la Unión y si con el uso sin justa causa del signo se obtiene una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca de la Unión o es perjudicial para dicho carácter distintivo o dicho renombre.

En la sentencia dictada en el Asunto C-408/01 Adidas-Salomon AG c.

Fitnessworld Trading Ltd [2003] de 23 de octubre de 2003, el Tribunal de Justicia reconocía la existencia de una protección específica de la marca renombrada, más allá de la protección general reconocida a los signos registrados. Dicha protección requiere, en primer lugar, de que el público pertinente establezca un vínculo entre el signo y la marca. Al respecto, y frente al riesgo de confusión o de asociación, el Tribunal precisaba que la protección no está supeditada a que se constate un grado de similitud tal entre el signo y la marca de renombre que exista, para el público pertinente, un riesgo de confusión entre ambos. Basta que el grado de similitud entre el signo y la marca de renombre tenga por efecto que el público pertinente establezca un vínculo entre el signo y la marca. Por tanto, como señala la doctrina, la existencia de un vínculo mental entre las marcas no presupone la existencia de un riesgo de confusión y el hecho de que una marca posterior evoque la marca anterior renombrada equivale a la existencia de un vínculo mental entre las marcas (Fernández-Novoa, Carlos. Estudios sobre la protección de la marca renombrada. Marcial Pons; 2014, pag 91). En definitiva, la protección va más allá del riesgo de confusión o de asociación. La existencia de un vínculo de ese tipo, al igual que la de un riesgo de confusión [...] debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta la totalidad de los factores pertinentes en cada caso (ap. 30). En la STJUE Asunto C252/07 Intel Corporation Inc. [2008] de 27 de noviembre señalaba, en su ap. 42, que entre tales factores cabe citar:

a. el grado de similitud entre las marcas en conflicto.

b. la naturaleza de los productos o servicios para los que se registraron respectivamente las marcas en conflicto, incluido el grado de proximidad o de diferenciación entre dichos productos o servicios, así como el público relevante.

c. la intensidad del renombre de la marca anterior.

d. la fuerza del carácter distintivo de la marca anterior bien sea intrínseca o adquirida por el uso;

e. la existencia de un riesgo de confusión por parte del público.

Factores que son explicados, posteriormente, en los ap. 43 a 57 de la sentencia.

Por otra parte, no basta con la evocación de la marca anterior ( la existencia de dicho vínculo no basta, por sí mismo, para apreciar la existencia de una de las infracciones -ap. 32-), sino que es preciso que se cumpla alguno de los siguientes tres elementos del tipo con carácter alternativo (dice el TJUE que basta que concurra uno solo de estos tres tipos de infracciones para que resulte aplicable dicho precepto -ap. 28-):

a. que se cause un perjuicio al carácter distintivo de la marca anterior (dilución de la marca, cuando se ha producido o existe riesgo de producirse una alteración de comportamiento económico del consumidor medio de los productos o servicios para los que está registrada la marca renombrada).

b. que se cause un perjuicio al renombre de la marca anterior (tarnishment).

c. que se obtenga una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de dicha marca ( parasitiso o freeriding).

Pues bien, en el caso objeto de enjuiciamiento, hay que realizar una comparación entre la marca de la UE nº 882548 " GAS" ( denominativa) y, la marca internacional con efectos en España nº 1073006 " GAS" ( denominativa), ambas en case 25 y, el signo de la demandada.

En este punto, es importante destacar la resolución de la EUIPO de Anulación

n.°C 57 075 (REVOCACIÓN), en la se dice expresamente: Se desprende de lo anterior que la titular de la MUE no ha probado el uso efectivo de la marca de la Unión Europea para los siguientes productos, por lo que debe ser declarada caducada:

Clase 9: Aparatos e instrumentos ópticos, gafas, gafas, gafas de sol, estuches para gafas; cadenas y cordones para gafas, monturas para gafas, lentes para gafas, quevedos.

Clase 18: Cuero e imitaciones de cuero; productos de cuero e imitaciones de cuero, excepto bolsos no comprendidos en otras clases; pieles de animales; baúles; paraguas, sombrillas y bastones; fustas y artículos de guarnicionería; maletines para documentos; bandoleras de cuero; bolsas de playa; portadocumentos; tarjeteros (carteras); bolsas de malla que no sean de metales preciosos; empuñaduras de baúles; portafolios; mochilas portabebés de cuero; mochilas portabebés de cuero; carteras; ropa para animales; collares para animales; fundas de paraguas; portafolios para partituras; estuches para artículos de tocador

Clase 25: Artículos de sombrerería, excepto gorras; cañas de botas; contrafuertes para botas; dispositivos antideslizantes para botas; viras de botas; viors utilizarla gorras; sobaqueras; herrajes metálicos para calzado; botas de fútbol cimiento (tacos para -); armaduras de sombreros; contrafuertes para calzado; tacones; plantillas; bolsillos para prendas de vestir; forros confeccionados foresee foresee foresee foresee foresee foresee foresee foresee foresee foresee foresee foresee foresee foresee foresee foresee foresee foresee foresee foresee foresee foresee foresee foresee foresee foresee foresee foresee foresee foresee foresee foresee foresee foresee foresee foresee foresee foresee foresee foresee foresee Pecheras de camisa; contrafuertes para calzado; antideslizantes para el calzado; suelas &bra; calzado &ket;; refuerzos de talón para medias; botas de fútbol cimiento (tacos para -); punteras de calzado; palas de calzado; viseras.

El titular de la MUE ha probado el uso efectivo para los restantes productos impugnados; por lo tanto, la solicitud no tiene éxito a este respecto.

Dicha resolución no consta recurrida, por lo que, en aras a la acción ejercitada, hay que tener en cuenta que la marca de la UE nº 882548 " GAS" ( denominativa), en la clase 25, ha sido objeto de caducidad parcial respecto a los productos indicados, no respecto al resto. Circunstancia que no es transcendente a los efectos del presente procedimiento, toda vez que los actos presuntamente infractores identificados por la actora, consisten en que la demandada ha lanzado al mercado prendas textiles y complementos (por ejemplo, gorras) con el signo "GASGAS" (ya no sólo motocicletas), y, tampoco afecta al renombre de la marca GAS.

Por tanto, sentando lo anterior procede entrar en el análisis en cuestión.

-Desde el punto de vista de los productos y servicios ,como ya se ha mencionado anteriormente y como señala la Sentencia nº 1410/2018, de 24 de octubre, del Tribunal Supremo-Sala de lo Contencioso-Administrativo (nº recurso 5395/2017), en la protección de toda marca registrada conforme al artículo 6 de la LM se parte de la existencia de identidad o similitud entre los signos, así como entre los productos o servicios y la existencia de un riesgo de confusión o asociación con la marca anterior. Por el contrario, en la protección especial de las marcas notorias o renombradas registradas se exige la identidad o similitud entre los signos, no se requiere la similitud entre productos o servicios, y se exige una conexión. La aplicación del artículo 8.1 de la LM requiere que la similitud o semejanza de las marcas que se oponen indique una conexión entre los productos o servicios amparados por la misma y evoque en el consumidor medio un vínculo empresarial entre ellas. Para determinar la existencia de un vínculo entre marcas, es preciso que se evidencie la existencia de un cierto grado de asociación, aunque no sea el grado exigido para la aplicación del artículo 6.1 b) de la Ley.

En este caso, la parte demandada no ha negado el lanzamiento al público de una colección de prendas textiles, entre las que se incluyen camisetas, así como gorras y, que la parte actora también fabrica, oferta y comercializa tales productos. Las marcas objeto de la presente litis, registradas por la actora, lo son de fecha anterior al registro de marcas por la demandada. En concreto, las marcas de la actora datan registradas del año 2001 y 2011, mientras que las de la demandada " GASGAS", para la clase 25,en el año 2021.

Todo ello, sin perjuicio de que estando en presencia de una marca renombrada, no se requiere similitud entre productos y servicios, aunque sí una conexión, como sucede en el caso que nos ocupa. Independientemente de los canales de distribución.

-En cuanto a la similitud, debemos recordar que la protección de la marca reforzada no requiere ni de identidad ni de similitud que produzca confusión entre los signos, pero sí de cierta similitud aun escasa ( C-254/09 Calvin Klein Trademark/OAMI [2010] de 2 de septiembre (ECLI: EU:C:2010:488). En este primer estadio es irrelevante la notoriedad y el carácter distintivo ( C-552/09 P Ferrero/OAIM [2011] de 24 de marzo -ECLI: EU:C:2011:177)

Y, en la presente litis, existe sin duda una cuasi identidad denominativa, ya que el término "GAS", objeto de registro por la demandante, es duplicado por las demandadas "GASGAS", una cuasi identidad fonética, pues se reproduce doblemente el término "GAS" por parte de las demandadas, que coincide con los signos registrados de la demandante , total identidad conceptual, puesto que tanto el término "GAS" de la demandante como el término "GASGAS" de las demandadas evocan a una de las tres formas de la materia y, en el mundo del motor, a la combinación entre aire y carburante que sirve para poner en funcionamiento un motor -acepciones extendidas y conocidas por el público-, e identidad aplicativa total, toda vez que las demandadas está usando el término "GASGAS" para identificar productos comprendidos en la clase 25, que coincide con la clase registrada por la demandante.

Señala la demandada que el público destinatario es distinto. Sin embargo, al fin y al cabo, no se está discutiendo sobre unas prendas de equipación, sino sobre unas prendas textiles casual, que van dirigidas a aquellas personas que les gusta el mundo del motor, independiente del tipo de motocicleta o modalidad en concreto.

Existen numerosos pronunciamientos jurisprudenciales reconociendo que añadir una letra al principio de un vocablo no es elemento suficiente para evitar la confusión, por ejemplo, la STSJ Madrid de 9 de Octubre de 2008 (nº de resolución 1877/2008) al realizar la comparativa entre las marcas AFINCALIA y FINCALIA CENTRO INMOBILIARIO: "La Sala entiende que se producen los factores de riesgo que alega la Oficina para oponerse a la inscripción de la marca dado que los términos en su conjunto no son suficientemente dispares ya que ambos acogen la formación semántica FINCALIA, el resto del conjunto no determina una especial configuración sino una ampliación de lo ya existente, lo que evidencia la inexistencia de suficientes diferencias de carácter fonético para distinguirlas".

En definitiva, las marcas presentan una similitud media-alta.

-Por lo que respecta al vínculo, en C-252/07 Intel Corporation Inc. [2008] de 27 de noviembre (ECLI: EU:C:2008:655), el TJUE señalaba que el hecho de que la marca posterior evoque la marca anterior de renombre al consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, equivale a la existencia de un vínculo.

Partiendo de que la asociación que los consumidores establezcan entre el signo y la marca no tienen que ser inmediata ( C-603/14 P El Corte Inglés S.A /EUIPO -ECLI:EU:C:2015807), debemos declarar que, en el presente caso, existe una evocación directa, suficiente a los efectos de establecer la existencia de un vínculo en la mente del consumidor medio entre la marca renombrada y el signo impugnado en todos los casos.

El hecho de que los productos de la actora se vendas a través de su página web y, tiendas virtuales multimarca como zalando o amazon y, los de la demandada en tiendas oficiales, no implica per se, que no exista riesgo de confusión y, evocación del origen empresarial, pues lo cierto y verdad es que independientemente de la tienda que venda los productos, los mismos contienen el término "GASGAS", que tiene una similitud media alta con la marca " GAS" de la actora, para productos de la clase 25.

Por lo que debemos entrar en el análisis de los requisitos de antijuridicidad. En este punto, debemos remitirnos a la doctrina jurisprudencial anteriormente expuesta, y sentada por el TJUE en el asunto C-252/07 Intel Corporation Inc. [2008] de 27 de noviembre (ECLI: EU:C:2008:655) .

Como ha señalado el TJUE en C-487 L'Oreal [2009] de 18 de junio (C-487 L'Oreal (ECLI: EU:C:2009:378) ap. 50, la existencia de una ventaja desleal obtenida del carácter distintivo o del renombre de la marca, según dicha disposición, no exige ni la existencia de un riesgo de confusión ni la de un riesgo de perjuicio para el carácter distintivo o el renombre de la marca o, en términos más generales, para el titular de ésta. El tercero que hace uso de un signo similar a una marca de renombre obtiene una ventaja desleal de su carácter distintivo o de su renombre cuando mediante dicho uso intenta aprovecharse de la marca de renombre para beneficiarse de su poder de atracción, de su reputación o de su prestigio y explotar el esfuerzo comercial realizado por el titular de la marca para crear y mantener la imagen de ésta sin ofrecer a cambio compensación económica alguna.

Teniendo en cuenta el renombre de la marca "GAS", unido a la similitud media-alta desde el punto de vista fonético, denominativo y de servicios, en el presente supuesto existe un riesgo de obtención de una ventaja desleal del signo distintivo. Prueba de ello, son las resoluciones y documental ya mencionada.

En definitiva, el vínculo que se puede establecer entre el signo de la demandada y el signo renombrado de la actora es suficiente a los efectos de considerar, dadas las circunstancias antecedentes, la presencia de un riesgo serio de aprovechamiento desleal del carácter distintivo o del renombre de las marcas.

Todo ello nos lleva a concluir que la parte demandada ha infringido los derechos de propiedad intelectual de la actora en los términos anteriormente expuestos. Siendo las marcas por esta registradas, de fecha posterior a las de la demandante. Independientemente de que la demandada indique que su marca ya estaba en mercado desde los años 80 y, vendía productos textiles, ya que no data registro de la misma para la clase 25 hasta el año 2021, ni prueba de ello.

CUARTO.- Falta de legitimación pasiva de KTM SPORTMOTORCYCLE ESPAÑA SL.

Antes de entrar en el análisis de las consecuencias de la infracción, cabe señalar que procede declarar la infracción respecto de KTM SPORTMOTORCYCLE ESPAÑA SL, quien ostenta plena legitimación pasiva en la presente litis. Alega la demandada la falta de legitimación pasiva, indicando que ninguna relación tiene la sociedad española KTM SPORTMOTORCYCLE ESPAÑA S.L. ni con la fabricación ni con la venta de los productos objeto de la demanda.

De este modo, ni fabrica, ni distribuye los productos objeto de la presente demanda, ciñéndose, exclusivamente, a las motocicletas, ciclomotores y sus repuestos o accesorios, ni tiene relación contractual con los distribuidores autorizados, que venden los productos con las marcas GASGAS.

Señala que la empresa responsable de la página web https://www.gasgas.com/es-es.html es la sociedad PIERER MOBILITY AG. A través de dicha página web es imposible realizar ninguna compra de producto.

KTM SPORTMOTORCYCLE ESPAÑA S.L. no contrata servicios de publicidad o hace publicidad, ni servicios de marketing, ni tiene contratos con los concesionarios. Tampoco emite facturas ni al concesionario ni al cliente final.

Pues bien, en el acto de la vista, se practicó el interrogatorio del legal representante de KTM SPORTMOTORCYCLE ESPAÑA SL, que indicó que se encargaban de distribuir y enviar sus productos a sus distribuidores, entre los que se incluyen prendas textiles. Son los que abren la red comercial y, Austria la que los abastece. Si bien no factura, ya que los presupuestos vienen dados desde Austria, se encargan de la ejecución y , sí manifestó en el acto de la vista que, en caso de que el cliente tenga problemas con el producto acude a ellos y, que ellos se lo comunican a Austria. De ahí, se desprende la legitimación pasiva de la citada mercantil, pues participa en la oferta y distribución de los productos infractores objeto de la presente litis.

QUINTO.- Accion de cesación y remoción.

El artículo 41.a) y c) de la LM recoge la acción de cesación, de abstención y de remoción. Por su parte, la STS de 23 de julio de 2012 recuerda que el presupuesto de la estimación de la acción de remoción es precisamente la estimación de la acción declarativa de infracción marcaria, siendo un efecto automático de la estimada aplicación. Así, argumenta que "la apreciación de la infracción de la marca notoria de la actora, legitima a ésta para pedir la cesación de los actos infractores, en este caso, del uso del signo "Maristas" en la promoción inmobiliaria que la demandada ha desarrollado en Alicante [ art. 41.1.a) LM, aplicable por la remisión general a la regulación interna de cada Estado miembro, contenida en el art. 101 RMC]". En este mismo sentido se pronuncia la STMUE de España de 19 de julio de 2013. Cabe, pues, estimar la acción de cesación, abstención y remoción ejercitada por la parte demandante, que comprenderá la condena a las multas coercitivas del artículo 44 de la LM y del artículo 102 del RMUE para asegurarse la efectividad de estos pronunciamientos de condena.

SEXTO.- Multas coercitivas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 LM, cuando se condene a la cesación de los actos de violación de una marca, el Tribunal fijará una indemnización de cuantía determinada no inferior a 600 euros por día transcurrido hasta que se produzca la cesación efectiva de la violación. El importe de esta indemnización y el día a partir del cual surgirá la obligación de indemnizar se fijará en ejecución de sentencia.

Somos conscientes de que la cuestión suscita cierta controversia y no pocos problemas en sede de ejecución. No obstante, lo anterior, hemos de decantarnos por una aplicación literal de la ley. Por tanto, la sentencia no procede a la imposición de multa alguna, sino que será al tiempo de despacho de ejecución, y mediante pieza separa da multa, como se procederá a la imposición y, en su caso, a la liquidación de la cuantía indemnizatoria correspondiente.

Por tanto, no procederá la fijación del dies a quo, ni de la cuantía indemnizatoria, sino a la luz de las circunstancias concurrentes una vez se despache ejecución, bien provisional, bien definitiva.

SÉPTIMO.- Indemnización de daños y perjuicios.

La parte demandante tal y como resulta de los fundamentos jurídicos y , del suplico de su demanda, se acoge al criterio que en el momento de su liquidación y cuantificación arroje la mayor cifra, de entre los contemplados en la letra a) y la letra b) del art. 43.2 de la LM, esto es, opta por acogerse a la cifra de mayor cuantía indemnizatoria que resulte tras la eventual liquidación que se practique, ya sea los beneficios obtenidos por los demandados por la fabricación y/o comercialización de sus productos o bien la cantidad que como royalty o regalía hipotética hubiera debido abonar a la demandante por utilizar el signo en cuestión. En concreto, el royalty solicitado es del 7 %. Finalmente, en todo caso y en defecto de todo lo anterior, la demandante deja interesado el 1% de la cifra de negocios.

Pues bien, establece el artículo 42 LM lo siguiente: 1. Quienes, sin consentimiento del titular de la marca, realicen alguno de los actos previstos en la letra a) del apartado 3 y en el apartado 4 del artículo 34, así como los responsables de la primera comercialización de los productos o servicios ilícitamente marcados, estarán obligados en todo caso a responder de los daños y perjuicios causados 2. Todos aquellos que realicen cualquier otro acto de violación de la marca registrada solo estarán obligados a indemnizar los daños y perjuicios causados si hubieran sido advertidos suficientemente por el titular de la marca o, en su caso, por la persona legitimada para ejercitar la acción acerca de la existencia de esta, convenientemente identificada, y de su violación, con el requerimiento de que cesen en la misma, o cuando en su actuación hubiere mediado culpa o negligencia o la marca en cuestión fuera renombrada.

Se consagra así un doble sistema de responsabilidad objetivo-subjetivo dependiendo de la tipología de la conducta infractora y del carácter de la marca.

En el presente caso, el demandante ha colocado el signo en los productos (34.3.a LM) en relación con las marcas protegidas.

Por lo que respecta a la regalía hipotética, la Sentencia del Tribunal de Marca de la Unión Europea de 6 de mayo de 2016 ( ROJ: SAP A 1272/2016 - ECLI:ES:APA:2016:1272 ) señalaba al respecto lo siguiente:

1. La naturaleza de la regalía es la propia del enriquecimiento injusto.

2. No obstante, en materia de indemnización por violación de marca, la regalía no es sino un instrumento para cuantificar perjuicios en el marco de una acción resarcitoria del perjuicio, no del enriquecimiento injusto.

3. Es por ello que la licencia hipotética encarna daños causados por la infracción, no expresando una presunción aunque se sustente en una ficción jurídica por la cual se presume iures et de iure que se ha celebrado un contra to con el infractor.

4. Es un criterio en todo caso electivo para el perjudicado.

Ello explica a su vez, la forma en que quedan condicionados diversos aspectos de la acción indemnizatoria y en concreto lo relativo a la prueba del daño, a lo que hace a la relación causal y, desde luego, a la cuantificación de la indemnización.

La prueba del daño se satisface con la prueba de la explotación infractora. Si el criterio se sustenta en el enriquecimiento del infractor, el daño consiste en el importe debido y no pagado para que el tercero fuera legítimo usuario de la marca. En tales condiciones, la prueba del quebranto del titular deviene inútil.

Desde la perspectiva del nexo causal, su prueba se cumplimenta con la acreditación de la infracción en tanto ésta supone un uso no contra tado con el titular. Es por ello que el daño para el titular, que es acreedor de lo no cobrado por el contrato ficticio de licencia, trae correspondencia con el ahorro del usuario no autorizado de la marca. Y ese precio debe abonarse al margen del éxito comercial obtenido por el infractor pues éste forma parte del riesgo comercial al que es ajeno el uso autorizado, ficticiamente, de la marca.

En conclusión,

5. El criterio indemnizatorio en que consiste la licencia hipotética condiciona las reglas sobre prueba del daño, sobre prueba de la relación causal entre la infracción y el daño y sobre el importe del daño.

6. Así, la realidad del daño sólo exige la comprobación de la explotación infractora. La naturaleza del criterio en que consiste la licencia hipotética así lo exige, no requiriéndose probar el daño propiamente dicho ni desde luego, el importe del quebranto efectivo.

7. Por otro lado, la acreditación del nexo causal se alcanza con la probanza de la infracción. La hipótesis sobre la existencia de un contra to de licencia, expresa el daño cesante que en forma de ahorro de costes consigue quien invade la esfera de exclusiva de otro. Por tanto, la indemnización por el perjuicio es conforme a este criterio, a ese ahorro obtenido por el infractor correlativo a lo no obtenido por el titular.

8.- Al ser el precio de un contra to ficticio, debe abonarse aunque el infractor no hubiera obtenido beneficios con la infracción.

Por tanto, basta la constatación de una explotación por parte del infractor sin que sea necesario siquiera que el titular del derecho de exclusiva venga otorgando habitualmente en el tráfico jurídico económico licencias. Como señala la STMUE de 6 de mayo de 2016, "en su fijación resulta indiferente que hubiera o no política de licencias". En su caso, la dificultad estribará en determinar el cálculo de la concreta licencia a la vista de los usos del sector pero ello no priva de efectividad al modo resarcitorio elegido, reflejo de una acción de enriquecimiento injustificado.

En cuanto a la petición subsidiaria, consistente en el 1% de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados. El sistema de indemnización mínima del artículo 43.5 LM. Caso Nuba [2019].-

Superando las iniciales dudas interpretativas, el Tribunal Supremo en el Caso Nuba [2019] ( STS, Civil sección 1 de 3 de octubre de 2019 -ROJ: STS 3027/2019 - ECLI:ES:TS:2019:3027 ) fija doctrina jurisprudencial considerando que el articulo 43.5 LM tiene naturaleza indemnizatoria y que, por tanto, establece una presunción iuris tantum de existencia de daño. [El artículo 43.5 LM] contiene una regla a la que puede acogerse el titular de la marca que ha sufrido una infracción que le ha reportado un "perjuicio", para calcular la indemnización y evitar que la falta de prueba le prive de una compensación económica. Aunque esta regla acentúa la objetivación de la compensación económica, no por ello puede interpretarse en el sentido de que se tenga derecho a una indemnización incluso en los casos en que se haya constatado que la infracción no pudo ocasionar "perjuicio" alguno al titular de la marca. Exige como presupuesto previo la existencia del "perjuicio", con independencia de su entidad.

Como se ha apuntado en la doctrina, esta regla no altera la naturaleza resarcitoria de la acción de indemnización de daños y perjuicios, que presupone la existencia de estos. No introduce una suerte de sanción por la infracción, en beneficio del titular de la marca infringida, sino que la ratio de la norma es facilitar la cuantificación de la indemnización: en todo caso el 1% de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados.De hecho, esta regla, que cifra en todo caso la indemnización en el 1% de la cifra de negocio [sin perjuicio de que el titular de la marca pueda exigir una indemnización mayor si prueba que la violación de su marca le ocasionó daños o perjuicios superiores], está relacionada con el criterio de cuantificación de la letra a) del art. 43.2 LM , pues facilita el cálculo del beneficio económico obtenido por el infractor con la violación de la marca.

La parte demandada se limita a señalar que no procede indemnizar porque no se ha producido ninguna infracción. Impugna la cuantía indemnizatoria y las bases de fijación de la indemnización de daños y perjuicios, en concreto el royalty del 10%, que la actora rectificó y bajó a un 7% y, sobre si se aplica sobre precios brutos o netos, pero no despliega actividad probatoria tendente a desvirtuar la pretensión ejercitada de contrario . Declarada la infracción en los términos anteriormente señalados es por los que procede la indemnización solicitada, en base a los criterios fijados, que como ya he mencionado, se determinará en ejecución de sentencia.

OCTAVO.- Publicación de la sentencia.

Respecto de esta acción, hemos de tener presente que el Tribunal Supremo sostiene en su STS de 21 de noviembre de 2000 que la condena a la publicación procede tan sólo en caso de que la sentencia estime la existencia de infracción, criterio que reitera la ulterior STS de 23 de julio de 2012: Como exponíamos en la Sentencia 697/2009, de 6 de noviembre, "(l)a publicación de la sentencia, con funciones de resarcimiento específico del daño causado al derecho sobre el signo y, a la vez, de remoción de los efectos de la infracción, no tiene el carácter necesario (...). Antes bien, la referencia a las 'personas interesadas' pone de manifiesto que los anuncios y las notificaciones deben cumplir una función empírica respecto a aquellas, no siempre concurrente. Lo que reclama la demostración de la utilidad de la publicación, como medio de restablecer la imagen dañada del signo o de que cesen todos los efectos de la infracción o cualquier otra que sea merecedora de tutela".

En Sentencia de 24 de octubre de 2012 reconoce: "La publicación de la sentencia integra una de las modalidades que puede revestir el resarcimiento de los detrimentos o menoscabos producidos por el acto ilícito, e incluso puede ser considerada como un concepto complementario de la indemnización. Así el artículo 63.1.f de la Ley de Patentes contempla la posibilidad de que se acuerde tal publicación a costa del infractor y ello resulta oportuno en el presente caso en cuanto contribuye a dar satisfacción moral al perjudicado y a dar información al consumidor, sin que se trate de una consecuencia desproporcionada en cuanto a la afectación que ello ha de suponer para la demandada".

Por tanto, no debe acordarse esta medida extraordinaria con criterio sancionador y menos aún como una consecuencia inevitable e inescindible de la apreciación de la infracción. Solo procederá su aplicación como instrumento de remoción de los efectos de un acto infractor del derecho de exclusiva, cuando el interés de la publicación haya quedado justificado, así, cuando el conflicto se hubiera visto reflejado en medios de comunicación, incluso sectoriales, no apreciándose tal interés cuando en el contexto fáctico que ha motivado el litigio no resulta probada una disminución del valor del derecho subjetivo, o no resulta perjudicada la imagen del producto de la actora.

En ningún caso, debe imponerse esta medida como "escarmiento", reservada fundamentalmente para situaciones donde resulta necesario reparar la mala imagen causada con la infracción o paliar los efectos perniciosos derivados del uso indebido, que justifique dar a conocer a los consumidores la sentencia de que se trate.

En el caso objeto de enjuiciamiento, ha lugar a la publicación de la sentencia a costa del demandado en un diario de tirada nacional EL MUNDO, tanto en su edición digital como en papel, en una revista del sector textil y en la revista MOTOCICLISMO, así como en la página we https://www.gasgas.com/ . Y ello, dado que ha quedado acreditada la infracción y, el renombre de la marca " GAS", así como que la demandada ha ofertado prendas textiles con el signo infractor a través de su página web.

NOVENO.- Costas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 394 LEC, las costas se imponen a la parte demandada al haber sido desestimadas sus pretensiones.

Visto los preceptos de general y pertinente aplicación;