Sentencia Civil 93/2025 Juzgado de lo Mercantil de Alicante/Alacant nº 2, Rec. 167/2022 de 30 de julio del 2025

PRIMERO.- Delimitación del objeto de la controversia.

La perfecta delimitación del objeto de la controversia exige que traiga a colación los hechos esenciales de la demanda en los que la parte demandante fundamenta sus pretensiones ("causa petendi", según la STS de 28 de octubre de 2013, entre otras). Y en este sentido, puede considerarse que los hechos esenciales de la demanda son los siguientes.

A)La parte actora ejercita en virtud de la presente demanda las siguientes acciones:

a)Infracción de los derechos de marcas de la Unión Europea de que es titular D. Primitivo; en base al artículo 9 RMUE.

b)Solicitud de nulidad absoluta de marcas españolas registradas por la codemandada CYCLOP2014, S.L., de acuerdo con el art. 51.1. b) LM y subsidiariamente de nulidad relativa de conformidad con lo dispuesto por el art. 52.1 LM.

Y, consecuencia de ello, se ejercitan las acciones del artículo 40 y 41 LM. Fundamenta dichas acciones en que el Sr. Primitivo, es un empresario alemán que se dedica, entre otras actividades, a la organización de eventos y espectáculos. El Sr. Gumersindo desempeña su trabajo en la compañía alemana Green.Loft Media Agentur, UG., de la que es socio.

Una de las áreas de trabajo del Sr. Gumersindo y su empresa es la organización de festivales de música, entre lo cual, desde el año 2016, se encuentra el festival "Reggaeton Beach", que hasta el momento ha producido exitosamente en Alemania y Países Bajos, ha intentado organizar en España y proyecta organizar en España y en otros países de la Unión Europea.

En este sentido, el primer evento organizado tuvo lugar en Colonia (Alemania) el 16 de septiembre de 2016 y desde entonces ha organizado cinco festivales en Colonia y La Haya.

La demandada CYCLOP2014, S.L., es una empresa española cuyo domicilio social se ubica en Badalona. Su objeto social es la "Construcción, instalaciones y mantenimiento, comercio al por mayor y al por menor, distribución comercial, importación y exportación, actividades inmobiliarias, actividades profesionales. industrias manufactureras y textiles, etc. ", según consta en el Registro Mercantil.

Dicha sociedad es organizadora de un festival de música al que denomina indistintamente "RBF Reggaeton Beach Festival" y "Reggaeton Beach Festival" que se celebra en diez ciudades de España y que se gestiona actualmente a través de las demás sociedades codemandadas.

El resto de las codemandadas son sociedades que tienen todas ellas idéntico objeto social y domicilio social que Cyclop2014. Asimismo, todas poseen el mismo administrador único, don Íñigo, y aparecen vinculadas a la página web www.reggaetonbeachfestival.com, por lo que se puede considerar a todas como un verdadero grupo empresarial dirigido por la misma persona.

Las sociedades codemandadas aparecen en la página web del festival de las demandadas como organizadoras del festival según la ciudad donde se celebre y como distribuidoras de entradas del evento en cuestión.

Asimismo, las sociedades venden artículos de merchandising tanto en forma de "pack de merchandising" incluido en el precio de la entrada en el Abono Premium y VIP y que incluye "una camiseta, un abanico, una mochila, un gorro y una funda acuática para el móvil", como en tiendas físicas en los recintos donde se celebran los eventos. Entre los artículos de merchandising en la tienda física que se mencionan en la página web nombran "camisetas, bañadores, mochilas, abanicos y muchos complementos más".

El demandante, Sr. Gumersindo, es el actual titular de las marcas de la Unión Europea que a continuación se mencionan, por transmisión de su socio don Julián. Con el fin de proteger el nombre del evento y de los productos de merchandising asociados al mismo, se solicitaron el 10 de marzo de 2017 en la EUIPO las siguientes marcas de la Unión Europea, que fueron registradas en fecha 22 y 23 de junio de 2017:

-Marca de la Unión Europea nº 016458366 "REGGAETON BEACH" (denominativa), registrada en clases 14, 16, 21, 25 y 41;

-Marca de la Unión Europea nº 016458374 "REGGAETON BEACH" (figurativa), registrada en clases 14, 16, 21, 25, y 41:

En ambos casos, la lista de productos y servicios amparados por dichas marcas es la misma:

14: Llaveros [anillas partidas con dijes o abalorios]; Colgantes; Cadenas [joyería]

16: Tarjetas postales; Calendarios

21: Tazas; Cántaros; Jarras para beber; Recipientes para bebidas

25: Calzado de caballero; Calzado de señora; Calzado de niños; Camisetas [de manga corta]; Sudaderas; Suéteres; Camisetas de deporte; Chalecos; Pañuelos cuadrados para la cabeza; Camisas; Sombreros; Suéteres; Gorros; Gorras de béisbol; Chaquetas

41: Puesta a disposición de instalaciones recreativas; Organización de fiestas con fines recreativos; Demostraciones en directo con fines de entretenimiento; Actuaciones de bandas de música en directo; Celebración de exhibiciones para fines de entretenimiento; Servicios de esparcimiento prestados por músicos; Servicios de entretenimiento en forma de representaciones de grupos musicales; Facilitación de instalaciones para actuaciones de grupos en directo; Organización de eventos musicales; Servicios de entretenimiento musical; Organización de representaciones musicales en directo; Organización de fiestas; Organización y dirección de conciertos; Conciertos musicales en vivo; Preparación, celebración y organización de conciertos; Servicios de información y consultoría en materia de preparación, celebración y organización de conciertos.

Especialmente relevantes a efectos de esta litis son los servicios detallados en clase

41 referidos a la organización de los festivales de música, así como los productos de la clase 25 referidos a ropa (camisetas, gorras).

Asimismo, registró el nombre de dominio www.reggaetonbeach.com en fecha 18 de noviembre de 2016.

CYCLOP2014, S.L., es titular de las siguientes marcas españolas:

-Marca española nº M3670415 (mixta) "RBF REGGAETON BEACH FESTIVAL, solicitada en fecha 10 de junio de 2017 en clase 35 para distinguir: publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina; registrada en fecha 19 de febrero de 2018:

-Marca española M3709250 (mixta) "RBF REGGAETON BEACH FESTIVAL" solicitada en fecha 14 de marzo de 2018 en clase 41 para distinguir: Educación, formación, servicios de entretenimiento, actividades deportivas y culturales; registrada en fecha 21 de agosto de 2018:

Nombre comercial N0383149 (mixto) "RBF MUSIC", solicitado en fecha 13 de marzo de 2018 en clase 41 para distinguir: Educación, formación, servicios de entretenimiento, actividades deportivas y culturales; concedido el 23 de agosto de 2018:

La demandada está utilizando una denominación idéntica o cuasi idéntica a la protegida por los derechos de marca de la actora (derechos prioritarios) y para el mismo tipo de actividad, por lo que el riesgo de confusión es inevitable.

Habida cuenta de ello se solicita la nulidad absoluta de estos registros por su solicitud de mala fe por el demandado, dado que los mismos responden a una ilícita cobertura para aprovecharse de un signo que pertenece a la actora.

El origen del conflicto se sitúa el 28 de junio de 2017 cuando la actora observó que por la demandada se venía promocionando en redes sociales un festival de música denominado "Reggaeton Beach Festival" en Barcelona.

La demandante ha intentado organizar festivales de música en España bajo las marcas de la Unión Europea de su titularidad referidas. En concreto, en noviembre de 2018 intentó organizar un Festival "Reggaeton Beach" en Valencia programado para el 6 de julio de 2019.

Curiosamente, cuando comenzó a promocionar el concierto se encontró con una agresiva respuesta del hoy administrador de las demandadas, el Sr. Íñigo, acogiéndose a sus pretendidos derechos de marca, requiriéndole el cese en el uso de sus propias marcas de la Unión Europea y calificando el concierto del Sr. Gumersindo como de "estafa".

El Sr. Gumersindo le recordó la conversación mantenida un año antes y sus registros de Marca de la Unión Europea, pero el Sr. Íñigo, envió en nombre de CYCLOP2014 y por medio de sus abogados, un requerimiento a Marina Sur Valencia - lugar de celebración del concierto - advirtiéndole de la detección "en su página abierta en Facebook de un anuncio/promoción de un evento idéntico al protegido por las marcas registradas a favor de Cyclop2014" y requiriéndole el cese inmediato en la utilización de la marca "Reggaeton Beach Festival", su retirada de la página web y enviar una declaración firmada de reconocimiento de los derechos de CYCLOP 2014.

En la actualidad, el nombre de la demandada CYCLOP2014, S.L. ha desaparecido de la página web del festival, constando los nombres del resto de sociedades RBF como organizadoras de los eventos y distribuidoras de entradas.

No obstante, quien inició en julio de 2017 la organización de los festivales denominados "ReggaetonBeachFestival" o "RBF ReggaetonBeachFestival, fue CYCLOP2014, siendo que a partir de diciembre de 2019 empezó a constituir una diversidad de sociedades (las hoy denominadas sociedades "RBF") para organizar festivales en distintas ciudades españolas.

Ahora bien, ello no puede servir a CYCLOP2014 para burlar su responsabilidad por los hechos que se demandan por los siguientes motivos:

-En primer lugar, CYCLOP2014 es el titular del nombre de dominio www.reggaetonbeachfestival.com de la página web en que se infringen los derechos de marca de la actora, por lo que es responsable de los contenidos y actividades vertidos en la misma;

En segundo lugar, CYCLOP2014 es el titular de las marcas bajo las cuales opera la parte demandada en el mercado;

-En tercer lugar, CYCLOP2014 ha sido la organizadora de los festivales al menos hasta febrero de 2022.

Habida cuenta de que las sociedades "RBF" se constituyeron entre el 12 de diciembre de 2019 y el 1 de febrero de 2022 y que durante los años 2020 y 2021 no se celebraron festivales presenciales a causa de la pandemia Covid-19, concluimos que CYCLOP2014, S.L. fue el organizador de los 21 festivales Reggaeton Beach descritos en el documento 23, celebrados entre el 29 de julio de 2017 y el 13 de octubre de 2019, en tanto que las sociedades "RBF" están gestionando los conciertos a celebrar en el año 2022 y, las sociedades "DQG", los conciertos del año 2023.

Los intentos de solución extrajudicial del conflicto han resultado infructuosos.

B) La parte demandada se opone a la demanda formulada de contrario, alegando en síntesis que: la mercantil que se dice organiza los festivales desde 2016 no se constituyó hasta 2018 y, a pesar de ser una agencia especializada en redes, presenta un perfil inactivo, que el festival que se dice se celebraba bajo el nombre "Reggaeton Beach" no utilizó ese nombre como tal hasta octubre de 2017, es decir, con posterioridad al demandado, que el festival "Regaetton Beach" ni siquiera se publicita en la propia web de Green-Loft, la empresa que se nos dice organizadora, que la página web del "Reggaeton Beach" a la cual se remite la propia actora a efectos de prueba, está inactiva desde 2021 y antes no tuvo actividad alguna y, además no queda acreditada la titularidad del demandante, que según la actora, el festival se ha organizado con éxito y, que la actora pretende se le indemnice por la actividad de los últimos cinco años si bien de su propio documento 3 se ve que durante varios de ellos no tuvo actividad alguna sin que ello sea atribuible al demandado.

Los demandados son las organizadoras, entre otras cosas, de un festival tipo Beach

Party o Urban Beach focalizado en la música Reggaeton.

Este festival se llama RBF Reggaeton Beach Festival® conforme al logo que abajo se reproduce y que se encuentra registrado.

En el logo destaca, por posición, tamaño, formato y tipografía las letras RBF. El segundo término más visible por estar centrado y por su tamaño, es BEACH FESTIVAL, y por último en tamaño más pequeño y parcialmente solapado se adivina el término REGGAETON que es con diferencia el que menos destaca.

RBF es la marca paraguas bajo la que la demandada ofrece una gama amplia de productos y servicios entre los que destacan.

-RBF TRAVEL :es una agencia de viajes que, además, selecciona y oferta hoteles, autocares, fiestas temáticas, discotecas y parques temáticos. Es una agencia focalizada a un público que busca ocio veraniego.

-RBF MUSIC: el sello discográfico de RBF apoya a jóvenes talentos emergentes, propulsando sus carreras. A los artistas que firman con este sello discográfico se les da la oportunidad de actuar en eventos.

-RBF AWARDS :los primeros premios del Reggaeton en Europa. Celebrados en la antigua fábrica de Estrella Damm en Barcelona, con asistencia de artistas nacionales e internacionales de gran talla, los influencers y creadores de contenido más top del momento y todos los profesionales del sector, haciendo de la gala un evento de alto calibre.

-RBF F*CK 2020: tras la pandemia, organizó una gala de fin de año con más de 250.000 espectadores para darle la bienvenida al 2021 con actuaciones en directo, premios y entrevistas a los artistas e influencers que asistieron.

-RBF EXPERIENCE : una app innovadora. Es el punto de encuentro digital con los amantes de la música urbana donde el usuario podrá mantenerse a la última con nuestra emisora, demostrar lo que sabe de cultura urbana y crear el mejor festival.

Rompiendo esquemas desde su estreno, RBF Experience consiguió en solo 3 días estar en el TOP 3 de App Store, teniendo solo por delante a Netflix y Movistar Plus y dejando atrás a grandes titanes del sector como HBO.

A estos pueden añadirse otros usos de RBF más recientes:

-Fiestas de fin de año (RBF HAPPY NEW YEAR)

- Festivales de trap (RBF TRAP FESTIVAL).

-Festivales de invierno (RBF WINTER FESTIVAL).

- O fiestas de perreo (RBF PURO PERREO).

No es cierto, como afirma la actora, que el festival se denomine indistintamente RBF Reggaeton Beach Festival o Reggaeton Beach Festival. El festival se identifica como RBF Reggaeton Beach Festival o simplemente RBF.

Dentro de la marca de los demandados, RBF es la parte distintiva y Reggaeton Beach Festival la genérica o de categoría. En las marcas registradas (mixtas) es RBF la parte que destaca y tiene un claro protagonismo sobre el conjunto.

El uso de elementos genéricos como nombres de dominio y redes sociales es una práctica habitual pues se intenta favorecer el posicionamiento e identificar categorías.

El nombre de dominio www.reggaetonbeach.com, además de no estar acreditada la titularidad del demandante, estuvo inactivo hasta 2021 y está en la actualidad, también inactivo.

En relación a una comparativa denominativa no niega que entre las marcas de RBF Reggaeton Beach Festival y las de la actora existe coincidencia en los términos Reggaeton y Beach, sin embargo, es necesario apuntar lo siguiente:

-Las marcas de las demandadas comprenden otros elementos protagonistas que las dotan de carácter distintivo como es el RBF.

-Los términos coincidentes "reggaetón" y "beach" ya han sido declarados genéricos por la jurisprudencia española.

-En las marcas de las demandadas los términos "reggaetón" y "beach" no son los de mayor protagonismo, sino que conforman una leyenda explicativa o descriptiva de los servicios amparados.

-Existen multitud de festivales que utilizan la palabra beach. De hecho, los beach festivals o beach parties son una categoría.

-La publicidad de los festivales deja claro que son festivales de reggaetón en ambiente de playa.

En cuanto a la comparativa gráfica, entre la MUE 16458374 de la actora y las marcas de las demandadas hay una total disparidad gráfica.

A nivel conceptual la marca de la actora (tanto la denominativa como la figurativa) es por completo descriptiva, y será percibida por el público como información de los servicios amparados. Por el contrario, la marca RBF comprende elementos que la dotan de distintividad y que el público reconoce en la familia de marcas. No existe por tanto similitud conceptual salvo en los elementos genérico y/o descriptivos de las marcas de la demandada.

En cuanto al nombre comercial N038149 RBF MUSIC que también se impugna , no existe similitud alguna.

Indica que no es cierta la versión del demandante según la cual la demandada cambió el logo tras el requerimiento y para "disimular" incorporara las letras RBF. Lo cierto, y así consta acreditado es que:

-La demandada utilizaba su logo RBF desde el inicio de su actividad.

-Que la imagen que aparece en su página 8 obedece a una publicación de 8 de marzo de 2017 que, al no obedecer a la imagen corporativa de RBF, dejó de usarse.

-El requerimiento de 19 de julio (su documento 31) ni estaba remitido por el demandante ni estaba dirigido a la demandada y, además, en nada influyó en la decisión de dejar de usar la imagen conflictiva, pues dicha decisión se había tomado mucho antes al no estar alineado con la imagen corporativa de la demandada.

El requerimiento efectuado en el año 2017 no puede tener efectos entre partes en relación al presente procedimiento.

El requerimiento efectuado, esta vez sí, por el actor y remitido la empresa demandada CYCLOP 2014 S.L., se envió con fecha 18 de marzo de 2022 y se recibió por una de las demandadas con fecha 21 de marzo de 2022. Esta cuestión tiene una vital importancia en relación al periodo por el que se solicita indemnización, ya que el artículo 42 de la LM señala claramente que los que realicen cualquier acto de infracción solo estarán obligados indemnizar por los daños y perjuicios si hubieren sido advertidos suficientemente por el titular de la marca que reclama daños y perjuicios.

En base a los anteriores argumentos, la demandada plantea demanda reconvencional, solicitando la nulidad de las marcas de la actora, por ser genéricos los vocablos "REGGAETON" Y "BEACH", conforme al artículo 7 RMUE. Por lo que se refiere a la marca figurativa, señala:

-El elemento predominante de la marca analizada es el denominativo tanto por su tamaño, posición y protagonismo dentro del signo.

-La tipografía es una tipografía común sin elemento original alguno .

-En cuanto al elemento gráfico, un pájaro, no presenta protagonismo alguno pues por su tamaño y posición más bien se percibe como una ornamentación del signo y no como un elemento distintivo. Tan es así que el propio actor en el documento 31 de la demanda señala que la sustitución de ese elemento gráfico por otro no tiene trascendencia alguna a efectos de comparativa entre las marcas en liza.

-Por lo tanto y siguiendo los criterios mencionados sobre el carácter genérico de una marca la marca europea figurativa 016458374 está compuesta por elementos genéricos en relación a los productos o servicios que protegen sin que exista ningún elemento capaz de dotar de distintividad al conjunto.

Subsidiariamente, solicita el demandado la nulidad por mala fe, conforme al artículo 59 del Reglamento. Y ello debido a que, el 7 de marzo de 2017 la demandada efectuó una publicación en su perfil de Facebook sobre un festival de música REGGAETON en Barcelona a celebrarse el 29 de julio de 2017. Y, solo tres días después se solicita el registro de la marca REGGAETON BEACH, tanto denominativa como figurativa. El perfil de Facebook aparentemente del actor, se creó en diciembre de 2015 con el nombre "HERNANDEZ GABRIEL CARIBBEAN", pasó a "CARIBBEAN LUB NIGHT KÖLN" en enero de 2016, cambia a "REGGAETON BEACH OPEN AIR" el 17 de mayo de 2017, y finalmente cambia de nuevo a "REGGAETON BEACH" el 2 de octubre de 2017. Por lo tanto, Sr. Gumersindo, declarado fan de la música Reggaeton y vinculado al mundo de las redes sociales, a través de su socio Julián, registra una marca que no había utilizado previamente en la denominación de su perfil de red social, justo tres días después de la primera publicación del demandado utilizando su logo "RBF" y debajo REGGAETON BEACH FESTIVAL y, la caducidad de MARCAS EUROPEAS 016458366 FIGURATIVA Y LA MARCA EUROPEA 016458374 EN RELACIÓN A LOS PRODUCTOS DE LAS (CLASES 14,16, 21 Y 25 EXCEPTO CAMISETAS). A este respecto no consta en el procedimiento prueba alguna del uso de las marcas para las clases indicadas, es decir, para fabricar llaveros, tarjetas, tazas, cantaros, jarras o recipientes para beber, calzado de caballero o señora o niños, sudaderas, suéteres, gorros, etc... En consecuencia, para el resto de clases ha transcurrido el plazo de 5 años para iniciar el uso de las mismas para los productos, y no constando su uso procede declarar la caducidad para las clases 14, 16 y 21 y para todos aquellos distintos de las "camisetas" de los integrados en la clase 25 y para la clase 41.

C) Frente a la demanda reconvencional, se opone la demandada en reconvención, manifestando que los vocablos de su marca no tienen carácter genérico ni descriptivo y, que no ha probado la fecha relevante respecto a la cual debe ser valorada la descriptividad. No existe vinculo entre las marcas y los productos.

En definitiva, ni la marca figurativa ni la denominativa de la demandada en reconvención contienen elementos que se puedan vincular de manera concreta, específica, directa, inequívoca y sin reflexión con un festival de música y ni mucho menos con una supuesta categoría de festival definida unilateralmente de contrario como "fiesta, al aire libre, desenfadada, en donde la gente puede estar tomando una copa o bailando", como tampoco puede vincularse con el resto de productos y servicios reivindicados. En cuanto a la nulidad relativa indica que la primera muestra de uso del nombre "Reggeaton Beach" fue la demandada en reconvención, el 17 de mayo de 2016 (no mayo de 2017 como afirma en la contestación a la demanda), casi once meses antes de que la adversa supuestamente irrumpiese en redes sociales, mucho antes de que la demandante reconvencional registrase su nombre de dominio, mucho antes de celebrar su primer festival y mucho antes de solicitar el registro de sus marcas. En todas estas facetas, la demandada en reconvención ha actuado siempre por delante en el tiempo.

Por último, respeto a la caducidad alega que la demanda se interpuso antes del plazo de cinco años desde el registro de las marcas ( art. 58 a) RMUE), realizando un uso efectivo de sus marcas y, vendiendo camisetas desde el año 2020. Como puede observarse, son miles de entradas vendidas y varios los festivales celebrados en la UE. Aparte de preparativos de celebración de festivales en España que se vieron frustrados y de ventas de productos. Con todo ello, queda sobradamente acreditado el uso efectivo de las marcas de la UE por parte de la demandada en reconvención. Debiéndose tener en cuenta la pandemia derivada del COVID-19.

SEGUNDO.- Acción de nulidad de la marca de la Unión Europea nº 016458366 "REGGAETON BEACH" (denominativa), registrada en clases 14, 16, 21, 25 y 41 y de la marca de la Unión Europea nº 016458374 "REGGAETON BEACH" (figurativa), registrada en clases 14, 16, 21, 25, y 41.

La parte demandada interpone demanda reconvencional por nulidad de las mencionadas marcas de la actora en base en primer lugar, al carácter genérico de los dos vocablos que conforman la marca "REGGAETON" Y "BEACH", en aplicación del artículo 59 del Reglamento 2017/1001/UE, en relación con el artículo 7.

Dicha acción es la que debe ser examinada en primer término, pues el éxito o desestimación de la misma es absolutamente transcendente a efectos de examinar el resto de las cuestiones controvertidas en la presente litis.

Dispone el artículo 7 Reglamento 2017/1001/UE : 1. Se denegará el registro de:

a) los signos que no sean conformes al artículo 4;

b) las marcas que carezcan de carácter distintivo;

c) las marcas que estén compuestas exclusivamente por signos o por indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica o la época de producción del producto o de la prestación del servicio, u otras características del producto o del servicio;

d) las marcas que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que se hayan convertido en habituales en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio;

e) signos constituidos exclusivamente por: i) la forma u otra característica impuesta por la naturaleza del propio producto, ii) la forma u otra característica de los productos necesaria para obtener un resultado técnico, iii) la forma u otra característica que aporte un valor sustancial a los mismos;

f) las marcas que sean contrarias al orden público o a las buenas costumbres;

g) las marcas que puedan inducir al público a error, por ejemplo, sobre la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica del producto o servicio;

h) las marcas que, por falta de autorización de las autoridades competentes, deban ser denegadas en virtud del artículo 6 ter del Convenio de París sobre protección de la propiedad industrial (en lo sucesivo, «Convenio de París»);

i) las marcas que incluyan insignias, emblemas o escudos distintos de los contemplados en el artículo 6 ter del Convenio de París y que sean de especial interés público, a menos que su registro haya sido autorizado por la autoridad competente;

j) las marcas cuyo registro se deniegue con arreglo a la legislación de la Unión o el Derecho nacional, o a los acuerdos internacionales en los que sea parte la Unión o el Estado miembro de que se trate, y que confieran protección a denominaciones de origen e indicaciones geográficas;

k) las marcas cuyo registro se deniegue en virtud de la legislación de la Unión o los acuerdos internacionales en los que sea parte la Unión y que confieran protección a las denominaciones tradicionales de vinos;

l) las marcas cuyo registro se deniegue en virtud de la legislación de la Unión o los acuerdos internacionales en los que sea parte la Unión, que confieran protección a especialidades tradicionales garantizadas;

m) las marcas que consistan en, o reproduzcan en sus elementos esenciales, la denominación de una obtención vegetal anterior, registrada con arreglo a la legislación de la Unión o al Derecho nacional, o a los acuerdos internacionales en los que sea parte la Unión o el Estado miembro de que se trate, que establecen la protección de las obtenciones vegetales, y que se refieran a obtenciones vegetales de la misma especie o de especies estrechamente conexas.

2. El apartado 1 se aplicará incluso si los motivos de denegación solo existieren en una parte de la Unión.

3. Las letras b), c) y d) del apartado 1 no se aplicarán si la marca hubiere adquirido, para los productos o servicios para los cuales se solicite el registro, un carácter distintivo como consecuencia del uso que se ha hecho de la misma.

Por su parte el artículo 59 del mismo texto legal indica:1. La nulidad de la marca de la Unión se declarará, mediante solicitud presentada ante la Oficina o mediante una demanda de reconvención en una acción por violación de marca:

a) cuando la marca de la Unión se hubiera registrado contraviniendo las disposiciones del artículo 7;

b) cuando, al presentar la solicitud de la marca, el solicitante hubiera actuado de mala fe.

2. Sin embargo, aun cuando se hubiera registrado la marca de la Unión contraviniendo lo dispuesto en el artículo 7, apartado 1, letras b), c) o d), no podrá ser declarada nula si, por el uso que se haya hecho de ella, hubiera adquirido después de su registro un carácter distintivo para los productos o los servicios para los cuales esté registrada.

3. Si la causa de nulidad existiera únicamente para una parte de los productos o de los servicios para los que esté registrada la marca de la Unión, la nulidad de la marca solo podrá declararse para los productos o los servicios de que se trate.

Pues bien, sentando lo anterior, debemos entrar en el análisis de la prueba desplegada por las partes. La parte actora/demandada en reconvención simplemente ha desplegado prueba documental y, la pericial de don Eladio, en relación a la determinación de los daños y perjuicios derivados de la acción de infracción ejercitada. Por el contrario, la parte demandada/actora en reconvención ha aportado como documento nº 20 de la contestación, informe pericial elaborado por don Diego, Agente de la Propiedad Industrial, Colegiado nº 597 del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Industrial (COAPI), con número de actuación ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) 920/2, Abogado especialista en Marcas y Diseños Europeos y número de actuación ante la European Union Intelectual Property Office (EUIPO) 5434, Agente habilitado para actuar ante la European Patent Office (EPO), Representante ante la World Intellectual Property Office (WIPO) en Ginebra, Abogado Europeo autorizado para actuar ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y miembro del turno de Peritos del COAPI, que fue ratificado por este en el acto de la vista. En dicho informe, analiza de manera totalmente minuciosa y detallada las dos marcas de la actora, anexando numerosa documental en aras a sustentar sus argumentos y, llegando a la conclusión de que tanto el término "REGGAETON" como el término "BEACH" son genéricos de forma individual y, de forma combinada, no aportan distintividad alguna.

En concreto en la página 68 a 70 de su informe sienta las siguientes consideraciones:

1. En la fecha de solicitud de las marcas, 10 de marzo de 2017 EL REGGAETON ERA UN GENERO MUSICAL AMPLIAMENTE CONOCIDO.

2. Existe una vinculación clara entre el término REGAETTON como género y los festivales de reggaetón.

3. El festival que, según se dice, organiza el titular se centra en la música de género reggaetón por lo que no puede considerarse el término REGGAETON como "ligeramente sugestivo" como se dice en la demanda (pag.23), sino completamente genérico y descriptivo en relación con los festivales que dice organizar, sin que dicha vinculación fuera desconocida por el titular al ser un ávido oyente de reggaetón.

4. Del término BEACH puede decirse, en general, que es fácilmente entendible, que es (y era en 2017) comúnmente usado en el ámbito de los festivales y que incluso existen buscadores de BEACH FESTIVALS como categoría, haciendo referencia a festivales o fiestas al aire libre y desenfadadas.

5. En relación al término BEACH en el caso particular del titular de las marcas. Su publicidad se centra en conceptos de playa. La celebración de sus festivales se produce en zonas con playa por lo que el término BEACH estaría describiendo una cualidad del festival. Por otro lado, a nivel conceptual, el festival organizado por el demandante es una fiesta al aire libre, desenfadada con música en donde la gente puede bailar y beber, entrando perfectamente en la categoría de "BEACH PARTYS"

6. Las palabras REGGAETON y BEACH, únicos elementos de la marca denominativa analizada, tomadas de manera independiente resultan genéricas para los servicios amparados de la clase 41. El conjunto formado por ambas no añade ningún elemento diferenciador ni altera la percepción que el consumidor puede tener de la mera suma de ambas. El consumidor, tanto tomándolas de manera independiente como en su conjunto, las sigue percibiendo como GENEROS MUSICALES y CATEGORÍAS DE FESTIVAL, características que deben estar disponibles por todos.

7. Por todo lo anterior, las marcas analizadas carecen de distintividad, siendo inoponibles.

8. Los productos que el actor señala como de merchandising (clases 14, 15, 21 y 25) gozan del mismo carácter genérico que la actividad principal (clase 41) pues están vinculados a la misma compartiendo además finalidad, líneas de distribución, y no teniendo un mercado independiente del producto o servicio principal.

9. En relación a la marca europea figurativa REGGAETON BEACH 016458374 , su elemento predominante es el denominativo tanto por su tamaño, posición y protagonismo. Su tipografía es común sin que destaque ningún elemento original en las letras o su posición. El elemento gráfico, un pájaro, carece de protagonismo pues por su tamaño y posición se percibe como una ornamentación y no como un distintivo. Su irrelevancia queda reflejada en el documento 31 de la demanda que considera intrascendente su sustitución. Aplicando los criterios ya expuestos sobre genericidad de un signo se considera que la marca europea figurativa 016458374 está compuesta por elementos genéricos.

10. No consta acreditado el uso de las marcas analizadas a excepción de las camisetas de la clase 25.

A esta misma conclusión llega el perito don Domingo, que también ha ratificado en el acto de la vista el informe pericial aportado como documento nº 14 de la contestación.

Además, en este sentido, ya se ha pronunciado la EUIPO, en casos similares, como en Resolución de 11 de junio de 2019, en relación con la marca FIESTA REGGAETON, que dice textualmente : En opinión de la división examinadora, éste no es el caso aquí. Los elementos denominativos "REGGAETON FIESTA" son fáciles de leer y su significado es inmediatamente reconocible. Los elementos denominativos tienen un tipo y tamaño de letra uniformes y el tipo de letra no es inusual, compárese, por ejemplo, con el tipo de letra estándar "Bauhaus 93" y otros tipos de letra estándar que no difieren especialmente del tipo de letra de la solicitud de marca. La alineación a la derecha es también uno de los muchos elementos de diseño y es estándar en la publicidad. La intensidad decreciente de las letras de arriba abajo sólo es visible a simple vista cuando se amplía el signo.

Las dos palmeras son muy pequeñas en relación con el conjunto de la marca y ahora apenas se notan. El reggaetón procede de Puerto Rico, un estado insular del Caribe, cerca de la República Dominicana. El público objetivo asocia inmediatamente la música reggaeton de Puerto Rico, como la canción "Despacito" de Luis Fonsi y Daddy Yankee o "Danza Kuduro" de Don Jesús Manuel, con las islas caribeñas y las palmeras. Por lo tanto, la representación entre los elementos de la palabra apenas se nota, sobre todo porque estos son mucho más pequeños que las letras de los elementos de la palabra. En opinión de la División examinadora, el diseño gráfico de la marca solicitada es, en su conjunto, habitual en la publicidad y no puede conferir al signo el carácter distintivo necesario para su registro como marca. El signo figurativo "REGGAETON FIETA" podría representar servicios relevantes de muchos proveedores de la industria del entretenimiento.

Este no es el caso aquí. Existe una relación de hecho entre la solicitud y los servicios en cuestión. Para el público será fácilmente evidente que los servicios ofrecidos son música y entretenimiento al estilo de una "REGGAETON FIESTA" caribeña. Sobre la base del contenido conceptual, la denominación solicitada carece de carácter distintivo para el público destinatario, ya que constituye un vínculo mental directo con los servicios. Precisamente porque los consumidores a los que se dirige son generalmente personas interesadas en la música, las fiestas y el entretenimiento, asociarán inmediatamente y sin pensarlo la solicitud de marca con música y fiestas que pueden ser ofrecidas por diversos organizadores en muchos lugares, pero no como indicación del origen de una empresa comercial concreta o como marca.

O, en la Resolución de la Segunda Sala de Recursos de 14 de mayo de 2018, en el asunto R 1633/2017-2 :es indiscutible que la segunda palabra del signo impugnado, es decir la palabra «Beach» es una palabra inglesa muy básica, que será comprendida por los consumidores de lengua española y, la Resolución de Denegación de la marca 017879400 NASSAU BEACH CLUB en la que indica que el signo solicitado consiste en una expresión compuesta por un término geográfico

,NASSAU , que designa la capital de las Bahamas, y por un nombre compuesto

,BEACH CLUB que designa un club de playa en inglés. Dicho término es utilizado en el contexto de los servicios de ocio y esparcimiento tal y como se ilustró el 28/05/2019. Dicha expresión, compuesta por palabras básicas de dicha lengua, será también comprendida no sólo por el consumidor de habla inglesa sino también por los consumidores de la UE con conocimientos básicos del inglés, por lo menos como ya se indicara el 28/05/2018 por el consumidor pertinente de lengua española, francesa, italiana y portuguesa, con el significado de: Beach Club de Nassau o Club de playa de Nassau.

Y, nuestros propios tribunales, como la Audiencia Provincial de Barcelona, en Sentencia nº 279/2007 de fecha 17 de mayo de 2007, en su FJ2º decía expresamente

: Sin embargo, siendo cierto que la acción de caducidad por vulgarización nunca ha sido objeto del proceso, el apelante confunde el criterio del Juzgador, que no expresa que la marca tuviera un carácter distintivo en un comienzo y lo perdiera merced a su uso posterior, convirtiéndose en la designación usual en el comercio de dicho estilo de música latina, sino que no lo tuvo nunca, pues era un término descriptivo desde el mismo momento de la solicitud, siendo del todo irrelevante que en aquellos momentos el término "REGGAETON" fuera popular en España. La tesis del demandado flaquea en dos extremos: considerar que el signo no era descriptivo ni genérico en el momento de la solicitud, por lo que la marca no es nula, y equiparar la popularidad del término con su eficacia descriptiva. Por el contrario, y como seguidamente veremos, el signo siempre fue descriptivo y no susceptible de una exclusiva marcaria, lo que sigue ocurriendo en la actualidad.

Y, continúa diciendo en el FJ3º: En ese sentido, la vigente LM de 2001 refundió en una prohibición única las que antes se recogían en las letras a ) y b) del artículo 11.1 de la LM de 1988 , extendiéndose además a los casos del secondary meaning, es decir, permitiendo que las marcas genéricas se registren como marcas si el solicitante demuestra que esa denominación ha adquirido un carácter distintivo como consecuencia del uso que se ha hecho de la misma ( arts. 3.3 Directiva 89/104/CEE y 5.2 LM ). En nuestro caso, por el contrario, es claro que el término "REGGAETON" carecía ab initio de eficacia distintiva, existiendo importantes corrientes doctrinales que abogan por una interpretación estricta del precepto, aplicando la prohibición sólo para aquéllos casos de signos inicialmente distintivos que perdieron ese carácter por una transformación posterior. Con arreglo a este tesis, el artículo 5.1.d) no sería aplicable al caso de autos.

En el FJ4º reseña: Pues bien, en nuestro caso, existe una prueba documental muy abundante y varias testificales que evidencian que "REGGAETON" es una denominación genérica, que alude directamente a un determinado estilo de música, o al menos descriptiva, aludiendo a dicha especie de género musical, procurando una diferenciación forzada para incluir la prohibición de su registro en todo caso en el artículo 5.1.c) LM . Confirmando lo que ya consta a este Tribunal, en este proceso se ha acreditado de forma más que suficiente que el REGGAETON es un estilo de música bailable de origen caribeño, nacido sobre los años 93 y 94 en Puerto Rico y luego extendido por todo el Caribe, USA y Europa, gozando siempre de gran éxito. Los documentos 3 a 18 de la demanda, con extractos de webs, revistas del sector musical y discográfico, y los documentos portados en la audiencia previa, singularmente el Informe Delfos de la SGAE, aunque de fecha posterior a la solicitud de la marca del apelante en 2003, muestran bien a las claras que se trata de un estilo de música latina, mezcla en gran medida de reggae (de origen jamaicano) y rap latino (el "ton") y especialmente propicio para un baile con claras connotaciones sensuales, que se ha dado en llamar el "perreo". Todo ello era muy conocido en Iberoamérica y Estados Unidos cuando el Sr. Jeronimo registra su marca, y no cabe negar que el demandado no lo conociera, pues asumió que así se le transmitió por la cantante Lorna, que introdujo el estilo en España con canciones de éxito innegable ("Papi Chulo", una de las canciones del verano de 2003), procediendo luego el demandado al registro del signo en cuestión. Por tanto, el signo "REGGAETON" no era potencialmente descriptivo en el momento de su solicitud, sino claramente genérico y descriptivo ya desde entonces, cualquiera que fuera la popularidad de esta música en España, pues la referencia directa al estilo musical carece de eficacia distintiva, es totalmente ajeno a una finalidad de diferenciación de la procedencia empresarial, salvo que el empresario pretenda monopolizar dicha denominación, lo que debe rechazarse. Es por eso que no consta el uso a título de marca del término antes de

2003, siendo igualmente inatendible el argumento del recurso referente a la ausencia de oposición al registro en el trámite de la OEPM, pues las nulidades previstas en el artículo 51 recaen todas sobre marcas inicial e indebidamente concedidas. El recurso, pues, debe decaer.

O, nuestro propio Tribunal Supremo en Sentencia de 30 de enero de 2014, nº rec. 3415/2012 , citada en la Sentencia del TSJ Madrid nº 358/2018 de 16/05/2018 n° de recurso: 202/2017 en la que, en relación al término BEACH para una marca de la clase 41 señalaba: Es cierto que en la oponente el expresado vocablo viene acompañado del término CLUB y que en la solicitada viene acompañado de los vocablos BEACH CLUB, pero los mismos deben reputarse genéricos y descriptivos

Dicha declaración de nulidad supone la estimación de la demanda reconvencional y la cancelación registral de las marcas de las actora, sin entrar a analizar el resto de motivos de nulidad alegados por la actora en reconvención, así como, la desestimación de la demanda principal, toda vez que, una vez declarada la nulidad de las marcas de la actora, no procede entrar en el examen de las acciones ejercitas en la demanda principal, pues en virtud de dichas marcas, que han sido declaradas nulas, ejercita la actora, las acciones en la demanda principal.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 394 LEC, las costas de la demanda principal, se imponen a la parte actora al haber sido desestimadas sus pretensiones.

Respecto a la demanda reconvencional, las costas se imponen a la parte demandada en reconvención, al haber sido desestimas sus pretensiones.

Visto los preceptos de general y pertinente aplicación;

PRIMERO.- Delimitación del objeto de la controversia.

La perfecta delimitación del objeto de la controversia exige que traiga a colación los hechos esenciales de la demanda en los que la parte demandante fundamenta sus pretensiones ("causa petendi", según la STS de 28 de octubre de 2013, entre otras). Y en este sentido, puede considerarse que los hechos esenciales de la demanda son los siguientes.

A)La parte actora ejercita en virtud de la presente demanda las siguientes acciones:

a)Infracción de los derechos de marcas de la Unión Europea de que es titular D. Primitivo; en base al artículo 9 RMUE.

b)Solicitud de nulidad absoluta de marcas españolas registradas por la codemandada CYCLOP2014, S.L., de acuerdo con el art. 51.1. b) LM y subsidiariamente de nulidad relativa de conformidad con lo dispuesto por el art. 52.1 LM.

Y, consecuencia de ello, se ejercitan las acciones del artículo 40 y 41 LM. Fundamenta dichas acciones en que el Sr. Primitivo, es un empresario alemán que se dedica, entre otras actividades, a la organización de eventos y espectáculos. El Sr. Gumersindo desempeña su trabajo en la compañía alemana Green.Loft Media Agentur, UG., de la que es socio.

Una de las áreas de trabajo del Sr. Gumersindo y su empresa es la organización de festivales de música, entre lo cual, desde el año 2016, se encuentra el festival "Reggaeton Beach", que hasta el momento ha producido exitosamente en Alemania y Países Bajos, ha intentado organizar en España y proyecta organizar en España y en otros países de la Unión Europea.

En este sentido, el primer evento organizado tuvo lugar en Colonia (Alemania) el 16 de septiembre de 2016 y desde entonces ha organizado cinco festivales en Colonia y La Haya.

La demandada CYCLOP2014, S.L., es una empresa española cuyo domicilio social se ubica en Badalona. Su objeto social es la "Construcción, instalaciones y mantenimiento, comercio al por mayor y al por menor, distribución comercial, importación y exportación, actividades inmobiliarias, actividades profesionales. industrias manufactureras y textiles, etc. ", según consta en el Registro Mercantil.

Dicha sociedad es organizadora de un festival de música al que denomina indistintamente "RBF Reggaeton Beach Festival" y "Reggaeton Beach Festival" que se celebra en diez ciudades de España y que se gestiona actualmente a través de las demás sociedades codemandadas.

El resto de las codemandadas son sociedades que tienen todas ellas idéntico objeto social y domicilio social que Cyclop2014. Asimismo, todas poseen el mismo administrador único, don Íñigo, y aparecen vinculadas a la página web www.reggaetonbeachfestival.com, por lo que se puede considerar a todas como un verdadero grupo empresarial dirigido por la misma persona.

Las sociedades codemandadas aparecen en la página web del festival de las demandadas como organizadoras del festival según la ciudad donde se celebre y como distribuidoras de entradas del evento en cuestión.

Asimismo, las sociedades venden artículos de merchandising tanto en forma de "pack de merchandising" incluido en el precio de la entrada en el Abono Premium y VIP y que incluye "una camiseta, un abanico, una mochila, un gorro y una funda acuática para el móvil", como en tiendas físicas en los recintos donde se celebran los eventos. Entre los artículos de merchandising en la tienda física que se mencionan en la página web nombran "camisetas, bañadores, mochilas, abanicos y muchos complementos más".

El demandante, Sr. Gumersindo, es el actual titular de las marcas de la Unión Europea que a continuación se mencionan, por transmisión de su socio don Julián. Con el fin de proteger el nombre del evento y de los productos de merchandising asociados al mismo, se solicitaron el 10 de marzo de 2017 en la EUIPO las siguientes marcas de la Unión Europea, que fueron registradas en fecha 22 y 23 de junio de 2017:

-Marca de la Unión Europea nº 016458366 "REGGAETON BEACH" (denominativa), registrada en clases 14, 16, 21, 25 y 41;

-Marca de la Unión Europea nº 016458374 "REGGAETON BEACH" (figurativa), registrada en clases 14, 16, 21, 25, y 41:

En ambos casos, la lista de productos y servicios amparados por dichas marcas es la misma:

14: Llaveros [anillas partidas con dijes o abalorios]; Colgantes; Cadenas [joyería]

16: Tarjetas postales; Calendarios

21: Tazas; Cántaros; Jarras para beber; Recipientes para bebidas

25: Calzado de caballero; Calzado de señora; Calzado de niños; Camisetas [de manga corta]; Sudaderas; Suéteres; Camisetas de deporte; Chalecos; Pañuelos cuadrados para la cabeza; Camisas; Sombreros; Suéteres; Gorros; Gorras de béisbol; Chaquetas

41: Puesta a disposición de instalaciones recreativas; Organización de fiestas con fines recreativos; Demostraciones en directo con fines de entretenimiento; Actuaciones de bandas de música en directo; Celebración de exhibiciones para fines de entretenimiento; Servicios de esparcimiento prestados por músicos; Servicios de entretenimiento en forma de representaciones de grupos musicales; Facilitación de instalaciones para actuaciones de grupos en directo; Organización de eventos musicales; Servicios de entretenimiento musical; Organización de representaciones musicales en directo; Organización de fiestas; Organización y dirección de conciertos; Conciertos musicales en vivo; Preparación, celebración y organización de conciertos; Servicios de información y consultoría en materia de preparación, celebración y organización de conciertos.

Especialmente relevantes a efectos de esta litis son los servicios detallados en clase

41 referidos a la organización de los festivales de música, así como los productos de la clase 25 referidos a ropa (camisetas, gorras).

Asimismo, registró el nombre de dominio www.reggaetonbeach.com en fecha 18 de noviembre de 2016.

CYCLOP2014, S.L., es titular de las siguientes marcas españolas:

-Marca española nº M3670415 (mixta) "RBF REGGAETON BEACH FESTIVAL, solicitada en fecha 10 de junio de 2017 en clase 35 para distinguir: publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina; registrada en fecha 19 de febrero de 2018:

-Marca española M3709250 (mixta) "RBF REGGAETON BEACH FESTIVAL" solicitada en fecha 14 de marzo de 2018 en clase 41 para distinguir: Educación, formación, servicios de entretenimiento, actividades deportivas y culturales; registrada en fecha 21 de agosto de 2018:

Nombre comercial N0383149 (mixto) "RBF MUSIC", solicitado en fecha 13 de marzo de 2018 en clase 41 para distinguir: Educación, formación, servicios de entretenimiento, actividades deportivas y culturales; concedido el 23 de agosto de 2018:

La demandada está utilizando una denominación idéntica o cuasi idéntica a la protegida por los derechos de marca de la actora (derechos prioritarios) y para el mismo tipo de actividad, por lo que el riesgo de confusión es inevitable.

Habida cuenta de ello se solicita la nulidad absoluta de estos registros por su solicitud de mala fe por el demandado, dado que los mismos responden a una ilícita cobertura para aprovecharse de un signo que pertenece a la actora.

El origen del conflicto se sitúa el 28 de junio de 2017 cuando la actora observó que por la demandada se venía promocionando en redes sociales un festival de música denominado "Reggaeton Beach Festival" en Barcelona.

La demandante ha intentado organizar festivales de música en España bajo las marcas de la Unión Europea de su titularidad referidas. En concreto, en noviembre de 2018 intentó organizar un Festival "Reggaeton Beach" en Valencia programado para el 6 de julio de 2019.

Curiosamente, cuando comenzó a promocionar el concierto se encontró con una agresiva respuesta del hoy administrador de las demandadas, el Sr. Íñigo, acogiéndose a sus pretendidos derechos de marca, requiriéndole el cese en el uso de sus propias marcas de la Unión Europea y calificando el concierto del Sr. Gumersindo como de "estafa".

El Sr. Gumersindo le recordó la conversación mantenida un año antes y sus registros de Marca de la Unión Europea, pero el Sr. Íñigo, envió en nombre de CYCLOP2014 y por medio de sus abogados, un requerimiento a Marina Sur Valencia - lugar de celebración del concierto - advirtiéndole de la detección "en su página abierta en Facebook de un anuncio/promoción de un evento idéntico al protegido por las marcas registradas a favor de Cyclop2014" y requiriéndole el cese inmediato en la utilización de la marca "Reggaeton Beach Festival", su retirada de la página web y enviar una declaración firmada de reconocimiento de los derechos de CYCLOP 2014.

En la actualidad, el nombre de la demandada CYCLOP2014, S.L. ha desaparecido de la página web del festival, constando los nombres del resto de sociedades RBF como organizadoras de los eventos y distribuidoras de entradas.

No obstante, quien inició en julio de 2017 la organización de los festivales denominados "ReggaetonBeachFestival" o "RBF ReggaetonBeachFestival, fue CYCLOP2014, siendo que a partir de diciembre de 2019 empezó a constituir una diversidad de sociedades (las hoy denominadas sociedades "RBF") para organizar festivales en distintas ciudades españolas.

Ahora bien, ello no puede servir a CYCLOP2014 para burlar su responsabilidad por los hechos que se demandan por los siguientes motivos:

-En primer lugar, CYCLOP2014 es el titular del nombre de dominio www.reggaetonbeachfestival.com de la página web en que se infringen los derechos de marca de la actora, por lo que es responsable de los contenidos y actividades vertidos en la misma;

En segundo lugar, CYCLOP2014 es el titular de las marcas bajo las cuales opera la parte demandada en el mercado;

-En tercer lugar, CYCLOP2014 ha sido la organizadora de los festivales al menos hasta febrero de 2022.

Habida cuenta de que las sociedades "RBF" se constituyeron entre el 12 de diciembre de 2019 y el 1 de febrero de 2022 y que durante los años 2020 y 2021 no se celebraron festivales presenciales a causa de la pandemia Covid-19, concluimos que CYCLOP2014, S.L. fue el organizador de los 21 festivales Reggaeton Beach descritos en el documento 23, celebrados entre el 29 de julio de 2017 y el 13 de octubre de 2019, en tanto que las sociedades "RBF" están gestionando los conciertos a celebrar en el año 2022 y, las sociedades "DQG", los conciertos del año 2023.

Los intentos de solución extrajudicial del conflicto han resultado infructuosos.

B) La parte demandada se opone a la demanda formulada de contrario, alegando en síntesis que: la mercantil que se dice organiza los festivales desde 2016 no se constituyó hasta 2018 y, a pesar de ser una agencia especializada en redes, presenta un perfil inactivo, que el festival que se dice se celebraba bajo el nombre "Reggaeton Beach" no utilizó ese nombre como tal hasta octubre de 2017, es decir, con posterioridad al demandado, que el festival "Regaetton Beach" ni siquiera se publicita en la propia web de Green-Loft, la empresa que se nos dice organizadora, que la página web del "Reggaeton Beach" a la cual se remite la propia actora a efectos de prueba, está inactiva desde 2021 y antes no tuvo actividad alguna y, además no queda acreditada la titularidad del demandante, que según la actora, el festival se ha organizado con éxito y, que la actora pretende se le indemnice por la actividad de los últimos cinco años si bien de su propio documento 3 se ve que durante varios de ellos no tuvo actividad alguna sin que ello sea atribuible al demandado.

Los demandados son las organizadoras, entre otras cosas, de un festival tipo Beach

Party o Urban Beach focalizado en la música Reggaeton.

Este festival se llama RBF Reggaeton Beach Festival® conforme al logo que abajo se reproduce y que se encuentra registrado.

En el logo destaca, por posición, tamaño, formato y tipografía las letras RBF. El segundo término más visible por estar centrado y por su tamaño, es BEACH FESTIVAL, y por último en tamaño más pequeño y parcialmente solapado se adivina el término REGGAETON que es con diferencia el que menos destaca.

RBF es la marca paraguas bajo la que la demandada ofrece una gama amplia de productos y servicios entre los que destacan.

-RBF TRAVEL :es una agencia de viajes que, además, selecciona y oferta hoteles, autocares, fiestas temáticas, discotecas y parques temáticos. Es una agencia focalizada a un público que busca ocio veraniego.

-RBF MUSIC: el sello discográfico de RBF apoya a jóvenes talentos emergentes, propulsando sus carreras. A los artistas que firman con este sello discográfico se les da la oportunidad de actuar en eventos.

-RBF AWARDS :los primeros premios del Reggaeton en Europa. Celebrados en la antigua fábrica de Estrella Damm en Barcelona, con asistencia de artistas nacionales e internacionales de gran talla, los influencers y creadores de contenido más top del momento y todos los profesionales del sector, haciendo de la gala un evento de alto calibre.

-RBF F*CK 2020: tras la pandemia, organizó una gala de fin de año con más de 250.000 espectadores para darle la bienvenida al 2021 con actuaciones en directo, premios y entrevistas a los artistas e influencers que asistieron.

-RBF EXPERIENCE : una app innovadora. Es el punto de encuentro digital con los amantes de la música urbana donde el usuario podrá mantenerse a la última con nuestra emisora, demostrar lo que sabe de cultura urbana y crear el mejor festival.

Rompiendo esquemas desde su estreno, RBF Experience consiguió en solo 3 días estar en el TOP 3 de App Store, teniendo solo por delante a Netflix y Movistar Plus y dejando atrás a grandes titanes del sector como HBO.

A estos pueden añadirse otros usos de RBF más recientes:

-Fiestas de fin de año (RBF HAPPY NEW YEAR)

- Festivales de trap (RBF TRAP FESTIVAL).

-Festivales de invierno (RBF WINTER FESTIVAL).

- O fiestas de perreo (RBF PURO PERREO).

No es cierto, como afirma la actora, que el festival se denomine indistintamente RBF Reggaeton Beach Festival o Reggaeton Beach Festival. El festival se identifica como RBF Reggaeton Beach Festival o simplemente RBF.

Dentro de la marca de los demandados, RBF es la parte distintiva y Reggaeton Beach Festival la genérica o de categoría. En las marcas registradas (mixtas) es RBF la parte que destaca y tiene un claro protagonismo sobre el conjunto.

El uso de elementos genéricos como nombres de dominio y redes sociales es una práctica habitual pues se intenta favorecer el posicionamiento e identificar categorías.

El nombre de dominio www.reggaetonbeach.com, además de no estar acreditada la titularidad del demandante, estuvo inactivo hasta 2021 y está en la actualidad, también inactivo.

En relación a una comparativa denominativa no niega que entre las marcas de RBF Reggaeton Beach Festival y las de la actora existe coincidencia en los términos Reggaeton y Beach, sin embargo, es necesario apuntar lo siguiente:

-Las marcas de las demandadas comprenden otros elementos protagonistas que las dotan de carácter distintivo como es el RBF.

-Los términos coincidentes "reggaetón" y "beach" ya han sido declarados genéricos por la jurisprudencia española.

-En las marcas de las demandadas los términos "reggaetón" y "beach" no son los de mayor protagonismo, sino que conforman una leyenda explicativa o descriptiva de los servicios amparados.

-Existen multitud de festivales que utilizan la palabra beach. De hecho, los beach festivals o beach parties son una categoría.

-La publicidad de los festivales deja claro que son festivales de reggaetón en ambiente de playa.

En cuanto a la comparativa gráfica, entre la MUE 16458374 de la actora y las marcas de las demandadas hay una total disparidad gráfica.

A nivel conceptual la marca de la actora (tanto la denominativa como la figurativa) es por completo descriptiva, y será percibida por el público como información de los servicios amparados. Por el contrario, la marca RBF comprende elementos que la dotan de distintividad y que el público reconoce en la familia de marcas. No existe por tanto similitud conceptual salvo en los elementos genérico y/o descriptivos de las marcas de la demandada.

En cuanto al nombre comercial N038149 RBF MUSIC que también se impugna , no existe similitud alguna.

Indica que no es cierta la versión del demandante según la cual la demandada cambió el logo tras el requerimiento y para "disimular" incorporara las letras RBF. Lo cierto, y así consta acreditado es que:

-La demandada utilizaba su logo RBF desde el inicio de su actividad.

-Que la imagen que aparece en su página 8 obedece a una publicación de 8 de marzo de 2017 que, al no obedecer a la imagen corporativa de RBF, dejó de usarse.

-El requerimiento de 19 de julio (su documento 31) ni estaba remitido por el demandante ni estaba dirigido a la demandada y, además, en nada influyó en la decisión de dejar de usar la imagen conflictiva, pues dicha decisión se había tomado mucho antes al no estar alineado con la imagen corporativa de la demandada.

El requerimiento efectuado en el año 2017 no puede tener efectos entre partes en relación al presente procedimiento.

El requerimiento efectuado, esta vez sí, por el actor y remitido la empresa demandada CYCLOP 2014 S.L., se envió con fecha 18 de marzo de 2022 y se recibió por una de las demandadas con fecha 21 de marzo de 2022. Esta cuestión tiene una vital importancia en relación al periodo por el que se solicita indemnización, ya que el artículo 42 de la LM señala claramente que los que realicen cualquier acto de infracción solo estarán obligados indemnizar por los daños y perjuicios si hubieren sido advertidos suficientemente por el titular de la marca que reclama daños y perjuicios.

En base a los anteriores argumentos, la demandada plantea demanda reconvencional, solicitando la nulidad de las marcas de la actora, por ser genéricos los vocablos "REGGAETON" Y "BEACH", conforme al artículo 7 RMUE. Por lo que se refiere a la marca figurativa, señala:

-El elemento predominante de la marca analizada es el denominativo tanto por su tamaño, posición y protagonismo dentro del signo.

-La tipografía es una tipografía común sin elemento original alguno .

-En cuanto al elemento gráfico, un pájaro, no presenta protagonismo alguno pues por su tamaño y posición más bien se percibe como una ornamentación del signo y no como un elemento distintivo. Tan es así que el propio actor en el documento 31 de la demanda señala que la sustitución de ese elemento gráfico por otro no tiene trascendencia alguna a efectos de comparativa entre las marcas en liza.

-Por lo tanto y siguiendo los criterios mencionados sobre el carácter genérico de una marca la marca europea figurativa 016458374 está compuesta por elementos genéricos en relación a los productos o servicios que protegen sin que exista ningún elemento capaz de dotar de distintividad al conjunto.

Subsidiariamente, solicita el demandado la nulidad por mala fe, conforme al artículo 59 del Reglamento. Y ello debido a que, el 7 de marzo de 2017 la demandada efectuó una publicación en su perfil de Facebook sobre un festival de música REGGAETON en Barcelona a celebrarse el 29 de julio de 2017. Y, solo tres días después se solicita el registro de la marca REGGAETON BEACH, tanto denominativa como figurativa. El perfil de Facebook aparentemente del actor, se creó en diciembre de 2015 con el nombre "HERNANDEZ GABRIEL CARIBBEAN", pasó a "CARIBBEAN LUB NIGHT KÖLN" en enero de 2016, cambia a "REGGAETON BEACH OPEN AIR" el 17 de mayo de 2017, y finalmente cambia de nuevo a "REGGAETON BEACH" el 2 de octubre de 2017. Por lo tanto, Sr. Gumersindo, declarado fan de la música Reggaeton y vinculado al mundo de las redes sociales, a través de su socio Julián, registra una marca que no había utilizado previamente en la denominación de su perfil de red social, justo tres días después de la primera publicación del demandado utilizando su logo "RBF" y debajo REGGAETON BEACH FESTIVAL y, la caducidad de MARCAS EUROPEAS 016458366 FIGURATIVA Y LA MARCA EUROPEA 016458374 EN RELACIÓN A LOS PRODUCTOS DE LAS (CLASES 14,16, 21 Y 25 EXCEPTO CAMISETAS). A este respecto no consta en el procedimiento prueba alguna del uso de las marcas para las clases indicadas, es decir, para fabricar llaveros, tarjetas, tazas, cantaros, jarras o recipientes para beber, calzado de caballero o señora o niños, sudaderas, suéteres, gorros, etc... En consecuencia, para el resto de clases ha transcurrido el plazo de 5 años para iniciar el uso de las mismas para los productos, y no constando su uso procede declarar la caducidad para las clases 14, 16 y 21 y para todos aquellos distintos de las "camisetas" de los integrados en la clase 25 y para la clase 41.

C) Frente a la demanda reconvencional, se opone la demandada en reconvención, manifestando que los vocablos de su marca no tienen carácter genérico ni descriptivo y, que no ha probado la fecha relevante respecto a la cual debe ser valorada la descriptividad. No existe vinculo entre las marcas y los productos.

En definitiva, ni la marca figurativa ni la denominativa de la demandada en reconvención contienen elementos que se puedan vincular de manera concreta, específica, directa, inequívoca y sin reflexión con un festival de música y ni mucho menos con una supuesta categoría de festival definida unilateralmente de contrario como "fiesta, al aire libre, desenfadada, en donde la gente puede estar tomando una copa o bailando", como tampoco puede vincularse con el resto de productos y servicios reivindicados. En cuanto a la nulidad relativa indica que la primera muestra de uso del nombre "Reggeaton Beach" fue la demandada en reconvención, el 17 de mayo de 2016 (no mayo de 2017 como afirma en la contestación a la demanda), casi once meses antes de que la adversa supuestamente irrumpiese en redes sociales, mucho antes de que la demandante reconvencional registrase su nombre de dominio, mucho antes de celebrar su primer festival y mucho antes de solicitar el registro de sus marcas. En todas estas facetas, la demandada en reconvención ha actuado siempre por delante en el tiempo.

Por último, respeto a la caducidad alega que la demanda se interpuso antes del plazo de cinco años desde el registro de las marcas ( art. 58 a) RMUE), realizando un uso efectivo de sus marcas y, vendiendo camisetas desde el año 2020. Como puede observarse, son miles de entradas vendidas y varios los festivales celebrados en la UE. Aparte de preparativos de celebración de festivales en España que se vieron frustrados y de ventas de productos. Con todo ello, queda sobradamente acreditado el uso efectivo de las marcas de la UE por parte de la demandada en reconvención. Debiéndose tener en cuenta la pandemia derivada del COVID-19.

SEGUNDO.- Acción de nulidad de la marca de la Unión Europea nº 016458366 "REGGAETON BEACH" (denominativa), registrada en clases 14, 16, 21, 25 y 41 y de la marca de la Unión Europea nº 016458374 "REGGAETON BEACH" (figurativa), registrada en clases 14, 16, 21, 25, y 41.

La parte demandada interpone demanda reconvencional por nulidad de las mencionadas marcas de la actora en base en primer lugar, al carácter genérico de los dos vocablos que conforman la marca "REGGAETON" Y "BEACH", en aplicación del artículo 59 del Reglamento 2017/1001/UE, en relación con el artículo 7.

Dicha acción es la que debe ser examinada en primer término, pues el éxito o desestimación de la misma es absolutamente transcendente a efectos de examinar el resto de las cuestiones controvertidas en la presente litis.

Dispone el artículo 7 Reglamento 2017/1001/UE : 1. Se denegará el registro de:

a) los signos que no sean conformes al artículo 4;

b) las marcas que carezcan de carácter distintivo;

c) las marcas que estén compuestas exclusivamente por signos o por indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica o la época de producción del producto o de la prestación del servicio, u otras características del producto o del servicio;

d) las marcas que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que se hayan convertido en habituales en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio;

e) signos constituidos exclusivamente por: i) la forma u otra característica impuesta por la naturaleza del propio producto, ii) la forma u otra característica de los productos necesaria para obtener un resultado técnico, iii) la forma u otra característica que aporte un valor sustancial a los mismos;

f) las marcas que sean contrarias al orden público o a las buenas costumbres;

g) las marcas que puedan inducir al público a error, por ejemplo, sobre la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica del producto o servicio;

h) las marcas que, por falta de autorización de las autoridades competentes, deban ser denegadas en virtud del artículo 6 ter del Convenio de París sobre protección de la propiedad industrial (en lo sucesivo, «Convenio de París»);

i) las marcas que incluyan insignias, emblemas o escudos distintos de los contemplados en el artículo 6 ter del Convenio de París y que sean de especial interés público, a menos que su registro haya sido autorizado por la autoridad competente;

j) las marcas cuyo registro se deniegue con arreglo a la legislación de la Unión o el Derecho nacional, o a los acuerdos internacionales en los que sea parte la Unión o el Estado miembro de que se trate, y que confieran protección a denominaciones de origen e indicaciones geográficas;

k) las marcas cuyo registro se deniegue en virtud de la legislación de la Unión o los acuerdos internacionales en los que sea parte la Unión y que confieran protección a las denominaciones tradicionales de vinos;

l) las marcas cuyo registro se deniegue en virtud de la legislación de la Unión o los acuerdos internacionales en los que sea parte la Unión, que confieran protección a especialidades tradicionales garantizadas;

m) las marcas que consistan en, o reproduzcan en sus elementos esenciales, la denominación de una obtención vegetal anterior, registrada con arreglo a la legislación de la Unión o al Derecho nacional, o a los acuerdos internacionales en los que sea parte la Unión o el Estado miembro de que se trate, que establecen la protección de las obtenciones vegetales, y que se refieran a obtenciones vegetales de la misma especie o de especies estrechamente conexas.

2. El apartado 1 se aplicará incluso si los motivos de denegación solo existieren en una parte de la Unión.

3. Las letras b), c) y d) del apartado 1 no se aplicarán si la marca hubiere adquirido, para los productos o servicios para los cuales se solicite el registro, un carácter distintivo como consecuencia del uso que se ha hecho de la misma.

Por su parte el artículo 59 del mismo texto legal indica:1. La nulidad de la marca de la Unión se declarará, mediante solicitud presentada ante la Oficina o mediante una demanda de reconvención en una acción por violación de marca:

a) cuando la marca de la Unión se hubiera registrado contraviniendo las disposiciones del artículo 7;

b) cuando, al presentar la solicitud de la marca, el solicitante hubiera actuado de mala fe.

2. Sin embargo, aun cuando se hubiera registrado la marca de la Unión contraviniendo lo dispuesto en el artículo 7, apartado 1, letras b), c) o d), no podrá ser declarada nula si, por el uso que se haya hecho de ella, hubiera adquirido después de su registro un carácter distintivo para los productos o los servicios para los cuales esté registrada.

3. Si la causa de nulidad existiera únicamente para una parte de los productos o de los servicios para los que esté registrada la marca de la Unión, la nulidad de la marca solo podrá declararse para los productos o los servicios de que se trate.

Pues bien, sentando lo anterior, debemos entrar en el análisis de la prueba desplegada por las partes. La parte actora/demandada en reconvención simplemente ha desplegado prueba documental y, la pericial de don Eladio, en relación a la determinación de los daños y perjuicios derivados de la acción de infracción ejercitada. Por el contrario, la parte demandada/actora en reconvención ha aportado como documento nº 20 de la contestación, informe pericial elaborado por don Diego, Agente de la Propiedad Industrial, Colegiado nº 597 del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Industrial (COAPI), con número de actuación ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) 920/2, Abogado especialista en Marcas y Diseños Europeos y número de actuación ante la European Union Intelectual Property Office (EUIPO) 5434, Agente habilitado para actuar ante la European Patent Office (EPO), Representante ante la World Intellectual Property Office (WIPO) en Ginebra, Abogado Europeo autorizado para actuar ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y miembro del turno de Peritos del COAPI, que fue ratificado por este en el acto de la vista. En dicho informe, analiza de manera totalmente minuciosa y detallada las dos marcas de la actora, anexando numerosa documental en aras a sustentar sus argumentos y, llegando a la conclusión de que tanto el término "REGGAETON" como el término "BEACH" son genéricos de forma individual y, de forma combinada, no aportan distintividad alguna.

En concreto en la página 68 a 70 de su informe sienta las siguientes consideraciones:

1. En la fecha de solicitud de las marcas, 10 de marzo de 2017 EL REGGAETON ERA UN GENERO MUSICAL AMPLIAMENTE CONOCIDO.

2. Existe una vinculación clara entre el término REGAETTON como género y los festivales de reggaetón.

3. El festival que, según se dice, organiza el titular se centra en la música de género reggaetón por lo que no puede considerarse el término REGGAETON como "ligeramente sugestivo" como se dice en la demanda (pag.23), sino completamente genérico y descriptivo en relación con los festivales que dice organizar, sin que dicha vinculación fuera desconocida por el titular al ser un ávido oyente de reggaetón.

4. Del término BEACH puede decirse, en general, que es fácilmente entendible, que es (y era en 2017) comúnmente usado en el ámbito de los festivales y que incluso existen buscadores de BEACH FESTIVALS como categoría, haciendo referencia a festivales o fiestas al aire libre y desenfadadas.

5. En relación al término BEACH en el caso particular del titular de las marcas. Su publicidad se centra en conceptos de playa. La celebración de sus festivales se produce en zonas con playa por lo que el término BEACH estaría describiendo una cualidad del festival. Por otro lado, a nivel conceptual, el festival organizado por el demandante es una fiesta al aire libre, desenfadada con música en donde la gente puede bailar y beber, entrando perfectamente en la categoría de "BEACH PARTYS"

6. Las palabras REGGAETON y BEACH, únicos elementos de la marca denominativa analizada, tomadas de manera independiente resultan genéricas para los servicios amparados de la clase 41. El conjunto formado por ambas no añade ningún elemento diferenciador ni altera la percepción que el consumidor puede tener de la mera suma de ambas. El consumidor, tanto tomándolas de manera independiente como en su conjunto, las sigue percibiendo como GENEROS MUSICALES y CATEGORÍAS DE FESTIVAL, características que deben estar disponibles por todos.

7. Por todo lo anterior, las marcas analizadas carecen de distintividad, siendo inoponibles.

8. Los productos que el actor señala como de merchandising (clases 14, 15, 21 y 25) gozan del mismo carácter genérico que la actividad principal (clase 41) pues están vinculados a la misma compartiendo además finalidad, líneas de distribución, y no teniendo un mercado independiente del producto o servicio principal.

9. En relación a la marca europea figurativa REGGAETON BEACH 016458374 , su elemento predominante es el denominativo tanto por su tamaño, posición y protagonismo. Su tipografía es común sin que destaque ningún elemento original en las letras o su posición. El elemento gráfico, un pájaro, carece de protagonismo pues por su tamaño y posición se percibe como una ornamentación y no como un distintivo. Su irrelevancia queda reflejada en el documento 31 de la demanda que considera intrascendente su sustitución. Aplicando los criterios ya expuestos sobre genericidad de un signo se considera que la marca europea figurativa 016458374 está compuesta por elementos genéricos.

10. No consta acreditado el uso de las marcas analizadas a excepción de las camisetas de la clase 25.

A esta misma conclusión llega el perito don Domingo, que también ha ratificado en el acto de la vista el informe pericial aportado como documento nº 14 de la contestación.

Además, en este sentido, ya se ha pronunciado la EUIPO, en casos similares, como en Resolución de 11 de junio de 2019, en relación con la marca FIESTA REGGAETON, que dice textualmente : En opinión de la división examinadora, éste no es el caso aquí. Los elementos denominativos "REGGAETON FIESTA" son fáciles de leer y su significado es inmediatamente reconocible. Los elementos denominativos tienen un tipo y tamaño de letra uniformes y el tipo de letra no es inusual, compárese, por ejemplo, con el tipo de letra estándar "Bauhaus 93" y otros tipos de letra estándar que no difieren especialmente del tipo de letra de la solicitud de marca. La alineación a la derecha es también uno de los muchos elementos de diseño y es estándar en la publicidad. La intensidad decreciente de las letras de arriba abajo sólo es visible a simple vista cuando se amplía el signo.

Las dos palmeras son muy pequeñas en relación con el conjunto de la marca y ahora apenas se notan. El reggaetón procede de Puerto Rico, un estado insular del Caribe, cerca de la República Dominicana. El público objetivo asocia inmediatamente la música reggaeton de Puerto Rico, como la canción "Despacito" de Luis Fonsi y Daddy Yankee o "Danza Kuduro" de Don Jesús Manuel, con las islas caribeñas y las palmeras. Por lo tanto, la representación entre los elementos de la palabra apenas se nota, sobre todo porque estos son mucho más pequeños que las letras de los elementos de la palabra. En opinión de la División examinadora, el diseño gráfico de la marca solicitada es, en su conjunto, habitual en la publicidad y no puede conferir al signo el carácter distintivo necesario para su registro como marca. El signo figurativo "REGGAETON FIETA" podría representar servicios relevantes de muchos proveedores de la industria del entretenimiento.

Este no es el caso aquí. Existe una relación de hecho entre la solicitud y los servicios en cuestión. Para el público será fácilmente evidente que los servicios ofrecidos son música y entretenimiento al estilo de una "REGGAETON FIESTA" caribeña. Sobre la base del contenido conceptual, la denominación solicitada carece de carácter distintivo para el público destinatario, ya que constituye un vínculo mental directo con los servicios. Precisamente porque los consumidores a los que se dirige son generalmente personas interesadas en la música, las fiestas y el entretenimiento, asociarán inmediatamente y sin pensarlo la solicitud de marca con música y fiestas que pueden ser ofrecidas por diversos organizadores en muchos lugares, pero no como indicación del origen de una empresa comercial concreta o como marca.

O, en la Resolución de la Segunda Sala de Recursos de 14 de mayo de 2018, en el asunto R 1633/2017-2 :es indiscutible que la segunda palabra del signo impugnado, es decir la palabra «Beach» es una palabra inglesa muy básica, que será comprendida por los consumidores de lengua española y, la Resolución de Denegación de la marca 017879400 NASSAU BEACH CLUB en la que indica que el signo solicitado consiste en una expresión compuesta por un término geográfico

,NASSAU , que designa la capital de las Bahamas, y por un nombre compuesto

,BEACH CLUB que designa un club de playa en inglés. Dicho término es utilizado en el contexto de los servicios de ocio y esparcimiento tal y como se ilustró el 28/05/2019. Dicha expresión, compuesta por palabras básicas de dicha lengua, será también comprendida no sólo por el consumidor de habla inglesa sino también por los consumidores de la UE con conocimientos básicos del inglés, por lo menos como ya se indicara el 28/05/2018 por el consumidor pertinente de lengua española, francesa, italiana y portuguesa, con el significado de: Beach Club de Nassau o Club de playa de Nassau.

Y, nuestros propios tribunales, como la Audiencia Provincial de Barcelona, en Sentencia nº 279/2007 de fecha 17 de mayo de 2007, en su FJ2º decía expresamente

: Sin embargo, siendo cierto que la acción de caducidad por vulgarización nunca ha sido objeto del proceso, el apelante confunde el criterio del Juzgador, que no expresa que la marca tuviera un carácter distintivo en un comienzo y lo perdiera merced a su uso posterior, convirtiéndose en la designación usual en el comercio de dicho estilo de música latina, sino que no lo tuvo nunca, pues era un término descriptivo desde el mismo momento de la solicitud, siendo del todo irrelevante que en aquellos momentos el término "REGGAETON" fuera popular en España. La tesis del demandado flaquea en dos extremos: considerar que el signo no era descriptivo ni genérico en el momento de la solicitud, por lo que la marca no es nula, y equiparar la popularidad del término con su eficacia descriptiva. Por el contrario, y como seguidamente veremos, el signo siempre fue descriptivo y no susceptible de una exclusiva marcaria, lo que sigue ocurriendo en la actualidad.

Y, continúa diciendo en el FJ3º: En ese sentido, la vigente LM de 2001 refundió en una prohibición única las que antes se recogían en las letras a ) y b) del artículo 11.1 de la LM de 1988 , extendiéndose además a los casos del secondary meaning, es decir, permitiendo que las marcas genéricas se registren como marcas si el solicitante demuestra que esa denominación ha adquirido un carácter distintivo como consecuencia del uso que se ha hecho de la misma ( arts. 3.3 Directiva 89/104/CEE y 5.2 LM ). En nuestro caso, por el contrario, es claro que el término "REGGAETON" carecía ab initio de eficacia distintiva, existiendo importantes corrientes doctrinales que abogan por una interpretación estricta del precepto, aplicando la prohibición sólo para aquéllos casos de signos inicialmente distintivos que perdieron ese carácter por una transformación posterior. Con arreglo a este tesis, el artículo 5.1.d) no sería aplicable al caso de autos.

En el FJ4º reseña: Pues bien, en nuestro caso, existe una prueba documental muy abundante y varias testificales que evidencian que "REGGAETON" es una denominación genérica, que alude directamente a un determinado estilo de música, o al menos descriptiva, aludiendo a dicha especie de género musical, procurando una diferenciación forzada para incluir la prohibición de su registro en todo caso en el artículo 5.1.c) LM . Confirmando lo que ya consta a este Tribunal, en este proceso se ha acreditado de forma más que suficiente que el REGGAETON es un estilo de música bailable de origen caribeño, nacido sobre los años 93 y 94 en Puerto Rico y luego extendido por todo el Caribe, USA y Europa, gozando siempre de gran éxito. Los documentos 3 a 18 de la demanda, con extractos de webs, revistas del sector musical y discográfico, y los documentos portados en la audiencia previa, singularmente el Informe Delfos de la SGAE, aunque de fecha posterior a la solicitud de la marca del apelante en 2003, muestran bien a las claras que se trata de un estilo de música latina, mezcla en gran medida de reggae (de origen jamaicano) y rap latino (el "ton") y especialmente propicio para un baile con claras connotaciones sensuales, que se ha dado en llamar el "perreo". Todo ello era muy conocido en Iberoamérica y Estados Unidos cuando el Sr. Jeronimo registra su marca, y no cabe negar que el demandado no lo conociera, pues asumió que así se le transmitió por la cantante Lorna, que introdujo el estilo en España con canciones de éxito innegable ("Papi Chulo", una de las canciones del verano de 2003), procediendo luego el demandado al registro del signo en cuestión. Por tanto, el signo "REGGAETON" no era potencialmente descriptivo en el momento de su solicitud, sino claramente genérico y descriptivo ya desde entonces, cualquiera que fuera la popularidad de esta música en España, pues la referencia directa al estilo musical carece de eficacia distintiva, es totalmente ajeno a una finalidad de diferenciación de la procedencia empresarial, salvo que el empresario pretenda monopolizar dicha denominación, lo que debe rechazarse. Es por eso que no consta el uso a título de marca del término antes de

2003, siendo igualmente inatendible el argumento del recurso referente a la ausencia de oposición al registro en el trámite de la OEPM, pues las nulidades previstas en el artículo 51 recaen todas sobre marcas inicial e indebidamente concedidas. El recurso, pues, debe decaer.

O, nuestro propio Tribunal Supremo en Sentencia de 30 de enero de 2014, nº rec. 3415/2012 , citada en la Sentencia del TSJ Madrid nº 358/2018 de 16/05/2018 n° de recurso: 202/2017 en la que, en relación al término BEACH para una marca de la clase 41 señalaba: Es cierto que en la oponente el expresado vocablo viene acompañado del término CLUB y que en la solicitada viene acompañado de los vocablos BEACH CLUB, pero los mismos deben reputarse genéricos y descriptivos

Dicha declaración de nulidad supone la estimación de la demanda reconvencional y la cancelación registral de las marcas de las actora, sin entrar a analizar el resto de motivos de nulidad alegados por la actora en reconvención, así como, la desestimación de la demanda principal, toda vez que, una vez declarada la nulidad de las marcas de la actora, no procede entrar en el examen de las acciones ejercitas en la demanda principal, pues en virtud de dichas marcas, que han sido declaradas nulas, ejercita la actora, las acciones en la demanda principal.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 394 LEC, las costas de la demanda principal, se imponen a la parte actora al haber sido desestimadas sus pretensiones.

Respecto a la demanda reconvencional, las costas se imponen a la parte demandada en reconvención, al haber sido desestimas sus pretensiones.

Visto los preceptos de general y pertinente aplicación;

PRIMERO.- Delimitación del objeto de la controversia.

La perfecta delimitación del objeto de la controversia exige que traiga a colación los hechos esenciales de la demanda en los que la parte demandante fundamenta sus pretensiones ("causa petendi", según la STS de 28 de octubre de 2013, entre otras). Y en este sentido, puede considerarse que los hechos esenciales de la demanda son los siguientes.

A)La parte actora ejercita en virtud de la presente demanda las siguientes acciones:

a)Infracción de los derechos de marcas de la Unión Europea de que es titular D. Primitivo; en base al artículo 9 RMUE.

b)Solicitud de nulidad absoluta de marcas españolas registradas por la codemandada CYCLOP2014, S.L., de acuerdo con el art. 51.1. b) LM y subsidiariamente de nulidad relativa de conformidad con lo dispuesto por el art. 52.1 LM.

Y, consecuencia de ello, se ejercitan las acciones del artículo 40 y 41 LM. Fundamenta dichas acciones en que el Sr. Primitivo, es un empresario alemán que se dedica, entre otras actividades, a la organización de eventos y espectáculos. El Sr. Gumersindo desempeña su trabajo en la compañía alemana Green.Loft Media Agentur, UG., de la que es socio.

Una de las áreas de trabajo del Sr. Gumersindo y su empresa es la organización de festivales de música, entre lo cual, desde el año 2016, se encuentra el festival "Reggaeton Beach", que hasta el momento ha producido exitosamente en Alemania y Países Bajos, ha intentado organizar en España y proyecta organizar en España y en otros países de la Unión Europea.

En este sentido, el primer evento organizado tuvo lugar en Colonia (Alemania) el 16 de septiembre de 2016 y desde entonces ha organizado cinco festivales en Colonia y La Haya.

La demandada CYCLOP2014, S.L., es una empresa española cuyo domicilio social se ubica en Badalona. Su objeto social es la "Construcción, instalaciones y mantenimiento, comercio al por mayor y al por menor, distribución comercial, importación y exportación, actividades inmobiliarias, actividades profesionales. industrias manufactureras y textiles, etc. ", según consta en el Registro Mercantil.

Dicha sociedad es organizadora de un festival de música al que denomina indistintamente "RBF Reggaeton Beach Festival" y "Reggaeton Beach Festival" que se celebra en diez ciudades de España y que se gestiona actualmente a través de las demás sociedades codemandadas.

El resto de las codemandadas son sociedades que tienen todas ellas idéntico objeto social y domicilio social que Cyclop2014. Asimismo, todas poseen el mismo administrador único, don Íñigo, y aparecen vinculadas a la página web www.reggaetonbeachfestival.com, por lo que se puede considerar a todas como un verdadero grupo empresarial dirigido por la misma persona.

Las sociedades codemandadas aparecen en la página web del festival de las demandadas como organizadoras del festival según la ciudad donde se celebre y como distribuidoras de entradas del evento en cuestión.

Asimismo, las sociedades venden artículos de merchandising tanto en forma de "pack de merchandising" incluido en el precio de la entrada en el Abono Premium y VIP y que incluye "una camiseta, un abanico, una mochila, un gorro y una funda acuática para el móvil", como en tiendas físicas en los recintos donde se celebran los eventos. Entre los artículos de merchandising en la tienda física que se mencionan en la página web nombran "camisetas, bañadores, mochilas, abanicos y muchos complementos más".

El demandante, Sr. Gumersindo, es el actual titular de las marcas de la Unión Europea que a continuación se mencionan, por transmisión de su socio don Julián. Con el fin de proteger el nombre del evento y de los productos de merchandising asociados al mismo, se solicitaron el 10 de marzo de 2017 en la EUIPO las siguientes marcas de la Unión Europea, que fueron registradas en fecha 22 y 23 de junio de 2017:

-Marca de la Unión Europea nº 016458366 "REGGAETON BEACH" (denominativa), registrada en clases 14, 16, 21, 25 y 41;

-Marca de la Unión Europea nº 016458374 "REGGAETON BEACH" (figurativa), registrada en clases 14, 16, 21, 25, y 41:

En ambos casos, la lista de productos y servicios amparados por dichas marcas es la misma:

14: Llaveros [anillas partidas con dijes o abalorios]; Colgantes; Cadenas [joyería]

16: Tarjetas postales; Calendarios

21: Tazas; Cántaros; Jarras para beber; Recipientes para bebidas

25: Calzado de caballero; Calzado de señora; Calzado de niños; Camisetas [de manga corta]; Sudaderas; Suéteres; Camisetas de deporte; Chalecos; Pañuelos cuadrados para la cabeza; Camisas; Sombreros; Suéteres; Gorros; Gorras de béisbol; Chaquetas

41: Puesta a disposición de instalaciones recreativas; Organización de fiestas con fines recreativos; Demostraciones en directo con fines de entretenimiento; Actuaciones de bandas de música en directo; Celebración de exhibiciones para fines de entretenimiento; Servicios de esparcimiento prestados por músicos; Servicios de entretenimiento en forma de representaciones de grupos musicales; Facilitación de instalaciones para actuaciones de grupos en directo; Organización de eventos musicales; Servicios de entretenimiento musical; Organización de representaciones musicales en directo; Organización de fiestas; Organización y dirección de conciertos; Conciertos musicales en vivo; Preparación, celebración y organización de conciertos; Servicios de información y consultoría en materia de preparación, celebración y organización de conciertos.

Especialmente relevantes a efectos de esta litis son los servicios detallados en clase

41 referidos a la organización de los festivales de música, así como los productos de la clase 25 referidos a ropa (camisetas, gorras).

Asimismo, registró el nombre de dominio www.reggaetonbeach.com en fecha 18 de noviembre de 2016.

CYCLOP2014, S.L., es titular de las siguientes marcas españolas:

-Marca española nº M3670415 (mixta) "RBF REGGAETON BEACH FESTIVAL, solicitada en fecha 10 de junio de 2017 en clase 35 para distinguir: publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina; registrada en fecha 19 de febrero de 2018:

-Marca española M3709250 (mixta) "RBF REGGAETON BEACH FESTIVAL" solicitada en fecha 14 de marzo de 2018 en clase 41 para distinguir: Educación, formación, servicios de entretenimiento, actividades deportivas y culturales; registrada en fecha 21 de agosto de 2018:

Nombre comercial N0383149 (mixto) "RBF MUSIC", solicitado en fecha 13 de marzo de 2018 en clase 41 para distinguir: Educación, formación, servicios de entretenimiento, actividades deportivas y culturales; concedido el 23 de agosto de 2018:

La demandada está utilizando una denominación idéntica o cuasi idéntica a la protegida por los derechos de marca de la actora (derechos prioritarios) y para el mismo tipo de actividad, por lo que el riesgo de confusión es inevitable.

Habida cuenta de ello se solicita la nulidad absoluta de estos registros por su solicitud de mala fe por el demandado, dado que los mismos responden a una ilícita cobertura para aprovecharse de un signo que pertenece a la actora.

El origen del conflicto se sitúa el 28 de junio de 2017 cuando la actora observó que por la demandada se venía promocionando en redes sociales un festival de música denominado "Reggaeton Beach Festival" en Barcelona.

La demandante ha intentado organizar festivales de música en España bajo las marcas de la Unión Europea de su titularidad referidas. En concreto, en noviembre de 2018 intentó organizar un Festival "Reggaeton Beach" en Valencia programado para el 6 de julio de 2019.

Curiosamente, cuando comenzó a promocionar el concierto se encontró con una agresiva respuesta del hoy administrador de las demandadas, el Sr. Íñigo, acogiéndose a sus pretendidos derechos de marca, requiriéndole el cese en el uso de sus propias marcas de la Unión Europea y calificando el concierto del Sr. Gumersindo como de "estafa".

El Sr. Gumersindo le recordó la conversación mantenida un año antes y sus registros de Marca de la Unión Europea, pero el Sr. Íñigo, envió en nombre de CYCLOP2014 y por medio de sus abogados, un requerimiento a Marina Sur Valencia - lugar de celebración del concierto - advirtiéndole de la detección "en su página abierta en Facebook de un anuncio/promoción de un evento idéntico al protegido por las marcas registradas a favor de Cyclop2014" y requiriéndole el cese inmediato en la utilización de la marca "Reggaeton Beach Festival", su retirada de la página web y enviar una declaración firmada de reconocimiento de los derechos de CYCLOP 2014.

En la actualidad, el nombre de la demandada CYCLOP2014, S.L. ha desaparecido de la página web del festival, constando los nombres del resto de sociedades RBF como organizadoras de los eventos y distribuidoras de entradas.

No obstante, quien inició en julio de 2017 la organización de los festivales denominados "ReggaetonBeachFestival" o "RBF ReggaetonBeachFestival, fue CYCLOP2014, siendo que a partir de diciembre de 2019 empezó a constituir una diversidad de sociedades (las hoy denominadas sociedades "RBF") para organizar festivales en distintas ciudades españolas.

Ahora bien, ello no puede servir a CYCLOP2014 para burlar su responsabilidad por los hechos que se demandan por los siguientes motivos:

-En primer lugar, CYCLOP2014 es el titular del nombre de dominio www.reggaetonbeachfestival.com de la página web en que se infringen los derechos de marca de la actora, por lo que es responsable de los contenidos y actividades vertidos en la misma;

En segundo lugar, CYCLOP2014 es el titular de las marcas bajo las cuales opera la parte demandada en el mercado;

-En tercer lugar, CYCLOP2014 ha sido la organizadora de los festivales al menos hasta febrero de 2022.

Habida cuenta de que las sociedades "RBF" se constituyeron entre el 12 de diciembre de 2019 y el 1 de febrero de 2022 y que durante los años 2020 y 2021 no se celebraron festivales presenciales a causa de la pandemia Covid-19, concluimos que CYCLOP2014, S.L. fue el organizador de los 21 festivales Reggaeton Beach descritos en el documento 23, celebrados entre el 29 de julio de 2017 y el 13 de octubre de 2019, en tanto que las sociedades "RBF" están gestionando los conciertos a celebrar en el año 2022 y, las sociedades "DQG", los conciertos del año 2023.

Los intentos de solución extrajudicial del conflicto han resultado infructuosos.

B) La parte demandada se opone a la demanda formulada de contrario, alegando en síntesis que: la mercantil que se dice organiza los festivales desde 2016 no se constituyó hasta 2018 y, a pesar de ser una agencia especializada en redes, presenta un perfil inactivo, que el festival que se dice se celebraba bajo el nombre "Reggaeton Beach" no utilizó ese nombre como tal hasta octubre de 2017, es decir, con posterioridad al demandado, que el festival "Regaetton Beach" ni siquiera se publicita en la propia web de Green-Loft, la empresa que se nos dice organizadora, que la página web del "Reggaeton Beach" a la cual se remite la propia actora a efectos de prueba, está inactiva desde 2021 y antes no tuvo actividad alguna y, además no queda acreditada la titularidad del demandante, que según la actora, el festival se ha organizado con éxito y, que la actora pretende se le indemnice por la actividad de los últimos cinco años si bien de su propio documento 3 se ve que durante varios de ellos no tuvo actividad alguna sin que ello sea atribuible al demandado.

Los demandados son las organizadoras, entre otras cosas, de un festival tipo Beach

Party o Urban Beach focalizado en la música Reggaeton.

Este festival se llama RBF Reggaeton Beach Festival® conforme al logo que abajo se reproduce y que se encuentra registrado.

En el logo destaca, por posición, tamaño, formato y tipografía las letras RBF. El segundo término más visible por estar centrado y por su tamaño, es BEACH FESTIVAL, y por último en tamaño más pequeño y parcialmente solapado se adivina el término REGGAETON que es con diferencia el que menos destaca.

RBF es la marca paraguas bajo la que la demandada ofrece una gama amplia de productos y servicios entre los que destacan.

-RBF TRAVEL :es una agencia de viajes que, además, selecciona y oferta hoteles, autocares, fiestas temáticas, discotecas y parques temáticos. Es una agencia focalizada a un público que busca ocio veraniego.

-RBF MUSIC: el sello discográfico de RBF apoya a jóvenes talentos emergentes, propulsando sus carreras. A los artistas que firman con este sello discográfico se les da la oportunidad de actuar en eventos.

-RBF AWARDS :los primeros premios del Reggaeton en Europa. Celebrados en la antigua fábrica de Estrella Damm en Barcelona, con asistencia de artistas nacionales e internacionales de gran talla, los influencers y creadores de contenido más top del momento y todos los profesionales del sector, haciendo de la gala un evento de alto calibre.

-RBF F*CK 2020: tras la pandemia, organizó una gala de fin de año con más de 250.000 espectadores para darle la bienvenida al 2021 con actuaciones en directo, premios y entrevistas a los artistas e influencers que asistieron.

-RBF EXPERIENCE : una app innovadora. Es el punto de encuentro digital con los amantes de la música urbana donde el usuario podrá mantenerse a la última con nuestra emisora, demostrar lo que sabe de cultura urbana y crear el mejor festival.

Rompiendo esquemas desde su estreno, RBF Experience consiguió en solo 3 días estar en el TOP 3 de App Store, teniendo solo por delante a Netflix y Movistar Plus y dejando atrás a grandes titanes del sector como HBO.

A estos pueden añadirse otros usos de RBF más recientes:

-Fiestas de fin de año (RBF HAPPY NEW YEAR)

- Festivales de trap (RBF TRAP FESTIVAL).

-Festivales de invierno (RBF WINTER FESTIVAL).

- O fiestas de perreo (RBF PURO PERREO).

No es cierto, como afirma la actora, que el festival se denomine indistintamente RBF Reggaeton Beach Festival o Reggaeton Beach Festival. El festival se identifica como RBF Reggaeton Beach Festival o simplemente RBF.

Dentro de la marca de los demandados, RBF es la parte distintiva y Reggaeton Beach Festival la genérica o de categoría. En las marcas registradas (mixtas) es RBF la parte que destaca y tiene un claro protagonismo sobre el conjunto.

El uso de elementos genéricos como nombres de dominio y redes sociales es una práctica habitual pues se intenta favorecer el posicionamiento e identificar categorías.

El nombre de dominio www.reggaetonbeach.com, además de no estar acreditada la titularidad del demandante, estuvo inactivo hasta 2021 y está en la actualidad, también inactivo.

En relación a una comparativa denominativa no niega que entre las marcas de RBF Reggaeton Beach Festival y las de la actora existe coincidencia en los términos Reggaeton y Beach, sin embargo, es necesario apuntar lo siguiente:

-Las marcas de las demandadas comprenden otros elementos protagonistas que las dotan de carácter distintivo como es el RBF.

-Los términos coincidentes "reggaetón" y "beach" ya han sido declarados genéricos por la jurisprudencia española.

-En las marcas de las demandadas los términos "reggaetón" y "beach" no son los de mayor protagonismo, sino que conforman una leyenda explicativa o descriptiva de los servicios amparados.

-Existen multitud de festivales que utilizan la palabra beach. De hecho, los beach festivals o beach parties son una categoría.

-La publicidad de los festivales deja claro que son festivales de reggaetón en ambiente de playa.

En cuanto a la comparativa gráfica, entre la MUE 16458374 de la actora y las marcas de las demandadas hay una total disparidad gráfica.

A nivel conceptual la marca de la actora (tanto la denominativa como la figurativa) es por completo descriptiva, y será percibida por el público como información de los servicios amparados. Por el contrario, la marca RBF comprende elementos que la dotan de distintividad y que el público reconoce en la familia de marcas. No existe por tanto similitud conceptual salvo en los elementos genérico y/o descriptivos de las marcas de la demandada.

En cuanto al nombre comercial N038149 RBF MUSIC que también se impugna , no existe similitud alguna.

Indica que no es cierta la versión del demandante según la cual la demandada cambió el logo tras el requerimiento y para "disimular" incorporara las letras RBF. Lo cierto, y así consta acreditado es que:

-La demandada utilizaba su logo RBF desde el inicio de su actividad.

-Que la imagen que aparece en su página 8 obedece a una publicación de 8 de marzo de 2017 que, al no obedecer a la imagen corporativa de RBF, dejó de usarse.

-El requerimiento de 19 de julio (su documento 31) ni estaba remitido por el demandante ni estaba dirigido a la demandada y, además, en nada influyó en la decisión de dejar de usar la imagen conflictiva, pues dicha decisión se había tomado mucho antes al no estar alineado con la imagen corporativa de la demandada.

El requerimiento efectuado en el año 2017 no puede tener efectos entre partes en relación al presente procedimiento.

El requerimiento efectuado, esta vez sí, por el actor y remitido la empresa demandada CYCLOP 2014 S.L., se envió con fecha 18 de marzo de 2022 y se recibió por una de las demandadas con fecha 21 de marzo de 2022. Esta cuestión tiene una vital importancia en relación al periodo por el que se solicita indemnización, ya que el artículo 42 de la LM señala claramente que los que realicen cualquier acto de infracción solo estarán obligados indemnizar por los daños y perjuicios si hubieren sido advertidos suficientemente por el titular de la marca que reclama daños y perjuicios.

En base a los anteriores argumentos, la demandada plantea demanda reconvencional, solicitando la nulidad de las marcas de la actora, por ser genéricos los vocablos "REGGAETON" Y "BEACH", conforme al artículo 7 RMUE. Por lo que se refiere a la marca figurativa, señala:

-El elemento predominante de la marca analizada es el denominativo tanto por su tamaño, posición y protagonismo dentro del signo.

-La tipografía es una tipografía común sin elemento original alguno .

-En cuanto al elemento gráfico, un pájaro, no presenta protagonismo alguno pues por su tamaño y posición más bien se percibe como una ornamentación del signo y no como un elemento distintivo. Tan es así que el propio actor en el documento 31 de la demanda señala que la sustitución de ese elemento gráfico por otro no tiene trascendencia alguna a efectos de comparativa entre las marcas en liza.

-Por lo tanto y siguiendo los criterios mencionados sobre el carácter genérico de una marca la marca europea figurativa 016458374 está compuesta por elementos genéricos en relación a los productos o servicios que protegen sin que exista ningún elemento capaz de dotar de distintividad al conjunto.

Subsidiariamente, solicita el demandado la nulidad por mala fe, conforme al artículo 59 del Reglamento. Y ello debido a que, el 7 de marzo de 2017 la demandada efectuó una publicación en su perfil de Facebook sobre un festival de música REGGAETON en Barcelona a celebrarse el 29 de julio de 2017. Y, solo tres días después se solicita el registro de la marca REGGAETON BEACH, tanto denominativa como figurativa. El perfil de Facebook aparentemente del actor, se creó en diciembre de 2015 con el nombre "HERNANDEZ GABRIEL CARIBBEAN", pasó a "CARIBBEAN LUB NIGHT KÖLN" en enero de 2016, cambia a "REGGAETON BEACH OPEN AIR" el 17 de mayo de 2017, y finalmente cambia de nuevo a "REGGAETON BEACH" el 2 de octubre de 2017. Por lo tanto, Sr. Gumersindo, declarado fan de la música Reggaeton y vinculado al mundo de las redes sociales, a través de su socio Julián, registra una marca que no había utilizado previamente en la denominación de su perfil de red social, justo tres días después de la primera publicación del demandado utilizando su logo "RBF" y debajo REGGAETON BEACH FESTIVAL y, la caducidad de MARCAS EUROPEAS 016458366 FIGURATIVA Y LA MARCA EUROPEA 016458374 EN RELACIÓN A LOS PRODUCTOS DE LAS (CLASES 14,16, 21 Y 25 EXCEPTO CAMISETAS). A este respecto no consta en el procedimiento prueba alguna del uso de las marcas para las clases indicadas, es decir, para fabricar llaveros, tarjetas, tazas, cantaros, jarras o recipientes para beber, calzado de caballero o señora o niños, sudaderas, suéteres, gorros, etc... En consecuencia, para el resto de clases ha transcurrido el plazo de 5 años para iniciar el uso de las mismas para los productos, y no constando su uso procede declarar la caducidad para las clases 14, 16 y 21 y para todos aquellos distintos de las "camisetas" de los integrados en la clase 25 y para la clase 41.

C) Frente a la demanda reconvencional, se opone la demandada en reconvención, manifestando que los vocablos de su marca no tienen carácter genérico ni descriptivo y, que no ha probado la fecha relevante respecto a la cual debe ser valorada la descriptividad. No existe vinculo entre las marcas y los productos.

En definitiva, ni la marca figurativa ni la denominativa de la demandada en reconvención contienen elementos que se puedan vincular de manera concreta, específica, directa, inequívoca y sin reflexión con un festival de música y ni mucho menos con una supuesta categoría de festival definida unilateralmente de contrario como "fiesta, al aire libre, desenfadada, en donde la gente puede estar tomando una copa o bailando", como tampoco puede vincularse con el resto de productos y servicios reivindicados. En cuanto a la nulidad relativa indica que la primera muestra de uso del nombre "Reggeaton Beach" fue la demandada en reconvención, el 17 de mayo de 2016 (no mayo de 2017 como afirma en la contestación a la demanda), casi once meses antes de que la adversa supuestamente irrumpiese en redes sociales, mucho antes de que la demandante reconvencional registrase su nombre de dominio, mucho antes de celebrar su primer festival y mucho antes de solicitar el registro de sus marcas. En todas estas facetas, la demandada en reconvención ha actuado siempre por delante en el tiempo.

Por último, respeto a la caducidad alega que la demanda se interpuso antes del plazo de cinco años desde el registro de las marcas ( art. 58 a) RMUE), realizando un uso efectivo de sus marcas y, vendiendo camisetas desde el año 2020. Como puede observarse, son miles de entradas vendidas y varios los festivales celebrados en la UE. Aparte de preparativos de celebración de festivales en España que se vieron frustrados y de ventas de productos. Con todo ello, queda sobradamente acreditado el uso efectivo de las marcas de la UE por parte de la demandada en reconvención. Debiéndose tener en cuenta la pandemia derivada del COVID-19.

SEGUNDO.- Acción de nulidad de la marca de la Unión Europea nº 016458366 "REGGAETON BEACH" (denominativa), registrada en clases 14, 16, 21, 25 y 41 y de la marca de la Unión Europea nº 016458374 "REGGAETON BEACH" (figurativa), registrada en clases 14, 16, 21, 25, y 41.

La parte demandada interpone demanda reconvencional por nulidad de las mencionadas marcas de la actora en base en primer lugar, al carácter genérico de los dos vocablos que conforman la marca "REGGAETON" Y "BEACH", en aplicación del artículo 59 del Reglamento 2017/1001/UE, en relación con el artículo 7.

Dicha acción es la que debe ser examinada en primer término, pues el éxito o desestimación de la misma es absolutamente transcendente a efectos de examinar el resto de las cuestiones controvertidas en la presente litis.

Dispone el artículo 7 Reglamento 2017/1001/UE : 1. Se denegará el registro de:

a) los signos que no sean conformes al artículo 4;

b) las marcas que carezcan de carácter distintivo;

c) las marcas que estén compuestas exclusivamente por signos o por indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica o la época de producción del producto o de la prestación del servicio, u otras características del producto o del servicio;

d) las marcas que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que se hayan convertido en habituales en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio;

e) signos constituidos exclusivamente por: i) la forma u otra característica impuesta por la naturaleza del propio producto, ii) la forma u otra característica de los productos necesaria para obtener un resultado técnico, iii) la forma u otra característica que aporte un valor sustancial a los mismos;

f) las marcas que sean contrarias al orden público o a las buenas costumbres;

g) las marcas que puedan inducir al público a error, por ejemplo, sobre la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica del producto o servicio;

h) las marcas que, por falta de autorización de las autoridades competentes, deban ser denegadas en virtud del artículo 6 ter del Convenio de París sobre protección de la propiedad industrial (en lo sucesivo, «Convenio de París»);

i) las marcas que incluyan insignias, emblemas o escudos distintos de los contemplados en el artículo 6 ter del Convenio de París y que sean de especial interés público, a menos que su registro haya sido autorizado por la autoridad competente;

j) las marcas cuyo registro se deniegue con arreglo a la legislación de la Unión o el Derecho nacional, o a los acuerdos internacionales en los que sea parte la Unión o el Estado miembro de que se trate, y que confieran protección a denominaciones de origen e indicaciones geográficas;

k) las marcas cuyo registro se deniegue en virtud de la legislación de la Unión o los acuerdos internacionales en los que sea parte la Unión y que confieran protección a las denominaciones tradicionales de vinos;

l) las marcas cuyo registro se deniegue en virtud de la legislación de la Unión o los acuerdos internacionales en los que sea parte la Unión, que confieran protección a especialidades tradicionales garantizadas;

m) las marcas que consistan en, o reproduzcan en sus elementos esenciales, la denominación de una obtención vegetal anterior, registrada con arreglo a la legislación de la Unión o al Derecho nacional, o a los acuerdos internacionales en los que sea parte la Unión o el Estado miembro de que se trate, que establecen la protección de las obtenciones vegetales, y que se refieran a obtenciones vegetales de la misma especie o de especies estrechamente conexas.

2. El apartado 1 se aplicará incluso si los motivos de denegación solo existieren en una parte de la Unión.

3. Las letras b), c) y d) del apartado 1 no se aplicarán si la marca hubiere adquirido, para los productos o servicios para los cuales se solicite el registro, un carácter distintivo como consecuencia del uso que se ha hecho de la misma.

Por su parte el artículo 59 del mismo texto legal indica:1. La nulidad de la marca de la Unión se declarará, mediante solicitud presentada ante la Oficina o mediante una demanda de reconvención en una acción por violación de marca:

a) cuando la marca de la Unión se hubiera registrado contraviniendo las disposiciones del artículo 7;

b) cuando, al presentar la solicitud de la marca, el solicitante hubiera actuado de mala fe.

2. Sin embargo, aun cuando se hubiera registrado la marca de la Unión contraviniendo lo dispuesto en el artículo 7, apartado 1, letras b), c) o d), no podrá ser declarada nula si, por el uso que se haya hecho de ella, hubiera adquirido después de su registro un carácter distintivo para los productos o los servicios para los cuales esté registrada.

3. Si la causa de nulidad existiera únicamente para una parte de los productos o de los servicios para los que esté registrada la marca de la Unión, la nulidad de la marca solo podrá declararse para los productos o los servicios de que se trate.

Pues bien, sentando lo anterior, debemos entrar en el análisis de la prueba desplegada por las partes. La parte actora/demandada en reconvención simplemente ha desplegado prueba documental y, la pericial de don Eladio, en relación a la determinación de los daños y perjuicios derivados de la acción de infracción ejercitada. Por el contrario, la parte demandada/actora en reconvención ha aportado como documento nº 20 de la contestación, informe pericial elaborado por don Diego, Agente de la Propiedad Industrial, Colegiado nº 597 del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Industrial (COAPI), con número de actuación ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) 920/2, Abogado especialista en Marcas y Diseños Europeos y número de actuación ante la European Union Intelectual Property Office (EUIPO) 5434, Agente habilitado para actuar ante la European Patent Office (EPO), Representante ante la World Intellectual Property Office (WIPO) en Ginebra, Abogado Europeo autorizado para actuar ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y miembro del turno de Peritos del COAPI, que fue ratificado por este en el acto de la vista. En dicho informe, analiza de manera totalmente minuciosa y detallada las dos marcas de la actora, anexando numerosa documental en aras a sustentar sus argumentos y, llegando a la conclusión de que tanto el término "REGGAETON" como el término "BEACH" son genéricos de forma individual y, de forma combinada, no aportan distintividad alguna.

En concreto en la página 68 a 70 de su informe sienta las siguientes consideraciones:

1. En la fecha de solicitud de las marcas, 10 de marzo de 2017 EL REGGAETON ERA UN GENERO MUSICAL AMPLIAMENTE CONOCIDO.

2. Existe una vinculación clara entre el término REGAETTON como género y los festivales de reggaetón.

3. El festival que, según se dice, organiza el titular se centra en la música de género reggaetón por lo que no puede considerarse el término REGGAETON como "ligeramente sugestivo" como se dice en la demanda (pag.23), sino completamente genérico y descriptivo en relación con los festivales que dice organizar, sin que dicha vinculación fuera desconocida por el titular al ser un ávido oyente de reggaetón.

4. Del término BEACH puede decirse, en general, que es fácilmente entendible, que es (y era en 2017) comúnmente usado en el ámbito de los festivales y que incluso existen buscadores de BEACH FESTIVALS como categoría, haciendo referencia a festivales o fiestas al aire libre y desenfadadas.

5. En relación al término BEACH en el caso particular del titular de las marcas. Su publicidad se centra en conceptos de playa. La celebración de sus festivales se produce en zonas con playa por lo que el término BEACH estaría describiendo una cualidad del festival. Por otro lado, a nivel conceptual, el festival organizado por el demandante es una fiesta al aire libre, desenfadada con música en donde la gente puede bailar y beber, entrando perfectamente en la categoría de "BEACH PARTYS"

6. Las palabras REGGAETON y BEACH, únicos elementos de la marca denominativa analizada, tomadas de manera independiente resultan genéricas para los servicios amparados de la clase 41. El conjunto formado por ambas no añade ningún elemento diferenciador ni altera la percepción que el consumidor puede tener de la mera suma de ambas. El consumidor, tanto tomándolas de manera independiente como en su conjunto, las sigue percibiendo como GENEROS MUSICALES y CATEGORÍAS DE FESTIVAL, características que deben estar disponibles por todos.

7. Por todo lo anterior, las marcas analizadas carecen de distintividad, siendo inoponibles.

8. Los productos que el actor señala como de merchandising (clases 14, 15, 21 y 25) gozan del mismo carácter genérico que la actividad principal (clase 41) pues están vinculados a la misma compartiendo además finalidad, líneas de distribución, y no teniendo un mercado independiente del producto o servicio principal.

9. En relación a la marca europea figurativa REGGAETON BEACH 016458374 , su elemento predominante es el denominativo tanto por su tamaño, posición y protagonismo. Su tipografía es común sin que destaque ningún elemento original en las letras o su posición. El elemento gráfico, un pájaro, carece de protagonismo pues por su tamaño y posición se percibe como una ornamentación y no como un distintivo. Su irrelevancia queda reflejada en el documento 31 de la demanda que considera intrascendente su sustitución. Aplicando los criterios ya expuestos sobre genericidad de un signo se considera que la marca europea figurativa 016458374 está compuesta por elementos genéricos.

10. No consta acreditado el uso de las marcas analizadas a excepción de las camisetas de la clase 25.

A esta misma conclusión llega el perito don Domingo, que también ha ratificado en el acto de la vista el informe pericial aportado como documento nº 14 de la contestación.

Además, en este sentido, ya se ha pronunciado la EUIPO, en casos similares, como en Resolución de 11 de junio de 2019, en relación con la marca FIESTA REGGAETON, que dice textualmente : En opinión de la división examinadora, éste no es el caso aquí. Los elementos denominativos "REGGAETON FIESTA" son fáciles de leer y su significado es inmediatamente reconocible. Los elementos denominativos tienen un tipo y tamaño de letra uniformes y el tipo de letra no es inusual, compárese, por ejemplo, con el tipo de letra estándar "Bauhaus 93" y otros tipos de letra estándar que no difieren especialmente del tipo de letra de la solicitud de marca. La alineación a la derecha es también uno de los muchos elementos de diseño y es estándar en la publicidad. La intensidad decreciente de las letras de arriba abajo sólo es visible a simple vista cuando se amplía el signo.

Las dos palmeras son muy pequeñas en relación con el conjunto de la marca y ahora apenas se notan. El reggaetón procede de Puerto Rico, un estado insular del Caribe, cerca de la República Dominicana. El público objetivo asocia inmediatamente la música reggaeton de Puerto Rico, como la canción "Despacito" de Luis Fonsi y Daddy Yankee o "Danza Kuduro" de Don Jesús Manuel, con las islas caribeñas y las palmeras. Por lo tanto, la representación entre los elementos de la palabra apenas se nota, sobre todo porque estos son mucho más pequeños que las letras de los elementos de la palabra. En opinión de la División examinadora, el diseño gráfico de la marca solicitada es, en su conjunto, habitual en la publicidad y no puede conferir al signo el carácter distintivo necesario para su registro como marca. El signo figurativo "REGGAETON FIETA" podría representar servicios relevantes de muchos proveedores de la industria del entretenimiento.

Este no es el caso aquí. Existe una relación de hecho entre la solicitud y los servicios en cuestión. Para el público será fácilmente evidente que los servicios ofrecidos son música y entretenimiento al estilo de una "REGGAETON FIESTA" caribeña. Sobre la base del contenido conceptual, la denominación solicitada carece de carácter distintivo para el público destinatario, ya que constituye un vínculo mental directo con los servicios. Precisamente porque los consumidores a los que se dirige son generalmente personas interesadas en la música, las fiestas y el entretenimiento, asociarán inmediatamente y sin pensarlo la solicitud de marca con música y fiestas que pueden ser ofrecidas por diversos organizadores en muchos lugares, pero no como indicación del origen de una empresa comercial concreta o como marca.

O, en la Resolución de la Segunda Sala de Recursos de 14 de mayo de 2018, en el asunto R 1633/2017-2 :es indiscutible que la segunda palabra del signo impugnado, es decir la palabra «Beach» es una palabra inglesa muy básica, que será comprendida por los consumidores de lengua española y, la Resolución de Denegación de la marca 017879400 NASSAU BEACH CLUB en la que indica que el signo solicitado consiste en una expresión compuesta por un término geográfico

,NASSAU , que designa la capital de las Bahamas, y por un nombre compuesto

,BEACH CLUB que designa un club de playa en inglés. Dicho término es utilizado en el contexto de los servicios de ocio y esparcimiento tal y como se ilustró el 28/05/2019. Dicha expresión, compuesta por palabras básicas de dicha lengua, será también comprendida no sólo por el consumidor de habla inglesa sino también por los consumidores de la UE con conocimientos básicos del inglés, por lo menos como ya se indicara el 28/05/2018 por el consumidor pertinente de lengua española, francesa, italiana y portuguesa, con el significado de: Beach Club de Nassau o Club de playa de Nassau.

Y, nuestros propios tribunales, como la Audiencia Provincial de Barcelona, en Sentencia nº 279/2007 de fecha 17 de mayo de 2007, en su FJ2º decía expresamente

: Sin embargo, siendo cierto que la acción de caducidad por vulgarización nunca ha sido objeto del proceso, el apelante confunde el criterio del Juzgador, que no expresa que la marca tuviera un carácter distintivo en un comienzo y lo perdiera merced a su uso posterior, convirtiéndose en la designación usual en el comercio de dicho estilo de música latina, sino que no lo tuvo nunca, pues era un término descriptivo desde el mismo momento de la solicitud, siendo del todo irrelevante que en aquellos momentos el término "REGGAETON" fuera popular en España. La tesis del demandado flaquea en dos extremos: considerar que el signo no era descriptivo ni genérico en el momento de la solicitud, por lo que la marca no es nula, y equiparar la popularidad del término con su eficacia descriptiva. Por el contrario, y como seguidamente veremos, el signo siempre fue descriptivo y no susceptible de una exclusiva marcaria, lo que sigue ocurriendo en la actualidad.

Y, continúa diciendo en el FJ3º: En ese sentido, la vigente LM de 2001 refundió en una prohibición única las que antes se recogían en las letras a ) y b) del artículo 11.1 de la LM de 1988 , extendiéndose además a los casos del secondary meaning, es decir, permitiendo que las marcas genéricas se registren como marcas si el solicitante demuestra que esa denominación ha adquirido un carácter distintivo como consecuencia del uso que se ha hecho de la misma ( arts. 3.3 Directiva 89/104/CEE y 5.2 LM ). En nuestro caso, por el contrario, es claro que el término "REGGAETON" carecía ab initio de eficacia distintiva, existiendo importantes corrientes doctrinales que abogan por una interpretación estricta del precepto, aplicando la prohibición sólo para aquéllos casos de signos inicialmente distintivos que perdieron ese carácter por una transformación posterior. Con arreglo a este tesis, el artículo 5.1.d) no sería aplicable al caso de autos.

En el FJ4º reseña: Pues bien, en nuestro caso, existe una prueba documental muy abundante y varias testificales que evidencian que "REGGAETON" es una denominación genérica, que alude directamente a un determinado estilo de música, o al menos descriptiva, aludiendo a dicha especie de género musical, procurando una diferenciación forzada para incluir la prohibición de su registro en todo caso en el artículo 5.1.c) LM . Confirmando lo que ya consta a este Tribunal, en este proceso se ha acreditado de forma más que suficiente que el REGGAETON es un estilo de música bailable de origen caribeño, nacido sobre los años 93 y 94 en Puerto Rico y luego extendido por todo el Caribe, USA y Europa, gozando siempre de gran éxito. Los documentos 3 a 18 de la demanda, con extractos de webs, revistas del sector musical y discográfico, y los documentos portados en la audiencia previa, singularmente el Informe Delfos de la SGAE, aunque de fecha posterior a la solicitud de la marca del apelante en 2003, muestran bien a las claras que se trata de un estilo de música latina, mezcla en gran medida de reggae (de origen jamaicano) y rap latino (el "ton") y especialmente propicio para un baile con claras connotaciones sensuales, que se ha dado en llamar el "perreo". Todo ello era muy conocido en Iberoamérica y Estados Unidos cuando el Sr. Jeronimo registra su marca, y no cabe negar que el demandado no lo conociera, pues asumió que así se le transmitió por la cantante Lorna, que introdujo el estilo en España con canciones de éxito innegable ("Papi Chulo", una de las canciones del verano de 2003), procediendo luego el demandado al registro del signo en cuestión. Por tanto, el signo "REGGAETON" no era potencialmente descriptivo en el momento de su solicitud, sino claramente genérico y descriptivo ya desde entonces, cualquiera que fuera la popularidad de esta música en España, pues la referencia directa al estilo musical carece de eficacia distintiva, es totalmente ajeno a una finalidad de diferenciación de la procedencia empresarial, salvo que el empresario pretenda monopolizar dicha denominación, lo que debe rechazarse. Es por eso que no consta el uso a título de marca del término antes de

2003, siendo igualmente inatendible el argumento del recurso referente a la ausencia de oposición al registro en el trámite de la OEPM, pues las nulidades previstas en el artículo 51 recaen todas sobre marcas inicial e indebidamente concedidas. El recurso, pues, debe decaer.

O, nuestro propio Tribunal Supremo en Sentencia de 30 de enero de 2014, nº rec. 3415/2012 , citada en la Sentencia del TSJ Madrid nº 358/2018 de 16/05/2018 n° de recurso: 202/2017 en la que, en relación al término BEACH para una marca de la clase 41 señalaba: Es cierto que en la oponente el expresado vocablo viene acompañado del término CLUB y que en la solicitada viene acompañado de los vocablos BEACH CLUB, pero los mismos deben reputarse genéricos y descriptivos

Dicha declaración de nulidad supone la estimación de la demanda reconvencional y la cancelación registral de las marcas de las actora, sin entrar a analizar el resto de motivos de nulidad alegados por la actora en reconvención, así como, la desestimación de la demanda principal, toda vez que, una vez declarada la nulidad de las marcas de la actora, no procede entrar en el examen de las acciones ejercitas en la demanda principal, pues en virtud de dichas marcas, que han sido declaradas nulas, ejercita la actora, las acciones en la demanda principal.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 394 LEC, las costas de la demanda principal, se imponen a la parte actora al haber sido desestimadas sus pretensiones.

Respecto a la demanda reconvencional, las costas se imponen a la parte demandada en reconvención, al haber sido desestimas sus pretensiones.

Visto los preceptos de general y pertinente aplicación;