Sentencia Civil 68/2025 Juzgado de lo Mercantil de Alicante/Alacant nº 4, Rec. 738/2023 de 04 de julio del 2025

PRELIMINAR.- En los presentes autos de juicio ordinario la mercantil actora The Polo/Lauren Company, L.P. interpuso demanda frente a Ponce & Guillén, S.L. y Don Modesto, en base a la infracción marcaria que se reputó concurrente; pero, simultáneamente, se accionó frente a Don Maximiliano y Don Olegario, interesando la declaración de nulidad de los signos marcarios registrados por éstos.

Toda vez que por auto de 19 de abril de 2024 se habría declarado la falta de jurisdicción de este Juzgado de lo Mercantil para conocer de las acciones principales formuladas frente a Don Maximiliano y Don Olegario en materia de nulidad de los registros marcarios de su titularidad, y siendo que frente a dichos codemandados no existe ninguna otra pretensión formulada por la parte demandante, se tienen en lo sucesivo a dichos codemandados por apartados de los presentes autos, al haber quedado trabada la relación jurídico procesal tan solo entre la parte demandante, The Polo/Lauren Company, L.P., y los demandados a los que se les imputan conductas constitutivas de infracción de los derechos marcarios de la actora, a saber, Ponce & Guillén, S.L. y Don Modesto.

PRIMERO.- Sobre la pretensión actora

La mercantil demandante ejercita en su escrito de demanda varias acciones en tutela de los derechos marcarios de exclusiva que considera conculcados por el proceder de la parte demandada.

Como fundamento de su pretensión, manifiesta que la misma es titular de los siguientes registros marcarios:

Añade la demandante que los signos marcarios reseñados de los que es titular gozan de renombre, pues desde hace más de cincuenta años vienen siendo empleadas en diversas prendas de vestir y complementos de moda, habiendo realizado tradicionalmente fortísimas inversiones en publicidad y difusión, siendo incluso el patrocinador del Equipo Olímpico de los Estados Unidos, disponiendo de un importantísimo volumen de ingresos por ventas en todo el territorio de la Unión Europea (así como en países terceros), con más de 400 tiendas abiertas en todo el mundo (14 de ellas en territorio español), y habiéndose dictado varias resoluciones, tanto por órganos jurisdiccionales como por organismos públicos, en las que expresamente se reconoce dicho carácter renombrado.

Prosigue la actora afirmando que en octubre del 2020 tuvo conocimiento de la distribución a través de la plataforma de mercado en línea de la red social Facebook, y por medio de varios vendedores, de una serie de productos de vestir que se marcaban con un signo prácticamente idéntico a las marcas que tenía registradas, incluyendo un jinete a lomos de un caballo con una postura idéntica a las marcas de la demandante, así como con referencias expresa a la palabra "polo". Por ello, encargó varios informes, entre ellos a la asociación REACT, y realizó compras a través de canales abiertos de dichas prendas infractoras, confirmando que la mercantil Ponce & Guillén, S.L. era la que, en efecto, estaba comercializando dichos productos. Matiza la actora en el sentido de que dicha entidad, Ponce & Guillén, S.L., tendría por objeto el diseño y confección de ropa, así como la distribución y comercio de artículos de piel y marroquinería, habiendo sido constituida el 4 de noviembre de 2015, y siendo responsable de la página web "www.scauthenticbrand.com".

Asimismo, manifiesta la entidad actora que dicha mercantil, Ponce & Guillén, S.L., estaba administrada mancomunadamente por Don Maximiliano y Don Olegario, siendo estas dos personas físicas titulares de los siguientes registros marcarios:

a) Marca de la Unión Europea Nº 015943806, figurativa, , para productos de la Clase 25 de ropa, calzado y artículos de sombrerería; solicitada el 17/10/2016 y registrada el 21/02/2017.

b) Marca nacional española Nº 3618074, figurativa, " ", para productos de la Clase 25 de ropa, calzado y artículos de sombrerería; solicitada el 6/3/2015, y concedida el 29/09/2015.

c) Marca nacional española Nº 3553015, figurativa, " ", para productos de la Clase 25 de ropa, calzado y artículos de sombrerería; solicitada el 6/3/2015, y concedida el 29/09/2015.

Igualmente, mantiene la actora que el codemandado Don Modesto sería el responsable de la página web "www.sycfactory.com", a través de la cual se ofrece en venta el producto que infringe los derechos marcarios de titularidad de la demandante, siendo igualmente que dicho demandado, junto con su familia directa, estaría llevando a cabo la distribución y comercialización de las prendas de ropa producidas por Ponce & Guillén, S.L. a través de puestos ambulantes y ferias locales.

En concreto, la parte demandante mantiene que los codemandados producen y distribuyen prendas de ropa que incluyen un signo marcario visible idéntico con el suyo desde todos los prismas posibles, siendo la comparativa de signos la siguiente:

Uso infractor Marcas base

La mercantil demandante prosigue con su narración fáctica aseverando que, tras las labores de investigación y la recepción de los informes a que antes se ha hecho referencia, dirigió a los codemandados un requerimiento fehaciente de cese en su conducta conculcadora el 23 de marzo de 2021, recibiendo respuesta el 8 de abril de 2021 por la que, en síntesis, se negaba cualquier infracción marcaria, reconociendo el uso residual del término "polo" no como marca, si no como indicativo del deporte que recibe dicho nombre.

Por ello, cursó el 11 de mayo de 2022 denuncia ante los Juzgados de Instrucción de Orihuela, incoando el Juzgado de Instrucción nº 2 Diligencias Previas nº 1.139/2022, en cuyo seno se decretó el sobreseimiento provisional y archivo de actuaciones, siendo ello confirmado por auto de la Ilma. Audiencia Provincial de Alicante, Sección desplazada a Elche; tras lo cual decidió el ejercicio de acciones ante los órganos mercantiles, dando lugar al presente pleito.

Por cuanto antecede, la parte demandante interesa el dictado de Sentencia estimatoria que contenga los siguientes pronunciamientos:

a) Que se declare que The Polo/Lauren Company, L.P.ostenta unos derechos exclusivos sobre los registros de Marca de la Unión Europea número 004049201, Marca española número 1253881, Marca

Internacional con extensión a la UE número 1197025 y Marca de la Unión Europea número 004049334, y que las mismas han alcanzado el estatus de renombradas en España.

b) Que se declare que los actos llevados a cabo por parte de Ponce & Guillén, S.L. y Don Modesto respecto de los productos infractores da lugar a una infracción de los derechos exclusivos de marca de The Polo/Lauren Company, L.P.

c) Que se declare que Ponce & Guillén, S.L. y Don Modesto han causado daños y perjuicios a The Polo/Lauren Company, L.P. como consecuencia de sus actos de infracción.

d) Que se condene a los demandados: I) a estar y pasar por los anteriores pronunciamientos; II) a cesar y abstenerse en el futuro de toda fabricación y/o importación y/u oferta y/o comercialización y/o almacenamiento y/o distribución de productos que reproduzcan o imiten las marcas de la actora; III) a retirar del tráfico económico los productos, embalajes, envoltorios, material publicitario, etiquetas u otros documentos que infrinjan dichas marcas; IV) a eliminar de sus páginas web y de cualesquiera otros medios publicitarios ofertas de productos que infrinjan las marcas titularidad de la demandante; V) a realizar las actuaciones precisas para que se proceda a la destrucción de los productos infractores, embalajes, envoltorios, material publicitario, etiquetas u otros documentos que infrinjan las marcas de la actora, incluidos, en su caso, los productos que fueron objeto de la intervención policial de la que ha conocido el Juzgado de Instrucción Nº 2 de Orihuela en los autos de Diligencias Previas 1139/2022, asumiendo la Parte Demandada los costes de dicha destrucción, y cuantos otros se hayan podido generar por el almacenaje y/o custodia de los mismos, con constancia notarial y dando a la actora preaviso de la fecha y lugar de destrucción con 10 días de antelación, VI) a indemnizar a la actora por los daños y perjuicios sufridos cuantificados según las bases expuestas en el Fundamento de Derecho Quinto del escrito de demanda, que se tiene aquí por reproducido; VII) a indemnizar a la actora por el desprestigio sufrido y cifrado en un 2,5% sobre la cifra final que resulte

de la indemnización anteriormente referida en cuanto a los beneficios que haya obtenido el infractor como consecuencia de la violación, o de la aplicación subsidiaria del 1 por ciento de la cifra de negocios obtenida por la demandada con la comercialización de los productos ilícitamente; VIII) a pagar una multa coercitiva diaria no inferior a 600 euros; y VIII) a publicar a su costa la Sentencia en un diario de difusión nacional.

SEGUNDO.- Sobre los motivos de oposición de la parte demandada y sobre la demanda reconvencional formulada

La parte demandada se opone a las pretensiones actoras alegando, en esencia, los motivos y razones que a continuación se detallan.

En primer término, consideran que existe un retraso desleal en el ejercicio de las acciones por parte de la demandante. A este respecto, afirman que los inicialmente demandados (pero, como se ha detallado previamente, excluidos de los presentes autos al declararse la falta de jurisdicción de este Juzgado para conocer de las acciones de nulidad marcaria dirigidas frente a ellos) Don Olegario y Don Maximiliano iniciaron la producción y distribución de prendas de vestir con el signo del jinete a caballo y amplia visera detallado en el precedente Fundamento de Derecho en el año 2014, constituyendo ambos en 2015 la mercantil Ponce & Guillén, S.L., a través de la cual prosiguieron con dicha producción y comercialización de prendas de vestir; registrando a su nombre los signos marcarios también reseñados en el precedente Fundamento de Derecho (página 5 de la presente resolución) entre los años 2015 y 2016, tanto en la OEPM como en la EUIPO, sin que la entidad actora haya formulado oposición a dichos registros, siendo plenamente conocedora de la existencia de la marca en cuestión (evidenciado por la política de activa oposición al registro de numerosas marcas potencialmente conflictivas); comercializando dichas prendas desde el año 2019 a través de redes sociales y la plataforma de venta en línea Amazon; y no siendo si no hasta el año 2021 cuando decide dirigir el primer requerimiento de cese, sin reiterarlo, y esperando al año 2023 para la interposición de la correspondiente demanda.

En segundo lugar, los codemandados niegan el carácter renombrado de los signos marcarios de la demandante, entendiendo que ninguna prueba se habría aportado al respecto, así como que las resoluciones judiciales y administrativas aportadas junto con el escrito de demanda se refieren a tiempos pretéritos muy distantes al momento en el que se efectuó el requerimiento de cese.

En tercer lugar, los codemandados afirman que Don Modesto no tendría ninguna relación con la mercantil Ponce & Guillén, S.L., siendo esta mercantil la responsable de la producción y comercialización de las prendas de vestir que se denuncian como infractoras, siendo aquél, es decir, Don Modesto, un distribuidor o vendedor autónomo.

En cuarto lugar, la parte demandada afirma que no existe riesgo de confusión alguno entre los signos registrados por la demandante y los signos marcarios registrados por Don Olegario y Don Maximiliano y empleados por Ponce & Guillén, S.L. en la producción y distribución de prendas de vestir, realizando, a estos efectos, una comparativa de los meritados signos que se tiene aquí por reproducida.

En quinto lugar, como consecuencia de lo precedente, considera totalmente inviables las acciones que se anudan a la acción por infracción marcaria, sin que, por otro lado, se hayan acreditado daños y perjuicios por la actora.

Finalmente, la parte demandada formula demanda reconvencional frente a The Polo/Lauren Company, L.P., por medio de la cual interesa, en síntesis, que se declare la nulidad de la MUE nº 4049334 "POLO", en relación con los productos de la clase 25 del nomenclátor internacional para los que se encuentra registrada, al considerar que dicha marca incurre en la causa de nulidad absoluta consistente en carecer de carácter distintivo, al limitarse a identificar una clase de prenda de vestir, a saber, el polo o camiseta con cuello y apertura frontal con botones.

TERCERO.- Sobre la oposición de la parte demandante principal a los argumentos y pretensiones de la demanda reconvencional

La parte actora The Polo/Lauren Company, L.P. formula oposición a la pretensión de declaración de nulidad esgrimida por los demandados, entendiendo, en esencia, que la referida marca, es decir, "POLO", es una marca renombrada, tal y como ya se habría argumentado en la demanda principal, por lo que difícilmente una marca renombrada podría no ser distintiva.

De otro lado, afirma que la MUE nº 4049334 "POLO" estaría registrada para productos de la clase 25 de la clasificación de Niza, siendo que dicha clase expresamente excluye de su cobertura las prendas de vestir con cuello de polo, apuntalado ello por el dato de que la EUIPO analizó el carácter distintivo de dicho signo marcario y aprobó el registro del mismo.

Finalmente, The Polo/Lauren Company, L.P. afirma que el carácter distintivo de la marca "POLO" ya fue reconocido expresamente en la Sentencia nº 174/2022, de 15 de diciembre, dictada por el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Alicante y Juzgado de Marca de la Unión Europea, en respuesta a una pretensión formulada igualmente por vía de una reconvención frente a la ahora demandante, en el sentido de denunciarse, en dicha reconvención, que la marca "POLO" habría caducado por vulgarización y pérdida de distintividad al convertirse de facto en la designación usual de una prenda de ropa, entendiendo aquel órgano jurisdiccional que dicha pretensión reconvencional habría de ser desestimada, toda vez que la clase 25 del nomenclátor internacional expresamente excluye las prendas de vestir con cuello tipo polo y las prendas deportivas que puedan ser empleadas en la práctica del polo como deporte.

CUARTO.- Objeto de la controversia

Así las cosas, a la luz de los argumentos de hecho y de derecho contenidos en las demandas principal y reconvencional, y de conformidad con los respectivos escritos de contestación que se habrían formulado, la presente controversia gravitaría en torno a los siguientes exptremos:

- Carácter renombrado o notorio de los signos marcarios de la demandante.

- Nulidad de la MUE nº 4049334 "POLO" de la demandante.

- Existencia de retraso desleal en el articulado de acciones por la demandante.

- Existencia de riesgo de confusión entre los signos registrados por la demandante y las marcas empleadas por la parte demandada, así como, en caso de estimación, procedencia y alcance del resto de acciones ejercitadas por The Polo/Lauren Company, L.P.

QUINTO.- Sobre el carácter renombrado o notorio de las marcas de la demandante

Una de las cuestiones controvertidas para las partes y que, incluso, participa de una de las pretensiones principales de la demandante, consiste en determinar si los signos registrados por The Polo/Lauren Company, L.P.

son, o no, renombradas.

En efecto, como antes se ha indicado, la controversia deriva del hecho de que la parte demandada niega o discute tal carácter renombrado, afirmando que la prueba que al respecto se habría aportado por la demandante data de fechas pretéritas y muy anteriores a los hechos que detonan la presente controversia.

Por lo demás, la concreción del carácter renombrado, o no, de los signos marcarios resulta determinante a la hora de valorar la existencia de un posible riesgo de confusión, como más adelante se desarrollará, bastando en este momento con adelantar que, conforme al art. 8 del RMUE, apartados 1.b) y 5, existirá infracción cuando se aprecie una similitud entre los signos en conflicto y esta similitud pueda generar un riesgo de confusión en el público interesado, no precisándose dicho riesgo de confusión cuando se aprecie el carácter renombrado del signo que se dice infringido.

Las razones que subyacen a la ampliación de la protección conferida en virtud del artículo 8.5 del RMUE estriban en que la función y el valor de una marca no se limitan únicamente servir como indicación de su origen, si no que puede transmitir otros mensajes, como la promesa o la garantía de una determinada calidad, o una imagen concreta relacionada, por ejemplo, con el lujo, con un estilo de vida, con la exclusividad, etc... Dicho precepto ( art. 8.5 del RMUE) aspira a proteger esta especial función publicitaria y las inversiones realizadas por la entidad titular para la creación de una imagen asociada a la marca, otorgando una firme y ampliada protección con independencia de que los productos o servicios sean o no similares, o de que exista o no un riesgo de confusión en el público interesado, bastando la identidad o similitud entre el signo marcario renombrado y el signo que se reputa infractor.

Pues bien, al respecto del carácter renombrado y a fin de determinar su concurrencia, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) considera que son factores a tener en cuenta todos los elementos pertinentes obrantes en autos, como la cuota de mercado poseída por la marca en liza, la intensidad, la extensión geográfica y duración de su uso, o las inversiones que pudiera haber realizado la empresa titular para su promoción y difusión, debiendo valorar además, en relación con el ámbito territorial, que la marca habrá de ser conocida por una parte significativa del público interesado en los productos o servicios amparados y en todo el ámbito comunitario, considerando que el territorio de un Estado miembro de la Unión Europea debe ser considerado como una parte sustancial del territorio de la Comunidad ( Sentencias del TJUE de 6 de octubre de 2009 Pago, asunto C301/07; o de 3 de septiembre de 2015 Iron & Smith, asunto C-125/14; o la STJUE Euipo/Puma de 28 de junio de 2018, asunto C-564/16).

Sobre la acreditación del renombre de una marca, corresponde a quien lo invoque la carga de probar el mismo ex art. 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, pudiendo acreditarse a través de resoluciones que declaren previamente el carácter renombrado, indicando a este respecto la STJUE Euipo/Puma de 28 de junio de 2018, asunto C- 564/16 que deben ser tomadas en cuenta las resoluciones ya adoptadas en solicitudes similares y debe valorarse si procede resolver en el mismo sentido que ellas o si, por el contrario, ha de adoptarse en la controversia planteada una solución alternativa, lo que obliga a motivar de manera profunda y detallada la razón de ser de la divergencia advertida.

En el caso de autos, la parte demandante dedica una considerable extensión de su escrito de demanda (más de quince páginas) para tratar de justificar el renombre de los signos invocados, aportando, además, numerosa prueba documental para apuntalar tal consideración.

Así, se habría aportado: I) la facturación de la mercantil The Polo/Lauren Company, L.P. en territorio español y de la Unión Europea entre los años 2016 a 2021 mediante el uso de los signos objeto de autos, con cifras llamativas; II) las fortísimas inversiones realizadas en marketing y publicidad en el territorio de la Unión Europea, con detalle de concretas campañas publicitarias llevadas a cabo en España en varios años, tanto autónomamente como en vinculación con El Corte Inglés; III) un detalle de los locales o tiendas abiertas para la venta de los productos marcados con los signos invocados, así como de los puntos de venta autorizados en territorio español, incluso desde el año 1996; IV) numerosos estudios y "rankings" a nivel mundial llevados a cabo por entidades y medios especializados en el sector de la moda que colocan las marcas de la demandante en posiciones más que destacadas; y V) un detalle de los eventos deportivos de alcance mundial en los que la demandante opera como patrocinadora, siendo incluso la proveedora del equipo olímpico estadounidense en las olimpiadas del año 2020, y el volumen de seguidores que tiene en redes sociales, superando los siete millones -sin perjuicio del detalle de eminentes celebridades de alcance internacional que llevan las prendas de la demandante con los signos marcarios invocados en los presentes autos- (documentos nº 18 a 52 de la demanda).

Asimismo, la parte demandante habría aportado numerosas resoluciones, tanto judiciales como por parte de la EUIPO y la OEPM, en las que expresamente se reconoce que el signo del jugador de polo a caballo de la actora goza de una posición destacada y consolidada entre las marcas líderes en el sector de la moda, gozando de un muy elevado carácter distintivo gracias a su uso muy difundido en el mercado de las prendas de vestir (documentos, 7 a 17 de la demanda principal).

Valorando, así, los precedentes elementos probatorios aportados por la parte demandante, que en absoluto pueden ser considerados como escasos, procede la estimación de la pretensión actora, debiendo reputarse como renombradas las marcas invocadas en el escrito de demanda y registradas por The Polo/Lauren Company, L.P.

En efecto, se habría acreditado que dichas marcas llevan siendo utilizadas en tiendas en territorio español (sin perjuicio de su previo uso en otros países) al menos desde el año 1996, teniendo en la actualidad una posición destacada y preponderante en el sector de la moda, habiéndose realizado para ello importantes campañas de publicidad y marketing a nivel no ya nacional, si no incluso mundial, siendo reconocida dicha especial y preponderante posición tanto por publicaciones y medios especializados en el sector de la moda a nivel internacional, como por resoluciones de la EUIPO, la OEPM, y los propios tribunales españoles.

Una vez manifestado lo precedente, ha de hacerse un matiz, y es que el carácter renombrado debe quedar ceñido a las marcas registradas por la actora y que a continuación se detallan:

Precisamente, debe quedar excluida del reconocimiento del renombre la MUE nº 4049334 "POLO", que también se invoca como conculcada en los presentes autos.

Lo precedente resulta del dato objetivo de que todas y cada una de las resoluciones judiciales y de la EUIPO o la OEPM que se aportan por la actora reconocen el carácter altamente destacado de las marcas de la demandante pero haciendo siempre referencia a los signos que representan al jinete a caballo practicando el polo, es decir, al jugador de polo en actitud activa de desarrollar dicho deporte, sin que en ningún caso se haga referencia al término "POLO", aislado, como marca renombrada de la demandante.

Es decir, que son los signos registrados por la demandante que representan al jinete practicando el polo los que gozarán de renombre, siendo dicho signo el mascarón de proa, si se quiere, de la actividad de la demandante, tal y como se deduce de la abundante documental aportada con la demanda y antes reseñada, sin que nada se indique en dichos elementos probatorios al respecto de la MUE que representa el término "POLO", sin ninguna figura o representación del deporte designado.

SEXTO.- Sobre la nulidad de la marca "POLO" de la demandante

Los codemandados formulan demanda reconvencional, interesando la declaración de nulidad de la MUE nº 4049334 "POLO" de la actora, invocando a tal efecto la causa de nulidad absoluta contemplada en el art. 7.1.b) del RMUE, a saber, carecer el signo marcario de carácter distintivo.

Dicho lo precedente, procede desestimar la demanda reconvencional formulada.

En efecto, los argumentos esgrimidos por la demandada en su demanda reconvencional, en el sentido de que el término "POLO" se limita a referirse a una prenda de ropa consistente en una camiseta, generalmente de piqué, con cuello y apertura frontal con botones, deben decaer toda vez que la MUE nº 4049334 "POLO" figura registrada por la parte demandante para la clase 25 de la Clasificación de Niza, expresamente excluye las prendas de vestir con cuello de polo, es decir, las prendas de vestir que la parte demandante entiende que se confunden con el signo de la actora.

Asimismo, acontece que una cuestión prácticamente idéntica a la de autos ya fue resuelta por la Sentencia nº 174/2022, de 15 de diciembre, del Juzgado de lo Mercantil y Juzgado de Marca de la Unión Europea nº 2 de Alicante. En concreto, la parte demandante resultaba ser en dicha litis la misma que la de autos, invocando los mismos signos marcarios que los esgrimidos en la presente controversia, formulando la parte demandada demanda reconvencional interesando la declaración de nulidad de la MUE nº 4049334 "POLO" por su vulgarización y por carecer de carácter distintivo, toda vez que dicho término, esto es, "POLO", se emplearía a su entender para designar en el mercado y de forma vulgar o usual una prenda de ropa, quedando así privada de su fuerza distintiva.

Dicha resolución judicial, firme en lo que se refiere a la antedicha cuestión, expresamente falló en el mismo sentido que anteriormente se ha expuesto, es decir, que entendió que la clase 25 de la Clasificación de Niza, "(...) además de las descripciones propias de prácticamente cualquier tipo de prenda textil, incluye la mención "pero sin incluir camisas distintas a las camisas de vestir, ni prendas de vestir con cuello de polo ni ninguno de los productos mencionados que sea ropa deportiva destinada para su uso en el juego del polo" (...)".

Por cuanto antecede, procede la desestimación de la demanda reconvencional, sin que, además, se aprecien méritos para resolver en sentido distinto al precedente sentado por la Sentencia firme del Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Alicante y Juzgado de Marca de la Unión Europea antes indicada, la cual resolvió ya en el mismo sentido una cuestión de fondo prácticamente idéntica a la que motiva la presente.

SÉPTIMO.- Sobre el retraso desleal en el ejercicio de las acciones

La parte demandada se opone a las pretensiones actoras invocando, entre otros motivos, la existencia de un notorio retraso desleal en el ejercicio de la acción que motiva los presentes autos, entendiendo que el uso de los signos que se denuncian como infractores comenzó en 2014 por parte de Don Olegario y Don Maximiliano y, ya a partir de 2015, por parte de la demandada Ponce & Guillén, S.L., registrando aquéllos los referidos signos infractores entre 2015 y 2016, y no teniendo noticia alguna de la posible oposición por parte de The Polo/Lauren Company, L.P. (que no se habría opuesto en los procesos de registro marcario seguidos a su instancia) si no hasta el requerimiento recibido el 23 de marzo de 2021, formulándose luego denuncia el 11 de mayo de 2022, y más adelante, tras el archivo en firme de la causa penal, demanda ante los Juzgados de lo Mercantil de Alicante el 30 de octubre de 2023.

Pues bien, el retraso desleal en el ejercicio de derechos o acciones se ha venido entendiendo por nuestra doctrina jurisprudencial, y como derivación de la originaria doctrina sentada por la Sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 21 de mayo de 1982, como una manifestación de la buena fe ex art. 7 del Código Civil y como una variante de la teoría de los actos propios, considerándose que existe retraso desleal cuando quien articula su derecho o acción lo hace tan tardiamente que el destinatario pudo cabalmente creer que ya nunca se iba a ejercitar, conculcándose así las normas elementales y éticas que deben informar siempre el ejercicio de los derechos, tornándose inadmisible el ejercicio de los mismos.

A la vista de las circunstancias concurrentes en los presentes autos, y a la luz de la narración fáctica realizada por la propia parte demandada, este argumento o motivo de oposición ha de ser desestimado.

En efecto, la parte demandante afirma en su escrito de demanda que no fue sino en octubre de 2020 cuando tuvo conocimiento de la difusión y distribución de prendas de ropa con los signos empleados por la demandada, iniciando entonces una campaña de investigación a fin de conocer el alcance de dicho uso y la identidad del responsable del mismo, justificando con los documentos nº 61.1 y .3 de la demanda la recepción de dichos informes el 24 de marzo de 20022 y el 31 de mayo del mismo año (confeccionados por Don Simón y por la entidad REACT, respectivamente).

Dicha aseveración de que no fue sino a finales del 2020 cuando The Polo/Lauren Company, L.P. tuvo conocimiento de la distribución de prendas de ropa por parte de la demandada guarda directa relación de causalidad con la afirmación de la demandada de que fue en el año 2019 cuando comenzó con la venta de su prendas a través de canales de internet, siendo más accesibles al público en general; y con el hecho de que la venta y distribución originaria de las prendas de ropa marcadas con los signos de la demandada se realizaba a pequeña escala, en ferias de ámbito local y en mercadillos ambulantes.

Por ello, con independencia de que los signos de la demandada se emplearan de facto desde el 2014, y de que el registro de los mismos se efectuó entre 2015 y 2016, no fue sino hasta la creación de una página web y el recurso a plataformas de venta online en el año 2019 cuando la entidad actora pudo tener un cabal conocimiento de la existencia de venta y distribución de las prendas de ropa marcadas con los signos que se aseveran infractores, tomando en dicho año 2019 la iniciativa de averiguar el origen de dicha infracción, y conociendo su alcance total en el año 2022, y ello a pesar de que ya en el año 2021 se habría interpuesto denuncia frente a los ahora demandados, interponiéndose la demanda ante la jurisdicción mercantil una vez que el archivo provisional de la causa penal devino firme por resolución de la apelación por parte de la Ilma. Audiencia Provincial de Alicante, Sección 7ª (desplazada a Elche).

Del mismo modo, no puede prosperar el argumento de la parte demandada consistente en aseverar que la entidad actora siempre habría desplegado una actitud vigilante para con sus signos marcarios, oponiéndose al registro solicitado por otras entidades, sin haberse opuesto nunca a las marcas registradas por la demandada, pues ello conllevaría atribuir a The Polo/Lauren Company, L.P. la carga de probar un hecho negativo, como es el hecho de no conocer la existencia de los signos aquí denunciados, correspondiendo a la parte demandada la carga de acreditar fehacientemente que, en efecto, The Polo/Lauren Company, L.P. conocía sus signos ya desde el 2014 o, en su caso, desde el 2015, tal y como parece pretender, sin que ninguna prueba se aporte por su parte a este respecto.

En suma, la parte demandada no habría acreditado que The Polo/Lauren Company, L.P. conocía la existencia de sus signos marcarios desde su uso en 2014 o desde su registro entre 2015 y 2016, siendo que el hecho de que la demandante afirme que en 2020 conoció de la existencia de las marcas de la demandada guarda directa relación de causalidad con el hecho de que en octubre de 2019 Ponce & Guillén, S.L. comenzó con la venta de sus prendas a través de canales online, creando asimismo su página web, vendiéndolas hasta entonces a través de pequeños canales de venta de ámbito muy local, y sin que se aprecie retraso desleal cuando al año siguiente, es decir, en 2021, se dirige requerimiento de cese, y en el 2022 y 2023 se ejercitan respectivamente acciones penales y civiles frente a quien se consideraba infractor.

OCTAVO.- Sobre el riesgo de confusión: doctrina legal y jurisprudencial

No resulta controvertido en el caso de autos que la mercantil actora The Polo/Lauren Company, L.P. es titular registral de los signos invocados en su escrito de demanda, ostentando, pues, los derechos de exclusiva que, como titular registral, le confiere la marca, y que figuran en el art. 9 del RMUE, en consonancia con el art. 34 de la LM.

En esencia, ostentaría el derecho a prohibir que terceros no autorizados utilizaran en el tráfico económico signos relacionados con productos y servicios, siempre que: I) dichos signos sean idénticos a su marca y se utilicen respecto de los productos o servicios idénticos a aquéllos para los que su marca está registrada - art. 9.2.a) RMUE, y 34.2.a) LM-; o II) dichos signos sean idénticos o similares a su marca y se empleen respecto de productos o servicios idénticos o similares a aquéllos para los que su marca esté registrada y exista un riesgo de confusión, incluyendo el riesgo de asociación - art. 9.2.b) RMUE y 34.2.b) LM-; o III) dichos signos sean idénticos o similares a su marca, independientemente de si se utilizan, o no, respecto de productos o servicios para los que su marca está registrada, siempre que dicha marca goce de renombre, y siempre que se obtenga una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca , o dicho uso sea perjudicial para dicho carácter distintivo o renombre - art. 9.2.c) RMUE y 34.2.c) LM-.

En relación con el supuesto previsto en el art. 9.2.b) del RMUE, y 34.2.b) de la LM, el riesgo de confusión tiene su encaje en la mera similitud, y para que pueda desplegar sus efectos el derecho de exclusiva del titular marcario, deben concurrir tres circunstancias, a saber: a) que los signos sean idénticos o similares: b) que los productos o servicios sean idénticos o semejantes; y c) que exista dicho riesgo de confusión.

El TJUE ha venido perfilando el concepto de riesgo de confusión al afirmar que el riesgo de que el público pueda asociar dos marcas, esto es, que una marca haga recordar o evoque a otra, trayéndola a la memoria, no basta para apreciar dicho riesgo ( STJCE de 11 de noviembre de 1997, caso Sabèl/Puma), exigiéndose que el público pueda confundir el signo y una determinada marca, es decir, que el consumidor pueda creer que los productos o servicios identificados con una marca proceden de una determinada empresa, existiendo semejanza relevante entre los signos empleados y los productos o servicios designados, generando así una impresión global de similitud para el consumidor medio de la categoría de productos y servicios considerado normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz.

Dentro del riesgo de confusión puede incluirse el riesgo de asociación, entendido como una suerte de riesgo de confusión indirecto, en el sentido de que existirá riesgo de asociación cuando, pese a que los productos y servicios identificados por las marcas enfrentadas son distintos, se suscita entre el público el riesgo de que se asocie la marca posterior a la anterior, considerando que esos productos y servicios, aun distinguibles en el mercado, son producidos o comercializados por la misa empresa titular de la marca anterior, o por otra empresa del mismo grupo. Es decir, que existe riesgo de asociación cuando el público puede presumir que existe vinculación entre las empresas comercializadoras de los productos o servicios con las marcas enfrentadas. Debe matizarse, no obstante, que el riesgo de asociación no es una alternativa al riesgo de confusión, si no una concreción de su extensión ( STJCE de 22 de junio de 2000, caso Mock).

Por lo demás, el TJUE ha declarado que el riesgo de confusión ha de ser apreciado globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del caso concreto y que sean pertinentes, debiendo apreciarse, entre otros, el conocimiento de la marca en el mercado, la asociación que pueda hacerse de dicha marca con el signo utilizado o registrado, el grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios designados, entre otros ( Sentencia de 11 de noviembre de 1997 antes indicada, caso Sabèl).

En el caso de autos, además, se habría declarado el carácter renombrado de los signos de la demandante que representan un jinete a caballo practicando el polo.

Sobre el renombre y su relación respecto del posible riesgo de confusión, para apreciar la especial protección reforzada antes adelantada y que ofrece el RMUE, la jurisprudencia del TJUE exige la concurrencia cumulativa de varios requisitos, a saber: I) la identidad o similitud de los signos en conflicto; II) la existencia de un renombre de la marca anterior invocada en apoyo de la oposición o de la infracción; y III) que exista el riesgo de que el uso sin justa causa del signo cuyo registro como marca se solicita suponga un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior, o que les sea perjudicial ( STJUE de 10 de diciembre de 2015, C-603/14, asunto El Corte Inglés; y STJUE de 28 de junio de 2018, C564/16, asunto Puma SE).

En el caso de renombre, el grado de similitud entre las marcas no necesita ser tan elevado como en el caso de riesgo de confusión, sino que, sin necesidad de que exista esa confusión potencial, bastará con que la marca posterior evoque a la anterior en la mente del público consumidor, desplegándose la protección incluso contra usos referidos a productos o servicios diferentes a los incorporados en el registro anterior, supuestamente infringido, y alcanzando dicha protección a productos o servicios tanto o más diferentes cuando mayor sea el renombre de la marca prioritaria ( STS, Sala 3ª, de 28 de enero de 2011).

Además de lo anterior, para que proceda este tipo de protección reforzada, debe darse, al menos, alguna de estas tres circunstancias:

-1ª.- Ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior, en el sentido de que haya una transferencia de los valores o la imagen de la marca prioritaria a los productos identificados con la marca posterior.

-2ª.- Perjuicio al carácter distintivo (la llamada "dilución"), que trae su causa de la posible concurrencia en el mercado de varios operadores cuyos orígenes empresariales se identifiquen con la misma marca o con marcas similares, de tal manera que la marca primigenia pierda en parte su capacidad diferenciadora.

-3ª.- Perjuicio al renombre, que puede resultar, en particular, del

hecho de que los productos o servicios ofrecidos por un tercero posean unas características o una cualidad que pueda ejercer una influencia negativa sobre la imagen de la marca ( STJUE, Sala Primera, de 18 de junio de 2009, asunto C- 487/07, caso "L?Oréal Vs Bellure").

Por otro lado, el riesgo de asociación antes descrito opera especialmente en relación con las marcas renombradas. Ahora bien, dado que constituye una modalidad del riesgo de confusión, el riesgo de asociación solo opera cuando los productos o servicios a los que las marcas se aplican son idénticos o similares, no cuando son totalmente distintos. En este último caso, la adecuada protección de las marcas exige que decaiga el principio de especialidad en la protección de la marca; de ahí que constituya una prohibición relativa de registro la de los signos o medios que supongan un aprovechamiento indebido de la reputación de marcas o nombre comerciales renombrados registrados, aun cuando los productos o servicios distinguidos no sean similares, si con el uso de la marca se pretendiera obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior o dicho uso fuera perjudicial para dicho carácter distintivo o dicho renombre. ( art. 8.5 del RMUE).

Finalmente, la valoración y análisis del riesgo de confusión requiere efectuar un juicio de similitud entre la marca (renombrada en nuestro caso) que se dice infringida y el signo que se denuncia como infractor, valoración que debe llevarse a cabo conforme a la doctrina general, sin que se aprecien reglas especiales o distintas a la hora de valorar la existencia de una posible infracción de una marca declarada renombrada, si bien con el matiz de que la especial protección reforzada que el RMUE confiere a la marca renombrada pueda entrar en juego cuando los signos en conflicto presenten un menor grado de similitud ( STJUE de 10 de diciembre de 2015, asunto C-603/2014, Corte Inglés/OAMI).

La similitud entre los signos enfrentados depende del carácter distintivo y del carácter dominante de los componentes y del resto de factores concurrentes, debiendo ser valorada la similitud visual, fonética y conceptual, con detalle de los elementos que coinciden y los que difieren, valorando asimismo si dichos elementos determinan, o no, una impresión general distinta.

Habrá, pues, de valorarse los productos y servicios marcados por uno y otro signo, el público destinatario y su grado de atención, la comparación directa entre los signos, el carácter distintivo de la marca anterior, y otros factores como, por ejemplo, resoluciones anteriores dictadas por autoridades judiciales nacionales en litigios entre marcas idénticas o similares.

No obstante, la apreciación de la similitud entre dos marcas no puede quedar limitada únicamente a tomar un componente de una marca compuesta, de forma separada o aislada, y contrastarlo con los elementos de la marca en pugna, debiendo efectuarse la comparación considerando cada marca en su conjunto, sin perjuicio de que ello no excluye la impresión de conjunto producida en la memoria del público pertinente por una marca compuesta y por solo alguno o algunos de los elementos de que la misma se compone.

Todas estas cuestiones teóricas serán objeto de concreción en el siguiente Fundamento de Derecho, puestas en relación directa con el caso de autos planteado.

NOVENO.- Resolución de la presente litis

De conformidad con lo señalado en el precedente Fundamento de Derecho, y a la luz de las pruebas practicadas y obrantes en autos, procede la desestimación de la demanda principal formulada por The Polo/Lauren Company, L.P.

Procede a efectos clarificadores llevar a cabo un contraste entre los dos tipos de signos, si se quiere, que resultan enfrentados, es decir, de una parte, los signos que representan un jinete a caballo, y, de otro, el signo consistente en el término "POLO".

Como elementos comunes en ambas comparativas, encontramos que: I) los signos en conflicto se emplean en el mismo sector, es decir, en el de la moda, para su uso e impresión en prendas de vestir; y II) que por público pertinente debe entenderse el público en general y el consumidor medio, y ello a la luz de la naturaleza de los productos en liza, de consumo general, mostrando aquél un grado de atención medio (así lo declaró la Sección 8ª de la Audiencia Provincial de Alicante en su Sentencia nº 62/2024, de 2 de febrero, dictada en un pleito muy similar al de autos en el que la demandante era la misma que en el presente).

A) En relación con los signos que representan un jinete a caballo, puede efectuarse, en primer lugar, una nueva referencia a su plasmación y configuración.

En efecto, los signos invocados por la demandante como de su titularidad y como infringidos son los que siguen:

Por su parte, los signos denunciados como infractores que emplea la parte demandada, conforme al registro que figura a nombre de Don Maximiliano y Don Olegario, son los que siguen:

MUE nº 15943806 Marca Española nº 3618074 Marca Española nº 3553015

Con mayor detalle, en el escrito de demanda se dice (siendo ello reconocido por los codemandados), que los signos que se aseveran infractores son empleados en la forma que sigue:

Como punto de partida, resulta que la parte demandante realiza en su escrito de demanda una continua referencia a sus signos marcarios como representativos de un jugador de polo, siendo que la parte demandada afirma y manifiesta que su signo se limita a representar a un jinete a caballo con una visera con ala de gran tamaño.

Dichas aseveraciones conjugan perfectamente del mero examen visual de los signos confrontados, pues las marcas empleadas por la parte demandante representan con nitidez a un jinete a lomos de un caballo, portando en la mano derecha el mazo de juego empleado en la práctica del polo y en posición de inminente golpeo de la bola, es decir, en sentido ascendente y con una posición corporal de leve escorzo, tratando de aportar una suerte de movimiento o dinamismo en una imagen fija. Además, las marcas de la parte demandante permiten perfectamente distinguir entre el caballo y el jinete, pues el juego tonos, claroscuros y sombras acentúa la distinción visual entre el animal y el deportista, a pesar de la técnica empleada para la representación, similar al estarcido o al grabado.

Por el contrario, en los signos empleados por las codemandadas se aprecia un jinete a lomos de un caballo, sin más particularidad que el hecho de destacar el ala larga o prolongada de la visera que parece portar el jinete, y empleando una técnica, tanto en el registro marcario como en el uso fáctico del signo, que no permite distinguir entre el jinete y el caballo, superponiéndose ambas figuras como un todo. Asimismo, destaca en el uso de los signos por la demandada, quizás en contraste con la forma en que figuran registradas, que la imagen transmite la sensación de que el caballo está iniciando un salto, apreciándose en alguna de las representaciones cómo el caballo está colocado en sentido casi diagonal ascendente y el jinete inclinando su cuerpo hacia adelante.

Igualmente: I) en los signos de la demandada no existe ningún elemento que trascienda del bloque conformado por el caballo y el jinete, mientras que la marca de la demandante presenta el mazo del polo rompiendo dicha unidad o bloque: II) la forma de representarse la cola del caballo arroja sensibles diferencias entre uno y otro signo, destacando el grueso de la misma sobremanera en contraste con el caballo de la marca de la demandante; y III) por el ángulo en que parece representado el caballo, existen notables diferencias en la posición de las patas, especialmente las traseras, advirtiéndose igualmente en el signo denunciado como infractor el intento de reflejar los dos brazos del jinete unidos a la zona de la cresta del caballo.

Asimismo, las marcas empleadas por la parte demandada no contienen ningún elemento del que pueda inferirse su relación con el deporte del polo, sobre el cual gravita la descripción constante que la entidad actora efectúa de sus marcas registradas.

Esto último ha de ser puesto en directa relación con la resolución adoptada por la Sección 8ª de la Audiencia Provincial de Alicante, en cuanto Tribunal de Marcas de la Unión Europea, en la Sentencia antes reseñada nº

62/2024, de 2 de febrero, pues, en dicha resolución judicial, el Tribunal de Marcas coligió que en ningún caso puede la mercantil ahora demandante arrogarse en régimen de monopolio las referencias y representaciones del deporte del polo. Por ello, en lógica consecuencia con dicho parecer judicial, si The Polo/Lauren Company, L.P. no puede utilizar de manera exclusiva y excluyente signos que evoquen o representen el deporte del polo con un jinete a caballo practicando dicho deporte, menos aún puede emplear en exclusiva signos que represente a un jinete a caballo sin relación alguna con el meritado deporte.

En suma, el conjunto de circunstancias y notas que presentan los signos registrados por Don Maximiliano y Don Olegario y que son empleados por las codemandadas (y tal y como son empleados en el tráfico económico) ofrecen sensibles y notables diferencias con los signos marcarios registrados por la demandante, que, aún siendo renombrados, no pueden entenderse infringidos por representaciones de un jinete a caballo con sensibles desemejanzas, apreciándose dichas diferencias aun en virtud de un grado de atención medio; y sin perjuicio de que la demandante no puede pretender utilizar en el tráfico económico y en el sector de la moda, en régimen de privilegio, signos representativos de un jinete a caballo, tenga, o no, relación con el deporte del polo, sobre el cual gravita el argumentario de la demanda.

B) El segundo signo marcario registrado que asevera infringido la parte demandante participa del término "POLO", es decir, la MUE nº 004049334, denominativa, la cual, como ya se ha resuelto, no reviste a nota de marca renombrada a diferencia de los signos que representan el jinete a caballo practicando el polo.

Dicho término resulta igualmente empleado en alguna de las prendas de ropa producidas y distribuidas por los codemandados, y así se habría acreditado con las imágenes representadas en el escrito de demanda, como por medio de las piezas de convicción aportadas. En concreto, dicho término figura bordado en el interior del puño de algunas de las camisas comercializadas por los demandados, en letras mayúsculas y con cierto tamaño.

Pues bien, el problema a la hora de apreciar la existencia, o no, de posible infracción marcaria por existencia de riesgo de confusión en relación con dicha marca ("POLO") resulta del hecho de que la parte demandante no detalla en su escrito de demanda ni aporta elemento de prueba alguno del que pueda inferirse el uso práctico o material que a dicho signo marcario denominativo da en el tráfico económico. Es decir, que difícilmente puede efectuarse una comparativa entre la forma de uso del término "POLO" realizada por el demandado mediante su bordado en letras mayúsculas en la parte interior del puño de algunas de las camisas que comercializa, y la eventual forma en que The Polo/Lauren Company, L.P. pueda emplear dicho término en sus prendas de ropa, si también en mayúsculas, solo o asociado a otros términos, o si también en la parte interior no visible o en el exterior de las prendas, pues, en efecto, no consta prueba alguna de cómo dicho término, a modo de signo marcario desligado del deporte del polo o de la prenda de ropa consistente en la camiseta con cuello y apertura abotonada frontal, pudiera ser empleado por la parte actora.

Resulta, así, imposible analizar el riesgo de confusión y la posible infracción marcaria cuando se desconoce el uso que la parte demandante pudiera efectuar del término "POLO" en las prendas de ropa, conociéndose tan solo el uso reducido y residual que Ponce & Guillén, S.L. y Don Modesto efectúan de dicho término, colocándolo bordado en el interior de los puños de algunas de las camisas que vende.

Por lo demás, resulta que la parte demandada habría afirmado en el acto de la vista del juicio que dicho término lo emplea sin vocación de distintividad alguna, pretendiendo hacer recaer el protagonismo de dicha distintividad en su signo del jinete a caballo con amplia visera, de ahí que se empleara en el pasado (afirma que ya no se emplea) tan solo como elemento no visible de sus prendas bordado en el interior de los puños de algunos modelos de camisa.

Procede, así, la desestimación de la demanda principal formulada por The Polo/Lauren Company, L.P. frente a Ponce & Guillén, S.L. y Don Modesto.

C) Siendo desestimada la pretensión actora consistente en declarar la existencia de riesgo de confusión, no ha lugar a pronunciarse sobre el resto de acciones que dicha mercantil anuda al riesgo de confusión y que se ejercitan en el escrito de demanda, al ver las mismas decaído el presupuesto de su procedencia.

DÉCIMO.- Costas

De conformidad con lo dispuesto en el art. 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, no se aprecian méritos para la imposición de las costas procesales causadas a ninguna de las partes litigantes, debiendo cada una de ellas abonar las causadas a su instancia y las comunes por mitad.

En efecto, se desestima por medio de la presente Sentencia tanto la demanda principal formulada por The Polo/Lauren Company, L.P. como la demanda reconvencional formulada por Ponce & Guillén, S.L. y Don Modesto, lo que, en principio, determinaría la imposición a cada una de ellas de las costas derivadas de sus respectivas demandas.

No obstante, en el presente pleito se aprecian serias dudas de hecho y de derecho, derivadas de lo profuso de la normativa y doctrina jurisprudencial en materia de marcas, y del hecho de que los argumentos fácticos esgrimidos por ambas partes litigantes no se presentan como temerarios o absurdos, presentando los mismos perfecta viabilidad lógica, sin perjuicio de la decisión que, en definitiva, se adopta por quien suscribe la presente.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,