Sentencia Civil 34/2024 Juzgado de lo Mercantil de Madrid nº 6, Rec. 210/2022 de 27 de marzo del 2024

PRIMERO.- Jurisdicción, competencia y procedimiento.

La competencia objetiva y territorial para conocer de la presente causa corresponde a este Juzgado, según lo dispuesto en el art. 45 y ss de la L.E.Civil; habiéndose tramitado por los cauces del proceso ordinario, de conformidad con los arts. 249 y 399 de la Ley Rituaria.

SEGUNDO.- Posición de las partes.- Pretensión y motivos de oposición.

A.- Posición de la demandante.

1.-Ejercita el demandante, de modo principal, acción reivindicatoria [-art. 2 L.Ma.-] respecto de la marca nacional M-4.125.570, denominativa y gráfica-figurativa, 'OLHA, AQUÍ HÁ PÃO DESDE 1983' [doc. nº 19 de la demanda], a la que acumula de modo subsidiario una acción de nulidad absoluta [art. 51.1.b) L.Ma] de dicho registro:

i.-Que la demandante de dedica a la fabricación, distribución y comercialización de productos de panadería, bollería y hostelería en la zona del Alentejo portugués con diecisiete tiendas, así como, por razón de su cercanía geográfica y cultural, a la zona de la Extremadura española, y especialmente a la ciudad de Badajoz; capital donde llegó a tener tres tiendas, dos en régimen de franquicia y una en régimen de contrato de suministro de productos.

ii.-Que para la identificación de dicha actividad y de los productos fabricados y comercializados la demandante ostenta título marcario inscrito en Portugal, en la modalidad de nombre comercial [logotipo], desde el año 2005; encontrándose vigente, incorporando el signo denominativo 'OLHA, AQUÍ HÁ PÃO'.

iii.-Que consecuencia de dicha expansión económica y comercial la demandante firmó el 11.3.2020 un contrato de franquicia con el demandado D. James para la instalación de un despacho de panadería y bollería en Badajoz ciudad; para la comercialización de aquellos productos bajo el indicado signo distintivo, cuya cesión de uso se pactó en el contrato.

iv.-Que en junio de 2021 el demandado procedió a registrar en España el signo denominativa y gráfica-figurativa, 'OLHA, AQUÍ HÁ PÃO DESDE 1983' [doc. nº 19 de la demanda]; sabiendo que era titularidad de la demandante y que venía haciendo uso del mismo en Portugal.

v.-Que el demandado se ha opuesto a la apertura de nuevas tiendas en Badajoz, limitando la expansión comercial de la demandante; continuando con el despacho de panadería y bollería en Badajoz, comercializando productos ajenos a la demandante, no obstante lo cual continúa con el uso del signo registrado.

2.-En base a tales alegaciones sostiene la demandante que tal registro adolece de mala fe y fraude de derecho de terceros determinante de una acción reivindicatoria del art. 2 L.MA., a la que acumula de modo subsidiario una acción de nulidad del registro por mala fe del art. 51.1 L.Ma.

B.- Posición de la demandada.

1.-Frente a ello viene a sostener la demandada, tras alegar incumplimientos de la actora respecto al contrato de franquicia que les unió, que siendo cierto el registro de la marca figurativa OLHA, AQUÍ HÁ PÃO DESDE 1983' [doc. nº 19 de la demanda], facilitado por la actora, ello responde a un propósito de proteger dicho signo en España en interés de los franquiciados; por cuanto la actora no tenía protegido el signo en territorio nacional.

2.-Añade la demandada que tras el éxito comercial de los dos establecimientos franquiciados en Badajoz, haciendo uso del signo cedido por la demandante, otros dos establecimientos procedieron a la comercialización de los productos de la demandante FABRIPAN con uso del signo sin autorización para ello; y que para proteger el signo y evitar la confusión entre clientes procedió a su registro en España.

TERCERO.- Acción reivindicatoria de marca nacional.

A.- Régimen jurídico de la acción reivindicatoria.

1.-El art. 2.1 L.Ma. atribuye la adquisición del derecho de propiedad industrial sobre el signo marcario a quien realiza su registro "válidamente efectuado"de conformidad con las disposiciones de la Ley; de tal modo que su apartado 2º niega validez al registro de una marca "...cuando se hubiera solicitado con fraude de los derechos de tercero o con violación de una obligación legal o contractual...",permitiendo a la persona perjudicada la reivindicación de la titularidad de dicho registro inválido y siempre que concurran los requisitos temporales y objetivos exigidos por el precepto.

2.-En interpretación de dicho precepto señala la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 1ª, de 14.2.2018 [ ROJ: STS 417/2018] que "...La jurisprudencia de esta sala (por ejemplo, sentencia 391/2013, de 14 de junio ) ha establecido que la acción reivindicatoria de una marca nacional o de un nombre comercial, tal y como viene regulada en el art. 2.2 LM , constituye un modo especial de adquirir la titularidad del signo, previamente registrado por otro, cuando este registro fue solicitado «con fraude de los derechos de un tercero o con violación de una obligación legal o contractual». Ordinariamente alcanza a supuestos de registro de una marca o nombre comercial por el distribuidor o agente, y, en general, a los de abuso de confianza o incumplimiento de un deber de fidelidad, que presuponen una previa relación entre las partes (tercero defraudado y solicitante de la marca). Es a lo que, a sensu contrario, se refiere la sentencia de esta sala 302/2016, de 9 de mayo , al decir que:

«[c]uando no existe relación contractual o legal entre las partes ni fraude en el registro, en el sentido del art. 2.2 LM , nos encontramos fuera del supuesto de hecho objeto de la acción reivindicatoria marcaria».

También hemos dicho en la ya citada sentencia 391/2013 y en la sentencia 70/2017, de 8 de febrero, que el presupuesto previsto en el art. 2.2 LM para justificar la acción reivindicatoria (registro de una marca con fraude de los derechos de un tercero o con violación de una obligación legal o contractual), alcanza también a supuestos «de registro de mala fe de una marca o nombre comercial para aprovecharse de la reputación ajena. Es lo que en la doctrina se describe como "registro de una marca del que resulte el aprovechamiento o la obstaculización injustificados de la posición ganada por un tercero sin que haya mediado vinculación alguna entre las partes en el conflicto"»...".

3.-Añade la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 1ª, de 14.4.2015 [ ROJ: STS 1694/2015] que para el éxito de la acción reivindicatoria es preciso que "...el demandante demuestre que ha usado el signo anteriormente, y que resulte probado que el registro de la marca fue solicitado con fraude de los derechos del demandante o con violación de una obligación legal o contractual que el solicitante de la marca tenía respecto del demandante.

El fraude de los derechos del demandante se produce no sólo cuando quien solicita el registro como marca del signo que venía siendo usado por el demandante pretende beneficiarse de la posición obtenida por éste en el mercado, sino también cuando pretende obstaculizar, mediante el registro del signo a su nombre, la actuación del demandante que venía utilizando el signo...".Dicha doctrina aparece reiterada en Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 1ª, de 9.6.2016 [ ROJ: STS 1903/2016].

En términos semejantes la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 1ª, de 14.2.2018 [ ROJ: STS 417/2018] afirma que "...2.- La jurisprudencia de esta sala (por ejemplo, sentencia 391/2013, de 14 de junio ) ha establecido que la acción reivindicatoria de una marca nacional o de un nombre comercial, tal y como viene regulada en el art. 2.2 LM , constituye un modo especial de adquirir la titularidad del signo, previamente registrado por otro, cuando este registro fue solicitado "con fraude de los derechos de un tercero o con violación de una obligación legal o contractual". Ordinariamente alcanza a supuestos de registro de una marca o nombre comercial por el distribuidor o agente, y, en general, a los de abuso de confianza o incumplimiento de un deber de fidelidad, que presuponen una previa relación entre las partes (tercero defraudado y solicitante de la marca). Es a lo que, a sensu contrario, se refiere la sentencia de esta sala 302/2016, de 9 de mayo , al decir que: ``Cuando no existe relación contractual o legal entre las partes ni fraude en el registro, en el sentido del art. 2.2 LM , nos encontramos fuera del supuesto de hecho objeto de la acción reivindicatoria marcaria"...".

4.-En igual interpretación de la acción reivindicatoria y de sus presupuestos afirma la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28ª, de 22.7.2016 [ ROJ: SAP M 11353/2016] que "...La acción reivindicatoria permite al usuario no registral de un signo marcario reivindicar su titularidad si comprueba que otro ha conseguido su registro en fraude de su derecho o con violación de una obligación legal o contractual. Supone una de las excepciones (junto a la de la marca notoria del artículo 6 del Convenio de la Unión de París- CUP ) al principio general que impera en nuestro ordenamiento jurídico de que el registro de la misma es el único medio para adquirir originariamente el derecho sobre la marca ( artículo 2.1 de la Ley de Marcas ). Se trata de una vía para que el usuario no registral de una marca (o de un nombre comercial, merced a la remisión que efectúa el artículo 87.3 de la Ley de Marcas ) encuentre protección legal ante el que la ha conseguido registrar defraudando un derecho ajeno (pues el tercero se ha visto privado de sus derechos por aquél que ha obtenido el registro). Para que el tercero pueda ejercitar este tipo de reivindicación (denominada impropia, pues el que reivindica no es titular registral y sí lo es el contrario) no es preciso que esgrima una marca notoria (podría hacerlo, pero lo cierto es que con ésta ya ostentaría un derecho oponible «erga omnes» que le conferiría, además, otras posibilidades de defensa) sino que basta con que justifique su condición de anterior usuario extrarregistral de un signo con vocación marcaria que un tercero habría procedido a registrar privándole a aquél de sus derechos, siempre que el registro se hubiese hecho de mala fe o mediando una previa relación entre las partes que habría resultado vulnerada (pues sin estos últimos requisitos no operaría el artículo 2.2 de la Ley de Marcas , ya que, si no media la aludida conducta incursa en ilicitud, no bastaría la mera utilización prioritaria del signo por tercero para atacar un registro marcario que no está sujeto a la exigencia de novedad). El éxito de la acción reivindicatoria conlleva que opere un cambio en la titularidad de la marca a favor de la parte demandante, extinguiéndose automáticamente todos los derechos que hubiera podido otorgar el anterior titular registral...".

Y añade la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28ª, de 12.3.2021 [ ROJ: SAP M 6989/2021] que "...la descrita acción reivindicatoria del registro de marca tiene la finalidad de conciliar y unificar la realidad registral con el mejor derecho extra registral sobre el signo cuyo registro como marca se ha obtenido indebidamente, a fin de que el titular del derecho de marca, art. 2.1 LM , coincida efectivamente con el titular material del derecho sobre el signo. Son presupuesto de esa acción que el demandante acredite su titularidad sustantiva sobre signo en un tiempo anterior al registro y, en segundo lugar, que resulte también probado que el registro de la marca fue solicitado por el titular registral ahora demandado con fraude de los derechos del demandante o con violación de una obligación legal o contractual que el solicitante de la marca tenía respecto del demandante. Esos presupuestos están presentes en el caso de Jade, ya que se defraudó el derecho de cotitularidad que tenía sobre el signo luego registrado por Marianela, solo a su nombre y sin conocimiento de aquella, signo que había sido generado para el desarrollo de la actividad empresarial que en desarrollaban como proyecto en común. a doctrina jurisprudencial recaída en torno a estas dos clases de acciones (reivindicatoria y de nulidad por concurrencia mala fe) revela la concurrencia de un cierto solapamiento en relación con la clase de supuestos fácticos que pueden encontrar cobijo dentro de una y otra. Sin embargo, advertimos que sobre la base, común de ambas, de la ausencia de buena fe en la actuación del demandado, está dotada de mayor grado de especificidad la acción reivindicatoria en tanto que, cuando de la figura del fraude de los derechos de tercero se trata, resulta especialmente aplicable a los casos -como el que ahora nos ocupa- en los que concurre una cierta relación previa entre las partes, relación en cuyo seno una de ellas defrauda el grado de confianza y lealtad que, atendida la naturaleza de esa relación previa, cabía razonablemente esperar...".

5.-En cuanto a los efectos de la acción reivindicatoria la sentencia del Tribunal Supremo, Sala 1ª, de 22.12.2022 [ ROJ: STS 4802/2022] que "...Aunque en la ley reciba esta denominación de acción reivindicatoria, su configuración jurídica no responde a la acción reivindicatoria de la propiedad del art. 348 CC . Se trata, como afirma la doctrina, de una reivindicatoria impropia o sui generis. Quien acciona no lo hace sobre la base de una titularidad dominical para, sobre la base del reconocimiento de su derecho de propiedad, recuperar los derechos propios del dominio, entre ellos la posesión...";añadiendo que "...El nuevo titular registral puede ejercitar los derechos de protección de la marca, frente al uso de esta por quien había sido licenciatario y perdió esa condición con la estimación de la reivindicatoria, desde la inscripción registral. En concreto, para el ejercicio del ius prohibendi a través de las acciones marcarias, dejando a salvo la excepción del art. 34.7 LM (la marca notoriamente conocida en España en el sentido del art. 6 bis del Convenio de París ), es necesario ser titular del registro de esa marca. Lo que implica, además, que esas acciones de violación sólo pueda ejercitarlas por actos infractores posteriores a su adquisición de la titularidad, que se produjo con la inscripción registral de la sentencia estimatoria de la reivindicación; que, además, produjo la pérdida del derecho del licenciatario al uso de esa marca...".

B.- Examen de la pretensión.

1.-Haciendo aplicación de tal doctrina al presente supuesto, de la prueba practicada en el acto de juicio [-atendiendo especialmente a la prueba documental aportada, así como a la declaración testifical de D. Jordán-], estima este tribunal que resulta acreditado y probado:

i.-Que en virtud de relaciones comerciales entre las partes FABRICAN celebró contrato de franquicia de 11.3.2020 para un establecimiento en la ciudad de Badajoz con el demandado D. James, en los que se incluía el uso del signo distintivo denominativo y gráfico-figurativo, 'OLHA, AQUÍ HÁ PÃO DESDE 1983' [doc. nº 19 de la demanda]; luego registrado por el demandado.

ii.-Que constante la vigencia de la relación contractual, que finalizó el 22.2.2022 [-pág. 11, no numerada, de la contestación a la demanda-], en fecha 3.5.2021 el demandado solicitó el registro en España del signo cedido en virtud de contrato de franquicia; que se encontraba registrado en Portugal como 'logotipo' o nombre comercial en su parte denominativa; de lo que no informó ni obtuvo consentimiento del franquiciador-cedente.

iii.-Que con anterioridad a dicha contratación en régimen de franquicia la demandante FABRIPAN, a través de contrato verbal, procedió a suministrar productos de panadería y bollería a otros dos establecimientos en la ciudad de Badajoz, haciendo uso el distribuidor del signo luego cedido al demandado, así como registrado por éste.

iv.-Que el registro en España del indicado signo ha ido seguido, incluso después de la terminación de la relación contractual de franquicia, de numerosos requerimientos de otros distribuidores [- DIRECCION000, Dña. Emely, entre otros-] para que dejaran de utilizar el signo registrado al comercializar los productos de la demandante.

2.-Pues bien, de tales hechos probados debe concluirse que el Registro en España, a título de marca, del signo prioritario denominativo registrado por la demandante en la República de Portugal, añadiendo en el registro la parte figurativa del signo y cedida en uso en el contrato de franquicia, se realizó en fraude y perjuicio de los derechos preferentes de la demandante, además de suponer una violación contractual y legal [art. 10 L.Ma.].

El demandado conoció y accedió al uso del signo luego registrado en virtud de contrato de franquicia con cesión temporal del signo figurativo, hizo uso del mismo tanto para la venta de productos suministrados por la actora como para la comercialización de productos de otros fabricantes; y ello lo hizo con la intención, rota la relación contractual, de expulsar del mercado a posible competidores por comercialización en España de los productos de la demandante; como así ha ocurrido al menos en dos proyectos de apertura de nuevos establecimientos.

Si a ello sumamos que tal registro en España se realizó sin conocimiento y sin consentimiento de la franquiciadora-cedente, a la que no se informó de tal registro, no puede sino concluirse que aquella inscripción pretendía vulnerar los derechos prioritarios de los registros de la demandante.

No es obstáculo para la protección de los derechos prioritarios de la demandante el que el registro extranjero del signo lo sea a título de nombre comercial, siendo que el registro en España lo fue a título de marca; por cuanto siendo el propósito de la norma [art. 2 L.Ma.] la protección de los derechos sustantivos previos sobre el signo registrado en fraude, la modalidad distinta elegida por el demandado no ha de impedir aquella protección mediante la transmisión de la modalidad de propiedad exclusiva seleccionada por el infractor.

3.-No impide tal conclusión la alegada presencia de incumplimiento contractual en la demandante al ceder un registro marcario no registrado en España; y ello porque lo protegido por la acción reivindicatoria es un mejor derecho a la titularidad en España del signo registrado en Portugal, invocable por cualquier titular de un interés jurídico protegible, cual ostenta la demandante.

Y tampoco impide aquellas conclusiones la reiterada invocación de que el registro en España se produjo para la protección del signo, ante el descuido y desatención de la demandante; y ello porque de la conducta posterior del demandado D. James resulta que tal registro no respondió a la defensa del signo y de los intereses de la demandante en su expansión comercial en Badajoz, sino, antes al contrario, la exclusión y expulsión del mercado de los comerciantes, franquiciados y establecimientos distribuidores de los productos de la demandante haciendo uso del signo registrado.

CUARTO.- Acción de nulidad absoluta por registro de mala fe.- Acción de competencia desleal [ arts. 12 y 4 LCD ].

Estimada la acción principal reivindicatoria del art. 2 L.Ma, resulta innecesario entrar a examinar las acciones subsidiarias de nulidad absoluta y de competencia desleal; debiendo acordarse la íntegra estimación de la demanda en pretensión inicial.

QUINTO.- Costas.

Dada la estimación de la demanda, de conformidad con el criterio del vencimiento dispuesto en el art. 394 L.E.Civil, las costas causadas serán impuestas a la parte demandada.

Vistos los preceptos citados, sus concordantes y demás de general y pertinente aplicación,