Sentencia Civil 32/2024 Juzgado de lo Mercantil de Madrid nº 6, Rec. 880/2021 de 27 de marzo del 2024

PRIMERO.- Jurisdicción, competencia y procedimiento.

La competencia objetiva y territorial para conocer de la presente causa corresponde a este Juzgado, según lo dispuesto en el art. 45 y ss de la L.E.Civil; habiéndose tramitado por los cauces del proceso ordinario, de conformidad con los arts. 249 y 399 de la Ley Rituaria.

SEGUNDO.- Posición de las partes en demanda inicial y reconvencional.- Motivos de oposición.

1.-La mercantil GREENPOWER FACTORY, S.L. [-en adelante GREENPOWER-] ejercita de modo acumulado y principal dos acciones de nulidad del registro marcario español nº 3.603.621, figurativo y mixto, de la clase 41ª y titularidad de D. Emilio, sosteniendo i.-que dicho registro se realizó de mala fe [art. 51.1 LMa en relación con el art. 6.1.b) LMa,], y ii.-que dicho registro infringe derechos de prioridad sobre marca no registrada notoriamente conocida [art. 51.1 LMa en relación con el art. 6.1.d) LMa-].

A ello adiciona la pretensión de cancelación del registro mediante el oportuno mandamiento a la OEPM.

2.-Junto a ello ejercita la demandante GREENPOWER, de modo subsidiario a lo anterior, la acción de caducidad del indicado registro marcario nº 3.603.621, denominativo y mixto, sosteniendo que el mismo no ha sido utilizado por su titular en los cinco años anteriores a la demanda [-caducidad total-], o que no lo ha sido para todos los bienes y/o servicios amparados por la clase 41ª solicitando la caducidad para dichos servicios no utilizados [-caducidad parcial-].

3.-Frente a ello, y negando la presencia de mala fe y de notoriedad en la marca denominativa y figurativa-gráfica "Sala Caracol", afirmando la validez y eficacia del registro controvertido "Sala de Conciertos Caracol" de la clase 41ª, el demandado solicita la declaración de titularidad sobre dicho registro, acción de infracción por vulneración de sus derechos de exclusiva junto a acciones de prohibición, de cesación y de remoción, a lo que adiciona una acción de daños y perjuicios.

4.-Junto a ello se afirma por el demandado que la sociedad demandante no acredita la cesión de derechos del signo denominativo y/o gráfico 'Sala de Conciertos Caracol' por transmisión de los anteriores titulares del mismo.

TERCERO.- Acción principal de nulidad absoluta del registro marcario por mala fe.- Examen de la pretensión.

A.- Hechos de la pretensión.- Posición de la demandada.

1.-Siendo numerosas las acciones principales y subsidiarias formuladas por las partes en su demanda inicial y reconvencional, es exigencia lógica que el examen de las mismas comience por analizar la acción de nulidad ejercitada por la demandante GREENPOWER; por cuanto la demanda reconvencional descansa en la validez y eficacia del registro controvertido.

2.-En esencia, a los efectos que nos ocupan, tras exponer en la demanda inicial la historia y antecedentes de la sala de conciertos denominada 'Sala Caracol',afirma la demandante que constituida la sociedad demandante el 13.10.2014 y asumiendo a partir del 1.1.2015 el arriendo del local donde se ubica la denominada 'Sala de Conciertos Caracol'[-también 'Sala Caracol'o 'Caracol'-]en Calle Bernardino Obregón nº 18 de Madrid, así como la explotación del negocio de la sala de conciertos con todos los elementos materiales y jurídicos necesarios para ello por cesión de sus titulares, el demandado procedió en fecha 9.3.2016 a solicitar la marca denominativa y mixta 'Sala de Conciertos Caracol Madrid', que le fue concedida con nº 3.603.621 en fecha 24.8.2016:

3.-Afirma la demandante, en esencia, que iniciándose la actividad de dicha sala de conciertos en el año 1992, siempre en el mismo local sito en Calle Bernardino Obregón de Madrid y titularidad de la familia DIRECCION002 -o sociedad participada-, el signo registrado en 2016 se corresponde con el creado, incorporado a la sala y documentación, por los primeros titulares de la explotación de la sala y arrendatarios del local; por lo que dicho signo ha sido registrado con propósito de apropiarse de signo conocido y ajeno unido a las primeras épocas de actividad de la sala.

B.- Examen de la pretensión.

1.-En sede de registro marcario concedido y la vigente dispone el art. 51 L.Ma. que "...1. El registro de la marca podrá declararse nulo mediante sentencia firme y ser objeto de cancelación: a)...; b) Cuando al presentar la solicitud de marca el solicitante hubiera actuado de mala fe...".

2.-En interpretación de dicho precepto señala la sentencia del Tribunal Supremo, Sala 1ª, de 23.11.2020 [ ROJ: STS 3963/2020] que "...Como hemos recordado en otras ocasiones (sentencia 70/2017, 8 de febrero), la nulidad de la marca porque se haya registrado de mala fe, prevista en el art. 51.1.b) LM , en relación con el art. 2.2 LM , constituye una trasposición de la previsión contenida en el art. 3.2.d) de la Directiva 104/89/CEE, que pasó más tarde al precepto equivalente de la Directiva 2008/59/CE ( art. 4.4. g]), y luego al art. 4.2 de la Directiva 2015/2436 . Esta previsión es equivalente también en el ámbito de la regulación de la marca comunitaria, al art. 51.1.b) del Reglamento CE 40/94 (RMC) (que más tarde pasó, primero, al art. 51.1.b] del Reglamento CE 207/2009 [RMC ], y también al art. 59.1.b] del posterior Reglamento UE 2017/2001, de 14 de junio , sobre marca de la Unión Europea).

El art. 51.1.b) RMC, fue interpretado por la STJUE de 11 de junio de 2009, asunto Lindt (C-529/07 ), en el siguiente sentido: "para apreciar la existencia de la mala fe del solicitante en el sentido del artículo 51, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 , el órgano jurisdiccional nacional debe tener en cuenta todos los factores pertinentes propios del caso de autos y que existían en el momento de presentar la solicitud de registro de un signo como marca comunitaria, y, en particular:

- el hecho de que el solicitante sabe, o debe saber, que un tercero utiliza, en al menos un Estado miembro, un signo idéntico o similar para un producto idéntico o similar que puede dar lugar a confusión con el signo cuyo registro se solicita;

- la intención del solicitante de impedir que dicho tercero continúe utilizando tan signo, así como;

- el grado de protección jurídica del que gozan el signo del tercero y el signo cuyo registro se solicita"...".

3.-En relación al concepto de 'mala fe'determinante de la nulidad del registro, concepto autónomo marcario del Derecho de la Unión [ STJUE de 27.6.2013, caso Malaysia Diary Industries (C-320/12)] afirma la transcrita sentencia del Tribunal Supremo, que "...Recientemente, el TJUE ha concretado más el contenido de este concepto de la mala fe en el registro de la marca, en concreto en la STJUE 12 de septiembre de 2019, Koton Maðazacilik (C-104/18 P), citada en los apartados 74 y 75 de la STJUE de 29 de enero de 2020, Sky (C-371/18 ):

"El Tribunal de Justicia ha tenido ocasión de declarar que, mientras que, conforme a su sentido habitual en el lenguaje corriente, el concepto de " mala fe" presupone una actitud o una intención fraudulenta, a efectos de su interpretación debe tenerse en cuenta el contexto particular del Derecho de marcas, que es el del tráfico económico. En este sentido, las normas de la Unión en materia de marcas tienen por objeto, en particular, contribuir a un sistema de competencia no falseada en la Unión en el que cada empresa, a fin de captar la clientela por la calidad de sus productos o de sus servicios, debe tener la posibilidad de hacer que se registren como marca los signos que permiten al consumidor distinguir sin confusión posible tales productos o servicios de los que tienen otra procedencia ( sentencia de 12 de septiembre de 2019, Koton Maðazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C-104/18 P)".

"Por consiguiente, la causa de nulidad absoluta recogida en el artículo 51, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 y en el artículo 3, apartado 2, letra d), de la Directiva 89/104 se aplica cuando de indicios pertinentes y concordantes resulta que el titular de una marca no ha presentado la solicitud de registro de dicha marca con el objetivo de participar de forma leal en el proceso competitivo, sino con la intención de menoscabar, de un modo no conforme con las prácticas leales, los intereses de terceros o con la intención de obtener, sin tener siquiera la mira puesta en un tercero en particular, un derecho exclusivo con fines diferentes a los correspondientes a las funciones de la marca, sobre todo a la función esencial de indicar el origen de los productos o servicios mencionada en el apartado 45 de la presente sentencia (sentencia de 12 de septiembre de 2019, Koton Maðazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C-104/18 P)"..".

4.-Finalmente, si bien en interpretación del concepto de "mala fe"incorporado a la Ley de Marcas de 1988, pero cuyos razonamientos son aplicables a tal concepto recogido en el ordinal b) del art. 51.1 de la vigente Ley de Marcas de 2011 [-aplicable al caso presente-], se afirma en sentencia del Tribunal Supremo, Sala 1ª, de 15.12.2017 [ ROJ: STS 4675/2017] que "...La jurisprudencia sobre la mala fe a la que se refiere el art. 48.2 LM , se contiene en la sentencia 82/2011, de 28 de febrero, que se refiere, a su vez, a la anterior sentencia 29/2007, de 25 de enero: «La mala fe, causa de imprescriptibilidad de la acción de nulidad del registro infractor de una prohibición relativa -elevada a causa autónoma de nulidad absoluta por el artículo 51, apartado 1, letra b), de la Ley 17/2001 - consiste en el conocimiento por el solicitante del hecho que el legislador ha tomado en consideración para tipificar el impedimento registral de que se trate -como precisa la citada sentencia de 25 de enero de 2007, la mala fe viene a ser el conocimiento de un determinado estado de cosas incompatible, que vicia por ello un concreto comportamiento»....".

Y añade la sentencia del Alto Tribunal, de 5.7.2022 [ ROJ: STS 2781/2022] que "...Teniendo en cuenta lo anterior, para el análisis de si en este caso concreto las marcas fueron registradas de mala fe, podemos tener en cuenta, también los criterios aportados por la STJUE de 11 de junio de 2009, asunto Lindt (C-529/07 ), al interpretar el art. 51.1.b) RMC:

«para apreciar la existencia de la mala fe del solicitante en el sentido del artículo 51, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 , el órgano jurisdiccional nacional debe tener en cuenta todos los factores pertinentes propios del caso de autos y que existían en el momento de presentar la solicitud de registro de un signo como marca comunitaria, y, en particular:

- el hecho de que el solicitante sabe, o debe saber, que un tercero utiliza, en al menos un Estado miembro, un signo idéntico o similar para un producto idéntico o similar que puede dar lugar a confusión con el signo cuyo registro se solicita;

- la intención del solicitante de impedir que dicho tercero continúe utilizando tan signo, así como,

- el grado de protección jurídica del que gozan el signo del tercero y el signo cuyo registro se solicita»...".

5.-Pues bien, haciendo aplicación de tal doctrina al presente supuesto, en atención a la prueba practicada [-especialmente la documental unida-], resulta acreditado lo siguiente:

i.-Que la sala de conciertos sita en Madrid, conocida como 'Sala Caracol', inició su actividad de organización y celebración de conciertos en el año 1992, realizando dicha actividad en un mismo local sito en la Calle Bernardino Obregón nº 18 de Madrid.

ii.-Que dicho local, desde el inicio de la actividad de sala de conciertos bajo tal denominación hasta la actualidad pertenece en propiedad a la familia Emilio, bien a través de inicial sociedad mercantil, bien a través de actual comunidad de bienes; de la que forma parte el demandado D. Emilio.

iii.-Que al menos desde 1996 hasta el año 2001 [-doc. nº 21 de la demanda-], junto al signo denominativo 'Sala Caracol', la sociedad explotadora de la actividad de sala de conciertos, y arrendataria del local perteneciente a la mercantil Emilio, S.L., vino haciendo uso en sus documentos mercantiles y ante las Administraciones Públicas de un signo gráfico y denominativo caracterizado por un círculo de doble contorno representativo del sol rodeado de seis haces de rayos dólares, incorporando en su centro -que desborda por sus laterales- un rectángulo donde se incorpora el vocablo 'CARACOL' en texto figurativo y tipografía propia:

Nótese que dicha grafía del signo denominativo es idéntica a la registrada por la demandante como marca nº 3.609.635, mixta 'LACARACOL', donde con signos tipográficos en mayúscula las letras se anteponen y se solapan en igual diseño que el ya utilizado desde 1996:

iv.-Que la sociedad inicialmente explotadora NAVE FENIX, S.L., que cesó en 1995, solicitó y obtuvo el registro del signo 'CARACOL' la clase 41ª del nomenclátor, que finalmente le fue revocada por oposición de tercero.

v.-Que la explotación de la sala no ha sido continua en el tiempo, presentando periodos de inactividad y de sucesivos empresarios y empresas, siendo que desde 2015 hasta la actualidad el arriendo del local y explotación del negocio, por cesión global de activos tangibles e intangibles de los anteriores titulares de la actividad, corresponde a la demandante GREENPOWER.

vi.-Que de la lectura de los sucesivos contratos de arriendo, especialmente del formalizado el 1.1.2012 entre la familia DIRECCION002, C.B. y Sala de Espectáculos Caracol, S.L. [-doc. nº 15 de la demanda-], así del celebrado el 1.1.2015 entre la actora y la comunidad de bienes [-doc. nº 17 de la demanda-], resulta de su clausulado la presencia de un contrato de arriendo de local destinado a sala de conciertos, dotado de las instalaciones necesarias para ello; sin hacer referencia alguna a la titularidad de la arrendadora sobre elementos intangibles como derechos de exclusiva, equipos de luz y de sonido; hasta el punto de fijar el obligado uso como sala de conciertos y espectáculos, pero sin indicar [-pues ello hubiera sido obvio de formar el signo denominativo yYo mixtoi 'CARACOL' del perímetro de la cesión para la exploración sucesiva de local-] la necesaria denominación del local y su actividad como 'SALA CARACOL'.

6.-En base a tales antecedentes procede estimar que el registro de la marca denominativa y gráfica por el demandado en abril de 1996 [-pocos meses después de la celebración del contrato de arriendo de 1.1.2016, a una sociedad que ya no incorporaba en su denominación social el signo 'SALA CARACOL'-] se realizó de mala fe, conociendo el uso por tercero del signo mixto previamente utilizado entre 1996 y 2001 para identificar la actividad comercial y de explotación desarrollada por tercera sociedad; lo que obliga a estimar la pretensión de nulidad del art. 51.1 LMa en relación con el art. 6.1.b) LMa, sin que impida tal conclusión la invocada ausencia de legitimación activa por carecer la demandante de la titularidad del signo controvertido, bastando el interés legítimo en la actora, sea cual fuera el creador y/o titular del signo mixto controvertido [-"signo gráfico y denominativo caracterizado por un círculo de doble contorno representativo del sol rodeado de seis haces de rayos dólares, incorporando en su centro -que desborda por sus laterales- un rectángulo donde se incorpora el vocablo 'CARACOL' en texto figurativo y tipografía propia"-].

Tampoco impide tal conclusión la invocada titularidad por el demandado del indicado signo controvertido desde el inicio de la actividad de sala de conciertos en 1992, siendo cedido el uso del mismo a los sucesivos explotadores como elemento integrante de la cesión arrendaticia; pues como se ha indicado el tenor de los contratos pone de manifiesto la cesión locativa de un inmueble y sus específicas instalaciones propias de sala de conciertos, sin extender -sea de modo expreso o tácito- tal cesión a elementos materiales e inmateriales unidos a la explotación, que no al local.

CUARTO.- Restantes acciones y demanda reconvencional.

1.-Estimada por este tribunal la presencia de registro marcario nulo por mala fe en el solicitante, decae por innecesario el examen de la acción de nulidad por registro de signo contrario a marca notoria no inscrita, así como las acciones de caducidad total o parcial ejercitadas de modo subsidiario por la actora.

2.-Y por razones lógicas, descansando las acciones de infracción, de remoción, de prohibición, de cesación e indemnizatoria formuladas en la demanda reconvencional, en la validez y eficacia del registro nacional nº 3.603.621, denominativo y gráfico 'SALA CARACOL', procede desestimar dicha demanda reconvencional en su integridad al declararse la ineficacia original de dicho registro.

SEXTO.- Costas.

1.-Dada la estimación de la demanda inicial, de conformidad con el criterio del vencimiento dispuesto en el art. 394 L.E.Civil, las costas causadas serán impuestas a la parte demandada.

2.-Y dada la desestimación íntegra de la demanda reconvencional, las costas causadas por la misma serán impuestas a la reconviniente.

Vistos los preceptos citados, sus concordantes y demás de general y pertinente aplicación,