PRIMERO.- Acciones ejercitadas y hechos controvertidos.
Se ejercita en el presente proceso una acción declarativa y de cesación de un uso ilegítimo de una marca registrada por el actor.
En verano de 2016, tras dos años de diseño y desarrollo del concepto, mi representada decide volver a las raíces de uno de los fundadores del Grupo Paraguas - Julián, de origen brasileño-, con la apertura del restaurante Amazónico®. (...) convirtiéndose en un restaurante único en su especie por su envolvente decoración que transporta a los comensales a un vergel selvático gracias a la creación de un proyecto de interiorismo creado por el aclamado diseñador Christofer, quien adecuó el ambiente decorativo y la estética, al formato gastronómico que se ofrece en el restaurante:
Esta verdadera fusión de sabores brasileños y asiáticos, junto con la cuidada decoración y ambientación selvática, otorgó a Amazónico®, desde el primer momento, una identidad exclusiva y única respecto a cualesquiera otros conceptos de restauración y hostelería que existían en España.
Otros elementos característicos de Amazónico® es su club de música, The Jungle Jazz Club, que se encuentra en la planta baja del restaurante, dónde los clientes pueden disfrutar del mejor ambiente nocturno, mientras degustan cócteles de autor y escuchan música en directo
Como no podía ser de otra forma, la marca Amazónico® se encuentra debidamente protegida mediante el registro de diferentes marcas tanto a nivel nacional como internacional. En lo que aquí interesa, destacamos los siguientes registros:
Del uso intensivo de la marca: la cifra de negocios y número de clientes 16. La marca Amazónico® ha sido usada de forma profusa y continua desde su nacimiento, tal y como acredita la cifra de negocio del restaurante, en continuo crecimiento hasta la llegada del COVID-19 en el año 2020, pero que incluso así, superó los números de su apertura y rápidamente ha continuado su recuperación gracias al prestigio de su marca.
A estos efectos, aportamos como DOCUMENTO 4 una declaración firmada por el director financiero de Amazónico®, en el que se refleja la cifra de negocios del restaurante, superando los 80 millones de euros en seis años. 18. Dicha cifra de negocio ha sido alcanzada gracias a la visita de miles de clientes de todo el mundo, y que, tal y como se refleja en el citado documento, ascienden a más 700.000 comensales en cuatro años. 19. En conclusión, resulta incontestable el uso intensivo y continuado de la marca Amazónico®, ha catapultado al restaurante a una posición privilegiada dentro del sector de la restauración, contribuyendo a que el EL GOURMET esté situado en la posición 35 del ranking de las 100 empresas de España con mayor facturación y peso del sector
De la aparición en medios 20. EL GOURMET ha dedicado notables recursos en publicidad e imagen para la difusión de la marca, invirtiendo más de 100.000€, sólo en 2019, en campañas y materiales publicitarios.
Del reconocimiento del renombre de la marca Amazónico® por la OEPM 34. Recientemente, la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) ha reconocido el renombre de la marca Amazónico® en su decisión de 28 de enero de 2022 (Ref.130521), por la que resuelve el recurso de alzada presentado por nuestra representada y a raíz de la cual se deniega el registro de la solicitud de marca "AMAZONIA FINE FOOD", figurativa, para la clase 43. 35. La citada resolución, no sólo reconoce el renombre de la marca AMAZONICO® tras analizar la prueba aportada en dicha instancia, sino que además, aprecia la existencia de un riesgo de confusión y asociación entre las marcas anteriores Amazónico®
Según ha podido comprobar, PEOPLE es la empresa responsable de la explotación del Club "Amazónico" sito en C/Doctor Galíndez nº16, 16001, Cuenca, España.
Logo que identifica el Club "Amazónico" 44. El logo que identifica el Club amazónico de Cuenca en sus redes sociales, consta de un elemento figurativo, un tucán, y un único elemento denominativo, con cierta estilización, que consiste en la palabra "Amazónico":
En el propio local, como se puede comprobar a continuación, la demandada utiliza el signo infractor "Amazónico" de manera aislada y como se dirá, con una tipografía y estilización altamente similar a la Marca nacional M3659250 Amazónico® (figurativa):
Uso del signo con fines publicitarios en redes sociales 46. Además, la demandada está utilizando un signo idéntico desde el plano fonético y conceptual y altamente similar desde la perspectiva visual a la marca anterior renombrada Amazónico® en sus redes sociales:
Resulta flagrante que se utilice sin autorización la marca anterior renombrada Amazónico® para prestar servicios de hostelería, a sabiendas del amplio conocimiento y reputación de dicha marca en el mercado para identificar servicios de restauración y hostelería, y que además se haga con una grafía tan similar.
Por su parte, la parte demandada se opone a la demanda alegando que la utilización del signo por la demandada no supone infracción de la marca registrada objeto de autos.
Dice la demandada: No obstante, no consta que Amazónico haya sido publicitado en el ámbito local de Cuenca, donde realmente nos cuesta creer que el ciudadano medio de esta localidad, conozca a la actora.
Se muestra nuestra disconformidad con el relato realizado por la actora, dado que no existe riesgo de confusión entre la marca, imagen de la actora, dado que en el presente supuesto, no se da lo que la ley de marcas exige, que es que el signo de nuestro patrocinado sea idénticos a una marca anterior, y que designe productos o servicios análogos
Por tanto, entendemos que la actora yerra al apreciar riesgo de confusión entre las marcas, y que prosigue argumentando que los signos distintivos en conflicto son idénticos, dado que las marcas enfrentadas no son idénticas, ni similares y tampoco gestionan productos similares. En definitiva, no nos encontramos ante una pretensión de acceder al tráfico mercantil o al registro de marcas, sobre la base de que poseemos un producto o servicio similar a los protegidos por las primeras, dado que nunca el producto de la actora -RESTAURANCIÓN_podrá ser comparado con el negocio, encuadrado en un ámbito estrictamente local, dedicado al ocio nocturno
Se dice en el escrito de demanda, que nuestro mandante hace uso de una marca y de un logo del cual se ha apropiado, cuando en realidad se desconoce el proceso por el cual, el local de ocio nocturno conquense, llegó a denominarse así como DENOMINACIÓN COMERCIAL, dado que detrás del proceso de nombramiento del local, hubo un proceso de estudio por parte de un especialista en la materia, que presentó sus conclusiones mediante proyecto expreso, de ahí que los demandados se encontrasen en la tranquilidad de aquel que se cree en la legalidad
En el supuesto que nos ocupa, no existe identidad y tampoco una semejanza capaz de impedir el uso por parte de nuestros patrocinados del TUCAN, del nombre de AMAZONICO, o de la decoración -o el acceso de la marca si esta se solicitase-, pues si bien existe una coincidencia en uno de los vocablos utilizados ("amazónico") tanto desde un punto de vista fonético, al añadirse un distintivo tan importante, como viene reflejado en el ámbito en el que se desarrolla las actividades, el PUB de Cuenca, nunca se podrá confundir con el mismo producto de AMAZÓNICO que dispone en MADRID la actora, como es el llamado THE JUNGLE JAZZ CLUB, que se encuentra en la parte baja de su restaurante.
E incluso el hecho de que en ambos locales, se puedan vender las mismas bebidas espirituosas, no permite entender que nos encontremos ante ámbitos aplicativos coincidentes o complementarios en los que el consumidor asocie el local con una denominación tan solo parcialmente coincidente con uno de los productos que en él se venden, máxime cuando no se ha considerado acreditado, el carácter notorio de la marca inscrita, siendo insuficiente a tales efectos unos recortes de periódico en el consta dicha marca de restauración premium ha podido publicitarse, o el hecho de haber sido premiada en algunos certámenes, o su chef sea un hecho diferenciador de marca, que lo convierta en elitista.
SEGUNDO.- Régimen jurídico aplicable.
1.- Normativa aplicable.
Dice el artículo 34.2 LM que 2. El titular de la marca registrada podrá prohibir que los terceros, sin su consentimiento, utilicen en el tráfico económico:
a) Cualquier signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquéllos para los que la marca esté registrada.
b) Cualquier signo que por ser idéntico o semejante a la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios implique un riesgo de confusión del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca.
c) Cualquier signo idéntico o semejante para productos o servicios que no sean similares a aquéllos para los que esté registrada la marca, cuando ésta sea notoria o renombrada en España y con la utilización del signo realizada sin justa causa se pueda indicar una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca o, en general, cuando ese uso pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dicha marca registrada.
2º.- Jurisprudencia aplicable al caso de autos.
En un supuesto de infracción de marca registrada, se ha de realizar una confrontación entre ésta y el signo que se pretende infractor. Dice la STS 497/17, de 13/09, por todas, sobre el juicio de confusión que es jurisprudencia de esta sala, contenida en la sentencia 95/2014, de 11 de marzo , que «la apreciación del juicio de confusión es un juicio de valor que corresponde al tribunal de instancia, aunque puede ser revisado en casación en la medida en que no se haya acomodado a las directrices marcadas por la jurisprudencia de esta sala y por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la interpretación de la normativa aplicable».
Estas pautas o directrices jurisprudenciales aparecen reiteradas en muchas de las sentencias dictadas por esta sala sobre esta materia en los últimos años, entre ellas en la sentencia 95/2014, de 11 de marzo , citada por la propia sentencia recurrida. En síntesis y sin necesidad de reiterar las referencias jurisprudenciales, para aligerar la cita y centrarnos en su contenido, estas pautas son:
«i) El riesgo de confusión consiste en el de que el público pueda creer que los productos o servicios identificados con los signos que se confrontan proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas, dado que el riesgo de asociación no es una alternativa a aquel, sino que sirve para precisar su alcance [...].
»ii) La determinación concreta del riesgo de confusión debe efectuarse en consideración a la impresión de conjunto de los signos en liza producida en el consumidor medio de la categoría de productos, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, teniendo en cuenta el grado de similitud gráfica, fonética y conceptual, en particular, los elementos dominantes [...].
»iii) De este modo, el riesgo de confusión debe ser investigado globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes [...]. Depende, en particular, del conocimiento de la marca en el mercado, de la asociación que puede hacerse de ella con el signo utilizado, del grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios designados [...].
»iv) En la valoración global de tales factores ha de buscarse un cierto nivel de compensación, dada la interdependencia entre los mismos, y en particular entre la similitud de las marcas y la semejanza entre los productos o los servicios designados: así, un bajo grado de similitud entre los productos o los servicios designados puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa (...).
»v) A los efectos de esta apreciación global, se supone que el consumidor medio de la categoría de productos considerada es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. No obstante, debe tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada [...].
»vi) Pero, esta exigencia de una visión de conjunto, fundada singularmente en que el consumidor medio las percibe como un todo, sin detenerse a examinar sus diferentes detalles, (...) no excluye el estudio analítico y comparativo de los elementos integrantes de los respectivos signos en orden a evaluar la distinta importancia en relación con las circunstancias del caso, pues pueden existir elementos distintivos y dominantes que inciden en la percepción del consumidor conformando la impresión comercial. Lo que se prohíbe es la desintegración artificial; y no cabe descomponer la unidad cuando la estructura prevalezca sobre sus componentes parciales (...)».
De esta misma sentencia, si bien se refiere a un proceso de nulidad de marca, se deduce que en el juicio de confusión se ha de valorar la distinta naturaleza de los signos que se van a confrontar, ya sean denominativos, denominativos complejos, figurativos o mixtos. Así, dice esta resolución que los signos objeto de confrontación son distintos, en cuanto que el del demandado es meramente denominativo («El Puño») y el de la demandada es gráfico, que consiste en aquella imagen de una mano que estruja un racimo de uva, sin que vaya acompañado de ninguna denominación. Esto es: en un caso está compuesto exclusivamente por un elemento denominativo y en otro también exclusivamente por un elemento gráfico. La distinta naturaleza de estos elementos impide que pueda apreciarse similitud fonética y gráfica. La única similitud que podría existir es conceptual, pero es muy débil, en atención a la complejidad del mensaje conceptual que transmite el gráfico de la demandante, frente a la sencillez del significado del término «El Puño».
Efectivamente, abundando en esta idea, por lo que se refiere a la comparación entre signos distintivos, la STS 504/2017, de 15/09, prácticamente consecutiva de la anterior, dijo que En todo caso, como hemos recordado en varias sentencias recientes (por ejemplo, 98/2016, de 19 de febrero , 302/2016, de 9 de mayo, 382/2016, de 19 de mayo, 26/2017, de 18 de enero, 151/2017, de 2 de marzo , o 240/2017, de 17 de abril), para evaluar la semejanza entre dos marcas ha de hacerse la comparación en un triple plano: gráfico, fonético y conceptual( STJCE de 11 de noviembre de 1997, caso Sabel ). Pero los criterios para determinar la semejanza dependen en buena medida de la estructura del signo, pues no es lo mismo comparar marcas denominativas simples, que marcas denominativas complejas, o gráficas o mixtas. Si, como sucede en este caso, las marcas en conflicto son compuestas o mixtas, su distintividad reside en la particular disposición de los elementos verbales y gráficos, que forman un conjunto, y no en sus componentes individuales(sentencias de esta sala 368/1987, de 10 de junio; 98/2016, de 19 de febrero ; y 382/2016, de 19 de mayo), ya que como dijo la STJCE de 22 de junio de 1999 , asunto C-342/97 , Lloyd Schuhfabrik Meyer , «[e]l consumidor medio normalmente percibe una marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar»(nuestro el subrayado).
En este sentido ya se expresó la SAP BCN secc.15ª nº 39/2014, de 12/02 al decir que En este campo normativo el riesgo de confusión es abstracto , en el sentido de que viene determinado por circunstancias objetivas que sean idóneas para producirlo. Será apreciado ( arts. 6.1.b y 34.2.b LM ) como resultado del cotejo entre el signo prioritario, tal como ha sido registrado, y el signo cuyo registro se ha logrado con posterioridad (acción de nulidad) o que está siendo usado por la demandada (acción de infracción), teniendo en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios que designan, al objeto de determinar si existe una situación de peligro o potencialidad ( riesgo ) de confusión, con independencia de que algún consumidor o varios hayan padecido efectivamente una confusión, y del lugar donde radiquen los establecimientos en los que se presta el servicio o actividad distinguidos con los signos en conflicto.
(...)
Ahora bien, el riesgo de confusión no es el único parámetro normativo para que pueda hacerse efectivo el ius prohibendi marcario.
De acuerdo con la primera Directiva para la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (89/104/CEE), el apartado a) del art. 34.2 de la Ley de Marcas otorga al titular de la marca registrada la facultad de prohibir a un tercero, que no cuente con su consentimiento, el uso en el tráfico económico de un signo idéntico a la marca registrada para designar productos o servicios idénticos, sin necesidad de que exista riesgo de confusión. Es cuando no existe plena identidad entre los signos confrontados y los servicios que cada uno de ellos distinguen, cuando la protección de la marca se asienta sobre el concepto de riesgo de confusión, esto es, la posibilidad o peligro de inducir a errores al público sobre el origen empresarial del producto o servicio, conforme dispone el apartado b) de dicho precepto, art. 34.2 LM .
En cuanto a la identidad entre los signos ha declarado la Sentencia del TJCE de 20 de marzo de 2003 , en interpretación del art. 5.1.a) de la Directiva comunitaria 89/104/CEE ( art. 34.2.a LM ), que " un signo es idéntico a la marca cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la marca o cuando, considerado en su conjunto, contiene diferencias tan insignificantes que pueden pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor medio" , al que se supone normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, que percibe la marca como un todo y que rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente los signos y las marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria.
(...)
En todo caso, trasladados al ámbito del art. 34.2.b) LM , es apreciable el riesgo de confusión debido a la identidad de los signos y a la proximidad o acusada semejanza entre los servicios designados. Cabe concluir el riesgo de confusión bien en su acepción estricta, por existir el riesgo de generar en el público la errónea creencia de que unos y otros servicios tienen el mismo origen empresarial, o bien en su modalidad indirecta de riesgo de asociación, porque puede originar en el público la equivocada suposición de que se trata de servicios que proceden de empresas que, si bien son diferentes, pertenecen a una misma estructura u organización global común, y ello sin necesidad de probar que ningún consumidor ha sufrido tal confusión.
En este sentido, la Sentencia del TJCE de 28 de septiembre de 1998, asunto Canon c. MGM , indica que "constituye un riesgo de confusión en el sentido de la letra b del apartado 1 del art. 4 -de la Directiva- , el riesgo de que el público pueda creer que los correspondientes productos o servicios proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente". El riesgo de asociación, por tanto, está incluido en el riesgo de confusión a efectos marcarios, y determina en el consumidor la creencia, equivocada, de que el producto o servicio, o actividad, procede de empresas que si bien son diferentes, pertenecen a una misma estructura u organización global común, o están vinculadas por algún tipo de concierto jurídico o económico.
Finalmente, como dice esta última sentencia, es apreciable también la identidad entre los servicios que distinguen las marcas.
3º.- Criterios de examen aplicables al caso concreto.
Pues bien, en resumen, para apreciar el riesgo de confusión o, en su caso, de asociación, es necesario que concurran los siguientes requisitos:
a.- Que el signo que constituye la marca posterior sea semejante al de la marca anterior.
La determinación de esta semejanza es una operación compleja que requiere de una serie de pautas. Podemos destacar las siguientes en la jurisprudencia:
En las marcas denominativas simples,se ha de efectuar una comparación en el plano fonético. Así dos marcas se consideran semejantes cuando:
- Tienen vocales idénticas situadas en el mismo orden.
- Las sílabas que encabezan las denominaciones son idénticas.
Se ha de tener en cuenta una visión de conjunto sin descomponer la unidad fonética en voces parciales.
En las marcas denominativas complejasse ha de buscar el elemento predominante.
En las marcas gráficas y figurativas purasse tiene que realizar una comparación entre sus elementos gráficos y aunque se aprecien algunas diferencias, se han de considerar semejantes cuando suscitan una impresión visual idéntica o parecida en la mente del público.
Si se trata de marcas gráficas complejasse ha de buscar el elemento preponderante.
En las marcas mixtas (compuestas por una denominación y un elemento gráfico o figurativo),como regla general debe otorgarse carácter dominante al elemento denominativo. Si bien, la regla general cede cuando el gráfico es muy característico, así por ejemplo, en la STJCE de 3 de septiembre de 2009, "La Española" versus "Carbonell", el TJCE consideró que lo predominante era el elemento gráfico, en concreto, la figura de una señora en un campo andaluz porque en la comercialización del aceite de oliva en España el consumidor escoge el producto por el impacto visual más que por la marca denominativa.
b.- Que los productos o servicios amparados por la marca posterior sean similares a los de la marca anterior.
A la hora de determinar la similitud será útil guiarse por el nomenclátor internacional, pero no es un criterio definitivo, porque puede haber similitud entre productos no incluidos en la misma clase. Para ello, la jurisprudencia española y la comunitaria (STJCE caso Canon) han tenido en cuenta los siguientes criterios:
- La naturaleza y la finalidad de los productos comparados.
- Los canales de distribución de los productos confrontados, porque si son los mismos hay un indicio claro de similitud.
c.- Finalmente, como resultado de la similitud o semejanza de las marcas en conflicto, debe concurrir un riesgo de confusión o un riesgo de asociación, en los términos expuestos por la jurisprudencia e indicados más arriba.
Ahora bien, el riesgo de confusión ha de juzgarse siempre globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del caso concreto relevantes, porque el consumidor medio percibe el signo como un todo sin pararse a descomponer los detalles, y en relación con un determinado tipo de consumidor, que es el consumidor medio, definido como el normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, aunque el criterio puede no aplicarse en casos de productos muy específicos, de gran valor o de carácter muy técnico.
4º.- Conclusión.
En el presente caso, resulta evidente la infracción por parte de la demandada de los derechos marcarios de la actora: la utilización externa y pública del elemento denominativo "Amazónico" en un negocio de hostelería en Cuenca infringe las marcas registradas de la actora: .
Marcas registradas para los siguientes productos o servicios:
39: Transporte; embalaje y almacenamiento de mercancías; organización de viajes.
41: Educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales.
43: Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal.
La simple comparación de los signos distintivos de la demandada:
Con los signos distintivos denominativos de la actora:
hacen más que evidente la infracción. Es más, el elemento figurativo en la letra cursiva en la marca española M3659250 se reproduce parcialmente en el signo infractor, sólo distinto en la letra "Z" y en el sombreado de la grafía.
Finalmente, el elemento territorial no es relevante. En primer lugar, porque el ámbito territorial de protección de las marcas es España. Por otro lado, la publicitación en redes sociales hace que el ámbito de aplicación del signo infractor exceda de la localidad donde se halla sito el local, ya que cualquiera que quiera visitar la ciudad puede hacer búsquedas en internet de locales de ocio e incurrir en la confusión del signo distintivo con el utilizado en el restaurante de Madrid.
CUARTO.- Indemnización de daños y perjuicios.
a. Régimen Jurídico.
Artículo 42. Presupuestos de la indemnización de daños y perjuicios.
1. Quienes, sin consentimiento del titular de la marca, realicen alguno de los actos previstos en la letra a) del apartado 3 y en el apartado 4 del artículo 34, así como los responsables de la primera comercialización de los productos o servicios ilícitamente marcados, estarán obligados en todo caso a responder de los daños y perjuicios causados.
2. Todos aquellos que realicen cualquier otro acto de violación de la marca registrada solo estarán obligados a indemnizar los daños y perjuicios causados si hubieran sido advertidos suficientemente por el titular de la marca o, en su caso, por la persona legitimada para ejercitar la acción acerca de la existencia de esta, convenientemente identificada, y de su violación, con el requerimiento de que cesen en la misma, o cuando en su actuación hubiere mediado culpa o negligencia o la marca en cuestión fuera renombrada.
Artículo 43. Cálculo de la indemnización de daños y perjuicios.
1. La indemnización de daños y perjuicios comprenderá no sólo las pérdidas sufridas, sino también las ganancias dejadas de obtener por el titular del registro de la marca causa de la violación de su derecho. El titular del registro de marca también podrá exigir la indemnización del perjuicio causado al prestigio de la marca por el infractor, especialmente por una realización defectuosa de los productos ilícitamente marcados o una presentación inadecuada de aquélla en el mercado. Asimismo, la cuantía indemnizatoria podrá incluir, en su caso, los gastos de investigación en los que se haya incurrido para obtener pruebas razonables de la comisión de la infracción objeto del procedimiento judicial.
2. Para fijar la indemnización por daños y perjuicios se tendrá en cuenta, a elección del perjudicado:
a) Las consecuencias económicas negativas, entre ellas los beneficios que el titular habría obtenido mediante el uso de la marca si no hubiera tenido lugar la violación o, alternativamente, los beneficios que haya obtenido el infractor como consecuencia de la violación.
b) Una cantidad a tanto alzado que al menos comprenda la cantidad que el infractor hubiera debido pagar al titular de la marca por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su utilización conforme a derecho.
En el caso de daño moral procederá su indemnización, aun no probada la existencia del perjuicio económico.
3. Para la fijación de la indemnización se tendrá en cuenta, entre otras circunstancias, el renombre y prestigio de la marca y el número y clase de licencias concedidas en el momento en que comenzó la violación. En el caso de daño en el prestigio de la marca se atenderá, además, a las circunstancias de la infracción, gravedad de la lesión y grado de difusión en el mercado
4. A fin de fijar la cuantía de los daños y perjuicios sufridos, el titular de la marca podrá exigir la exhibición de los documentos del responsable que puedan servir para aquella finalidad.
5. El titular de la marca cuya violación hubiera sido declarada judicialmente tendrá, en todo caso y sin necesidad de prueba alguna, derecho a percibir en concepto de indemnización de daños y perjuicios el 1 por ciento de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados. El titular de la marca podrá exigir, además, una indemnización mayor si prueba que la violación de su marca le ocasionó daños o perjuicios superiores, de acuerdo con lo dispuesto en los apartados anteriores.
Artículo 44. Indemnizaciones coercitivas.
Cuando se condene a la cesación de los actos de violación de una marca, el Tribunal fijará una indemnización de cuantía determinada no inferior a 600 euros por día transcurrido hasta que se produzca la cesación efectiva de la violación. El importe de esta indemnización y el día a partir del cual surgirá la obligación de indemnizar se fijará en ejecución de sentencia.
b. Petición de la parte.
Señala la actora que Se opta por el criterio de cuantificación el establecido en el apartado b) del artículo 43.2 (licencia hipotética), es decir la cantidad que el infractor hubiera debido pagar al titular por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su utilización conforme a Derecho.
A la hora de fijar la indemnización correspondiente deberá tenerse en cuenta que estamos ante una licencia hipotética forzada, circunstancia que por pura lógica debe incrementar el precio de la misma tal
En conexión con lo anterior, se aporta como DOCUMENTO 19 una recopilación con datos económicos de licencias para la explotación de distintas franquicias que, como se puede observar, incluyen: (i) Canon de entrada y (ii) Royalties variable por volumen de negocio en base a un porcentaje de la facturación hecha con los servicios infractores). 91. Como se puede observar, el canon de entrada de las licencias de franquicias (voluntarias) para cadenas de restauración de comida rápida o de precio medio (como, por ejemplo, Burguer King, KFC, La Mafia, La Piemontesa) oscilan entre los 20.000 € y los 60.000 € y el royalty variable se sitúa entre el 5-6% sobre las ventas realizadas.
Pues bien, teniendo en cuenta que Amazónico® es altamente reconocido entre el público, que obtiene una importante cifra de facturación anual, y que estamos en una situación en la que se tiene que calcular una licencia hipotética forzosa que en el mercado sería de un importe mucho más elevado (ya que sin duda nuestra representada no concedería licencias, o si las concediese sería probablemente por varios millones de euros), por criterios de prudencia jurídica, se establece como bases de cálculo las siguientes: 1º. Canon de entrada mínimo a efectos de cuantificación de indemnización: 50.000€ 2º. Royalty variable equivalente al 8% de la cifra de ventas realizadas mensualmente por el club "Amazónico" desde 2017.
La demandada señala que Pero la demanda adolece defectos a la hora de proceder a la cuantificación de los posibles daños y perjuicios, dado que la Ley de Marcas, distingue entre los presupuestos de la indemnización de daños y perjuicios y el cálculo de esta.
Y, desde luego, la opción por un criterio legal u otro, facultad del al titular de la marca, no debe venir determinada necesariamente porque se ajuste mejor al perjuicio realmente sufrido. Aunque la regla del apartado 5 acentúa la objetivación de la compensación económica, no puede interpretarse en el sentido de que se tenga derecho a una indemnización incluso se constata que la infracción no pudo ocasionar perjuicio alguno al titular. Exige como presupuesto previo la existencia del perjuicio, con independencia de su entidad, sin alterar la naturaleza resarcitoria de la acción de indemnización de daños y perjuicios, que presupone la existencia de estos. No introduce una suerte de sanción por la infracción en beneficio del titular de la marca infringida, sino que la ratio de la norma es facilitar la cuantificación de la indemnización: en todo caso el 1% de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados, sin perjuicio de que el titular de la marca pueda exigir una indemnización mayor si prueba que la violación le ocasionó daños o perjuicios superiores -la demanda adolece de cuanto reclama-, lo que se relacionada con el criterio de cuantificación de la letra a) del apartado 2, pues facilita el cálculo del beneficio económico obtenido por el infractor con la violación de la marca. Desconocemos cómo se llega a la conclusión de esos 50.000 € solicitados a tanto alzado, de ese Royalty del 8%, o de esos 600 €/día, cuando no se está haciendo uso del nombre AMAZÓNICO desde hace ya bastantes meses
c. Decisión.
Nuevamente la contestación a la demanda es una mera relación de alegaciones generales, cuasi doctrinales, que en nada entran a analizar el caso concreto ni, por tanto, desvirtúan la petición de la actora.
Efectivamente, la petición de la actora se basa, por un lado, en una libre elección de la forma de indemnización de los daños y perjuicios, derivado, los mismos, de la declaración de existencia de infracción marcaria. Por otro lado, la actora presenta un documento nº 19 en el que se establece un muestreo de cánones de entrada y royalties de diversos locales de hostelería, de donde se fija una cantidad para el caso de autos. Frente a la inexistente prueba en contrario, debemos tener por buenas las cifras de la demanda.
QUINTO.- Costas.
Conforme al artículo 394.1 LEC, las costas se impondrán a la parte que hubiere visto desestimadas todas y cada una de sus pretensiones.
Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación,
