Sentencia Civil 51/2024 Juzgado de lo Mercantil de Madrid nº 8, Rec. 243/2022 de 20 de mayo del 2024

PRIMERO.- Posición de las partes.

En el presente procedimiento se ejercita una acción por violación de los derechos marcarios del actor como titular de las marcas españolas renombradas "AMAZÓNICO" M-3601608 (denominativa) destinada a distinguir los productos y servicios de la clase 39, 41 y 43 y "AMAZONICO" M-3659250 ( Mixta) destinada a distinguir los productos y servicios de la clase 41 y 43 al haber tenido conocimiento que la demandada explota un Pub en Mérida (Badajoz) con el signo "AMAZZONICO Tower Club" utilizándolo tanto en el rótulo del establecimiento, como en materiales promocionales y en redes sociales, signo casi idéntico al suyo, uso que resulta perjudicial para el carácter distintivo de su signo, al tiempo que le permite obtener una ventaja desleal del mismo, y todo ello, a pesar del requerimiento extrajudicial remitido. Acción que fundamenta en el artículo 34.2 c) LM, instando además al amparo del artículo 40 y 41.1a), 1b), 1c y 1d) la acción de cesación, remoción, destrucción y la indemnización de los daños y perjuicios causados ( ex - art 43.2b) L.M).

El demandado se encuentra en situación procesal de rebeldía, señalando al respecto el artículo 496.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que "la declaración de rebeldía no será considerada como allanamiento ni como admisión de los hechos de la demanda, salvo los casos en que la ley expresamente disponga lo contrario",por lo que la parte actora debe probar la realidad de los hechos, conforme al artículo 217 de la citada Ley, limitándose la cuestión litigiosa a lo que resulte de la pretensión formulada en la demanda, cuya eficacia, total o parcial, está condicionada a la prueba de los hechos que le sirven de fundamento.

SEGUNDO.- Acción por infracción marcaria ( artículo 34 L.M ).

2.1 Marco normativo y jurisprudencial

La acción ejercitada se fundamenta en el artículo 34 de la Ley 17/2001 de 7 de diciembre de aplicación por razones temporales en la redacción posterior a la reforma operada por el el RD -Ley 23/2018 de 21 de diciembre.

Conforme al artículo 34 L.M "1. El registro de una marca conferirá a su titular un derecho exclusivo sobre la misma".

La ley de marcas se rige por el principio de prioridad registral de tal manera que quien figura en el registro como titular de la marca, adquiere a partir de ese momento la propiedad de la misma y todos los derechos inherentes a ella. Es la denominada " forma adquisitiva u originaria de adquirir la titularidad de la marca ", pudiendo ejercitar las acciones previstas en los arts. 40 y ss de la LM contra quien perturbare su derecho de exclusiva. Ahora bien, esa prioridad registral decae en dos supuestos, en los que frente a la realidad registral se impone la prioridad de uso: a) quien acredite ser el titular de una marca notoria b) quien obtenga a su favor una sentencia estimatoria de la acción reivindicatoria de sus derechos marcarios, al haber actuado el anterior titular registral con mala fe, con fraude de sus derechos o con violación de una obligación legal o contractual.

De modo que el derecho de exclusiva confiere al titular la facultad para "prohibir que terceros, sin su consentimiento, utilicen en el tráfico económico

a) Cualquier signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquéllos para los que la marca esté registrada.

b) Cualquier signo que por ser idéntico o semejante a la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios implique un riesgo de confusión del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca.

c) Cualquier signo idéntico o semejante para productos o servicios que no sean similares a aquéllos para los que esté registrada la marca, cuando ésta sea notoria o renombrada en España y con la utilización del signo realizada sin justa causa se pueda indicar una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca o, en general, cuando ese uso pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dicha marca registrada.

3. Cuando se cumplan las condiciones enumeradas en el apartado anterior podrá prohibirse, en especial:

a) Poner el signo en los productos o en su presentación.

b) Ofrecer los productos, comercializarlos o almacenarlos con esos fines u ofrecer o prestar servicios con el signo.

c) Importar o exportar los productos con el signo.

d) Utilizar el signo en los documentos mercantiles y la publicidad.

e) Usar el signo en redes de comunicación telemáticas y como nombre de dominio.

f) Poner el signo en envoltorios, embalajes, etiquetas u otros medios de identificación u ornamentación del producto o servicio, elaborarlos o prestarlos, o fabricar, confeccionar, ofrecer, comercializar, importar, exportar o almacenar cualquiera de esos medios incorporando el signo, si existe la posibilidad de que dichos medios puedan ser utilizados para realizar algún acto que conforme a las letras anteriores estaría prohibido.

Así, el derecho de exclusiva que confiere la marca ( artículo 34 de la Ley de Marcas) permite a su titular reaccionar contra la inmisión no consentida en la órbita de aquél por parte de un tercero, teniendo en cuenta que el ius prohibendi alcanza a todo el ámbito nacional, al margen de la delimitación concreta en la que se estuviese efectuando el uso de aquella ( sentencia de la Sala 1ª del TS nº 282/2016, de 29 de abril ).

Como afirma la ST del T.S de 9 de mayo de 2016 " Para evaluar la semejanza entre dos marcas ha de hacerse la comparación en un triple plano: gráfico, fonético y conceptual ( STJCE de 11 de noviembre de 1997, caso Sabel ),sin embargo" loscriterios para determinar la semejanza dependen en buena medida de la estructura del signo, pues no es lo mismo comparar marcas denominativas simples, que marcas denominativas complejas, o gráficas o mixtas. Resumidamente, la jurisprudencia comunitaria y española ha establecido las siguientes reglas:

a) Las marcas denominativas simples deben compararse entre sí conforme al criterio de la visión de conjunto, es decir, sobre la totalidad de los elementos integrantes de cada denominación y sin descomponer su unidad ( STJCE de 20 de septiembre de 2001, C-383/99 , Baby-Dry ). Tesis matizada por la STJCE de 12 de febrero de 2004, C-363/99, (asunto Postkaantoor ), al afirmar que para estimar perceptible una diferencia, la combinación de elementos descriptivos debe crear "una impresión suficientemente distante de la producida por la mera unión de dichos elementos". Criterio de la impresión suficientemente distante reiterado en la STJCE de 12 de febrero de 2004 (misma fecha que la última citada), en el asunto C-265/00 , Campina Melkunie ( marca Biomild ).

b) Las marcas denominativas complejas o compuestas también deben ser comparadas conforme a la pauta de la visión de conjunto, sin desintegrar los vocablos que las componen. Una marca compuesta que incorpora una marca anterior debe considerarse similar a ésta cuando el elemento dominante de la marca compuesta es idéntico o semejante al signo constitutivo de la marca anterior ( STJCE de 9 de marzo de 2006, caso Matratzen ). Incluso en el caso de que el elemento constitutivo de la marca anterior no sea el dominante de la marca posterior, puede haber semejanza si ocupa en la misma una posición distintiva y autónoma ( STJCE de 6 de octubre de 2005, caso Thomson Life ).

c) Las marcas gráficas se rigen también por el criterio de la visión de conjunto, en su faceta de impacto visual global que las marcas producen en los consumidores. Aunque sea posible mostrar ciertas diferencias entre las marcas puramente gráficas confrontadas, éstas han de considerarse semejantes cuando suscitan una idéntica o parecida impresión visual en la mente de los consumidores ( sentencia de esta Sala 355/2012, de 20 de enero de 2013 ).

d) Las marcas figurativas deben compararse en un doble plano: el gráfico y el conceptual. Cuando la comparación gráfica no sea suficiente, habrá que recurrir al criterio conceptual, es decir, habrá que determinar si los signos que desde un punto de vista meramente gráfico son distintos, evocan un concepto concreto o equivalente ( STJCE de 11 de noviembre de 1997, caso Sabe l). No obstante, el TJCE matiza que la dimensión conceptual de una marca figurativa ha de tomarse en consideración cuando la marca es fuerte (notoria o intrínsecamente distintiva), pero no cuando su distintividad es débil o normal.

e) En la comparación entre marcas gráficas y denominativas habrá semejanza cuando la marca denominativa constituya la denominación evidente, espontánea y completa del concepto evocado por la marca figurativa ( sentencia de esta Sala 1084/2008, de 28 de noviembre ).

f) En la comparación entre marcas mixtas, como regla general debe primar el elemento denominativo y solo de manera excepcional será relevante el elemento gráfico o figurativo; lo que ocurrirá cuando el componente denominativo sea una palabra genérica o descriptiva, o cuando el componente denominativo del signo forme parte de un número relativamente alto de marcas pertenecientes a terceros ( STJCE de 12 de junio de 2007, asunto C-334/05 P, Limoncello della Costa Amalfitana ).

g) En el caso de marcas tridimensionales, la comparación ha de ser eminentemente visual ( sentencias de esta Sala 95/2014, de 11 de marzo , y 34/2016, de 2 de febrero )."

En cuanto a los parámetros del juicio de confusión han sido analizados, entre otras muchas, en la STS, Sala 1ª de 29 de abril de 2016 y 95/2014, de 11 de marzo, recurso núm. 607/201 ):

""i) "El riesgo de confusión consiste en (...) que el público pueda creer que los productos o servicios identificados con los signos que se confrontan proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas, dado que el riesgo de asociación no es una alternativa a aquel, sino que sirve para precisar su alcance" [Sentencia núm. 119/2010, de 18 de marzo, con cita de la STJUE de 22 de junio de 1.999 (C-342/97 ), Lloyd c. Klijsen].

"ii) "La determinación concreta del riesgo de confusión debe efectuarse en consideración a la impresión de conjunto de los signos en liza producida en el consumidor medio de la categoría de productos, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, teniendo en cuenta el grado de similitud gráfica, fonética y conceptual, en particular, los elementos dominantes" [Sentencia núm. 777/2010, de 9 de diciembre, con cita de las SSTJUE de 11 de noviembre de 1.997 (C-251/95 ), Sabel c. Puma , y de 22 de junio de 1.999 (C-342/97 ), Lloyd c. Klijsen; y de las Sentencias de esta Sala núms. 427/2008, de 28 de mayo, 838/2008, de 6 de octubre, 225/2009, de 30 de marzo, 569/2009, de 22 de julio, 827/2009, de 4 de enero de 2010, 72/2010, de 4 de marzo y 364/2010, de 2 de junio].

"iii) De este modo, "el riesgo de confusión debe ser investigado globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes" [Sentencia 777/2010, de 9 de diciembre, con cita de las SSTJUE de 11 de noviembre de 1.997 (C-251/95 ), Sabel c. Puma ; de 22 de junio de 1.999 (C-342/97 ), Lloyd c. Klijsen; y de 22 de junio de 2.000 ( C-425/98 ), Mode c. Adidas; y de las Sentencias de esta Sala núms. 225/2009, de 30 de marzo, 569/2009, de 22 de julio, 827/2009, de 4 de enero de 2010, 72/2010, de 4 de marzo y 364/2010, de 2 de junio]. Depende, "en particular, del conocimiento de la marca en el mercado, de la asociación que puede hacerse de ella con el signo utilizado (...), del grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios designados" [ STJUE de 11 de noviembre de 1.997 (C-251/95 ), Sabel c. Puma].

"iv) En la valoración global de tales factores ha de buscarse un cierto nivel de compensación, dada la interdependencia entre los mismos, y en particular entre la similitud de las marcas y la semejanza entre los productos o los servicios designados: "así, un bajo grado de similitud entre los productos o los servicios designados puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa" ( STJUE de 29 de septiembre de 1998 (C-39/97 ), Canon c. Metro).

"v) A los efectos de esta apreciación global, se supone que el consumidor medio de la categoría de productos considerada es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. No obstante, debe tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada [ STJUE de 22 de junio de 1.999 (C-342/97 ), Lloyd c. Klijsen].

"vi) Pero, esta exigencia "de una visión de conjunto, fundada singularmente en que el consumidor medio las percibe como un todo, sin detenerse a examinar sus diferentes detalles, (...) no excluye el estudio analítico y comparativo de los elementos integrantes de los respectivos signos en orden a evaluar la distinta importancia en relación con las circunstancias del caso, pues pueden existir elementos distintivos y dominantes que inciden en la percepción del consumidor conformando la impresión comercial. Lo que se prohíbe es la desintegración artificial; y no cabe descomponer la unidad cuando la estructura prevalezca sobre sus componentes parciales" (Sentencia núm. 777/2010, de 9 de diciembre)".

2.2 Marca Renombrada.

2.2.1 Ámbito Normativo y jurisprudencial

Con la documentación aportada junto a la demanda resulta indiscutible que la parte actora es la titular registral de las dos marcas que sustentan la demanda. Realizada esta apreciación, lo primero que debe resolverse es si como postula la parte actora sus marcas son renombradas ( artículo 8 L.M), "notoria" antes de la reforma, calificación jurídica que niegan los demandados.

El artículo 8 LM, en su vigente redacción, aplicable por razones temporales (en vigor desde el 14 -1-2019) dispone que "1. No podrá registrase como marca un signo que sea idéntico o similar a una marca anterior, con independencia de que los productos o servicios para los cuales se haga la solicitud sean idénticos o sean o no similares a aquellos para los que se haya registrado la marca anterior, cuando la marca anterior goce de renombre en España o, si se trata de una marca de la Unión, en la Unión Europea, y con el uso de la marca posterior, realizado sin justa causa, se pudiera obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior, o dicho uso pudiera ser perjudicial para dicho carácter distintivo o dicho renombre".

No resulta baladí este reconocimiento teniendo en cuenta que este tipo de signos gozan de una protección reforzada pues el titular de la marca renombrada puede también prohibir el uso de un signo "que sea idéntico o similar a la marca, independientemente de si se utiliza para productos o servicios que sean idénticos o sean o no similares a aquellos para los que esté registrada la marca, cuando ésta goce de renombre en España y, con el uso del signo realizado sin justa causa, se obtenga una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca o dicho uso sea perjudicial para dicho carácter distintivo o dicho renombre ( art. 34.2.c) LM ".

La Sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo de 11 de marzo de 2014 que cita la STJUE de 14 de septiembre de 2009 , razona que el concepto de marca notoria -hoy renombrada- supone un cierto grado de conocimiento por parte del público pertinente; este grado de conocimiento debe considerarse alcanzado cuando una parte significativa del público interesado por los productos o servicios amparados por la marca -que en el caso citado era una marca comunitaria- conoce esta marca. Para ello, el juez nacional debe tomar en consideración todos los elementos pertinentes de los autos, es decir, en particular, la cuota de mercado poseída por la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración del uso, así como la importancia de las inversiones realizadas por la empresa para promocionarla. De este modo es posible concluir, como ya lo hizo en su día la doctrina, que el requisito determinante de la notoriedad -hoy renombre- de la marca es su difusión entre el público interesado por los productos y servicios amparados por dicha marca y por los sectores interesados (STJUE de 14 de septiembre de 2014, apartados 24 y 25).

2.4 En este mismo orden de cosas, la "Recomendación conjunta relativa a las disposiciones sobre la protección de las marcas notoriamente conocidas", aprobada por Asamblea General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, establece diversos criterios que pueden ser tomados en consideración para inferir que una marca es notoriamente conocida (art. 2.1.b]):

"En particular, la autoridad competente considerará la información que se le someta en relación con los factores de los que pueda inferirse que la marca es o no notoriamente conocida, incluida, aunque sin limitarse a ella, la información relativa a lo siguiente:

1. El grado de conocimiento o reconocimiento de la marca en el sector pertinente del público;

2. La duración, la magnitud y el alcance geográfico de cualquier (...) [uso] de la marca.

3. La duración, la magnitud y el alcance geográfico de cualquier promoción de la marca, incluyendo publicidad o la propaganda y la presentación, en ferias o exposiciones, de los productos y servicios a los que se aplique la marca.

4. La duración y alcance geográfico de cualquier registro y/o cualquier solicitud de registro, de la marca, en la medida en que reflejen (...) [el uso] o el reconocimiento de la marca.

5. La constancia del ejercicio satisfactorio de los derechos sobre la marca, en particular, la medida en que la marca haya sido reconocida como notoriamente conocida por las autoridades competentes.

6. El valor asociado a la marca (...)"..

Por tanto, la protección reforzada que se le confiere requiere de la concurrencia de varios requisitos, acumulativos:

1. Que el signo sea idéntico o similar a la marca.

2. Que la marca goce de renombre, en este caso, en España.

3. Es indiferente que se utilice para productos o servicios idénticos, similares o no similares a aquéllos para los que está registrada la marca.

4. Que la utilización del signo sea realizada sin justa causa.

5. Que con la utilización de dicho signo se pueda indicar una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca, o, en general, cuando ese uso pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad.

La STS 2 de febrero de 2017 (Ponente, Excmo. Sr. D. Pedro Vela), sobre el alcance de la protección de las marcas notorias, permi te concluir que: i) La protección conferida a las marcas notorias no exige la existencia de un riesgo de confusión entre los signos confrontados ii) Lo relevante es que el grado de similitud entre el signo y la marca de renombre tenga como efecto que el público pertinente establezca un vínculo entre ambos., iii) El hecho de que la marca posterior evoque la marca anterior al consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, equivale a la existencia de dicho vínculo, iv) El Tribunal debe examinar si el grado de similitud entre los signos, pese a ser ligero, es suficiente, por concurrir otros factores pertinentes -como la notoriedad o el renombre de la marca anterior-, para que el público interesado establezca un vínculo entre los signos en conflicto, v) Para la infracción no basta con la evocación: es necesario, además, que mediante la evocación de la marca notoria, el empleo del signo controvertido conlleve un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca o perjudique su distintividad o notoriedad (SAP, Civil sección 8 del 28 de febrero de 2023)

2.2.2 Aplicación al caso concreto.

En los presentes autos, no se ha cuestionado que las marcas que titula la parte actora, en sus distintas modalidades, denominativa y mixta, sean renombradas en los términos del artículo 8 L.M y la documental aportada, una vez valorada no permite alcanzar una conclusión distinta.

Por tanto, acreditado el renombre de las marcas que titula la actora el juicio comparativo en cuanto al análisis de la infracción debe hacerse conforme al artículo 34.2c) L.M, si bien lo primero que debe destacarse es que la existencia de riesgo de confusión no es requisito para la protección de la marca renombrada ( Sentencia del Tribunal de Justicia de 23 de octubre de 2003, Adidas-Salomon y Adidas Benelux, C-408/01) " 27. A este respecto, ha de precisarse en primer lugar que, a diferencia del artículo 5, apartado 1, letra b), de la Directiva, que solamente se aplica si existe, para el público pertinente, un riesgo de confusión, el artículo 5, apartado 2, de la Directiva instaura, en favor de las marcas de renombre, una protección cuya aplicación no requiere la existencia de dicho riesgo. En efecto, esta última disposición se aplica a situaciones en las que el requisito específico para la protección consiste en la utilización del signo controvertido realizada sin justa causa con el fin de obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca o de causar perjuicio a los mismos (véase la sentencia de 22 de junio de 2000, Marca Mode, C-425/98 , Rec. p. I-4861, apartados 34y 36)". "31. Por consiguiente, procede responder a la segunda cuestión, letra a), que la protección que confiere el artículo 5, apartado 2, de la Directiva no está supeditada a que se constate un grado de similitud tal entre el signo y la marca de renombre que exista, para el público pertinente, un riesgo de confusión entre ambos. Basta que el grado de similitud entre el signo y la marca de renombre tenga como efecto que el público pertinente establezca un vínculo entre el signo y la marca".

Entrando en el análisis propio de los signos la conclusión que se alcanza es que existe una gran similitud entre ellos. Coinciden en el elemento dominante "Amazonico" y por tanto en el que tiene mayor fuerza distintiva. Es cierto que en el signo utilizado por el demandado también aparecen los vocablos " TOWER CLUB" pero su presencia es eminentemente secundaria, se sitúan a continuación del elemento dominante en el lado derecho con distinta letra y tamaño menor. El que no se utilice el mismo tipo de letra, resulta irrelevante, al no aportar distinción desde el punto de vista fonético, como tampoco el que el elemento dominante aparezca escrito con dos "z" en lugar de una. Por otra, aunque la protección de las marcas renombradas no exige que los servicios sean idénticos o similares, en este caso concurre, como también, el hecho de que el público pueda establecer un vínculo entre ellos, pues para ello es suficiente (la STJUE de 10 de diciembre de 2015) que exista riesgo de que dicho vínculo sea establecido.

La demandante reprocha la ventaja desleal obtenida por el demandado al usar un signo idéntico anterior renombrado para identificar idénticos servicios, lo que se comparte. Con el uso por la demandada del signo obtiene una ventaja desleal del renombre de la marca y ese uso perjudica dicho renombre y el carácter distintivo de la marca. El uso efectuado por la parte demandada es desleal, pues tiene por finalidad aprovecharse de ese renombre, sin proporcionar al titular compensación económica alguna y sin hacer la gran inversión que éste ha efectuado para crear sus marcas, mantenerlas en el mercado y darlas a conocer al público pertinente, esto es, para posicionarla y consolidarla.

En consecuencia, acreditada la infracción, debe estimarse también la acción de cesación instada al amparo del artículo 40 y 41. 1a) y c) y por tanto, condenar a la parte demandada a cesar en su conducta infractora y a retirar del mercado todo el material promocional en los términos interesados en el suplico de la demanda con imposición a cargo de la demandada y a favor de la demandante de una indemnización de 600 euros por día transcurrido hasta el 1 de diciembre de 2023 fecha en que según se indicó en la audiencia previa la demandada habría cesado en el uso infractor.

TERCERO.- Indemnización de daños y perjuicios.

La parte actora, solicita indemnización de los daños y perjuicios con fundamento en los artículos 41.1.b) optando por el criterio de la regalía hipotética (43.2b) " Una cantidad a tanto alzado que al menos comprenda la cantidad que el infractor hubiera debido pagar al titular de la marca por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su utilización conforme a derecho),fijando esta en cincuenta mil euros ( 50.000€), y solo de forma subsidiaria acude al artículo 43.5 L.M.

Como indica la Sentencia de la A.P de Madrid de 15 de diciembre de 2021 "La sentencia del Tribunal Supremo de 3 de octubre de 2019 , proporciona el marco de análisis de la cuestión que se plantea. Tras observar que la LM distingue entre los presupuestos de la indemnización de daños y perjuicios, artículo 42 , y las reglas para el cálculo de la indemnización de daños y perjuicios, artículo 43, la sentencia establece que la aplicación de estas reglas implica con carácter previo la apreciación de que la infracción ha ocasionado daños y perjuicios, para recordar hilo seguido la jurisprudencia sobre la necesidad de que el daño sea acreditado, sin perjuicio de los casos en que los hechos pongan por sí mismo de manifiesto la existencia de aquel ( sentencias 351/2011, de 31 de mayo , y 692/2008, de 17 de julio ). Más adelante, el Alto Tribunal hace ver que la opción por un criterio legal u otro de los previstos en el apartado 2 del artículo 43 LM es una facultad atribuida al titular de la marca que no debe venir determinada necesariamente porque se ajuste mejor al perjuicio realmente sufrido y concluye: "por ello, una vez que se haya puesto en evidencia que la infracción marcaria ha deparado un "perjuicio" para el titular de la marca, entendido en aquel sentido amplio que incluye el enriquecimiento injustificado del infractor, puede optarse por un criterio legal u otro del art. 43.2 LM , aunque lo que se compense no responda exactamente al concreto perjuicio sufrido con la infracción ".

La Sentencia del Tribunal de Marca de la Unión Europea de 6 de mayo de 2016 señala al respecto del criterio de la regalía hipotética que:

1. La naturaleza de la regalía es la propia del enriquecimiento injusto.

2. No obstante, en materia de indemnización por violación de marca, la regalía no es sino un instrumento para cuantificar perjuicios en el marco de una acción resarcitoria del perjuicio, no del enriquecimiento injusto.

3. Es por ello que la licencia hipotética encarna daños causados por la infracción, no expresando una presunción, aunque se sustente en una ficción jurídica por la cual se presume iures et de iure que se ha celebrado un contrato con el infractor.

4. Es un criterio en todo caso electivo para el perjudicado.

Ello explica a su vez, la forma en que quedan condicionados diversos aspectos de la acción indemnizatoria y en concreto lo relativo a la prueba del daño, a lo que hace a la relación causal y, desde luego, a la cuantificación de la indemnización.

La prueba del daño se satisface con la prueba de la explotación infractora. Si el criterio se sustenta en el enriquecimiento del infractor, el daño consiste en el importe debido y no pagado para que el tercero fuera legítimo usuario de la marca. En tales condiciones, la prueba del quebranto del titular deviene inútil.

Desde la perspectiva del nexo causal, su prueba se cumplimenta con la acreditación de la infracción en tanto ésta supone un uso no contratado con el titular. Es por ello que el daño para el titular, que es acreedor de lo no cobrado por el contrato ficticio de licencia, trae correspondencia con el ahorro del usuario no autorizado de la marca. Y ese precio debe abonarse al margen del éxito comercial obtenido por el infractor pues éste forma parte del riesgo comercial al que es ajeno el uso autorizado, ficticiamente, de la marca.

En conclusión,

5. El criterio indemnizatorio en que consiste la licencia hipotética condiciona las reglas sobre prueba del daño, sobre prueba de la relación causal entre la infracción y el daño y sobre el importe del daño.

6. Así, la realidad del daño sólo exige la comprobación de la explotación infractora. La naturaleza del criterio en que consiste la licencia hipotética así lo exige, no requiriéndose probar el daño propiamente dicho ni desde luego, el importe del quebranto efectivo.

7. Por otro lado, la acreditación del nexo causal se alcanza con la probanza de la infracción. La hipótesis sobre la existencia de un contra to de licencia, expresa el daño cesante que en forma de ahorro de costes consigue quien invade la esfera de exclusiva de otro. Por tanto, la indemnización por el perjuicio es conforme a este criterio, a ese ahorro obtenido por el infractor correlativo a lo no obtenido por el titular.

8.- Al ser el precio de un contra to ficticio, debe abonarse aunque el infractor no hubiera obtenido beneficios con la infracción.

Por tanto, basta la constatación de una explotación por parte del infractor sin que sea necesario siquiera que el titular del derecho de exclusiva venga otorgando habitualmente en el tráfico jurídico económico licencias. Como señala la STMUE de 6 de mayo de 2016, "en su fijación resulta indiferente que hubiera o no política de licencias". En su caso, la dificultad estribará en determinar el cálculo de la concreta licencia a la vista de los usos del sector, pero ello no priva de efectividad al modo resarcitorio elegido, reflejo de una acción de enriquecimiento injustificado.

En el presente caso, resulta evidente la causación de un perjuicio en el sentido expuesto " de obtención de un enriquecimiento injustificado por parte del infractor",cuando además nos situamos ante marcas renombradas. Por tanto, no aportándose datos que permitan valorar el carácter excesivo del importe reclamado (el demandado se ha limitado a no comparecer) la demanda debe ser estimada en su integridad.

CUARTO.- Costas procesales

En materia de costas procesales de conformidad con lo dispuesto en el artículo 394.1 L.E.C procede su imposición a la parte actora al haber sido desestimada su pretensión.