Encabezamiento
JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 13 DE MADRID
C/ Gran Vía, 52 , Planta 2ª - 28013
Tfno: 917043516
Fax: 917031995
42020310
NIG: 28.079.00.2-2021/0061921
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 219/2021
Materia: Marcas/Nombres comerciales
Clase reparto: DEMANDAS RELATIVAS A MARCAS
EF 914933130
Demandante:NEGRO CARBON S.L.
PROCURADOR Dña. BELEN JIMENEZ TORRECILLAS
Demandado:D. Faustino
PROCURADOR D. FERNANDO RUIZ DE VELASCO MARTINEZ DE ERCILLA
JUAN BRASAS, S.L.
SENTENCIA Nº 1/2022
MAGISTRADA QUE LA DICTA: BÁRBARA Mª CÓRDOBA ARDAO
LUGAR: Madrid
FECHA: 10 de enero de 2022
Antecedentes
PRIMERO.Doña Belén Jiménez Torrecillas, Procuradora de los Tribunales, actuando en nombre y representación de la mercantil NEGRO CARBON SL presentó demanda de juicio ordinario contra la mercantil JUAN BRASAS SL y Don Faustino solicitando se declare la nulidad del nombre comercial que éste registrado, por ser semejante y confundible a la marca prioritaria del actor, acción a la que acumula, además, entre otras, la acción de infracción marcaria.
SEGUNDO. Admitida a trámite, se dio traslado de la misma a la parte demandada quien se opuso a su estimación en tiempo y forma.
TERCERO. La audiencia previa se celebró el día 16 de noviembre de 2021, a las 10 horas. Tras ratificarse cada una de las partes en sus respectivos escritos, solicitaron el recibimiento del pleito a prueba proponiendo la práctica de diferentes medios probatorios de los que sólo fueron admitidos los documentos obrantes en autos. Por ello, sin más trámites, conforme al art. 429.8 de la LEC, se declaró concluso el acto y visto para sentencia.
Fundamentos
PRIMERO. Síntesis de los hechos y posiciones defendidas por cada una de las partes en esta instancia
a) Parte actora:
Manifiesta la actora que se constituyó el 18 de enero de 2017, con el objetivo de iniciar una actividad empresarial, dentro del sector de la hostelería y restauración. A tal efecto, abrió dos restaurantes, en Granada, con el nombre de 'CARBON NEGRO' y 'NEGRO CARBÓN'.
Con el fin de proteger esos nombres, la actora solicitó ante la OEPM, en fecha 23 de mayo de 2018, el registro de esos signos como marca, siéndole concedidos, en fecha el 16 de noviembre de 2018.
Por consiguiente, a fecha actual, la parte actora es titular de las siguientes marcas españolas:
* Marca nacional denominativa M3720237(5)- ' CARBON NEGRO'de la clase 43 (servicios de restauración, (alimentación), hospedaje temporal, servicio de catering, bar, cafetería.
* Y la Marca nacional mixta M3720225(1) - 'NEGRO CARBON'para la clase 43 (servicios de restauración, (alimentación), hospedaje temporal, servicio de catering, bar, cafetería.
La sociedad demandada JUAN BRASAS SL es una empresa constituida el 30 de agosto de 2017, que se dedica también al sector de la restauración. Tiene un local abierto al público en Madrid, al cual también denomina ' carbón negro', con el que lo da a conocer en Internet y en redes sociales.
En fecha 28 de enero de 2019, el administrador de la referida compañía, el Sr. Faustino solicitó ante la OEPM, el registro del nombre comercial ' carbón negro', para la clase 43, siéndole concedido en fecha 11 de junio de 2019, [N0400447(7)].
Por tales motivos, solicita la actora:
1.- Que se declare la nulidad de ese nombre comercial al ser idéntico o semejante a la marca prioritaria del actor, empleada para identificar los mismos servicios, con el consiguiente riesgo de confusión, todo ello, conforme al art. 52 de la LM en relación con el art. 6.1 b) del citado texto normativo. Subsidiariamente, pide que se declare la nulidad de ese segundo registro por mala fe del titular.
2.- Que se declare que la demandada está realizando actos de infracción marcaria.
3.- Se condene a la demandada a cesar en el uso de la denominación 'CARBÓN NEGRO', como marca identificativa de servicios de restaurante, bar, al resultar confundible con las marcas registradas de la actora.
4.- Que se condene a la demandada a retirar del mercado, los carteles, rótulos anuncios, folletos publicitarios, cartas, documentos y cualquier material de imprenta, en la que utilice la denominación 'CARBON NEGRO'.
5.- A dejar de anunciarse con la marca CARBÓN NEGRO en las páginas de internet, buscadores de internet, así como a cesar en el uso de la marca CARBON NEGRO, que utiliza en su web www.carbonnegro.com.
6.- Se la condene a cesar, en el futuro, al uso de ese signo infractor.
7.- A indemnizar a la actora, por los daños y perjuicios causados, a razón del 1% de su cifra de negocio obtenida en los 5 años anteriores al ejercicio de la presente acción.
8.- Al pago de una multa de 600 euros diarios, hasta que cese en el uso del signo infractor.
9.- Al pago de las costas.
b) Parte demandada:
Si bien reconoce la titularidad del actor sobre las marcas ' carbón negro' y 'negro carbón', que éstas son prioritarias y que el demandado explota también un restaurante que lleva por rótulo 'carbón negro', se opone a la demanda al no existir riesgo de confusión:
1.- Al no tratarse de signos coincidentes,
2.- Porque están compuestos por vocablos genéricos pudiendo ser empleados por cualquiera.
3.- Y porque no generan confusión alguna en el público, al estar ubicados los restaurantes en distintas localidades. En concreto, mientras que los dos del actor están en Granada, el restaurante del actor, está en Madrid.
Además, no puede concluirse que el demandado esté infringiendo la marca del actor cuando el demandado tiene también registrado el signo ' carbón negro' como nombre comercial, siendo ambos signos perfectamente compatibles entre sí, en la medida en que el actor lo usa como marca (para identificar productos y servicios) y el demandado, como nombre comercial (identificar a la empresa).
Subsidiariamente, se opone al pago de cantidad alguna en concepto de indemnización al no haber acreditado la actora haber sufrido perjuicio alguno por los hechos en los que se sustenta su escrito rector.
Por último, como hecho nuevo, manifiesta haber eliminado de su web la expresión ' carbón negro' y haberla sustituido por 'al carbón' y 'grupo carbón', cuyo registro marcario ha solicitado en fecha 25 de mayo de 2021, el cual se encuentra en fase de oposición.
En suma, estamos ante cuestiones eminentemente jurídicas, de ahí que el procedimiento quedara visto para sentencia tras el acto de la audiencia previa, al amparo de lo dispuesto en el art. 429.8 de la LEC.
SEGUNDO. Acción de nulidad relativa como presupuesto de la acción de infracción marcaria.
El art. 52.1 LM, en su nueva redacción dada por el art. 1.27 del Real Decreto-Ley 23/2018, de 21 de diciembre, en vigor desde el 14 de enero de 2019 y que lleva por rúbrica ' nulidad relativa', dispone lo siguiente:
'El registro de la marca podrá declararse nulo mediante solicitud presentada ante la Oficina Española de Patentes y Marcas o mediante demanda reconvencional en una acción por violación de marca cuando contravenga lo dispuesto en los artículos 6, 7, 8, 9 y 10.
Dicho precepto resulta aplicable al presente caso, conforme a la DT única, número 2 del RDL 23/2018, al tratarse de un signo registrado durante la vigencia de la norma anterior pero la demanda se ha interpuesto después de su entrada en vigor (14/1/2019). Ahora bien, al no haber adquirido todavía competencia la Oficina Española de Patentes y Marcas para declarar la nulidad de una marca (en vigor a partir del 14 de enero de 2023), de momento, este tribunal goza de plena competencia para conocer de la presente acción de nulidad. de acuerdo con lo previsto en el Título XII de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, y de conformidad con las disposiciones sustantivas previstas en el título VI de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas
Pues bien, como decía anteriormente, el art. 52 LM se remite a los arts. 6 a 10 de la LM, los cuales protegen al titular de un signo registrado (marca o nombre comercial) frente a todo aquél que quiera usar y registrar un signo idéntico o semejante al suyo, si existe riesgo de confusión.
Así, el art. 6.1 letras a) y b) de la LM establece lo siguiente:
'No podrán registrarse como marcas los signos:
a) Que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos.
b) Los signos que, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior'.
En esa misma línea, el Artículo 7 dispone que:
1.- No podrán registrarse como marcas los signos:
a) Que sean idénticos a un nombre comercial anterior que designe actividades idénticas a los productos o servicios para los que se solicita la marca.
b) Que por ser idénticos o semejantes a un nombre comercial anterior y por ser idénticas o similares las actividades que designa a los productos o servicios para los que se solicita la marca, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con el nombre comercial anterior.
2. A los efectos de este artículo se entenderá por nombres comerciales anteriores:
a) Los nombres comerciales registrados en España cuya solicitud de registro tenga una fecha de presentación o de prioridad anterior a la de la solicitud objeto de examen.
b) Las solicitudes de los nombres comerciales a los que hace referencia la letra anterior, a condición de que sean finalmente registradas.
Y el Artículo 9.1 letra d de la LM:
'1.- Sin la debida autorización, no podrán registrarse como marcas:
d) El nombre comercial, denominación o razón social de una persona jurídica que antes de la fecha de presentación o prioridad de la marca solicitada identifique en el tráfico económico a una persona distinta del solicitante, si, por ser idéntica o semejante a estos signos y por ser idéntico o similar su ámbito de aplicación, existe un riesgo de confusión en el público. A estos efectos, el titular de esos signos habrá de probar el uso o conocimiento notorio de dichos signos en el conjunto del territorio nacional. Cumpliéndose estas condiciones, de igual protección gozarán los extranjeros que de acuerdo con el artículo 3 de esta Ley puedan invocar el artículo 8 del Convenio de París o el principio de reciprocidad, siempre que acrediten el uso o conocimiento notorio en España de su nombre comercial no registrado.
Y ello es así porque una vez registrado el signo, sea como marca o como un nombre comercial ( art. 1.1 y 87 de la LM), l art. 34 de la LM reconoce a favor de su titular el derecho a usarlo, en exclusiva, en el mercado, así como a impedir que cualquier tercero lo pueda usar sin su autorización. Son la denominada vertiente positiva y negativa del ius prohibendi. Dicha acción de prohibición se puede inclusive ejercitar, contra aquél que consiguió inclusive registrar un signo posterior, pero semejante y confundible con el anterior, al gozar éste de prioridad registral. En estos casos, el titular de la marca prioritaria puede ejercitar la acción de infracción marcaria contra el segundo titular registral, la acción de nulidad o acumular ambas acciones, como sucede en este caso. Es decir, conforme a la jurisprudencia más reciente del TS, siguiendo al TJUE, concluye que la acción de nulidad de la segunda marca ya no es un presupuesto necesario para que el titular de la marca prioritaria ejercite la acción de infracción contra el segundo titular registral.
La siguiente aclaración que conviene realizar, en contra de lo que defiende la parte demandada, es que el titular de la marca prioritaria puede pedir la nulidad de un signo posterior, haya accedido al registro como marca o como nombre comercial, siempre que sea semejante y confundible con aquél. Y ello es así porque si bien es cierto que la marca, desde el punto de vista conceptual, trata de identificar productos y servicios y el nombre comercial, su actividad, lo cierto es que cuando se trata de identificar ' servicios', la línea divisoria entre 'marca' y 'nombre comercial' es prácticamente inexistente, tal como concluyó en su día, la SAP de Madrid, sección 28, de 5 de mayo de 2014 (ROJ: SAP M 6868/2014), que dice así:
' Como indica la sentencia del Tribunal Supremo de 27 de mayo de 2004 , la marca permite identificar los productos o servicios de un empresario, el nombre comercial sus actividades y el rótulo su establecimiento. Sin embargo, como señala la mejor doctrina, la diferencia entre el nombre comercial y la marca de servicios es prácticamente imperceptible, en tanto que ésta sirve para distinguir las actividades que presta un determinado empresario que se solapa con el nombre comercial al no poder diferenciarse la empresa del servicio que presta la misma, aunque no deba olvidarse al realizar el enjuiciamiento que rige el principio de especialidad. Por lo que si se diese una coincidencia suficientemente significativa en un contexto de actividades muy próximas estaríamos ante designaciones incompatibles en el tráfico mercantil. En tales casos la jurisprudencia ha resuelto los conflictos suscitados atendiendo al principio de prioridad, haciendo que prevaleciera el derecho del titular más antiguo.
En conclusión, que el signo prioritario sea una marca y el signo posterior, un nombre comercial, no es óbice para el ejercicio de la acción de nulidad relativa del art. 52 de la LM y de la acción de infracción, máxime cuando ambos signos persiguen identificar servicios.
Efectuada dicha aclaración, lo siguiente será analizar los signos en liza para comprobar si son semejantes o no y, en caso afirmativo, si generan confusión entre el público acerca de cuál es el origen empresarial que está detrás de uno y de otro. Para ello, me remito a los criterios expuestos en la Sentencia del Pleno del TJCE de 22 de junio de 1999 (Lloyd c. Klijsen) de los que caben destacar los siguientes:
'1.- Constituye riesgo de confusión el riesgo de que el público pueda creer que los correspondientes productos o servicios proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente.
2.- La existencia de un riesgo de confusión para el público debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes. La apreciación global mencionada implica una cierta interdependencia entre los factores tomados en consideración y, en particular, la similitud entre las marcas y la existente entre los productos o los servicios cubiertos. Así, un bajo grado de similitud entre los productos o servicios cubiertos puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa.
3.- Por lo que se refiere a la similitud gráfica, fonética o conceptual de las marcas en conflicto, la apreciación global del riesgo de confusión debe basarse en la impresión de conjunto producida por éstas, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes. En efecto, se deduce que la percepción de las marcas que tiene el consumidor medio de la categoría de productos o servicios de que se trate tiene una importancia determinante en la apreciación global del riesgo de confusión. Pues bien, el consumidor medio normalmente percibe una marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar. A los efectos de esta apreciación global, se supone que el consumidor medio de la categoría de productos considerada es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. No obstante, debe tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. A fin de apreciar el grado de similitud que existe entre las marcas controvertidas, el órgano jurisdiccional nacional debe determinar su grado de similitud gráfica, fonética y conceptual y, en su caso, evaluar la importancia que debe atribuirse a estos diferentes elementos, teniendo en cuenta la categoría de productos o servicios contemplada y las condiciones en las que éstos se comercializan.
4.- Por otra parte, puesto que el riesgo de confusión es tanto más elevado cuanto mayor resulta ser el carácter distintivo de la marca anterior, las marcas que tienen un elevado carácter distintivo, bien intrínseco, o bien gracias a lo conocidas que son en el mercado, disfrutan de una mayor protección que las marcas cuyo carácter distintivo es menor. Para determinar el carácter distintivo de una marca, el órgano jurisdiccional nacional debe apreciar globalmente la mayor o menor aptitud de la marca para identificar los productos o servicios para los cuales fue registrada atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada y, por tanto, para distinguir dichos productos o servicios de los de otras empresas. Al realizar la apreciación mencionada, procede tomar en consideración, en particular, las cualidades intrínsecas de la marca, incluido el hecho de que ésta carezca, o no, de cualquier elemento descriptivo de los productos o servicios para los que ha sido registrada, la cuota de mercado poseída por la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración del uso de esta marca, la importancia de las inversiones hechas por la empresa para promocionarla, la proporción de los sectores interesados que identifica los productos o servicios atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada gracias a la marca, así como las declaraciones de Cámaras de Comercio e Industria o de otras asociaciones profesionales.'
A continuación, procederé a aplicar los criterios anteriores al caso que nos ocupa.
TERCERO. Valoración de este juzgador.
1.- Prioridad registral.
Del certificado expedido por la Oficina Española de Patentes y Marcas consta acreditado que la marca de la actora fue solicitada el día 23 de mayo de 2018 y concedida el día 16 de noviembre de 2018, mientras que el nombre comercial de la parte demandada fue solicitado el día 28 de enero de 2019 y concedido el día 17 de junio de 2019. Por consiguiente, la marca del actor goza de prioridad registral frente al nombre comercial del demandado, hecho no discutido, por otro lado, por los litigantes.
2.- Comparativa entre signos:
Marcas del actor Nombre comercial del demandado
CARBON NEGRO
El actor es, por tanto, titular de dos marcas, una denominativa y otra, gráfica. La primera se compone del elemento denominativo ' carbón negro' y la mixta, se compone por el elemento denominativo 'negro carbón' seguida de un dibujo, a modo de lazo, con escudo en el que parecen dos utensilios empleados para trinchar la carne. Con todo, el elemento denominativo ocupa también en la marca mixta un papel fundamental, tanto por el tamaño de la letra como por su posición en el gráfico y al repetirse dos veces.
Por tanto, si comparamos las marcas del actor con el nombre comercial del demandado ' carbón negro', se puede fácilmente concluir que estamos ante signos idénticos o cuanto menos, con un grado de similitud muy elevado, siendo en este último caso irrelevante la diferencia en cuanto al tipo de letra, si la misma está o no sombreada, tamaño y si el adjetivo va delante o detrás del nombre.
De hecho, la parte demandada, consciente de la identidad o similitud de los signos, trata de defender su posible convivencia bajo dos argumentos, el primero, que ella usa el signo como nombre comercial y no como marca y, el segundo, que se tratan de vocablos genéricos y, como tales, que pueden ser utilizados por cualquiera.
Pues bien, ambos motivos de oposición deben ser desestimados.
En cuanto al primero de ellos, me remito a lo expuesto en el fundamento de derecho anterior para evitar reiteraciones innecesarias. Cuando la ley de marcas se refiere a 'signos' incluye tanto a la marca como al nombre comercial ( art. 1.1 LM), estando ambos sometidos a la misma normativa y grado de protección. Por esta razón, una vez que una persona tiene registrado un signo como marca o como nombre comercial, la ley le concede el ius prohibendifrente a todo aquél que quiera usar ese mismo signo en el mercado, sea a título de marca o de nombre comercial, sobre todo, cuando la marca prioritaria trata de identificar 'servicios', pues apenas se diferencia del 'nombre comercial'.
En relación al segundo argumento, cierto es que para que un signo pueda ser registrado como marca necesita tener fuerza 'distintiva', para que los consumidores puedan identificar los productos y servicios que ofrece un empresario frente a sus competidores, no pudiendo acceder al registro:
'aquellos que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir en el comercio para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de obtención del producto o de la prestación del servicio u otras características del producto o servicio' oaquellos que 'se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que se hayan convertido en habituales para designar los productos o los servicios en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio'.
Por tanto, según esos preceptos, efectivamente, no sería admisible, por ejemplo, que una persona física o jurídica que se dedique a vender 'carbón', que registre como marca o como nombre comercial, el vocablo ' carbón', 'carbón negro' o 'negro carbón', al describir al propio mineral objeto de venta y a su color.
Ahora bien, en el caso de autos, la situación es bien distinta pues el actor no se dedica a la venta de carbón, sino que regenta un restaurante al que denomina ' carbón negro' o 'negro carbón'. Por tanto, la unión de esos dos vocablos genéricos sí que dota de distintividad, en este caso, al signo pues con ese nombre cualquier cliente puede saber que estamos hablando de un restaurante concreto, cuya especialidad es la carne y que ésta es tratada y preparada al estilo tradicional, 'al carbón', potenciando así sus sabores, aportando así una nota diferencial de sus competidores.
De hecho, esta es la conclusión que también alcanzó, en su día, el TS en su sentencia de 2 de junio de 2010 en la cual declara la admisibilidad de registrar como marca ' La Sepia' para identificar a un restaurante. Concretamente, en palabras de nuestro Alto Tribunal:
'La conclusión resulta evidente: el signo denominativo 'La Sepia' tiene originariamente fuerza identificadora del origen empresarial de unos servicios de restauración, aunque no la tenga para determinada clase de productos y aunque estos constituyan uno de los objetos de la actividad comercial a que su titular se dedique.
En consecuencia, el signo del actor goza de distintividad y prueba de ello, son los intentos por parte del demandado de querer registrar también ese signo a su nombre.
3.- Riesgo de confusión. Uso de los signos por empresas competidoras.
Además de que los signos en liza son idénticos o cuanto menos, semejantes, son empleados por dos empresas competidoras, que actúan en el mismo sector, el de la restauración, por lo que el riesgo de inducir a error en el público en general, en cuanto a su origen empresarial, es más que elevado pues es perfectamente entendible que cualquier consumidor medio pudiera pensar que los tres restaurantes forman parte de la misma cadena de restauración, cosa que no se corresponde con la realidad.
La anterior conclusión no se ve alterada por el hecho de que los dos restaurantes de la parte actora estén situados en Granada y el del demandado, en Madrid, en la medida en que los citados restaurantes, no solo ofrecen sus servicios a pie de calle, sino también por Internet de ahí que su abanico de potenciales clientes aumente y también, su ámbito de actuación (nacional y no local). Tal es así que por todos es conocida la importancia que ha tenido la irrupción de las nuevas tecnologías y redes sociales en el sector de la restauración, sobre todo, para gestionar las reservas de mesas, expresar la opinión de los comensales acerca del restaurante, etc. de ahí la necesidad de distinguir bien quién es el empresario que está detrás de cada uno de ellos.
Es más, en el caso de autos, no estamos hablando de un riesgo de confusión potencial sino real, como se puede comprobar en la más documental aportada por la demandante, en el acto de la audiencia previa, en la que un cliente, a la hora de pagar, se confunde y en lugar de pagar a NEGRO CARBON SL pagó a JUAN BRASAS SL. Asimismo, tal confusión puede favorecer reservas erróneas de mesas y posteriores cancelaciones, o afectar a las opiniones que los clientes puedan verter en los foros de opinión, acerca de uno u otro restaurante, etc.
En resumen, el nombre comercial que la parte demandada tiene registrado a su nombre, es nulo de pleno derecho al ser semejante a las marcas nacionales y prioritarias del actor y ser confundible con éstas, lo que me lleva a estimar la acción de nulidad relativa del art. 6, 52 y 60 de la LM, no siendo por ello necesario entrar en el análisis de la acción de nulidad absoluta por registro de mala fe, del art. 51.1 b) del mismo texto legal, al haber sido ejercitada de forma subsidiaria.
En consecuencia, no teniendo la demandada justo título ni autorización del actor para usar el signo 'carbón negro' para la clase 43, me lleva a estimar también la acción de infracción de sus derechos marcarios, así como de todas las acciones que se ejercitan de forma acumulada, al amparo del art. 40 de la LM. Por ello, condeno a la compañía demandada a cesar en su conducta infractora (acción de cesación), a retirar del mercado todos los elementos decorativos y publicitarios en los que se haga mención a la marca 'CARBON NEGRO', incluso por Internet ( acción de remoción) así como a abstenerse de usar, en el futuro, la marca del actor (acción de prohibición).
CUARTO. Daños y perjuicios derivados del acto de infracción marcaria.
La actora solicita que se condene a la demandada a indemnizarle en la cantidad del 1% de su cifra de negocios obtenida por el infractor, en los 5 años anteriores a la fecha en la que se ejercita la presente acción, todo ello, conforme al art. 43.5 de la LM, petición a la que se opone la demandada bajo el argumento de que la actora no ha acreditado haber sufrido ningún daño, presupuesto necesario para el devengo de esa indemnización.
Al respecto, el artículo 43.5º de la Ley de Marcas dispone lo siguiente:
'El titular de la marca cuya violación hubiera sido declarada judicialmente tendrá, en todo caso y sin necesidad de prueba alguna, derecho a percibir en concepto de indemnización de daños y perjuicios el 1 por ciento de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados. El titular de la marca podrá exigir, además, una indemnización mayor si prueba que la violación de su marca le ocasionó daños o perjuicios superiores, de acuerdo con lo dispuesto en los apartados anteriores.'
Dicho precepto generó una duda interpretativa de si, acreditada la infracción marcaria, siempre debía comportar la condena al pago de los daños y perjuicios del 1% de la cifra de negocio obtenida siempre que lo solicitase el actor, aplicado el principio de la actio in nata, o si, por el contrario, era necesario que el actor justificase la existencia de ese daño, en cuyo caso, lo que sí no se le exigiría ya es acreditar ese quántum indemnizatorio del 1%.
La sección 15ª de la AP de Barcelona, en sentencia de 14 de diciembre de 2016, se hizo eco de ese debate doctrinal, hasta el punto que contó con un voto particular al respecto. Concretamente, decía la citada sentencia:
'29. Recodemos que Al entender de la mayoría (en este punto concreto existe un voto discrepante) y tal y como alega la actora, la declaración de la existencia de infracción determina necesariamente y sin necesidad de prueba una indemnización a favor del perjudicado en la cantidad que señala el precepto (el 1% de la cifra de negocio). Sólo si se reclaman daños y perjuicios en cuantía superior, el demandante deberá acreditarlos fehacientemente.
29. En distintas ocasiones nos hemos hecho eco de esa interpretación (SS de 29 de junio de 2015, ECLI: ES:APB: 2015/5504 y de 12 de enero de 2016 ECLI: ES:APB:2016/518, en línea con la doctrina del Tribunal Supremo). De este modo, la Sentencia del TS de 9 diciembre de 2010 analiza dicho precepto en los siguientes términos:
'La acción de indemnización de daños y perjuicios se configura por la Ley de Marcas 17/2001, de 7 de diciembre, como una de las acciones por violación del derecho de marca en los artículos 41, b ), 42 (que señala los presupuestos) y 43 que regula el cálculo de indemnización y cuyos apartados 1 y 2 han sido modificados por la Ley 10/2006, de 5 de junio . En el apartado 2 del art. 43 se establecía en el texto original la forma de fijar las ganancias dejadas de obtener (que en el nuevo texto del 2006 pasa a ser forma de 'fijar la indemnización de daños y perjuicios') tomando en cuenta tres criterios, entre los que puede elegir el perjudicado: beneficios que habría obtenido el titular; beneficios obtenidos por el infractor; regalía hipotética (precio de la licencia). Bajo la Ley de Marcas de 1.988 el criterio predominante en la doctrina jurisprudencial en la materia era similar al que se seguía con carácter general en sede de indemnización de daños, de modo que la existencia y cuantía de los daños y perjuicios debía ser probada por el interesado, con posibilidad de aplicación puntual de la doctrina 'in re ipsa'. El legislador del 2001 viene a recoger sustancialmente la postura de la jurisprudencia con el matiz consistente en presumir 'en todo caso' la existencia de una daño aunque limitado a un porcentaje que se fija en relación con la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos ilícitamente marcados ( art. 43.5 LM ). Se trata de un canon mínimo que rige 'ope legis', y se impone al infractor 'en todo caso y sin necesidad de prueba alguna'. La inclusión en la nueva normativa de 2001 consolida la idea de que la violación de la marca conlleva siempre algún daño, obviando la dificultad que acarrea la exigencia de prueba y la incertidumbre que supone supeditar totalmente la indemnización a la aplicación de la doctrina 'in re ipsa'.
Se podrá discrepar razonablemente acerca de si cabe la aplicación del art. 43.5 LM cuando la demanda omitió toda petición de indemnización de daños y perjuicios, pero no resulta discutible su concesión cuando hay tal petición. El precepto claramente habla de 'en todo caso' y de la posibilidad de exigir, además, una indemnización mayor de acuerdo con lo dispuesto en los apartados anteriores, si bien la indemnización mayor a diferencia de la mínima requiere la prueba adecuada en relación con el concepto elegido.
Por consiguiente, nos hallamos ante una indemnización que opera automáticamente y cuya petición se encuentra implícita en la de indemnización de daños y perjuicios, y que, sin necesidad de elección alguna del perjudicado, se calcula en el porcentaje del 1 por ciento en relación con la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos ilícitamente marcados.
De lo expuesto se deduce que la sentencia recurrida no infringe los arts. 216 (sobre principio de rogación) y 218.1 (sobre incongruencia), ambos de la LEC. En el cuerpo del motivo se cita también como infringido el art. 219LEC, pero la alegación es anómala por cuanto debió efectuarse en motivo independiente, si bien, en cualquier caso, debe señalarse que la sentencia recurrida no conculca dicho precepto porque en modo alguno remite la cuantificación de la indemnización a ejecución de sentencia, y por otro lado nada obsta a hacer aquí la declaración y que la operación de liquidación del perjuicio declarado como cierto pueda tener lugar en un proceso ulterior, como ya entendió esta Sala en Sentencias de 10 de febrero y 2 de marzo de 2.009, números 49 y 95 respectivamente.'
Sin embargo, no fue éste el criterio que adoptó el TS en su sentencia de 3 de octubre de 2019, la cual revoca la referida sentencia de la sección 15ª de la AP de Barcelona, y acogiendo el sentir del voto particular, concluye que por el hecho de que haya infracción, no significa siempre y en todo caso que deba concederse el 1% en concepto de daños y perjuicios si queda acreditado que no hubo daños.
'Aunque esta regla acentúa la objetivación de la compensación económica, no por ello puede interpretarse en el sentido de que se tenga derecho a una indemnización incluso en los casos en que se haya constatado que la infracción no pudo ocasionar 'perjuicio' alguno al titular de la marca. Exige como presupuesto previo la existencia del 'perjuicio', con independencia de su entidad. Como se ha apuntado en la doctrina, esta regla no altera la naturaleza resarcitoria de la acción de indemnización de daños y perjuicios, que presupone la existencia de estos. No introduce una suerte de sanción por la infracción, en beneficio del titular de la marca infringida, sino que la ratio de la norma es facilitar la cuantificación de la indemnización: en todo caso el 1% de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados. De hecho, esta regla, que cifra en todo caso la indemnización en el 1% de la cifra de negocio [sin perjuicio de que el titular de la marca pueda exigir una indemnización mayor si prueba que la violación de su marca le ocasionó daños o perjuicios superiores], está relacionada con el criterio de cuantificación de la letra a) del art. 43.2 LM , pues facilita el cálculo del beneficio económico obtenido por el infractor con la violación de la marca'.
Aplicando la anterior jurisprudencia al caso de autos, de la prueba practicada resulta acreditado que la infracción marcaria denunciada por el actor sí que le comporta un daño, pues evidentemente, la confusión generada en la clientela acerca del origen empresarial de los tres restaurantes, provoca cancelación de mesas previamente reservadas, valoraciones y opiniones, en algunos casos negativas, en los foros de opinión, sobre el restaurante del actor cuando realmente, se referían al demandado, pagos erróneos, etc. lo que indudablemente afectan a la reputación y prestigio del titular de la marca y que otros clientes, valoren si ir o no a su restaurante, frustrando así sus legítimas expectivas de negocio, sin qué decir tiene que la demandada, con su actuar, le cercena al actor la posibilidad de expandir el éxito de su negocio a otras localidades, entre ellas, Madrid, lo que se traduce en un daño emergente y en un lucro cesante.
Acreditado pues el daño, procede cuantificarlo, en el 1% de la cifra de negocio obtenido por el demandado, por el uso del signo infractor, sin necesidad de mayor prueba, conforme al art. 43.5 de la LM, según la cual 'e n todo caso y sin necesidad de prueba alguna, derecho a percibir en concepto de indemnización de daños y perjuicios el 1 por ciento de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados',cuantificación que se realizará en ejecución de sentencia, conforme a lo dispuesto en el art. 74.5 de la LM y art. 219 de la LEC.
Cierto es que el art. 74.5 de la LM está previsto en el título VII de la Ley de Patentes y no en el título XII, que es el aplicable, por analogía, a los procedimientos marcarios. Ahora bien, qué duda cabe que el principio que justifica el art. 74.5 LP es el mismo que en el procedimiento marcario, consistente en centrar el procedimiento declarativo en la existencia o no de infracción y dejar, para ejecución de sentencia, la cuantificación de esos daños y perjuicios, siguiendo reglas o parámetros fijados en la sentencia. De hecho, el art. 74.5 de la LP no hace sino recoger la jurisprudencia del TS, aplicable a todos los procesos de propiedad industrial. De esta manera se agiliza el pleito, al centrarse la litis en la infracción y se evita que el demandado tenga que entregar al actor, toda una batería de documentación contable, que es especialmente sensible, cuando a lo mejor, la sentencia acaba declarando que no hubo infracción marcaria. De hecho, ambas partes se mostraron conformes con dicha solución.
Por último, aunque se estima dicha pretensión indemnizatoria, procede realizar una matización y es que si bien la parte actora pide que se retroaiga 'a los últimos 5 años desde la fecha de presentación de la demanda', ello no puede ser así en este caso, pues de estimarse la misma, significaría retrotraer los efectos indemnizatorios al 2 de febrero de 2017, antes incusive de que el actor hubiera iniciado su actividad y solicitado el registro de su marca, lo que supondría un enriquecimiento injusto. Por ende, dicha indemnización sólo procederá desde el día 23 de mayo de 2018, fecha de la solicitud de la marca, posteriormente concedida.
QUINTO. Multas coercitivas
Solicita la actora, que en el suplico se incluya también, una condena a la demandada al pago de multas coercitivas a razón de 600 euros diarios hasta que cese en su conducta infractora, petición que parece tener su encaje en el art. 44 de la LM, según el cual:
'Cuando se condene a la cesación de los actos de violación de una marca, el Tribunal fijará una indemnización de cuantía determinada no inferior a 600 euros por día transcurrido hasta que se produzca la cesación efectiva de la violación. El importe de esta indemnización y el día a partir del cual surgirá la obligación de indemnizar se fijará en ejecución de sentencia.'
No ha lugar. A tenor del citado precepto y la interpretación que sobre la imposición de multas coercitivas realiza la sección 28ª de la AP de Madrid, en su sentencia de 27 de febrero de 2009 (ROJ: SAP M 2060/2009) ' El establecimiento de multas coercitivas a los efectos de motivar el cumplimiento de las obligaciones de hacer o de no hacer es una medida judicial que incumbe a la fase de ejecución, en función de la evolución de ésta. Por lo tanto, a ella nos remitimos, pues es allí donde deberían aplicarse las previsiones legales ( artículos 750a 711 de la LEC) que puedan proceder para la ejecución de ese tipo de obligaciones',no es la sentencia el momento procesal oportuno para imponer dicha sanción ni fijar su cuantía, pues ello corresponde, en su caso, a la fase de ejecución.
SEXTO. Costas.
De conformidad con lo dispuesto en el art. 394LEC, procede su imposición a la parte demandada al estar ante una estimación sustancial de la demanda, no surgiendo dudas de hecho ni de derecho que justifiquen el apartarse, en este caso, del principio de vencimiento objetivo.
Por lo expuesto, vistos los preceptos indicados y demás de general y pertinente aplicación,
Fallo
Que debo estimar y ESTIMO PARCIALMENTEla demanda interpuesta por la mercantil NEGRO CARBON SL contra la compañía JUAN BRASAS SL y contra Don Faustino, con condena en costas a la parte demandada.
En consecuencia:
1.- Declaro la nulidad relativa del nombre comercial ' carbón negro', [N0400447(7)]m para los productos y servicios de la clase 43, concedido el día 11 de junio de 2019 y registrado a nombre de Don Faustino.
Remítase a tal efecto, atento oficio de cancelación a la Oficina Española de Patentes y Marcas para que proceda a anular totalmente, el registro del referido nombre comercial y a publicarlo en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial.
2. Declaro que tanto la compañía JUAN BRASAS SL como Don Faustino han infringido los derechos marcarios del actor sobre las marcas nacionales M3720237(5)- ' CARBON NEGRO'y M3720225(1) - 'NEGRO CARBON'.
CONDENO:
1. A ambas codemandadas a estar y pasar por los pronunciamientos declarativos anteriores.
2. A cesar en la utilización del signo distintivo 'CARBÓN NEGRO', así como de seguir usándolo en el futuro.
3. A retirar del mercado todo material publicitario, cartelería comercial o cualquier documento o soporte en el que se haya materializado la violación del derecho de marca del actor (carteles, rótulos, anuncios, folletos publicitarios, cartas, material de imprenta, etc.)
4. A dejar de anunciarse con la marca 'Carbón Negro' en páginas de Internet, buscadores de internet, y en su web www.carbonnegro.com
5. A indemnizar al actor por los daños y perjuicios causados por la infracción marcaria, a razón del 1% de la cifra de negocios obtenida desde el 23 de mayo de 2018 hasta el cese de la conducta infractora, lo cual se determinará en ejecución de sentencia.
Notifíquese la presente sentencia a las partes haciéndoles saber que la misma no es firme y el modo de su impugnación.
MODO DE IMPUGNACIÓN:Contra esta sentencia cabe interponer ante este juzgado y en el plazo de veinte días, RECURSO DE APELACIÓN del que conocerá la sección 28ª de la Audiencia Provincial de Madrid ( artículo 455 LEC).
Asimismo, de conformidad con lo establecido en la DA 15ª de la LOPJ, en su redacción dada por la LO 1/2009, de 3 de noviembre, se indica a las partes que, salvo que tengan reconocido el derecho al beneficio de justicia gratuita, será requisito indispensable para la admisión a trámite del recurso de apelación, la constitución de un depósitoprevio de 50 eurosen la cuenta de consignaciones y depósitos de este Juzgado mediante ingreso o transferencia bancaria.
Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en primera instancia, la pronuncio, mando y firmo.
La Magistrada Juez
La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.
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