Sentencia CIVIL Nº 100/2022, Juzgados de lo Mercantil - Barcelona, Sección 6, Rec 1516/2020 de 11 de Marzo de 2022

Encabezamiento

Juzgado de lo Mercantil nº 06 de Barcelona

Avenida Gran Via de les Corts Catalanes, 111, edifici C, planta 12 - Barcelona - C.P.: 08075

TEL.: 935549466

FAX: 935549566

E-MAIL: mercantil6.barcelona@xij.gencat.cat

N.I.G.: 0801947120208018258

Procedimiento ordinario (Materia mercantil art. 249.1.4) - 1516/2020 -H

Materia: Demandas materia de marcas y diseño industrial

Entidad bancaria BANCO SANTANDER:

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Pagos por transferencia bancaria: IBAN ES 55 0049 3569 9200 0500 1274.

Beneficiario: Juzgado de lo Mercantil nº 06 de Barcelona

Concepto: 0990000004151620

Parte demandante/ejecutante: METROPOLITAN SPAIN, S.L.

Procurador/a: Cristina Borras Mollar

Abogado/a: JOSÉ MARIA IGLESIAS MONRAVÁ Parte demandada/ejecutada: PALMA INVERSIONES Y RESTAURACION, S.L.U.

Procurador/a: Marta Lujua Casabon

Abogado/a:

SENTENCIA Nº 100/2022

En Barcelona, a once de marzo de dos mil veintidos, Don César Suárez Vázquez, magistrado juez titular del juzgado mercantil número seis de Barcelona, ha visto los autos de procedimiento ordinario seguidos ante el mismo bajo el número de registro 1516/2020-H promovidos por la procuradora de los tribunales Dª CRISTINA BORRAS MOLLAR, en nombre y representación de METROPOLITAN SPAIN, SL.frente a PALMA INVERSIONES Y RESTAURACION, S.L.U. ,sobre nulidad de marca y competencia desleal

Antecedentes

PRIMERO.-Presentada la demanda, de la misma se dio traslado a la demandada, para su contestación, lo que efectuó en tiempo y forma, tras lo que las partes fueron convocadas a la audiencia previa, en la que aquellas se ratificaron en sus respectivos escritos y propusieron la prueba que estimaron pertinente; una vez admitida la prueba, se señaló día para la celebración de la vista.

SEGUNDO.-El día de la vista ambas partes se ratificaron en todo lo manifestado en el procedimiento, con la salvedad de que la actora modificó sus pretensiones iniciales, en el sentido de limitar la petición de nulidad respecto de una sola marca y un dominio de internet, y, asímismo, respecto de rebajar la petición de condena a los daños y perjuicios, en los términos que se expondrán a continuación. Tras la práctica de la prueba y las conclusiones de aquéllas, quedaron los autos vistos para sentencia.

Fundamentos

PRIMERO.-La parte actora interpuso demanda en la que, en síntesis, alegó los siguientes hechos y fundamentos jurídicos:

1.- La actora METROPOLITAN SPAIN, S.L. ,constituida el 22.07.2002, es una empresa dedicada a la promoción, construcción, gestión o explotación de Clubs Deportivosy establecimientos de recreo y Hostelería', que utiliza la denominaciónMETROPOLITAN, como marca notoria para distinguir los servicios de un club deportivo; y como nombre comercial notorio usado pero no registrado para distinguir un negocio de explotación de clubs deportivos y de restauración tal como se pone de manifiesto en su propio objeto social.

2.- La demandante, es titular entre otras marcas METROPOLITAN, de los siguientes registros de Propiedad Industrial:

Marca española nº 2.486.222 (3) 'METROPOLITAN'solicitada en fecha 28.06.2002y concedida en fecha 7.04.2003para designar servicios de la Clase 41: 'actividades deportivas y culturales; y más particularmente clubs deportivos, gimnasios,...'. (fig.):

-Marca española nº 3.625.470 (3) 'METROPOLITAN'solicitada en fecha 29.07.2016y concedida en fecha 2.02.2017para las clases 39, ('Organización de viajes; organización de excursiones; suministros de informaciones de viajes; reservas de viajes; asesoría sobre Viajes); 41Actividades deportivas y recreativas; esparcimiento y actividades culturales; alquiler de campos de deporte, de pistas deportivas y de equipos deportivos; arbitraje deportivo; clubes deportivos; educación deportiva; explotación de instalaciones deportivas; servicios de información deportiva; explotaciones de campos de golf; servicios de esparcimiento [concertación y organización de actos sociales]; servicios de club social para el entretenimiento'); y 44('Asesoramiento sobre belleza; cuidados de belleza; salones de belleza; tratamiento de belleza; servicios de higiene y belleza; servicios de tratamiento de belleza; servicios de salones de belleza; servicios de belleza prestados por balnearios; servicios de peluquería; servicios de masajes'.

- Nombre comercial notorio usado pero no registrado, ' METROPOLITAN'.

La entidad METROPOLITAN SPAIN, S.L.fue constituida en fecha 22.07.2002,y entre las actividades del objeto social figuran: 'gestión o explotación de Clubs Deportivosy establecimientos de recreo y Hostelería'.Extremo que se acredita con testimonio de la copia auténtica de la escritura de constitución de Documento nº 3.

La denominación METROPOLITANse ha utilizado con carácter distintivo por la actora para distinguir un negocio, o sea como nombre comercial usado pero no registrado, según viene acreditado por la documentación acompañada, consistente en rótulos, tarjetas, impresos de cartas, e-mails, folletos, artículos de prensa, anuncios, entre otros.

3.- Por otra parte, la demandada es una sociedad titular de los registros siguientes:

*a) De las marca METROPOLITANsiguientes:

- Marca española nº 3.658.695 (1) ' METROPOLITAN café' solicitada en fecha30.03.2017y concedida en fecha 23.11.2017 para la classe 43(fig.):

-El dominio ' metropolitan-café.com'.

4.- Con fundamento en los hechos y argumentos jurídicos que se expresan en la demanda, la parte actora ejercita la acción de nulidad relativa de la marca y el dominio arriba señalados, propiedad de la demandada, sobre la base de entender que existe una infracción marcaria por violación de marca renombrada y de nombre comercial renombrado no registrado, e interesa los siguientes pronunciamientos:

Acción de nulidad de marca contra la marca españolanº 3.658.695 (1) ' METROPOLITAN café' (fig.) Cl. 43 ,de la entidadPALMA INVERSIONES Y RESTAURACION, S.L.U., dada la incompatibilidad con las marcas españolas prioritarias nº s 2.486.222 (3) METROPOLITAN(fig.) Cl. 41 y 3.625.470 METROPOLITANCl. 39, 41 y 44 con fundamento en los siguientes preceptos:

*

*a) Art. 8.1 en relación con el Art. 52.1 de la Ley de Marcas 17/2001 de 7 de diciembre, modificada por el R.D. 23/2018 de 21 de diciembre, por incurrir las marcas de la demandada en la causa de la prohibición relativa, dada laprotección reforzada y alcance a otros servicios distintosde la marca prioritaria notoria de la demandante METROPOLITAN.

*b) Art. 6.1.b) en relación con el Art. 52.1 de la Ley de Marcas 17/2001 de 7 de diciembre, modificada por el R.D. 23/2018 de 21 de diciembre, por incurrir las marcas de la demandada en la causa de la prohibición relativa, dada la semejanza con las marcas prioritarias notoriasde la actora.

*c) Art. 9.1.d) en relación con los Arts. 52.1, 88, 90 y 91 de la Ley de Marcas 17/2001, de 7 de diciembre, modificada por el R.D. 23/2018 de 21 de diciembre, en base al nombre comercial notoriousado pero no registrado de la demandante, cuyo objeto social contempla la actividad de restauración .

- Acción declarativa de violación de derechos de propiedad industrial.-

-Acción de cesación de los actos que violan los derechos de propiedad industrial.- [ art. 41.1. a) Ley de Marcas 17/2001 de 7 de diciembre , modificada por el R.D. 23/2018 de 21 de diciembre].

- La acción de cancelación del dominio: ' metropolitan-cafe.com' y del uso en las redes sociales, en la web:www.metropolitan-cafe.com

- Adopción de medidas tendentes a evitar que prosiga la violación y, en particular, que se retiren del tráfico económico el material publicitario, tarjetas, etiquetas u otros documentos en los que se haya materializado la violación del derecho de marca. [ art. 41.1. c) Ley de Marcas 17/2001 de 7 de diciembre , modificada por el R.D. 23/2018 de 21 de diciembre].

- Indemnización. Art. 41.1.b) en relación con el Art. 43.2.b y 5; y también con el Art. 44 de la Ley de Marcas 17/2001 de 7 de diciembre , modificada por el R.D. 23/2018 de 21 de diciembre.

-Acción de indemnización coercitiva de daños y perjuicios a consecuencia de la utilización de los signos infractores reconocida en el articulo 44 de la vigente Ley de Marcas.

- La publicación de la Sentencia Art. 41.1.f) de la Ley de Marcas 17/2001, de 7 de diciembre modificada por el R.D. 23/2018 de 21 de diciembre.

-En relación con la competencia desleal,la acción declarativa de deslealtad, de cesación de la conducta desleal, de remoción de los efectos de la misma y de enriquecimiento injusto.

5.- La demandante se opone a las pretensiones de la actora, en primer lugar negando el uso de la marca número 2.486.222 (3) 'METROPOLITAN', figurativa, de la actora, en los últimos cinco añosal considerar que la demandante no prueba que la marca haya sido objeto de un uso efectivo y real para los productos o para los que está registrada y en los que se basa la demanda, tampoco aporta pruebas de que existan causas justificativas de la falta de uso.

En segundo lugar niega, con los argumentos que constan en autos, el carácter de marca renombrada de la registrada a nombre de la actora y del nombre comercial no registrado, así como la falta de distintividad del termino 'METROPOLITAN'.

Por otro lado, niega la protección reforzada, al entender, entre otras razones, que no existe entre las marcas en liza ningún tipo de identidad aplicativa, ni directa, ni a través de complementariedad funcional.

Respecto del ejercicio de la acción de nulidad relativa, la demandada opone que no existe identidad o similitud entre las marcas en liza, ni identidad aplicativa, ni riesgo de confusión, de donde se colige que no existen actos de violación sobre las marcas prioritarias de la demandante ni, por lo tanto, posibilidad de prosperabilidad de la acción de cesación.

Finalmente, niega la indemnización por los daños y perjuicios, al no quedar acreditado el perjuicio que se la ha causado, y la aplicación misma de la Ley de Competencia Desleal, por considerar que no se acredita la concurrencia de los presupuestos de aplicación de la complementariedad relativa entre aquella y la Ley de Marcas.

SEGUNDO.-En lo que respecta a la excepción de falta de uso de la marca, planteada por la demandada, de la prueba que obra en autos se extrae como consecuencia que aquella no puede prosperar, pues se tiene por acreditada la utilización de la marca 'METROPOLITAN' mediante diferentes documentos aportados al procedimiento: así, el documento 9 de los acompañados con la demanda permite concluir que desde el año 2004 la demandante viene utilizando escritos, cartas, impresos y folletos con el logo aquí controvertido; el documento 10 de los incorporados con posterioridad, que refleja la utilización en la página web de la empresa; el documento 11, sobre las cartas con los productos ofrecidos en los espacios de hostelería; el documento 24, relativo a la publicidad de los mismos. Estos elementos visuales, acreditados en autos, permiten inferir que la utilización de la marca ha sido y es constante e intensa, de manera que no es posible amparar a la demandada en su alegación de caducidad por falta de uso.

TERCERO.-En relación con el carácter renombrado de la marca y nombre comercial de la demandante, recordemos que bajo la rúbrica 'Marcas y nombres comerciales renombrados' establece el artículo 8 LM , en su vigente redacción, en vigor desde el 14-1-2019):

'1. No podrá registrase como marca un signo que sea idéntico o similar a una marca anterior, con independencia de que los productos o servicios para los cuales se haga la solicitud sean idénticos o sean o no similares a aquellos para los que se haya registrado la marca anterior, cuando la marca anterior goce de renombre en España o, si se trata de una marca de la Unión, en la Unión Europea, y con el uso de la marca posterior, realizado sin justa causa, se pudiera obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior, o dicho uso pudiera ser perjudicial para dicho carácter distintivo o dicho renombre.

2. La protección reforzada prevista en el apartado 1 será igualmente aplicable a los nombres comerciales renombrados'.

Al respecto es pertinente señalar, con cita de la SAP Barcelona, Secc. 15ª, núm. 629/2020, de 23 de abril (rollo de apelación núm. 1039/2019; ponente Ilmo. Sr. Magistrado D. José- María Ribelles Arellano; caso Dinosaurus), que cuando uno de los hechos controvertidos en un juicio sobre derechos marcarios es el carácter renombrado (antes notorio) de una marca, el juicio de inferencia de la resolución judicial debe comenzar con el análisis de dicho elemento. Y ello es así por cuanto el renombre -antes notoriedad- de una marca, en el marco de una acción de infracción o de nulidad, es muy relevante, dado que, de ser renombrada la marca, se amplía significativamente el ámbito de protección. Junto a la posibilidad de prohibir el uso por un tercero de un signo idéntico o similar a la marca que se utiliza para productos o servicios idénticos o similares a los productos o servicios para los cuales está registrada la marca, si existe un riesgo de confusión por parte del público, que incluye el riesgo de asociación ( art. 34.2.b) LM ); el titular de la marca renombrada puede también prohibir el uso de un signo que sea idéntico o similar a la marca, independientemente de si se utiliza para productos o servicios que sean idénticos o sean o no similares a aquellos para los que esté registrada la marca, cuando ésta goce de renombre en España y, con el uso del signo realizado sin justa causa, se obtenga una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca o dicho uso sea perjudicial para dicho carácter distintivo o dicho renombre ( art. 34.2.c) LM ).

En esa línea de delimitación del concepto de renombre marcario, la 'Recomendación conjunta relativa a las disposiciones sobre la protección de las marcas notoriamente conocidas', aprobada por Asamblea General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, establece diversos criterios que pueden ser tomados en consideración para inferir que una marca es notoriamente conocida (art. 2.1.b]):

'En particular, la autoridad competente considerará la información que se le someta en relación con los factores de los que pueda inferirse que la marca es o no notoriamente conocida, incluida, aunque sin limitarse a ella, la información relativa a lo siguiente:

1. El grado de conocimiento o reconocimiento de la marca en el sector pertinente del público;

2. La duración, la magnitud y el alcance geográfico de cualquier (...) [uso] de la marca.

3. La duración, la magnitud y el alcance geográfico de cualquier promoción de la marca, incluyendo publicidad o la propaganda y la presentación, en ferias o exposiciones, de los productos y servicios a los que se aplique la marca.

4. La duración y alcance geográfico de cualquier registro y/o cualquier solicitud de registro, de la marca, en la medida en que reflejen (...) [el uso] o el reconocimiento de la marca.

5. La constancia del ejercicio satisfactorio de los derechos sobre la marca, en particular, la medida en que la marca haya sido reconocida como notoriamente conocida por las autoridades competentes.

6. El valor asociado a la marca (...)'.

Aplicando todo lo dicho al presente caso, se tiene por acreditado, con fundamento en la numerosa prueba documental aportada por la actora, el carácter de marca renombrada de la actora, y ello por cuanto, en primer lugar, la marca 'METROPOLITAN' gozaba a criterio del jugador, de carácter notorio con anterioridad al 30.03.2017, fecha de solicitud de registro de la misma por la demandada, con fundamento en los siguientes elementos fácticos expuestos en la demanda y fundados en prueba documental obrante en los autos:

-Resultados de Google de los términos METROPOLITAN sport clubcon un total de 160.000.000 sitios web encontrados. Documento nº 7.1

-Extracto del sitio web PROAD, alto nivel de atletismo del Ministerio de Educación, cultura y deportivas del año 2017. Señala que la marca METROPOLITANes la mayor cadena nacional de deportes, salud, y centros de bienestar, y que constituye un modelo de referencia en su sector por lo que respecta a su experiencia, capacidad de innovación, nivel elevado de formación y calidad del servicio.Documento nº 7.2

-Varios artículos de prensafechados entre 2010 y 2020 en los que se identifica el gimnasio de la actora como 'cadena famosa' y 'mejor gimnasio' y que proporcionan información sobre la empresa de la actora en España (cifra de negocios de 60 millones de euros en el 2015; 35 centros deportivos para el 2020 con una inversión de 40 millones EUR. Documentos nº s 7.4; 7.11; 7.14; 7.17; 7.25; 7.31; 7.35; 7.36; 7,48; 7.51; 7.52; 7.56; 7.58; 7.65bis.

-Extractos de la página web de la actora, METROPOLITAN,donde se indican los servicios ofrecidos, entre los que se encuentran los de restauración, e información sobre la empresa de la actora (iniciada hace 25 años y tiene 80.000 empleados, 1200 empleados y 22 centros en España, en particular en Barcelona, Madrid, Bilbao, Zaragoza, Sevilla, Gijón, Vigo, La Coruña, Murcia, Santander y Torrelavega). Documentos nº s 8; 8.1; 8.2; 8.3; 8.4; 8.5 y 8.6.

-Personajes famosos promocionando los centros de la actora METROPOLITAN. Documentos nº s 7.7; 7.9; 7.12; 7.13; 7.15; 7.16; 7.18; 7.19; 7.20; 7.21; 7.22; 7.23; 7.24; 7.26; 7.27; 7.28; 7.29; 7.30; 7.32; 7.33; 7.34; 7.37; 7.38; 7.39; 7.40; 7.41; 7.42; 7.43; 7.44; 7.45; 7.46; 7.47; 7.50; 7.53; 7.54; 7.55; 7.57; 7.59; 7.60; 7.61; 7.62; 7.63; 7.64; y 7.65.

-En fecha 20.05.2003, Premio Urbanismo METROPOLITAN, c/ Abascal 46, Madrid. Documento nº 7.3

-Certificación de ' Piscina & Wellness Barcelona' fechada en 2017 y XVII premios de urbanismo, arquitectura y construcción pública del centro deportivo de la actoraMETROPOLITANen Madrid. Documento nº 7.49

-Folletos que muestran las actividades, entre las que se encuentran las de restauración, en el centro deportivo de la actoraMETROPOLITAN. Documentos nº 7.7; 7.17. bis; 7.33 y 7.34

-Anuncios en el periódico nacional La Vanguardia de 4.09.2011 Documento nº 7.5, 24.09.2011 Documento nº 7.7; 1.09.2013 Documento nº 7.9;

12.01.2014 Documento nº 7.13;11.01.2015 Documento nº 7.19; 1.02.2015 Documento nº 7.21; 31.01.2016 Documento nº 7.34; 4.09.2016 Documento nº 7.40; 25.09.2016 Documento nº 7.41; 15.10.2016 Documento nº 7.42

-Anuncios en el periódico LA VERDADde 4.09.2011 Documento nº 7.6

-Anuncios en EL PERIODICOde 10.03.2016 Documento nº 7.35; 29.01.2017 Documento nº 7.44

-Anuncios en EL MUNDO DEPORTIVOde 2.09.2010 Documento nº 7.10

-Anuncios en el diario EXPANSIONde 12.01.2015 Documento nº 7.20; 30.01.2017 Documento nº 7.45

-Anuncios en el diario CINCO DIASde 9.12.2014 Documento nº 7.17

-Anuncios en los que se muestran las promociones ofrecidas por los distintos centros deportivos y las distintas actividades ofertadas. Algunos documentos entre los años 2012 y 2016. Documentos nº s 7.8; 7.12; 7.18; 7.32 y 7.43.

-Publicidad Marzo/Abril 2013. Documento nº 7.12.bis; Octubre 2013 Documento nº 7.12.ter; Octubre 2014 Documento nº 7.18.bis; Abril 2015 Documento nº 7.32.bis;Julio 2016 Documento nº 7.43.bis.

-Declaración jurada del director general de METROPOLITAN SPAIN, S.L. indicando la cantidad enorme (2.975.272€) empleada en promoción y comercialización de la marca anterior entre 2013 y 2017. Documento nº 7.66

-Declaración jurada del gerente general de la actora indicando el volumen de negocio entre 2013 y 2017 (241.102.433€). Documento nº 7.67

Este caudal probatorio permite sostener que la marca 'METROPOLITAN' era y es altamente conocida por el sector pertinente del público al que se destinan los servicios de la parte demandante, y también por aqueloos otros respecto de los que pueda entenderse que existe una complementariedad funcional, como es el caso.

La acreditación del carácter de marca renombrada, permitiría sostener la aplicación de la protección marcaria reforzada en adición a ese general conocimiento del elemento marcario, de los otros requisitos, doctrinal y jurisprudencialmente manifestados como integrantes del núcleo de aquella, puesto que se colige, de la prueba practicada, que la demandada ha pretendido obtener sin justa causa una ventaja desleal del carácter distintivo y del renombre de la marca 'METROPOLITAN'.

La motivación de este juicio parte de considerar que los presupuestos para apreciar la existencia de riesgo de confusión con fundamento en los artículos 52.1 y 6.1.b) LM son los mismos que exige la acción por infracción marcaria del artículo 34.2 LM , es decir: (i) identidad o similitud de los productos o servicios; (ii) identidad o similitud de los signos en liza; y (iii) riesgo de confusión.

Por lo que respecta a la identidad o similitud de los servicios prestados por las partes, es notorio que ambas ofrecen en el mercado servicios de hostelería, sin que se aprecie como una circunstancia invalidante para alcanzar esta consecuencia el hecho de que la actora desarrolle la actividad hostelera en el seno de los propios locales donde converge la actividad de centro deportivo, o el hecho de que los productos de la carta sean de diferente naturaleza nutricional, puesto que lo verdaderamente determinante es que en la apreciación del público puedan ser percibidos como productos o servicios procedentes de una misma empresa.

De este modo, procede afirmar con fundamento en la prueba documental aportada que ambos signos distintivos (los de actora y demandada) tienen identidad fonética y semántica. No se comparte con la demandada que el termino 'Metropolitan' sea una denominación puramente descriptiva o que existan diferencias gráficas-constatables, pero de consideración secundaria-porque en este caso el elemento denominativo que se anuda a la marca renombrada prevalece con claridad sobre el elemento gráfico.

Si a ello se une la similitud del servicio, según lo arriba sostenido, parece inevitable que hay de efectuarse un juicio evaluativo del riesgo de confusión.

En ese sentido, los parámetros del juicio de confusión han sido analizados, entre otras muchas, en la STS, Sala de lo Civil, núm. 95/2014, de 11 de marzo (recurso núm. 607/2012 ; vid., en idéntico sentido, las SSAP Barcelona, Secc. 15ª, núms. 7/2019 y 479/2019 ):

''i) 'El riesgo de confusión consiste en (...) que el público pueda creer que los productos o servicios identificados con los signos que se confrontan proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas, dado que el riesgo de asociación no es una alternativa a aquel, sino que sirve para precisar su alcance' [Sentencia núm. 119/2010, de 18 de marzo, con cita de la STJUE de 22 de junio de 1.999 (C-342/97 ), Lloyd c. Klijsen].

'ii) 'La determinación concreta del riesgo de confusión debe efectuarse en consideración a la impresión de conjunto de los signos en liza producida en el consumidor medio de la categoría de productos, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, teniendo en cuenta el grado de similitud gráfica, fonética y conceptual, en particular, los elementos dominantes' [Sentencia núm. 777/2010, de 9 de diciembre, con cita de las SSTJUE de 11 de noviembre de 1.997 (C-251/95 ), Sabel c. Puma , y de 22 de junio de 1.999 (C-342/97 ), Lloyd c. Klijsen; y de las Sentencias de esta Sala núms. 427/2008, de 28 de mayo, 838/2008, de 6 de octubre, 225/2009, de 30 de marzo, 569/2009, de 22 de julio, 827/2009, de 4 de enero de 2010, 72/2010, de 4 de marzo y 364/2010, de 2 de junio].

'iii) De este modo, 'el riesgo de confusión debe ser investigado globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes' [Sentencia 777/2010, de 9 de diciembre, con cita de las SSTJUE de 11 de noviembre de 1.997 (C-251/95 ), Sabel c. Puma ; de 22 de junio de 1.999 (C-342/97 ), Lloyd c. Klijsen; y de 22 de junio de 2.000 ( C-425/98 ), Mode c. Adidas; y de las Sentencias de esta Sala núms. 225/2009, de 30 de marzo, 569/2009, de 22 de julio, 827/2009, de 4 de enero de 2010, 72/2010, de 4 de marzo y 364/2010, de 2 de junio]. Depende, 'en particular, del conocimiento de la marca en el mercado, de la asociación que puede hacerse de ella con el signo utilizado (...), del grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios designados' [ STJUE de 11 de noviembre de 1.997 (C-251/95 ), Sabel c. Puma].

'iv) En la valoración global de tales factores ha de buscarse un cierto nivel de compensación, dada la interdependencia entre los mismos, y en particular entre la similitud de las marcas y la semejanza entre los productos o los servicios designados: 'así, un bajo grado de similitud entre los productos o los servicios designados puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa' ( STJUE de 29 de septiembre de 1998 (C-39/97 ), Canon c. Metro).

'v) A los efectos de esta apreciación global, se supone que el consumidor medio de la categoría de productos considerada es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. No obstante, debe tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada [ STJUE de 22 de junio de 1.999 (C-342/97 ), Lloyd c. Klijsen].

'vi) Pero, esta exigencia 'de una visión de conjunto, fundada singularmente en que el consumidor medio las percibe como un todo, sin detenerse a examinar sus diferentes detalles, (...) no excluye el estudio analítico y comparativo de los elementos integrantes de los respectivos signos en orden a evaluar la distinta importancia en relación con las circunstancias del caso, pues pueden existir elementos distintivos y dominantes que inciden en la percepción del consumidor conformando la impresión comercial. Lo que se prohíbe es la desintegración artificial; y no cabe descomponer la unidad cuando la estructura prevalezca sobre sus componentes parciales' (Sentencia núm. 777/2010, de 9 de diciembre)'.'

En el presente caso, ya se ha dicho que se tiene por acreditado el carácter de marca renombrada de la registrada por la actora, , por lo que la apreciación de la infracción del derecho marcario no requiere la existencia de riesgo de confusión, que no obstante sí concurre y ha de ser considerado para analizar y estimar la acción de nulidad relativa. Enfrentadas las marcas en liza nos encontramos ante un escenario en el que existe la necesaria identidad aplicativa, pues los servicios identificados mediante las marcas de las litigantes presentan un grado de similitud relevante: ya se ha dicho que el hecho de que se ofrezcan servicios de hostelería en el espacio físico interno de una cadena de centros deportivos es una actividad comercial complementaria, lo que unido a la identida descrita de sonido y significado evidencia un intenso riesgo de confusión entre los elementos identificativos de ambas partes litigantes, sin que al efecto se compartan las al· legacions de la demandada relativas a entender que el termino 'Metropolitan' es meramente descriptivo.

En conclusión, el registro y uso de la marca de la demandada ha supuesto una violación de los derechos marcarios de la parte demandante, en los términos descritos en el escrito de demanda.

CUARTO.-Por lo que se refiere a la acción de nulidad relativa que con fundamento en los artículos 52.1 y 6.1.b) LM ejercita también la parte demandante, ya antes indicamos que los presupuestos para apreciar la existencia de riesgo de confusión con fundamento en los artículos 52.1 y 6.1.b) LM son los mismos que exige la acción por infracción marcaria del artículo 34.2 LM (vid. la ya citada SAP Barcelona, Secc. 15ª, núm. 191/2017, de 5 de mayo ). Así las cosas, el razonamiento hasta aquí expuesto resulta aplicable a los presupuestos de prosperabilidad de la acción de nulidad relativa, cuya estimación procede igualmente, dada la plena identidad aplicativa entre las marcas enfrentadas, la similitud fonética y la existencia de riesgo de confusión, siempre sin olvidar el carácter renombrado de la marca 'METROPOLITAN'.

Todo ello nos lleva a concluir la existencia de un riesgo de confusión.

La estimación de la acción de nulidad relativa conlleva, una vez sea firme la presente sentencia, la cancelación por la Oficina Española de Patentes y Marcas del registro de la marca españolanº 3.658.695 (1) ' METROPOLITAN café' (fig.) Cl. 43 de la mercantilPALMA INVERSIONES Y RESTAURACION, S.L.U, así como la cancelación del dominio: ' metropolitan-cafe.com' y del uso en las redes sociales, en la web:www.metropolitan-cafe.com, por concurrencia de idénticas razones de incompatibilidad respecto de éste y la marca y nombre comercial prevalent de la actora.

QUINTO.-La parte demandante solicita que se le indemnice por los daños y perjuicios que la parte demandada le ha infligido por la contravención de sus exclusivos derechos marcarios. Al respecto, el perito autor del informe pericial aportado por la actora y declarado como prueba pertinente en el acto de la audiencia previa, modificó sus conclusiones iniciales, para evaluar finalmente en un cinco por ciento de la facturación de la demandada correspondiente a los últimos cinco años anteriores a la fecha de interposición de la demanda, como importe que el infractor hubiera debido pagar al titular de la marca por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su utilización comforme a derecho, es decir, de acuerdo con el criterio previsto en el artículo 43.2.b), al que debería serle sumado otro uno por ciento de esa misma facturación, en concepto de daños y perjuicios resultantes de la existencia de una conducta ilícita anticoncurrencia, de las previstes en la Ley de Competencia Desleal.

Ello obliga al análisis del eventual principio de complementariedad relativaentre las leyes especiales que regulan derechos de exclusiva (marcas, patentes, diseño, etc.) y la normativa represora de la competencia desleal. Atendiendo a la distinta finalidad que persiguen respectivamente la ley específicamente aplicable al derecho de propiedad industrial y la ley de competencia desleal, así como por los diferentes principios que inspiran ambas regulaciones (registro, especialidad, etc.), la LCD tiene una función complementaria actuando allí donde no alcanza la normativa especial. La LCD no tiene como fin proteger al titular del signo, ni pretende resolver conflictos entre los competidores, sino ser un instrumento de ordenación de conductas en el mercado. Por ello se ha desarrollado una doctrina jurisprudencial en la que se señala que es necesario deslindar las normativas sobre protección jurídica de los bienes inmateriales (marcas y diseños) y la relativa a la competencia desleal, según la cual la LCD puede completar, pero no suplantar ni menos sustituir a la normativa específica reguladora de los derechos de exclusiva.

En consecuencia, si el supuesto de hecho está plenamente comprendido en el ámbito material, objetivo, temporal y espacial de la normativa específica que regula el diseño o la marca, debe ser aplicada la normativa que establece su régimen jurídico, y no la ley que regula las conductas concurrenciales en el mercado. Sólo donde no alcance la primera, podrá actuar la segunda. Así se pronuncia la STS, Sala 1ª, núm. 586/2012, 17 de octubre . La STS, Sala 1ª, núm. 95/2014, de 11 de marzo , matiza las expresiones de esta última resolución en el sentido siguiente:

- Mantiene el principio de complementariedad relativa.

- Recuerda la distinta función que cumplen las normas de competencia desleal y la de marcas. La ley de marcas protege el derecho sobre un bien inmaterial, normalmente, previo a su registro. De igual modo, la protección lo es tal como está registrado, no tal como es usado.

- La LCD tiene como fin proteger el correcto funcionamiento del mercado. Su destinatario no es el titular de la marca sino todos los que participan en el mercado.

- La infracción de los derechos marcarios no constituye un acto de competencia desleal. Tampoco puede afirmarse, sin más, que el hecho de que exista un derecho exclusivo reconocido en virtud de los registros marcarios a favor de sus titulares, impide el conocimiento a través de la LCD.

- Establece que no puede acudirse a la LCD para combatir conductas plenamente comprendidas en la normativa de marcas.

- Procede la aplicación de la LCD a las conductas relacionadas con la explotación del signo que presente una faceta o dimensión anticoncurrencial específica, distinta de aquella que es común con los criterios de infracción marcaría.

- Como conclusión, la aplicación complementaria no puede entrañar una contracción sistemática con las soluciones adoptadas en materia marcaria. No cabe por esta vía, generar nuevos derechos de exclusiva ni tampoco sancionar lo que está expresamente admitido.

- La procedencia de aplicar una u otra legislación o ambas a la vez, dependerá de la pretensión de la parte actora y cual su fundamento fáctico, así como de que se demuestre la concurrencia de los presupuestos de los respectivos comportamientos que han de darse para que puedan ser calificados como infractores conforme alguna de ellas o de ambas a la vez.

En igual sentido se pronuncia la más reciente STS, Sala de lo Civil, núm. 94/2017, de 15 de febrero (recurso núm. 1475/2014 ), que con cita de otras muchas anteriores de la misma Sala concluye en el fundamento jurídico sexto in fineque:

'(...) Por tal razón, si consiguen superar el control propio de la Ley de Marcas, no es posible que esos mismos hechos constituyan competencia desleal por las mismas razones relevantes para realizar el enjuiciamiento de la licitud de su conducta con base en la normativa marcaria'.

En el caso presente los hechos controvertidos objeto de este juicio, están dentro del ámbito de aplicación de la Ley de Marcas, pero se entiende que aquellos en que se fundamentan todas las acciones ejercitadas por la parte demandante, son los mismos y por lo tanto el examen de la licitud del componente fáctico esencial desde la perspectiva de la normativa marcaria permite formular un juicio de equivalencia en cuanto a su licitud desde la óptica de la legislación de competencia desleal. No resulta procedente, por tanto, aplicar la LCD para enjuiciar unos hechos que se hallan plenamente comprendidos en la esfera de la LM y que además superan el control que es propio de ésta. En definitiva, no cabe considerar la acción de competencia desleal ejercitada por la parte demandante, pues los presuntos actos infractores que aquí nos ocupan no presentan facetas de desvalor o efectos anticoncurrenciales distintos de los ya considerados para establecer y delimitar el alcance de la protección jurídica conferida por la normativa marcaria.

Tomando en consideración todo lo dicho, se reputa razonable, proporcionada y ajustada a los elementos fácticos y jurídicos objeto de enjuiciamiento la imposición a la parte demandada de una indemnización del cinco por ciento de la facturación de la demandada correspondiente a los últimos cinco años anteriores a la fecha de interposición de la demanda, sin considerar, por inaplicación al caso de la LCD, la añadida indemnización del uno por ciento en concepto de daños y perjuicios sufridos por el supuesto ilícito anticoncurrencial.

Las demás previsiones relativas a la retirada de los elementos o soportes que incorporen la marca o signo distintivo atacados, y la publicación de la presente resolución se estima que son complementarias respecto de la estimación nuclear de la demanda, con la salvedad de la eventual multa coercitivca, dado que el importe de la indemnización se prolongaría durante el timpo en que, en su caso, permaneciera la demandada en el uso de los elementos de propiedad industrial aquí anulados, con lo que se produciría un equivalente efecto disuasorio al pretendido en la demanda.

SEXTO.-En el momento mismo de la celebración de la vista, la actora suprimió el ejercicio de las acciones de su demanda respecto de

-Marca española nº 3.688.274 (7) FRIENDS BURGER METROPOLITAN CAFE que distingue los servicios de 'restauración' Cl. 43, solicitada en fecha 25.10.2017 y concedida en fecha 28.03.2018.

-Marca española nº 3.689.337 (4) MILAN METROPOLITAN CAFE que distingue los servicios de 'restauración' Cl. 43, solicitada en fecha 2.11.2017 y concedida en fecha 16.04.2018.

La razón del desistimiento estriba, según lo manifestado por la representación legal de la actora, en el hecho de haberse descubierto que tales marcas en realidad no están inscritas a nombre de la demandada, sino de uno de sus socios. El hecho de mediar este desistimiento una vez la parte demadada no sólo ha contestado a la demanda, sino que ha comparecido al acto de audiencia previa y a la vista, sería determinante de la imposición a la actora de las costas devengadas respecto de la concreta petición desistida, pero, dada la estimación parcial de la demanda, resulta pertinente la no imposición de las costas a ninguna de las partes en litigio, por directa aplicación del artócilo 394.2 LEC .

Vistos los preceptos citados y los demás de general y pertinente aplicación.

Fallo

Se estima parcialmente la demanda interpuesta por la procuradora de los tribunales Dª CRISTINA BORRAS MOLLAR, en nombre y representación de METROPOLITAN SPAIN, SL.frente a PALMA INVERSIONES Y RESTAURACION, S.L.U., con los siguientes pronunciamientos:

1.- Se declara la nulidad de marca españolanº 3.658.695 (1) ' METROPOLITAN café' (fig.) Cl. 43, de la entidadPALMA INVERSIONES Y RESTAURACION, S.L.U.

2.- Se declara que el registro del nombre de dominio: 'metropolitan-cafe.com' y del uso de la web: 'www.metropolitan-cafe.com', con la denominación METROPOLITAN por la demandada PALMA INVERSIONES Y RESTAURACION, S.L.U. constituye un acto de infracción de los derechos dimanantes de las marcas prioritarias españolas nº s 2.486.222 (3) 'METROPOLITAN' (fig.) Cl. 41 y 3.625.470 (3) 'METROPOLITAN' Cls. 39, 41 y 44.

3.-Se condena a la demandada a cesar en los actos de violación de las marcas prioritarias españolas nº 2.486.222 (3) 'METROPOLITAN' (fig.) Cl. 41 y 3.625.470 (3) 'METROPOLITAN' Cls. 39, 41 y 44 y en concreto, a cesar en la utilización del vocablo METROPOLITAN que viene efectuando la demandada en las referida marca, en el nombre de dominio 'metropolitan_cafe.com' y en la web 'www.metropolitan-cafe.com', o cualquier otro similar con las marcas prioritarias españolas nº s 2.486.222 (3) 'METROPOLITAN' (fig.) Cl. 41 y 3.625.470 (3) 'METROPOLITAN' Cls. 39, 41 y 44., así como a cesar en el uso del signo 'METROPOLITAN café' o cualquier otro similar, como nombre comercial usado pero no registrado y como rótulo de establecimiento.

4.- Se condena a la demandada a la adopción de todas aquellas medidas necesarias para evitar que prosiga la lesión y, en concreto, a la destrucción o supresión de cualquier tipo de material publicitario, tarjetas, servilletas, etiquetas u otros documentos y objetos de toda clase y naturaleza, en los que figure el distintivo METROPOLITAN u otro similar con las marcas prioritarias españolas nº s 2.486.222 (3) 'METROPOLITAN' (fig.) Cl. 41 y 3.625.470 (3) 'METROPOLITAN' Cls. 39, 41 y 44.

5.- Se condena a la demandada a indemnizar a la actora en una cantidad equivalente al cinco por ciento de su facturación de los años 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021 y hasta que hayan cesado efectivamente los actos de violación aquí declarados.

6.- Se condena a la demandada a cesar en la utilización de la denominación 'METROPOLITAN' o cualquier otro similar con las marcas prioritarias españolas nº 2.486.222 (3) 'METROPOLITAN' (fig.) Cl. 41 y 3.625.470 (3) 'METROPOLITAN' Cls. 39, 41 y 44 de la actora en su nombre de dominio: 'metropolitan-cafe.com' y en la web: 'www.metropolitan_cafe.com', en el plazo no superior a un mes desde la notificación de la sentencia.

7.- Se acuerda notificar a la entidad ICANN la presente resolución, traducida a costa de la demandada, ordenando la cancelación del nombre de dominio 'metropolitan-cafe.com'.

8.- Se impone a la demandada la publicación a su costa de la presente sentencia, mediante la publicación de un extracto de las acciones ejercitadas y de la condena en dos periódicos uno difusión nacional (EL PAIS) y otro de ámbito provincial de Barcelona (La Vanguardia).

Sin condena en costas.

Notifíquese la presente resolución a las partes en legal forma.

MODO DE IMPUGNACIÓN: Frente a la presente Resolución cabe interponer recurso de Apelación, en el plazo de VEINTE DIAS a contar desde el siguiente a su notificación.

Así por esta sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Puede consultar el estado de su expediente en el área privada de seujudicial.gencat.cat

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Todo ello conforme a lo previsto en el Reglamento EU 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, en la Ley Orgánica 3/2018, de 6 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales y en el Capítulo I Bis, del Título III del Libro III de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

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