Sentencia Civil Nº 103/2015, Juzgados de lo Mercantil - Palma de Mallorca, Sección 1, Rec 833/2013 de 10 de Abril de 2015

Encabezamiento

JDO. DE LO MERCANTIL N. 1

PALMA DE MALLORCA

SENTENCIA: 00103/2015

C/TRAVESSA D'EN BALLESTER S/N

Teléfono: 971 21 94 14

Fax: 971 21 94 56

S40000

N.I.G. : 07040 47 1 2013 0001272

ORD PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000833 /2013

Procedimiento origen: /

Sobre OTRAS MATERIAS

DEMANDANTE, DEMANDANTE D/ña. BULGARI SPA, BULGARI ESPAÑA SA

Procurador/a Sr/a. CONCHITA ALEMANY MOREY, CONCHITA ALEMANY MOREY

Abogado/a Sr/a. ,

DEMANDADO D/ña. NOVA ENGEL SL

Procurador/a Sr/a. MIGUEL SOCIAS ROSSELLO

Abogado/a Sr/a.

SENTENCIA

En Palma de Mallorca, a 10 de abril de 2015.

Vistos por mí, Don Víctor Manuel Casaleiro Ríos, juez del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Palma de Mallorca, los autos de Juicio Ordinario con número 833/2013, en el que es parte demandante las entidades mercantiles BulgariSp.A y la entidad mercantil Bulgari España S.A., representadas ambas por la Procuradora Doña Concepción Alemany Morey y asistidas por el Letrado Don Pablo Albert Albert, y parte demandada la entidad mercantil Nova Engel S.L. representada por el Procurador Don Miguel Socias Rossello y asistida por el Letrado Don José María Lafuente Balle habiendo versado el presente procedimiento sobre ACCIÓN DECLARATIVA DE ACTO DE VIOLACIÓN DEL DERECHO DE MARCA y ACCIÓN DE COMPETENCIA DESLEAL, dicto la presente sentencia.

Antecedentes

PRIMERO.- El día 24 de septiembre de 2013, la Procuradora de los Tribunales Doña Concepción Alemany Morey, en nombre y representación de las entidades mercantiles Bulgari Sp.A y Bulgari España S.A., presentó demanda de juicio ordinario.

SEGUNDO.- Admitida que fue a trámite la citada demanda, el secretario judicial de este Juzgado emplazó a la parte contraria para que contestase a la demanda, cosa que hizo mediante escrito presentado en este Juzgado por su representación procesal el día 19 de febrero de 2014.

El día 23 de junio de 2014 tuvo lugar el acto de la audiencia previa, con el resultado que obra en autos, señalándose en ésta como día para la celebración de la vista el 11 de diciembre de 2014. Tras una previa suspensión de la vista, ésta se señaló para el día 15 de enero de 2015.

El día 15 d enero de 2015 tuvo lugar la vista, en cuyo seno se practicaron los siguientes medios de prueba:

Testifical, Don Roberto

Pericial, Don Romeo .

TERCERO.- En el presente procedimiento se han observado las prescripciones legales, siendo la demora en resolver debida a la alta carga de trabajo que soporta este juzgado.

Fundamentos

PRIMERO.- Depuración del alegato fáctico. Delimitación del objeto de la controversia.

En perfecta técnica procesal, antes de entrar a analizar los hechos controvertidos y los medios de prueba incorporados al acervo probatorio, conviene traer a colación los hitos más importantes del supuesto de hecho introducido por la demanda instauradora de la presente litis, decantado por la contradicción de los hechos esenciales para el logro de la consecuencia jurídica pretendida por las partes ("causa petendi", conforme a lo señalado, entre otras, por la STS de 28 de octubre de 2013 ), tanto en la demanda (pretensión), como en la contestación a la demanda (resistencia). Así, los hechos esenciales aducidos en la demanda son los siguientes:

a) Las entidades actoras BULGARI S.p.A es una compañía italiana titular, entre otras, de las marcas registradas "BULGARI" y "BVLGARI y la entidad BULGARI ESPAÑA, S.A. es una sociedad anónima española, que tiene los derechos para la distribución y venta de productos de cosmética y perfumería de alta calidad de la MARCA BVLGARI, a través de una red de distribuidores autorizados que han suscrito contratos de distribución selectiva.

Expone la actora que, conforme a dichos contratos, los perfumes de las citadas marcas solo se pueden comercializar en España por esos distribuidores autorizados que reúnan una serie de requisitos cualitativos de carácter objetivo encaminados a lograr cierta imagen de marca: punto venta físico, cualificación profesional del persona, imagen y mantenimiento de las instalaciones, realizar un volumen mínimo de compras anuales en el punto de venta, tener un stock mínimo y garantizar una rotación del stock mínimo, cierta cooperación publicitaria y promocional.

Se pretende la distribución selectiva en la necesidad de asegurar el prestigio de la marca, por cuanto el medio de distribución en sí mismo, es parte del valor añadido de la misma. Es decir, sistemas de distribución selectiva se construyen sobre la base de marcas notorias o renombradas y tienen por objeto productos y servicios que destacan generalmente por su elegancia, distinción o excelencia, imponiendo usos y practicas concretas en la presentación de sus productos, las campañas informativas y la asistencia al cliente. Así se explica en la página 3 de la demanda.

En relación con la venta online, explica en su escrito de demanda la parte actora que la Comisión Europea clarifica que las marcas no pueden prohibir la venta Online de sus productos a sus distribuidores, pero si pueden exigir como condición sine qua non para esta comercialización que el distribuidor cuente con un punto de venta físico, en el que el cliente pueda recibir un trato directo y personalizado, en el que pueda recibir asesoramiento, en el que pueda probar o devolver productos, etc. En concreto, y respecto de la red de distribución selectiva de la Marca Bvulgari, es imprescindible la existencia de un punto de venta físico para pertenecer a la red de distribución autorizada, además de otra serie de circunstancias, así como también confiere una serie de derechos a los autorizados frente a la Marca Bvlgari, como se expone en folio 4 del escrito de demanda. A mayor abundamiento sobre este extremo, la parte actora refleja cuales son los requisitos para firmar un contrato de distribución autorizado, documento núm. cuatro de la demanda, y en concreto en el documento número seis de la misma, los requisitos para comercializar on line los productos.

Por todo ello considera que la entidad demandada NOVA ENGEL, S.L. lleva a cabo una comercialización ilícita de perfumes MARCA BVLGARI a través de la pagina web, identificada como www.perfumesclub.com sin ser distribuidor autorizado de la red de la Marca Bvlgari, en concreto se exponen las ilicitudes que tal distribución por la demandada conlleva y que, de modo sucinto, son i) que vende los productos sin ser distribuidor autorizado, es decir, sin haber suscrito el contrato de distribución selectiva, siendo un distribuidor paralelo, ii) no cumple los requisitos exigidos para ser distribuidor autorizado, no posee punto de venta físico, esencial (principal requisito exigido a los distribuidores autorizados para la venta Online de productos de la MARCA BVLGARI (contrato de distribución adjunto como documento número 4 y términos y condiciones de promoción y venta de productos a través de Internet acompañado como documento número 6)). Así como otras circunstancias expuestas en el documento número cuatro de la demanda (no asesoramiento personal, formación cualificada, no existencias de los principales productos, no parámetros de promoción y publicidad, etc...) iii) Respecto la tienda online, iv) En relación a la promoción por internet, los métodos y material publicitario ni es el de Bulgari ni va en consonancia con el prestigio de la marca actora

En síntesis, la parte actora considera que la entidad demandada hace uso de la marca BVLGARI y de sus productos, sin ser distribuidor autorizado, sin cumplir los requisitos exigidos a dichos distribuidores, y sin consentimiento, promocionando su página web. Ello conlleva que la venta de los productos sin ser distribuidor autorizado constituye en si misma una actuación que infringe su derecho de marca en la medida en que la red de distribución selectiva forma parte del valor añadido de la marca coadyuvando a mantener la imagen narcaria de glamour y lujo buscada por sus clientes. Y, entiende también, que dicha actuación es asimismo desleal por cuanto NOVA ENGEL, sin formar parte de la red de distribución selectiva, se aprovecha conscientemente de la infracción contractual de un distribuidor autorizado y del prestigio de la marca BVLGARI. La demandada se beneficia de la imagen de la marca BVLGARI y de los esfuerzos, acciones y de las cuantiosas inversiones que sus poderdantes llevan a cabo para el mantenimiento e incremento de su prestigio, perjudicando esta imagen de marca y la red de distribuidores selectivos autorizados, sin garantizar los derechos de los usuarios de este tipo de productos de lujo.

La parte actora reclama por el actuar de la entidad demandada, tanto por violación de los derechos de marca como por una actuación de competencia desleal la indemnización de daños y perjuicios

b) La entidad demanda niega lo manifestado por la parte actora y expone una serie de argumentos fácticos y jurídicos, que sucintamente paso a reproducir, en virtud de los cuales solicita la desestimación de la demanda.

En primer lugar, comienza negando de modo genérico la totalidad de los datos esgrimidos por la parte actora, pasando a centrar su postura partiendo de enunciar que la parte actora es propiedad al 100% de la entidad mercantil LVMH, que adquirió en 2011, y que por ello el presente proceso es sustancialmente idéntico al procedimiento 462/12 seguido ante el Juzgado de lo Mercantil número 2 de esta localidad. A su vez, y también como exordio previo, reitera su voluntad de ser aceptado como distribuidor autorizada de todas las marcas de la entidad LVMH, entre ellas Bulgari, y suscribir los contratos de de distribución selectiva.

En segundo lugar, manifiesta que la demanda se fundamenta en la vulneración del derecho de agotamiento de Marca y en la acción de competencia desleal, que si bien reitera que en este caso a diferencia de otros procedimientos introduce como novedad la exigencia del principal requisito para suscribir el contrato como es el punto de venta físico, del cual carece Nova Engel S.L. En relación con los argumentos esgrimidos en la demanda la parte actora fundamenta su contestación en i) La calidad empresarial del Nova Engel. ii) las webs de Nova Engel y de " perfumesclub" han cumplido los más exigentes requisitos del modelo de contrato de distribución, iii) La Vulneración de la doctrina de los actos propios por la parte actora.

Respecto la calidad empresarial del entidad Nova Engel considera la parte demandada que es fundamental, y ello en base a que el artículo 36 de Ley de Marcas establece, según la demandada, que la libertad comercial de los productos solo será excepcionalmente oponible cuando se esté dañando la imagen de la marca, y considera que ello no se produce en el presente caso pues la entidad demandada ha respectado la excelencia de las marcas actoras. Considera, también, respecto a este extremo, que la infracción del derecho de distribución selectiva no implica ni correlaciona un perjuicio para la marca, máxime cuando la entidad demandada es una de las empresas líderes en perfumería española y la web era y sigue siendo la mejor web de perfumería de España, lo cual acredita habiendo obtenido el premio a la mejor webshop Ecommerce de España en los años 2011 y 2013.

En relación a la exigencia del punto de venta físico, manifiesta que conforme a lo dispuesto en el número 56 de la Directrices de la Comisión Europea (2010C 130/01), no cabe excepcionar tal hecho a los distribuidores no autorizados. Añade que no es aplicable al presente caso la jurisprudencia invocada por la parte actora de la Audiencia Provincial de Madrid, por los argumentos que esgrime en la contestación, así como refleja y reproduce en su contestación el criterio aplicable a su entender conforme a jurisprudencia de la Marca Comunitaria.

En tercer lugar, expone la parte demandada cómo las exigencias contractuales exigidas por la actora en sus contratos con distribuidores oficiales son incumplidos reiteradamente por los mismos, así como en las paginas 47 y ss de su escrito de contestación expone como la entidad demandada cumple las condiciones que la actora enumera como exigencias contractuales para la conservación de su imagen de marca, así como relativo al prestigio y calidad de servicio de Nova Engel S.L.

En cuarto lugar, en relación a la acumulación de acciones ejercitada por la parte actora, en concreto la acumulación de la acción de competencia desleal, expone que la misma es contradictoria con la acción que conforme a la Ley de Marcas es ejercitada, como ha manifestado la jurisprudencia del TS 283/2004 , respecto a la aplicación del principio de especialidad normativa. Añade que no existe ningún acto de competencia desleal imputable a Nova Engel, así como la incompatibilidad entre las indemnizaciones propias de la infracción del derecho de Marcas y la indemnización correspondiente a la infracción de la Ley de Competencia Desleal.

Y en último lugar, considera que el actuar de la parte actora es contrario a la doctrina de los actos propios, pues consienten que sus distribuidores oficiales no cumplan como tales. Toleran que sus distribuidores autorizados vendan a terceros, pues como en le presenta caso la actora no demanda a sus distribuidores, sino a terceros que se proveen de los mismos.

La contraposición de los hechos esenciales alegados en los escritos de demanda y de contestación a la demanda (momento legal para la fijación de los hechos controvertidos según el artículo 412 de la LEC ), dan lugar a los siguientes hechos controvertidos, puestos de manifiesto en el acto de la audiencia previa:

a) - Si o no se ha producido una vulneración del derecho de Marca de las entidades actoras, en concreto respecto a si o no procede entender que se produce el agotamiento de marca contemplado en el artículo 36 de la Ley de Marcas .

b) Si o no se existe acto de competencia desleal por el actuar de la entidad demandada.

c)Si ha lugar a estimar la acción de indemnización , y en caso de que se estime que sí debe condenarse a la entidad mercantil demandada a indemnizar, determinar la cuantía y si se utiliza la fórmula del artículo 43de la LM , y en su caso, respecto a la acción de competencia desleal conforme a lo establecido en el artículo 32 de la LCD

SEGUNDO.- Primer hecho controvertido: vulneración o no del Derecho de Marca .

Con carácter previo a la resolución sobre la pretensión controvertida, indicada en este fundamento de derecho, por ejemplificativa e ilustrativa reproduzco extracto de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que reza "Como indica la reciente STS de 23 de marzo de 2007 ( RJ 2007, 2317) , «el agotamiento de la marca consiste en la imposición al titular de la marca de un límite en la facultad de impedir a cualquier tercero que comercialice el producto distinguido con la marca, o que use la marca con fines publicitarios, sin su consentimiento, una vez que el titular haya comercializado por primera vez el producto, bien directamente o bajo su consentimiento, aunque otros autores prefieran hablar de una "delimitación de los contornos" del derecho de marca, en el sentido de que no es una limitación que opere por detracción de una facultad normalmente contenida en ese derecho, sino un límite general o conformador, por razón de la función social que a la marca, como derecho exclusivo sobre un bien inmaterial, se asigna en el sistema de economía de mercado ( artículo 33.2 de la Constitución [ RCL 1978, 2836] ) el agotamiento indica la imposibilidad jurídica o la inviabilidad de invocar el derecho exclusivo en que la marca consiste una vez que el producto ha sido introducido en el mercado directamente por el propio titular o bajo su consentimiento», pero tal limitación o imposición legal al titular de la marca no es de aplicar en casos como el de autos en los que concurren motivos legítimos para ello, pudiendo traer a colación en este sentido la SAP de Zaragoza de 20 de octubre de 2003 ( AC 2003, 1693) , que aborda la circunstancia relativa a la posibilidad de que el titular de la marca establezca la exigencia de licencia de distribuidor autorizado para la venta al público de su marca mediante un sistema de distribución selectiva, «en el que (se) selecciona por la licenciataria los distribuidores por ella autorizados al reunir los requisitos exigidos para ello para preservar debidamente la imagen de la marca», pues, añade dicha resolución, «como tiene establecido la doctrina del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, que recoge la sentencia del Tribunal de Primera Instancia, de 12 de diciembre de 1996, recaída en el asunto T-19/92 ( TJCE 1996, 243) ..., el concepto de "propiedades" de los cosméticos de lujo... no puede quedar limitado a sus meras características materiales, sino que abarca igualmente la percepción específica que de ellos tienen los consumidores, y más concretamente su "aura de lujo", y ello en atención a las circunstancias concurrentes en los mismos, a saber, que se trata de productos sofisticados y de alta calidad, obtenidos a través de una investigación específica y utilizando materiales con un alto nivel de calidad, especialmente en lo que respecta a su presentación; que disfrutan de una "imagen de lujo" que permite distinguirlos de otros productos similares pero carentes de una imagen de este tipo y, en tercer lugar, que dicha imagen de lujo es importante para los consumidores, que conceden importancia a la posibilidad de comprar cosméticos de lujo (párrafos 114 y 115 de dicha resolución), de modo y manera que cabe sostener fundadamente que los derechos de marca recayente sobre tal clase de productos de cosmética abarca también la imagen misma de lujo de aquélla, de modo que las acciones u omisiones atinentes a concretos aspectos de su comercialización que lesionan dicha imagen de lujo y prestigio de los productos marcarios, constituyen indudablemente lesión de los derechos mismos de marca».

Centraremos el debate de la resolución de la controversia en si o no se produce el agotamiento del derecho de marca, pues los demás elementos que pudieran tener relación con el supuesto concreto no han sido objeto de discrepancia entre las partes, me refiero a la titularidad de ambas marcas, legitimación, etc...

De esta manera podemos observar cómo el fundamento de la reclamación de la actora se basa en un concepto amplio de los derechos de esta institución, de tal forma que incluye, entre los derechos del titular, toda una serie de aspectos que cita de forma exhaustiva en relación con la comercialización y uso de la marca, que ya se han reflejado en el fundamento de derecho primero, y que se refieren a lo contemplado en su documento número 4 como requisitos para ostentar la autorización de distribución en exclusiva, y además el documento número 6, analizando todos en los que la entidad demandada incurre en relación a los mismos .

Así, a modo de recordatorio reitero, incluye aspectos tales como la comercialización fuera de la red de distribución selectiva, no entrega de material publicitario acorde a la marca, ausencia de formación del personal que llevan a cabo las ventas, la presentación insuficiente u otros aspectos similares relacionados con el cumplimiento de una serie de normas sobre el stock de productos, y o relacionados con los parámetros o modos publicitarios.

Se entiende que las cláusulas impuestas en la distribución selectiva contribuyen al prestigio de la marca, lo que redunda en la imagen y fama de la misma. Responden estas premisas al más puro derecho de marcas, que se condensan en el denominado goodwill o reputación cuya protección corresponde al titular.

La cuestión planteada propone el debate entre los derechos derivados de la propiedad industrial del titular registral y la necesaria competencia en el mercado, como se ha inferido este extremo de la contestación a la demanda.

Tal como afirma la Sentencia del Tribunal de Justicia de la UE de 4 de noviembre de 1997 (TJCE 1997, 223) se trata de realizar una valoración entre el derecho del titular de la marca de llevar a cabo una explotación de la misma conforme a sus instrucciones o disposiciones emitidas a los distintos distribuidores selectivos y, el derecho de terceros a comparecer en el mercado de forma leal y ordenada.

Ante ello, desde este punto de vista, la solución se ha de ceñir a cada caso concreto, valorando diferentes criterios y circunstancias concurrentes, dado que no solo el hecho de la pertenencia la red selectiva trata de salvaguardar una serie de parámetros determinados por la propia marca, y que establece en tal sentido, si no que a la par, el actuar de los terceros que conforme al citado artículo 36 pueda atentar o menoscabar, dañar o de cualquier otro modo incidir en la reputación y sector de la marca. No olvidando, y conforme a este caso, que con tal activo, sobre todo en lo referente a las marcas renombradas se refiere, ello es un valor intrínseco a la misma y por ello se regula y salvaguarda el derecho de distribución selectiva, y reitero por el mismo sentido se faculta a las entidades a ejercitar la potestad contemplada en apartado segundo del citado artículo 36 Ley de Marcas .

En el presente caso, como también se ha explicitado en el fundamento de derecho primero, se expone en la contestación de la demanda, que la demandada es una empresa que además de ser "la mejor" en lo relativo al comercio online, y de que ello en nada puede afectar a la reputación del actora, dada la calidad de su actuar, campañas de publicidad, etc... y una serie de factores que obstan que la actora pueda impedir su comercialización conforme a lo establecido en citado al artículo 36 de la Ley de Marcas .

Matizar, que no es un hecho controvertido que los productos que se venden son originales.

Con arreglo a esta base, se debe partir de que el artículo 36 de la ley de marcas (RCL 2001, 3001) establece que " el derecho conferido por el registro de la marca no permitirá a su titular prohibir a los terceros el uso de la misma para productos comercializados en el espacio económico europeo con dicha marca por el titular o con su consentimiento" . En similar sentido se pronuncia el artículo 13.1 del Reglamento de la Marca Comunitaria (LCEur 2009 , 378) y el artículo 7.1 de la Directiva 89/104 (LCEur 1989, 132) .

Desde este marco legal, podría concluirse que la compra de estos productos al titular autorizado, agota el derecho de marca, y permite su reventa, sin vulnerar los derechos del titular.

Ahora bien, el segundo párrafo establece que el anterior " no se aplicará cuando existan motivos legítimos que justifiquen que el titular se oponga a la comercialización ulterior de los productos, en especial, cuando el estado de los mismos se haya alterado o modificado tras su comercialización" .

Lo que lleva a valorar si la comercialización llevada a cabo por la demandada atenta contra el prestigio de la marca.

Se debe negar, tal como ya se ha anunciado, que la no pertenencia al ramo de los distribuidores autorizados, suponga "en sí mismo", infracción del derecho de marca o del derecho de competencia desleal. Este extremo, para que tenga relevancia, debe venir acompañado de la comisión de una serie de hechos que determinen el desprestigio de la marca.

Hemos de partir en el análisis de tales circunstancias de que la parte demandada no niega que no ostente un punto de venta físico, que es requisito indispensable, conforme a la documentación aportada por la parta actora, para poder suscribir el contrato de pertenencia a la red de distribución selectiva, y de esta manera convertirse en distribuido autorizado. Incidir en este extremo, porque tal requisito es exigido por la parte actora incluso para la venta online, pues condiciona tal autorización a tal circunstancia, a la par que de otras que se indican en los citados documentos. Partiendo de este extremo, debe analizarse si en el caso presente, la venta o comercialización realizada por la demandada afecta a la imagen y prestigio de su marca.

En primer lugar, se debe partir de que las marcas de las actoras reúnen una serie de requisitos que les confiere un conocimiento público para poderse incluir dentro de los parámetros de las denominadas gama alta o de lujo en el ámbito comercial al que se dedican.

Desde ese punto de vista, el mantenimiento del prestigio de las marcas que representan solo puede mantenerse a través de determinadas medidas, que nacen no solo de la calidad y presentación del producto sino también de toda una serie de características que rodean la comercialización y que es un valor añadido al producto en sí mismo.

Desde este planteamiento, es trascendente, porque se desea y es necesario para el mantenimiento del prestigio de la marca, que reúna una serie de condiciones derivadas de la propia comercialización del producto. Basta con analizar los contratos de distribución exclusiva, para desprender que el local de venta al público, debe reunir una determinada ubicación ( zona de lujo y primera categoría de las ciudades respectivas) mobiliario y accesorios del establecimiento y su calidad atendiendo a fachada, tamaño y decoración del escaparate, zona de ventas, iluminación, suelo, muebles y accesorios y un entorno determinado. Documento número 4 de la demanda.

Pero es más, si la venta se realiza a través de internet, el espacio web también debe reunir una serie de características, acordes con los criterios de calidad e imagen de los productos. Además de requerir el previo consentimiento de la titular de la marca, previa verificación de estos extremos, así como una serie de especificaciones como son la de distribuidor autorizado, enlace con la web oficial de Bulgari, que los usuarios estén informados de claramente de nombre y dirección de la tienda física, etc... así como una serie de especificaciones referentes a la apariencia y estructura técnica del sitio web y de promoción de los productos por internet. Documento número 6 de la demanda.

Bien, analizando esta primera cuestión, hemos de partir de que la entidad demandada no cumple tales parámetros pues i) no es distribuidor autorizado, y en consecuencia, y reconocido por la misma, no ostenta punto de venta físico. ii) en la web se refiere como venta a mayoristas, documento número 12 de la demanda (no impugnado de contrario, por lo que conforme al artículo 326 LEC , puesto en relación con el artículo 319 LEC , hace prueba plena del estado de cosas que documenta); iii) respecto a la web, tienda online, la misma no cumple con los parámetros establecidos en el documento número 6 de la demanda, pues, a) no informa de tienda física ni de su localización, e incluso la devolución de los productos debe realizarse por correo a costa del cliente, documento 13 de la demanda (no impugnado de contrario, por lo que conforme al artículo 326 LEC , puesto en relación con el artículo 319 LEC , hace prueba plena del estado de cosas que documenta), b) no se constatan enlaces con la web oficial de Bulgari ni utiliza el material suministrado por la entidad actora referentes a su imagen corporativa ( logos, imágenes, descripciones, como se puede comprobar en el documento número 14 de la demanda (no impugnado de contrario, por lo que conforme al artículo 326 LEC , puesto en relación con el artículo 319 LEC , hace prueba plena del estado de cosas que documenta). c) las técnicas de marketing no son consonantes con el prestigio de la marca actora, como se puede apreciar en el documento número 16 de la demanda (no impugnado de contrario, por lo que conforme al artículo 326 LEC , puesto en relación con el artículo 319 LEC , hace prueba plena del estado de cosas que documenta) que además de apreciarse el ofrecimiento de bonos descuento se identifica a la web de la demandada como "lowcost".

Sobre estos extremos se refiere en contestación a la demanda la parte demandada considerando que los mismos no desprestigian a la actora, entendiendo que la calidad y servicio que prestan es igual o mejor que el exigido, y así lo acredita por los premios obtenidos de su web, ya referenciados, y de que en nada atentan a la excelencia de la marca de las actoras.

Permítaseme discrepar de la valoración llevada a cabo por la entidad demandada, pues de la simple observancia de la prueba documental presentada por ambas partes no extrae este juzgador la misma conclusión. La parte demandante en nada discute la calidad y prestigio de la entidad demandada, si no que lo que refiere es que la misma no se ajusta a los parámetros por ellos establecidos, y que pretenden salvaguardar a través de los canales de distribución selectiva. Esta se ve afectada, pues del simple hecho de cómo se ofertan las compras de determinados productos no utilizando la misma imagen, el hecho de que se pueda incluso dudar de la procedencia de los productos dado que no son distribuidores autorizados, o el hecho de vincular o que se vincule en un determinado sector, como es el de la compras on line, y que pueda ser catalogada como "lowcost" afecta a la marca. En síntesis, se vulnera o atenta la imagen de lujo o exclusividad que una determinada marca ostenta, y que para ello se establecen redes de distribución selectiva, autorizados, que entre otras finalidades, a entender de este juzgador, esta la de evitar que circunstancias como estas no se produzcan, pues la imagen, logos, productos, servicios y demás circunstancias están reguladas por el contrato que une a la marca con la entidad en cuestión, y que de la misma dependerá el control o no de los parámetros exigidos.

La referencia a lo mencionado en las últimas líneas del párrafo anterior, se refiera a que el demandante no tiene distribuidores autorizados, que según entender de la entidad demandada, no cumplen los parámetros exigidos de calidad, si bien no es una cuestión que refiera o deba a entrar a valorar este juzgador, y por ello obviamos entrar en la misma.

A mayor abundamiento sobre este extremo se practicó prueba pericial. Si bien, el informe pericial aportado por la entidad demandada en nada esclarece lo aquí discutido, pues el informe pericial se elaboró y confeccionó referenciado a una marca distinta de la que entabla el presente proceso. Sin perjuicio, y dicho sea con los debidos respetos, que la declaración del Sr. Perito no ha de ser extrapolable al presenta caso, pues, reitero, no realizó un informe referenciado a la marca que en este caso ejercita la acción, Bulgari, como así reconoce en su declaración. A ello se ha de añadir que de su declaración no se puede extraer un referencia y análisis concreto respecto a la cuestión que se trata de dilucidar en este proceso, pues el informe no es específico a la cuestión, limitándose a declarar que la calidad de la web de la entidad demandada es igual o mejor que la de distribuidores oficiales, sin que podamos determinar que no se vulnera el derecho, pues ni siquiera se referencia con qué distribuidores y bajo qué parámetros realiza la comparativa de calidad, y en qué o cómo afecta o no afecta a la excelencia, prestigio y glamour de la marca actora, pues reitero, es un informe elaborado para otro proceso y para otra marca de perfumes.

En segundo lugar, se exigen determinados requisitos referentes al personal que ha de atender y o vender lo productos de la entidad actora, Bulgari, es decir, se exige una cualificación derivada de una formación a través de seminarios otorgados por la propia marca, es decir, sus seminarios de formación que refieren tanto los documentos referentes a los requisitos de adhesión a la red de distribución selectiva, como lo manifestado por el testigo propuesto por la actora, Don Roberto , en relación a esta cuestión, en concreto que "Bulgari imparte cursos para poder transmitir la Marca" parte del personal de ventas, cualificado y que asista a los seminarios de formación de Bulgari.

Estos factores o circunstancias que hacen dotar a la marca de ese valor añadido tampoco se producen, pues la entidad demanda no presta un asesoramiento personal y directo, pues como se acredita en el documento número 9 de la demanda (no impugnado de contrario, por lo que conforme al artículo 326 LEC , puesto en relación con el artículo 319 LEC , hace prueba plena del estado de cosas que documenta) únicamente posee la demandada un call center para postventa y servicio de consulta de un esteticien, que solamente se puede consultar a través de un formulario que se contesta vía mail, sin poder garantizar o resolver las consultas con la información que la marca pudiera otorgar o dar a quien adquiere uno de sus productos. Ello refleja que la consulta, duda o problema o cualquier otra circunstancia que pudiera suceder en relación a un producto de la entidad actora, se canaliza, trata y resuelve de la misma manera que cualquier otro de los productos que la entidad demandada posee a la venta en su web, lo que parece ser diametralmente opuesto a lo querido, buscado y protegido por la entidad actora, dado que pretende un asesoramiento y consulta acorde al de su prestigio y marca, es decir, personalizado directo y diferenciado, lo que obviamente y ante la prueba obrante en el presente proceso no se reproduce.

En síntesis, lo pretendido por la actora, en relación a su marca, y derivado de los requisitos de adscripción a su red selectiva, es que la atención no sea ordinaria e igual que otras marcas comunes, es decir, de sectores comunes o que no doten u ostenten las características de la actora, sino especializada, directa y personal y que incluya el asesoramiento necesario y pertinente, conforme a sus parámetros, al cliente.

En tercer lugar, y sin carácter exhaustivo, se exige un número de compras mínimas anual y también el mantenimiento de un stock de productos. Se intenta lograr con ello, entre otros aspectos, que las tiendas, en este caso online, dispongan de todos los productos y en cantidad suficiente. Garantizando de esta manera que quien compra a través de su distribuidor autorizado sabe y se garantiza poder adquirir el producto porque uno de los requisitos que deben cumplir es el mantenimiento de un stock suficiente. Sobre este extremo se manifiesta el testigo propuesto por la entidad actora, Sr. Roberto , que incidió que la marca exige que haya " stocks con representación de toda la marca " . También, sobre el mismo extremo, el perito propuesto por la parte actora manifestó que analizó las 64 referencias de la marca Bulgari en la web, si bien, ello no consta en su informe pericial como es obvio pues el mismo se realizó respecto a la marca LŽOreal S.A.. De contrario por la parte actora se le pregunta si estaban en stock las referencias de Bulgari indicadas a lo que manifiesta que no lo analizó. Si a ello le sumamos que conforme al documento número 10 de la demanda, se puede apreciar que de determinados productos no se ostenta stock, (no impugnado de contrario, por lo que conforme al artículo 326 LEC , puesto en relación con el artículo 319 LEC , hace prueba plena del estado de cosas que documenta), se incumple de esta manera otro de los requisitos exigidos.

De igual modo, se producen otras exigencias entre las que destaca el tema publicitario.

En este sentido, la actora proporciona material y medios publicitarios a lo que se añade su modo de marketing que tratan de transmitir una imagen de refinamiento, clase, glamour exclusividad, excelencia y lujo, ya no solo por los medios y calidades de los propios materiales, sino por su cromática, disposición, elementos, ambiente transmitido y demás circunstancias que rodean al producto en sí en cada imagen o referenciados a los que en las mismas aparecen. Pues bien, respeto a estos extremos, es decir, cánones y mensaje a transmitir, la entidad demandada no sigue las instrucciones ni usa su material de promoción y publicidad.

Todos y cada de los aspectos mencionados dotan y dan valor añadido a la marca de las actoras, en cuanto que transmiten una determinada calidad, glamour, lujo y garantía de quienes son sus distribuidores, no permitiendo que sin su autorización se produzcan ventas, es decir, seleccionando y garantizando los puntos de venta ya sea de modo físico como de modo online.

Y el valor añadido que se ha expuesto, resulta trascendente para el valor de una marca, si ésta reúne determinadas características de calidad y prestigio. No solo se trata del producto en sí mismo, se trata de valorar toda una serie de componentes exigidos por el titular de la marca, y también por el cliente que, en ocasiones, desea atribuir al producto un cierto carácter exclusivo y diferenciado.

De lo expuesto, resultaría que la demandada no cumple con requisitos de adscripción a red selectiva, pero lo que es más importante a efectos del presente proceso y que de un modo meridiano ha quedado expuesto, su actuar actual afecta a los valores extrínsecos de la marca en sí misma, pues su venta a través de su web, no ostenta las características de glamour, lujo, exclusividad y diferenciación, dado que no es acorde a los parámetros establecido por la propia marca, sin perjuicio de la calidad de la entidad demandada, no refleja, no se ajusta, y no transmite los valores que ostenta y trata de salvaguardar la entidad actora, y por ello adquiere virtualidad y eficacia de lo establecido en el párrafo segundo del artículo 36 de la Ley de Marcas .

Por todo ello, debe estimarse la demanda en cuanto a este particular en cuanto que supone la vulneración del derecho de marca de las actoras.

TERCERO.- Segundo hecho controvertido: si existe acto de competencia desleal por la entidad demandada.

Respecto este hecho controvertido, es acertado y comparto lo manifestado por la representación de la entidad demandada, quien acompaña a su exposición lo establecido en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, Sentencia 283/2004 , y el Auto de la Audiencia Provincial de Madrid nº 76/2007 , los cuales osn clarividentes sobre esta cuestión.

Añado, a lo manifestado por la entidad demandada, la doctrina establecida por el TS ( Sentencia de 17 de octubre de 2012 (RJ 2012, 9718) ). Pues el ejercicio de las acciones que protegen el derecho de Marcas, agota el derecho de marca, salvo que se base o fundamente en hechos diferentes, resultando pues inaplicable la normativa de competencia desleal.

Esta circunstancia se produce en ele presenta caso, pues los hechos y argumentos en los que basa las actoras la acción de competencia desleal son los mismos que lo derivados de la acción marcaria, es decir la no pertenencia su red de distribución selectiva y el aprovechamiento del prestigio de la marca.

Por ello y ante la inexistencia de hechos nuevos diferentes a los que suponen vulneración del derecho de marca, no es pertinente entrar a valorar si se ha producido o no infracción de la Ley de Competencia Desleal.

CUARTO.- Tercer hecho controvertido: Indemnización del artículo 43 de la LM .

Como tercer hecho controvertido se establecieron las indemnizaciones, en su caso, correspondientes o derivadas de la infracción de las acciones ejercitadas. Como es obvio, conforme a lo establecido en el fundamento de derecho anterior, respecto a la pretensión de indemnización por acto de competencia desleal no procederé a pronunciarme dado que la misma no se ha admitido. Ante lo cual se centrara el objeto de análisis del presente fundamento de derecho respecto a la indemnización relativa

Al amparo de lo previsto en la ley de marcas (RCL 2001, 3001) , la actoras, anunciado en su escrito de demanda y concretada en conclusiones del acto del juicio, reclaman el 5% ( royalty) de la cifra de negocios llevada a cabo por la demandada, es decir conforme al certificado de ventas de productos Bulgari aportado por la entidad demandada, que asciende a 1.878.772,26 euros, además del pago de una indemnización de 12.500 euros por el desprestigio que ha supuesto para la marca de las actoras la comercialización que ha realizado la demandada, conforme a la jurisprudencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 29 de octubre de 2014.

La demandada fue requerida para que aportara determinada documentación que acreditara la comercialización en aras al cálculo al que se ha hecho referencia, lo cual llevo a cabo y aporto a las actuaciones.

Determinada la misma en la cifra de 1.878.772, 26 euros, la actora reclama el royalty dejado de percibir, que se establece en un 5%, resultando la cantidad de 93.938 euros, lo cual es procedente conforme al artículo 43 Ley de Marcas . Por ello se considera correcto y estima dicha pretensión.

En relación a la pretensión indemnizatoria y vinculada a la vulneración del derecho de Marca, es decir, el desprestigio de la marca es procedente, coherente y ajustada, la cantidad reclamada en tal concepto por la parte actora. El desprestigio sufrido por la marca no solo se entiende, como bien indica la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona e interpretada contra sensu, que sea exigible cuando exista un daño patrimonial, que en el presenta caso concurre y se ha cuantificado en el párrafo anterior del presente procedimiento. Sino que también puede, y deviene, del actuar de la actora y su difusión, lo que parece que en presente caso es meridiano, pues una web que por diferentes factores se manifiesta por su representación que es la mejor, reconocida como tal, se entiende que tiene una difusión importante. A ello se le ha de sumar, que en diferentes medios es calificada como una entidad lowcost, (como en fundamento de derechos anteriores he mencionado) si bien es cierto que la mejor, parece a interpretación de este juzgador que ello conlleva un desprestigio de la marca de la entidad, actora, pues dicho sea con los debidos respectos se está "vulgarizando" la misma, por lo que considero pertinente y conforme a lo establecido en el artículo 43.1 estimar la cantidad de 12.500 euros como daño causado al desprestigio de la marca.

QUINTO.- Pretensiones vinculadas al éxito de la acción de Infracción del Derecho de Marca.

En el suplico de la demanda se solicita como consecuencia de la infracción del derecho de marca "... 2. A no comercializar y, en su caso, a cesar en la comercialización de los productos marca BULGARI por cualquier vía, incluyendo la página web www.perfumesclub.com . 3 A cesar en el use de los anagramas, logotipos, nombres comerciales o material promocional de las marcas de mis poderdantes y a su retirada de la páginawebwww.perfumesclub.com . 4 A publicar, a su costa, el fallo de la Sentencia en los dos (2) diarios de mayor difusión en España.

Las pretensiones correlativas con los números ordinales dos y tres del referido suplico son una consecuencia de la estimación de la pretensión ejercitada, siempre que concurran los requisitos y circunstancias pertinentes, es decir, de haber sido declarado en esta sentencia que la entidad demandada vulnera el derecho de marca, por todos los elementos ya esgrimidos.

En primer lugar respecto al ordinal número dos del súplico de la demandada " ...2. A no comercializar y, en su caso, a cesar en la comercialización de los productos marca BULGARI por cualquier vía, incluyendo la pagina web www.perfumesclub.com ", manifestar que el mismo se encuadra dentro lo establecido en el artículo 41.1 a) de la Ley"En especial, el titular cuyo derecho de marca sea lesionado podrá reclamar en la vía civil: a) la cesación de los actos que violen su derecho...". Respecto a ello, y siguiendo al profesor Jose Pedro , quien señala que " para la procedencia de esta acción, es suficiente la concurrencia de dos presupuestos:1) la existencia de la violación; y 2) el riesgo de que la violación vaya a repetirse." , en el presenta caso ambos requisitos concurren, pues el hecho de la existencia de la infracción, a entender de este juzgador, existe y así se ha explicado, y en relación con el riesgo de que la infracción vaya a repetirse, se llega a la misma conclusión de los datos que se pueden extraer de la demanda y de la contestación, pues la entidad demandada fue requerida formalmente, a fecha 30 de enero de 2013, para el cese de su actuar por la actora en momento previo a la interposición de la demanda, sin respetar lo solicitado, es decir el cese en la comercialización de productos de la marca Bulgari, documento número 8 de la demanda burofax y acuse de recibo del mismo. Por ello se estima la acción de cesación.

En segundo lugar, y conforme al suplico de la demanda la actora insta en su ordinal número tres, " 3. A cesar en el use de los anagramas, logotipos, nombres comerciales o material promocional de las marcas de mis poderdantes y a su retirada de la página web www.perfumesclub.com. " , pretensión correlativa con lo establecido en el artículo 41.1.c) de la Ley de Marcas , que reza "La adopción de las medidas necesarias para evitar que prosiga la violación y, en particular, que se retiren del tráfico económico los productos, embalajes, envoltorios, material publicitario, etiquetas u otros documentos en los que se haya materializado la violación del derecho de marca y el embargo o la destrucción de los medios principalmente destinados a cometer la infracción. Estas medidas se ejecutarán a costa del infractor, salvo que se aleguen razones fundadas para que no sea así ".

Es necesario que para la completa protección de la marca no basta con evitar que los comportamientos infractores se reiteren en el futuro. Es necesario evitar que las conductas anteriores puedan seguir produciendo efectos. Mientras la acción de cesación ataca directamente la conducta del infractor, la de remoción combate sus efectos. Por ello, y en base a ello se estima dado que la vulneración y desprestigio de la marca continuaría produciéndose si no se cesa y se posibilita el que se mantengan los logos, menciones, anagramas y demás elementos identificativos de la marca Bulgari por la entidad actora.

En tercer y último lugar, la entidad actora solicita en su suplico de la demanda "4 A publicar, a su costa, el fallo de la Sentencia en los dos (2) diarios de mayor difusión en España.", conforme a lo establecido en el artículo 41.1 f ) La publicación de la sentencia a costa del condenado mediante anuncios y notificaciones a las personas interesadas."

No se estima dicha pretensión en cuanto que la parte demandante no ha justificado ni en su escrito de demandada ni en el acto del juicio, la necesidad y pertinencia, así como su finalidad, y o elementos argumentativos en ese sentido. La medida de publicación de sentencia no es una medida automática a la condena, ni es una consecuencia inevitable e inescindible a la apreciación de infracción, siendo necesario justificar las razones que la aconsejan o hacen necesaria, como manifiesta en el mismo sentido STS 23 de julio de 2012 .

En tal sentido se manifiesta Casiano , que por su claridad y brillantez expositiva reproduzco. Así expone que a diferencia de las acciones de cesación y de reiteración, que no exigen la demostración de que hay un concreto riesgo de reiteración de la infracción, ni de la existencia en el mercado productos, etiquetas, etc. en los que se ha materializado la infracción, susceptibles de emisión sin necesidad de otra prueba que la de la existencia de la infracción, para que proceda la condena a publicar anuncios y comunicar la infracción, es preciso que se demuestre en mayor o menor medida la existencia de "personas interesadas" o, en otras palabras, su conveniencia, toda vez que no es la finalidad de la norma poner en manos del titular de la marca una especie de instrumento únicamente útil para colocar al infractor, a modo de sambenito, el cartel infamante. Claro está que nada impide la difusión de la noticia a costa de la demandante, siempre que sea en tales circunstancias que no la conviertan en impertinente.

Y aunque la Ley no lo indique, el Tribunal Supremo sostiene en STS 21 de noviembre de 2000 , la condena a la publicación procede tan sólo en caso de que la sentencia estime la existencia de infracción, criterio que reiteran las ulteriores de 23 Jul. 2012 ( ROJ 6110/2012 ) y la de 6 Nov.2009 que se cita en la anterior. STS 23 Julio 2012, ROJ 6110/2012 ( Hnos. Maristas)"Como exponíamos en la Sentencia 697/2009, de 6 de noviembre, "(l)a publicación de la sentencia, con funciones de resarcimiento específico del daño causado al derecho sobre el signo y, a la vez, de remoción de los efectos de la infracción, no tiene el carácter necesario (...). Antes bien, la referencia a las 'personas interesadas' pone de manifiesto que los anuncios y las notificaciones deben cumplir una función empírica respecto a aquellas, no siempre concurrente. Lo que reclama la demostración de la utilidad de la publicación, como medio de restablecer la imagen dañada del signo o de que cesen todos los efectos de la infracción o cualquier otra que sea merecedora de tutela".

Por tanto, no debe acordarse esta medida extraordinaria con criterio sancionador y menos aún como una consecuencia inevitable e inescindible de la apreciación de la infracción. Solo procederá su aplicación como instrumento de remoción de los efectos de un acto infractor del derecho de exclusiva, cuando el interés de la publicación haya quedado justificado, lo cual en el presente caso no se ha producido.

SEXTO.- Costas procesales.

Conforme a lo establecido en el artículo 394.2 Lec " Si fuere parcial la estimación o desestimación de las pretensiones, cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad, a no ser que hubiere méritos para imponerlas a una de ellas por haber litigado con temeridad.", no procede la imposición de costas a ninguna de las partes.

Visto lo anterior,

Fallo

Que con ESTIMACIÓN PARCIAL de la demanda presentada por la Procuradora Doña Concepción Alemany Morey, en nombre y representación de las entidades mercantiles Bulgari Sp.A y Bulgari España S.A, contra la entidad mercantil Nova Engel S.L. debo:

A) Respecto a la acción declarativa de infracción del derecho de marca de: debo DECLARAR Y DECLARO que la comercialización por la entidad demandada Nova Engel S.L. de los perfumes de las marcas relacionadas en el fundamento derecho primero de esta sentencia, sin ostentar la condición de distribuidor selectivo autorizado, constituye un acto de violación de los derechos de marca y en consecuencia se CONDENA a la demandada a que:

- A no comercializar y, en su caso, a cesar en la comercialización de los productos marca BULGARI por cualquier vía, incluyendo la página web www.perfumesclub.com.

-A cesar en el use de los anagramas, logotipos, nombres comerciales o material promocional de las marcas de mis poderdantes y a su retirada de la página webwww.perfumesclub.com .

- A indemnizar a las actoras la cantidad de 93.938 euros en concepto de daños y perjuicios ocasionados, y 12.500 euros en concepto de desprestigio de la marca.

-Se desestima la petición de publicación de sentencia.

B) Respecto a la acción de competencia desleal, se DESESTIMA por los argumentos esgrimidos en el Fundamento de Derecho Tercero.

Todo ello sin expresa imposición de costas procesales, debiendo cada parte sufragar las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que la misma no es firme y que contra ella cabe interponer RECURSO DE APELACIÓN, el cual deberá interponerse en este Juzgado en el plazo de VEINTE DÍAS a contar desde la fecha de su efectiva notificación. De conformidad con la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, la interposición del recurso de apelación exige el pago de la tasa judicial de 800 euros más la cantidad variable que resulte de multiplicar 0,5 a la cantidad objeto del pleito.

Así por esta mi Sentencia, de la que se unirá testimonio a los autos de su razón, lo pronuncio, mando y firmo.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el magistrado-juez de refuerzo Don Víctor Manuel Casaleiro Ríos, mientras celebraba audiencia pública en el día de su fecha el Juzgado de lo Mercantil de Palma de Mallorca número 1, de lo que como Secretario certifico.