Sentencia Civil Nº 104/2013, Audiencia Provincial de Granada, Sección 3, Rec 750/2012 de 15 de Marzo de 2013

Encabezamiento

AUDIENCIA PROVINCIAL DE GRANADA

SECCIÓN TERCERA

RECURSO Nº 750/2012

JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 1 DE GRANADA

ASUNTO: JUICIO ORDINARIO Nº 646/2010

PONENTE SRA. ANGÉLICA AGUADO MAESTRO

S E N T E N C I A N º 104

ILTMOS. SRES.

PRESIDENTE

D. JOSÉ REQUENA PAREDES

MAGISTRADOS

D. ENRIQUE PINAZO TOBES

Dª ANGÉLICA AGUADO MAESTRO

En Granada, a 15 de marzo de 2013.

La Sección Tercera de esta Audiencia Provincial constituida con los Iltmos. Sres. al margen relacionados ha visto el recurso de apelación nº 750/2012, en los autos de juicio ordinario nº 646/2010 del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Granada, seguidos en virtud de demanda de Bodegas Hidalgo-La Gitana, S.A., representada por la procuradora doña Beatriz Aguayo Mudarra y defendida por el letrado don Sebastián Rivero Galán; contra Emilio Hidalgo, S.A., representada por la procuradora doña Mª Luisa Alcalde Miranda y defendida por el letrado don Jaime Fernández Sánchez.

Antecedentes

PRIMERO:Por el mencionado Juzgado se dictó sentencia en fecha 24 de julio de 2012 , cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: 'Que estimando la excepción de falta de legitimación activa, debo DESESTIMAR y DESESTIMO la demanda formulada por la Procuradora de los Tribunales Dª. Beatriz Aguayo Mudarra, actuando en nombre y representación de BODEGAS HIDALGO LA GITANA, S.A., frente a EMILIO HIDALGO, S.A., representada por la Procuradora de los Tribunales Dª María Luisa Alcalde Miranda, ABSOLVIENDO a la demandada de las pretensiones formuladas en su contra, con expresa imposición de costas a la parte actora.'.

SEGUNDO:Contra la anterior sentencia se interpuso recurso de apelación por la parte demandante mediante su escrito motivado, dándose traslado a la parte contraria que se opuso; una vez remitidas las actuaciones a la Audiencia Provincial fueron turnadas a esta Sección Tercera el pasado día 27 de diciembre de 2012; señalándose para votación y fallo el día 14 de marzo de 2013, con arreglo al orden establecido para las apelaciones.

Siendo Ponente la Iltma. Sra. Magistrada Dª ANGÉLICA AGUADO MAESTRO.

Fundamentos

PRIMERO:La nueva demanda que presenta la mercantil Bodegas Hidalgo-La Gitana, S.A., ejercitando acciones de la Ley de Marcas frente a Emilio Hidalgo, S.A., contiene un relato de hechos confuso, repetitivo e impreciso, donde de manera evidente falta a la verdad al insistir en que las acciones que ejercita de manera principal y subsidiarias derivan de ser titular 'indiscutible de la marca nacional 'Hidalgo' número 2.582.942, para la Clase 33: Vinos en general y en especial los tipos amparados por las DD.OO de Jerez y Manzanilla', según se explica en el antecedente previo de la demanda, repite en hecho IV, en el punto 3 de los fundamentos de derecho para justificar su legitimación activa e insistir en el fundamento de derecho nº 8; titularidad que le confiere, de conformidad con lo previsto en el art. 34 de la LM , el derecho exclusivo a utilizar esta marca en el tráfico económico (aspecto positivo) y el derecho a prohibir a los terceros que la usen (aspecto negativo); decimos que falta a la verdad porque es un hecho probado que el registro de la marca 'Hidalgo' número 2.582.942 que se atribuye y que sirve de fundamento para la interposición de la demanda, fue declarado nulo por sentencia de la Sala Tercera del TS de 25 de febrero de 2010 (fol. 21 del tomo II) y practicada la anotación en la OEPM el 29 de abril de 2010, es decir, con anterioridad al 23 de julio de 2010 en que se presentó esta demanda.

Precisamente, como la entidad actora no es titular de la marca que pretende utilizar en exclusiva, se ha desestimado la demanda en primera instancia, de conformidad con lo previsto en el art. 10 de la LEC , negándole además que tenga interés legítimo en que se declare la nulidad y caducidad de la marca 'Hidalgo' número 527.576 titularidad de Emilio Hidalgo, S.A., y al que aludió de forma imprecisa en la audiencia previa al amparo del art. 59 de la LM , porque ese interés ya fue el objeto del anterior juicio ordinario nº 329/2006 seguido ante el mismo Juzgado de Primera Instancia nº 14, hoy Mercantil nº 1 de Granada, donde la actora ' interesaba en su demanda hasta 12 pronunciamientos distintos unos meramente declarativos y otros de condena, con varias peticiones, a su vez, alternativas o subordinadas que, en esencia, cabe sintetizar en la declaración de competencia desleal y consecuencia de ello en la condena a la acción de cesación y de remoción de efectos de toda comercialización y distribución de productos que incluyan la mención 'Hidalgo', sin estar amparados por Derechos de marca a su favor, una vez que la actora, aparte de tener registrado distintos productos específicos con esa denominación, es titular por resolución de 16 de Diciembre de 2004 de la OEPM de la marca 'Hidalgo' ( sentencia de la AP de Granada de 15 de febrero de 2008, R 496/2007 ). Con posterioridad a esta sentencia la Sala Tercera del Tribunal Supremo anuló la marca número 2.582.942, lo que de manera inexplicable se pretende desconocer en esta nueva demanda, como tampoco indicó en el anterior procedimiento (demanda presentada el 25 de octubre de 2006) que Emilio Hidalgo, S.A., era titular de la marca 'Hidalgo' número 527.576 desde el 20 de abril de 2006, publicada el 16 de mayo del mismo año, al haberla adquirido por transmisión onerosa (transferencia) de su anterior titular (Marie Brizard) que la detentaba desde su concesión el 2-9-1968'y al no instar en aquél procedimiento la nulidad de la misma, el Juzgado rechazóla totalidad de las acciones desde la poderosa razón de no poder condenar al titular de una marca vigente a cesar en el uso de la misma sin previamente declararse su nulidad con todas las consecuencias inherentes a su pérdida de eficacia y protección. Atendiendo a esta argumentación contenida en las resoluciones judiciales dictadas en el anterior procedimiento, podemos deducir que ha podido motivar esta nueva demanda donde ya se solicita la nulidad de la marca Hidalgo' número 527.576, acción que debió plantearse entonces, de conformidad con lo previsto en el art. 400 de la LEC , tal y como ya advirtió también la sentencia dictada en segunda instancia: En definitiva, la actora advertida, tras la contestación de la demanda, de la existencia de la marca ignorada en el factum de aquélla, lejos de reaccionar, modificar sus pedimentos, concretar la acción en la Audiencia previa a extremos similares y temporales a los que ahora pretende en la alzada o sin intentar ampliar la demanda o ejercitar la acción de nulidad en otro proceso, -para el que dice reservarse las acciones en distintos momentos de las actuaciones, continuó el procedimiento-, no varió sus peticiones y sin embargo, interesa ahora que se haga así 'sin comprender a acertar' -dice textualmente- el por qué no lo hizo el juzgador de instancia o porque éste, en su sentencia distingue entre actos anteriores y actuales al momento de la demanda, que es, precisamente lo que ahora se propugna, con notable vaguedad, por la recurrente para salir indemne o alcanzar una estimación parcial de la demanda.

SEGUNDO:Legitimación activa de Bodegas Hidalgo- La Gitana, S.A.

Afirma la parte recurrente que se debe revocar la sentencia dictada en primera instancia pues está legitimada activamente para el ejercicio de las acciones de nulidad y caducidad de la marca 'Hidalgo' número 527.576 titularidad de Emilio Hidalgo, S.A., y ello porque ostenta el interés legítimo al que se refiere el art. 59. a) de la LM .

Sin embargo, analizando los hechos y fundamentos de derecho de la demanda, resulta evidente que la parte actora no hizo referencia a un interés legítimo 'en general' al que ahora se pretende acoger para justificar su legitimación, sino al interés legítimo 'concreto' derivado de ser titular de la marca nacional 'Hidalgo' número 2.582.942 y como ha resultado acreditado que esta marca no le pertenece desde antes de la presentación de la demanda, en aplicación del art. 10 de la LEC y como indica la sentencia recurrida, carece de legitimación para prohibir que el titular de la marca 'Hidalgo' haga uso de ella, desde el momento que el mencionado precepto establece que 'serán considerados partes legítimas quienes comparezcan y actúen en juicio como titulares de la relación jurídica u objeto litigioso' y en el caso de autos, la recurrente no es titular de la marca que se atribuye como hecho 'indiscutible' y por esta razón se desestima la demanda entrando en el fondo de la cuestión debatida, al apreciar la falta de legitimación ad causam de la actora.

El Tribunal Supremo en la sentencia TS de 14 de octubre de 2010 analiza el alcance de la legitimación ad causam [para el proceso] para decir que consiste en una posición o condición objetiva en conexión con la relación material objeto del pleito que determina una aptitud para actuar en el mismo como parte, se trata de una cualidad de la persona para hallarse en la posición que fundamenta jurídicamente el reconocimiento de la pretensión que se trata de ejercitar. La legitimación exige una adecuación entre la titularidad jurídica afirmada y el objeto jurídico pretendido ( SSTS de 31 de marzo de 1997 , 28 de diciembre de 2001 , 28 de febrero de 2002, RC n.º 3109/1996 ). La regla es, por tanto, que la legitimación para promover eficazmente un proceso solo corresponde a quien afirma la titularidad del derecho subjetivo que será, en todos o en parte de sus aspectos, objeto de controversia. En el caso ahora examinado, la actora presenta la demanda partiendo de su titularidad exclusiva y excluyente sobre la marca Hidalgo para de esta forma prohibir su uso al competidor demandado, ejercitando las acciones de nulidad y caducidad de la marca número 527.576, cuando está acreditado que la titularidad que se atribuye de la marca nº 2.582.942 fue anulada con anterioridad a la presentación de la demanda y que Emilio Hidalgo, S.A., utiliza la marca 'Hidalgo' por ser la propietaria.

Como la recurrente admite, en definitiva, que no es titular de la marca que se atribuye, primero en la audiencia previa y ahora en el recurso de apelación, ha modificado los términos de debate y donde antes el interés legítimo consistía en que la actora era titular de la marca 'Hidalgo' número 2.582.942, ahora el interés legítimo deriva de ser 'titular de infinidad de marcas registradas donde el término 'Hidalgo' además de constar en la denominación social, es una constante referencia' que desde hace más de doscientos años viene identificando sus productos y que sería 'consecuencia precisamente de la adquisición fraudulenta de la misma por la contraria para evitar que mi representada tuviera acceso al registro de la OEPM' y por ello la recurrente tiene 'el interés de verse liberado de estos obstáculos', tiene interés en que se declare la nulidad y caducidad de una marca que no se usa y que le impide el acceso al registro y su utilización en el tráfico, lo que le habilitaría para ejercitar la acción. Modificación de los términos del debate que no parece que sea momento procesal oportuno para llevar a cabo y así la sentencia del Tribunal Supremo de 18 de julio de 2012 : El ordenado desarrollo del proceso, unido a la necesidad de evitar la indefensión que podría provocar a la contraparte, es determinante de la prohibición de modificar lo que sea objeto del proceso una vez fijado en la demanda y en la contestación y, en su caso, en la reconvención, a cuyo efecto el artículo 412 de la Ley de Enjuiciamiento Civil prohíbe su alteración, de tal forma que, de acuerdo con los clásicos brocárdicos 'lite pendente nihil innovetur' y 'non mutatio libelli', no cabe posteriormente mutar la demanda (en este sentido, sentencia 345/2011, de 31 de mayo ).

A esta misma conclusión llega el TS en la sentencia de 10 de julio de 2012 : la denegación de la legitimación no deriva de una interpretación del art. 59 LM , y en concreto de lo que ha de entenderse por 'ostentar un derecho subjetivo o un interés legítimo', contraria a la jurisprudencia, sino de que no han resultado acreditados los hechos aducidos para justificar el interés legítimo invocado en la demanda.En el caso examinado por el TS la actora justificaba su legitimación atribuyéndose la circunstancia de ser licenciatarias y gestoras de la red de franquicias de una determinada marca, circunstancia que no acreditaron en el proceso.

TERCERO:Admitiéndole a la actora la legitimación que ahora plantea en aras de garantizar la tutela judicial efectiva, la demanda no puede prosperar pues en ella se ejercitan de manera principal la acción de nulidad absoluta de la marca 'Hidalgo' número 527.576 titularidad de la demandada con fundamento en el apartado 1 b) del art. 51 y en el art. 5, apartado g) de la Ley de Marcas ; y, de manera subsidiaria, las acciones de nulidad relativa de la marca en aplicación del art. 52 de la Ley de Marcas y la de caducidad según lo previsto en los apartados 1 c ), d ) y d) del art. 55 de la LM y además la acción de nulidad del contrato de compraventa celebrado entre la entidad demandada y Marie Brizard, con efectos desde el 16 de mayo de 2006, por ser la actora titular de la marca nacional 'Hidalgo' número 2.582.942; acciones que ya quedaron delimitadas en la audiencia previa, donde el tribunal excluyó la pretendida nulidad del contrato de compraventa y ahora en el recurso, aunque nada concreta la parte, tras las alegaciones tendentes a justificar su legitimación activa para la interposición de la demanda, se olvida de las acciones que ejercitaba en la demanda sobre nulidad absoluta y relativa de la marca número 527.576, para limitarse a reproducir los arts. 55 , 58 y 39 de la LM relativos a la caducidad de la marca, con una ausencia total de argumentos sobre las acciones de nulidad absoluta y relativa.

En todo caso destacar, como ya ponía de relieve la mercantil Emilio Hidalgo, S.A., en su escrito contestación, que tanto la demanda como el recurso de apelación carecen de referencias fácticas que sirvan para justificar las acciones de nulidad absoluta o relativa de la marca número 527.576 o la de caducidad por el no uso, al limitarse la parte recurrente a reproducir determinados artículos de la Ley de Marcas, sin precisar qué hechos son los que motivarían la aplicación de esta normativa.

Efectivamente, para la acción de nulidad absoluta considera la actora que la marca nº 527.576 infringe el art. 51. 1, b) de la LM - cuando al presentar la solicitud de marca el solicitante hubiera actuado de mala fe-, precepto que se refiere al momento de registro de la marca, inaplicable al caso de autos desde el momento en que Emilio Hidalgo, S.A., es titular de la marca por compra a Marie Brizar en el año 2006, entidad que la registró ante la OEPM hace más de cuarenta años. En cuanto a la posible infracción de la prohibición que contiene el art. 5 g) de la LEC que establece que no podrán registrarse como marca, entre otros, los signos que puedan inducir al público a error, por ejemplo sobre la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica del producto o servicio, no se comprende desde el momento en que la actora ha intentado inscribir en la OEPM esta misma marca 'Hidalgo', con el mismo riesgo pues la entidad demandada que, como se reconoce en la demanda, también se dedica a la producción de vinos utilizando el término 'Hidalgo' desde hace muchos años y así lo explica la anterior sentencia dictada por esta misma Sección de la AP de Granada al decir que la presentación en el mercado y parece que durante toda o buena parte de la vida comercial de ambas bodegas, ha venido presidida por el empleo de la marca o de la mención Hidalgo alusivo al apellido familiar de origen de una y otra parte procesal y han pugnado también por hacer de esa denominación su seña de identidad como razón social -la actora acompañándola del distintivo 'La Gitana', con enfrentamientos judiciales (F 393 y ss) desde hace décadas por excluir la una a la otra de ese signo idéntico o evitar lo que el apelante llama actos de acercamiento a sus signos distintivos...

En lo que respecta a la nulidad relativa, en el recurso de apelación no se hace ninguna alegación y en la demanda se limitó la parte actora a reproducir sin más el art. 52 de la LM , y al desconocerse qué hechos justificarían esta nulidad relativa, la acción no puede prosperar.

Lo mismo sucede con la caducidad de la marca, única cuestión que sí se reproduce en la apelación, junto con los argumentos referidos a la legitimación, para solicitar esta declaración de conformidad con los artículos 55 , 58 y 39 de la LM , frente a lo planteado en el escrito de demanda en la que se solicita la caducidad con fundamento en los apartados c ), d ) y e) del art. 55. 1 de la LM .

En el recurso se alega que en el momento en que la entidad demandada adquirió la marca nº 5273576, había caído en desuso, de hecho, cuando la actora solicitó ante le OEPM la marca 'Hidalgo' 2.582.942, Marie Brizard que para entonces era la titular de la marca nº 5273576 no se opuso a esta solicitud, adquiriendo a continuación la demandada la marca de Marie Brizard con mala fe, con la finalidad de que la actora no pudiera registrar la suya.

Acción de caducidad que no puede prosperar, en primera lugar, porque no está acreditada la mala fe que se le imputa a la demandada, carga de la prueba que corresponde al actor, de conformidad con lo previsto en el art. 217 de la LEC , desde el momento en que la propia recurrente intentó inscribir la marca Hidalgo ante la OEPM, precisamente, con el propósito de impedirle el uso de esta marca a su competidora en el mercado; en segundo lugar, como la caducidad de una marca no es automática, conforme a lo previsto en el art. 58 de la LM , a la fecha de la interposición de la demanda el uso se había rehabilitado lo que impide que prospere la acción.

CUARTO:Al desestimar el recurso procede la condena al pago de las costas de esta alzada ( artículos 394 y 398 de la LEC ).

Vistos los citados preceptos y demás de general y pertinente aplicación, EN NOMBRE DE S.M. EL REY,

Fallo

Desestimamosel recurso de apelación y confirmamos la sentencia dictada el 24 de julio de 2012 en el juicio ordinario nº 646/2010, seguido ante el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Granada y condenamos a Bodegas Hidalgo- La Gitana, S.A., al pago de las costas de esta segunda instancia y la pérdida del depósito al que se le dará el destino legal.

Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndoles saber que contra esta resolución cabe recurso de casación, siempre que la resolución del recurso presente interés casacional, a interponer ante este Tribunal en el plazo de VEINTEDÍAS, a contar desde el siguiente a su notificación, siendo resuelto por la Sala 1ª de lo Civil del Tribunal Supremo.

Firme la presente resolución, devuélvanse los autos originales al Juzgado de 1ª Instancia de procedencia, con testimonio de la presente resolución, para su conocimiento y efectos.

Así por esta nuestra sentencia definitivamente juzgando, la pronunciamos, mandamos y firmamos.