Sentencia Civil Nº 107/2003, Audiencia Provincial de Baleares, Sección 3, Rec 726/2002 de 18 de Febrero de 2003

Encabezamiento

Rollo: RECURSO DE APELACION 726 /2002

SENTENCIA NUM 107

ILMOS SRS.

PRESIDENTE:

D. Carlos Gómez Martínez.

MAGISTRADOS:

D. Guillermo Rosselló Llaneras.

Dña. Catalina María Moragues Vidal.

Palma de Mallorca, a 18 de Febrero de dos mil tres.

VISTOS por la Sección 3ª de esta Audiencia Provincial, en grado de apelación, los

presentes autos, juicio ordinario, seguidos por el Juzgado de Primera Instancia n° 11 de Palma,

bajo el n° 609/01, Rollo de Sala n° 726/02, entre partes, de una como demandada - apelante

ENGEL, S. A., representadas por el Procurador D. Miguel Socías Rosselló, y de otra, como

actora - apelada LOEWE, S. A. y PERFUMES LOEWE, S. A., representada por el Procurador

Dña. Concepción Alemany Morey, asistidas ambas de sus respectivos letrados D. José María

Lafuente Balle y D. Fernando Bobo Grumpert.

ES PONENTE el Iltmo. Sr. Magistrado D. Guillermo Rosselló Llaneras.

Antecedentes

PRIMERO: Por Iltmo. Sr. Magistrado Juez del Juzgado de Primera Instancia n° 11 de Palma, en fecha 22 de julio de 2002, se dictó sentencia, cuyo fallo dice: " Que estimando sustancialmente, como estimo, la demanda inicial de los presentes autos, I.- DEBO DECLARAR Y DECLARO que la reimportación y comercialización por ENGEL SA en el territorio español y en el Espacio Económico Europeo de los productos distinguidos con la marca LOEWE que se relacionan en el hecho sexto de la demanda interpuesta por LOEWE SA. y PERFUMES LOEWE, SA. así como la alteración de su embalaje, constituyen actos de violación de los derechos de marca de LOEWE SA. y II.- DEBO CONDENAR Y CONDENO a ENGEL SA. A estar y pasar por la anterior declaración. 2.- A no comercializar y, en su caso, a cesar en la comercialización de dicha mercancía, retenida y depositada judicialmente en méritos de medida cautelar acordada en el presente procedimiento por auto de fecha 24 de octubre de 2001, en territorio español y en el Espacio Económico Europeo. 3.- A publicar a su costa el encabezamiento y parte dispositiva de esta sentencia en los dos diarios de mayor difusión en España. 4.- A indemnizar a LOEWE SA. en la cantidad de 12,52 euros y a PRODUCTOS LOEWE SA. en la de 291,28 euros. 5.- A pagar a LOEWE SA. las costas del juicio."

SEGUNDO: Contra la anterior sentencia se preparó e interpuso recurso de apelación por la representación de la parte demandada, que fue admitido, y seguido el recurso por sus trámites, se señaló para deliberación, votación y fallo el día 12 de febrero del presente año, quedando el presente recurso concluso para sentencia.

TERCERO.- En la tramitación de este recurso se han observado las prescripciones legales.

Fundamentos

Se aceptan los fundamentos jurídicos de la sentencia apelada en lo que no se opongan a los que siguen.

PRIMERO: Las mercantiles "Loewe, S. A." y "Perfumes Loewe, S. A." interponen demanda contra la también mercantil "Engel, SA." por la que interesan sentencia por la que se declare que la reimportación y comercialización por la demandada en el territorio español y en el espacio económico europeo de la mercancía consistente en perfumes originarios de la marca Loewe, fabricados y distribuidos por su filial Perfumes Loewe, S. A., así como la alteración de su embalaje y etiquetado, constituyen actos de violación de derechos de marca y de competencia desleal, condenando a la demandada a no comercializar y, en su caso, a cesar en la comercialización de dicha mercancía, publicar a su costa la sentencia en los dos diarios de mayor difusión en España e indemnizarles, en caso de haber comercializado la citada mercancía, en el importe que se determine en ejecución de sentencia. La demandada se opone a dichas pretensiones alegando, en síntesis, que la reimportación de una partida de perfumes que las actoras vendieron a su distribuidor autorizado para Uruguay, la entidad "Woltrix Trading Corporation, S.A.", a precios sensiblemente inferiores a los de su lista oficial de precios en territorio español, para comercializarla en España, no vulnera el derecho de marca ni supone una competencia desleal puesto que Perfumes Loewe, S. A., vendió la mercancía a "Woltrix" en España, concretamente en Alcalá de Henares, con lo que quedó introducida en el espacio económico europeo y agotado el derecho, y sin que le afecte, por otra parte, el compromiso de no comercializar los productos Loewe fuera de Uruguay por parte de "Woltrix" por ser res i nter alios acta, para finalizar afirmando que la acusación de manipulación del envase y etiquetado de los productos originales no supone infracción de la Ley de Marcas. La sentencia que pone fin al anterior grado jurisdiccional considera, en su extensa fundamentación, que la demandada ha infringido el derecho de marca al importar y manipular los envoltorios de dichos productos, con desmerecimiento estético, para ser comercializados en territorio español sin el consentimiento de su titular, que hace inaplicable el agotamiento del derecho de marca al existir motivos legítimos que justifican la oposición por el titular a su comercialización, y, tras rechazar las pretensiones de competencia desleal, decide estimar sustancialmente la demanda declarando que la reimportación y comercialización por Engel S. A., en el territorio español y en el espacio económico europeo de los productos distinguidos por la marca Loewe, así como la alteración de su embalaje, constituyen actos de violación de los derechos de marca, y condena a la demandada a no comercializar y, en su caso, a cesar en la comercialización de dicha mercancía, a publicar a su costa el encabezamiento y parte dispositiva de la sentencia en dos diarios de mayor difusión en España, e indemnizar a Loewe, S. A. en la cantidad de 12,52 euros y a Perfumes Loewe, S.A. en la de 291,28 euros, así como al pago de las costas. No se muestra conforme la demandada con dicha resolución y la apela alegando, como motivos de impugnación, su disconformidad con el hecho probado que sienta la manipulación de los envoltorios de los frascos de perfume litigiosos desmereciendo su presentación, así como con la interpretación sobre el agotamiento comunitario o internacional del derecho de marca y su indiscutible derecho a comercializar los 2.765 frascos de perfume Loewe descritos en el conocimiento aéreo de Iberia n° 075-70122216 por cuanto Perfumes Loewe, S. A., vendió aquella mercancía a Woltrix Trading Corporation, S. A. en el espacio económico europeo, agotando el derecho de marca, por lo que interesa la total desestimación de la demanda.

SEGUNDO.- La parte demandada-apelante impugna, en primer lugar, la sentencia de instancia en cuanto declara probado que los productos "Loewe" importados por Engel han sido objeto de manipulaciones en sus envases consistentes en quitar el celofán, desmontar el estuche desencolándolo, eliminar el código interno de control raspando toda la superficie de contracolado, recortar el código de barras externo separándolo del estuche, volver a encolar, deficientemente el estuche, colocar una pegatina que simula un falso código de control externo y volver a colocar deficientemente el celofán sobre el estuche, todo ello con el objetivo de ocultar la "trazabilidad" del producto de forma que se oculte que la mercancía en cuestión fue vendida a "Woltrix" para su comercialización en Uruguay, ya que, afirma, dichas manipulaciones no se han realizado en los perfumes litigiosos sino en otros, según se desprende del acta de remoción y depósito acordada en las mediadas cautelares. El motivo plantea una nueva valoración de las pruebas obrantes en autos sobre dicho extremo que, aparte del reconocimiento de manipulación que, con carácter general, efectúa la demandada en su contestación al demanda del código existente en el reverso interior de la caja destinado a seguir el itinerario comercial del producto, y ante la ausencia de las medidas cautelares, este tribunal sienta probado que: a) El 6 de septiembre de 2001 la Aduana del Aeropuerto de Barajas suspendió el levante de una expedición -conocimiento aéreo 075-70122216- que incluía 2.765 unidades de colonias que, presuntamente, vulneraban los derechos de la marca Loewe, procedentes de Uruguay y con destino a Palma; b) El 20 de septiembre de 2001 Loewe remitió carta a la Asociación Nacional para la Defensa de la Marca -ANDEMA- en la que le comunicaba haber retirado de la Aduana algunas muestras en las que se observaba como el etiquetado y embalaje había sido gravemente alterado y manipulado para eliminar los códigos de control externos e internos que sirven para controlar la garantía de procedencia y calidad del producto, manipulación que concretaba en los hechos antes expuestos; c) El 19 de septiembre de 2001 ANDEMA comunicaba al Instituto Nacional de Consumo de Madrid el envío de muestras de los perfumes originales, así como, muestras de los perfumes cuyo etiquetado había sido manipulado, para que fueran examinadas y si vulneraban los derechos de los consumidores se impidiera su distribución, sin que conste su resultado; d) El Instituto Nacional de Consumo lo puso en conocimiento de la Consellería de Sanitat i Consum del Govern de les Illes Balears, la cual, en fecha 1 de octubre de 2001, lo comunicó al Grupo Fiscal y Antidrogas de Palma para que efectuara gestiones con el resultado que la empresa Loewe les comunicó que tanto los envases como su contenido y embalaje eran productos originales, y el 10 de octubre siguiente la Consellería de Consum levantó acta de toma de muestras en el domicilio de Engel, S. A., que remitidas a los laboratorios se pudo constatar que en el envase de la muestra el código (barras de distintos grosores) es una pegatina sobre el estuche en una zona a la que previamente se le ha quitado una capa de cartón, mientras que en el envase original este código está integrado en el estuche, así como haberse quitado una capa de cartón de la solapa lateral que cierra el envase que, en el original, hay inscritos una serie de números. Con el resultado de los análisis la Consellería de Consum procedió al archivo del expediente al considerar que los productos no vulneraban los derechos de los consumidores; e) Que notoriamente el cambio del código de barras, integrado originalmente en el estuche, mediante una pegatina sobre el raspado de una capa de cartón del estuche, conlleva la retirada del celofán que cubre el estuche y su visible manipulación que puede inducir a confusión sobre la autenticidad de la marca del producto.

TERCERO.- Dicho cuanto antecede, el segundo motivo de impugnación versa sobre el agotamiento comunitario o internacional del derecho de marca ya que, contrariamente a lo sostenido por la sentencia de instancia, entiende la recurrente que el derecho de marca se agota con la comercialización del producto en cualquier mercado y no sólo en el español o comunitario, no sin dejar de reconocer que dicha cuestión no es esencial para la resolución del litigio. Pues bien, resulta indiscutido que el derecho de marca, conforme a lo establecido en los artículos 30 y 31 de la Ley de Marcas de 1988, de aplicación al caso de autos, otorga al titular de la marca el derecho a oponerse a que productos identificados con su marca sean comercializados por terceros sin su consentimiento expreso, actualmente incluso tácito, derecho que se agota cuando el propio titular o un tercero con su consentimiento haya comercializado por primera vez ese producto en un mercado determinado. Cierto es que sobre el agotamiento del derecho de marca la doctrina científica e incluso la legal mantienen criterios opuestos ya que los internacionalistas sostienen que se agota con la comercialización por primera vez en cualquier mercado del mundo, mientras que los comunitarios afirman que sólo se agota cuando ha sido comercializado en un mercado del espacio económico europeo, pero no lo es menos que el artículo 32 de la Ley de Marcas de 1998, que reproduce con adaptaciones el artículo 7 de la Directiva Comunitaria de 21 de diciembre de 1998 e introduce por primera vez en la legislación española de marcas el principio del agotamiento del derecho, dispone que "el derecho conferido por el registro de la marca no permitirá a su titular prohibir a los terceros el uso de la misma para productos comercializados en España con dicha marca por el titular o con su consentimiento expreso", lo que supone legalmente su comercialización es territorio español y, por ende, dentro del espacio económico europeo, por lo que la interpretación que hace el juzgador de instancia en favor de la tesis comunitaria del agotamiento del derecho de marca se estima correcta y ajustada al principio de libre circulación de mercancías entre países miembros de Comunidad Europea.

CUARTO: Para obviar tan clara norma y justa interpretación, la demandada apelante reitera que los productos de perfumería importados se fabrican por Perfumes Loewe, S.A. en Alcalá de Henares (Madrid) y en dicha localidad se consumó el contrato de compraventa con la sociedad "Woltrix Trading Corporation, S. A." para su posterior comercialización en Uruguay, al efectuarse la venta bajo la cláusula FCA o franco transportista, al entregarse por la vendedora al transportista designado por la compradora, junto con todos los documentos necesarios para su exportación, corriendo a su cargo el transporte y licencias de importación, y de ahí que la primera comercialización se efectúo en territorio español y quedó agotado el derecho de marca, tesis no se comparte puesto que confunde venta con comercialización. En efecto, el contrato de compraventa de los productos se consumó en territorio español, con independencia de su perfección por el mero consentimiento a que hace referencia la sentencia de instancia, al hacerse la entrega o traditio de los mismos a la sociedad compradora en la localidad de Alcalá de Henares; sin embargo, la norma hace referencia a la comercialización de los productos y no a su venta para entender agotado el derecho de marca, siendo que una cosa es vender, o sea transmitir la propiedad de una cosa mediante precio, y otra bien distinta comercializar que, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, significa "dar a un producto industrial, agrícola, etc., condiciones y organización para su venta", y de ahí que los productos reimportados no fueran comercializados por primera vez en territorio español, como se sostiene en el recurso, sino simplemente vendidos para ser comercializados en Uruguay. Pero lo más importante en el caso que se enjuicia no lo constituye el agotamiento internacional o comunitario del derecho de marca, como pretende la parte recurrente al reiterar e insistir en su comercialización por primera vez dentro del espacio económico europeo, sino que la cuestión a resolver se centra, esencialmente, si el titular o, en su caso, el licenciatario de una marca registrada en España, puede oponerse lícitamente a que un tercero importe desde cualquier país productos genuinos designados por dicha marca cuando los mismos aparecen manipulados tras su comercialización, al amparo de lo dispuesto en el artículo 32.2 de la Ley de Marcas de 1988, lo cual constituye la ratio decidendi de la sentencia apelada. En efecto, dispone dicha norma que no será aplicable el agotamiento cuando motivos legítimos justifiquen que el titular se oponga a la comercialización ulterior de los productos, especialmente cuando las características de los productos hayan sido alteradas o modificadas tras su comercialización, exclusión que igualmente viene contemplada por el artículo 7 de la Directiva 89/104 del Consejo de la CEE, de 21 de diciembre de 1988, y es consecuencia lógica de la protección integral de la marca en favor del titular y de los consumidores, éstos porque pueden desconfiar de la autenticidad del producto distinguido por la marca cuando su envoltorio aparece notoriamente manipulado, y aquél por el desmerecimiento que supone para los productos distinguidos con su marca, circunstancias que concurren en el caso al quedar probado que los perfumes reimportados llegaron a España con evidentes manipulaciones en su estuche y envoltorio que, tratándose de refinada perfumería, los hacen desmerecer en el mercado en evidente perjuicio de la marca registrada, con independencia de su posible licitud de importación, pues como dice la invocada STS. de 28 de septiembre de 2001 "por otro lado, con la alegación de infracción del art. 32 L 32/1988 de 10 Nov. (marcas) pretende la demandante que el principio de agotamiento de la marca se limite al país, identificándose con la dueña licenciante de la misma, y además hace una invocación del apdo. 2.° del precepto sobremanera sorprendente, ya que en modo alguno los importadores demandados han modificado ni alterado las características del producto, que ha sido fabricado bajo control de la licenciante y puesto en el comercio con su consentimiento".

Por todo lo expuesto procede desestimar el recurso y confirmar íntegramente la sentencia apelada por sus propios y acertados fundamentos.

QUINTO: Que con respecto a las costas y de acuerdo con lo previsto en el artículo 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil procede imponer las costas de esta alzada a la parte apelante al desestimarse el recurso de apelación.

Fallo

1) DESESTIMANDO el RECURSO DE APELACION interpuesto por el Procurador D. Miguel Socías Rosselló, en nombre y representación de ENGEL, S. A., contra la sentencia de fecha 22 de julio de 2002, dictada por el Iltmo. Sr. Magistrado Juez del Juzgado de Primera Instancia n° 11 de Palma, en los autos Juicio ordinario, de los que trae causa el presente Rollo, DEBEMOS CONFIRMARLA y la CONFIRMAMOS en todos sus extremos,

2) Se imponen las costas de esta alzada a la parte apelante.

Así por esta nuestra sentencia, de la que se llevar certificación al Rollo de la Sala, definitivamente Juzgando, la pronunciamos, mandamos y firmamos.