Sentencia Civil Nº 107/2012, Juzgados de lo Mercantil - Bilbao, Sección 1, Rec 613/2011 de 23 de Mayo de 2012

Encabezamiento

JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 1

DE BILBAO (VIZCAYA).

Barroeta Aldamar, 10, planta 3ª.

CP 48001

Tfno: 94 401 66 87.

Fax: 94 401 69 73.

SENTENCIA Nº 107/2012

En Bilbao, a 23 de mayo de 2.012.

Procedimiento: J. Ordinario 613/11

Demandante: JEVIGRUPO, S.L.; IMPORTACIONES LEYRA GUTIÉRREZ, S.L.; IMPORT CANTABRIA XXI, S.L.; JEVIGRUP-2; S.L.

Procurador/a Sr/Sra: López Linares.

Letrado/a Sr./a: Beatriz Patiño Álves y otros.

Demandado/a/s: BIJOU SIGLO XXI, S.L.

Procurador/a Sr/a.: Bartau Rojas.

Letrado/a Sr./a.: Ramón María Trojaola Zapiriain.

Sobre: INFRACCIÓN DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, MARCAS; COMPETENCIA DESLEAL.

Vistos por mí, MARCOS BERMÚDEZ AVILA, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Mercantil nº 1 Bilbao, los presentes autos.

Antecedentes

PROCESALES

PRIMERO. LA DEMANDA.

La parte actora presentó su demandael 03.08.11. En ella, expuestos los hechos y fundamentos de derecho recogidos en la misma, interesaba el dictado de una sentencia por la que:

I. Se declare:¿3º. La nulidad de las marcas nacionales nº 2.831.941 (B21) Y Nº 2.873.623 (BXXI), por ser incompatibles con las marcas anteriores nº 2.119.085 (JSXXI), nº 2.224.336 y nº 2.636.447 (SIGLO XXI), la marca comunitaria nº 6.6613.053 (JOYAS DEL SIGLO XXI); los nombres comerciales nº 217.015 (JOYAS DEL SIGLO XXI) y la nº 2.51.663 (LA FUERZA DEL XXI). 4ª Que la demandada está infringiendo el derecho de exclusiva de JEVIGRUP S.L. sobre su familia de marcas y nombres comerciales SIGLO XXI, al utilizar la denominación social BIJOU SIGLO XXI como signo distintivo para identificar sus productos y servicios. 5ª Que la demandada está llevando a cabo actos de competencia desleal generadores de confusión y explotación de la reputación ajena, al utilizar la denominación social como signo distintivo que diferencia productos y servicios en el tráfico mercantil.

II. Que, como consecuencia de lo anterior, se condene a la demandadaa:¿b) 'cesar en el uso de la denominación social BIJOU SIGLO XXI, S.L. como denominación social'; c) a modificar la denominación social en el registro mercantil, sustituyéndola por otra que no sea confundible y asociable; d) en su defecto, a modificar la denominación social en el RM eliminado 'siglo XXI'; e) en su defecto y con carácter subsidiario respecto a las tres peticiones anteriores, a utilizar la denominación social¿ íntegramente, sin destacar ninguna de sus partes, y sin utilizarla a título de marca para designar productos y/o servicios; f) a indemnizar los daños y perjuicios¿; g) a publicar la sentencia; e) a satisfacer las costas del procedimiento.

SEGUNDO. LA CONTESTACIÓN A LA DEMANDA.

La demandada se persona en tiempo y forma y contesta a la demanda oponiéndose a su estimación por las siguientes razones:

I. Falta de legitimación activade las mercantiles demandantes, salvo JEVIGRUP, S.L., que es la única titular de los derechos de exclusiva fundamentos de la demanda;

II. Prescripción de la acción: la demandada ha venido haciendo un uso continuado de su diseño industrial nº 26.194 y del conjunto denominativo 'BIJOU SIGLO XXI', su denominación social, como MARCAS desde la constitución de la sociedad el 03.10.2000; y la marca 'SIGLO XXI' de la demandante fue concedida el 20.10.2000, por lo que ha transcurrido el plazo de cinco años previsto en el art. 45.1 de la LM ; y el art. 35 de la LCD establece que las acciones prescriben por el transcurso de 1 año.

III. Ausencia de riesgo de error o confusión: (i) vienen conviviendo sin el más mínimo error o confusión; (ii) el vocablo BIJOU es complemento de SIGLO XXI, siendo ésta una indicación que no es exclusiva de nadie (doc. 40)¿

IV. Niega la nulidad de las marcas B21 y BXXI, toda vez que (i) entre los registros enfrentados existen diferencias de conjunto sustanciales (ii) el titular de la marca no ha acreditado el uso de la marca JSXXI con arreglo al 41.2 de la LM.

V. Niega la competencia deslealpor el uso del nombre comercial y de la marca de la demandada: actuación de buena fe desde el año 2000; quien ha adquirido unas marcas en el año 2.009 con la denominación SIGLO XXI no puede prohibir ahora el cese de un uso.

Fundamentos

PRIMERO. OBJETO DEL PLEITO.

Han sido recogidas en síntesis, en los antecedentes procesales, las pretensiones de las demandantes (depurando de su suplico las 'declaraciones' interesadas que son propiamente fundamentos de derecho) y las alegaciones defensivas de la demandada.

De los fundamentos jurídicos expuestos por la demandante en su extensa demanda resulta que ejercita las siguientes acciones (junto con otras pretensiones complementarias): 1. Cese de los actos que violan su derecho de uso exclusivo de las marcas registradas, conforme a (1) los artículos 34.2 en relación con el art. 41,a de la LM ), según su fundamento jurídico primero (págs 55 y siguientes de la demanda) y (2) el art. 6 de la Ley de Competencia Desleal (fundamento jurídico segundo, pags. 63 y ss), fundamentadas ambas pretensiones en el ' riesgo de confusión y asociación ' por el uso de la denominación social de la demandante. Y 2. Nulidad (relativa) de las marcas registradas por la demandada (B21 y BXXI), al amparo de lo dispuesto en los artículos 52.1 en relación con el art. 6,1B y el 8.1 de la LM , también por 'generar un evidente riesgo de confusión y asociación' con las marcas de las demandadas (fundamento jurídico IV, pags. 73 y ss.).

SEGUNDO. EL RIESGO DE CONFUSIÓN O ASOCIACIÓN. ESTIMACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA.

El fundamento de hecho de ambas pretensiones principales es, por tanto, el alegado por las demandantes riesgo de confusión y asociación entre sus marcas y las marcas registradas por la demandada y el uso de su denominación social como nombre comercial.

A juicio de quien ahora resuelve, este riesgo de asociación es existe únicamente en la utilización por la demandada de su denominación social como nombre comercial (véase la foto del establecimiento de la demanda obrante a las páginas 39, 40 y 41 de la demanda): quedando parte de su denominación social ('SIGLO XXI') entre el logotipo y la otra parte de la denominación social (BIJOU), o utilizadas ambas partes con distinto tipo de letra o tamaño, el consumidor puede pensar que se trata de una de los establecimientos identificados con la marca y el nombre comercial de la demandante (SIGLO XXI, fotografías incluidas en las páginas 8 y siguientes de la demanda).

No existe, sin embargo, riesgo de confusión o asociación alguno entre las marcas B21 y BXXI (registradas por la demandante) y las registradas por la demandada (JSXXI, SIGLO XXI y JOYAS DEL SIGLO XXI), ni tan siquiera con la más parecida de ellas (JSXXI), consideradas todas ellas 'en su conjunto' (con los criterios valorativos sobradamente conocidos: arts. 52.1 ; 6,1,b LM ; y sentencia del Tribunal Supremo dice en su Sentencia de fecha 21/06/2010 (ROJ STS 3273/2010 ) y sentencia de la sección 28ª de la AP de Madrid que recoge exhaustivamente la doctrina jurisprudencial emanada al respecto): la semejanza (XXI) no es suficiente porque carece de carácter distintivo ( art. 5,b LM ) como lo demuestra la utilización de este número romano en multitud de marcas sin riesgo de confusión o asociación alguno (bloque documental 40 acompañado por la demandada).

Con este fundamento fáctico, la demanda debe ser parcialmente estimada, condenando a la demandada a cesar en el uso de su denominación social como nombre comercial distintivo de sus establecimientos en la forma que ha venido haciéndolo hasta ahora, y que reflejan las fotografías incorporadas a la demanda, de conformidad con lo dispuesto en el art. 41,1,a en relación con el art. 34 de la LM , con desestimación del resto de las pretensiones ejercitadas:

1. Se desestima la pretensión al amparo de lo dispuesto en la LCDporque se solicita lo mismo que se pide al amparo de la LM, el cese de la vulneración de su derecho marcario, y porque, como luego se dirá, esta última acción habría prescrito ( art. 35 LCD ).

2. Se desestiman las pretensiones de modificación de la denominación socialen el Registro Mercantil porque, aunque el art. 41,c de la Ley de Marcas permite al titular de la marca registrada ' reclamar la adopción de las medidas necesarias para que prosiga la violación', no prevé el Reglamento del Registro Mercantil que se modifiquen las denominaciones sociales para evitar confusión o para proteger los derechos de propiedad industrial. Únicamente se impide la inscripción de denominaciones 'idénticas'. Otra cosa será el uso ilícito que haga de la denominación social, empleada como nombre comercial sin la protección que le confiere su registro conforme a la Ley de Marcas, lo que se protege con las acciones previstas en los artículos 40 y 41 de la Ley de Marcas : una de ellas ha sido ejercitada con éxito en este pleito.

3. Se desestima la pretensión de indemnización de los daños y perjuiciosporque no ha quedado demostrado que haya 'sufrido' ( art. 41.1.B LM ) la demandante daño o perjuicio alguno: ningún episodio de confusión se ha relatado siquiera en la demanda; ni se ha incurrido en culpa o negligencia por parte de la demanda, que utiliza completa su denominación social con un logotipo, siendo valorable, como se hace en esta sentencia, únicamente el riesgo de asociación (ni tan siquiera el de confusión); y tampoco es razonable pensar que se haya producido ningún daño o perjuicio por el 'riesgo de asociación', a la vista de los establecimientos de la demandante y de la demandada que reflejan las fotografías de la demanda; ni que puede calificarse la marca de la demandante como 'notoria', por no cumplir las exigencias del art. 8.2 de la LM (volumen de ventas, alcance geográfico, prestigio en el sector¿).

4. La publicación de la sentenciamediante anuncios y notificaciones a las personas interesadas también se reputa innecesaria en este caso para proteger el derecho marcario ejercitado por la demandante a la vista de las circunstancias del caso y de la falta de 'notoriedad' de ninguna de las marcas en liza.

TERCERO. PRESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES EJERCITADAS POR LA DEMANDANTE Y LA FALTA DE LEGITIMACIÓN ACTIVA.

I. La acción de cesación ejercitada por la demandante al amparo de la Ley de Marcas no ha prescrito.

Dice la demandada que ha venido haciendo un uso continuado y notorio de su denominación social como marcas desde su constitución (el 03.10.2000), y que la demandante pudo ejercitar su pretensión desde el registro de la marca SIGLO XXI (el 20.10.2000), por lo que la acción de cesación ejercitada habría prescrito, al haber transcurrido con creces el plazo de cinco años previsto en el art. 45.1 de la LM y el plazo de un año del art. 35 de la Ley de Competencia Desleal .

Pero no demuestra la demandada (ni tan siquiera lo alega en su fundamento jurídico) que la demandante haya tenido conocimiento del uso de la denominación social para designar los establecimientos de la demandada antes del transcurso de los cinco años previstos en el precepto, que deben computarse 'desde el día en que pudieron ejercitarse'. Tampoco ha quedado demostrado que haya estado 'en disposición de conocer el uso', como matiza en el trámite de conclusiones la defensa técnica de la demanda: ningún argumento, ni dato ofrece para apoyar su argumento.

Otra cosa es el cómputo del plazo de prescripción previsto en la Ley de Competencia desleal: concretamente el de tres años, 'desde el momento de la finalización de la conducta', que es al que se refiere la sentencia de la AP de Zaragoza, de 05.07.06 , esgrimida por la demandada en apoyo de su alegación, (pag. 48). Esta acción sí que ha prescrito, porque el inicio del cómputo debe hacerse desde que se comenzó a utilizar la denominación social por la demandada para distinguir sus servicios.

II. Siendo JEVIGRUP, S.L. la titular registral de la familia de marcas y nombres comerciales 'SIGLO XXI', lo que no se discute por la demanda, es irrelevante, a los efectos de estimar la pretensión de condena ejercitada, que el resto de entidades demandantes no tengan legitimación activapara pretender la protección que confiere la LM al titular registral (aunque ciertamente no la tienen, como esgrime la demandada).

CUARTO. COSTAS.

La estimación parcial de la demanda conlleva que no sean impuestas las costas procesales a ninguna de las partes ( art. 394 LEC ).

Fallo

ES ESTIMADA PARCIALMENTEla demanda interpuesta por la JEVIGRUP, S.L. (y otras) contra BIJOU SGLO XXI, S.L., condenado a la demandada a cesar en el uso de su denominación social como nombre comercial distintivo de sus establecimientos en la forma que ha venido haciéndolo hasta ahora, y que reflejan las fotografías incorporadas a la demanda (págs. 39 y siguientes), desestimándose el resto de las pretensiones ejercitadas por las demandantes.

No son impuestas las costas procesales a ninguna de las partes.

Notifíquese la sentencia a las partes, haciéndoles saber que contra ella podrán interponer RECURSO DE APELACIÓN. Expídase testimonio de ella, para su unión a los autos, y archívese el original en el legajo correspondiente.

Así lo mando y firmo.

PUBLICACIÓN. Leída y publicada la anterior sentencia el día de su fecha.