Sentencia Civil Nº 108/2008, Juzgados de lo Mercantil - Alicante/Alacant, Sección 1, Rec 625/2007 de 03 de Septiembre de 2008

Encabezamiento

JUZGADO DE LO MERCANTIL NUM UNO DE ALICANTE

C/Pardo Gimeno, 43

Tlno.965936093-4-5-6

Alicante

Procedimiento: JUICIO ORDINARIO núm.625/2007

Parte demandante: Ayuntamiento de Buñol

Procurador: VICENTE MIRALLES MORERA

Abogado: JOSE AGUSTÍN MORA

Parte demandada: Adidas España SA

Procurador: DANIEL DABROWSKI PERNAS

Abogado: ALEJANDRO ANGULO LAFORA

SENTENCIA núm. 108/08

En Alicante, a 3 de Septiembre de 2008

Vistos por mí, D. Rafael Fuentes Devesa, Magistrado Juez del Juzgado de Marca Comunitaria num. Uno, los presentes autos de Juicio Ordinario seguidos con el numero 625/2007 promovidos a instancia de Ayuntamiento de Buñol representado/a por el/la Procurador/a Sr/a. Miralles Morera y defendido/a por el/la letrado/a Sr/a. Agustín Mora contra Adidas España SA representado/a por el/la Procurador/a Sr/a. Dabrowski Pernas y defendido/a por el/la letrado/a Sr/a Angulo Lafora y la reconvención formulada por está última, sobre infracción de marca y competencia desleal y caducidad de marca

Antecedentes

Primero - Que la meritada representación de la parte actora formuló demanda arreglada a las prescripciones legales en la cual, previa alegación de los hechos y fundamentos de derecho que estimo pertinentes, solicitaba que se dictara sentencia por la que se condene a la demandada en los siguientes términos "1.- SE DECLARE:

A).-Que el AYUNTAMIENTO DE BUÑOL es titular de la marca comunitaria nº 2683969 "LA TOMATINA" y de la marca española nº 1680334 "LA TOMATINA" para distinguir, entre otros, los servicios de educación y esparcimiento; especialmente la organización de fiestas populares (diversión) [clase 41].

B).- Que el AYUNTAMIENTO DE BUÑOL es titular de la marca española nº 2473100 "LA TOMATINA" para distinguir productos de la clase 25 y, en especial, calzados.

C).- Que la utilización por la demandada de la denominación "TOMATINA" en los modelo de zapatillas ZX 900 Lux y Country 73 infringe los derechos derivados de las citadas marcas "LA TOMATINA" del AYUNTAMIENTO DE BUÑOL.

Y, en su consecuencia, SE CONDENE a ADIDAS ESPAÑA S.A. a

1º.-Cesar en la utilización en el mercado de la denominación "TOMATINA" en sus productos de calzado y, en especial, en los modelos denominados ZX 900 Lux y Country 73.

2º.-Retirar a su costa del mercado cualquier elemento o soporte en el que se utilice la denominación "TOMATINA" y, en especial, los modelos de zapatillas ZX 900 Lux y Country 73 que incorporan la denominación "TOMATINA".

3º.-Indemnizar al AYUNTAMIENTO DE BUÑOL en la cuantía que quedará determinada a lo largo de este procedimiento.

4º.-Publicar la sentencia en tres periódicos de tirada nacional

5º.-Pagar las costas del presente proceso.

2.- O, subsidiariamente, para el caso de no estimarse las acciones por infracción de las marcas "LA TOMATINA", SE DECLARE:

A).-Que la demandada, mediante la utilización de la denominación "TOMATINA" en sus modelos de zapatillas ZX 900 Lux y Country 73 está cometiendo actos de competencia desleal.

Y, en su consecuencia, SE CONDENE a ADIDAS ESPAÑA S.A. a

1º.-Cesar en la utilización en el mercado de la denominación "TOMATINA" en sus modelos de zapatillas ZX 900 Lux y Country 73.

2º.-Retirar a su costa del mercado cualquier elemento o soporte en el que se utilice la denominación "TOMATINA" y, en especial, los utilizados en los modelos de zapatillas ZX 900 Lux y Country 73.

3º.-Resarcir al AYUNTAMIENTO DE BUÑOL de los daños y perjuicios producidos con su desleal conducta en la cuantía que quedará determinada a lo largo de este procedimiento.

4º.-Publicar la sentencia en tres periódicos de tirada nacional

5º.-Indemnizar al AYUNTAMIENTO DE BUÑOL por el enriquecimiento injusto obtenido por la demandada en la cuantía que quedará determinada a lo largo de este procedimiento.

6º.- Pagar las costas del presente proceso" .

Segundo.- Que admitida a trámite, se dispuso el emplazamiento de la/s parte/s demandada/s para que en el término legal, compareciere/n en autos y contestara/n aquélla verificándolo en tiempo y forma mediante la presentación de escrito de contestación en el que solicito la desestimación de la demanda, previa alegación de los hechos y fundamentos de derecho que consideró aplicables y formulo reconvención en la que solicitaba la caducidad de la marcas nacionales de la actora siguientes: Marca nº 1.680.332 registrada para clase 16; Marca nº 1.680.333 registrada para clase 35; marca nº 1.680.334 registrada para clase 41; Marca nº 2.261.623 registrada para clase 3; Marca nº 2.261.624 registrada para clase 31; Marca nº 2.473.085 registrada para clase 6; Marca nº 2.473.086 registrada para clase 7; Marca nº 2.473.087 registrada para clase 8; Marca nº 2.473.088 registrada para clase 9; Marca nº 2.473.089 registrada para clase 10; Marca nº 2.473.090 registrada para clase 11; Marca nº 2.473.091 registrada para clase 14; Marca nº 2.473.092 registrada para clase 15; Marca nº 2.473.093 registrada para clase 18; Marca nº 2.473.094 registrada para clase 19; Marca nº 2.473.095 registrada para clase 20; Marca nº 2.473.096 registrada para clase 21; Marca nº 2.473.097 registrada para clase 22; Marca nº 2.473.098 registrada para clase 23; Marca nº 2.473.099 registrada para clase 24; Marca nº 2.473.100 registrada para clase 25; Marca nº 2.473.101 registrada para clase 27; Marca nº 2.473.102 registrada para clase 28; Marca nº 2.473.104 registrada para clase 30; Marca nº 2.473.105 registrada para clase 32; Marca nº 2.473.106 registrada para clase 33; marca nº 2.473.107 registrada para clase 34;Marca nº 2.473.108 registrada para clase 36; Marca nº 2.473.109 registrada para clase 38; Marca nº 2.473.110 registrada para clase 39; Marca nº 2.473.111 registrada para clase 40; marca nº 2.473.112 registrada para clase 42 Marca nº 2.473.113 registrada para clase 43; Marca nº 2.473.114 registrada para clase 44 y Marca nº 2.473.115 registrada para clase 45.

Por auto de 30 de enero de 2008 se tuvo por contestada la demanda y se admitió la reconvención solo respecto de las marcas nacionales 1.680.334 y 2.473.100, dándose de dicha reconvención traslado a la actora, que en tiempo y forma presentó escrito de contestación en el que, tras las alegaciones que estimó pertinentes, interesaba su desestimación

Tercero.-Precluido el trámite de contestación a la reconvención, se convocó a las partes personadas a la audiencia previa al juicio prevista en el art. 414 LEC , que tuvo lugar el día y hora señalado, con la asistencia de la parte actora y demandada/s personada/s, sin que se lograse acuerdo, e interesada por las partes la práctica de las pruebas documental, testifical, pericial e interrogatorio se acordaron las pertinentes en los términos que figuran en el soporte audiovisual, señalándose la celebración del juicio

Cuarto.- El día y hora señalados tuvo lugar el juicio, en el que se practicaron las diligencias probatorias declaradas pertinentes y tras el trámite de informe y conclusiones, se dio por concluido el acto y visto para sentencia

Quinto.- En la sustanciación del presente juicio se han observado las prescripciones legales y demás de pertinente aplicación al supuesto de autos

Fundamentos

Primero: Planteamiento

1. El Ayuntamiento de Buñol en su condición de titular de los derechos de exclusiva derivados de la marca comunitaria nº 2683969 y española nº 1680334 "LA TOMATINA" (denominativa) para distinguir ambas los servicios de organización de fiestas populares (clase 41) y de la marca española nº 2473100 "LA TOMATINA" (denominativa) para distinguir, entre otros productos, calzados (clase 25) formula demanda frente a ADIDAS ESPAÑA SA por considerar que la utilización por ésta de la denominación "TOMATINA" en los modelos de zapatillas ZX 900 Lux y Country 73 por ella comercializados supone una infracción de los derechos sobre la marcas "LA TOMATINA" o, subsidiariamente, un acto de competencia desleal

2. Por tanto, con carácter principal ejercita las acciones derivadas de sus derechos marcarios, con invocación de los art 9. 1 a) y 9.1 .c) en relación con el art 9.2 del Reglamento Comunitario (CE) Num 40/1994, de marca comunitaria (en adelante RMC) así como de los arts 34, 41, 43 y 44 de la Ley española 17/2001 , de Marcas. Y de forma subsidiaria, las acciones por competencia desleal, con alegación de los arts 6 y 12 y 18 de la Ley Española 3/1991, de 1 de enero de Competencia Desleal (en lo sucesivo LCD) al considerar que se trata de actos de confusión (art 6 ) y de explotación de reputación ajena (art 12 )

3. En la contestación a la demanda formulada por ADIDAS ESPAÑA SA (en adelante ADIDAS) se solicita la absolución por entender, en sucinta síntesis, que no concurre infracción marcaria alguna y que la pretensión de la actora constituye un abuso de derecho, dado que las alusiones a la Tomatina en la caja de las zapatillas se han efectuado como simple referencia a la fiesta popular que se celebra todos los años en el pueblo de Buñol, y no a título de marca, por lo que no afecta en ningún caso a la función distintiva de las marcas "LA TOMATINA" propiedad de la actora, tratándose de un uso atípico, con invocación de la doctrina del "fair use" (uso leal o legítimo). Asimismo niega la condición de renombrada de la marca comunitaria nº 2683969 y española nº 1680334 "LA TOMATINA" para servicios de la clase 41 y finalmente rechaza la concurrencia de acto desleal

4. Por otra parte, interesa la caducidad de múltiples marcas nacionales de la actora (hasta 35), si bien únicamente se admitió dicha reconvención respecto de las marcas nacionales 1.680.334 y 2.473.100 al ser las invocadas en la demanda como fundamento de la pretensión de la actora, correspondiendo en primer lugar su análisis desde la óptica del derecho marcario español al afectar a la eficacia de títulos marcarios españoles

Segundo.- La caducidad por falta de uso

5. Uno de los deberes que tiene el titular de la marca es usarla de manera efectiva y real, sancionándose en caso contrario con la caducidad (art 55.1. c ) LM en relación con art 39 ), regulándose en el art 41.2 LM la llamada excepción o reconvención de caducidad y la carga de la prueba en el art 58 (de análogo modo arts 50 y 15 RMC). Dice el art 39 que "Si en el plazo de cinco años contados desde la fecha de publicación de su concesión, la marca no hubiera sido objeto de un uso efectivo y real en España para los productos o servicios para los cuales esté registrada, o si tal uso hubiera sido suspendido durante un plazo ininterrumpido de cinco años, la marca quedará sometida a las sanciones previstas en la presente Ley, a menos que existan causas justificativas de la falta de uso" en tanto que el art 41.2 reza " Cuando el titular de una marca, que lleve al menos cinco años registrada en el momento de presentar la demanda, ejercite frente a un tercero, por medio de alguna de las acciones previstas en el apartado 1, los derechos conferidos por el artículo 34 , deberá probar, si así lo solicita el demandado por vía de excepción, que, en el curso de los cinco años anteriores a la fecha de presentación de la demanda, la marca ha sido objeto de un uso efectivo y real para los productos o servicios para los que esté registrada y en los que se basa la demanda, o que existen causas justificativas de la falta de uso. A estos efectos, la marca se considerará registrada solamente para los productos o servicios para los que haya sido realmente utilizada. El demandado podrá asimismo ejercitar, por vía de reconvención, la acción de declaración de caducidad por falta de uso de la marca del actor" mientras que el art 58 señala que "En la acción de caducidad por falta de uso de la marca corresponderá al titular de la misma demostrar que ha sido usada con arreglo al artículo 39 o que existen causas justificativas de la falta de uso. No podrá declararse la caducidad de la marca si, en el intervalo entre la expiración del período de cinco años a que se refiere el artículo 39 y la presentación de la demanda de caducidad, se hubiera iniciado o reanudado un uso efectivo de la marca; no obstante, el comienzo o la reanudación del uso en un plazo de tres meses anterior a la presentación de la demanda de caducidad, plazo que empezará a correr en fecha no anterior a la de expiración del período ininterrumpido de cinco años de no utilización, no se tomará en cuenta si los preparativos para el inicio o la reanudación del uso se hubieran producido después de haber conocido el titular que la demanda de caducidad podría ser presentada."

6. En el caso de la marca nacional nº 2473100, ésta fue concedida el 1/11/2002 (Documento nº 16 de la demanda) y la demanda que da lugar a esta litis en la que se invoca infringida se formula el 30/10/2007, por tanto, dentro del periodo de 5 años en los que el titular está dispensado de la prueba de ese uso efectivo y real, como se deduce de la interpretación conjunta de los preceptos trascritos. Dicho de otra manera, cuando el titular de una marca presenta la demanda por infracción no llevaba la misma al menos cinco años registrada, por lo que debe desecharse la demanda reconvencional de caducidad al ser prematura su invocación

7. Aunque ello hace innecesario analizar si efectivamente se ha usado de forma efectiva y real en España para los productos o servicios para los cuales está registrada, indicar que en todo caso que sí consta tal extremo, atendiendo a la valoración conjunta de la prueba ( doc num 50- 51 y 52 en relación con la declaración testifical de Sixto ) ya que no hay limitación de medios probatorios al respecto y es perfectamente válida la declaración testifical al resultar veraz, por su contundencia y espontaneidad, que confirma y corrobora el contenido del documento 52 que refleja ventas de vestidos, calzado y sombrería identificados con el signo LA TOMATINA (acompañados como doc num 35 a 49 ) por importe total de 34.454,25 ? en los años 2004 a 2007

8. Respecto de la otra marca nacional nº 1680334 concedida en 1992, entre otros, para los servicios de educación y esparcimiento; especialmente la organización de fiestas populares (diversión) [clase 41] (no cuestionado y doc num 15) hay que tener presente que el concepto de uso efectivo y real para evitar la sanción dicha no aparece definido en la Ley ni en la Directiva ni el RMC. Se trata, pues, de un concepto indeterminado, que al ser de procedencia comunitaria hay que acudir a la jurisprudencia del TJCE, especialmente, la que dimana de las sentencias dictadas en los casos Ansul v Ajax, de 11-3-2003 , que dice ""..., procede considerar que el "uso efectivo" es un uso que no debe efectuarse con carácter simbólico, con el único fin de mantener los derechos conferidos por la marca. Debe tratarse de un uso acorde con la función esencial de la marca, que consiste en garantizar al consumidor o al usuario final la identidad del origen de un producto o de un servicio, permitiéndole distinguir sin confusión posible ese producto o ese servicio de los que tienen otra procedencia".Doctrina que reitera en la más reciente de 11 May. 2006. Asunto: C-416/2004, VITAFRUIT y se aprecia también en el TPICE y asi, entre otras, en la Sentencia de 12 diciembre 2002 Kabushiki Kaisha Fernandes/OHMI - R. J. Harrison según la cual :".... es preciso considerar que un uso efectivo se opone a que, para considerar que una marca se utiliza real y efectivamente en un mercado determinado, valga cualquier uso mínimo e insuficiente."

9. Hay prueba abundante de que el titular de la marca - el Ayuntamiento de Buñol- emplea la denominación "LA TOMATINA" para identificar los servicios de esparcimiento consistentes en una fiesta que se desarrolla el 27 de agosto en dicha localidad, de cuya la organización se encarga: así, los programas de fiestas de los años 2003 a 2007 (documentos núms. 27 a 31 de la demanda reconvencional), la página web del ayuntamiento (documento nº 32) en la que se recoge información sobre la fiesta identificada con la denominación "LA TOMATINA"; el uso del nombre de dominio www.latomatina.es en el que se aloja una página web dedicada a la promoción de este fiesta identificada como "LA TOMATINA" (documento nº 34), siendo notorio que esa denominación es utilizada de manera continuada para distinguir esa fiesta mundialmente conocida consistente en una "guerra de tomates", por lo que la demanda reconvencional debe decaer también es este apartado .

10. Cosa distinta es que para defender dicha denominación frente a cualquier ataque que lo perjudique pueda llamar la atención que se haya optado por registrar como marca de servicios de esparcimiento y de actividades culturales (de la clase 41) la denominación de una fiesta popular que forma parte del patrimonio cultural de un pueblo, con las eventuales consecuencias que un uso mercantilista inadecuado pueda conllevar, pero tampoco deja de sorprender, por ejemplo, que el nombre de uno de los más destacados pintores del siglo XX -Picasso- esté registrado como marca de vehículos y las consecuencias que de ello puedan derivarse (como apunta el Abogado General Ruiz-Jarabo Colomer en sus Conclusiones presentadas el 8 de septiembre de 2005 en el asunto Picasso). Ahora bien, ello no es objeto de esta litis, ya que no se cuestiona su validez.

Tercero.- El uso por la demandada de la expresión "Tomatina "

11. De la prueba aportada y de la fijación de hechos realizada en la audiencia previa hay que dejar constancia de los siguientes datos de relevancia:

i) ADIDAS utiliza la expresión "TOMATINA" en los modelos de zapatillas ZX 900 Lux y Country 73 en su caja, en una postal que se acompaña con las zapatillas y en un elemento que sirve de separador de las zapatillas que se encuentra en el interior de la caja (documento nº 18, 19 y 20)

ii) Esos modelos forman parte de la colección "ADIDAS Flavours of the world" (en castellano, "ADIDAS, Los Sabores del Mundo"), consistente en una serie de ediciones limitada y especial que aluden a diferentes fiestas y tradiciones que tienen lugar en diferentes países del mundo, que duró seis meses (de julio a diciembre de 2007) y constaba de seis modelos de zapatillas, cada uno de ellos inspirado y dedicado a una festividad o evento de diferentes países que tienen lugar en diferentes meses del año ( doc num 5, 6 y 7 de la contestación) dirigida sobre todo a coleccionistas, no siendo superior el nuecero de ventas en España a 100 pares (69 según certificación de la auditora KPMG)

iii) En el interior de cada caja de zapatillas se incluye una postal-presentación en la que se indica en qué consiste la colección "ADIDAS Flavours of the world" y la festividad o evento en el que está inspirado ese concreto modelo de zapatilla (doc num 9 de la contestación, reproducida en el folio 12 y 13 de la contestación) .

iv) Las zapatillas de la colección "ADIDAS Flavours of the World" están identificadas con las marcas de ADIDAS (tanto la denominativa como las figurativas) ( doc num 8, 10 y 11 de la contestación), de las que puede predicarse que son notorias en el sector del deporte ( doc num 15)

Cuarto.- La infracción de la marca comunitaria nº 2.6383.969 y la española nº 1.680.334

12. Es conocido que la marca comunitaria confiere a su titular un derecho exclusivo (art 5.1 de la Directiva 89/104/CEE y 9.1 RMC ) que en su vertiente negativa configura el llamado ius prohibiendi, por el que está " habilitado para prohibir a cualquier tercero, sin su consentimiento, el uso en el tráfico económico:

a) de cualquier signo idéntico a la marca comunitaria, para productos o servicios idénticos a aquéllos para los que la marca esté registrada;

b) de cualquier signo que, por ser idéntico o similar a la marca comunitaria y por ser los productos o servicios protegidos por la marca comunitaria y por el signo idénticos o similares, implique un riesgo de confusión por parte del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca;

c) de cualquier signo idéntico o similar a la marca comunitaria, para productos o servicios que no sean similares a aquéllos para los cuales esté registrada la marca comunitaria, si está fuera notoriamente conocida en la Comunidad y si el uso sin justa causa del signo se aprovechará indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca comunitaria o fuere perjudicial para los mismos". De igual manera, en el ámbito nacional ( art 34.2 ) LM)

13. En este caso se invoca el art 9.1.c) RMC (y el correlativo art 34.2.c ) LM ) precepto que al igual que hace el artículo 5, apartado 2 de la Directiva , potencia la protección de las marcas "notorias" o "reconocidas" (según expresión que parece asumir el TJCE en la sentencia la STJCE de 14 de septiembre de 1999 , General Motors Corporation contra Yplon SA , en la que se inclina, siguiendo el criterio del Abogado General Jacobs, por la versión alemana de "conocida" o " reconocida") ya que no solo se produce la superación del principio de especialidad, sino que instaura una protección en la que expresamente no requiere la existencia de un riesgo de confusión ( STJCE de 23 de octubre de 2003 , Adidas Salomon AG y Adidas Benelux BV vs Fitnessworld, ) previsto en el apartado precedente (el b), que viene a proteger no solo la función primaria de la marca -la distintiva o indicadora del origen empresarial - sino también la función de garantía y la condensadora de la buena fama o goodwill o reputación de la marca. No obstante, son varios los motivos que justifican el rechazo de esta pretensión

14. En primer lugar, no se comparte la tesis de la actora según la cual la notoriedad de la fiesta popular conocida como "La Tomatina " (hecho no controvertido) trascienda y permita extender sus efectos como marca de servicios a productos tan dispares como son las zapatillas comercializadas por la actora, sin que el actor haya aportado prueba de que concurran las circunstancias que justifican la cualidad que asigna a sus signos marcarios, que desglosa la jurisprudencia comunitaria (entre otras, la sentencia del TJCE de 14 de septiembre de 1999, caso Generals Motors Corporation contra Yplon y la Sentencia de 22 de junio de 1999, caso Lloyd ) al interpretar el artículo 5, apartado 2, de la Directiva , a completar con los recogidos en la Recomendación Conjunta de la Unión de Paris y de la OMPI relativa a las Disposiciones sobre la protección de las marcas notoriamente conocidas de septiembre de 1999

15. Partiendo de la función esencial de la marca como indicadora del origen empresarial de determinados bienes y servicios (entre otras, el TJCE en sentencia de 29 de abril de 2004 , Björnekulla Fruktindustrier AB contra Procordia Food AB, enseña que "La función esencial de la marca es garantizar al consumidor o al usuario final la identidad de origen del producto o del servicio que con ella se designa, permitiéndole distinguir sin confusión posible dicho producto o servicio de los que tienen otra procedencia (véanse, en particular, las sentencias de 29 de septiembre de 1998, Canon, C-39/97 , y de 4 de octubre de 2001 , Merz & Krell ), sin perjuicio de otras funciones, lo conocido a nivel mundial como Tomatina es una fiesta popular, pero nada más, y no puede trasladarse el efecto excluyente que otorga al actor sus marcas de servicios a cualesquiera servicios o productos, e impedir que ADIDAS haga un uso de esa expresión en las cajas de sus zapatillas en los términos antes descritos.

16. Fuera de ese ámbito, no consta que esa expresión que identifica una festividad popular tenga la elevada carga distintiva que justifique la aplicación del art 9.1.c RMC y art 34.2.c) LM , siendo oportuno traer a colación al respecto las atinadas consideraciones del Abogado General Ruiz Jarabo en el asunto Picasso en el rechaza que tal apelativo como marca de vehículos goce de especial distintividad por el hecho de que corresponda a uno de los artistas mas importantes y conocidos del Siglo XX " ... cuando esa denominación se cede para utilizarla en un ámbito completamente ajeno a aquel en el que se granjeó el mérito, no cabe invocar, sin más, la mayor protección que se ha de garantizar a las marcas con un alto carácter distintivo, fundamentalmente porque, en ese otro entorno, resulta muy dudoso que informe sobre el origen empresarial de los bienes o servicios, al menos de entrada" y que el TJCE en sentencia de 12 de enero de 2006 asume al concluir que " En efecto, la notoriedad del signo denominativo PICASSO como nombre del célebre pintor Pablo Picasso no incrementa el riesgo de confusión entre las dos marcas respecto a los productos de que se trata". Línea argumental que se comparte y se considera trasladable a una denominación que forma parte del patrimonio cultural de un pueblo de Valencia

17. En segundo lugar, porque tampoco la actora aporta las pruebas necesarias para concluir que, a la vista del caso concreto y atendiendo a las circunstancias concurrentes, el uso del signo (notorio en vía de hipótesis) produce ese aprovechamiento o perjuicio de o la reputación o renombre ajeno. Y especialmente deviene necesario ello en el caso que nos ocupa en el que la demandada no se trata de una mercantil que pretende introducirse o expandirse en el mercado europeo de las zapatillas deportivas ex novo sino de una sociedad que ostenta unas marcas con una trayectoria consolidada y reputada en dicho mercado.

18. No hay prueba alguna de que ADIDAS se haya apoyado en la reputación del signo de la actora para lanzar al mercado ése producto (enmarcado en una serie limitada junto con otras festividades conocidas) y de igual manera tampoco se ha probado que la actuación de ADIDAS haya provocado distorsiones en la imagen de la marca de las actoras

19. Finalmente, y en tercer lugar, no se puede tildar como uso infractor al tratarse de un uso atípico al llevarse a cabo de manera leal y no a título de marca.

20. Lleva razón la demandada de que la utilización del signo Tomatina en los términos descritos anteriormente (en la caja de la zapatilla e interior de la misma, apartado 11) no se lleva a cabo para vincular las zapatillas a un origen empresarial concreto. No ofrece duda para este Juzgador que el público pertinente que adquiere estas zapatillas no entiende que la Tomatina (tal y como la usa ADIDAS) informa sobre la procedencia empresarial de las mismas, cuando aparecen de manera destacada en las mismas las marcas renombradas en el sector deportivo de ADIDAS, tanto denominativa como gráficas, que sí aportan dicha información.

21. Se trata del uso lícito de una expresión a efectos descriptivos y explicativos de la ornamentación (pequeños tomates) que aparece en esos modelos de zapatillas, pues, no olvidemos, es la denominación de una fiesta popular conocida mundialmente, por lo que cualquier referencia a dicha fiesta (como la que lleva a cabo la demandada) conlleva necesariamente su empleo.

22. En este sentido no hay que perder de vista que, inclusive tratándose de marcas renombradas, se deduce de la jurisprudencia del TJCE que no todo uso de las mismas puede ser prohibido al amparo del derecho de exclusiva que otorgan. Precisamente en la sentencia de 23 de octubre de 2003 en el asunto C -408/01, Adidas-Salomon AG, antiguamente Adidas AG, Adidas Benelux BV y Fitnessworld Trading Ltd) concluye que "En cambio, cuando, según la apreciación de hecho realizada por el órgano jurisdiccional nacional, dicho público percibe el signo exclusivamente como un elemento decorativo, éste no establece, por definición, vínculo alguno con una marca registrada, de forma que no se cumple entonces uno de los requisitos de la protección conferida por el artículo 5, apartado 2, de la Directiva ".

23. En definitiva y frente a lo que se ha venido llamando por un sector doctrinal "voracidad expansiva " del derecho de marcas, hay que tener presentes los límites que prevé el art 12 RMC , y en sede nacional , el art 37 LM , ambos seguidores del art 6 de la Directiva 89/104/CEE , que obligan a buscar un equilibrio entre las facultades que la marca (art 9RMC, 34LM y 5 de la Directiva ) confiere al titular y los derechos antitéticos de los demás empresarios y los consumidores, que , como dice en sus Conclusiones el Abogado General Ruíz-Jarabo presentadas el 16 de enero de 2008 en el Asunto C 102/07, no parece que pueda resolverse, sin más, aplicando mecánicamente la regla de la exégesis restrictiva de las normas limitadoras de potestades, aportando la sentencia del TJCE de 17 de marzo de 2005 (The Gillette Company y otros) los criterios de interpretación del requisito de "prácticas leales".

24. Sometido el uso que ADIDAS hace de la expresión Tomatina (descrito con anterioridad) al test de lealtad con arreglo a esos criterios, hay que concluir que se trata de un uso leal respetuoso con los intereses legítimos del titular de la marca, dado que se realiza de modo que no induce a pensar que existe un vínculo comercial entre ella y el titular de la marca Tomatina; no afecta al valor de la marca al no obtener indebidamente una ventaja de su carácter distintivo o de su reputación; no desacredita o denigra dicha marca, no presenta su producto como réplica de ningún producto ajeno y además cobra sentido como elemento descriptivo de una referencia ornamental que aparece en los productos de la demandada

Quinto.- La infracción de la marca española nº 2473100

25. En este caso la marca distingue productos de la clase 25 y, entre ellos, calzados por lo que se invoca el apartado a) del art 34.2 (doble identidad de signo y de productos) que no precisa el riesgo de confusión, pues el signo ha de considerarse idéntico al ser irrelevante la sola diferencia consistente en la omisión del artículo femenino (la). En todo caso, si no se considerase de aplicación el apartado a), entraría en juego el art 34.2 .b)

26. No obstante ello, no procede tampoco apreciar infracción, ya que el uso de Tomatina que lleva a cabo ADIDAS no es a título de marca (como se ha expuesto) y se desprende de la legislación marcaria española ( art 4, 34 y 37 ) inspirada en la Directiva comunitaria citada, que el uso como marca es una condición del ejercicio del ius prohibendi en el caso del art 34.2. a) y 34.2 .b LM como ocurre con el art 5.1 de la Directiva de la es trasposición si se compara con el art 5.5 de dicha norma armonizadora que sí contempla la posibilidad (no obligación) de que los Estados hayan establecido normas relativas a la protección contra el uso de un signo que tenga lugar con fines diversos a los de distinguir los productos y servicios, con unas condiciones idénticas a los supuestos de protección de la marca renombrada. Así lo sostiene destacada doctrina (A.García Vidal) y la jurisprudencia comunitaria, de obligado análisis en esta materia, que en la sentencia del TJCE de 12 de noviembre de 2002, caso Arsenal Football Club plc y Matthew Reed, después de remarcar que "la función esencial de la marca es garantizar al consumidor o al usuario final la identidad de origen del producto o servicio que con ella se designa, permitiéndole distinguir sin confusión posible dicho producto o servicio de los que tienen otra procedencia", en un caso de doble identidad como el presente dice "51. Se desprende de estas consideraciones que el derecho exclusivo previsto en el artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva (equivalente al art 34.2 .a) se concedió para permitir que el titular de la marca proteja sus intereses específicos como titular de la marca, es decir para garantizar que la marca pueda cumplir las funciones que le son propias. En consecuencia, el ejercicio de este derecho debe quedar reservado a los casos en los que el uso del signo por un tercero menoscabe o pueda menoscabar las funciones de la marca y en particular su función esencial, consistente en garantizar a los consumidores la procedencia del producto" añadiendo que " 54. En efecto, el titular no puede prohibir el uso de un signo idéntico a la marca para productos idénticos a aquellos para los cuales se registró la marca si dicho uso no puede menoscabar sus intereses propios como titular de la marca habida cuenta de las funciones de ésta. Así pues, determinados usos con fines meramente descriptivos quedan fuera del ámbito de aplicación del artículo 5, apartado 1, de la Directiva , ya que no menoscaban ninguno de los intereses que pretende proteger esta disposición y, por tanto, no se incluyen en el concepto de uso a los efectos de dicha disposición" con cita del precedente contenido en la sentencia de 14 de mayo de 2002, Hölterhoff ). Doctrina que en un supuesto de doble identidad viene a reiterarse en la sentencia del TJCE de 25 de enero de 2007, en el asunto Adam Opel AG y Autec AG .

27. En definitiva, nos encontramos ante un uso leal por lo dicho anteriormente y consecuentemente inocuo, que no genera responsabilidad para ADIDAS al verse desestimadas las acciones marcarias

Sexto. - La infracción de las normas de competencia desleal

28. Procede desechar la demanda en este particular en aplicación de la doctrina jurisprudencial que remarca la necesidad de deslindar las normativas sobre protección jurídica de los bienes inmateriales (marcas y diseños) y la relativa a la competencia desleal y según la cual la LCD puede completar, pero no suplantar ni menos sustituir a la normativa específica reguladora de los derechos de exclusiva. En este sentido conviene traer a colación el completo y elaborado Auto de 21 de noviembre de 2001(Ponente Ilmo. Sr. Ferrándiz Gabriel) de la Audiencia Provincial de Barcelona , según la cual (al tratar sobre el deslinde entre la Ley de Marcas y la de Competencia Desleal) indica que "... no es la voluntad de las partes litigantes, sino la materia objeto del conflicto, lo que ha de determinar la aplicación de una u otra norma. Es más, lógico resulta entender que si la Ley que establece el régimen jurídico de los signos es la de marcas, es ella la que deberá ser aplicada cuando los titulares del derecho subjetivo sobre las mismas reclamen la tutela judicial como tales. Incluso, así habrá de ser con carácter exclusivo, pues es a ella, no a la Ley de Competencia Desleal, a la que corresponde determinar cuándo y cómo la marca, el nombre comercial y el rótulo merecen ser protegidos. En consecuencia, el que el titular de un signo invoque, al buscar su protección, a la vez la Ley de Marcas y la de Competencia Desleal, no habrá de impedir dar al conflicto el tratamiento que corresponda según la primera. Y si sólo invocara la segunda, tampoco debe haber inconveniente, en tanto no sufra la congruencia por alteración de la causa petendi, en aplicar la de Marcas, según la regla iura novit curia " ,tesis que reitera en sentencias de 19 de junio y 19 de septiembre de 2002 y 28 de febrero de 2003, entre otras y aparece consagrada por el TS en Sentencia de 1 de abril de 2004 al decir "La acción de competencia desleal contra la imitación, completa la protección jurídica que da la normativa sobre propiedad industrial: pero no puede suplantarla ni, mucho menos, sustituirla" , asumida por el Tribunal de Marca Comunitario en sentencia de 25/4/2006 y en la mas reciente de 5 de febrero de 2008 que habla del principio de especialidad o prioridad normativa

29. Por ello si el supuesto de hecho está plenamente comprendido en el ámbito material, objetivo, temporal y espacial de la normativa específica que regula el diseño o la marca, debe ser aplicada la normativa que establece su régimen jurídico, y no la ley que regula las conductas concurrenciales en el mercado. Solo donde no alcance la primera podrá actuar la segunda siempre que en la demanda se hayan aportado los elementos (diferentes de los que fundan la acción de violación de dibujo o modelo o de la marca) que califiquen la conducta en alguno de los tipos o ilícitos concurrenciales desglosados en la ley (y por tanto, sea preciso para un correcto funcionamiento concurrencial del mercado) y no contradiga las normas que integran el régimen específico de los diseños o marcas. Y así ocurre en el caso presente en el que no se añade nada al supuesto de hecho ya enjuiciado bajo la óptica prioritaria de la regulación marcaria

30. No obstante considerar innecesario el análisis de los actos de confusión y de aprovechamiento de la reputación ajena (art 6 y 12 LCD ) invocados, baste para su desestimación dar aquí por reproducidos los argumentos antes expuestos relativos a la ausencia de prueba alguna de aprovechamiento o explotación de la reputación ajena así como que ningún elemento probatorio se aporta que advere el riesgo de que el consumidor medio de zapatillas deportivas asocia las comercializadas por ADIDAS con otra procedencia empresarial distinta vinculada a la Tomatina

Séptimo.- Costas

31. Las costas de la demanda se imponen a la parte actora, en tanto que las derivadas de la demanda reconvencional se imponen a la actora reconvencional (art. 394LEC ), sin que sea necesario la práctica de pericial económica como diligencia final , al no estimarse la infracción

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación

Fallo

Que debo desestimar la demanda interpuesta por el Ayuntamiento de Buñol contra Adidas España SA, absolviendo a esta de las pretensiones contra ella formuladas, con imposición de costas a la parte actora

Que debo desestimar la demanda reconvencional interpuesta por Adidas España SA contra el Ayuntamiento de Buñol, absolviendo a éste de las pretensiones contra ella formuladas, con imposición de costas a la parte actora reconvencional

Notifíquese la presente resolución a las partes personadas, haciéndoles constar que no es firme y que contra la misma cabe recurso de apelación para ante el Tribunal de Marca Comunitaria, a preparar ante este Juzgado en el plazo de cinco días desde su notificación.

Así, por esta, mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pronuncio, mando y firmo.

PUBLICIDAD- A la anterior sentencia se le dio la publicidad permitida por las leyes. Doy fe ,