Sentencia Civil Nº 110/2007, Juzgados de lo Mercantil - Alicante/Alacant, Sección 1, Rec 503/2006 de 11 de Julio de 2007

Encabezamiento

JUZGADO DE MARCA COMUNITARIA Num. Uno

JUZGADO MERCANTIL Num. Uno de ALICANTE

Procedimiento: JUICIO ORDINARIO núm 503/2006

Parte demandante: NORDIKA'S SL

Procurador: JOSE ANTONIO SAURA SAURA

Abogado: IGNACIO TEMIÑO CENICEROS

Parte demandada: NORTEÑAS SL

Procurador: ALICIA CARRATALA BAEZA

Abogado: JULIO CASILLAS FONT

SENTENCIA núm 110/07

En Alicante, a 11 de Julio de 2007

Vistos por mí, D. Rafael Fuentes Devesa, Magistrado Juez del Juzgado de Marca Comunitaria Num Uno, los presentes autos de Juicio Ordinario seguidos con el numero 503/2006 promovidos á instancia de NORDIKA'S SL representado/a por el/la Procurador/a Sr/a JOSE ANTONIO SAURA SAURA y defendido/a por el/la letrado/a Sr/a IGNACIO TEMIÑO CENICEROS contra NORTEÑAS SL representado/a por el/la Procurador/a Sr/a. ALICIA CARRATALA BAEZA y defendido/a por el/la letrado/a Sr/A JULIO CASILLAS FONT sobre infracción de modelo comunitario no registrado, marca comunitaria y nacional y competencia desleal.

Antecedentes

Primero - Que la mentada representación de la parte actora formuló demanda arreglada a las prescripciones legales en la cual, previa alegación de los hechos y fundamentos de derecho que estimo pertinentes, solicitaba que se dictara Sentencia en la que:

"A) se declare:

1. que NORTEÑA'S, S.L ha infringido los Derechos del Diseño comunitario no registrado de NORDIKA'S, S.L. con la fabricación y comercialización de un modelo de idénticas características.

2. que NORTEÑA'S, S.L ha actuado deslealmente a través de un comportamiento calificable como actos de confusión , de asociación, de imitación y de aprovechamiento de la reputación ajena al comercializar unas modelos de zapatilla para casa que son una copia servil de los diseños de mi representada.

3. que el uso de la marca "NORTEÑA'S" por la demandada infringe los Derechos de exclusividad que ostenta mi representada sobre el registro de sus marcas "NORDIKA'S", referenciadas en el expositivo previo de nuestra demanda.

4. la nulidad de la marca española y gráfica num. 2622759 "NS NORTEÑA'S" y la marca num. 2591207 "NORTEÑAS" propiedad de la demandada, procediendo a su cancelación de oficio en la Oficina Española de Patentes y Marcas.

5.- que el uso de la razón social NORTEÑAS, S.L por la demanda viola los Derechos de marca de la adora por utilizarse como elemento de asociación y confusión con las marcas y el nombre comercial de NORDIKA'S, S.L.

6. que la actuación de la demanda descrita en los puntos anteriores ha causado a la actora daños y perjuicios en concepto de daño emergente y lucro cesante que deben ser indemnizados o compensados en todo caso.

B) se condene a la demandada:

1. a cesar inmediatamente de toda actividad de fabricación, ofrecimiento en el mercado, comercialización, promoción , publicidad, distribución y, en general, explotación industrial o comercial de sus zapatillas para casa objeto de esta demanda y cualesquiera otras que sean confundibles con el diseño comunitario no registrado de la actora.

2. a retirar del mercado y destruir a su costa sus zapatillas para casa y cualesquiera otras que constituyan copias esenciales y confundibles de las zapatillas a que se refiere el pronunciamiento condenatorio núm. 1, incluidos, los que se encuentren en stock en los almacenes o dependencias de la demandada o de terceros depositarios por encargo de ésta, así como los correspondientes folletos, catálogos y demás publicidad destinada a la promoción u ofrecimiento de las citadas zapatillas, aunque hayan sido lanzados con otras marcas , modelos o referencias, con destrucción, también a su costa, de los moldes y de la maquinaria específicamente destinados a su fabricación.

3. a cesar en la utilización de la denominación "NORTEÑA'S" tanto como marca como en la razón social , aisladamente o con otro vocablo y a la entrega a esta representación, para su destrucción, de los catálogos, folletos, tarjetas de visita, y demás medios de publicidad en los que se anuncie "NORTEÑAS" aisladamente o con otro vocablo.

4.- a modificar hasta su inscripción en el Registro Mercantil, su razón social NORTEÑAS, S.L. en plazo de 15 días desde que se declare firme la sentencia, excluyendo de la misma cualquier referencia a la palabra NORTEÑAS u otra asociable o confundible con la marca notoria NÓRDICAS.

5. al pago por las demandadas a la actora de una indemnización que se determinará a lo largo de este procedimiento por la Infracción de sus Derechos de propiedad industrial así como por el uso de la denominación "NORTEÑA'S" los cuales a la vista de lo establecido en la Ley de Marcas deberán comprender:

- Las perdidas sufridas (damnun emergens) consistentes en las , actuaciones extrajudiciales y las gestiones ante la Oficina Española de Patentes y Marcas realizadas por la Consultora en materia de Propiedad Industrial e Intelectual ABRIL ABOGADOS, y cuyo importe asciende a la suma de 1.525 Euros (I.V.A. no incluido)

- Las ganancias dejadas de obtener (lucrum cessans) se solicitan de conformidad con el articulo 43.2 (beneficios obtenidos por la demandada con su actividad ilícita) y 43.5 de la Ley de Marcas, es decir, el 1 por ciento de la cifra de negocios realizadas por la demandada desde que inicio su actividad ilícita hasta que se dicte el fallo, incrementándose en la proporción que se estime apropiada las cantidades resultantes, dado el carácter notorio de la marca NORDIKAS y la reputación comercial de la demandante, tal y como dispone el Art. 43.3 de la LM .

5. a la publicación a su costa de la Sentencia que se dicte en este procedimiento en dos diarios de difusión nacional y dos de tirada regional.

6. al pago de las costas procesales.

7. a estar y pasar por las precedentes declaraciones y condenas".

Segundo.- Que admitida a trámite , se dispuso el emplazamiento de la/s parte/s demandada/s para que en el término legal, compareciere/n en autos y contestara/n aquélla verificándolo en tiempo y forma mediante la presentación de escrito de contestación, en el que solicito la desestimación de la demanda, previa alegación de los hechos y fundamentos de Derecho que consideró aplicables

Tercero.-Precluido el trámite de contestación a la demanda, se convocó a las partes personadas a la audiencia previa al juicio prevista en el art. 414, que tuvo lugar el día y hora señalado, con la asistencia de la parte actora y demandada/s personada/s , sin que se lograse acuerdo, se interesó por las partes la práctica de las pruebas documental e interrogatorio, señalándose la celebración del juicio

Cuarto - El día y hora señalados tuvo lugar el juicio, en el que se practicaron las diligencias probatorias declaradas pertinentes y tras el trámite de informe y conclusiones, se dio por concluido el acto y visto para Sentencia

Quinto.- En la sustanciación del presente juicio se han observado las prescripciones legales y demás de pertinente aplicación al supuesto de autos

Fundamentos

Primero.- La mercantil NORDIKA'S SL formula demanda contra NORTEÑAS SL una pluralidad de pretensiones desglosadas en el suplico de su escrito en el que, sin la claridad deseable, se entremezclan los hechos y los fundamentos jurídicos lo que dificulta el análisis judicial y que provocó que fuera necesario exigir a la actora precisiones en la Audiencia previa para determinar cuál era el objeto de este litigio, dejando sentado que son los escritos de demanda y contestación a la demanda los que fijan el objeto procesal, sin que sea dable a las partes en fases posteriores introducir o cambiar de manera sustancial los fundamentos justificativos de sus pretensiones o de su defensa, por imperativo del derecho de defensa consagrado en el art 24 C.E. y del principio de preclusión procesal ( art 412 , 426, y 433 LEC ), por lo que no deben ser tenidas en cuenta alegaciones extemporáneamente deslizadas en el acto del juicio por las direcciones letradas.

A la vista de ello y del cuerpo de la demanda se deduce que se ejercitan las siguientes acciones:

a) derivadas de la infracción de los modelos comunitarios no registrados consistentes en unos modelos de calzado que en una combinación cromática se acompañan como documento/pieza num 30 (según aclaración en la Audiencia previa)

b) derivadas de la infracción de los Derechos de marcas comunitarias num 1.801.653, 291.583 y 639.039 y nacionales num 2.337.953, 1.755.420, 1.942.189, 2.192.483, 2.192.485, 2.648.118 y 1.627.134 identificadas en los documentos 1 a 10 (al que se remite en la Audiencia previa el letrado de la actora)

c) derivadas de la infracción de los Derechos del nombre comercial no registrado NORDIKA'S SL (folio 3 de la demanda)

d) de nulidad de las marcas nacionales num. 2.622.759 NS NORTEÑA'S y num. 2.591.207 NORTEÑAS

e) de competencia desleal , por llevar a cabo la demandada actos contrarios la buen fe, de confusión, de imitación desleal y de explotación de la reputación ajena, con infracción de los arts 5, 6, 11 y 12 de la Ley de Competencia Desleal

Delimitación que es imprescindible ya que tienen presupuestos distintos derivados de un régimen jurídico propio , y distinto alcance , ya que solo a las de infracción de modelo comunitario y marca comunitaria les es de aplicación, respectivamente, la previsión del artículo 83 del Reglamento 6/2002, sobre los modelos y dibujos comunitarios y el art 93 Reglamento 40/1994, de marca comunitaria, al tener los demandados su domicilio en España, y por ende extender la sentencia sus efectos a todo el territorio de la Unión Europea, en tanto que las restantes se circunscribe su alcance al territorio nacional

Segundo.- Acciones derivadas de la infracción de los modelos comunitarios no registrados

La mercantil actora afirma que la demandada , empresa riojana dedicada a la fabricación y comercialización de calzado, comercializa unas zapatillas (que acompaña como doc num 29 por cuerda floja, modelo 53-131) que supone una copia de los diseños originales de zapatillas de NORDIKA'S de la colección otoño- invierno, indicándose que se ha hecho publico por primera vez en noviembre de 2004 (folio 16)

Aunque se hecha en falta en la demanda precisión al no identificarse nominativamente el modelo que se afirma plagiado, pues la actora comercializa una pluralidad considerable según las publicaciones (doc num 11 y 12) y los catálogos que aporta (doc num 18 y 19), del examen de tales documentos a los que se remite para identificar el modelo de zapatilla de lana objeto del litis (folio 7 y 9) y de las fotografías que reproducen las zapatillas aportadas como pieza (folios 13 y 13 bis y doc num. 30) , hay que concluir que el que se considera violado es el nominado por la actora DINAMIK, que en distintas combinaciones cromáticas aparece recogido en las publicaciones y catálogos (con dominio de colores azules, verdes o en ocres) o en la pieza física (o en ocres) unidas a autos. Modelos de zapatillas que, en las tonalidades azul y amarillo-ocre, se pasan reproducir a continuación para facilitar el cotejo comparativo

En la contestación a la demanda se formulan una serie de motivos de oposición, que en sucinta síntesis son los siguientes: 1º) la falta de legitimación activa al no identificarse autor material del diseño ni acreditarse cesión a favor de la actora de los Derechos de explotación y 2º) no existe identidad entre el modelo cuya protección se solicita primeramente divulgado y el producto comercializado por la demandada, por la relevancia decisiva que tienen los colores en aquél y ser diversos los colores empleados en el segundo, por lo que producen una impresión general claramente distinta, apuntando , además, que no hay certeza sobre la fecha de la primera divulgación manifestada por la actora.

Tercero.- Con carácter previo a analizar tales motivos de oposición, hay que dejar sentado que invocada por la actora la protección de un modelo comunitario no registrado sobre unas zapatillas (concretado en el modelo DINAMIK), la demandada no cuestiona en la contestación por vía de excepción o mediante demanda de reconvención (como impone el art 85.2 RDMC) la falta de validez por carencia de novedad y/o singularidad, por lo que no cabe después, en el momento final del litigio en vía de Informe plantearlo, al haber precluido el momento procesal y ser extemporáneo, como antes ya se dijo

No es posible , pues, cuestionar al final de procedimiento la posibilidad de que la actora no pueda recabar la protección prevista en el reglamento para su modelo no registrado a la vista del art 85.2 según el cual "En los litigios derivados de una acción por infracción o de una acción por intento de infracción de un dibujo o modelo comunitario no registrado, el tribunal de dibujos y modelos comunitarios considerará que el dibujo o modelo es válido si su titular demuestra que se cumplen las condiciones previstas en el articulo 11 y si indica en qué posee un carácter singular su dibujo o modelo comunitario") pues i) indica en qué su modelo es nuevo y posee carácter singular (requisitos previstos en los arts 4, 5 y 6) al no ser igual a ninguno de los que aparecen en las búsquedas en OEPM, OAMI y OMPI de "pantuflas " o "zapatillas" que acompaña (doc. núm. 31,32 y 33) y u) prueba que no han trascurridos tres años a partir de la fecha en que dicho modelo se ha hecho publico por primera vez dentro de la Comunidad (art 11)

Cuarto.- Respecto de lo primero , ciertamente es poco expresiva la actora (que se compadece mal con la extensión considerable de la demanda, de 69 folios) pero si la demandada no consideraba que ese modelo DINAMIK no era novedoso ni singular según se expone en la demanda al hablar de texturas, acabados, colores, tipo de unión de corte con la suela..., es decir, que no incrementaba el patrimonio de las formas y por ende no era merecedor de protección, debía denunciarlo por los caucel indicados, identificando modelos ya divulgados antes del día en que el dibujo o modelo cuya protección se solicita se ha hecho público por primera vez , siendo el artículo 7 el que determina cuando se entiende que hay divulgación. Identificación que permite realizar el juicio comparativo entre el diseño (en terminología español) que se pretende proteger con aquellos que han sido ya divulgados y concluir si existía anteriormente un diseño idéntico o con diferencias únicamente en detalles irrelevantes (novedad, art 5) y si la impresión, es decir, el efecto o sensación que causa el primero es diferente a la de los modelos ya existentes como anterioridades (carácter singular, art 6)

Enumeración de anterioridades que resulta necesaria atendiendo las especiales circunstancias concurrentes en esta modalidad de propiedad industrial, sobre todo en un sector como el de los zapatos (en el que se encuadran los diseños litigiosos) y a la doctrina de la facilidad probatoria contemplada en el art 217 LEC . Como ha dicho este Juzgado (Sentencia de 4/1/2007, autos 914/2005 S.TOUS SL y TOUS FRANQUICIAS SL contra VILLPLASGO y de 28 de Febrero de 2007, autos 181/2006 IMATEX SPA contra SAS SANPERE SA) el RDMC no exige al que solicita el reconocimiento de Derecho de exclusiva sobre un dibujo o modelo ante la OAMI prueba acerca de esa novedad y singularidad ni se contempla en el procedimiento de concesión ninguna especie de informe sobre el estado de la formas (a modo del informe de la técnica en patentes) para apreciar si ese diseño incrementa el patrimonio de las formas al ser nuevo y producir una impresión distinta. Por otra parte, en las directrices dictadas por la OAMI relativas a los procedimiento de nulidad de los modelos registrados , le corresponde a quien alega la carencia de novedad o de singularidad, indicar el/los dibujos o modelos anteriores que desvirtúen esa novedad o singularidad, previsión que viene a responder a la misma ratio de la facilidad probatoria del art 217LEC , que es aplicada en esta materia por el Tribunal de Marcas Comunitario Español en el auto de 14 de abril de 2005 (asunto Plastimoda SpA contra Creaciones B'Eloni SL ). De ello se colige que, con carácter general, parece una probatio diabólica imponer al actor que advere que su diseño no es idéntico a todos y cada uno de los distintos diseños ya existentes y que conforman "el patrimonio de las formas aplicadas a objetos industriales o artesanales". En consecuencia, al no identificarse anterioridades que desvirtúen la novedad y singularidad indicadas por la actora (ya que al respecto el art 85.2RDMC no habla de probar) no cabe el cotejo o juicio comparativo.

Quinto.-En cuanto a lo segundo- que el diseño infringido esté dentro del periodo de duración de la protección - a pesar de la trascendencia para el titular del diseño no registrado tampoco es rigurosa la demanda.

En el folio 16 se dice que se ha hecho público por primera vez en noviembre de 2004 en tanto que de manera vaga en el folio 7 se afirma que se viene comercializando desde la temporada de invierno de 2004.

De las dos revistas en las que figura anunciado el modelo en tonalidad azul, en una no se consigue localizar la fecha (doc num 12) y la otra es de noviembre de 2004 (doc num 12). Tampoco están fechados los catálogos (doc num 18) sin que el resto de documental arroje gran luz, bien porque no se identifica si la campaña publicitaria realizada comprende el modelo que nos ocupa (al referirse a conceptos genéricos) bien porque documentan meros trabajos preparativos de las campañas , que no son bastantes para considerar producida la divulgación, ya que éste es un concepto normativo prefijado en el artículo 7 RDMC, por lo que es preciso que la publicación, exposición, comercialización o la correspondiente divulgación haya sido de tal naturaleza que sea razonable esperar que el dibujo o modelo haya llegado a ser conocido en el tráfico ordinario por los especialistas del correspondiente sector de la Unión Europea

No le falta razón a la demandada al decir que no parece lógico que se fije en noviembre de 2004 la fecha de la primera divulgación si se trata de una zapatilla de la colección otoño-invierno, pues sería tanto como suponer que se lanzó al mercado al final de la campaña. Y no hay ninguna explicación de ello. Más razonable es que se divulgase algunos meses antes, como lo viene a admitir expresamente en el interrogatorio el legal representante de la actora , que estima que alrededor de marzo ya sale a la venta y se inicia el proceso de comercialización, que implica que desde ese momento se haga accesible ya por el destinatario específico previsto en el art 7RDMC.

En definitiva , y del material probatorio en valoración conjunta, se desprende que desde la óptica de la protección del modelo comunitario no registrado, el periodo a analizar abarca desde marzo de 2004 a marzo de 2007: los tres años a los que se refiere el art. 11 al que se remite el art. 85.2, ambos del RDMC.

Sexto.- Sentado lo anterior, el primer motivo de defensa invocado por la demandada no puede prosperar.

Con arreglo al art 14 RDMC el Derecho al dibujo o modelo comunitario pertenece a su autor o a su causahabiente y si lo ha sido creado conjuntamente por dos o más personas, pertenecerá colectivamente a todas ellas. Ahora bien añade el apartado 3 que "Sin embargo, cuando el dibujo o modelo sea realizado por un empleado en el ejercicio de sus funciones o a partir de las instrucciones de su empresario, el Derecho al dibujo o modelo comunitario corresponderá a este último , salvo pacto en contrario o salvo disposición en contrario de la legislación nacional aplicable".

En el caso presente no hay motivo alguno para pensar que el modelo comunitario alegado por la mercantil actora, que lo explota de forma pacífica y pública como suyo durante años, no le pertenezca por haber sido elaborado por los equipos de diseño con los que cuenta la mercantil, como así expone su legal representante y se infiere de la documental aportada (doc. núm. 22, impresiones del web de la mercantil cuya autenticidad no se impugna).

Por ello hay que considerar que entra en juego la regla general del art 14.3 y considerar legitimada activamente a NORDIKA?S para la defensa de los modelos no registrados que nos ocupan

Séptimo.- En cuanto al segundo motivo de oposición , recordar que la protección que el RDMC (art 19) y por remisión, la legislación nacional prevé (art 88 y 89) exige comprobar: a) que las zapatillas comercializadas por la demandada no producen en los usuarios informados una impresión general distinta a los de las de la actora (art. 10) y b) que nos encontramos ante una copia en los términos del art 19.2 RDMC.

La tesis defensiva expuesta en la contestación no se comparte, ya que para afirmar la demandada que la zapatilla que comercializa es distinta al modelo de la actora parte de premisas incorrectas el juicio comparativo lo reduce al modelo de zapatilla de NORDIKA?S con tonalidades azules que figura en la página 28 de la contestación y que lo único relevante es el color, de lo que resulta que al ser diferente el empleado en su zapatilla NORTEÑA?S (priman las tonalidades amarrillo- ocres página 29 de la contestación) no cabe hablar de copia, siendo la impresión general que producen distinta.

Planteamiento que se rechaza , ya que el juicio comparativo debe realizarse entre los comercializados por la demandada y el modelo de zapatillas de lana de NORDIKA?S identificado como DINAMIK en su totalidad reproducidas ut supra y no solamente el motivo ornamental de la combinación de rayas de distintos colores y grosores , pues aunque esto es característico del modelo de NORDIKA?S, no limita a ello la actora su protección, sino que se solicita la del concreto modelo de zapatilla para estar en casa que nomina DINAMIK, teniendo en cuenta la globalidad de elementos que la configuran.

En definitiva, lo que se interesa en la demanda es la tutela de la apariencia externa global de las zapatillas DINAMIK, y no exclusivamente de la combinación de colores a rayas que la cubre , salvo el interior forrado; posibilidad amparada en el concepto amplio de dibujo o modelo empleado en el RDMC ya que abarca "la apariencia de la totalidad o de una parte de un producto, que se derive de las características especiales de, en particular, línea, configuración, color, forma , textura o material del producto en sí o de su ornamentación".

Conviene aclarar por ello (en cuanto a la afirmación defensiva que parece apuntarse en vía de informe, ya que nada se dice la contestación) que el que algunos de los elementos que conforman el modelo de zapatilla de NORDIKA?S de manera separada ya pudiesen estar anticipados en el tiempo antes de la divulgación del modelo cuya protección se interesa , no es obstáculo para ésta, si en conjunto tales elementos conforman un objeto novedoso y singular. Lo relevante es que esa disposición y configuración armónica de todos ellos realizada por la actora permite concluir , por lo antes dicho, que el conjunto obtenido (ese concreto modelo de zapatilla) adquiere novedad y singularidad, y por ende, se trata de un modelo comunitario no registrado susceptible de protección.

Octavo.- Las zapatillas tachadas como infractoras son los que aparecen identificadas como doc. núm. 29, que se confrontan en el folio 13 y 13 bis de la demanda (en su versión fucsia) y las que la propia demandada plasma fotográficamente en el folio 29 de la, contestación (en tonos amarillo-ocres), que a continuación se reproducen:

En una apreciación global y comparándolo con los modelos de zapatillas de la demandante (que figuran en doc. núm. 17 y 18 y se acompaña como pieza núm. 30) arriba reproducidos, se concluye que ambos comparten formas y dimensiones de los distintos elementos que lo conforman, motivos de ornamentación , e inclusive cromatismo en un caso, materiales (con independencia de la mayor o menor calidad), acabados en prespunte, textura por la combinación de lana y ubicación de la marca denominativa en el reborde lateral , por lo que se puede afirmar que hay una identidad quasiabsoluta y que producen una impresión general que conlleva a confusión al usuario respecto de los modelos comunitarios no registrados de la actora.

No se apunta diferencia alguna entre uno y otro modelo en la contestación, al margen del cromatismo (y que tampoco es válido en todos los casos) que unido a la afirmación de que se procedió a modificar la ornamentación del modelo, atendiendo el requerimiento dirigido al efecto por la actora en fase extrajudicial (doc. núm. 25 a 28 de la demanda) dejando de comercializarlo (folio 38, en aras de evitar litigios, según su tesis) es sintomático de la debilidad de su posición, y que viene a confirmar que la sensación global que producen uno y otro modelo de zapatilla en los usuarios informados no es distinta , en apreciación sintética y a golpe de vista, tal como se aprecia de la siguientes reproducciones fotográficas de los modelos desde distintas perspectivas

Modelo NORDIKA?S

Modelo NORTEÑA?S

Noveno.- Resta por analizar si nos encontramos ante una copia en los términos del art 19.2 RDMC y para ello hay que volver a traer a colación la doctrina de la facilidad probatoria ( art 217LEC ), habida cuenta de las circunstancias especialmente cambiantes del sector que nos ocupa (como ocurre también con el textil), de manera que si el diseño de la demandada es sustancialmente idéntico al del actor , es aquélla la que está en mejores condiciones de probar que no ha copiado y que su diseño es fruto de su actividad creativa. Necesidad ya apuntada en el Dictamen del Comité Económico y Social de 22 de febrero de 1995, sobre la Propuesta de Reglamento y la Propuesta de Directiva relativa a la protección jurídica del diseño (DO. Núm C 110, de 2 de mayo de 1995) De esta doctrina se hace eco el Tribunal español de Marca Comunitaria en el auto de 14/4/2005 citado.

Aquí esta prueba no se aporta, ya que las meras declaraciones del legal representante de la demandada al no serle perjudicial ( art 316LEC ) sin otro soporte ( art 376LEC ), no son bastantes al efecto En esas circunstancias , y dado que son tantas las coincidencias en los distintos elementos que conforman la apariencia externa de las zapatillas (antes expuestas y observables con la confrontación visual de las reproducciones efectuadas), en aplicación de las consideraciones anteriores, hay que concluir que las zapatillas de la demandada no son fruto de un proceso de creación independiente

En definitiva, los modelos de zapatillas de lana 53-131 fabricadas y comercializadas por NORTEÑAS constituyen una infracción del modelo de zapatilla de lana DINAMIK de NORDIKA?S por aplicación de los arts 1 , 3 a 7, 10,11 y 19 del RDMC 6/2002

Décimo.-No desvirtúa la infracción el que figure en la zapatilla de la demandada su marca NORTEÑAS, ya que no cabe confundir la finalidad de la marca con la de la figura del modelo y dibujo comunitario, que se concibe como un tipo de innovación formal referido a las características de apariencia del producto en sí o de su ornamentación, siendo el bien jurídico protegido " el valor añadido por el diseño al producto desde el punto de vista comercial " como dice la Exposición de Motivos de la ley española. Es ese valor añadido el que hace más comercial, más vendible, en definitiva, el producto con diseño

Por tanto , el dibujo o modelo no designa el origen empresarial del producto o servicio, sino que protege su apariencia externa.

Decimoprimero.- La acción de nulidad de las marcas nacionales de las demandadas

La demandada (doc. núm. 34 y 35 de la demanda y 11 y 12 de la contestación) es titular de las siguientes marcas nacionales: a) la denominativa num. 2.591.207 NORTEÑA?S y b) la denominativa con gráfico núm. 2.622.759. N?S NORTEÑA?S en la que se reivindican los colores negro, rojo y blanco

Parece lógico el examen en primer lugar de la nulidad invocada, pues constituye presupuesto para dilucidar si la actuación de la demandada haciendo uso de las mismas infringe las marcas comunitarias núm. 1.801.653, 291.583 y 639.039 y nacionales núm. 2 337.953, 1.755.420, 1.942.189, 2.192.483, 2.192.485 , 2.648.118 y 1.627 134 identificadas en los documentos 1 a 10 al que se remite en la Audiencia previa el Letrado de la actora (CD, min. 4 aproximadamente), ya que si se declara su validez y compatibilidad con las de la actora, no cabe hablar de infracción

Dos son los motivos de nulidad invocados: 1°) la nulidad relativa , por ser incompatibles las marcas de la demandada con sus marcas prioritarias, al amparo de lo previsto en los art 52.1 y 6 de la Ley 17/2001, de Marcas Española (en adelante LM, que es legislación aquí a tener en cuenta, al tratarse de una competencia estrictamente de alcance nacional que se acumula a las específicas del art. 86bis LOPJ y los Reglamentos Comunitarios 40/1994 y 6/2002) y 2º) la nulidad absoluta, por actuar la demandada de mala fe al solicitarla , con invocación del art 51.1LM

Es, pues, imprescindible dejar aquí constancia de esas marcas que a juicio de la actora impiden el registro de los de la demandada

a) Marca comunitaria núm. 1801653

b) Marca comunitaria 291.583

c) marca comunitaria 639.039

d) marca nacional 2.337.953

e) marca nacional núm. 1.755.420

f) marca nacional núm. 1.942.189

g) marca nacional núm. 2.192.483

h) marca nacional 2.192.485

i) marca nacional 2.648.118

k) marca nacional 1.827.134

Las marcas a) y d) están registradas a favor de la actora, en tanto que en las restantes aparecen como titulares Melchor y Obdulio (doc. núm. 1 a 10 de la demanda), socios de la mercantil actora, como declara su legal representante y consta en doc. núm. 22

La demandada se opone por las siguientes razones: 1º) falta de legitimación activa respecto de las marcas comunitarias núm. 291.583 y 639.039 y nacionales núm. 1.755.420, 1.942.189, 2.192.483, 2.192.485 , 2.648.118 y 1.627.134; 2º) inexistencia de riesgo de confusión y de mala fe y 3º) subsidiariamente, la nulidad solo tendría alcance parcial, al solo afectar a calzados no ortopédicos para usar en casa, ámbito aplicativo de las marcas titularidad de la actora

Decimosegundo.- La falta de legitimación debe prosperar respecto de la nulidad relativa planteada y en cuanto a las marcas que indica la demandada por aplicación del art. 59 b) LM, que prescribe que la acción declarativa de nulidad del registro de la marca podrá ser ejercitada en los casos previstos en el artículo 52, por los titulares de los Derechos anteriores afectados por el registro de la marca.

Por tanto , y en contraposición con el sistema más amplio de legitimación en caso de nulidad absoluta (art. 59 a) , en el supuesto de nulidad relativa por aplicación del art. 6 la limita a los titulares de marcas prioritarias; condición que NORDIKA?S solo ostenta (como reconoce y queda reflejo en la OEPM y OAMI, doc. núm. 1 a 10 de la propia demanda) de la marca comunitaria núm. 2.337.953 y nacional 1.801.653 (las arriba identificadas con la letra a y d), por lo que el juicio de confundibilidad queda reducida a estas

Decimotercero.- El registro de la marca nacional podrá declararse nulo cuando contravenga alguna de las prohibiciones relativas del artículo 6, que, entre otros, impide el registro como marcas de los signos "Que, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior"(art. 6.1. b)

Ha dicho este juzgado en otras ocasiones que el riesgo de confusión responde a un concepto de Derecho comunitario que debe ser interpretado con arreglo a la jurisprudencia del TJCE relativa a la interpretación de la Directiva 89/104/CEE del Consejo , de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, y del mismo Tribunal y del Tribunal de Primera Instancia relativa al Reglamento n° 40/94, que determina que constituye un riesgo de confusión que el público pueda creer que los correspondientes productos o servicios proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente ( Sentencias del Tribunal de justicia de 29 de septiembre de 1998 , Canon, C-39/97 y de 22 de junio de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer ; Sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 23 de octubre de 2002 Oberhauser/OAMI - Petit Liberto [Fifties ] y de 15 de enero de 2003, Mystery Drinks/OAMI - Karlsberg Brauerei ) añadiendo que el riesgo de asociación no es alternativa al riesgo de confusión, sino que éste comprende aquél ( TJCE en Sentencia de 11 de noviembre de 1997 Sabel BV c. Puma AG .) y de 22 de junio de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH c. Klijsen Handel BV .)

Para su determinación (por todas STPICE de 25 de mayo de 2005, TELETECH HOLDINGS, Inc contra OAMI y la jurisprudencia en ella citada) procede realizar una apreciación global, teniendo en cuenta todos los factores del caso concreto que sean pertinentes , en particular, la similitud de las marcas y la existente entre los productos o servicios designados, de manera que un bajo grado de similitud entre las marcas puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre los productos o servicios o viceversa (STJCE Canon Kabushiki c. Metro Goldwyn-Mayer Inc.) y todo ello según la percepción de un determinado tipo de consumidor: el consumidor pertinente o medio de la categoría de productos o servicios de que se trate, que normalmente percibe una marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar (Sentencias SABEL y Lloyd Schuhfabrik Meyer, citadas).

A los efectos de esta apreciación global, se supone que el consumidor medio es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. Por otra parte, debe tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente diferentes marcas , sino que debe confiar en la imagen imperfecta de éstas que conserva en la memoria y que hay, igualmente, que tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada (Sentencia Lloyd Schuhfabrik Meyer y STPICE de 17 de marzo de 2004, El Corte Ingles SA /OAMI-MUNDICOR)

En el caso presente al ser la marca prioritaria la comunitaria el territorio que debe tenerse en cuenta para apreciar el nesgo de confusión es el del conjunto de la comunidad (STPICE de 3 de marzo de 2004, Mühlens GmbH & Co KG /OAMI) y reitera esta doctrina el TPICE en la Sentencia de 1 de marzo de 2005 Vicennzo Fusco vs OAMI), si bien las partes parecen delimitar su análisis comparativo al consumidor español

Por otra parte , y al tratarse de productos de consumo habitual -calzados-el publico destinatario estará compuesto por el conjunto de consumidores medios de la Comunidad (entre otras, STPI de 15 de febrero de 2007, "Royal Feitoria vs OAMI)

Decimocuarto.- En cuanto a la similitud o disparidad de los productos hay que recordar que la STJCE de 29 de septiembre de 1998 Canon Kabushiki c. Metro Goldwyn-Mayer Inc en su considerando 23 dice que "Para apreciar la similitud entre los productos o los servicios designados... procede tener en cuenta todos los factores pertinentes que caracterizan la relación entre los productos o servicios. Estos factores incluyen, en particular, su naturaleza, su destino, su utilización y su carácter competidor o complementario".

Frente al parecer de la actora, la identidad entre los productos identificados por la marca comunitaria (y nacional) prioritaria de la actora (prioridad no cuestionada) y los de la demandada con los signos tachados como confusorios no es absoluta, pues las marcas a las que se reduce el cotejo (la comunitaria 1.801.653 y la nacional 2.337.953) se limitan a calzado no ortopédico para utilizar en casa (doc. núm. 1 y 2 de la demanda) en tanto que las marcas de la demandada abarcan prendas confeccionadas para señora , caballero o niño y calzado (excepto ortopédico) y sombrería (doc. núm. 11 y 12 de la contestación) sin que el que pertenezcan a la misma clase de nomemclator (la 25) sea determinante para afirmar la identidad aplicativa, que solo puede predicarse de ese tipo de calzado y semejanza respecto del calzado en general.

En cambio, no parece que pueda predicarse para el resto de productos por las diferencias entre "calzado no ortopédico para utilizar en casa" y "prendas confeccionadas para señora, caballero o niño" y "sombrería". En todo caso, solo desde una tesis lata (como la apuntada en la Sentencia del TPICE, de 13 julio 2004 AVEX/OHMI - Ahlers que considera semejantes a "vestidos" designados por la marca anterior el "calzado y botas" designados por la marca solicitada) podría admitirse en lo tocante "prendas", si se consideran complementarios y que la posibilidad de venta en los mismos lugares y elaboración de ambos tipos de productos por fabricantes o diseñadores permite inferir que pueda establecerse una asociación entre unos y otros en la mente del público pertinente. Pero en todo caso esa similitud solo podría predicarse escasamente.

Decimoquinto.- La similitud o disimilitud entre los signos controvertidos impone realizar la comparativa de cada unos de los signos registrados por la demandada respecto de los registrados por la actora por separado, por lo que ya se aprecia un error de planteamiento en la demanda, que no efectúa tal distinción

Para ello se ha de determinar su grado de similitud gráfica , fonética y conceptual, apreciando la impresión de conjunto que producen, teniendo en cuenta , en particular, sus elementos distintivos y dominantes [entre otras STJCE de 29 de septiembre de 1999, CANON y STPICE de 14 de octubre de 2003, Phillips-Van Heusen/OAMI - Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS)]

En el caso de marcas compuestas, según reiterada jurisprudencia, sólo puede considerarse similar a otra marca , idéntica o similar a uno de los comPonentes de la marca compuesta, si éste constituye el elemento dominante en la impresión de conjunto producida por la marca compuesta. Tal es el caso cuando este comPonente puede dominar por sí solo la imagen de esta marca que el público destinatario guarda en la memoria, de modo que el resto de los comPonentes de la marca son insignificantes dentro de la impresión de conjunto producida por ésta [ Sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 23 de octubre de 2002, Matratzen Corcord GMBH / OAMI y de 4 de mayo de 2005, Chum/OAMI - Star TV (STAR TV)]. Sin embargo, este enfoque no implica tomar en consideración únicamente un comPonente de una marca compuesta y compararlo con otra marca. Al contrario, tal comparación debe llevarse a cabo examinando las marcas en cuestión , consideradas cada una en su conjunto (Sentencia Matratzen). No obstante, ello no excluye que la impresión de conjunto producida en la memoria del público destinatario por una marca compuesta pueda , en determinadas circunstancias, estar dominada por uno o varios de sus comPonentes [Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 11 de mayo de 2005, Grupo Sada/OAMI-Sadia (GRUPO SADA)].

Decimosexto.-Respecto de la marca nominativa NORTEÑAS (num. 2.591.207) frente al parecer de la demandante, las diferencias existentes permiten afirman que no hay semejanza por las siguientes razones:

a) la marca de la actora no se limita a una denominación -NORDIKA?S- sino que es figurativa, al no pasar desapercibido el elemento figurativo consistentes en la letra N en mayúscula, destacada en blanco sobre un rectángulo que le sirve de fondo, y cortada por dos líneas en cruz. En cambio, ningún elemento adiciona la marca posterior a la expresión NORTEÑAS , por lo que la impresión visual es claramente distinta en una y otra

b) aunque haya que otorgarle menor fuerza al comPonente figurativo de la marca de la actora frente al denominativo-NORDIKA?S-, pues el propio comportamiento publicitario de la actora parece corroborarlo, la mera coincidencia parcial de letras no implica riesgo de confusión fonético.

Aunque el publico pertinente es el comunitario, no se indica por la actora (a quien le corresponde la carga de la prueba) en qué lenguas se produce semejanza fonética. Limitado al publico español, tampoco lo produce , ya que aunque compartan la silaba inicial -nor- y la vocal final -a- con el genitivo sajón ?s, ello no es bastante per se por el efecto sonoro especifico que se puede predicar de ambas por el empleo de la consonante "k" y "ñ" por parte de cada una de ellas, que tienen una importante carga fonética, que unido a la diferencia en la segunda silaba ("di" frente a "te" ) producen un resultado sonoro no confundible

c) inclusive teniendo en cuenta solo los aspectos denominativos de la marca de la actora, tampoco visualmente la mera coincidencia de las tres letras iniciales y la vocal final son bastantes para afirmar la existencia de peligro de confusión , ya que el empleo del genitivo sajón ?s es de uso habitual en el mundo de los signos distintivos para indicar "perteneciente a... " , por lo que escasísima, por no decir nula, eficacia distintiva aporta, y por ende es prescindible en el análisis, al no producir impacto en el consumidor

d) finalmente, y desde el punto de-vista conceptual , nada se dice y se prueba por la demandante de que ambas tengan para el consumidor comunitario el mismo o semejante t significado, -pues aquí también se circunscribe el análisis al idioma español. Y tampoco cabe hablar de identidad, ya que el elemento denominativo de la marca de la actora hace referencia a los países nórdicos o escandinavos (reforzado por los colores azules y amarillos que emplea, que son los de la bandera sueca) encanto que el signo de la demandada evoca al norte, es decir, a aquello situado, relativo o perteneciente al norte del país. En todo caso este elemento conceptual no aparece como prioritario en la clase de producto que nos ocupa en la que priman los aspectos visuales por la forma en que se comercializan en establecimientos con expositores en los que el consumidor elige visualmente el producto antes de la compra (STPICE de 6 de octubre de 2004) , sin que ello implique despreciar los fonéticos, pues también es factible que se soliciten mediante comunicación oral al vendedor en otros casos

Confirma esta compatibilidad registral el propio comportamiento previo de los socios de la mercantil actora , que en su día fueron titulares de la marca NORTEÑAS (desde 1989 - doc. núm. 36 de la demanda- hasta que la dejan caducar por no renovar las tasas que vencían en 2003, doc. núm. 34 de la demanda) , por lo que va contra sus propios actos pretender ahora (a través de la mercantil que dirigen) la incompatibilidad con la marca NORDIKA?S cuando se mantuvo en su día la compatibilidad con NORDICAS (que era la prioritaria que les impidió hasta 2001 el registro de NORDIKA?S, según doc. núm. 10 de la contestación) Compatibilidad que parece que viene a admitir el propio demandante en el interrogatorio, que reconoce que las quejas derivan más que por la marca por el comportamiento de NORTEÑAS al plagiar su modelo de zapatilla

Decimoséptimo.-Respecto de la marca mixta denominativa con gráfico NS NORTEÑA?S (num. 2.622.759) las disimilitudes existentes priman y excluyen la semejanza de signos por las siguientes razones:

a) en cuanto al elemento denominativo que figura en cada uno de los signos en confrontación -NORDIKA?S y NORTEÑA?S - que se pueden tildar como aquellos que el público destinatario guarda más en la memoria, vale con reproducir aquí lo dicho anteriormente sobre sus diferencias visuales, fonéticas y conceptuales

b) en cuanto al elemento figurativo, son múltiples las divergencias: i) frente a la representación del letra N del actora en los términos descritos ut supra, la marca de la demandada contiene dos representaciones de la letra n con grafía distinta, en un caso con trazos discontinuos y de distinto grosor (la de la derecha) acompañada del genitivo ?s en menor tamaño en tanto que la situada a la izquierda aparece solo de manera parcial y con trazo finos y barroco, claramente distinto al de la actora , y sin trazo alguno que las corte en cruz; ii) aunque todas aparecen en un fondo rectangular negro, en el caso de la demandada, el rectángulo aparece a su vez enmarcada en uno superior rojo; iii) cada una de las letras n que aparecen como elemento figurativo son de distinto color (negro y blanco); iv) la demandada reivindica unos colores-rojo, negro y blanco - que son distintos al cromatismo empleado por la actora

c) el que se emplee por el demandado como elemento figurativo la letra "n" no implica per se confusión , frente a la tesis que parece desprenderse de la demanda, pues: i) el signo prioritario no es solo la N y ii) las letras del alfabeto carecen por se de carácter distintivo propio, a falta de un elemento gráfico adicional [resolución de la Sala Segunda de Recurso de 28 de mayo de 1999 (asunto R 91/1998-2)]. Es su representación gráfica lo que les otorga su carácter distintivo, de manera que no se puede monopolizar más que una peculiar representación. Y en el caso presente, existen diferencias claras y sustanciales entre los signos en conflicto en relación con el fondo, caracteres , caligrafía...como antes de ha expuesto.

Decimoctavo.- La conclusión respecto de ambas marcas de la demandada es que las disimilitudes en cuanto a los signos y parcialmente en cuanto a los productos es tal que hay que descartar el riesgo de confusión por aplicación de las pautas jurisprudenciales expuestas, sin que el que la marca de la actora pueda tener una mayor difusión y ser más conocida por el publico destinatario desvirtúe lo anterior, ya que en todo caso las diferencias son tan notables que impiden apreciar que el consumidor medio incurra en confusión directa o mediata por asociación, a la hora de asignar el origen empresarial de los productos designados por uno y otro signo ni que el uso del signo NORTEÑAS bien como denominativo bien en la forma compuesta expuesta pueda implicar un aprovechamiento indebido o menoscabo de la distintividad o notoriedad de NORDIKA?S ( art 8 LM

Hay que tener en cuenta que no basta con alegar la notoriedad o mayor distintividad (que se trate de una marca fuerte) Para examinar si una marca goza de un fuerte carácter distintivo y como ya ha dicho este Juzgado (Sentencia de 16 de Febrero de 2006; JO 348/2005 CINQ-HUITIÈMES SA contra HALLEY SC , SPORTS HALLEY SC, MODES HALLEY SC, Antonio, Augusto, Covadonga y Benigno ) " la Sentencia del TJCE de 14 de septiembre de 1999 (Generals Motors Corporation contra Yplon) otorga las pautas de análisis al interpretar el artículo 5 , apartado 2, de la Directiva indicando; "24. Se desprende de todo ello que no puede indicarse de forma general, por ejemplo mediante porcentajes determinados relativos al grado de conocimiento de la marca en los sectores interesados, cuándo una marca tiene un fuerte carácter distintivo

25: Ni la letra ni el espíritu del artículo 5 , apartado 2, de la Directiva permiten exigir el conocimiento de la marca por un determinado porcentaje del público así definido

26. El grado de conocimiento requerido debe considerarse alcanzado cuando una parte significativa del público interesado por los productos o servicios amparados por la marca anterior conoce esta marca 27. En el examen de este requisito, el Juez nacional debe tomar en consideración todos los elementos pertinentes de autos, a saber, en particular, la cuota de mercado poseída por la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración de su uso, así como la importancia de las inversiones hechas por la empresa para promocionarla" añadiendo la Sentencia de 22 de ¡unió de 1999 (Lloyd) " las declaraciones de las Cámaras de Comercio e Industria o de otras asociaciones profesionales "; criterios que podemos completar con los recogidos en la Recomendación Conjunta de la Unión de París y de la OMPI relativa a las Disposiciones sobre la protección de las marcas notoriamente conocidas de septiembre de 1999 , que desglosa en su articulo 2 unos factores a considerar, en una cláusula abierta y en todo caso no obligatoria"

En el caso presente la prueba aportada es escasa: i) desde el punto territorial solo se refiere al mercado español, pues las menciones (folio 8 de la demanda) a unas páginas web inglesa belga no dejan de ser meras alegaciones, cuyo alcance, difusión y credibilidad son desconocidas si obedecen a la realidad y cual es la garantía de su contenido y credibilidad (y no meras plataformas publicitarias), y nula prueba se aporte al respecto, sin que se pueda equiparar a las declaraciones de las Cámaras de Comercio e Industria o de otras asociaciones profesionales a las que hace referencia la jurisprudencia comunitaria; y ii) se limita a acreditar la participación en tres ferias internacionales de calzado (doc. núm. 13, 14 y 15) y a una publicidad en alguna revista y en algún programa de televisión (doc. núm. 16, 17 , 19, 20, 21) pero sin que se concrete el volumen, intensidad y costes anuales y duración de la campañas publicitarias. Evidentemente las manifestaciones de su propia pagina web no son imparciales , y el patronazgo de eventos deportivos se limita a un torneo de padel organizado por el club de la localidad donde tiene su sede social la actora (y cuya trascendencia se desconoce). Tampoco una sola reseña periodística de un periódico no especializado en el sector (doc. núm. 23) del año 2000 sirve por si solo para probar esa notoriedad o fuerte carácter distintivo, que no se presume (STPICE 15 de enero de 2003) siendo carga de quien lo invoca (STPICE de 22 de junio de 2004)

En definitiva, al no aportarse prueba se desconoce su implantación en el mercado, el volumen de inversiones publicitarias y demás parámetros usados por la jurisprudencia comunitaria para calificar como notoria una marca; carga que le corresponde a quien lo invoca.

En todo caso, el alcance y eficacia de esa mayor carga distintiva debería ponderarse atendiendo al carácter concreto y reducido del mercado en el que se predicaría la notoriedad, limitado al calzado de ir por casa.

Pero tampoco se ha probado (ni intentado siquiera) que ia actuación de la demandada pueda o haya podido provocar distorsiones en la imagen de marca de la actora , al no haber dato objetivo alguno (al margen de juicios de valor) que permitan concluir que el uso del signo NORTEÑA?S constituye un elemento externo que haya afectado de manera negativa en la imagen de NORDIKA?S, ni se haya difuminado el carácter distintivo de la marca NORDIKA?S entre los consumidores

Decimonoveno.- Por todo lo dicho también ha de desecharse la acción de nulidad relativa por incompatibilidad con NORDIKA?S SL, ya se considere nombre comercial no registrado (así parece deducirse del folio 3) ya se considere denominación social, pues aunque "se entendiese (en vía de hipótesis) que hay prueba de uso o conocimiento notorio en el conjunto del territorio nacional, no hay riesgo de confusión con el signo marcario NORTEÑA?S ( art. 9.1d)LM )

Vigésimo.-Resta por examinar la nulidad absoluta pretendida al amparo del art. 51.1.b LM por actuar la demandada de mala fe al solicitarla, respecto de la cual la legitimación activa es más amplia, pues basta ser afectado u ostentar un Derecho subjetivo o un interés legítimo (art 59)

El artículo 511. b LM sigue al RMC que en el art. 51 convierte la mala fe del solicitante en causa de nulidad del registro de la marca, previsión que el artículo 3.2.d) de la Directiva 89/104/CEE enunciaba como norma meramente facultativa, si bien fue acogida por la mayoría de las leyes nacionales de marca de los Estados de la Unión Europea.

Nos encontramos ante un concepto jurídico indeterminado y de alcance comunitario , sin que figure definición alguna en el RMC ni en la LM, que no contiene disposición que lo desarrolle y concrete, como sí ocurre con alguna ley nacional como la luxemburguesa, citada por Fernández- Nóvoa (Tratado sobre Derecho de Marcas, 2004, pag 638)

Por su parte , la OAMI , en Resolución de la Primera División de Anulación de 28 de marzo 2000 indica " La mala fe es un concepto jurídico estricto en el sistema del RMC. Mala fe es lo contrario de buena fe y en general implica o conlleva, entre otras cosas, un fraude real o implícito o una intención de confundir o engañar a un tercero u otro propósito perverso. Conceptualmente, la mala se puede entenderse como "intención deshonesta " implica que por mala fe se puede entender prácticas desleales que suponen la ausencia de honradez por parte del solicitante de la marca en el momento de presentar la solicitud"

Desde el punto de vista subjetivo, la mala fe en materia de signos distintivos debemos entenderla en el sentido de consciencia (conocer) o ignorancia no excusable (deber conocer) acerca de la irregularidad de la solicitud, en tanto que la mala fe objetiva prescinde de esos elementos psicológicos y se refiere a aquella actuación contraria al estándar o patrón de comportamiento exigible en el mercado, teniendo en cuenta que el fin primordial de las marcas es garantizar la función de origen de los productos y servicios, y que aparecen , por ello, como uno de los instrumentos esenciales para lograr los objetivos comunitarios de libre circulación de mercancías y libre prestación de servicios y de libre competencia (Considerando 1º y 2º del RMC). Por ello recuerda el TJCE en Sentencia de 29 de abril de 2004 (Björnekulla Fruktindustrier AB contra Procordia Food AB) "La función esencial de la marca es garantizar al consumidor o al usuario final la identidad de origen del producto o del servicio que con ella se designa, permitiéndole distinguir sin confusión posible dicho producto o servicio de los que tienen otra procedencia (véanse, en particular, las Sentencias de 29 de septiembre de 1998, Canon , C-39/97, y de 4 de octubre de 2001, Merz & Krell). Para que la marca pueda desempeñar su función de elemento esencial del sistema de competencia no falseado que el Tratado CE pretende establecer, debe constituir la garantía de que todos los productos o servicios designados con ella han sido fabricados o prEstados bajo el control de una única empresa, a la que puede hacerse responsable de su calidad". Como dice la S.T.S. de 21 de octubre de 2005 al interpretar el art. 5 LCD . La buena fe objetiva exige un comportamiento justo y honrado, conforme a los valores de la moral, honestidad y lealtad -SS. 25 julio 2000 y 22 febrero 2001-".

Vigésimo primero- La aplicación al caso presente de las anteriores consideraciones conlleva la desestimación de la nulidad ya que: i) la pretensión de mala fe se apoya en que ese signo presenta muchas coincidencias con los signos que emplea la actora; presupuesto que se rechaza por lo antes dicho; ii) el que se registre por la demandada un signo caducado -norteñas-por no renovación (por los socios de la mercantil actora), no es concluyente de una actuación deshonesta: lo contrario sería tanto como perpetuar la exclusividad de ese signo norteñas (impidiendo que terceros lo registren para productos de la clase 25) sin necesidad de renovación, lo cual choca contra los principios márcanos; iii) el que se emplee a posteriori unos años después el signo de una determinada forma en los modelos de zapatos no tiene trascendencia a los efectos del art. 51 LM , sin que el que la pueda tener a la hora de apreciar la existencia de copia en sede de modelos comunitarios sea equivalente, al ser planos distintos, y iv) en ningún caso se puede deducir esa mala fe por el hecho de, quería demandada tenga como objeto social la misma actividad que la actora

Por todo ello debe descartarse la causa de nulidad invocada, pues no debemos olvidar: i) que la buena fe se presume de manera que la carga de la prueba sobre los hechos incumbe a quién la niega, mediante la acreditación de actos que demuestren la mala fe y ii) que la mala fe a la que se anuda el efecto invalidante viene referida en el tiempo al momento de la solicitud, por lo que adquieren singular relevancia como elementos de investigación las actuaciones coetáneas y las anteriores a ese momento, aun cuando no deben rechazarse las posteriores a aquélla , en esa difícil labor de comprobación; y aquí la prueba aportada es claramente insuficiente, que no puede ser suplida por afirmaciones subjetivas huérfanas de soporte fáctico adverado

Vigésimo segundo.- Acciones derivadas de la infracción de las marcas comunitarias y nacionales

Afirmada la inexistencia de riesgo de confusión, el comportamiento del demandado no puede considerarse incurso en el art. 9 RMC y 34 LM invocados, limitándose a hacer uso en el mercado de sus signos marcarios nacionales registrados, cuya validez no se cuestionó en vía registra! y ahora aquí ha sido ratificada

El que el juicio de confundibilidad se haya limitado (por las razones expuestas) a las marcas titularidad de fa mercantil actora, sin tener en cuenta las restantes titularidad de los socios de la misma (antes reproducidas) , no desvirtúa la conclusión absolutoria por las siguientes razones:

a) aunque para ejercitar las acciones por violación, el licenciatario sí tiene legitimación en los términos del art. 22 RMC, en el caso presente NORDIKA?S SL invoca en la demanda solo la condición de titular como presupuesto habilitante de la acción (folio 27), sin que sea dable ( art 412, 414 426 LEC ) en el decurso del procedimiento cambiar o añadir el fundamento de su legitimación;

b) inclusive aún admitiendo la condición de licenciataria de la mercantil actora, tampoco consta efectivamente que se actúe con el consentimiento de ambos cotitulares, pues solo depone en el juicio uno de ellos y en condición de legal representante de la mercantil y no en nombre propio como titular de las marca

c) en todo caso, aun considerando tales marcas, tampoco se aprecia riesgo de confusión , dando aquí por reproducido lo dicho anteriormente, sobre todo en cuanto al empleo por el demandado como elemento figurativo de la letra "N" en el conjunto de su signo, máxime respecto de aquellas marcas usadas por NORDIKA?S que aparecen registradas para colores totalmente distintos a los empleados por la demandada

Por tanto, no se aprecia vulneración del ius prohibendi al no concurrir ni el supuesto del art 9.1.b) RMC ni el del art 9.1.c) (por los motivos expuestos en el fundamento 18°) y de los correlativos arts 34.2 b y 34.2 c) de la LM española

Vigésimo tercero.- Acciones derivadas de la infracción de nombre comercial no registrado

Aun admitiendo que la remisión en bloque que realiza el art. 87.3 LM en sede de nombre comercial comprende al art. 34.5 y por ende puede ejercitar las acciones de infracción el titular de un nombre comercial no registrado, no cabe en el presente caso al no acreditarse que se reúnan los requisitos del art. 6 CUP ni se ha probado el riesgo de confusión

Vigésimo cuarto.- Acciones de competencia desleal

Se imputan a la demandada actos de confusión, de imitación desleal y de explotación de la reputación ajena, con infracción de los arts 6, 11 y 12 de la Ley de Competencia Desleal (folio 3), pero después en los fundamentos jurídicos amplia a los contrarios a la buena fe ( art 5 LCD )

De manera previa al análisis de cada tipo concurrencial denunciado como desleal , conviene, una vez más, poner de relieve el deslinde necesario entre las normativas sobre protección jurídica de los bienes inmateriales (marcas y diseños) y la relativa a la competencia desleal , compartiendo la tesis que mantiene que la LCD puede completar, pero no suplantar ni menos sustituir a la normativa específica reguladora de los Derechos de exclusiva

En este sentido conviene traer a colación el completo y elaborado Auto de 21 de noviembre de 2001 (Ponente Ilmo. Sr. Ferrándiz Gabriel) de la audiencia Provincial de Barcelona, según la cual (al tratar sobre el deslinde entre la Ley de Marcas y la de Competencia Desleal) indica que "... no es la voluntad de las partes litigantes, sino la materia objeto del conflicto, lo que ha de determinar la aplicación de una u otra norma. Es más, lógico resulta entender que si la Ley que establece el régimen jurídico de los signos es la de marcas , es ella la que deberá ser aplicada cuando los titulares del Derecho subjetivo sobre las mismas reclamen la tutela judicial como tales. Incluso, así habrá de ser con carácter exclusivo, pues es a ella, no a la Ley de Competencia Desleal, a la que corresponde determinar cuándo y cómo la marca, el nombre comercial y el rótulo merecen ser protegidos. En consecuencia, el que el titular de un signo invoque , al buscar su protección, a la vez la Ley de Marcas y la de Competencia Desleal , no habrá de impedir dar al conflicto el tratamiento que corresponda según la primera. Y si sólo Invocara la segunda, tampoco debe haber inconveniente, en tanto no sufra la congruencia por alteración de la causa petendi, en aplicar la de Marcas, según la regla iura novit curia ", tesis que reitera en Sentencias de 19 de junio y 19 de septiembre de 2002 y 28 de febrero de 2003, entre otras y aparece consagrada por el TS en Sentencia de 1 de abril de 2004 al decir "La acción de competencia desleal contra la imitación, completa la protección jurídica que da la normativa sobre propiedad industrial: pero no puede suplantarla ni , mucho menos, sustituirla", mantenida en la doctrina, entre otros, por José Massaguer (en Comentarios a la Ley de Competencia Desleal) , y que, a mi entender, es perfectamente trasladable también al deslinde de la normativa que establece el régimen jurídico del diseño ya que, en definitiva, se trata de la delimitación entre la protección otorgada por el Derecho de la competencia desleal y los Derechos de exclusiva , como el Derecho de propiedad industrial en sus distintas modalidades , como así lo considera la SAP de Alicante, sección 8º, de 25/4/2006 (en un litigio sobre dibujos y modelos comunitarios, equivalentes a al diseño industrial español) al decir " En cualquier caso, hay reciproca tensión entre ambas legislaciones (así lo afirma la SAP Barcelona, Secc. 15ª. De 4 de junio de 1998 ) dado que la propiedad industrial supone de ordinario una actuación en el mercado creando riesgo de confusión que constituye al tiempo núcleo de la infracción de algunos ilícitos concurrenciales tales como el invocado artículo 11 , pero no por ello puede desconocerse que la legislación de competencia tiene por objeto principal, en esa relación con la propiedad industrial, la de sellar las filtraciones que aquella produce en un momento determinado en relación a la protección del citado Derecho. Podemos afirmar que el artículo 11 está pensado para reprimir actos desleales consistentes en la imitación de una prestación no amparada por un Derecho de exclusiva. Existiendo, debe entenderse que la legislación aplicable a título principal es la específica de la modalidad de que se trate (aquí la referente al diseño industrial), constituyendo las normas de competencia desleal en realidad, un cauce complementario pero nunca sustitutivo."

Por tanto, dado que la Ley de Competencia Desleal no tiene como finalidad proteger directamente al titular de la marca o del dibujo o modelo (como titular de un bien inmaterial) sino como enseña su Exposición de Motivos , ser un instrumento de ordenación de conductas en el mercado, siendo destinatarios de esta protección todos los que participan en el mercado y el mercado mismo , y la tutela que recibe el titular del diseño es indirecta, no cabe considerar que la Ley de Competencia Desleal duplica la protección del dibujo o modelo registrado , a modo de mecanismo de tutela reforzada o alternativa que permita la protección jurídica de la propiedad industrial (aquí, de los marcas o modelos registrados) cuando falle la específica que otorga la ley se encarga de regularla.

Por ello si el supuesto de hecho está plenamente comprendido en el ámbito material, objetivo, temporal y espacial de la normativa específica que regula el diseño o la marca, debe ser aplicada la normativa que establece su régimen jurídico, y no la ley que regula las conductas concurrenciales en el mercado. Solo donde no alcance la primera podrá actuar la segunda siempre que en la demanda se hayan aportado los elementos (diferentes de los que fundan la acción de violación de dibujo o modelo o de la marca) que califiquen la conducta en alguno de los tipos o ilícitos concurrenciales desglosados en la ley (y por tanto, sea preciso para un correcto funcionamiento concurrencial del mercado) y no contradiga las normas que integran el régimen específico de los diseños o marcas

Vigésimo quinto.- Actos de confusión

Cuando el artículo 6 prohíbe la confusión con las actividades, las prestaciones o establecimiento ajenos, se refiere a la confusión entre signos , ya se trate de signos típicos ya de signos atípicos.

Analizado ya la confundibilidad de los signos empleados por la actora y los de la demandada, no cabe ahora volver a su examen, por lo que se acaba de exponer.

No afecta a lo anterior lo dicho en la demanda acerca de la ubicación del signo, pues es habitual en el calzado que se coloque en el lateral (vgra así ocurre con todas las zapatillas de deportes) al ser el que está más a la vista en los expositores ni el empleo de etiquetas de dimensiones parecidas y su colocación en el talón , que también es práctica normal, por lo que deducir de ello confusión es cuanto menos muy aventurado

Vigésimo sexto.- Actos de imitación

Tampoco es especialmente esclarecedora la demanda a la hora de concretar los hechos que constituyen el ilícito concurrencial, que no se pueden suplir con citas jurisprudenciales ni afirmaciones subjetivas o valorativas.

Lo que se viene a decir es que ha plagiado diseños y la seña de identidad de la actora- el signo NORDIKA?S - lo que viene a constituir una clara imitación de la iniciativa empresarial ajena

Conviene transcribir el art. 11 LCD según el cual "1. La imitación de prestaciones e iniciativas empresariales ajenas es libre, salvo que estén amparadas por un Derecho de exclusiva reconocido por la Ley.

2. No obstante, la imitación de prestaciones de un tercero se reputará desleal cuando resulte idónea para generar la asociación por parte de los consumidores respecto a la prestación o comporte un aprovechamiento indebido de la reputación o el esfuerzo ajeno.

La inevitabilidad de los indicados riesgos de asociación o de aprovechamiento de la reputación ajena excluye la deslealtad de la práctica

Asimismo, tendrá la consideración de desleal la imitación sistemática de las prestaciones e iniciativas empresariales de un competidor cuando dicha estrategia se halle directamente encaminada a impedir u obstaculizar su afirmación en el mercado y exceda de lo que , según las circunstancias, pueda reputarse una respuesta natural del mercado."

Frente al criterio de la demanda no es de aplicación el art. 11 LCD respecto del signo distintivo, ya que en caso de existir confusión el aplicable sería el art. 6, ya que la conducta desleal prevista en el art. 11 no recae sobre los signos sino sobre la prestación , entendidas como la cosa o servicio que el empresario produce u ofrece en el mercado ( STS 4 de julio de 2005 )

Queda, pues, limitado el análisis al plagio de un modelo de zapato para ir por casa

El art. 11 comprende tres supuestos de actos de imitación desleal: 1º) imitación de prestaciones de un tercero idónea para generar la asociación por parte de los consumidores respecto a la prestación; 2) imitación que comporte un aprovechamiento indebido de la reputación ajena, y 3) imitación que comporte aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno. Modalidades que deben analizarse a partir del principio básico consagrado en el artículo 11.1 "la imitación de prestaciones e iniciativas empresariales es libre, salvo que estén amparadas por un Derecho de exclusiva reconocido por la Ley"

Retomando lo expuesto en el fundamento anterior , si lo que se afirma es que se ha infringido un Derecho de exclusiva (el que le otorga el modelo comunitario no registrado) el cauce normativo no es el art. 11 LCD sino el de la norma que regula el Derecho de exclusiva, en este caso el RDMC 6/2002 o en palabras de la AP de Alicante "...el artículo 11 está pensado para reprimir actos desleales consistentes en la imitación de una prestación no amparada por un Derecho de exclusiva. Existiendo, debe entenderse que la legislación aplicable a título principal es la específica de la modalidad de que se trate"

Y así la SAP de Barcelona de 14/1/2003, después de afirmar que es hecho probado indiscutido el registro del modelo industrial a favor del demandante (una farolas) y que la demandada ha fabricado y puesto en el mercado productos con idéntico diseño , considera que ello no es suficiente para estimar que existe un ilícitos del art. 11 de la Ley de Competencia Desleal, ya que " En los apartados 2 y 3 del propio precepto es donde se define la imitación que constituye ilícito concurrencial, que no es cualquier imitación sino únicamente la que cumple los requisitos especificados en esas dos normas.

La imitación de una prestación o iniciativa empresarial protegida con un Derecho de exclusiva, como en el caso ocurre, es cierto que no puede considerarse lícita, al amparo de lo que se establece en el art. 11.1 LCD, porque expresamente se excluye ese supuesto. No obstante, ello no significa que necesariamente se convierta en un acto de imitación ilícito. Puede ser un acto contrario al ordenamiento jurídico (concretamente, a las normas sobre propiedad industrial) , y por ello no merecedor de protección, pero para que merezca la protección que le dispensa la Ley de Competencia desleal en el art. 11 es preciso que concurran los requisitos establecidos en el apartado 2 ", ( o apartado 3 añado).

Por tanto, y por el periodo comprendido desde marzo de 2004 a marzo de 2007, la protección de la actora no viene dada por el LCD sino por el RDMC

Vigésimo séptimo. Una vez agotada esa exclusividad (art. 11 RDMC), solo merecerá protección si la imitación (que aquí se da por probada respecto del modelo DINAMIK de la actora por parte de la demandada, según lo ya expuesto en otros apartados de esta Resolución) se puede tachar como desleal por cumplirse los requisitos especificados en los apartados 2 y 3 del citado precepto.

Requisitos que en la demanda no se concretan, lo que ya justificaría la desestimación de la demanda. En todo caso, para evitar cualquier tacha de incongruencia se pasarán a examinar

Respecto de la imitación confusoria (apartado 11.2) se viene exigiendo para la apreciación de ese peligro de una falsa representación sobre la procedencia empresarial de los productos dos requisitos: singularidad competitiva e implantación suficiente de las prestaciones de la demandante en el tráfico porque el art. 11 se basa en el principio de libre imitabilidad (art. 11.1) ( SAP de Barcelona de 14/1/2003 citada)

Como dice el AAP de Barcelona de 30/9/2005 se requiere "la apreciación de una singularidad competitiva en la prestación imitada , por razón de sus características o cualidades intrínsecas, que la diferencian de las demás prestaciones de la misma naturaleza habituales en el sector y, en consecuencia, sirven al círculo de destinatarios para su identificación y reconocimiento".

En el supuesto presente se desconoce al no aportarse prueba alguna fehaciente acerca de si el producto plagiado -ese concreto modelo de zapatilla par estar por casa- tiene singularidad competitiva (a no confundir con los requisitos de novedad y carácter singular del RDMC) y que no responda a un modelo más de los diferentes que pueden haber en el mercado; supuestos en los que se ha venido excluyendo la competencia desleal ( ST.S. 5-6-97 y de la AP de Barcelona e 25-3 - 98 , citada en la de 14/1/2003 )

En todo caso, y aun se admita que el diseño no registrado por el demandante se apartase del generalmente usado en el sector (que no se niega, sino que no se puede afirmar por falta de prueba) no existe elemento probatorio alguno de su implantación en el tráfico; es decir, que permita afirmar que la prestación imitada- ese modelo de zapatilla de estar por casa DINAMIK -tenga un determinado grado de penetración en el mercado. Ni se indica ni se ha propuesto ni practicado prueba alguna, limitándose el demandante a afirmaciones genéricas sobre su excelencia empresarial, pero nada se advera acerca de la cifra de ventas e implantación en el mercado de esas zapatillas que considera imitadas

En cuanto a la imitación que comporta un aprovechamiento indebido de la reputación ajena (art. 11.2) , que asimismo requiere la singularidad competitiva y la previa implantación en el mercado de la prestación imitada, en grado tal que sea reputada (AAP de Barcelona de 30/9/2005), vale lo dicho ut supra para descartar su aplicación al caso presente

Por ultimo y para agotar el análisis del art. 11, la imitación sistemática -art. 11.3- como estrategia obstaculizadora ha de descartarse, ya que no hay prueba alguna de actuación reiterada siendo múltiples los productos que tiene la actora (según los catálogos que aporta) y aquí la imitación se limita a un modelo

Vigésimo octavo.-Actos de aprovechamiento del esfuerzo ajeno

Respecto de los actos de explotación de reputación ajena se vuelve a incidir que en el uso del término NORTEÑA?S y en la copia de diseños. Supuestos fácticos que si ya tienen su encaje en otro tipo concurrencial especifico, el principio de especialidad exime de analizarlo aquí

En todo caso apuntar que también manifiestamente insuficiente es la actividad probatoria acerca de i) cuál es el prestigio o reputación industrial, comercial o profesional de la mercantil demandante. Aun admitiendo que es conocida en el mercado (sin constar el grado de implantación), conocimiento no equivale a reputación, exige un plus , pues es necesario que aparezca y sea tenido como sobresaliente o destacado entre los demás que actúan en el mercado; ii) no se acredita qué ventajas derivadas de esa reputación tenía al demandante y iii) y no se acredita qué esas ventajas se haya beneficiado la demandada.

Vigesimonoveno.- Actos contrarios a la buena fe

Baste para rechazar la cláusula general del art. 5LCD la doctrina consolidada según la cual tal cláusula tiene sustantividad propia, de modo que no puede ser entendida como cláusula subsidiaria a la que acudir para el caso de que el tipo específico no se cumpla, según parecer de la jurisprudencia consagrado por el TS en recientes Sentencias de 20 de febrero de 2006, 4 de septiembre de 2006 y 29 de diciembre de 2006 con cita de las precedentes de 7 y 16 de julio de 2000 y 15 de octubre de 2001

Trigésimo.- Recapitulando, y afirmada sola la infracción del modelo comunitario no registrado de zapatilla de estar por casa, resta por determinar las consecuencias derivadas de ello , que se contemplan en el artículo 89 RDMC , a completar ( art 88 y 89.2 RDMC) en todo aquello no previsto con lo dispuesto en la legislación nacional ( artículos 52 y ss de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial, modificada por la Ley 19/2006). Se marginan, pues, todas las que se fundamentan en infracción de marca o en ilícitos concurrenciales, que se desestiman al rechazar tales acciones

Pero ello concretado al periodo de infracción (que abarca desde marzo 2004 a marzo de 2007), ya que nos encontramos ante un Derecho de propiedad industrial de alcance temporal limitado y no prorrogable (art. 11RDCM) ,por lo que no cabe tras el periodo de protección medida alguna, ya que sería tanto como prolongar su protección en contra del Reglamento. Limitación que entiendo debe operar ex oficio como causa sobrevenida que provoca la limitación de los efectos de la Resolución solo al periodo de infracción, en aplicación analógica del art. 22 1LEC . Y ello al no haberse probado la concurrencia de los requisitos de la imitación confusoria del art. 11.2LCD

Por tanto, y atendiendo al suplico de la demanda y a la vista de las especiales circunstancias expuestas, procede:

i) la pretensión declarativa (A1)

ii) la de remoción o retirada (B2), si bien hay que puntualizar que se limita a las zapatillas para estar por casa que infringen el modelo DINAMIK de la actora (el modelo 53-131 de NORTEÑAS , según identificación que obra al folio 12 de la demanda) realizadas antes de abril de 2007 que obren en su poder o de sus distribuidores y que aún se encuentren en el mercado, es decir, a disposición del público, pero no a aquéllos por cualquier causa no estén ya en "tráfico económico", expresión legal delimitadora del alcance objetivo de la medida. Medida que también y con igual alcance procede respecto de folletos, catálogos y materiales publicitarios en los que se reproduzcan los productos copiados

iii) la de destrucción (B2) de los stoks de zapatillas y materiales publicitarios indicados en el apartado anterior. Destrucción que deberá llevarse a cabo por la demandada a su costa, con observancia de las normas administrativas de eliminación de residuos, con preaviso de 10 días a la actora para estar presente, con acreditación notarial de su realización. No procede , en cambio, la destrucción de moldes y maquinarias a las que se refiere el art 53.1 c) en la nueva redacción tras la Ley 19/2006, ya que se trata de medidas con vocación de futuro (medidas para evitar que prosiga la infracción) y aquí el periodo de infracción ha concluido

iv) la indemnización de daños y perjuicios (B5)

En la demanda son dos los conceptos económicos reclamados: a) las pérdidas sufridas consistentes en los gastos por actuaciones preparatorias y b) las ganancias dejadas de obtener

En el caso que nos ocupa, dado que no se cuestiona que la demandada lleva a cabo la primera comercialización de los modelos de zapatillas infractoras del Derecho de exclusiva de la actora, no es necesario plantearse siquiera si en su comportamiento ha intervenido culpa, ya que en tales casos el sistema legal no lo precisa y en todo caso, como dice el art. 54.1 LPJDI, responde de los daños y perjuicios; causados En todo caso parece que la misma debe afirmarse , pues dentro de la diligencia exigible está la de conocer los modelos de la competencia, sin que sea creíble la ignorancia expuesta en el interrogatorio cuando han sido objeto de difusión publicitaria, como aquí acontece

El concepto a) apuntado no presenta especiales problemas y debe ser incluido, si bien al no desglosarse a que corresponden los trabajos (doc. núm. 37), únicamente en una 1/3 parte, que es la que se considera proporcionada a los trabajos preparativos de la acción por infracción de modelo comunitario no registrado , asignando las restantes a las restantes pretensiones desestimadas (infracción /nulidad de marca y competencia desleal) que no pueden ser resarcidas. Se fija, pues, la suma de 589,66 ? como gasto necesario como lo ha venido reconociendo la jurisprudencia y se consagra en la vigente redacción del art. 53 LM

En el concepto b) se reclaman los beneficios obtenidos por el infractor como consecuencia de la violación del Derecho del titular del diseño

Es aquí donde se plantea una vez más el espinoso tema de los daños in re ipsa y la exigencia de prueba o no para su estimación, objeto de análisis especialmente en materia marcaría pero también trasladable a sede de diseños, sin perder de vista que cuando el legislador ha querido reforzar la situación jurídica del titular de la marca o del diseño eximiéndole de la carga de la prueba, así lo ha hecho expresamente, como ocurre al garantizarle una indemnización mínima, en todo caso y sin necesidad de prueba , consistente en el 1% de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados o que incorporen el diseño protegido ( art 43.5LM y 55.5 LPJDI). Así parece desprenderse de la Sentencia del Tribunal de Marca Comunitaria de 22 de noviembre de 2005 (caso Protest).

Aunque el criterio elegido (beneficio ilícitamente obtenido) obedece a pautas más propias del enriquecimiento injusto, en los que es más fácil, con carácter general y sin perjuicio de su adaptación al caso concreto, la apreciación de la doctrina ex re ipsa, no: cabe diferir al periodo de ejecución su existencia y determinación, pues lo impide el art. 219LEC . Es indispensable cuantificar exactamente su importe o fijar claramente las bases con arreglo a las cuales se debe efectuar la liquidación, sin que sea permitido al Juzgador que se efectúe condena con reserva de liquidación en Sentencia.

Ante este panorama legislativo, la parte actora no propone prueba alguna en el momento procesal hábil (Audiencia previa, tras la fijación de hechos controvertidos y concreción del suplico , art. 429LEC ) ya que admite posponer a ejecución la pericial inicialmente interesada y cuyo nombramiento judicial ya se había producido (ex art. 339 y concordante de LEC ). Ante tal tesitura y sin más prueba que la documental aportada en la demanda y contestación y el interrogatorio de las partes, no es posible fijar la existencia de beneficios ilícitamente obtenido, ya que no se indican con precisión las bases para su cuantificación , a la vista de la renuncia ulterior a practicar la pericial en fase declarativa, sin que el art. 219L.E.C. permita diferir a ejecución toda la problemática acerca de cuáles son los conceptos a tener en cuenta para la fijación de esos beneficio ilícitamente obtenido (sobre todo los criterios de imputación de costes directos e indirectos para el cálculo de los gastos de producción: determinación de los incluidos o no, porcentaje en caso de ser compartidos, etc) pues esas cuestiones deben quedar perfectamente establecidas antes de ejecución

Consecuencia de ello es la desestimación de esta pretensión, por lo que entra en juego la indemnización objetiva consistente en el 1% de la cifra de negocios realizada por NORTEÑAS con los productos que incorporan el diseño protegido (art. 55.5 LPJDI) al no precisar prueba y que sí es posible su determinación en ejecución al constar claramente las bases: a) La cifra de negocios: importe de la venta de las zapatillas modelo 53-131 (únicas identificadas como infractoras, folio 12) una vez deducido el I.V.A. y en su caso bonificaciones y reducciones sobre las ventas e Impuestos directamente relacionadas con las mismas (Sentencia de 22 de noviembre de 2005 del Tribunal de Marca Comunitaria en el asunto Dekker Olifanta B.V. contra "Cortefiel , SA.", y otros, que emplea los criterios de la norma 9ª de la Cuarta Parte del Plan General de Contabilidad aprobado por Real decreto 1643/90, de 20 de diciembre) y b) el periodo: marzo de 2004 hasta marzo de 2007

v) la de difusión (B5, según enumeración del suplico), si bien únicamente en un periódico de tirada nacional al ser excesiva la formula propuesta, al tratarse de una de las medidas previstas en el art 53.1f LPJD , y que aunque de aplicación no automática, aparece en el caso concreto necesaria y conveniente bien para ilustrar a los consumidores en aras de evitar futuros equívocos , bien para disipar los efectos perturbadores ya producidos, siendo, además, una medida apropiada para reponer la imagen de la actora, que puede haberse puesto en entredicho o verse afectada por la actuación de la contraparte, a la vista de que en el caso presente los modelos de la demandante han sido publicitado en diverso medios de comunicación de alcance nacional (doc. núm. 11 y 12, 20 y 21), sin que se comparta la oposición de la demandada , pues, en sede de diseño, el art. 53.1.f) LPJDI no exige ni dolo ni culpa, al contrario de lo ocurre con el art. 18 LCD, por lo que no concurre identidad con el supuesto de hecho contemplado en la jurisprudencia que cita.

En todo caso , el que tenga registrada a su favor una marca es ajeno a esta condena, derivada de la infracción de los Derechos sobre el modelo comunitario no registrado

El anuncio, bajo la rubrica "Condena por infracción de modelos comunitarios" deberá contener los pronunciamientos del fallo firme, con unas dimensiones de 15 x 12 cm y en el periódico de tirada nacional El Mundo, en el que conste la reproducción gráfica de las zapatillas infractoras

Trigésimo primero -Al ser parcial la estimación , cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad ( art. 394LEC )

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación.

Fallo

Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por NORDIKA?S SL contra NORTEÑAS SL debo declarar y declaro:

a) que NORTEÑAS SL ha infringe el Derecho de exclusiva de los modelos comunitarios no registrados de zapatillas para ir por casa de NORDIKA?S modelo DINAMIK con la fabricación y-comercialización de las zapatillas reproducidas en el fundamento jurídico 8º siguientes:

y debo condenar y condeno a NORTEÑAS SL a:

a) a estar y pasar por la anterior declaración

b) a retirar del tráfico y destruir a su costa las zapatillas infractoras reproducidas y material publicitario, en los términos establecidos en el fundamento de derecho 30°.

d) a indemnizar a NORDIKA?S en la suma de 589,66 ? por daños y en el 1% de la cifra de negocio realizada por la demandada con las zapatillas que incorporan el modelo protegido, a fijar en ejecución de Sentencia con arreglo a las bases fijadas en el fundamento jurídico 30°

e) a la publicación del fallo a su costa, en la edición nacional del diario "EL MUNDO" en los términos del fundamento de Derecho 30°.

Se absuelve a la demandada del resto de pretensiones ejercitadas

Cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad

Notifíquese la presente resolución a las partes personadas, haciéndoles constar que no es firme y que contra la misma cabe recurso de apelación para ante el Tribunal de Marca Comunitaria , a preparar ante este juzgado en el plazo de cinco días desde su notificación.

Así, por esta, mi sentencia , definitivamente juzgando, lo pronuncio, mando y firmo.

PUBLICIDAD- A la anterior Sentencia se le dio la publicidad permitida por las leyes. Doy fe