Sentencia Civil Nº 114/2009, Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28, Rec 257/2008 de 08 de Mayo de 2009

Encabezamiento

AUD.PROVINCIAL SECCION N. 28

MADRID

SENTENCIA: 00114/2009

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID

t6

Sección 28ª

Rollo de apelación nº 257/08

Materia: Patentes. Competencia desleal

Órgano judicial de origen: Juzgado de lo Mercantil núm. 6 de Madrid

Autos de origen: Proceso núm. 405/06

Parte recurrente: GOIZPER SOCIEDAD COOPERATIVA

Parte recurrida: ALCAMPO S.A., SABEKO BANAKETA S.A.

EURASPA S.L.

SENTENCIA NÚM. 114/09

En Madrid, a 8 de mayo de 2009.

La Sección Vigésima Octava de la Audiencia Provincial de Madrid, especializada en materia mercantil, integrada por los Ilustrísimos Señores Magistrados D. Rafael Sarazá Jimena, D. Enrique García García y D. Alberto Arribas Hernández, ha visto el recurso de apelación, bajo el núm. de rollo 257/08, interpuesto contra la sentencia de fecha 20 de diciembre de 2007 dictada en el proceso núm. 405/06 seguido ante el Juzgado de lo Mercantil núm. 6 de Madrid.

Han sido partes en el recurso, como apelante GOIZPER SOCIEDAD COOPERATIVA, representada por el Procurador D. Felipe Juanas Blanco y defendida por el Letrado D. Jorge Grau Mora, siendo apeladas ALCAMPO S.A., y SABEKO BANAKETA S.A. ambas representadas por el Procurador D. Juan Antonio García San Miguel y Orueta y defendidas por los Letrados D. Pedro Arévalo Nieto y Dña. Mercedes Villarrubia García y EURASPA S.L., y EURASPA S.L. representada por el Procurador D. Luis Alfaro Rodríguez y defendida por el Letrado D. José Santaemilia Alcocer.

Es magistrado ponente D. Rafael Sarazá Jimena, que expresa el parecer del tribunal.

Antecedentes

PRIMERO.- Las actuaciones procesales se iniciaron mediante demanda presentada con fecha 28 de julio de 2008 por la representación de GOIZPER SOCIEDAD COOPERATIVA contra ALCAMPO S.A., SABEKO BANAKETA S.A. y EURASPA S.L. en la que, tras exponer los hechos que estimaba de interés y alegar los fundamentos jurídicos que consideraba que apoyaban su pretensión, suplicaba lo siguiente:

"...tener por formulada la presente demanda de juicio ordinario de cuantía indeterminada contra las entidades ALCAMPO S.A., EURASPA S.L. y SABEKO BANAKETA S.A. por infracción de derechos de propiedad industrial y competencia desleal, admitirla y conferir traslado de la misma a dichos demandadas, citándolas y emplazándolas en los domicilios que se han consignado , para que comparezcan y contesten dentro del plazo legal y, previa la tramitación legal pertinente, dictar en su día sentencia con los siguientes pronunciamientos:

1. La declaración de que las actividades de las demandadas, consistentes, por lo que se refiere a EURASPA S.L. en la importación y comercialización y por lo que se refiere a ALCAMPO S.A. y SABEKO BANAKETA S.A. en la comercialización, en España, de los pulverizadores SULF AGRO cuyas muestras se han aportado, es constitutiva de violación de los derechos de exclusiva de la actora GOIZPER SOCIEDAD COOPERATIVA derivados de la Patente nº 9200041.

2. La declaración de que las citadas actividades de las demandadas dada la identidad de formas y elementos del pulverizador SULF AGRO explotado por éstas, con los pulverizadores SUPER GEEN 16 y SUPER AGRO 16 de mi mandante, es constitutiva de competencia desleal.

3. La condena a las demandadas a cesar en la importación y en la comercialización de los mencionados pulverizadores y, en general, de cualesquiera otros que infrinjan los derechos derivados de la Patente nº 92000041 y/o que constituyan imitaciones confusorias de los legítimos pulverizadores MATABI SUPER GEEN 16 y MATABI SUPER AGRO 16 fabricados y vendidos en España por la actora GOIZPER SOCIEDAD COOPERATIVA.

4. La condena a las demandadas a destruir a su

costa los pulverizadores SULF AGRO objeto del presente procedimiento que tengan en stock.

5. La condena a las demandadas a abonar de forma solidaria -ALCAMPO S.A./EURASPA S.L de una parte y SABEKO BANAKETA S.L./EURASPA S.L. de otra- a la actora, en concepto de reparación por daños y perjuicios y por enriquecimiento injusto, la cantidad que se determine en período de prueba y, en su caso, en el de ejecución de sentencia.

6. La condena a las demandadas a la publicación , a su costa, de la sentencia que recaiga en el

presente procedimiento, en dos periódicos de ámbito nacional

7. La condena a las demandadas al pago en forma solidaria, de las costas del juicio"

SEGUNDO.- Tras seguirse el juicio por sus trámites correspondientes el Juzgado de lo Mercantil núm. 6 de Madrid dictó sentencia, con fecha 20 de diciembre de 2007 , cuyo fallo era el siguiente:

"Que DEBO DESESTIMAR y DESESTIMO la demanda interpuesta por el procurador D. Felipe Juanas Blanco, en nombre y representación de Goizper Sociedad Cooperativa contra SABEKO BANAKETA S.A., representada por el Procurador D. Juan Antonio García San Miguel, ABSOLVIENDO a la demandada de los pedimentos formulados en su contra con expresa condena en costas a la actora.

Que DEBO ESTIMAR Y ESTIMO PARCIALMENTE la demanda interpuesta por el Procurador D. Felipe Juanas Blanco, en nombre y representación de Goizper Sociedad Cooperativa contra ALCAMPO S.A. , representada por el procurador D. Juan Antonio García San Miguel y contra EURASPA S.A., representada por el procurador D. Luis Alfaro Rodríguez DECLARANDO:

Que la actividad de importación y comercialización de EURASPA SA y la de comercialización de ALCALMPO SA de los pulverizadores SULF AGRO, es constitutiva de violación del derecho de exclusiva de la actora derivada de la patente nº 9200041

CONDENANDO:

1) a EURASPA SA y ALCAMPO SA a que cesen en la importación y comercialización de los pulverizadores SULF AGRO en España.

2) A las demandadas a que abonen solidariamente a la actora la cantidad de 17.186,08 ?

3) A la publicación a su costa de la presente sentencia en dos periódicos de ámbito nacional

Todo ello, sin hacer especial condena en costas del procedimiento."

TERCERO.- Publicada y notificada dicha resolución a las partes litigantes, por la representación de GOIZPER SOCIEDAD COOPERATIVA se interpuso recurso de apelación que, admitido por el mencionado Juzgado y tramitado en legal forma ha dado lugar a la formación del presente rollo ante esta sección de la Audiencia Provincial de Madrid, que se ha seguido con arreglo a los trámites de los de su clase, siendo señalada la deliberación, votación y fallo del recurso el día 7 de mayo de 2009.

CUARTO.- En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales.

Fundamentos

PRIMERO.- La entidad actora, "GOIZPER SOCIEDAD COOPERATIVA" (en lo sucesivo, GOIZPER) interpuso demanda contra las entidades "ALCAMPO, S.A." (en lo sucesivo, ALCAMPO), "SABEKO BANAKET, S.A." (en lo sucesivo, SABEKO) y "EURASPA, S.A." (en lo sucesivo, EURASPA) en la que ejercitaba contra dichas entidades acciones de infracción de patente y de competencia desleal, por la importación y comercialización en España de determinados pulverizadores, denominados "SULF AGRO", que reproducían las características técnicas reivindicadas en la patente núm. 9200041 y constituían una imitación confusoria de los pulverizadores fabricados y comercializados por la actora, por lo que solicitaban se condenase a las demandadas a cesar en tales conductas, a destruir los pulverizadores SULF AGRO, a abonar solidariamente a la actora la cantidad que se determinara por reparación de daños y perjuicios y enriquecimiento injusto y a publicar a su costa la sentencia.

La sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil estimó parcialmente las acciones ejercitadas contra EURASPA y ALCAMPO, pues declaró que la importación y comercialización por la primera y la comercialización por la segunda de los pulverizadores SULF AGRO constituían una infracción de la patente de la actora y les condenó a cesar en su conducta, a indemnizar a la actora en 17.186,08 euros por daños y perjuicios y a publicar la sentencia. Desestimó, pues, las acciones basadas en la Ley de Competencia Desleal, al considerar que faltaba el elemento de la singularidad competitiva en los productos imitados, y asimismo desestimó las acciones basadas en la infracción de la patente ejercitadas contra SABEKO al no haber sido ésta requerida por GOIZPER para que cesara en su conducta ni haber actuado con culpa o negligencia.

Las condenadas EURASPA y ALCAMPO han consentido la demanda. Es la actora GOIZPER quien ha recurrido la sentencia en cuanto que la misma no ha estimado plenamente la demanda.

SEGUNDO.- En primer lugar la sala observa determinadas imprecisiones en el recurso de apelación.

Así, mientras que la impugnación de la absolución de SABEKO de las acciones basadas en la infracción de la patente se limita a la acción declarativa y cesatoria (esto es, sostiene que es procedente declarar a SABEKO responsable de infringir la patente de la actora y condenarle a cesar en tal actuación y abstenerse de reiterarla, f. 986, admitiendo expresamente la improcedencia de condenarle a indemnizar por violación de patente), en el suplico del escrito de interposición del recurso solicita sin más la estimación íntegra de la demanda, en la que se formulaba contra SABEKO también la acción indemnizatoria de daños y perjuicios, la de enriquecimiento injusto y la de publicación de sentencia, indistintamente por la violación de patente y por el acto de competencia desleal. Considera la sala que, por el contenido del escrito de interposición del recurso de apelación, en ningún caso podría condenarse a SABEKO al pago de cantidad alguna a la actora ni a la publicación de la sentencia en base a la infracción de la patente, y sí exclusivamente si se estimara que había incurrido en un acto de competencia desleal y concurrieran los demás requisitos que el art. 18.5 de la Ley de Competencia Desleal exige para la procedencia del resarcimiento de daños y perjuicios, incluida la publicación de la sentencia.

Otra imprecisión es la relativa al apartado "sobre los daños y perjuicios" del motivo de recurso segundo (f. 984). Se manifiesta que no se solicita doble indemnización por infracción de patente y por competencia desleal sino que "la procedencia de que se condene a las demandadas, en forma solidaria, al pago de dicha indemnización resulta tanto de la Ley de Patentes (a cuyo amparo han sido condenadas a su pago EURASPA y ALCAMPO) como de la Ley de Competencia Desleal de acuerdo con lo establecido en el art. 18.5 de la LCD ". El problema es que como en el suplico del escrito se solicita la íntegra estimación de la demanda, y en ésta se solicitaba una condena solidaria a las demandadas (ALCAMPO Y EURASPA de una parte y SABEKO Y EURASPA de otra) a abonar "en concepto de reparación por daños y perjuicios y por enriquecimiento injusto, la cantidad que se determine en periodo de prueba y, en su caso, en el de ejecución de sentencia", podría plantearse si la parte objeta el importe de la condena o solamente el "titulo" en el que la misma se sustenta. Dado que en el escrito de preparación del recurso no se impugna el pedimento relativo a la cuantía de la indemnización y en el cuerpo del escrito de interposición del recurso no se contiene alegación alguna concreta sobre cuál debería haber sido el importe de la condena y conforme al art. 465.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil "la sentencia que se dicte en apelación deberá pronunciarse exclusivamente sobre los puntos y cuestiones planteados en el recurso y, en su caso, en los escritos de oposición o impugnación", la sala considera que es sólo el "título" que soporta la indemnización el que se impugna, en el sentido de que se pretende que dicha condena se sustente tanto en la infracción de la patente como en la comisión del acto de competencia desleal, lo que permitiría además incluir a SABEKO en la condena de acuerdo con la tesis de la recurrente.

Por último, aunque en el suplico del escrito de interposición del recurso de apelación se solicita la estimación íntegra de la demanda, en el cuerpo del escrito no se hace mención alguna al pedimento de destrucción a su costa de "los pulverizadores SULF AGRO objeto del presente procedimiento que tengan en stock". La sala considera que ello supone la conformidad de la recurrente con la consideración contenida en la sentencia de que tal pronunciamiento no era procedente pues no quedaba ya ningún pulverizador en el stock de las demandadas, por lo que no se pronunciará sobre la procedencia de tal pronunciamiento.

TERCERO.- En la demanda las acciones de competencia desleal se basaban en la comisión de los ilícitos concurrenciales de los arts. 5, 6, 11 y 12 de la Ley de Competencia Desleal .

La sentencia rechaza la comisión de dichos ilícitos concurrenciales. Pues bien, en su recurso la actora abandona cualquier intento de justificar el encaje de la conducta de las demandadas en el art. 5 de la Ley de Competencia Desleal . Y tampoco se razona adecuadamente la comisión de los ilícitos previstos en los arts. 6 y 12 de la Ley de Competencia Desleal , alegándose simplemente que es "discutible" que la conducta de las demandadas constituyan un acto confusión de los definidos en el art. 6 o que se halle incursa en el art. 12 de la Ley de Competencia Desleal .

Debe rechazarse la aplicación de los ilícitos concurrenciales de los arts. 6 y 12 de la Ley de Competencia Desleal no ya por la poca firmeza mostrada en el recurso al impugnar este extremo, sino porque los actos de confusión (artículo 6 de la Ley de Competencia Desleal ) y los actos de aprovechamiento de la reputación ajena (artículo 12 de la Ley de Competencia Desleal ) se sitúan, por lo general, en el terreno de la utilización de signos distintivos en sentido amplio (lo que comprende tanto la utilización del elemento singularizador a título de signo -para denotar la procedencia empresarial- como su empleo en la forma de presentación de la prestación y, por tanto, aunque el infractor utilice sus propios distintivos), debiendo reservarse para los actos de imitación (artículo 11 de la Ley de Competencia Desleal ) el ámbito de las prestaciones empresariales y profesionales propiamente dichas. En este sentido, la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Primera, núm. 887/2007 de 17 julio declara:

"El segundo requisito hace referencia al objeto de protección, que plantea la diferencia de la figura típica del art. 11.2 de las de los arts. 6º y 12. Domina en la materia el criterio de que estos dos últimos preceptos se refieren a los signos distintivos, y por lo tanto a las creaciones formales, en tanto el 11 lo hace a las prestaciones, a las creaciones materiales. En el art. 6º se ubica la presentación del producto, en tanto en el 11 la creación del producto, extendiéndose a las creaciones técnicas, artísticas, estéticas y ornamentales. En tal sentido, con unos u otros matices, la doctrina científica y Sentencias de 11 y 17 de mayo de 2004, 7 de julio y 24 de noviembre de 2006, 30 de mayo y 12 de junio de 2007 ".

En esta misma línea se pronuncian también las Sentencias del Tribunal Supremo, Sala Primera, de 5 de febrero y 15 de diciembre de 2008 .

En el caso de autos, la imitación que se denuncia no afecta a la forma de presentación del producto (signos, envases) sino al producto en sí mismo, por lo que ha de descartarse la aplicación de los arts. 6 y 12 de la Ley de Competencia Desleal .

La recurrente centra su impugnación de la sentencia, en lo referente a la desestimación de las acciones de competencia desleal, en que resulta "indiscutible" que la conducta de las demandadas está incursa en el art. 11 de la Ley de Competencia Desleal .

Como ha declarado esta sala en anteriores ocasiones, el artículo 11 de la Ley de Competencia Desleal contiene varias normas o si se quiere una regla general y varias prohibiciones o excepciones.

La regla general proclama la libertad de imitación de las prestaciones e iniciativas empresariales siempre que no estén amparadas por un derecho de exclusiva reconocido en la ley. La norma no sanciona la imitación, por sí misma, como acto de competencia desleal, sino tan solo aquélla que, por las circunstancias concurrentes, no contribuye tanto al progreso técnico o estético, o a dinamizar el mercado, cuanto a producir efectos perjudiciales sobre los consumidores o los competidores.

Por ello, como excepción, se reputa desleal la imitación de prestaciones o iniciativas empresariales cuando:

1) Resulte idónea para generar la evitable asociación por parte de los consumidores respecto a la prestación (11.2).

2) Comporte un evitable aprovechamiento indebido de la reputación ajena (11.2).

3) Comporte un aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno (11.2).

4) Se produzca la imitación sistemática de las prestaciones o iniciativas del competidor cuando dicha estrategia se halle encaminada a impedir u obstaculizar su afirmación en el mercado (11.3).

La recurrente alega que "los actos de las demandadas se hallan incursos. en las excepciones previstas en los apartados 1 y 2 del citado artículo".

Respecto de la excepción del apartado 1, alega que la conducta de las demandadas se halla incursa en tal excepción por existir un derecho de exclusiva a favor de GOIZPER derivado de una patente. La sala no considera admisible tal alegación. El apartado 1 del art. 11 de la Ley de Competencia Desleal no contiene ilícito alguno de competencia desleal, sino simplemente una regla general de libre imitabilidad delimitada porque no exista un derecho de exclusiva reconocido en la ley. Si tal derecho de exclusiva existe, la imitación infractora del mismo no constituye un ilícito de competencia desleal, sino una infracción de ese derecho de exclusiva reconocido por la ley (marca, patente, diseño industrial, etc). Por tanto, no puede decirse que la conducta de las demandadas se halle incursa en la excepción del apartado 1 del art. 11 de la Ley de Competencia Desleal puesto que dicho apartado no contiene excepción alguna a la regla de libre imitabilidad, sino que establece tal regla y la delimita con los derechos de exclusiva reconocidos por la ley, por lo que no puede cometerse ilícito concurrencial del art. 11.1 de la Ley de Competencia Desleal .

Respecto de la excepción del apartado 2, que como se ha visto incluye varias modalidades de ilícito concurrencial, la recurrente alega de la existencia de riesgo de asociación así como un aprovechamiento indebido de la reputación alcanzada por GOIZPER en el mercado, aunque en el apartado 3 del suplico de su demanda hace referencia solamente a la cesación en la imitación confusoria.

Una primera crítica que se hace de la sentencia apelada en este extremo es que, según considera la recurrente, para que se produzca la imitación ilícita del art. 11.2 de la Ley de Competencia Desleal no es necesaria la concurrencia del requisito de la singularidad competitiva de la prestación imitada.

La sala no admite esta tesis y la crítica que se hace en el recurso de la sentencia apelada en este extremo, que es asimismo una crítica directa a la línea seguida en esta materia por esta sala por cuanto que la sentencia apelada reproduce el contenido de una sentencia dictada por esta sala, que ha sido mantenida en varias sentencias dictadas sobre la imitación desleal. En este sentido, como reproduce la sentencia apelada, esta sala ha manifestado que para evitar que el principio de libre imitación quede vacío de contenido hay que aplicar los mencionados ilícitos concurrenciales siguiendo una interpretación restrictiva, que pasa por exigir la concurrencia en el caso enjuiciado de las siguientes circunstancias: 1º) la apreciación de mérito competitivo, lo que supondría: a) la presencia en la prestación original de singularidad competitiva, es decir, de rasgos diferenciales que la distingan suficientemente de otras prestaciones de igual naturaleza; y b) el asentamiento o implantación suficiente en el mercado de la prestación original que sea objeto de imitación; y 2º) la evitabilidad de los riesgos de asociación o aprovechamiento de la reputación ajena, de modo que si resultan inevitables quedará excluida la apreciación de deslealtad en la práctica, tal como se indica en el párrafo segundo del nº 2 del artículo 11 de la LCD (el cual no menciona, en relación con esta premisa, el supuesto de imitación con aprovechamiento del esfuerzo ajeno, en el cual ha de entenderse que no regirá la cláusula de inevitabilidad).

La Sala 1ª del Tribunal Supremo, en recientes sentencias tales como las núm. 887/2007, de 17 julio, y 1167/2008, de 15 diciembre , ha sostenido que la imitación desleal del art. 11.2 de la Ley de Competencia Desleal ha de consistir en la copia de un elemento o aspecto esencial, no accidental o accesorio, incidiendo sobre lo que se denomina "singularidad competitiva" o "peculiaridad concurrencial". Así pues, para que pueda considerarse que una conducta desarrollada en el mercado es un ilícito concurrencial del art. 11.2 de la Ley de Competencia Desleal se exige que la prestación imitada goce de singularidad competitiva.

Tampoco puede admitirse la alegación que se contiene en el recurso acerca de que el presupuesto de la existencia de singularidad competitiva en la prestación imitada "se entendía siempre concurrente en casos como el presente de copia servil", puesto que con ello se estaría convirtiendo la regla general (la libre imitación de las prestaciones) en una excepción de interpretación restrictiva, necesitada de prueba por parte del imitador de la ausencia de singularidad competitiva de la prestación imitada, lo que es contrario a la doctrina jurisprudencial que afirma "que la apreciación de la deslealtad sancionada en la norma debe ser objeto de interpretación restrictiva (SS. 13 de mayo 2.002 y 30 de mayo de 2.007 ) porque si bien las creaciones empresariales deben ser protegidas por el interés de sus creadores o titulares, de los consumidores y el interés en general, sin embargo nuestro ordenamiento jurídico establece como principio general el de libre imitabilidad (art. 11.1 LCD ) que se halla integrado en el de libre competencia" (Sentencia de la Sala 1ª del Tribunal Supremo núm. 1167/2008 de 15 diciembre ).

La afirmación de la recurrente de que "no se enjuicia en el presente pleito la singularidad competitiva de los pulverizadores de mi mandante sino si los actos de las demandadas, consistentes en importar y comercializar en España unos pulverizadores que son copias serviles de los originales de mi mandante, son constitutivos de competencia desleal" muestra la base errónea de la que parte el recurso en este extremo, puesto que justamente para decidir si la imitación de los productos de la actora es constitutivo de un acto de competencia desleal del art. 11.2 de la Ley de Competencia Desleal es preciso que los productos imitados gocen de singularidad competitiva, puesto que de no ser así el acto sería lícito por encuadrarse en la regla general de libre imitabilidad del art. 11.1 de la Ley de Competencia Desleal , sin perjuicio de la infracción del derecho de exclusiva reconocido por la ley (concretamente un derecho de patente) que haya podido cometerse, que ha sido declarado y que es ajeno a la discusión atinente a la prosperabilidad de las acciones de competencia desleal.

Ahora bien, sentada la necesidad de que la prestación imitada goce de singularidad competitiva, la sala considera atendibles las alegaciones de la recurrente sobre la concurrencia de dicho requisito.

La sentencia apelada consideró acreditado que concurren los elementos del asentamiento o implantación suficiente en el mercado de la prestación original que ha sido objeto de imitación. Así resultaba, por ejemplo, del informe aportado con el núm. 8 con la demanda. Asimismo declara la sentencia que las propias demandadas reconocieron en su contestación a la demanda que la actora es líder en el sector de pulverizadores en el mercado español y claro referente a nivel mundial con presencia en más de 100 países, destinando más de dos terceras partes de su producción a la exportación.

La sala entiende que, además, de los documentos aportados con la demanda resulta suficientemente acreditado que esa implantación suficiente en el mercado es consecuencia de la singularidad competitiva de los productos fabricados por la actora. Ésta no es un fabricante más de pulverizadores. Es una empresa puntera en la creación y desarrollo de este tipo de productos, con un departamento técnico muy avanzado, con un sistema de calidad evaluado y certificado con los requerimientos de la Norma ISO 9001:2000, cofundadora del Centro Tecnológico de Investigación Desarrollo e Innovación OLAKER dedicado en exclusiva a la investigación de nuevas aplicaciones, productos y áreas de conocimiento, desarrollo de productos y formación e introducción en la actora de nuevas tecnologías. De ahí que no sólo sea titular de la patente de invención que incorporaba en el producto objeto de imitación, sino que éste había sido incluso distinguido con el premio del concurso "Seguridad, Ergonomía y Normalización en las Máquinas Agrícolas y de Jardín" en la edición de AGROFIMA Y PROMOVERDE'94 (documento al f. 95).

Por lo tanto, no se ha imitado un producto más de los existentes en el mercado, sino un producto que, en su campo, goza de singularidad competitiva.

Respecto de la existencia de la imitación, la sala ha examinado el producto de la actora y el producto infractor, aportados con la demanda, y hace suyas las explicaciones contenidas en la sentencia apelada acerca de la práctica coincidencia en todas las piezas visibles del producto, que hace muy difícil diferenciar el producto fabricado y comercializado por la actora del importado y comercializado por las demandadas.

La alegación de que existen otros productos muy similares en el mercado no desvirtúa lo anteriormente expuesto. Y no lo hace porque, en primer lugar, buena parte de los productos mencionados son fabricados por la propia demandante. El resto, o son productos que presentan diferencias notables con el producto de la actora, o son productos fabricados también por productores chinos, y, por lo que consta en autos, en fecha reciente (por ejemplo, f. 720), lo que no haría sino indicar que el producto fabricado por la actora ha sido objeto de otras imitaciones, pero no que el mismo carezca de singularidad competitiva.

Por tanto, concurriendo los requisitos del mérito competitivo en el producto imitado, en sus aspectos de singularidad competitiva (en tanto que presenta rasgos diferenciales que lo distinguen suficientemente de otras prestaciones de igual naturaleza, por ser un producto de una calidad acreditada) e implantación suficiente en el mercado, y de evitabilidad de los riesgos de asociación y de aprovechamiento de la reputación ajena, puesto que la reproducción de las formas y colores de los elementos externos del producto era perfectamente evitable al no ser imprescindibles en la fabricación del producto, la sala considera que las demandadas han incurrido en la conducta de imitación desleal del art. 11.2 de la Ley de Competencia Desleal , puesto que la imitación de la apariencia externa del producto es idónea para generar la asociación por parte de los consumidores respecto de la prestación.

CUARTO.- En cuanto a la procedencia de que la indemnización tenga también su base en la comisión de un ilícito de la Ley de Competencia Desleal, en el recurso no se está solicitando que se modifique el quantum de la indemnización, por lo que tal impugnación carece de especial trascendencia respecto de las condenadas en primera instancia, ALCAMPO y EURASPA.

No obstante, ha de puntualizarse que los sistemas indemnizatorios de la Ley de Patentes y de la Ley de Competencia Desleal son diferentes. En este sentido, la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Primera, núm. 966/2005, de 1 de diciembre , declara:

"El tercer motivo tiende a combatir la condena que le obliga a indemnizar los perjuicios ocasionados, con cita de los artículos 18.5 de la LCD , en relación con el artículo 360 LECiv y artículos 64 y 66 de la LP y de la jurisprudencia que considera infringida. El motivo se desestima, como los anteriores. En efecto, para fundamentar la indemnización la sentencia aplica de forma indiscriminada los preceptos tanto de la Ley de Patentes, como de la Ley de Competencia Desleal, siendo así que unos y otros están inspirados por criterios distintos. Para los primeros, el artículo 64 de la LP , a diferencia de lo que establece el artículo 63 («podrá»), otorga al titular de la patente la posibilidad de obtener «en todo caso» la reparación económica por parte de quien fabrica o utiliza el procedimiento patentado sin consentimiento de su titular. Se trata de una responsabilidad objetiva, que se alinea a la doctrina de esta Sala para otras situaciones jurídicas sobre la estimación de daños y perjuicios inherentes, sin necesidad de prueba directa de los mismos en cuanto de los hechos demostrados o reconocidos por las partes se deduzca necesaria y fatalmente de los mismos como reales y efectivos (Sentencias de 10 de junio de 2000 que cita las de 5-6-1985, 30-9-1989, 7-12-1990, 15-4 y 15-6-1992; 1-7-1995; 25-2-2000 y de 7 de diciembre de 2001, en cuanto al apartado 1 del art. 64 ); doctrina que resulta lógica en razón a que es perfectamente posible deducir el perjuicio originado teniendo en cuenta que las ventas efectuadas por el infractor repercuten en principio de formar negativa en las ventas del titular de la Patente y de quien la explota, y su estimación responde a idénticos criterios de lógica expresados en el artículo 66 de la Ley , en cuanto se concretan a una suma equivalente al precio que hubiera debido pagar por la concesión de una licencia de explotación que le hubiera permitido llevar a cabo la utilización del objeto de la patente, hasta que el cese en la explotación ilícita del producto, selección de la parte actora, y a determinar en ejecución de sentencia, si no es posible hacerlo en éste trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 360 de la LECiv de 1881. En los segundos , por el contrario, la acción resarcitoria de los daños y perjuicios ocasionados por el acto exige declaración de dolo o culpa por parte de su autor para que pueda condenársele, incluida la publicación de la sentencia, esta última sin necesidad de una previa condena al pago de aquellos (STS 4 julio 2005 ), y su viabilidad requiere la prueba de los daños y perjuicios cuya indemnización se pide y la relación de causalidad entre el acto constitutivo de competencia desleal y aquellos daños y perjuicios ( STS 29 de septiembre de 2003 )".

La recurrente omite en su recurso cualquier consideración sobre la concurrencia de los requisitos necesarios para que proceda fundar la indemnización también en el ilícito de competencia desleal, por lo que parece suponer, erróneamente, que basta la comisión del ilícito de competencia desleal para que proceda condenar a todos quienes han incurrido en el mismo al pago de la indemnización de daños y perjuicios. Sin embargo, mientras que para la comisión del ilícito concurrencial basta la conducta objetivamente infractora, que concurre en los tres demandados, para que proceda condenar a éstos a indemnizar los daños y perjuicios en base mismo es preciso, como se ha visto, que en su conducta concurra el elemento subjetivo del dolo o la negligencia (art. 18.5 de la Ley de Competencia Desleal ).

De lo actuado en el presente litigio se deduce que tal elemento subjetivo concurre en la codemandada ALCAMPO, puesto que la misma recibió un requerimiento de la actora para que cesara en la oferta, promoción, comercialización y cualquier otro acto de explotación de los pulverizadores SULF AGRO, al que hizo caso omiso, hasta el punto de que la actora compró sendos pulverizadores SULF AGRO en fecha posterior a la práctica del requerimiento, que no fue contestado por ALCAMPO. Sin embargo, no puede decirse lo mismo de SABEKO, que no recibió comunicación alguna, ni de EURASPA, que aceptó el requerimiento de la actora en cuanto al cese de su actividad de importación y venta de los citados pulverizadores, si bien la indemnización que ofreció a la actora no fue considerada suficiente, extremo éste irrelevante a estos efectos, puesto que lo relevante es que una vez que tuvo conocimiento de la ilicitud de su conducta cesó en la misma, sin que se haya probado que con anterioridad tuviera conocimiento de la infracción del derecho de patente y de la ilicitud concurrencial en que estaba incurriendo.

Lo que puede ser objeto de recurso de apelación son los pronunciamientos de la sentencia apelada. Y el pronunciamiento indemnizatorio ha de permanecer incólume, puesto que en el mismo no se incluye si la indemnización está basada solamente en un ilícito o en varios, y SABEKO, que era la única codemandada absuelta del pronunciamiento indemnizatorio, no puede ser incluida en el mismo en base al ilícito concurrencial por no estar probado el elemento subjetivo del dolo o la negligencia exigidas por el art. 18.5 de la Ley de Competencia Desleal . La propia recurrente ha admitido la falta de dolo o negligencia de esta codemandada en lo relativo a la indemnización en base a la Ley de Patentes, no pudiendo escindirse a estos efectos la presencia del dicho elemento subjetivo en uno y otro ilícito, ya que ambos ilícitos se basan en una misma conducta.

QUINTO.- El segundo motivo de recurso se refiere a la absolución de SABEKO de las acciones ejercitadas en relación a la infracción de la patente.

Como ya se dijo en anteriores fundamentos, aunque la recurrente solicita la plena estimación de la demanda, la impugnación de la absolución de SABEKO de las acciones basadas en la infracción de la patente se limita a la acción declarativa y cesatoria. Sostiene la recurrente que es procedente declarar que SABEKO ha infringido la patente de la actora al comercializar productos que reproducen las características técnicas reivindicadas, y que es procedente por tanto condenarle a cesar en tal actuación y abstenerse de reiterarla, admitiendo expresamente la improcedencia de condenarle a indemnizar por violación de patente por faltar la advertencia con requerimiento y el elemento subjetivo de la culpa o negligencia exigidos en el art. 64.2 de la Ley de Patentes .

La sala considera correctos los argumentos del recurso. Estando admitido que SABEKO no es fabricante ni importadora y no cuestionándose la falta de advertencia por el titular de la patente acerca de la existencia de ésta, convenientemente identificada y, de su violación, con requerimiento de que cesen en la misma, ni la ausencia en su actuación de culpa o negligencia, ello justifica que SABEKO no esté obligada a responder de los daños y perjuicios causados por la infracción del derecho de patente de la actora y por tanto que la acción de indemnización no pueda ser estimada, así como tampoco la de publicación de la sentencia, en tanto que ésta tiene un cierto componente resarcitorio. Pero lleva razón la recurrente al afirmar que la falta de advertencia y requerimiento previo y la ausencia de culpa o negligencia no excluye la procedencia de la acción declarativa de la infracción, que es objetiva y no requiere la concurrencia de dolo o culpa, ni de la acción cesatoria, que procede en todo supuesto en que exista infracción persistente o con posibilidad de reproducirse en el futuro (art. 50 en relación a 63, ambos de la Ley de Patentes )

Por tanto, procede estimar el recurso de la actora en este extremo.

QUINTO.- La estimación del recurso de apelación determina, en materia de costas, que:

1º) que proceda imponer a ALCAMPO y EURASPA las costas causadas en primera instancia a la actora al ser plena, o cuanto menos sustancial, la estimación de la demanda dirigida contra estas entidades, puesto que la ausencia de pronunciamiento sobre la destrucción de los pulverizadores en stock no se debe a que el mismo no fuera procedente en derecho sino a que no era posible por no quedar ya ninguno en el stock de las demandadas, lo que no era posible que la actora conociera al tiempo de interponer la demanda, todo ello conforme al apartado 1º del art. 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y las Sentencias del Tribunal Supremo, Sala Primera, de 14 de marzo de 2003, 17 de julio de 2003, 24 de enero de 2005, 26 de abril de 2005 ,6 y 9 de junio de 2006 y 9 de julio de 2007 , entre otras.

2º) que no proceda hacer expresa imposición de las causadas a SABEKO en la primera instancia al no ser plena la estimación de la demanda dirigida contra ésta y no haber litigado ésta ni la actora con temeridad, según se establece en el núm. 2 del artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ; y

3º) que no proceda efectuar expresa imposición de las derivadas de esta alzada, a tenor de la regla prevista en el núm. 2 del artículo 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , que prevé que no se condenará en las costas del recurso a ninguno de los litigantes en caso de estimación total o parcial del mismo.

Vistos los preceptos citados y demás concordantes de general y pertinente aplicación al caso.

Fallo

En atención a lo expuesto, la Sala acuerda:

1.- Estimamos parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la representación de GOIZPER SOCIEDAD COOPERATIVA contra la sentencia dictada el 20 de diciembre de 2007 por el Juzgado de lo Mercantil núm. 6 de Madrid, en el procedimiento núm. 405/06 del que este rollo dimana.

2.- Revocamos la resolución recurrida en el extremo relativo a la plena desestimación de la demanda formulada contra la entidad "SABEKO BANAKET, S.A.", la absolución de las demandadas respecto de las acciones basadas en la Ley de Competencia Desleal, la imposición a la entidad "GOIZPER SOCIEDAD COOPERATIVA" de las costas causadas a dicha demandada, y la no imposición a las entidades "ALCAMPO, S.A" y "EURASPA, S.A." de las costas causadas a la actora en primera instancia a y en su lugar acordamos:

2.1.- Declarar que las demandadas "ALCAMPO, S.A", "SABEKO BANAKET, S.A." y "EURASPA, S.A." han incurrido en conductas constitutivas de competencia desleal.

2.2.- Extender a la entidad "SABEKO BANAKET, S.A." el pronunciamiento declarativo de que la actividad de comercialización de los pulverizadores SULF AGRO es constitutiva de violación del derecho de exclusiva de la actora derivada de la patente núm. 9200041.

2.3.- Extender a la entidad "SABEKO BANAKET, S.A." la condena al cese de la comercialización de los pulverizadores SULF AGRO en España.

2.4.- Revocar el pronunciamiento de no expresa imposición de las costas causadas a la actora en primera instancia, acordando en su lugar condenar a "ALCAMPO, S.A" y "EURASPA, S.A." al pago de dichas costas.

2.5.- Revocar la condena a la entidad "GOIZPER SOCIEDAD COOPERATIVA" al pago de las costas causadas en primera instancia a la entidad "SABEKO BANAKET, S.A.", declarando no haber lugar a hacer expresa imposición de dichas costas.

3.- Confirmamos los demás pronunciamientos de la resolución recurrida.

4.- No hacemos expresa imposición de las costas derivadas del recurso de apelación.

Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos los Ilustrísimos Señores Magistrados integrantes de este Tribunal.

PUBLICACION.- Dada y pronunciada fué la anterior Sentencia por los Ilmos. Sres. Magistrados que la firman y leída por el/la Ilmo. Magistrado Ponente en el mismo día de su fecha, de lo que yo el/la Secretario certifico.