Sentencia Civil Nº 114/2014, Juzgados de lo Mercantil - Barcelona, Sección 2, Rec 645/2013 de 29 de Julio de 2014

Encabezamiento

Juzgado Mercantil 2 Barcelona
Gran Via de les Corts Catalanes, 111
Barcelona Barcelona
Procedimiento Procedimiento ordinario 645/2013 Sección P
Parte demandante FOTOPRIX, S.A.
Procurador FRANCISCO PASCUAL PASCUAL
Parte demandada VISTAPRINT ESPAÑA, S.L.
Procurador ANTONIO Mª DE ANZIZU FUREST
SENTENCIA nº 114/14
En Barcelona, a 29 de julio de 2014.
Vistos por D. Alberto Mata Sáiz, Magistrado Juez del Juzgado Mercantil numero 2 de Barcelona
los presentes autos de juicio declarativo ordinario número 645/2013-P seguidos a instancia de la entidad
FOTOPRIX, S.A. que ha comparecido representada por el Procurador Sr. Francisco Pascual Pascual y asistido
por el letrado Sr. Jordi Solans Aguado, como actora- reconvenida, contra la entidad VISTAPRINT ESPAÑA,
S.L. que ha comparecido representada por el Procurador Sr. Antonio De Anzizu Furest y asistido por el letrado
Sr. Jorge Grau Mora, como demandada-reconviniente.

Antecedentes

PRIMERO.- Por la meritada representación de la parte actora se interpuso demanda de juicio ordinario contra la demandada con base a los hechos y fundamentos de derecho que tuvo por convenientes y constan en autos y, que en suma, tenía por objeto la acción dirigida a que la demandada fuera condenada A ) a cesar en el uso inmediato de cualquier signo idéntico o semejante a las marcas FOTOLIBRO y FOTOPRIX para distinguir productos o servicios idénticos o semejantes a aquéllos para los que las marcas están registradas en cualquier medio o soporte, especialmente en paginas web, redes de telecomunicación y motores de búsqueda que dirijan a anuncios de la demandada o contengan enlaces con sus páginas web.

B) Al pago de una indemnización por los daños producidos a FOTOPRIX, S.A. y enriquecimiento injusto en la cuantía definitiva que se fije en la fase procesal oportuna, según las reglas establecidas en el hecho sexto de la demanda.

En el acto de la audiencia previa, la parte actora indicó que la cuantía que reclamaba era el 1 % de la cifra de negocio llevada a cabo por la demandada con los productos y servicios ilegítimamente marcados ( por la infracción de la ley de marcas alegada). El 25 % del gasto en publicidad acreditado por la actora desde el año 2005 hasta el año 30 de septiembre de 2012 (15.694.563,60 euros según documento 82 de la demanda) y el 10 % de la cifra de negocios de la demandada, éste último apartado en aplicación de la ley de competencia desleal.

C) a publicar a su costa la sentencia en el periódico de mayor divulgación nacional y a insertarla durante un período no inferior a tres meses en su web ' www.vistaprint.es' o cualquier otra que la pueda sustituir.



SEGUNDO.- Dado traslado de la demanda a la entidad demandada compareció en el procedimiento oponiéndose a la demanda formulada contra ella.

De igual modo, interpuso reconvención contra la actora del procedimiento, por el que solicitaba la condena de ésta a A) se declare la nulidad parcial de la marca española 264454, para fotografías, álbumes, productos de imprenta, libros, clichés, servicios de acceso a una red informática mundial y transmisión de imágenes asistida por ordenador, en relación con álbumes o libros de fotos.

B) se declare la nulidad parcial de la marca española 2673275 para servicios de abastecimiento para terceros de productos y servicios relacionados con la fotografía, las artes gráficas, registro, transmisión, almacenamiento y reproducción de imágenes, servicios de venta al por menor en establecimientos comerciales, servicios de venta a través de redes informáticas mundiales, servicios de publicidad, difusión de anuncios publicitarios, distribución de material publicitario (folletos, prospectos, muestras), compilación de datos de un ordenador central y reproducción de documentos, en relación con álbumes de fotos o libros de fotos.

C) se declare la caducidad parcial, por falta de uso, de las marcas 2643454 y 2673275, respecto de los restantes productos y servicios que componen sus enunciados, con inclusión de aquellos respecto de los que eventualmente no se hubiera declarado su nulidad.

D) se libre el oportuno mandamiento a la Oficina Española de Patentes y Marcas, para que proceda a la cancelación de las marcas 2643454 y 2673275 de conformidad a lo expuesto.



TERCERO.- Admitida a trámite la reconvención se dio traslado a la parte actora- reconvenida que presentó escrito de contestación.

En el acto de la audiencia previa, las partes propusieron la prueba que entendieron por conveniente.

Dado que la única prueba admitida fue la documental, quedaron los autos para dictar sentencia.



CUARTO.- En la tramitación del presente proceso se han observado esencialmente los requisitos procesales.

Fundamentos

Primero.- . Hechos.

1. La entidad actora es una conocida empresa que tiene como objeto social la venta y revelado de material fotográfico. Documento 1 de la demanda. Cuenta con más de 250 establecimientos en toda España, entre propios y franquicias. Documento numero 4 de la demanda.

2. La entidad demandada, fue constituida el día 26 de diciembre de 2003, y tiene como objeto social la promoción y marketing de los productos y servicios de papelería, que comercializa la matriz VISTAPRINT, LTD.

3. La actora tiene registrada a su nombre la marca numero 2643454 FOTOLIBRO en clase 16 para fotografía, álbumes, papel, cartón, productos de imprenta, catálogos, revistas, prospectos, publicaciones, libros, libretas, tarjetas, productos de imprenta, artículos de encuadernación, papelería, adhesivos para la papelería o la casa, material para artistas, pinceles, artículos de oficina (excepto muebles), material de instrucción o de enseñanza, (excepto aparatos) materias plásticas para embalaje (no comprendidos en otras clases), caracteres de imprenta, clichés; y en clase 38 para servicios de acceso a una red informática mundial, comunicaciones por terminales de ordenador, transmisión de mensajes y de imágenes asistido por ordenador, radiotelefonía móvil.

Fue solicitada el día 16 de marzo de 2005 y concedida el día 26 de agosto del mismo año.

4. También tiene registrada la marca nacional numero 2673275 FOTOLIBRO en clase 35, para servicios de abastecimiento para terceros de productos y servicios relacionados con la fotografía, las artes gráficas, papelería, óptica, telefonía, informática, registro, transmisión, almacenamiento y reproducción de datos, textos, sonido e imágenes, servicios de venta al por menor en establecimientos comerciales, servicios de venta a través de redes informáticas mundiales, servicios de publicidad, difusión de anuncios publicitarios, distribución de material publicitario, (folletos prospectos, muestras), compilación de datos en un ordenador central, organización de ferias y exposiciones con fines comerciales y publicitarios, reproducción de documentos, gestión de negocios comerciales, dirección de establecimientos comerciales en régimen de franquicia, tratamiento de textos, transcripción de comunicaciones, importación y exportación.

Fue solicitada el día 26 de septiembre de 2005.

Documentos 2 y 3 de la demanda.

5. En el año 2004, la actora inició un servicio para el tratamiento de imágenes y edición de álbumes de fotografía. Dio a conocer este servicio y el producto con la marca FOTOLIBRO, procediendo a su registro tal como se ha indicado. Documentos 5 a 14 de la demanda.

6. En el año 2012, la actora conoció que la demandada, VISTAPRINT,S.L. utilizaba la denominación FOTOLIBRO para hacer publicidad del mismo servicio de edición de álbumes. Por dicho motivo, la actora remitió carta de requerimiento para que cesara en el uso de dicha actividad. Documento numero 17 de la demanda.

7. Ante el uso que del término han realizado otras empresas del sector, ha dirigido también requerimientos para que cese en el uso del mismo. Documentos 33 y 34 de la demanda.

8. La demandada utiliza la palabra o término clave FOTOPRIX, para insertar anuncios publicitarios en internet a través de buscadores que ofrecen el servicio de publicación de pequeños anuncios en concreto, utiliza los términos ' álbum fotoprix', 'fotoprix álbum', 'fotoprix revelado', 'revelado fotoprix', en el buscador GOOGLE, y los términos 'fotoprix', 'álbum fotoprix', 'fotorprix álbum', 'foto prix', 'fotopris', 'álbum foto pros', 'fotoprics', 'fotoprics.com', 'álbum digital fotoprix', en el buscador de YAHOO. Documentos 56 a 60 de la demanda.

9. Con arreglo a estos hechos la actora ejerce la acción de infracción de marca ( artículo 34,2 e ), artículo 40 , 41 y 42 de la ley de marcas ), así como de competencial desleal, de conformidad a lo previsto en el artículo 4 , 11.1 y 32.1.6º de la ley de competencia desleal , en cuanto que está usando su imagen corporativa para confundir al consumidor y desviar su clientela.

En definitiva, ejerce la acción de infracción de marca por el empleo del término FOTOLIBRO tanto por su uso para distinguir los libros de fotos y los servicios relacionados co néstos como por el uso como palbra clave en los buscadores de internet.

En segundo lugar, considera una infracción de marca el empleo de la palabra clave FOTOPRIX o similares, como método de busca en internet.

En tercer lugar, considera que esta misma conducta puede considerarse como un acto de competencia desleal por aprovecharse de su imagen comercial.

Segundo.- Uso del término FOTOLIBRO.

10. El artículo 5 de la ley de marcas regula las llamadas prohibiciones absolutas, indicando que 1. No podrán registrarse como marca los signos siguientes: a) Los que no puedan constituir marca por no ser conformes al artículo 4.1 de la presente Ley.

b) Los que carezcan de carácter distintivo.

c) Los que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir en el comercio para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de obtención del producto o de la prestación del servicio u otras características del producto o del servicio.

d) Los que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que se hayan convertido en habituales para designar los productos o los servicios en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio.

3. Podrá ser registrada como marca la conjunción de varios signos de los mencionados en las letras b), c) y d) del apartado 1, siempre que dicha conjunción tenga la distintividad requerida por el apartado 1 del artículo 4 de la presente Ley.

11. La parte actora alega en su fundamentación que el término FOTOLIBRO no es un término genérico, en aplicación de lo previsto en el artículo 5 1 d) de la Ley de Marcas . En definitiva, que las diferentes empresas fotográficas, utilizan expresiones tales como 'álbum', 'álbum de fotos', 'álbum de fotos digital', 'foto álbum digital', ' álbum digital', 'libro de fotos' ' libro fotográfico' pero no el término fotolibro. Con relación a las empresas que utilizan el citado término ha iniciado reclamaciones para el cese de dicho término. A su juicio, el término 'FOTOLIBRO' es un término evocativo.

12. Sin embargo, la demandada no basa su oposición a la demanda y reconvención en el apartado d del artículo 5.1, sino en los apartados b y c.

13. No existe controversia entre las partes para entender por FOTOLIBRO como el servicio que se presta para el tratamiento de imágenes por procedimiento informáticos y la edición y encuadernación del álbum. También hace referencia al producto en sí mismo.

14. De la descripción utilizada en el anterior párrafo ya se podría concluir que el término es meramente descriptivo, sin que afecte a este dato el hecho de que el término sea más o menos conocido. Este ultimo dato podría ser relevante para valorar el apartado d del artículo 5.1, pero no ha sido objeto de ejercicio por la demandada.

15. En la web de la actora (documento numero 5 de la demanda), tal como ha indicado la demandada al contestar, aparecen otros términos descriptivos, con similar fuerza distintiva: 'fotoregalos', 'fotorevistas', 'fotopuzzle', 'fotoiman'; 'foto tazas', 'fotocalendarios'.

16. La consecuencia de que los términos empleados carecen de fuerza distintiva, se pone en evidencia cuando todos ellos no pueden servir para identificar el origen empresarial, criterio rector del derecho de marcas.

Tal como expresa la demandada, el término sirve para designar el producto, pero carece de fuerza distintiva para que el consumidor pueda apreciar el origen empresarial.

17. Por los mismos motivos, es utilizado por diversidad de empresas del sector, tal como ha expuesto la propia actora en su demanda ( con las reclamaciones que ya ha iniciado) y la demandada en su contestación.

Documentos números 13 a 19.

Y también es usado en diferentes artículos y revistas (documentos aportados por la demandada tras el acto de la audiencia previa). La finalidad de la prohibición absoluta es evitar precisamente el monopolio que impida a otros competidores el uso del término que sirve para describir un producto o servicio.

Finalmente, también debe rechazarse que el término sea evocativo. La marca no sugiere características del producto sino que lo designa directamente.

Por todo ello, puede concluirse que en la citada marca concurren las causas de prohibición absoluta previstas en las letras b y c del artículo 5 de la Ley de Marcas .

Tercero.- Uso de palabras clave en los buscadores de internet.

18. Como es conocido, los distintos operadores de internet operan con un sistema similar. Con la introducción de las palabras clave, los buscadores ofrecen los denominados resultados naturales, que se producen cuando aparecen las paginas relacionadas con la palabra clave.

Además, los operadores han establecido un servicio remunerado de tal forma que los operadores económicos pueden elegir una o varias palabras clave que provocan los denominados enlaces patrocinados o anuncios. El enlace es un breve mensaje comercial que enlazan a los sitios web de las empresas que han pagado para lograr este sistema de publicidad ( según cada clic y el resto de condiciones pactadas).

19. Es preciso indicar que la palabra clave puede ser utilizada por cualquiera y que el orden de aparición de los enlaces depende del precio máximo por clic contratado y el número de veces que se haya pulsado en los enlaces.

20. La cuestión del uso de las palabras clave para el uso de los motores de búsqueda ha sido objeto de análisis por parte de la jurisprudencia del TJUE. En concreto por la Sentencia de 23 de marzo de 2010 (caso Google France y Google contra Louis Vuitton Malletier SA y otros).

De su análisis resulta que el empleo de palabras clave que coincide con la marca ajena en el marco de un servicio de referenciación no constituye en sí misma una infracción de marca, cuando el anuncio permite al usuario determinar el origen de los productos o servicios incluido en el anuncio. De igual modo, tampoco menoscaba la función de publicidad de una marca.

21. La sentencia indica que el análisis del artículo 5 apartado 1, letra a) de la Directiva 89/104 , o si se trata de marca comunitaria, del artículo 9, apartado 1, letras A) del Reglamento 40/94 , permite al titular de la marca prohibir el uso por un tercero de un signo idéntico a dicha marca siempre que este uso menoscabe o pueda menoscabar las funciones de la marca. Por los mismos motivos no puede oponerse a dicho uso si no menoscaba ninguna de las funciones de ésta.

22. La función de marca se menoscaba cuando el anuncio no permite al usuario determinar si los productos o servicios incluidos en el anuncio proceden del titular de la marca o de una empresa vinculada económicamente a ella, o si proceden de un tercero. Por tanto, depende de cómo se presente el anuncio. Si el anuncio sugiere la existencia de un vínculo económico se produce una vulneración de la indicación del origen.

También cuando es tan impreciso que un usuario normalmente informado y razonablemente atento no puede determinar, sobre la base del enlace promocional y el mensaje comercial que lo acompaña, si el anunciante es un tercero o está vinculado a éste. Apartados 83 a 90 de la sentencia.

23. De igual modo, este uso no constituye por sí mismo un menoscabo de la función de publicidad.

Apartado 95 a 98 de la sentencia. En este sentido, el objetivo de dicho sistema es proponer a los usuarios empresas alternativas, apartado 69 de la sentencia citada, y 58 de la sentencia de 22 de septiembre de 2011 (Caso Interflora). El sistema, además, no priva al titular de la marca de informar y persuadir a los consumidores en igualdad de condiciones.

24. Dado que la actora plantea la cuestión en términos estrictos derivados del uso de la marca en el marco de un servicio de referenciación, sin realizar valoraciones acerca del uso en el enlace patrocinado y en el propio anuncio, no es necesario entrar en dichas consideraciones. El mero uso de los signos ajenos, no vulnera la ley de marcas ni la ley general de publicidad.



CUARTO.- .

25. Vulneración de la ley de competencia desleal.

También plantea la actora que dicha actividad supone una vulneración de lo previsto en el artículo 11. 1 de la Ley de Competencia Desleal . En suma, alega que la conducta de la demandada supone un aprovechamiento del esfuerzo ajeno.

26. El artículo 11.1 de la ley de competencia desleal establece que '1. La imitación de prestaciones e iniciativas empresariales o profesionales ajenas es libre, salvo que estén amparadas por un derecho de exclusiva reconocido por la ley.' 27. El planteamiento también debe ser rechazado por los siguientes tres motivos esenciales.

a) Si el servicio de referenciación sirve para ofrecer alternativas empresariales para productos similares, y al mismo puede acceder cualquier empresa en condiciones de igualdad, la alegación no puede servir para fundar una conducta contraria a la ley de competencia desleal.

b) El uso de la marca ajena en el sistema de referenciación, no puede ser tachado de desleal cuando no violenta ninguna de las funciones de la marca ajena.

c) El artículo 11. 1 de la LCD no recoge como acto de competencia desleal el uso de signos distintivos ajenos, sino la imitación de prestaciones ajenas cuando éstas estén protegidas por un derecho en exclusiva sobre la propia prestación.

La actora no tiene un derecho de exclusiva con relación a la prestación de los libros de fotos.



QUINTO.- Reconvención.

27. Como se ha indicado, la entidad VISTAPRINT ESPAÑA, S.L. ejerce la reconvención contra la actora del procedimiento, solicitando la nulidad de la marca FOTOLIBRO numero 2643454 y 2673275 registrada para aquellos productos y servicios que entiende que han sido objeto de uso por la entidad FOTOPRIX.

En definitiva, con relación a los libros o álbumes de fotos y con el servicio de tratamiento de imágenes, edición y encuadernación de aquellos libros que ofrece a través de su web.

Y ello, en cuanto que concurre en la citada marca las causas de nulidad absolutas previstas en las letras b y c del artículo 5.1 de la ley.

Dado que los motivos de la nulidad ya han sido expuestos basta con dar por reproducidos los mismos ahora, en aras a estimar la demanda reconvencional.



SEXTO.- Caducidad de la marca.

28. Y con relación al resto de los productos y servicios para los que se reclama la nulidad de la marca, la entidad VISTAPRINT ESPAÑA,S.L. ejerce la acción prevista en el artículo 60 en relación al artículo 39 de la ley.

El artículo 39 establece que 'Si en el plazo de cinco años contados desde la fecha de publicación de su concesión, la marca no hubiera sido objeto de un uso efectivo y real en España para los productos o servicios para los cuales esté registrada, o si tal uso hubiera sido suspendido durante un plazo ininterrumpido de cinco años, la marca quedará sometida a las sanciones previstas en la presente Ley, a menos que existan causas justificativas de la falta de uso2.

El artículo 60 también establece que 'Si la causa de nulidad o caducidad solamente existiese para una parte de los productos o servicios para los cuales esté registrada la marca, su declaración sólo se extenderá a los productos o servicios afectados'.

29. Con relación a este particular, corresponde la carga de la prueba a la parte demandada, en aplicación del artículo 58 de la ley.

La parte reconvenida ha aportado una serie de documentos, numero 24 a 34 para acreditar el uso de la marca.

En suma, se trata de diversos anuncios promocionales relativos del uso de la marca fotolibro.

En definitiva, se ha utilizado para libros o álbumes de fotos y con el servicio de tratamiento de imágenes, edición y encuadernación de aquellos libros que ofrece a través de su web.

Para el resto de los productos y servicios no se ha acreditado su uso, por lo que procede la declaración de caducidad.

30. La declaración de caducidad de la marca supone que éstas dejarán de surtir efectos jurídicos desde el momento en que se produjeron los hechos u omisiones que dieron lugar a la caducidad, con independencia de la fecha en que se hubiera realizado su publicación en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial.

SEPTIMO.- Costas.

31. Se imponen las costas del procedimiento, demanda y reconvención a la entidad FOTOPRIX. Art.

394 de la LEC .

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación

Fallo

que desestimando la demanda interpuesta por parte de la entidad FOTOPRIX S.A. contra la entidad VISTAPRINT ESPAÑA, S.L. debo absolver a ésta de la reclamación contra ella efectuada.

De igual modo, debo estimar la reconvención interpuesta por parte de la entidad VISTAPRINT ESPAÑA, S.L. contra la entidad FOTOPRIX, S.A. por la que se DECLARA A) la nulidad parcial de la marca española 264454, para fotografías, álbumes, productos de imprenta, libros, clichés, servicios de acceso a una red informática mundial y transmisión de imágenes asistida por ordenador, en relación con álbumes o libros de fotos.

B) se declara la nulidad parcial de la marca española 2673275 para servicios de abastecimiento para terceros de productos y servicios relacionados con la fotografía, las artes gráficas, registro, transmisión, almacenamiento y reproducción de imágenes, servicios de venta al por menor en establecimientos comerciales, servicios de venta a través de redes informáticas mundiales, servicios de publicidad, difusión de anuncios publicitarios, distribución de material publicitario (folletos, prospectos, muestras), compilación de datos de un ordenador central y reproducción de documentos, en relación con álbumes de fotos o libros de fotos.

C) se declare la caducidad parcial, por falta de uso, de las marcas 2643454 y 2673275, respecto de los restantes productos y servicios, respecto de los que no se ha solicitado la nulidad de la marca, que componen sus enunciados.

D) se ordena librar el oportuno mandamiento a la Oficina Española de Patentes y Marcas, para que proceda a la cancelación de las marcas 2643454 y 2673275 de conformidad a lo expuesto.

Se imponen las costas del procedimiento a la entidad FOTOPRIX, S.A. .

Notifíquese la presente resolución en la forma establecida en el artículo 248.4 de la L.O.P.J ., indicando que contra ella cabe interponer recurso de apelación ante este Juzgado en el plazo de 20 días desde su notificación.

No se admitirá el recurso si al interponerlo, no se acredita haber efectuado el depósito de 50 euros en la cuenta de consignaciones del este juzgado ( Disposición Adicional Decimoquinta de la LOPJ en la redacción dada por la LO de 3 de noviembre de 2009. Asimismo, la parte deberá manifestar expresamente que la consignación se efectúa a los efectos de interponer un recurso, así como el recurso que se interpone, debiendo efectuarse la consignación en resguardo separado e independiente de cualquier otra consignación.

Así por esta mi sentencia, de la que se expedirá testimonio para su unión a los autos, lo pronuncio, mando y firmo.