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Última revisión
27/07/2018
Sentencia CIVIL Nº 114/2018, Juzgados de lo Mercantil - Donostia-San Sebastián, Sección 1, Rec 729/2017 de 19 de Abril de 2018
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Orden: Civil
Fecha: 19 de Abril de 2018
Tribunal: Juzgados de lo Mercantil - Donostia-San Sebastián
Ponente: MALAGON RUIZ, PEDRO JOSE
Nº de sentencia: 114/2018
Núm. Cendoj: 20069470012018100090
Núm. Ecli: ES:JMSS:2018:1407
Núm. Roj: SJM SS 1407:2018
Encabezamiento
TERESA DE CALCUTA-ATOTXA-JUST. JAUREGIA 1 3ª Planta - C.P./PK: 20012
TEL.: 943 00 07 29
FAX: 943 00 43 86
NIG PV/ IZO EAE:
NIG CGPJ / IZO BJKN :
Procedimiento /
Descripción de la pieza/Pieza: Inc. concursal de resolución contratos por incumplimiento / Konkurtso-intzid.: kontratuak ez betetzearen ondoriozko kontratu-suntsiarazpenak
Procedimiento Origen / Jatorrizko Prozedura: Concurso ordinario/Konkurtso arrunta 616/2017
Demandante /
Abogado/a /
Procurador/a /
Demandado/a /
Abogado/a /
Procurador/a /
Antecedentes
1) La resolución del contrato de licencia de uso de Propiedad Industrial suscrito entre la concursada y Fagor S. Coop con fecha 5 de agosto de 2014, ordenando a la demandada:
a) El cese en el uso de las marcas y de las patentes objeto del Contrato y la destrucción del material publicitario y los objetos que incorporen las marcas y/o patentes, (cláusula 2.3.5. en relación con la 8.3.),
b) El cese de cualquier venta de productos con los derechos licenciados a partir de los seis meses posteriores a la resolución del contrato, con la advertencia expresa de que durante esos seis meses EDESA INDUSTRIAL solo podrá vender con los derechos licenciados, en especial con la marca 'Fagor', los productos que a la fecha de la resolución del Contrato se encontrarán ya fabricados completamente, condenando al abono a mi mandante del canon previsto en el Contrato que se devengue por esas ventas calculado al 2% (cláusula 2.3.5. en relación con la 8.3.).
c) El cese del servicio de asistencia técnica de los productos con los derechos licenciados a partir de los dieciocho (18) meses posteriores a la resolución del Contrato, condenándole al pago del correspondiente canon calculado de la forma referida en el apartado b) de este Suplico (cláusula 2.3.5. en relación con la 8.3.).
d) El cese en el uso de los nombres de dominio y nombre en el tráfico comercial que incorporen el término 'Fagor', con la advertencia expresa de que no podrá realizar, directa o indirectamente, ninguna actuación que pretenda adquirir derechos sobre cualquier sitio web con nombre de dominio que pudiera generar cualquier confusión con los derechos licenciados, en especial con la marca 'Fagor' (cláusula 2.3.3., último párrafo).
e) Que comunique a sus sublicenciatarias (entre las que se encuentran sus filiales y Sareteknika) la extinción del Contrato de Sublicencia formalizado entre estas y la demandada, debiendo incluir en la comunicación que las sublicenciatarias tienen obligación (i) de cesar inmediatamente en el uso de las marcas y de las patentes, (ii) de destruir el material publicitario que incorpore las marcas, (iii) de destruir los objetos que incorporen las marcas o, en su caso, eliminar todo signo distintivo de los mismos, y (iv) de destruir los productos que incorporen las patentes (Cláusula 2.1.3 del Contrato).
f) Devolver y revertir a Fagor, S.Coop. todos los derechos otorgados de acuerdo con el Contrato.
g) Que comunique a las sociedades filiales que utilizan el nombre 'Fagor' en su denominación la obligación de cesar en esa utilización debiendo modificar su denominación social.
h) Realizar cuanto sea necesario para dar de baja los nombre de dominio 'fagorcnagroup.com' 'fagor.com', 'fagor-france.fr', 'fagoramerica.com' y cualesquiera otros que pudieran existir en contra de la cláusula 2,3,3, si se encontraran inscritos a nombre de EDESA INDUSTRIAL y, en otro caso, comunicar a quien tenga registrados esos dominios su obligación de proceder a la baja.
i) No realizar ninguna actuación que perjudique a la marca 'Fagor',
2) Se reconozca a favor de mi mandante la titularidad de un crédito concursal ordinario por las obligaciones vencidas incumplidas por EDESA INDUSTRIAL con anterioridad a su declaración del concurso por importe de UN MILLÓN TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CUARENTA Y NUEVA CON NOVENTA Y CINCO EUROS (1.376.049,95€).
3) Se condene a EDESA INDUSTRIAL al abono inmediato de cualquier cantidad que en relación con las obligaciones señaladas subapartado (ii) del apartado e.- del Fundamento de Derecho V de la presente demanda haya vencido a la fecha de la Sentencia y se abonen a mi representada los intereses legales devengados.
4) Se condene a EDESA INDUSTRIAL al abono en concepto de daños y perjuicios de una cantidad igual a la que, en relación con las obligaciones señaladas subapartado (ii) del apartado e,- del Fundamento de Derecho V de la presente demanda, tenga un vencimiento posterior a la fecha de la Sentencia, la cual deberá ser abonada en el plazo de DIEZ (10) DÍAS desde el vencimiento.
5) Con carácter subsidiario sobre las peticiones contenidas en los apartados 3) y 4) de este Suplico, para el caso de que el denominado canon de 2018, según se ha definido en el epígrafe (ii) del subapartado a) del apartado e.- del Fundamento de Derecho V, sea considerado crédito concursal le sea aplicado lo solicitado en el apartado 2 del presente Suplico.
6) Subsidiariamente sobre lo dispuesto en el Apartado 1) de este Suplico, y para el supuesto de que este Juzgado estime que el Contrato es de interés para el concurso, esto es, no sólo del concursado sino también de la totalidad de acreedores del mismo y constate que el derecho de mi representada a cobrar la deuda incluida en el Apartado 3) y también, en su caso, en el Apartado 4) de este Suplico puede hacerse efectivo de manera inmediata mediante el pago de las cantidades adeudadas, acuerde el cumplimiento del mismo y, como consecuencia, proceda al pago a mi representada de la totalidad del crédito, tanto anterior como posterior a la declaración del concurso, señalado en los Apartados 2) y 3) y, en su caso, 4), todo ello en estricto cumplimiento de los artículos 62.3 y 84.2.7o LC y se abonen a mi representada los Intereses legales devengados.
No obstante, si este Juzgado apreciase la inviabilidad del pago inmediato de la deuda incluida en el Apartado 3) y también, en su caso, en el Apartado 4) existente a mi representada, procedería sin más trámites dar por resuelto el contrato.
7) Condene a las costas del presente incidente a aquellos que se opusieren a las pretensiones ejercitadas en la presente demanda incidental.
Se indica en la demanda que el contrato cuya resolución se pretende establecía la concesión por parte de FAGOR a EDESA INDUSTRIAL la licencia exclusiva del uso de marcas y patentes establecidas en los anexos 1º y 1B del contrato en unas condiciones materiales, temporales y territoriales y que, en contraprestación, EDESA INDUSTRIAL se obligaba al mantenimiento y creación de un número mínimo de puestos de trabajo en el área geográfica de Mondragón, Bergara, y/o comarca del Alto Deba y al pago de un canon anual en el caso de que el numero de puestos de trabajo en la comunidad autónoma del País Vasco fuera inferior a 700.
La parte actora considera que ese contrato ha sido incumplido por la contraparte en los siguientes términos:
- Incumplimiento del deber de facilitar información para el calculo del canon correspondiente a la anualidad de 2017. Se especificaba que el canon de cada anualidad se calcula sobre el importe de la cifra de negocio neta anual auditada de los productos tanto de la licenciataria como de las sublicenciatarias del año natural anterior y que la demandada no había facilitado la información necesaria para calcular el canon de 2017.
- Impago del canon anual correspondiente a 2017; ante la falta de aportación de documentación, por la actora se realizó una liquidación provisional, cuyos pagos vencieron el 20 de octubre de 2017, lo que dio lugar al vencimiento anticipado del total de la cantidad adeudada; sin perjuicio de la liquidación definitiva que deberá de realizar la ad. concursal, el crédito se cifra por la actora en 1.341.914,03 euros (sin IVA).
- Impago de los gastos de renovación y mantenimiento de las marcas y patentes licenciadas; se considera que se adeuda por este concepto la cantidad de 34.135,92 euros (sin IVA).
- Uso no permitido de la marca 'fagor' en la denominación social de filiales de EDESA INDUSTRIAL, incumpliendo la cláusula 2.3.3.
- Registros de nombres de dominio en contra de la cláusula 2.3.3.
También se hacía referencia a incumplimientos posteriores a la declaración de concurso:
- Previsible incumplimiento de la obligación de mantenimiento de un numero de empleo mínimo de 350 en computo global en 2017.
- Impago de los gastos de renovación de las marcas licenciadas.
- Impago de los gastos de defensa jurídica en el procedimiento en Francia.
- Uso no permitido de la marca 'fagor' en en la denominación social de filiales de EDESA INDUSTRIAL, incumpliendo la cláusula 2.3.3.
- Registros de nombres de dominio en contra de la cláusula 2.3.3.
- La administración concursal no contestó a la demanda.
- EDESA INDUSTRIAL se opuso en base a lo siguiente:
a) La resolución del contrato afectaría a la propia adjudicación de unidades productivas de FAGOR ELECTRODOMESTICOS pues existió una absoluta vinculación entre la oferta que finalmente resultó adjudicada y el compromiso de FAGOR a la hora de otorgar la licencia.
b) Diferente interpretación del periodo de carencia; los efectos del mismo no pueden considerarse referidos al año natural 2016, sino al año natural 2017 y son los datos de este año los que, en su caso, permitirían conocer el grado de cumplimiento.
c) Inexistencia de incumplimiento del pago de canon; el derecho a la percepción de canones existirá a partir del 1/1/2017 en función del numero de puestos de trabajo promediados en ese ejercicio y no en el anterior; del mismo modo, será la cifra de negocio de ese ejercicio y no del anterior la que habrá que tenerse en cuenta; por lo tanto, hasta el cierre de 2017 no se puede conocer si se dan las condiciones para el devengo del canon, por lo que a la fecha de la demanda es imposible que hubiere incumplimiento.
d) Por lo tanto, se considera que la obligación de entregar datos anuales de la compañía referidos a 2017 debe de ser cumplida en 2018.
e) Respecto a los gastos de renovación y mantenimiento de marcas y patentes, de existir impago, sólo sería un retraso y no tiene entidad suficiente para la resolución del contrato.
f) En relación con el uso del termino fagor en las denominaciones sociales, se alega que ya se habían dado por la concursada una serie de actuaciones para el cambio de denominación social en un plazo no inferior a tres años y que la actora había dado su conformidad a las actuaciones propuestas. En todo caso, tampoco sería un incumplimiento con la relevancia suficiente para la resolución del contrato.
g) Los nombres de dominio no han sido registrados por la demandada, sino a nombre de D. Eusebio ; no son incumplimientos a ella imputables. En todo caso, tampoco sería un incumplimiento con la relevancia suficiente para la resolución del contrato.
h) Disconformidad con los pretendidos incumplimientos posteriores.
Se siguió con la practica de la prueba a la que no se renunció previamente.
Después de las conclusiones de las partes, los autos quedaron vistos para sentencia.
En la tramitación de este proceso se han observado las prescripciones legales.
Fundamentos
En todo caso, en el Auto de adjudicación de unidades productivas de fecha 28-07-2014, dictado en el seno del concurso 1009/2013 de FAGOR ELECTRODOMESTICOS S. COOP., se indicaba con todo claridad en la parte dispositiva que 'no se aceptará condicionar esta adjudicación y ulterior/es contrato/s derivado/s de la misma a ningún acontecimiento futuro que escape del poder de disposición y control de las concursadas (sin perjuicio de la colaboración - a que se compromenten- de las mismas).'.
Es decir, estábamos ante relaciones independientes y entre partes diferentes, una de ellas, además, sujeta a las reglas del concurso y sometida a las decisiones de la administración concursal, lo que excluye hablar de una relación compleja o poliedrica, sin perjuicio de las relaciones previas y coetaneas que hubiera entablado el grupo CNA con FAGOR S. COOP. para asegurarse el pretendido exito económico y rentabilidad de la compra de unidades productivas de FAGOR.
De todas formas, en el supuesto de que se pudiera considerar que existía esa vinculación, no debe de olvidarse que ahora estamos en un plano posterior al que se plantea en la contestación y que no es otro que el de el pretendido incumplimiento del contrato de licencia de marca, de modo que, aunque hubiera podido entenderse que esa vinculación que se reseña en la demanda existía, la misma estaría ya agotada con la concesión de licencia y, en todo caso, no autorizaba a un posterior incumplimiento por parte de la misma por parte de EDESA industrial.
En todo caso, la resolución de estos contratos también tiene su amparo en los artículos 61 y 62 de la Ley Concursal . La articulación de los citados preceptos permite la posibilidad de solicitar la resolución de determinados contratos cuya legitimación está particularizada según se trate de unos u otros supuestos.
El art. 62.4 LC solo es aplicable a los contratos de tracto sucesivo, ya que son los únicos en los que el incumplimiento anterior a la declaración de concurso puede alegarse como causa de resolución, por expresa previsión del párrafo primero del mismo art. 62. En los contratos de tracto único, el incumplimiento anterior a la declaración de concurso no puede fundar una acción de resolución, sino que determina la clasificación del crédito de la parte in bonis como un crédito concursal, por eso el art. 62.1 LC establece que 'La declaración de concurso no afectará a la facultad de resolución de los contratos a que se refiere el apartado 2 del artículo precedente por incumplimiento posterior de cualquiera de las partes'. Como he dicho solo en el caso de los contratos de tracto sucesivo se puede alegar el incumplimiento anterior: 'Si se tratara de contratos de tracto sucesivo, la facultad de resolución podrá ejercitarse también cuando el incumplimiento hubiera sido anterior a la declaración de concurso'.
Esta regulación se compadece perfectamente con la previsión del art. anterior, el párrafo segundo del art. 61 que se refiere exclusivamente a los contratos de prestaciones recíprocas pendientes de cumplimiento por ambas partes. Si el contrato es de tracto único y una de las partes ha incumplido totalmente sus obligaciones antes de la declaración del concurso, no estarán pendientes de cumplimiento y, por tanto, no le será aplicable el régimen del párrafo 2 del art. 61. Por ejemplo, en una compraventa, si el vendedor ha entregado la mercancía y se declara el concurso del comprador antes de recibir el precio, el crédito del vendedor se clasificará como concursal, solo cuando este pendiente la entrega de la mercancía y del precio será aplicable el art. 61.2 LC , por eso solo el incumplimiento posterior puede justificar la resolución del contrato, tal y como prevé el art. 62.1 LC .
El régimen de los contratos de tracto sucesivo es parcialmente diferente al de los contratos de tracto único, ya que permite, como hemos visto, pedir la resolución del contrato por incumplimiento anterior a la resolución del contrato. En el caso de que se ejercite la acción resolutoria, el juez del concurso tiene la posibilidad de acordar su cumplimento contra la masa, art. 62.3 LC , pero si no se opta por dicha solución, y la acción se funda en un incumplimiento anterior a la declaración la totalidad de las prestaciones vencidas han de ser clasificadas como créditos concursales, art. 62.4 LC , mientras que si la acción se funda en un incumplimiento posterior a la declaración, lógicamente las prestaciones vencidas han de ser satisfechas contra la masa. La ley permite en este tipo especial de contratos, de forma excepcional, instar la resolución del contrato por un incumplimiento anterior a la declaración, posibilidad que no cabe en los contratos de tracto único, pero si se ejercita esa acción resolutoria, cuando el incumplimiento ha sido anterior a la declaración, la Ley obliga a clasificar las todas las obligaciones pendientes de pago como créditos concursales, con independencia de que se han devengado antes o después del concurso.
Indudablemente la parte in bonis, mientras el contrato este vigente, puede optar por pedir el cumplimiento del contrato y el pago de los créditos devengados después de la declaración del concurso como créditos contra la masa, art. 84.2.6 LC , pero si opta por la resolución del contrato y el incumplimiento es anterior la totalidad de los créditos han de ser clasificados como concursales.
En el caso presente, la parte actora sostiene que el contrato cuya resolución se pretende es un contrato de tracto sucesivo, mientras que la parte demandada entiende que estaríamos en un contrato en el que FAGOR ya ha cumplido con sus obligaciones, mientra EDESA INDUSTRIAL las tiene diferidas en el tiempo.
Los contratos de tracto sucesivo dan lugar a obligaciones cuyo cumplimiento supone realizar prestaciones reiteradas durante cierto tiempo, frente a los contratos de tracto único, en que la prestación debe cumplirse íntegramente en un único acto, aisladamente considerado, que la consuma, al margen de que se pueda pactar un aplazamiento, como el pago del precio aplazado en la compraventa.
Las sentencias del Tribunal de 24 y 25 de julio de 2013 establecen la distinción entre tracto único y tracto sucesivo a efectos de la aplicación del artículo 62 de la Ley Concursal (EDL 2003/29207): en el contrato de tracto sucesivo las prestaciones son susceptibles de aprovechamiento independiente, en el sentido de que cada prestación singular satisface íntegramente el interés de ambas partes durante el correspondiente período, independientemente de las prestaciones pasadas o futuras de ese mismo contrato, mientras que en el contrato de tracto único la prestación se configura como objeto unitario de una sola obligación, al margen de que se realice en un solo acto o momento jurídico, o bien se fraccione en prestaciones parciales que se realizan en períodos de tiempo iguales o no.
El contrato de licencia de marca, a los efectos del concurso, tiene tres características fundamentales:
- Se trata de un contrato de tracto sucesivo y duradero. La duración, obviamente, la que acuerden las partes.
Más exactamente, la doctrina diferencia entre la obligación del licenciante de permitir el uso pacífico de la marca por parte del licenciatario, que es una obligación duradera de ejecución continuada, y la obligación de éste de pagar el royalty, que es duradera pero de ejecución periódica.
Es precisamente esta consideración global de la licencia como contrato de tracto sucesivo lo que diferencia la licencia de la cesión, que es un contrato de tracto único.
- Se trata igualmente de un contrato bilateral y sinalagmático, en el que todas las partes tienen obligaciones y éstas son recíprocas.
La fuerza de este sinalagma en la licencia es de tal fuerza que alguna doctrina apuntó a una posible equiparación de este contrato con el de sociedad, basándose en el deber de colaboración que surge entre las partes (por ejemplo, a la hora de crear y defender el prestigio, el
gooodwill de una marca).
- Es, finalmente, un contrato con un elevado intuitus personae. La duración de la licencia, el hecho de que el licenciatario es la persona a quien confía el licenciante la explotación y la promoción de su propiedad industrial, activos especialmente sensibles como una marca, hacen que las condiciones personales y estructurales del licenciatario, su solvencia y su organización empresarial, sean determinantes a la hora de contratar.
En el caso presente la reciprocidad se ve con cierta claridad en las obligaciones de la licenciante establecidas en el contrato: así, FAGOR se compromete a mantener la vigencia de las marcas, a asumir los gastos de renovación y, en general, los gastos que se produzcan para mantener la plena eficacia de las marcas hasta el limite máximo del importe del canon que anualmente tiene derecho a recibir; aquí se incluyen los gastos derivados de la oposición al registro de solicitudes de marcas solicitadas por terceros, cuando la oposición tenga por base alguna de las marcas objeto de licencias. También FAGOR cubre cualquier responsabilidad irrogada a la licenciataria por acciones o reclamaciones en relación a productos o servicios distintos de aquellos respecto de los cuales se otorga la licencia o en relación a esos mismos productos ya existentes a la firma del contrato y comercializados por FAGOR ELECTRODOMESTICOS S. COOP en los tres años anteriores.
Algo similar ocurre en relación con las patentes.
Por lo tanto, debemos de considerar que estamos ante un contrato de tracto sucesivo, en el que EDESA INDUSTRIAL se compromete al cumplimiento de una serie de prestaciones reiteradas en el tiempo que son, fundamentalmente, el cumplimiento de unas obligaciones de contratación de personal, sustituibles, dentro de unos limites, por el pago de un canon anual; al margen de otras obligaciones de carácter negativo en relación con el uso de las marcas y patentes y de utilizar los derechos de propiedad industrial con el posicionamiento al menos igual que las marcas 'fagor' tenían en la gama de productos de ' FAGOR ELECTRODOMESTICOS'.
El incumplimiento fundamental que se reprocha a la parte demandada es el impago del canon anual correspondiente a 2017; siendo un punto de discrepancia esencial en el pleito sí, efectivamente, había derecho a cobrar un canon en 2017, a calcular y establecer en función del promedio de empleos y cifra de negocio neta anual de los productos y servicios para los que se concede la licencia, tanto de la licenciataria, como de la sublicenciatarias.
La cuestión pasa por un análisis de la estipulación QUINTA 'Contraprestación' del contrato.
En el punto 5.1 se establece que esa contraprestación es, prioritariamente, el mantenimiento y creación de empleo en unos términos, establecidos en el anexo 3 del contrato.
En el punto 5.2 se establece como contraprestación sustitutiva el pago de un canon en función de los puestos de trabajo alcanzados (siempre superior, para el mantenimiento del contrato, a 350 puestos de promedio anual), de modo que a partir de 700 puestos de trabajo no existiría obligación de pagar canon y sí por debajo, del 2 o 1 por ciento de la cifra neta de negocios en función de si el numero de puestos de trabajo es mayor o no a 525 ( puntos 5.3 y 5.4).
Los puntos fundamentales a examinar son los 5.3, 5.5, 5.6 y 5.7; de su lectura, forzosamente, se extraen las siguientes conclusiones:
- Existe derecho a percibir canones a partir del 1 de enero de 2017.
- Si antes del 15 de enero de cada año, la licenciataria deber de facilitar a FAGOR un informe de vida laboral de la TGSS con la relación de los trabajadores adscritos durante el año anterior a la cuenta de cotización al objeto de comprobar el cumplimiento del empleo prometido, se debe de entender que este cumplimiento se refiere al ejercicio precedente, no al actual.
- Si antes del 15 de enero de cada año, la licenciataria deber de facilitar a FAGOR informes escritos con el desglose de la cifra de negocio anual de los productos y de los servicios de la licenciataria y de las sublicenciatarias en el territorio, se debe de entender que este cumplimiento se refiere al ejercicio precedente, no al actual.
- Como hemos indicado, FAGOR se compromete al pago de los gastos de renovación y en general, los gastos que se produzcan para mantener la plena eficacia de las marcas hasta el limite máximo del importe del canon que anualmente tiene derecho a recibir. Como se se desprende de la cláusula 5.7. estos gastos se refacturan a la licenciataria a medida que se van originando y después se regularizan anualmente en el importe del canon anual 'de los gastos refacturados durante el año natural anterior'; se especifica que los gastos refacturados en cada año natural unicamente pueden ser regularizados con el importe del canon anual resultante de la cifra de negocio neta anual correspondiente a dicho año natural; es decir, si los gastos se refacturan a medida que se van haciendo, se regularizan con importe del canon que se ha calculado en función de la cifra neta de negocio anual correspondiente al año natural en que se han refacturado.
- Si la primera facturación de canones se produciría, en su caso, en el mes de enero de 2017, forzosamente, ha de partir de los datos de empleo y cifra neta de negocio del año anterior, que, forzosamente, ha de facilitarse antes del 15 de enero de ese año; es en ese canon calculado con la cifra neta de negocio de 2016 en el que se regularizan los gastos de renovación y demás refacturados durante el año 2016.
- En definitiva, el derecho a percibir canones no es a periodo terminado, sino que nace en el inicio del periodo correspondiente sin perjuicio de su devengo anual, si bien el importe a abonar se calcula teniendo en cuenta datos del año natural anterior. Dado que el derecho a percibir canones se da desde el 1 de enero de 2017, la facturación hace exigible el crédito, pero si la misma no puede darse, por el incumplimiento de la contraparte en la facilitación de los datos necesarios para calcular el canon en los plazos fijados en el contrato, esta omisión obstructiva que impide el calculo del canon y la facturación, debe de equipararse al incumplimiento de la obligación principal de pagar el canon.
Hay que entender que esta interpretación era la asumida por la demandada antes del vencimiento del primer pago; así se desprende del documento nº 17 acompañado a la demanda; en él, el Sr. Leovigildo , entonces Director General de EDESA INDUSTRIAL, en fecha 19 de octubre de 2016, pide una moratoria de pago de un año, es decir, hasta el 1 de enero de 2018 para el inicio de la obligación de pago; ello no se puede sino entender en vistas de que el primer pago, en enero de 2017, estaba a punto de vencer: Esa petición de aplazamiento es rechazada, como se desprende del documento nº 18 por acuerdo del Consejo General de FAGOR de 7 de noviembre de 2016.
Existen una serie de requerimientos de remisión de la información necesaria para calcular el canon en los primeros meses de 2017 y la demandada contesta (doc. nº 21 de la demanda) en fecha 28 de abril de 2017, facilitando una cifra de negocio de 2016; aqui no se menciona ninguna disconformidad en relación con la interpretación del contrato.
El propio acuerdo para fraccionar el canon que se plasma en el acuerdo del Consejo de 19 de mayo de 2017 de FAGOR ( doc. nº 24 de la demanda) sirve para ahondar aun mas en que la interpretación que se da al contrato era la aceptada por la demandada, pues, en caso contrario, no se entendería una petición de fraccionamiento.
Este acuerdo de fraccionamiento fue incumplido por EDESA, lo que supone el vencimiento de la obligación anual.
Es claro, por tanto, que el incumplimiento de la obligación principal del contrato, la del pago del canon se ha dado.
En lo que respecta al uso no permitido de la marca FAGOR en la denominación social de filiales de EDESA INDUSTRIAL S.A., consideramos que no se ha dado un propio incumplimiento por cuanto que la demandante había acordado con la demandada hacerlo de forma gradual en un plazo de tres años ( doc. nº 18 de la demanda).
Por ultimo, el uso no permitido de nombres de dominio en contra de la cláusula 2.3.3. debe de ser imputado a la demandada, pues ella asume su propia responsabilidad y, por ende, su legitimación pasiva en el documento nº 32 acompañado a la demanda en el que refiere en fecha 3 de octubre de 2017 estar dispuesta a realizar las modificaciones pertinentes en los próximos días para eliminar tal infracción, no consta que ello sea haya producido, lo que nos lleva a estimar por tanto la infracción.
La parte demandada pide, para el caso de resolución, el mantenimiento del contrato en base al art. 62.3 L.C ., al considerarlo de interés para el concurso.
Este apartado permite al juez, atendiendo al interés del concurso, acordar el cumplimiento del contrato, 'siendo con cargo de la masa las prestaciones debidas o que deba realizar el concursado.
Como establece la SAP de Alicante de 24 de mayo de 2013 ,
En el caso que nos ocupa, la demandada se limita, en los Fundamentos de Derecho a invocar el interés del concurso para el mantenimiento del contrato en el caso de que se entienda que concurre un incumplimiento, sin especificar en el caso concreto cual es el interés del concurso que se quiere salvaguardar con el mantenimiento del contrato, ni relacionarlo con las posibles vicisitudes futuras de la concursada; es más, si examinamos el plan de viabilidad que se acompaña a la propuesta de convenio de la concursada podemos comprobar que el mismo pivota sobre el mantenimiento de una actividad industrial mas reducida centrada en la producción de encimeras, de vitroceramica e inducción, a comercializar en el mercado nacional y con la marca EDESA; de ello se deduce que la concursada ha planteado su viabilidad al margen de la marca FAGOR y los productos y servicios objeto de la licencia que nos ocupa, por lo que no apreciamos que el interés del concurso justifique el mantenimiento del contrato.
El art. 62.4 L.C . establece que '4. Acordada la resolución del contrato, quedarán extinguidas las obligaciones pendientes de vencimiento. En cuanto a las vencidas, se incluirá en el concurso el crédito que corresponda al acreedor que hubiera cumplido sus obligaciones contractuales, si el incumplimiento del concursado fuera anterior a la declaración de concurso; si fuera posterior, el crédito de la parte cumplidora se satisfará con cargo a la masa. En todo caso, el crédito comprenderá el resarcimiento de los daños y perjuicios que proceda.'
En el caso presente, se solicitan en la demanda una serie de efectos de la resolución que no son contradichos de contrario, por lo que se atiende a los mismos; en todo caso, en lo que resulta mas importante, debemos de considerar que ya se ha producido el vencimiento de la obligación de pagar el canon correspondiente a 2018 con arreglo a lo estipulado en el contrato, sin que se haya cumplido, ni dado la información correspondiente; ello es un crédito contra la masa con arreglo al art. 84.2.5º y 6º. De igual modo, los gastos de renovación y mantenimiento de marcas y patentes en lo que excedan del canon anual también podrá considerarse como crédito contra la masa; recordemos que en el contrato se estipula que son obligación de la licenciante asumir dichos gastos, si bien los puede refacturar a la licenciataria a medida que los vaya abonando y sin perjuicio de su regularización en el canon, de modo que solo en el caso de los gastos sean superiores al canon, habrá obligación para la demandada y está tendrá derecho a que se retraigan del canon los gastos que haya abonado.
De igual modo, serán créditos contra la masa los gastos de defensa jurídica en el procedimiento reseñado en la demanda que se desarrolla en Francia, siempre que estas obligaciones se hayan devengado a la fecha de esta resolución. En caso contrario, la resolución contractual supone la extinción de las mismas, en virtud del art. 62.4 L.C .
La actora también pide en base al art. 62.4 L.C . que, en el caso de que los créditos a que se refiere el apartado anterior no se hayan devengado, se le indemnice del daño sufrido por el incumplimiento y resolución del contrato y que cuantifica en i) la cantidad que no haya podido percibir por los canones, ii) los gastos de renovación y mantenimiento de las marcas hasta la fecha de resolución y iii) los importes a abonar por FAGOR por los conceptos derivados del procedimiento judicial en Francia.
Esta indemnización tampoco es discutida de contrario y se considera que resarce, por ello, el daño sufrido por la actora por la resolución contractual.
Por todo ello, se estima integramente la demanda.
Vistos los preceptos citados y demás de general aplicación,
Fallo
Se estima integramente la demanda presentada por el Procurador Sr. Jiménez Gomez, en nombre y representación de FAGOR S. COOP., disponiendo:
1) La resolución del contrato de licencia de uso de Propiedad Industrial suscrito entre la concursada y Fagor S. Coop con fecha 5 de agosto de 2014, ordenando a la demandada:
a) El cese en el uso de las marcas y de las patentes objeto del Contrato y la destrucción del material publicitario y los objetos que incorporen las marcas y/o patentes, (cláusula 2.3.5. en relación con la 8.3.),
b) El cese de cualquier venta de productos con los derechos licenciados a partir de los seis meses posteriores a la resolución del contrato, con la advertencia expresa de que durante esos seis meses EDESA INDUSTRIAL solo podrá vender con los derechos licenciados, en especial con la marca 'Fagor', los productos que a la fecha de la resolución del Contrato se encontraran ya fabricados completamente, condenando al abono a mi mandante del canon previsto en el Contrato que se devengue por esas ventas calculado al 2% (cláusula 2.3.5. en relación con la 8.3.).
c) El cese del servicio de asistencia técnica de los productos con los derechos licenciados a partir de los dieciocho (18) meses posteriores a la resolución del Contrato, condenándole al pago del correspondiente canon calculado de la forma referida en el apartado b) de este Suplico (cláusula 2.3.5. en relación con la 8.3.).
d) El cese en el uso de los nombres de dominio y nombre en el tráfico comercial que incorporen el término 'Fagor', con la advertencia expresa de que no podrá realizar, directa o indirectamente, ninguna actuación que pretenda adquirir derechos sobre cualquier sitio web con nombre de dominio que pudiera generar cualquier confusión con los derechos licenciados, en especial con la marca 'Fagor' (cláusula 2.3.3., último párrafo).
e) Que comunique a sus sublicenciatarias (entre las que se encuentran sus filíales y Sareteknika) la extinción del Contrato de Sublicencia formalizado entre estas y la demandada, debiendo incluir en la comunicación que las sublicenciatarias tienen obligación (i) de cesar inmediatamente en el uso de las marcas y de las patentes, (ii) de destruir el material publicitario que incorpore las marcas, (iii) de destruir los objetos que incorporen las marcas o, en su caso, eliminar todo signo distintivo de los mismos, y (iv) de destruir los productos que incorporen las patentes (Cláusula 2.1.3 del Contrato).
f) Devolver y revertir a Fagor, S.Coop. todos los derechos otorgados de acuerdo con el Contrato.
g) Que comunique a las sociedades filiales que utilizan el nombre 'Fagor' en su denominación la obligación de cesar en esa utilización debiendo modificar su denominación social.
h) Realizar cuanto sea necesario para dar de baja los nombre de dominio 'fagorcnagroup.com' 'fagor.com', 'fagor-france.fr', 'fagoramerica.com' y cualesquiera otros que pudieran existir en contra de la cláusula 2,3,3, si se encontraran inscritos a nombre de EDESA INDUSTRIAL y, en otro caso, comunicar a quien tenga registrados esos dominios su obligación de proceder a la baja.
i) No realizar ninguna actuación que perjudique a la marca 'Fagor'.
2) Se reconozca a favor de mi mandante la titularidad de un crédito concursal ordinario por las obligaciones vencidas incumplidas por EDESA INDUSTRIAL con anterioridad a su declaración del concurso por importe de UN MILLÓN TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CUARENTA Y NUEVA CON NOVENTA Y CINCO EUROS (1.376.049,95€) o el que resulte de la lista de acreedores.
3) Se condene a EDESA INDUSTRIAL al abono inmediato de cualquier cantidad que en relación con las obligaciones señaladas subapartado (ii) del apartado e.- del Fundamento de Derecho V de la presente demanda haya vencido a la fecha de la Sentencia y se abonen a mi representada los intereses legales devengados.
4) Se condene a EDESA INDUSTRIAL al abono en concepto de daños y perjuicios de una cantidad igual a la que, en relación con las obligaciones señaladas subapartado (ii) del apartado e,- del Fundamento de Derecho V de la presente demanda, tenga un vencimiento posterior a la fecha de la Sentencia, la cual deberá ser abonada en el plazo de DIEZ (10) DÍAS desde el vencimiento.
En todo caso, las obligaciones señaladas en los puntos 3 y 4 están sujetas a la disponibilidad de tesorería y al orden legal correspondiente a los créditos contra la masa.
Se condena en costas a la demandada.
Para interponer el recurso será necesaria la
No están obligados a constituir el depósito para recurrir los declarados exentos en la disposición citada y quienes tengan reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita.
Así por esta sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.