Sentencia Civil Nº 115/2015, Audiencia Provincial de Valencia, Sección 9, Rec 1106/2014 de 28 de Abril de 2015

Encabezamiento

ROLLO NÚM. 001106/2014

VTA

SENTENCIA NÚM.:115/2015

Ilustrísimos Sres.:

MAGISTRADOS

DOÑA ROSA MARÍA ANDRÉS CUENCA

DON GONZALO CARUANA FONT DE MORA

DOÑA PURIFICACIÓN MARTORELL ZULUETA

En Valencia a veintiocho de abril de dos mil quince.

Vistos por la Sección Novena de la Ilma. Audiencia Provincial de Valencia, siendo Ponente la Ilma. Sra. Magistrada DOÑA ROSA MARÍA ANDRÉS CUENCA,el presente rollo de apelación número 001106/2014, dimanante de los autos de Juicio Ordinario - 000251/2013, promovidos ante el JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 3 DE VALENCIA, entre partes, de una, como apelantes a don Carlos Miguel y don Aquilino , representados por los Procuradores de los Tribunales doña CARMEN PORTOLES CERVERA y don JUAN CARLOS MILLAN ZAPATER, y asistidos de los Letrados doña DIANA CUARTERO CAMPOY y don VICENTE TORMO ALBERT y de otra, como apelados a don Esteban , don Joaquín y don Ricardo representados por el Procurador de los Tribunales don ANTONIO BARBERO GIMENEZ, y asistidos del Letrado don CARLOS BOSCH GUERRERO, en virtud del recurso de apelación interpuesto por Carlos Miguel y Aquilino .

Antecedentes

PRIMERO.- La Sentencia apelada pronunciada por el Ilmo. Sr. Magistrado del JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 3 DE VALENCIA en fecha 3-9-2014 , contiene el siguiente FALLO: 'Que desestimando como desestimo todas y dada una de las pretensiones contenidas en el petitum de la demanda, debo absolver y absuelvo a los demandados de las mismas. En cuanto a las costas deberá estarse a lo dispuesto en el Fundamento de Derecho Décimo de esta sentencia.'

SEGUNDO.- Que contra la misma se interpuso en tiempo y forma recurso de apelación por Carlos Miguel y Aquilino , dándose el trámite previsto en la Ley y remitiéndose los autos a esta Audiencia Provincial, tramitándose la alzada con el resultado que consta en las actuaciones.

TERCERO.- Que se han observado las formalidades y prescripciones legales.

Fundamentos

PRIMERO.- La sentencia dictada por el Juzgado Mercantil 3 de Valencia con fecha 3 de septiembre de 2014 desestimaba íntegramente la demanda interpuesta por Carlos Miguel y Aquilino contra Esteban , Joaquín y Ricardo con imposición de costas a los demandantes en proceso que versa sobre acción declarativa de preexistencia de marca notoria, y de cotitularidad sobre dominio, reivindicatoria de propiedad de marca y alternativa y subsidiariamente de nulidad absoluta o relativa, de cesación y condena e indemnización de daños y perjuicios. Dicha resolución afirma que los actores y los demandados son cada uno de ellos titulares como copropietarios, en una cuota del 20%, de la marca 'Doctor Pitangú, rechazaba que dicho nombre constituyera desde 2004 una marca notoria, en el ámbito musical, de las previstas en el artículo 8,1 y 2 con los efectos del 34.2.5 de la Ley Marcas , de la que eran, entonces, titulares proindiviso, en cuartas partes, los dos actores, y además los demandados Joaquín y Esteban . Expresa que no se reivindica la marca frente a terceros, al ser, todos los litigantes cotitulares registrados en la OEPI, siendo coincidentes los puntos b) y c) de lo aquí planteado con el objeto de litigio ante el Juzgado de Primera Instancia 2, en cuanto se trata de cuestiones entre copropietarios o comuneros, y no propiamente a debatir en un procedimiento marcario. No pueden tampoco los demandantes arrogarse la legitimación de la comunidad, ni que accionen en nombre de la misma, porque los otros comuneros se oponen y no hay terceros frente a los que defender el signo marcario, sino una confrontación de los condóminos, y no admitiéndose la consideración de marca notoria de la debatida, resulta imposible que la inscripción que figura en la OEPM a favor de Ricardo se realizara en fraude de los cotitulares de la marca notoria, siendo también inviable una posible acción reivindicatoria, fuera del límite temporal y siendo cuestión entre cotitulares y no con terceros.

Plantearon recurso de apelación ambos demandantes.-

Recurso de Carlos Miguel : Motivos :

1.- Antecedentes: La parte considera que D. Ricardo actuó con mala fe en el registro de la marca, extralimitándose en cuanto a la autorización y anotando a su nombre una quinta parte de la titularidad sobre la marca; que el grupo ya era conocido en el sector musical, en cuanto formado por los otros cuatro, y ya venían funcionando más de cinco años. Se pedía que los derechos de uno de los cuatro comuneros, Esteban , por su abandono, acreciera a los demás cotitulares -los dos demandantes y el demandado Joaquín - ya que conforme el artículo 46 LM sus derechos pasaban a ser de los demás. No es aceptable que remita a las actuaciones del Juzgado de Primera Instancia, cuando previamente se declaró la competencia de este Juzgado mercantil, en cuanto competencia de Marcas, en el incidente planteado por declinatoria y allí se ejercitan acciones distintas.

2.- ERROR en la apreciación de las pruebas, respecto del ejercicio de acción reivindicatoria frente a Ricardo .- La prueba acredita la preexistencia del grupo DOCTOR PITANGÚ durante más de cinco años antes del registro de la marca. La perturbación por un tercero no se produce en 2004, como refiere la sentencia, sino en 2007, cuando se realiza el registro del grupo musical como marca, incluyéndose Ricardo a sí mismo como titular. Si bien los cuatro componentes iniciales son cotitulares de la marca, se ven obligados a compartir la misma con un tercero ajeno a ella, que se apropia de 1/5 parte, y solo existe un documento posterior, en que se regula el uso de la marca, pero ya había sido registrada a favor de Ricardo , en esa quinta parte, sin conocimiento ni consentimiento de los integrantes del grupo. Ejercita acción reivindicatoria, por inscripción de mala fe.

3.- COMPETENCIA DEL JUZGADO MERCANTIL PARA RESOLVER LA FALTA DE TITULARIDAD MARCARIA DE D. Esteban por renuncia expresa del mismo. Ello implica la nulidad del documento de cesión de derechos marcarios a Joaquín y Ricardo de 7/3/12, pues el abandono fue en Diciembre de 2008 (documento 36 de la demanda de Aquilino ) y ha de resolverse en el presente, porque el documento solo está en estos autos, el Juzgado se declaró competente, y es en sede marcaria donde debe dilucidarse si el abandono implica su pérdida de hecho de su cuota de cotitularidad y existe legitimación para solicitar la adecuación de la situación de hecho y derecho.

4.- Entiende que el Juzgado incurre en contradicción pues rechazó la litispendencia y prejudicialidad civil, por estar pendiente el Juicio ante Primera Instancia 2, y ahora rechaza la demanda por considerar que aquel es el competente. Afirma que no hay identidad entre lo aquí pedido y lo allí solicitado, y se aprecia en tiempo inhábil (la sentencia) la cuestión de la competencia objetiva anteriormente rechazada, conteniendo, según afirma, la resolución recurrida graves infracciones, que, si bien habrían de determinar la nulidad, no interesa para evitar dilaciones, y sí que se pronuncie expresamente esta Sala.

RECURSO DE APELACIÓN DE Aquilino .-

Parte de lo resuelto por esta Sala en su auto de 21-10-13 al resolver las medidas cautelares, y, en concreto, de la afirmación de que el derecho de Ricardo a ser cotitular de la marca solo puede ser modificado por la declaración judicial definitiva, y esta valoración no puede ser indiciaria, sino de fondo. Relata que la demanda del presente procedimiento se planteó cuando ya se le había rechazado la declinatoria por incompetencia objetiva en el procedimiento anteriormente planteado (autos 9/12 de Primera Instancia 2 de Valencia) solicitando una serie de pronunciamientos, y a esa demanda se acumula la planteada por Carlos Miguel . Los codemandados presentan fuera de plazo la contestación a la primera demanda, y en plazo la contestación a la demanda acumulada, y plantean la concurrencia de prejudicialidad civil y litispendencia

Motivos de recurso.-

1) Infracción de normas y garantías procesales, cometidas al dictar sentencia, por lo que no pudieron denunciarse antes:

a) No aplicación de los efectos de no alegación de excepciones, efectos de cosa Juzgada, vinculación positiva de tales efectos, prohibición del examen de la falta de jurisdicción y competencia y fijación de hechos, determinantes de nulidad. La sentencia se apoya sobre argumentos de la contestación, que se hizo fuera de plazo; viene a estimar una falta de competencia objetiva que rechazó en su día, no planteada por la parte (por declinatoria, como debió) y que esta Sala ya aceptó (al resolver las medidas cautelares). Contradice sus propias resoluciones anteriores al declarar que el competente es el Juzgado de Primera Instancia, e incluso con lo planteado por la parte contraria, que pedía la suspensión del presente por prejudicialidad o litispendencia. No pueden acumularse en forma de 'totum revollutum' las excepciones y motivos de oposición de un procedimiento a otro, pese a la acumulación de autos.

b) Incongruencia de la sentencia.-

-No existe contestación a la demanda de esta parte, que se desestima por argumentos extemporáneamente planteados.

-Tergiversa las pretensiones de dicha parte con argumentos ilegales: se dice que lo que se pretende es ajeno a la Ley de Marcas, pero eso no se esgrimió de adverso, y además fue rechazada esa falta de competencia.

-Tergiversa el objeto y causa de pedir, ignorando el alcance del artículo 46 LM . Hay que estar al compromisode grupo, pero el Juzgador desenfoca el objeto del pleito y causa de pedir, porque no se interpretan bien las normas de aplicación, ni la analogía, y la acción reivindicatoria se insta por una cuarta parte con fundamento en ese compromiso del grupo, que se invoca: Subyace una reivindicatoria parcial. Igual conclusión conforme el 392 CC, ya que se remite, en primer lugar, a lo pactado, y no se trata de actos de gestión o administración (para los que rige la comunidad) sino actos de dominio y uso sobre la marca. El recurrente se ve perjudicado, porque esa cuota le deja en minoría. El objeto es la marca, y lo relevante para que la competencia sea mercantil que es que las pretensiones deriven o tengan por objeto una marca y las actividades o servicios que esta ampara, que es lo que se plantea en la demanda.

c) Motivación ilógica, irracional e insuficiente, por falta de exhaustividad. Vulneración 218 LEC. Ello porque se distorsiona el objeto de la demandaal equiparar las pretensiones de estos autos con los de 9/12 del Juzgado de Primera Instancia 2, lo que es incierto, porque:

-En cuanto a Esteban , lo que se insta es la reivindicatoria de su cuota proindivisa sobre la marca y nulidad del poder otorgado.

- En cuanto a los codemandados Ricardo Joaquín , las acciones se amparan en la LM, tanto nulidad o reivindicatorias frente a Ricardo -por haberse incluido como cotitular de la marca con fraude al conocer la previa existencia de una marca notoria-, por vulnerar una obligación legal -marca del agente- y efectuar su inclusión como cotitular con mala fe y vulnerando lo pactado (promocionar al grupo desinteresadamente, con remuneración solo si había beneficios).

-Las demás pretensiones frente a los codemandados se basan en acciones de cesación: artículos 40 y 41 LM . El primero no distingue: 'contra quienes lesionen su derecho' entre terceros/cotitulares. Considera que conforme el 46 LM cualquiera puede defender la marca, y por ello los pactos en que se rige convencionalmente. Ricardo era un tercero en 2007: Doctor Pitangu era marca notoria.

-En los autos 9/12, por reconvención lo que se pide deriva del objeto de una sociedad civil irregular, reparto de sus ficticias pérdidas, solicitud de disolución de la sociedad, y mandato de Ricardo , como gestor. De hecho, esta parte cuestionó allí la acción para REIVINDICACIÓN PARCIAL por Joaquín de la parte indivisa de la marca del recurrente, porque entiende que es mercantil.

-- TERGIVERSA el significado DEL COMPROMISO DE GRUPO : Las acciones entabladas no se refieren a la gestión o administración de la marca, sino que son inherentes a la cuota de dominio, violentada por los codemandados, lesionando sus derechos ( artículo 40 LM )

-- La Sentencia es ilógica e irracional .-Reconoce que las páginas web, nombres de dominio y demás pertenecen a los cinco titulares, pero desestima tal pretensión sin tener en cuenta que se había modificado la clave de acceso y ello impedía utilizarlas. Esto es infracción del artículo 394 CC , al que remite el artículo 46 LM .

-- Impidieron seguir participando a los demandantes, y a percibir beneficios, sin amparo legal, y aunque no exista nulidad de la cuota inscrita a favor de Ricardo , no se puede acudir a las vías de hecho.

Omisión de la valoración de la prueba y error de hecho y derecho.-No valoración razonada de la prueba. No se valora en cuanto a Esteban , su abandono del grupo en 2008 (enumera pruebas que lo acreditan)que ha de determinar el supuesto previsto en el pacto 2.1 del compromiso. Se trata de actos propios que determinan que el poder posterior sea una burda maniobra. En cuanto a los otros demandados, insiste en la preexistencia de una marca notoria, reconociendo Esteban todos esos premios lo que ratifica el otro demandante, hechos exentos de prueba, no negados. En cuanto a las acciones por fraude, las pruebas han acreditado que existía una cuenta para gestión económica del grupo, que se canceló en diciembre de 2008, en Junio de 2007 FRAN se ofreció para promocionar al grupo, sin contraprestación alguna, sin experiencia, e inscribió la marca formulando cuatro días después el compromiso de grupo en el que se hace constar que todos eran componentes del grupo, y el hecho de la inscripción. Despues de 2008 no hay ninguna intervención de Esteban , ni en MUSICAULA, Al presentarse NATURALanuncia su abandono. En 2011 los hermanos Ricardo Joaquín presentan varios documentos a la firma de los recurrentes, y no figura en ninguno Esteban , En 21-3-11 se suscribió contrato con SERCO -COCACOLA- para el anuncio de televisión, realizando actuaciones al efecto, y como ambos recurrentes se negaron a firmar la propuesta de documentos presentados de adverso, se les impidió la posterior actuación el 6/8/11 en el ARENAL SOUND. Después hay desencuentros, retención de instrumentos en el local de ensayo hasta abril de 2012 y no es sino hasta después de plantear la declinatoria esta parte cuando se otorga el PODER cuya nulidad insta.

Refiere la existencia de grandes beneficios en los ejercicios siguientes, excluidos rendimientos de DL MUSIC Y MUSICAULA, según las pruebas periciales practicadas, pero el Juzgado absuelve, afirmando ser cuestiones obligacionales competencia del Juzgado civil, incumpliendo su obligación legal de apreciación y valoración de pruebas.

2) Motivos de apelación por infracciones jurídico-sustantivas.-

Interpretación errónea de los artículos 2,2 LM en relación con otros muchos y en especial el artículo 51 1 b) en cuanto a los presupuestos de marca notoria o renombrada y la inscripción como cotitular de Ricardo . La sentencia afirma que no ha quedado probado que ningún tercero procediera a crear confusión en 2004, y el recurrente insiste en que fue EN 2007 y derivado de esa propuesta condición de manager cuando se INSCRIBIÓ EN FRAUDE DE LOS YA TITULARES. Niega la acreditación de premios que están reconocidos, y todos sus argumentos giran en que estas pretensiones son ajenas al derecho de propiedad industrial y a la ley de marcas, y que NINGÚN TERCERO vulneró o infringió aquel signo. La sentencia ,dice, erróneamente, niega la condición de tercero a Ricardo . Mantiene que como DOCTOR PITANGU era marca notoria desde 2004, eso impedía que en 2007 Ricardo , QUE ERA UN TERCERO, pudiera ser cotitular.

Inaplicación e infracción de la práctica totalidad de preceptos de la Ley de Marcas, en particular ahora referidos a los artículos 34 , 38 , 41 al 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 54, 81,87,89 y 91 y artículo 18 RMC, y convenio de PARIS .

--Insiste en que Ricardo se inscribió como cotitular en fraude del demandante, conociendo la marca notoria, vulnerando una obligación legal, y también contractual. La sentencia rechaza todo ello indicando que no se sustenta en la Ley de Marcas, y que existe una mayoría para adoptar los acuerdos, lo que se discute, porque no se convocó junta alguna para adoptar acuerdos, ni se puede legitimar lo hecho, a posteriori, con un poder nulo. Solo ha habido actuaciones de hecho y manumilitari. Son aplicables todos los preceptos del CC y además el 46 en relación con el 40 LM.

--La defensa de la marca es viable, en su opinión, cuando alguno o algunos de los cotitulares vulneran lo pactado, o cuando dos de esos cotitulares con la connivencia de otro titular inicial, que había perdido su derecho, aunque formalmente constara inscrito, proceden por vías de hecho, sin resolución alguna.

-- Concurre infracción de las normas que proscriben el abuso del derecho, y en relación con los efectos de lo pactado.

- No hay prescripción ni caducidad, ya que además de que no habían pasado cinco años cuando se presentó la demanda, desde la publicación de la concesión de la marca, y no podían apreciarse porque no se contestó la demanda, la argumentación es 'ilícita e ilegal' y pone de manifiesto la 'ligereza' en el examen de las actuaciones y la 'ignorancia' del Juzgador al interpretar tales preceptos.

- Existe vulneración de los derechos de propiedad intelectual y de propia imagen del recurrente.

- Y en cuanto a la indemnización de daños y perjuicios, se remite a las pruebas practicadas.

Solicita se dicte sentencia en los términos en su día indicados en la demanda.

La parte adversa se opuso al recurso interpuesto, solicitando su desestimación, con exposición de los argumentos en que fundamenta tal petición, a los que se hará referencia, en la presente resolución, en cuanto sea necesario para resolución del recurso planteado, quedando la cuestión, en esta alzada, en los términos expuestos.

SEGUNDO.- La Sala acepta la fundamentación jurídica de la sentencia recurrida, y en la que se incidirá teniendo en cuenta los motivos de los recursos planteados, que, en lo esencial, son prácticamente coincidentes.

Hemos de exponer con carácter previo que la situación de extrema confrontación entre las partes y, especialmente, la presentación de las demandas origen de este procedimiento, cuando se había planteado, previamente, por las mismas partes demanda reconvencional en otro precedente, ha desvirtuado en forma notable las cuestiones controvertidas y ha propiciado la confusión contra la que ahora, de modo tan contundente, se manifiestan, en especial uno de los apelantes. Es deber de los litigantes la clarificación del procedimiento, y, en este caso, muy al contrario, resulta harto complicado poder seguir una línea coherente de resolución que las propias actuaciones de los litigantes enturbian. No es fácilmente comprensible para esta Sala que los demandantes y hoy recurrentes, inmersos en un procedimiento ante el Juzgado de Primera Instancia 2 de Valencia como demandados, planteen reconvención en aquel y, tras dicha actuación, y con fundamento en hechos prácticamente idénticos, promuevan el presente procedimiento, ahora con fundamento en la Ley de Marcas. Pues bien, dicho ello, entramos en el análisis del primer bloque de motivos de recurso, que afectan a distintas y heterogéneas cuestiones, e intentando sistematizar las mismas, pasamos a examinar, en primer lugar, lo relativo a la competencia objetiva.

Resulta obvio afirmar que los órganos especializados en materia mercantil son competentes para conocer de las reclamaciones que versen sobre propiedad industrial, y, en este ámbito, que afecten a marcas. El artículo 86 ter de la LOPJ afirma literalmente que 2. Los juzgados de lo mercantil conocerán, asimismo, de cuantas cuestiones sean de la competencia del orden jurisdiccional civil, respecto de: a)Las demandas en las que se ejerciten acciones relativas a ... propiedad industrial.. '. Por tanto, no se trata solamente de que el objeto litigioso verse sobre una marca, con carácter general, sino que la acción ejercitada ha de tener ese fundamento normativo 'relativas a... propiedad industrial'. Lo que se esgrime, en el supuesto presente, con carácter general, es un documento privado suscrito por un cinco personas físicas, grupo al que pertenece en condominio, en partes iguales (20%), la titularidad de una marca, todo ello en el ámbito de una suerte de sociedad civil.

En atención a todo lo expuesto concluimos que solo en cuanto se planteen acciones estrictamente recogidas en la propia Ley de Marcas, y en el sentido antes expuesto, corresponderá la competencia objetiva a los órganos de lo mercantil, competencia que desde luego no deriva de la simple mención o de la mera existencia de un signo marcario si no es este propiamente el objeto de debate o de protección. Desde este prisma se analizará lo planteado en este procedimiento.

Afirma la parte recurrente -Sr. Aquilino - que el Juzgador ya examinó y afirmó su propia competencia objetiva, tampoco cuestionada de contrario, al no plantear declinatoria al efecto, lo que le impide analizar la cuestión. Tal afirmación incurre en una confusión de conceptos que no podemos aceptar, pues el Juzgador puede y debe, incluso en segunda instancia, examinar de oficio su propia competencia objetiva (basta examinar al efecto el artículo 48 LEC ) sin perjuicio de que lo plantee o no la parte, que tiene a su vez su propio mecanismo al efecto ( artículo 63 LEC , mediante declinatoria). La pretendida infracción que comete el Juzgador, según el recurrente, no es tal, pues lo que realiza es una suerte de 'separación' entre aquellas pretensiones para las que considera es competente objetivamente, que es lo que propiamente resuelve, y aquellas para las que no entiende no resulta competente - bien porque sería materia propia de conocimiento de los Juzgados de Primera Instancia en general, y, en particular, porque además los hoy recurrentes reconvinieron en el otro procedimiento (9/12 de primera instancia 2 de Valencia) con lo que no podían pretender un pronunciamiento duplicado sobre idénticas cuestiones- . En definitiva, lo que el Juzgador intenta, por esta vía, es solventar un error grave del propio demandante y recurrente que ha generado una situación difícil de resolver por cuanto:

a) Acumula, como luego veremos, distintas acciones cuya competencia objetiva compete a órganos diversos, lo que, a su vez, comporta que no puedan acumularse los procedimientos, que han de seguirse en forma separada. Reitera, de hecho, acciones por las que planteó reconvención -ante el Juzgado de primera Instancia- acumulándolas al presente, que sí contiene, sin embargo, acciones propias de materia marcaria, lo que incurre claramente en la prohibición del artículo 73,1 LEC

b) La solución que prevé el artículo 73.3 LEC , resulta inaplicable en este momento, ya que la demanda se ha admitido en la forma en que se planteó. Y puesto que no podía acordarse la acumulación al procedimiento más antiguo -el seguido ante el Juzgado de Primera Instancia 2 de Valencia- porque el Juzgado civil carece de competencia para conocer acciones relativas a marcas (prohibición del 77,2 LEC) el Juzgador ha optado -como única solución posible ante el confuso planteamiento que los propios recurrentes han generado- por la solución del artículo 78.1 LEC , esto es, optar por aplicar la litispendencia en todo aquello que considera ya suscitado ante el órgano competente para su resolución y con carácter previo, por los recurrentes, vía reconvención.

c) Resulta ciertamente incomprensible, con tal panorama procesal, que el recurrente Sr. Aquilino aventure afirmaciones como que se tergiversan argumentos, que los utilizados son ilegales, o que se ha analizado a la ligera o sin profundizar el asunto planteado. Además de mostrar el más absoluto rechazo a las mismas -por inaceptables, aun con la laxitud que es predicable en la defensa de los intereses de la parte- resultan incomprensibles, pues la confusión que existe, sin duda, la han propiciado las actuaciones de los demandantes, que deberían haber discriminado claramente las acciones derivadas del grupo musical -de una sociedad civil irregular- y las de la marca. Al entremezclarlas y, además, reiterarlas, con el obstáculo añadido de la diversidad de competencia objetiva son directamente responsables de la situación generada.

d) Finalmente y cuanto a la alegación de que esta Sala ya ha afirmado la competencia objetiva del Juzgado al resolver las medidas cautelares, resulta igualmente errónea y se ha interpretado incorrectamente por la recurrente -representación del Sr. Aquilino - ya que lo que la Sala afirma en el auto de 21-10-13 (del que fue ponente quien hoy lo es de esta sentencia) fue exclusivamente que no procedía analizar la competencia del Juzgado -porque la tenía en función de las medidas solicitadas en relación con el procedimiento principal planteado- y porque la materia de marcas es propia de los Juzgados de lo mercantil (lo que afirmábamos y afirmamos, por ser obvio). Esto no significa, desde luego que 'todas' las pretensiones planteadas sean competencia mercantil, ni que alguna o algunas de aquellas ya hubieran sido planteadas ante el Juzgado de primera instancia, y ni siquiera que, aun con la cobertura formal de acciones de la ley de Marcas, los hechos relatados encajen en estas. Estas cuestiones habrán de abordarse con la cuestión de fondo. Esto y no otra cosa es lo que allí se indicaba.

TERCERO.- Sobre los efectos de la no contestación a la demanda.- Afirma el recurrente (Sr. Aquilino ) que el Juzgador en forma improcedente utiliza argumentos de la contestación de la demanda que los demandados en el presente procedimiento presentaron fuera de plazo, para rechazar sus pretensiones, lo que considera inaceptable.

Hemos de rechazar tal alegación con un doble fundamento:

a) De una parte, como recuerda (entre otras) la SAP de Valencia, sección 8 de 16 de junio de 2014 ( ROJ: SAP V 2536/2014 - ECLI:ES:APV:2014:2536) Sentencia: 247/2014 | Recurso: 247/2014 | Ponente: MARIA FE ORTEGA MIFSUD, porque esa situación no implica la 'admisión de hechos o allanamiento alguno, ni libera al actor de la carga de probar los extremos constitutivos de su pretensión, pudiendo ser considerada como una oposición tácita a la misma ( SS. del T.S. de 16-6-78 , 29-3-80 , 3-4-87 , 6-3-90 , 10-11-90 , 25-2-95 y 8-5-01 , entre otras). Por tanto, aun no contestada la demanda, los demandados se oponen tácitamente a las pretensiones contra ellos formuladas, y esta es la situación de que se parte al dictar sentencia.

b) De otra parte, y es esencial, olvida deliberadamente el recurrente (Sr. Aquilino ) que existen dos demandas acumuladas, con pedimentos y planteamiento muy parecidos - si no idénticos - y que, frente a la segunda, los demandados sí contestaron oportunamente, en tiempo y forma. Los argumentos de oposición allí desplegados, en cuanto se pretende lo mismo por los demandantes y se han acumulado ambos procedimientos que han de ser resueltos con una sola sentencia, sí puede ser tenido en cuenta, pues forma parte de una misma cuestión litigiosa, máxime si tomamos en consideración que las posiciones de los dos demandantes -hoy recurrentes- son idénticas.

CUARTO.- Pasamos seguidamente a abordar, con carácter previo, las cuestiones que pudieran afectar al pronunciamiento sobre el fondo, que la parte recurrente plantea como INFRACCIÓN DE NORMAS O GARANTÍAS PROCESALES COMETIDAS AL DICTAR SENTENCIA.

a) Sobre la litispendencia impropia o prejudicialidad civil.- Afirma la STS de 15 de octubre de 2012 ( ROJ: STS 6621/2012 - ECLI:ES: TS:2012:6621) Sentencia: 618/2012 | Recurso: 909/2010 | Ponente: FRANCISCO JAVIER ARROYO FIESTAS que la llamada ' litispendencia impropia o prejudicialidad civil ...se produce, como ha dicho la sentencia de 22 de marzo de 2006 , cuando hay conexión entre el objeto de los dos procesos, de modo que lo que en uno de ellos se decida resulte antecedente lógico de la decisión de otro ( SSTS 20 de noviembre de 2000 , 31 de mayo , 1 de junio y 20 de diciembre de 2005 ) aún cuando no concurran todas las identidades que exigía el artículo 1252 del Código Civil .La sentencia del Tribunal Supremo núm. 882/2008 de 26 septiembre , por su parte, señala, por un lado, que la jurisprudencia más reciente ha destacado que los requisitos de la litispendencia no son totalmente coincidentes con los de la cosa juzgada (por lo ejemplo, la plena identidad subjetiva), por lo que ha de ser apreciada con flexibilidad, pues la mera coincidencia parcial de pedimentos entre ambos procesos justificaría la acumulación de autos a instancia de parte legítima pero no la exclusión del segundo proceso por pendencia del anterior ( STS 20 de diciembre de 2005 , que cita entre otras las de 12 de junio de 199 , 17 de febrero de 2000 , 4 de marzo de 2002 , 20 de diciembre de 2002 y 24 de febrero de 2005 ); y por otro lado ' ha venido a perfilar la distinción entre litispendencia y prejudicialidad civil , que hoy reconoce el artículo 43 LECiv 2000 ( RCL 2000, 34, 962 y RCL 2001, 1892), subrayando que lo operativo es la sujeción que, por razones de lógica y conexión legal, determinan una prejudicialidad entre el objeto de un litigio y otro, de tal alcance que vinculan el resultado del segundo al primero' ( SSTS 19 de abril [ RJ 2005, 3244 ] y 20 de diciembre de 2005 [ RJ 2005, 10150] ). Se trata de la llamada 'litispendencia impropia' o ' prejudicialidad civil ', que se produce, como ha dicho la STS de 22 de marzo de 2006 ( RJ 2006, 2315) , cuando hay conexión entre el objeto de los dos procesos, de modo que lo que en uno de ellos se decida resulte antecedente lógico de la decisión de otro ( SSTS 20 de noviembre de 2000 [ RJ 2000 , 9237] , 31 de mayo [ RJ 2005 , 5031] , 1 de junio [ RJ 2005, 6384 ] y 20 de diciembre de 2005 [ RJ 2005, 10150] ) aún cuando no concurran todas las identidades que exigía el artículo 1252 CC ( LEG 1889, 27) (SSTS 2 etc.)'.

La cuestión ya ha sido resuelta en forma negativa por el Juzgado, que la rechazó, sin que la parte que la propuso la haya vuelto a suscitar, al no recurrir la resolución definitiva.

Ello no obstante, la parte recurrente insiste en que el Juzgador contraviene sus propias resoluciones, que se pronunciaron en sentido contrario a apreciar la prejudicialidad civil, para aceptarla, sin embargo, en la resolución recurrida.

Tampoco tal apreciación resulta correcta. Además de la confusión conceptual entre prejudicialidad civil y litispendencia, que entremezcla la parte recurrente -Sr. Aquilino -, en el presente supuesto no nos hallamos, realmente, ante una prejudicialidad civil, sino ante una situación de litispendencia, que, como antecedente necesario de la cosa juzgada, puede, y debe, ser analizado, incluso de oficio, por los órganos judiciales. Dicho de otro modo, no se trata si el Juzgador interpretó, erróneamente o no (que no lo hizo) la existencia de prejudicialidad civil, sino que valoró (y la había como luego veremos) que determinadas pretensiones aquí planteadas incurrían en litispendencia. Si se formuló reconvención -pendiente de resolver- en otro procedimiento, y no cabe la acumulación, sólo la apreciación de litispendencia puede conjurar el riesgo de resoluciones contradictorias, aunque fuera parcialmente. No es esta una situación provocada por el Juzgador (apreciación absolutamente rechazable) por estudio o análisis 'ligero' de la cuestión, sino derivada de un planteamiento irregular, reiterativo y confuso de los demandantes, que forzosamente determina el ámbito de examen de los órganos judiciales. En conclusión, la Sala resolverá, nuevamente, si concurre o no litispendencia sobre las pretensiones aquí deducidas en relación con la demanda reconvencional previa, manteniendo el rechazo de la prejudicialidad civil por las razones que se expresaron en su momento, y que damos por reproducidas.

b) Sobre la caducidad ,argumenta el recurrente que no resulta aceptable la referencia que se contiene en la sentencia recurrida (fundamento jurídico noveno) relativa a que la acción reivindicatoria de la marca podría hallarse caducada, por transcurso de más de cinco años desde el momento de la publicación o desde el momento en que la marca registrada hubiera comenzado a ser utilizada conforme a lo previsto en el artículo 39 ( artículo 2,2 LM ). Baste para repeler tal argumento lo recogido en la STS de 19 de febrero de 2013 ( ROJ: STS 3408/2013 - ECLI:ES: TS:2013:3408) Sentencia: 47/2013 | Recurso: 2053/2010 | Ponente: RAFAEL GIMENO-BAYON COBOS, entre muchas otras, en que se indica lo que sigue: ' 52. Por razones de orden público, el sistema, en algunas ocasiones, no tolera que la incertidumbre sobre la regularidad de ciertas situaciones se perpetúe en el tiempo, más allá de los plazos fijados a tal efecto -supuestos de caducidad susceptibles de apreciación de oficio por los tribunales- y, en otras, en las que priman intereses particulares, autoriza a estos a oponer, frente a pretensiones legítimas, el transcurso del tiempo señalado por la norma para poder eludir el cumplimiento de lo demandado - casos de prescripción apreciables nada más si se alegan, al tratarse de una excepción propia-'.Ello implica, necesariamente, la indudable e indiscutible posibilidad para el órgano judicial de analizar, de oficio, si concurre o no caducidad, en cualquier caso (no así la prescripción, que precisa de alegación expresa de la parte demandada).

Pero es que, además, el Juzgador simplemente apunta tal posibilidad, aunque entra a valorar el fondo de debate, negando, además, el carácter de marca notoria igualmente esgrimido por el recurrente. Por ello tal mención a la caducidad, meramente apuntada en la sentencia, resulta inocua, por no ser, ciertamente, el sustento de la desestimación de la pretensión subyacente.

c) En cuanto a la infracción procesal que se denuncia relativa al artículo 218 LEC , al considerar el recurrente, Sr. Aquilino que la motivación de la sentencia infringe el precepto citado por ilógica, irracional e insuficiente, no solicitando sin embargo, la nulidad de la resolución, sino su revocación, y fundamentando tal defecto procesal, en su extenso escrito de recurso, en lo que, en definitiva, constituye valoración probatoria de la cuestión de fondo, ha de ser repelida, sin mayor argumentación por esta Sala, pues obviamente la motivación de la sentencia es suficiente, adecuada y resuelve los puntos en conflicto, lo que es cuestión distinta del rechazo de tales argumentos por el recurrente. Al no interesar, en ningún caso, la nulidad de la resolución y no apreciarse insuficiencia de la motivación es obvio que tal motivo de recurso resulta absolutamente estéril, ya que lo que realmente se alega y pretende es la modificación de lo resuelto por el Juzgado tras la nueva valoración de los hechos y pruebas practicados en primera instancia, lo que ha de llevar, en consecuencia, al rechazo de lo postulado.

Finalmente, indicar que las restantes alegaciones que el recurrente -Sr. Aquilino - enmarca en infracciones de carácter procesal, con tan heterogéneo grupo de argumentos que resulta complicado sistematizar, se refieren, propiamente, al debate de fondo del asunto, -incluye también la valoración probatoria del Juzgador que reputa errónea, como se ha dicho- y que evidentemente ha de ser analizada como cuestión de fondo, y no como infracción de carácter procesal.

Procede, con rechazo de todo este grupo de argumentos, remitirnos a lo que posteriormente indicaremos en orden a las acciones planteadas y la prueba practicada.

QUINTO.- La acción de reivindicación de marca en fraude de los derechos de un tercero.-

Partimos en nuestro análisis de lo resuelto en STS de 26 de febrero de 2013 ( ROJ: STS 1081/2013 - ECLI:ES: TS:2013:1081)Sentencia: 73/2013 | Recurso: 1624/2010 | Ponente: IGNACIO SANCHO GARGALLO, en cuanto indica, textualmente que:

La posibilidad de reivindicar la titularidad de una marca solicitada en fraude de los derechos de un terceroviene prevista actualmente en el art. 2.2 Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de marcas, según el cual, 'cuando el registro de una marca hubiera sido solicitado con fraude de los derechos de un tercero o con violación de una obligación legal o contractual, la persona perjudicada podrá reivindicar ante los tribunales la propiedad de la marca , si ejercita la oportuna acción reivindicatoria. ..'.

En nuestro caso, la actora entiende que la solicitud y el registro de las marcas controvertidas, por parte de sus otros dos hermanos, miembros de la comunidad de bienes que continuó la explotación del negocio familiar de turrones desde el año 1994 hasta el año 2003, se hizo en fraude de los derechos que ella tiene en la referida comunidad de bienes, en cuanto condómina.

Para que pueda prosperar esta acción es necesario que los signos objeto de la solicitud y registro coincidan esencial o sustancialmente con los que venía explotando la comunidad de bienes, de modo que pueda reconocerse a esta última un mejor derecho sobre los mismos frente a una solicitud de registro, que, con abuso de confianza, pretende apropiarse del derecho de exclusiva sobre tales signos (se entiende para los productos o servicios para los que venía usándolo la comunidad).

En este caso, es clara la relación de confianza de los solicitantes con la comunidad de bienes, de la que forman parte y a través de la que explotaban el negocio familiar. La demandante, en cuanto miembro de una comunidad de bienes, tiene un derecho a participar en la titularidad de los registros de marca que correspondieran a la comunidad, con el régimen de copropiedad previsto en el art. 46 LM . El registro solicitado por dos de los miembros de la comunidad, si efectivamente afectara a un signo explotado por la comunidad, supondría un fraude al derecho de la otra comunera, que habría quedado excluida de la copropiedad sobre tales signos.

Esta Sala, a su vez, ha resuelto en diversas resoluciones sobre dicha cuestión, citando por todas, la Sentencia 12 de diciembre de 2011 ( ROJ: SAP V 7006/2011 - ECLI:ES:APV:2011:7006) Sentencia: 474/2011 | Recurso: 716/2011 | Ponente: MARIA ANTONIA GAITON REDONDO, en cuanto expresa que:

' A propósito de esta acción tiene declarado nuestro Tribunal Supremo en sentencia de fecha 30 de mayo de 2005 que 'la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas , ..., en su artículo 2.2 protege la posición jurídica de la persona que resulta perjudicada por la solicitud y, en su caso, registro de una marca por tercero de forma fraudulenta, es decir, con fraude de sus derechos o de forma ilícita por violación de una obligación legal o contractual, sin necesidad de notoriedad ganada por el uso'. Como indica la Sentencia de la AP de Zaragoza -con cita de la sentencia dictada el 11 de diciembre de 2008 - , 'La acción reivindicatoria ... ( art 2-2 Ley Marcas ), viene a constituir una excepción a la regla general de la eficacia constitutiva del Registro, protegiendo el mejor derecho sobre el signo usado, pero carente de existencia tabular, frente a la titularidad marcaria registrada en fraude de terceros. Dicho conflicto de intereses es resuelto por la ley marcaria a favor del tercero, cuando quien accede al Registro y consigue para sí el 'ius prohibendi', lo hace de manera fraudulenta o con violación de la reglamentación legal o contractual. Se sacrifica así la regularidad formal del Registro en beneficio de valores extra-registrales que se consideran de mejor derecho que el inscribiente ( Ss A.P. Asturias, secc 1ª, de 21-diciembre-2007 y T.S. 5-octubre- 2007 ). El efecto del triunfo de esta acción llamada por algún sector doctrinal 'reivindicativa', más que 'reivindicatoria' es la sustitución -en el sentido de subrogación- por parte del perjudicado en la posición jurídica del titular que accede ilícitamente al Registro (S.T.S. 25-febrero-2005). Por lo expuesto fácil es deducir que resulta innecesario que el accionante tenga que probar que la denominación que usa constituye 'marca notoria', pues el triunfo de su tesis no se basa en la notoriedad de su marca, sino en la 'mala fe' del solicitante. Así lo recoge con claridad la S.T.S. 30 -mayo- 2005 '. También la SAP Barcelona de 2 de septiembre de 2009 señala que 'Para que prospere en este caso la acción reivindicatoria, resulta irrelevante que la denominación (...) no sea notoria, pues lo esencial es, como ya hemos argumentado, el registro en fraude de los derechos de un tercero. Como tampoco es esencial que el grado de conocimiento por el publico del seudónimo (...) sea tan generalizado que al amparo del art. 9.1.b) LM hubiera justificado una acción de nulidad relativa, pues en este último caso los presupuestos legales son distintos'. También la SAP de Madrid de 18 de marzo de 2011 establece: 'La reivindicación de la marca que haya sido registrada en fraude de los derechos de un tercero o con violación de una obligación legal o contractual supone, por lo tanto, una de las excepciones (junto a la de la marca notoria del artículo 6 CUP ) al principio general que impera en nuestro ordenamiento jurídico de que el registro de la misma es el único medio para adquirir originariamente el derecho sobre la marca ( artículo 2.1 de la Ley de Marcas ). Se trata de una vía para que el usuario no registral de una marca (o de un nombre comercial, merced a la remisión que efectúa el artículo 87.3 de la Ley de Marcas ) encuentre protección legal ante el que la ha conseguido registrar defraudando un derecho ajeno (pues el tercero se ha visto privado de sus derechos por aquél que ha obtenido el registro). Para que el tercero pueda ejercitar este tipo de reivindicación (denominada impropia, pues el que reivindica no es titular registral y sí lo es el contrario) no es preciso que esgrima una marca notoria (podría hacerlo, pero lo cierto es que con ésta ya ostentaría un derecho oponible 'erga omnes' que le conferiría, además, otras posibilidades de defensa) sino que basta con que justifique su condición de anterior usuario extrarregistral de un signo con vocación marcaria que un tercero habría procedido a registrar privándole a aquél de sus derechos, siempre que el registro se hubiese hecho de mala fe o mediando una previa relación entre las partes que habría resultado vulnerada (pues sin estos últimos requisitos no operaría el artículo 2.2 de la Ley de Marcas , ya que, si no media la aludida conducta incursa en ilicitud, no bastaría la mera utilización prioritaria del signo por tercero para atacar un registro marcario que no está sujeto a la exigencia de novedad)'.

Por tanto, a los efectos de la acción reivindicatoria del artículo 2.2 de la Ley de Marcas ejercitada por la entidad actora y estimada en la sentencia apelada resulta irrelevante que el signo y denominación 'GIRBA' sea notorio, lo que en todo caso habría que poner en relación con las concretas circunstancias del caso habida cuenta que se trata de productos químicos para la industria de la zapatería y peletería para cuya comercialización en España la entidad actora ha venido utilizando un único distribuidor en exclusiva; por el contrario, lo determinante en el caso de autos es la acreditación de la mala fe del demandado al proceder a la inscripción en España de la marca 'GIRBA' con idéntica grafía a la utilizada por la entidad italiana circunstancia ésta que, a su vez, precisa tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley de Marcas para los agentes o representantes en los términos que se indican a continuación...'

Como es obvio, punto de partida del concreto examen de la acción ejercitada al amparo de dicho precepto por los dos demandantes, es la consideración de que, efectivamente, son competentes para su conocimiento los órganos de lo Mercantil, en cuanto a la planteada frente a Ricardo , y que viene a concretarse en la declaración de que la inscripción que figura en la OEPM en que el mismo consta como cotitular proindiviso de la marca DOCTOR PITANGÚ o bien ha de ser reintegrada a los otros legítimos titulares, o bien es nula y ha de acrecer a los restantes, al haberse efectuado con fraude de los entonces titulares de la marca notoria y/o con vulneración de su obligación legal y contractual ( artículo 2.2 LM ), argumentando que se extralimitó en la autorización anotando a su nombre una quinta parte de la titularidad sobre la marca. A la vista de las líneas jurisprudenciales que se han expuesto con carácter precedente, esta Sala ha de rechazar contundentemente las alegaciones vertidas por los dos recurrentes, que se resolverán en forma conjunta, considerando que tal acción ha de ser rechazada, por los siguientes motivos:

a) En primer lugar, porque se ha planteado fuera del límite temporal recogido en el propio precepto que es plazo de caducidad.

b) En segundo lugar, y mucho más importante, porque tal y como resulta de las resoluciones transcritas con anterioridad, la acción ejercitada tiene su fundamento en que la titularidad de la marca se haya obtenido en fraude de los derechos de un ' tercero' condición que no es predicable, en absoluto, al supuesto que nos ocupa: aquí nos encontramos con una marca inscrita a nombre de cinco personas según solicitud presentada el 2-7-07 ante la OEPM y que ha venido manteniéndose en igual forma desde entonces hasta que el 28-2-13 se plantea la demanda origen de las presentes actuaciones. No se trata de inscripción alguna de TERCERO ajeno al grupo, y buena prueba de ello es que tal afirmación pugna con el tenor literal del documento 'compromiso' del grupo suscrito cuatro días después de la solicitud de la marca controvertida, que obra unido a las actuaciones, con fecha 6 de Julio de 2007 y en que pretendidamentese centra el momento de infracción de la marca notoria previa que, según la demanda, ostentaban solo los cuatro músicos que inicialmente formaron el grupo (los dos demandantes en el presente, y además Esteban y Joaquín ). Pese al tenor literal del documento que es absolutamente claro, contundente y que está firmado (en sus dos hojas) por los cinco miembros del grupo, que incluyen a Ricardo como tal, además de los cuatro anteriores, y en que se hace constar que los cinco(no los cuatro iniciales) tendrán la consideración de componentesde aquel, se pretende que se declare ahora que la inscripción de una quinta parte a favor de Ricardo se efectuó de mala fe, con infracción de marca notoria y contraviniendo expresamente las instrucciones recibidas para la solicitud. Esto no solo no se ha probado, sino que resulta una alegación temeraria, con un relato fáctico no coherente, ni, incluso, uniforme , pues el Sr. Aquilino refiere en un lugar de la demanda haber conocido las circunstancias concretas de inscripción por el procedimiento de Primera Instancia 2 para luego indicar que el documento se suscribió por la bisoñez e inexperiencia de los demandantes. Este último resulta un argumento insostenible si consideramos que todos ellos eran en aquel momento jóvenes de edades similares y no puede apreciarse engaño alguno porque el documento suscrito expresaba con claridad que se había solicitado la inscripción de la marca y a favor de los cincocomponentes del grupo (así se indicaba) que desde este momento incluían también a Ricardo .

c) La marca notoriano es un concepto aplicable a este supuesto. No se niega -sino que efectivamente se admite expresamente por la parte contraria- que el grupo musical tuviera participación en los premios que relata con anterioridad a la inscripción de la marca (tampoco excesivamente renombrados ni de prestigio internacional o nacional cognoscible para la mediade la población como por el recurrente se pretende), pero de ahí extraer la consideración de marca notoria en el panorama musical existe un largo trecho que, desde luego, los demandantes no han logrado atravesar desde el punto de vista probatorio. En tal sentido se expresaba, consideramos, la sentencia recurrida, y así valoramos la referencia a la falta de prueba que provoca en el recurrente Sr. Aquilino la calificación de 'despropósito jurídico procesal' (folio 18 de su extenso escrito de recurso), que además de errónea, es rechazable.

Aunque admitiéramos (a los solos efectos dialécticos) la alegada notoriedad de la marca desde 2004 hasta el momento de registro de la misma, la pretensión que vinculan los demandantes a tal circunstancia, resulta inaceptable. La protección que se recaba es la que se insta frente a terceros que hayan obtenido la inscripción registral de mala fe, o respecto de marca notoria anteriormente utilizada. No es este el supuesto aquí concurrente, pues nos encontramos ante un conflicto 'entre comuneros' siendo los hoy litigantes, todos ellos cotitulares de la marca de forma pacífica y por iguales partes, desde su solicitud hasta el inicio de las discrepancias entre ellos. Resulta tan obvia la inviabilidad de lo pretendido que nos basta remitirnos a la argumentación de la sentencia y a las citas de las resoluciones precedentemente invocadas por nuestra parte, de las que resulta con claridad que la reivindicatoria -parcial o íntegra- planteada con relación a una marca inscrita lo es en relación a terceros que hayan obtenido en forma fraudulenta o con mala fe la inscripción a su favor, pero no cuando tal inscripción deriva de un acuerdo previo entre las partes, del que queda constancia no solo por los años en que la situación se ha mantenido sin protesta alguna, sino especialmente, porque solo cuatro días después de la solicitud ya se plasmó en el compromiso del grupo tal circunstancia, suscrita y firmada por todos los integrantes de aquel (reiteramos, los cinco, ya que se incluía también al mencionado Ricardo ). Así se indica en el pacto 1.- REGISTRO 'La marca DOCTOR PITANGÚ en clase 41 ha sido debidamente inscrita en fecha 2 de Julio de 2007 como marca nº 2780825 a nombre de todos los actuales componentes del grupo'. Pretender que tal solicitud registral fue hecha sin conocimiento de los demandantes, contra su voluntad expresa o incluso en forma fraudulenta no merece que profundicemos en el análisis de la cuestión.

Tampoco merece mayor comentario la argumentación del recurrente Sr. Carlos Miguel respecto del 'evidente' error del Juzgador cuando data la fecha de la infracción de sus derechos en 2004 cuando, en su opinión, era claro que tal se había producido en 2007, precisamente con la 'autoatribución' de una cuota del 20% por Ricardo . Nos remitimos nuevamente al tenor del pacto suscrito por los cinco integrantes del grupo y hoy litigantes.

Procede, por lo expuesto, con desestimación de todos los argumentos de los recursos relativos a la prosperabilidad de la acción planteada contra Ricardo , tendente a la declaración de nulidad de la cuota de participación inscrita a favor del mismo en la marca DOCTOR PITANGÚ y su acrecimiento a los demás, la confirmación de la resolución recurrida en tal aspecto.

SEXTO.- Sobre las acciones planteadas contra D. Esteban .

Hemos de clarificar en primer lugar, qué es lo que puede ser examinado en este procedimiento, atendida la competencia objetiva del Juzgado Mercantil y la previa presentación de la demanda ante el Juzgado de Primera Instancia, que dio lugar a los autos 9/12 del Juzgado de Primera Instancia 2 de Valencia, en cuyo seno los mismos demandantes recurrentes (allí demandados) plantearon reconvención. En esta demanda reconvencional en síntesis se solicitaba que se declarara que el citado Sr. Esteban formó parte hasta después del verano de 2008 como músico y partícipe de la sociedad irregular que regía la actividad comercial y musical del Grupo Dr. Pitangú. Y que su conducta resulta contraria a la buena fe, que no tiene validez la ratificación de gestiones y poder otorgado el 7/3/12 para adopción de decisiones sociales, condenando a todos a estar y pasar por tales declaraciones y que como integrante de la comunidad hasta finales de 2008 se le condene a pagar su 'cuota parte' de responsabilidad en las eventuales pérdidas sufridas por la actividad de dicho grupo hasta que lo abandonó'.

En la demanda inicial de las presentes lo que solicitaba respecto del mismo (aunque con la impropia mención de su apelativo coloquial de 'URU' en el escrito procesal) es que se declarara que el Sr. Esteban era componente inicial del grupo, que lo abandonó en 2008 y que el poder otorgado el 7/3/12 era nulo de pleno derecho por fraude de ley y procesal y por ello la ratificación de gestiones y concesión de facultades carece de virtualidad. Y pide la condena al indicado Sr. Esteban a que proceda a la cesión de su parte indivisa sobre la marcaa favor de los restantes titulares legítimos -excluyendo a Ricardo respecto del que se solicita, como se ha indicado, la declaración de que la inscripción que figura en la OEPM como cotitular proindiviso de la marca DOCTOR PITANGÚ se efectuó con fraude de los entonces titulares de la marca notoria y/o con vulneración de su obligación legal y contractual ( artículo 2.2 LM ).

El resumen del extraordinariamente largo pedimento -de todo punto improcedente en la parte dispositiva de una demanda/ demanda reconvencional- de declaración y condena del citado Sr. Esteban pone de manifiesto que sólo hay una cuestión que se plantea en el presente que no fue previamente planteada ante el Juzgado de Primera Instancia, y es la relativa a la exigencia de cumplimiento de la obligación contenida en el apartado 2.1 del compromiso de grupo, en que textualmente se recoge que ' En el caso de que alguno....decida abandonar.. se obliga en cualquier caso a realizar todos los pasos necesarios para que su nombre sea eliminado de las marca/s DOCTOR PITANGÚ...' , añadiendo que 'dicha obligación comprenderá hacerse cargo de los gastos necesarios a fin de llevar a cabo el trámite ante la OEPM'. Las demás obligaciones en caso de abandono se refieren a no impedir la explotación de la marca a los demás, a no registrar ninguna denominación parecida, o a buscar un músico que le sustituya, cuya incorporación deberán aceptar los demás.

Por tanto, no nos hallamos ante cesión parcial de marca, sino ante la mera exigencia a un socio de la sociedad irregular de que se cumpla un pacto contractualmente asumido, y no propiamente ante acción alguna derivada de la Ley de Marcas, en sentido estricto. La marca no es sino un activo del grupo musical y, por tanto, el pacto sólo está encaminado a que quienes formen parte del grupo en cada momento sean, realmente, los que titulen aquella. Pero esto exige una previa declaración de que efectivamente Esteban no forma parte del grupo y dicha situación (según los demandantes) se remonta a 2008. Sin embargo, tal declaración afecta directamente a la sociedad irregular existente entre ellos, siendo una consecuencia de tal declaración (la de abandono del grupo) la exigencia de que anule o elimine su nombre como titular de la marca, haciéndose cargo de los gastos correspondientes, de no hacerlo voluntariamente. Por tanto, lo que aquí se pide contra Esteban o bien es idéntico a lo previamente solicitado por los propios demandantes recurrentes en reconvención en otro litigio, o bien es una pretensión vinculada directamente a una declaración allí pretendida.

Dicho de otro modo, esta Sala (y antes el Juzgado) ni puede analizar lo pedido respecto de este demandado porque para lo solicitado con carácter principal no son competentes los Juzgados de lo Mercantil, al tratarse de cuestión pura y simplemente derivada de la existencia de la sociedad civil, y porque, a mayor abundamiento, tal petición está anticipada por los recurrentes antes de plantear esta demanda, en otro procedimiento y por vía reconvencional, con lo que las propias partes hoy apelantes han generado la litispendencia que ahora pretenden soslayar.

La referencia a la Ley de Marcas, aunque cierta la cita de los artículos, es inaplicable y únicamente tendente (así lo aprecia también la Sala) a atraer la competencia al Juzgado Mercantil, ignorándose la razón de tal planteamiento, en cuanto se refiere en concreto a este demandado, pues las cuestiones que contra el mismo se plantean se reducen a la pérdida de su condición de comunero, por el abandono del grupo, a la fecha desde que debe ser tenida por perdida aquella, y a los efectos derivados de tal declaración. El mero relato de lo pedido evidencia de que nada de ello constituye materia mercantil, por más que se cite prácticamente todo el articulado de la Ley de Marcas, y nos releva de mayores disquisiciones.

En conclusión, y respecto de lo solicitado en relación a Esteban , no procede desestimar la demanda -pues ello implica un pronunciamiento en cuanto al fondo- pero sí apreciar, de oficio, la litispendencia, en cuanto las propias recurrentes plantearon lo mismo en reconvención en procedimiento precedente, siendo previa aquella declaración a lo aquí pretendido, por lo que habrá de resolverse como se dirá.

SÉPTIMO.- Sobre el artículo 46 LM , su denunciada infracción, las acciones ejercitadas en la demanda y las ejercitadas por vía de reconvención en autos 9/12 del Juzgado de Primera Instancia 2 de Valencia.-

Resta analizar, finalmente, la incidencia de la alegación del artículo 46 LM y su aplicación en cuanto se denuncia su infracción, bien por inaplicación bien por errónea interpretación ambas partes apelantes.

Citamos, para centrar la cuestión, la Sentencia de esta misma sección 9 de 13 de julio de 2011 ( ROJ: SAP V 4334/2011 - ECLI:ES:APV:2011:4334) Sentencia: 308/2011 | Recurso: 372/2011 | Ponente: GONZALO MARIA CARUANA FONT DE MORA, en que afirmábamos lo que sigue:

"En consecuencia como el uso independiente de la marca a falta de pacto se remite al artículo 398 del Código Civil que fija el régimen de los acuerdos de la mayoría que, al caso, concurre como bien apunta el Juzgado de lo Mercantil, no puede haber por los interpelados un uso no autorizado o que contraviene la ley o los pactos, que precisamente es la premisa que la parte demandante hace valer para derivar la obligación de indemnización de daños y perjuiciosen su doble vertiente (enriquecimiento injusto y lucro cesante), eso si mezclando indebidamente dado las cantidades peticionadas y las bases para su obtención, entre los rendimientos obtenidos por los demandados por su actividad artística -musical (que como tal no sólo es la de composición sino también la de su interpretación y ejecución) con el beneficio que implica una marca y como bien sienta la sentencia la marca de por sí no genera beneficios, sin perjuicio de su valor patrimonial. Por último es inaplicable al caso el artículo 46.3 de la Ley de Marcas , invocado por el recurrente, pues refiere a los actos jurídicos contemplados en 'el apartado anterior' y el artículo 46.2 no refiere al uso de la marca acordado por los copartícipes por lo que la autorización de uso de la marca por un copropietario hacia otros comuneros, no es preceptivo que conste en el Registro de Marcas. .... Acierta el Juez Mercantil cuando dice que tal obligación de rendir cuentas no está reglada en la Ley de Marcas y como el régimen del artículo 46 es preferente al del Código Civil , resulta que en el aspecto de concesión de licencias y uso independiente de la marca se remite sólo al artículo 398 del Código Civil , no al precepto invocado por el recurrente y ello con independencia de que el artículo 399 del Código Civil lo que viene a recoger es el derecho de cada comunero a la plena propiedad de su parte y la de los frutos y utilidades que le correspondan. Ello tiene la explicación racional de que la marca, si bien ostenta un valor y carácter patrimonial cuando se enajena o se licencia, no genera como tal frutos, rentas o beneficios que administrar y muestra de ello es que todas las sentencias invocadas por el apelante hacen referencia a la comunidad de bienes sobre bines inmuebles de los que se derivan rentas. Por consiguiente esa obligación pretendida estuvo correctamente rechazada. Se está confundiendo la explotación de la marca y su valor patrimonial con los rendimientos de la actividad comercial artística del grupo musical. Por último y mayor abundamiento no consta acreditado rendimiento alguno de la marca referida..."

Pues bien, lo allí expresado resulta de plena aplicación al supuesto presente. El artículo 46 LM que se invoca parte -forzoso es recordarlo- de la existencia de una comunidad de varias personas a las que pertenezca proindiviso una marca o su solicitud, y refiere el régimen jurídico en tal caso, que se regirá por lo ' acordado entre las partes, en su defecto por lo dispuesto en este apartado y en último término por las normas de Derecho Común sobre la comunidad de bienes'. Puntualiza además (lo que es importante a los efectos de legitimación) que cada comunero podrá por sí solo ejercitar las acciones civiles y criminales en defensa de la marca, pero deberá notificarlo a los demás, a fin de que estos puedan sumarse a las mismas y para que contribuyan al pago de los gastos habidos.

Por tanto, como primera conclusión, el precepto no establece sino unos principios generales y remite, en lo demás, a los pactos -que en este caso se contraen al compromiso de grupo suscrito en 6/7/07, pues los intentos de suscribir otros documentos adicionales no llegaron a concretarse- que hubieran suscrito los titulares y a las normas de derecho común sobre la comunidad de bienes. La mención a la legitimación implica, además, que la defensa 'por sí solo' de la marca ha de ser 'en defensa de la marca' y, por tanto, frente a terceros, no siendo incluible en tal sentido los litigios o contiendas entre comuneros, que deberán ventilarse y regularse, en defecto de pacto, por las normas del Código Civil. Tal conclusión resulta directamente derivada de la lectura del precepto, con lo que, de entrada, rechazamos la interpretación que efectúan los recurrentes relativa a que al socaire del mismo pueden formularse cualesquiera cuestiones entre comuneros, pues ciertamente lo que se pretende es la defensa de la 'marca' -frente a terceros- y no legitimar las contiendas de los comuneros entre sí, que tiene otro cauce de exposición.

El problema surge porque , en el supuesto presente, se confunde por los demandantes lo que son cuestiones propias de la sociedad -funcionamiento, cuentas, actuaciones, contratos del grupo- con la titularidad de la marca, que no es sino un activo más del grupo, y por tanto las pretensiones planteadas con fundamento en tal precepto nos llevan, necesariamente, a la aplicación de normativa civil.

Las indemnizaciones que se pretende obtener de los demás comuneros no pueden derivar de infracción del uso de marca, porque todos son titulares de la misma y todos tienen derecho a utilizarla. No es tampoco idóneo pretender alterar, por esta vía, el sistema de mayorías que, en tanto judicialmente no se declare otra cosa, viene funcionando en el grupo con fundamento en inviables pretensiones de nulidad de una cotitularidad plenamente aceptada en su día.

Los dos demandantes detentan, cada uno de ellos, una quinta parte del grupo, y mientras no se declare la pérdida de la condición de comunero de alguno de los demás integrantes de aquel , las decisiones en el seno del mismo son cuestiones referidas a la sociedad formada por los componentes, y no materia propia de análisis en sede de acciones relativas a marcas. No se discute que todos los signos distintivos del grupo sean de todos los comuneros, pero la concreta gestión de los mismos, o la infracción de aquella ha de ser solventada, al igual que lo anterior, en el ámbito de la sociedad civil, mediante acuerdos de mayoría.

De hecho, y para mayor claridad, transcribimos lo que es objeto de petición en la demanda reconvencional en cuanto a Joaquín y Ricardo , en que tras solicitar la pérdida de la condición de comunero de Joaquín , se interesa que ambos hermanos - Joaquín y Ricardo - rindan cuentas de la gestión, reintegren al patrimonio social las cantidades de que hayan dispuesto en su beneficio, abonen las sumas que constituyan beneficio neto y real del negocio, y reintegren a los demandantes en el uso y disfrute de los bienes y derechos de la sociedad -entre los que incluyen las páginas webs- y, a ambos, que respondan personalmente de los daños y perjuicios que por falta de declaraciones fiscales u otras hayan causado a la sociedad.

Y en el presente procedimiento solicita que se abstengan de realizar actos de uso de los dominios y de la marca en forma exclusiva, de cualquier actividad que viole los derechos de los demandantes, que otorguen los instrumentos necesarios para que figuren también como cotitulares ambos demandantes en aquellos , indemnizando en las cuantías reseñadas tanto por lucro cesante, como por las ganancias obtenidas por los demás integrantes del grupo en actuaciones de las que han sido excluidos, o royalties que hubieran debido percibir por el uso excluyente que están llevando a cabo los demás .

Se altera deliberadamente el enfoque del presente litigio, con la finalidad de adaptarlo a la legislación mercantil, cuando realmente, lo que se cuestiona no es tanto el uso de la marca, como el propio funcionamiento del grupo, en que la marca no es sino el signo distintivo. No es el juzgador el que tergiversa los hechos y los fundamentos jurídicos, como reiteradamente se indica por los recurrentes, sino que es uno de los demandantes, Sr. Aquilino , quien deja claro el origen de la presente demanda en su hecho décimo cuarto y con ello la génesis de los problemas procesales y sustantivos concurrentes: ' Como el Juzgado de Primera Instancia 2 que conocía de dichos autos 9/2012 no resolvía la declinatoria planteada.... se vieron obligados a interesar la adopción de medidas cautelares...oponiéndose... simulando y postconstituyendo así una presunta y ficticia mayoría, con la que seguir campando a sus anchas en la gestión, promoción y actividad comercial y musical del Grupo '. Significativamente formularon previa reconvención en aquellos autos dirigida, precisamente, a reclamar por las cuestiones económicas subyacentes, en cuanto a las actividades del grupo.

La finalidad de tal maniobra se ignora y las partes no han aportado tampoco resolución recaída en aquel procedimiento en primera instancia, por lo que, entendemos, no se ha producido (pues en otro caso alguna de las partes la hubiera acompañado). Si la finalidad fue obtener una resolución cautelar con mayor celeridad, no es este un argumento plausible, pues la mayor o menor rapidez en la tramitación no puede llevar a situaciones irreversibles o a distorsiones inadecuadas de las normas procesales de aplicación. No puede pretenderse, a la vez, lo mismo en dos procedimientos, sobre distinta fundamentación jurídica. Y si la coincidencia es parcial, también es cuestión directamente achacable a las partes sin que pueda hacerse recaer sobre el órgano judicial que se encuentra vinculado por los planteamientos que aquellas efectúan (de ahí los incomprensibles e inaceptables reproches del recurrente Sr. Aquilino ) máxime en supuestos en que no cabe la acumulación (por ser órganos de distinta competencia objetiva) pero sí podrían producirse, soluciones contradictorias. Procede, por lo expuesto, el íntegro rechazo de lo planteado contra Ricardo Y Joaquín , en cuanto se aprecia litispendencia -por la reconvención planteada-, no siendo analizables separadamente los perjuicios que aquí se reclaman, en cuanto se superponen conceptos con lo allí planteado.

La utilización de las páginas web, de las redes sociales y demás pedimentos vinculados, igualmente son rechazables, por idéntico motivo. Si bien el uso de las mismas corresponde a todos los comuneros, hay que distinguir entre la titularidad y la gestión, que se rige, en principio, por un sistema de mayorías. Por ello, no se trata de recabar para sí el uso denegado, sino de solventar en sede societaria la controversia derivada de tales aspectos. Ello respecto de las páginas web, pues las de redes sociales son de titularidad no sujeta a control o registro específico -no consta otra cosa- , no comportan beneficio o implican gasto , y por ello quedarían al margen de lo que, propiamente, comporta utilidad o beneficio de tal carácter económico.

No procede entrar a examinar las pretensiones contra Esteban , por idéntica razón y porque se han de ventilar, incluso la relativa a la eliminación del nombre de la marca, como consecuencia de la aplicación de los pactos privados del grupo, que deberán ser analizados y/o planteados en la forma pertinente ante la jurisdicción civil, siempre como consecuencia de la declaración de abandono de grupo recogida en los pactos a que hemos aludido anteriormente.

Procede desestimar, en lo demás, la acción ejercitada contra Ricardo , en cuanto reivindicación de su cuota de titularidad en la marca y nulidad, por no concurrir los presupuestos legalmente aplicables.

OCTAVO.-La desestimación de ambos recursos comporta la imposición de costas a los recurrentes, pues aunque la Sala aprecia litispendencia respecto de determinadas pretensiones, lo que deja imprejuzgadas las mismas, la desestimación de la demanda, aun por esta razón, ha de mantenerse así como la imposición de costas en primera instancia, conforme los artículos 394 y 398 LEC , al ser íntegramente rechazadas sus pretensiones. Nada cabe acordar sobre depósito para recurrir, del que se hallan exentos los recurrentes.

Vistos los preceptos legales citados, demás concordantes y de general aplicación,

Fallo

SE DESESTIMAN los recursos de apelación interpuestos por Aquilino y Carlos Miguel contra la sentencia dictada el 3-9- 14 por el Juzgado mercantil 3 de Valencia, en autos 251/13 de dicho JUZGADO, y CONFIRMANDO la desestimación de la demanda en cuanto a la acción reivindicatoria y nulidad planteada por los recurrentes contra Ricardo , y APRECIANDO, en cuanto a las demás, la concurrencia de litispendenciaen relación con lo planteado por los recurrentes en reconvención en el procedimiento seguido con el número 9/2012 ante el Juzgado de Primera Instancia 2 de Valencia, que resulta competente para conocer de las cuestiones relativas a la sociedad civil constituida por los aquí litigantes, de conformidad con el contenido de la fundamentación jurídica de la presente, no procede su análisis, dejándolas imprejuzgadas.

Todo ello con expresa imposición de las costas de esta alzada a ambos recurrentes, y manteniendo la imposición de las derivadas de primera instancia. Nada cabe acordar sobre depósito para recurrir, de cuya constitución se hallan exentos los apelantes.

Notifíquese esta resolución a las partes y, de conformidad con lo establecido en el artículo 207.4 Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000, una vez transcurridos los plazos previstos, en su caso, para recurrir sin haberse impugnado, quedará firme, sin necesidad de ulterior declaración; procediéndose a devolver los autos originales, junto con certificación literal de la presente resolución y el oportuno oficio, al Juzgado de su procedencia.

Así, por esta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación al rollo, la pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.-Que la anterior sentencia ha sido leída y publicada por el Ilmo. Sr. Magistrado que la dicto, estando celebrando Audiencia Pública la Sección Novena de la Audiencia Provincial en el día de la fecha. Doy fe. DILIGENCIA DE CONSTANCIA.-La extiendo yo, el Secretario judicial, para hacer constar y advertir a las partes de que en el supuesto de que proceda, teniendo en cuenta los requisitos legalmente establecidos y dado el carácter extraordinario de los mismos, la INTERPOSICIÓNde recurso de casación y/o extraordinario por infracción procesal contra la anterior resolución, conforme a lo establecido en al artículo segundo de la Ley 1/2009, de 3 de noviembre , de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva oficina judicial (BOE 4/11/09), requiere la consignación de la cantidad de 50 € en la Cuenta de Consignaciones que esta Sección tiene abierta en la entidad BANESTO; siendo el número de expediente: 4557-0000-12- (número de rollo de apelación)-(año), indicando, en el campo 'concepto' el código '00 Civil-Casación' y la fecha de la resolución recurrida con el formato DD/MM/AAAA En el caso de realizar el ingreso mediante transferencia bancaria, tras completar el Código de Cuenta Corriente (CCC, 20 dígitos), se indicará en el campo 'concepto' el número de cuenta el código y la fecha que en la forma expuesta anteriormente; debiéndose verificar un ingreso por cada uno de los recursos que se preparen; doy fe.