Sentencia Civil Nº 116/2016, Juzgados de lo Mercantil - Donostia-San Sebastián, Sección 1, Rec 644/2015 de 29 de Marzo de 2016

Encabezamiento

JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 1 DE DONOSTIA

DONOSTIAKO 1 ZK.KO MERKATARITZA-ARLOKO EPAITEGIA

TERESA DE CALCUTA-ATOTXA-JUST. JAUREGIA 1 3ª Planta - C.P./PK: 20012

TEL.: 943 00 07 29

FAX: 943 00 43 86

NIG PV/ IZO EAE: 20.05.2-15/008656

NIG CGPJ / IZO BJKN : 20069.47.1-2015/0008656

Procedimiento / Prozedura: Proc.ordinario / Prozedura arrunta 644/2015 - B

Materia: DEMANDA DE JUICIO ORDINARIO POR COMPETENCIA DESLEAL

Demandante / Demandatzailea: TUCANO URBANO S.R.L.

Abogado/a / Abokatua:

Procurador/a / Prokuradorea: FERNANDO MENDAVIA GONZALEZ

Demandado/a / Demandatua: LUMA INDUSTRIAS S.A.

Abogado/a / Abokatua:

Procurador/a / Prokuradorea: TOMAS SALVADOR PALACIOS

S E N T E N C I A Nº 116/16

JUEZ QUE LA DICTA: Dª ITZIAR OTEGUI JÁUREGUI

Lugar: DONOSTIA / SAN SEBASTIÁN

Fecha: veintinueve de marzo de dos mil dieciséis

PARTE DEMANDANTE: TUCANO URBANO S.R.L.

Abogado/a: ELENA MOLINA LÓPEZ

Procurador/a: FERNANDO MENDAVIA GONZÁLEZ

PARTE DEMANDADALUMA INDUSTRIAS S.A.

Abogado/a: CINTIA SUEIRAS VILLALOBOS

Procurador/a: TOMÁS SALVADOR PALACIOS

OBJETO DEL JUICIO: COMPETENCIA DESLEAL

Dña. ITZIAR OTEGUI JÁUREGUI, Jueza de refuerzo del Juzgado de lo Mercantil número 1 de esta ciudad y su partido judicial, ha visto los autos de juicio ordinario registrados con el número 644/2015, promovidos por TUCANO URBANO, S.R.L., representada por el procurador de los tribunales D. Fernando Mendavia González y asistida por la letrada Dña. Elena Molina López contra LUMA INDUSTRIAS, S.A., representada por el procurador de los tribunales D. Tomás Salvador Palacios y asistida por la letrada Dña. Cintia Sueiras Villalobos sobre competencia desleal.

Antecedentes

PRIMERO.- El día 28 de julio de 2015 el procurador de los tribunales demandante, en el nombre y representación que acreditó, formuló ante este Juzgado demanda de juicio ordinario contra la mercantil demandada. Alegó, en apoyo de sus pretensiones, los hechos y los fundamentos de derecho que consideró de aplicación al caso y terminó suplicando al Juzgado el dictado de una sentencia por la que:

'1. Se declare la comisión por parte de Luma Industrias S.A. de actos de competencia desleal por imitación en relación con la importación, promoción y comercialización del cubrepiernas con referencia CV101 para el modelo de scooter Kymco Downtown, primera versión. 2. Se declare la comisión por parte de Luma Industrias S.A. de actos de competencia desleal por imitación en relación con la importación, promoción y comercialización de los modelos de chaqueta: (i) RBS/Urban; (ii) TRP/Travel y (iii) Vento Lady, y de los modelos de guantes: (i) SPP/Travel; (ii) HTR/Sector; (iii) Flash; iv)MNT/Urban (v) Luna Lady y; (vi) MRY/Urban (Lady). 3. Ordene a Luma Industrias S.A. el cese en la importación, promoción y comercialización del cubrepiernas con referencia CV101 y cualesquiera otras referencias de cubrepiernas que haya importado, promocionado o comercializado, cuyas características coincidan con las de dicho cubrepiernas, y le prohíba llevar a cabo cualquier otra actividad en relación con los mismos. 4. Ordene a Luma Industrias S.A. el cese en la importación, promoción y comercialización de los modelos de chaquetas: (i) RBS/Urban; (ii) TRP/Travel y (iii) Vento Lady, y de los modelos de guantes: (i) SPP/Travel; (ii) HTR/Sector; (iii) Flash; iv) MNT/Urban (v) Luna Lady y; (vi) MRY/Urban (Lady) y le prohíba llevar a cabo cualquier otra actividad en relación con los mismos. 5. Ordene a Luma la retirada del mercado delo cubrepiernas con referencia CV101, y de cualesquiera otras referencias cuyas características coincidan con las de dicho cubrepiernas, que se encuentren en su poder o en poder de terceros para su distribución y/o venta. 6. Ordene a Luma la retirada del mercado de todas las unidades de los modelos de chaqueta: (i) RBS/Urban; (ii) TRP/Travel y (iii) Vento Lady, y de los modelos de guantes: (i) SPP/Travel; (ii) HTR/Sector; (iii) Flash; iv) MNT/Urban (v) Luna Lady y; (vi) MRY/Urban (Lady), que se encuentren en su poder o en poder de terceros para su distribución o venta. 7. Ordene la retirada de cualesquiera catálogos y/o material publicitario-incluyendo los disponibles en Internet- de las fotografías obtenidas a partir de la edición de las fotografías originales de Tucano Urbano de los guantes CALAMARO y EVA, y proceda a su destrucción. 8. Condene a la Demandada al pago de los daños y perjuicios causados a la Actora como consecuencia de sus actividades ilícitas, consistentes en los beneficios obtenidos por las conductas desleales indicadas en las secciones 1 y 2 de este petitum,en la cuantía que resulte del informe pericial que esta parte solicita mediante Otrosí. 9. Ordene la publicación del fallo de la sentencia en dos revistas especializadas en el sector de las motocicletas de ámbito nacional, en concreto: 'Motociclismo' (editada por 'Motor Press Ibérica S.A.U.') y 'Solo Moto' (editada por 'Alesport, S.A.') debiendo ser la publicación de, como mínimo, 110x80mm, con un tamaño de letra no inferior a 10. Y se ordene a estar y pasar por todos los anteriores pronunciamientos declarativos, de orden y de condena. Todo ello con imposición de costas a la Demandada'

Los hechos alegados en la demanda son, sucintamente, los siguientes:

Tucano Urbano es una empresa italiana fabricante de prendas para motoristas ampliamente conocida en el sector con prestigio por su elevada calidad y diseño innovador. Luma Industrias, S.A. fue distribuidora en exclusiva de la mercantil actora durante más de 8 años, desde el 2005, cuando empezaron a vender en España.

Terminado el contrato en el año 2013, la demandada comenzó a distribuir en España prendas para motoristas (chaquetas y guantes) bajo su marca LEM, de origen italiano, prendas que reproducen sustancialmente el diseño de las de Tucano Urbano. Además, a principios de 2015, Luma Industrias empezó a comercializar un cubrepiernas de diseño casi idéntico al suyo, producto en cuya fabricación fue pionera Tucano y que incluye un sistema de protección patentado.

Además de imitar el diseño, la demandada ha hecho uso de denominaciones y referencias parcialmente idénticas y fotografías pertenecientes a la actora sin la debida autorización.

Destaca las inversiones en I+D para la elaboración de sus productos y la titularidad de derechos de propiedad intelectual e industrial sobre sus resultados.

Considera que dichas actuaciones constituyen una competencia desleal consistente en imitación que ha reportado a Luma una ventaja competitiva que no se corresponde a su mérito, sino a la asociación con las prestaciones de Tucano Urbano y al aprovechamiento de su esfuerzo. Entiende que el riesgo de asociación existe por el hecho de que Luma distribuyó en exclusiva los productos de Tucano durante más de una década. Destaca que la demandada se dedica fundamentalmente a la venta de productos de seguridad y antirrobo y solo vende productos bajo la marca LEM tras dejar de ser su distribuidora. La venta de productos LEM se realiza a muchos de quienes eran clientes de Tucano y a precio más bajo por el aprovechamiento del desarrollo de Tucano.

SEGUNDO.-Admitida a trámite la demanda mediante decreto de 16 de septiembre de 2015, se dio traslado de ella a la parte demandada para que compareciese y contestase a la misma, lo que hizo en el sentido de oponerse.

En su contestación, de 21 de octubre de 2015, expuso en apoyo de sus pretensiones, los hechos y los fundamentos de derecho que consideró de aplicación al caso y terminó suplicando al Juzgado el dictado de una sentencia.

'en virtud de la cual se desestime íntegramente la demanda, absolviendo a mi representada de la totalidad de las pretensiones deducidas por la actora, con la consiguiente imposición a esta de las costas del presente procedimiento'.

El contenido de su contestación se resume a continuación:

Luma industrias pone de manifiesto la diversidad de alegaciones en relación a derechos de propiedad intelectual e industrial de la demanda y no relacionadas con los actos de imitación que se le imputan y que niega se hayan producido.

Defiende que los productos de Tucano objeto del proceso no tienen ninguna singularidad competitiva y tienen un margen de diseño y de innovación muy limitado por el carácter técnico y funcional de las prendas. Además sus productos presentan diferencias, no son una imitación, ni suponen un aprovechamiento del esfuerzo ajeno.

Destaca que las marcas LUMA y LEM gozan de reputación y difusión en el mercado, superior a las de Tucano y no se crearon tras la ruptura de la relación comercial entre ellas. Informa de que la marca LEM no es de Luma Industrias, sino que ella se limita a distribuir productos bajo dicha marca. Se presenta como una empresa consolidada de más de cuarenta años y con grandes inversiones de I+D y derechos registrados.

Pone de manifiesto que la falta de singularidad de los productos se refleja en el hecho de que solo el cubrepiernas y la chaqueta URBIST T están registradas con un diseño industrial. Defiende que ambos productos no pueden ser amparados por la legislación sobre competencia desleal, sino por la específica de propiedad industrial

Alega además que algunos de los productos no se comercializaban a la fecha de la demanda (guantes SECTOR y URBAN LADY) de LEM y Chaquetas URBIST T, y ATITLAN LADY PAB y guantes HECTOR DILUVIO y EVA. Se opone finalmente a la procedencia de la indemnización reclamada.

TERCERO.-Convocadas las partes a la audiencia previa al juicio el 11 de diciembre de 2015 comparecieron todas a la misma. No se alcanzó acuerdo entre ellas y la audiencia prosiguió para el resto de sus finalidades.

La excepción procesal de defecto en el modo de proponer la demanda por infracción del artículo 219 de la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil (LEC), por falta de determinación de la cantidad y remisión al informe del perito judicial, fue desestimada al entender que existía una contradicción en la propia demanda en la que se solicita la indemnización de daños en el suplico y se pide a su vez, la pericial judicial para fase de ejecución de sentencia. Fue aclarada en el sentido de solicitar la pericial durante el proceso declarativo al entender que ello no generaba indefensión.

La parte actora puso de manifiesto que había tenido conocimiento el 9 de diciembre de una demanda contra Luma Industrias en Francia (de 10 de abril de 2015) que deseaba aportar al juicio. No fue admitida la inclusión por razón de extemporaneidad.

La parte demandada corrigió en la página 33 de su escrito que la chaqueta Urbist T había desaparecido de la colección 2012/2013 y no en la 2014/2015, como se indica. Fue admitida.

Se concedió plazo para la traducción de los documentos no aportados en idioma oficial en los escritos de demanda y de contestación.

Fijados los hechos controvertidos, las partes formularon su petición de prueba y tras su resolución en los términos que constan en autos se señaló día para el juicio.

El informe pericial aportado por Luma Industrias no fue admitido por su aportación extemporánea

CUARTO.-El día 7 de marzo de 2016 se celebró el juicio en el que se practicó la siguiente prueba: testificales de D. Aurelio , D. Ernesto y D. Jaime , pericial de Dña. Covadonga y pericial judicial de D. Rodrigo .

Emitidas las conclusiones el juicio quedó visto para sentencia.

QUINTO.-La tramitación de los autos ha seguido las prescripciones legales.

Fundamentos

PRIMERO.- Objeto del juicio.

El presente juicio ordinario versa sobre la demanda interpuesta por Tucano Urbano, S.R.L. contra Luma Industrias, S.A. por considerar que ha incurrido en actos de competencia desleal en la importación, promoción y comercialización de diez productos (un cubrepiernas, tres chaquetas y seis pares de guantes) que imitan los de Tucano Urbano.

Considera que tales actos han de ser calificados de actos de imitación conforme al artículo 11 de la Ley 3/1991 de Competencia Desleal (LCD) y ejercita las acciones de declaración de deslealtad, de cesación de la conducta y prohibición de reiteración de la misma, de remoción de los efectos de la conducta desleal y de resarcimiento de los daños y perjuicios previstas en el artículo 32.1 1 º, 2 º, 3 º y 5º de la LCD . Solicita además la publicación de la sentencia, en dos revistas especializadas de conformidad con el artículo 32.2. de la LCD .

A la vista de la oposición por parte de Luma Industrias, el objeto de debate se centra en determinar si se cumplen o no los requisitos legales y jurisprudenciales para entender que se haya producido la conducta desleal consistente en imitación, con análisis de la incidencia que para el examen de la pretensión pudieran tener las alegaciones de registro del diseño industrial de dos de las prendas y el hecho de que algunos de los productos que habrían sido imitados o imitadores se hallasen descatalogados al tiempo de interponerse la demanda.

No se discute en el presente caso que se cumplan las dos condiciones básicas para poder considerar que existe un acto de competencia desleal según el artículo 2 de la LCD : 1) Que se trate de un acto realizado en el mercado, de manera externa. 2) Que se ejecute con fines concurrenciales, es decir, que tenga por finalidad promover o asegurar la difusión en el mercado de las prestaciones propias o de un tercero. Por lo tanto, se pasa directamente a resolver sobre si existen actos de imitación.

SEGUNDO.- Exclusión del análisis de los productos protegidos por derechos de propiedad industrial.

Luma Industrias alega que la chaqueta Urbist T (referencia 842) y el cubrepiernas Termoscud (referencia R078N) no han de ser tenidos en cuenta en el presente procedimiento. El motivo para ello sería que Tucano Urbano es titular del diseño comunitario sobre ambos productos, el diseño nº 002519538-0019 de fecha 14 de agosto de 2014, cuya concesión fue publicada el 24 de octubre de 2014 en el caso de la chaqueta Urbist T y el nº 002577726.007 de 13 de noviembre en el caso del cubrepiernas. Aporta como documentos 12 y 13 los datos del registro de sendos diseños comunitarios.

Defiende que no es posible ampararse en un presunto acto de imitación para proteger el derecho de exclusiva que le concede el registro, dado que la legislación de competencia desleal no ofrece una protección alternativa o sustitutiva.

La parte demandante no alega como motivo de competencia desleal que se hayan imitado diseños protegidos ni informa en su escrito de demanda de que gozaran de tal protección. Pone de manifiesto que es titular de una patente sobre el sistema antiviento del cubrepiernas (documento 4 de la demanda) y enumera una serie de marcas comunitarias denominativas de las que también es titular (documentos 6 a 9) entre ellas, la marca denominativa Termoscud para el cubrepiernas.

La relación entre la protección dispensada por la legislación en materia de derechos de propiedad industrial y la conferida por la legislación sobre competencia desleal, ha sido objeto de numerosos pronunciamientos jurisprudenciales y la cuestión que aduce la parte demandada ha sido analizada por el Tribunal Supremo, como indica, excluyendo la aplicación de la Ley de Competencia Desleal en aquellos casos en los que existe un derecho de propiedad industrial que estaría siendo infringido. Concluye el Alto Tribunal que, de ser así, ha de aplicarse la legislación específica, sin entender que la LCD dispense una protección adicional ni pueda sustituirla.

En este sentido se pronuncia la Sentencia Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección Primera) núm. 836/2006 de 4 de septiembre ,en la que se analiza si es posible la aplicación de la LCD a un presunto acto de imitación de un modelo de utilidad:

'La última argumentación en que descansa el motivo que se está examinando y que lleva a la

recurrente a afirmar la improcedencia de aplicar las normas de la Ley 3/1991 a un comportamiento constitutivo de la invasión del ámbito del derecho de Mijer, SA sobre el modelo de utilidad número 9.201.658, merece otra respuesta.

Como declaró esta Sala en la sentencia de fecha 13 de junio de 2006, no cabe desconocer la relación existente entre la regulación de la competencia, en sus diversas manifestaciones, y los

derechos subjetivos de exclusiva, así como tampoco la posibilidad de que la Ley 3/1991 proyecte una protección complementaria sobre situaciones que, en todo o en parte, no la obtengan de la legislación especial reguladora de un específico título de propiedad industrial. En concreto, aunque el artículo 11 de la Ley 3/1991 rechace expresamente la ilicitud de una libre imitación de prestaciones empresariales ajenas cuando estén amparadas por un derecho de exclusiva (1) y cuando sea desleal (2 y 3), ello no significa que tal precepto desplace a su ámbito, sustituya o duplique la protección específica que a la propiedad industrial reconocen las Leyes especiales que la regulan.

Antes bien, el haz de facultades, de contenido positivo y negativo, integradas en el derecho sobre un modelo de utilidad registrado se rige por las normas que específicamente lo disciplinan, de modo que la fabricación y comercialización de los productos que, sin autorización de su titular (en el caso, Mijer, S.A), lo infrinjan, debe ser calificado y tratado, en su caso, como un acto ilícito según la legislación reguladora de tal título de propiedad industrial.

La sentencia recurrida reprocha a Fábricas Agrupadas de Muñecas de Onil, SA la lesión del derecho de exclusiva de Mijer, SA por la aplicación de la regla técnica reivindicada en el modelo de utilidad de que ésta es titular, sin su autorización, a los muñecos que produce, sin adición alguna que permita entender lesionada, además, el correcto funcionamiento de la institución de la competencia.

En definitiva, el comportamiento descrito por la Audiencia Provincial está prohibido en el artículo 50.a, en relación con el 152.1, ambos de la Ley 11/1986 , pese a lo que el Tribunal de apelación aplicó a un supuesto fáctico merecedor de tal tratamiento la Ley 3/1991 . Y ni siquiera se valió de su artículo 11.2 (invocado en la demanda de Mijer, SA y Jesmar, S.A), que, pese a ser el más próximo, no sería aplicable por no constar probado que la imitación, además, resulte idónea para generar asociación por parte de los consumidores (que fue lo alegado por las demandantes), sino del artículo 5 (que no fue invocado en la demanda y no contiene, como destaca la sentencia de 20 de febrero de 2006 , una norma integrativa o complementaria de la ilicitud de los actos descritos en los artículos posteriores, en el sentido de que éstos necesariamente hayan de ser objetivamente contrarios a las exigencias de la buena fe, sino que, mediante la llamada «cláusula general», trata de prohibir todas aquellas actuaciones que, concurriendo en ellas los requisitos del artículo 2, no encuentren acomodo en los supuestos que expresamente se tipifican en los artículos 6 a 17 de la propia Ley: ( sentencias de 7 y 16 junio 2000 , 15 octubre 2001 y 28 septiembre 2005 , entre otras), con el argumento de que imitar las prestaciones de un competidor es contrario a las exigencias de la buena fe, sin tener en cuenta, por un lado, el espíritu restrictivo que inspira la formulación de los tipos de deslealtad en la Ley 3/1991 , y, por otro, la regla general del artículo 11.1 ni las excepciones que a la misma señala el mismo artículo en sus apartados 2 y 3.

Procede, por ello, estimar el motivo y dejar sin efecto la aplicación al comportamiento de Fábricas Agrupadas de Muñecas de Onil, SA de la Ley 3/1991 y todas sus consecuencias, por tratarse de un supuesto de hecho subsumible bajo las normas de la Ley 11/1986'.

En este mismo sentido se pronuncia la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Primera, Sección 1ª, núm. 887/2007, de 17 de julio :

'El primero de los requisitos de índole negativa -exclusión del ilícito- consiste en que la prestación o iniciativa empresarial ajena (de un tercero de la LCD ) no esté amparado por un derecho de exclusiva reconocido por la Ley ( art. 11.1, inciso segundo, LCD ). Aunque el tema suscita diversos problemas, baste decir aquí que la posible operatividad de las Leyes de Patentes y Marcas excluye la protección complementaria de la LCD, y en tal sentido, recientemente, en relación a un modelo de utilidad y el art. 11 LCD , la Sentencia de 4 de septiembre de 2006 declara que 'el art. 11 LCD no desplaza, sustituye o duplica la protección específica que a la propiedad industrial reconocen las leyes especiales que la regulan'.

También la STS, Sala Primera, Sección 1ª, núm. 1167/2008 de 15 diciembre .

'Antes de entrar el examen de las alegaciones del motivo debe señalarse que quedan fuera del examen del recurso las cuestiones de derecho marcario planteadas en la demanda, las cuales no son objeto de la casación, siendo preciso advertir que la Ley de Competencia Desleal( RCL 1991, 71) , como viene reiterando esta Sala, no duplica la protección jurídica que otorga la normativa de propiedad industrial, y en concreto la que dispensa el sistema de marcas para tales signos distintivos, de modo que tiene carácter complementario ( SS. 13( RJ 2006, 4607) y 21 de junio( RJ 2006, 4543 ) y 4 de septiembre de 2.006( RJ 2006, 8547 ) , y 17 de julio de 2.007 ( RJ 2007, 5140) ), pero no puede suplantarla y menor sustituirla ( S. 1 de abril de 2.004( RJ 2004, 1964) ) funcionando ante la inexistencia de unos derechos de exclusión ('en lugar de') o bien más allá de los lindes objetivos y del contenido del correspondiente derecho de exclusión ( S. 20 de mayo de 2.008( RJ 2008, 3158) ). Por consiguiente, el tema litigioso se centra en la edición y publicación del coleccionable La Botica de Pronto por parte de Publicaciones Heres, S.A., que se estima por la parte recurrente conculca el art. 11.2, inciso primero, LCD ( RCL 1991, 71)'

Aplicada la doctrina al caso de autos, no cabe entrar a analizar una posible imitación de los dos productos indicados y cuyo diseño ha sido objeto de registro.

El modelo o dibujo comunitario se define en el artículo 3.a) del Reglamento (CE ) 6/2000 del Consejo de 12 de diciembre de 2001 sobre los dibujo y modelos comunitarios.

'a) dibujo o modelo: la apariencia de la totalidad o de una parte de un producto, que se derive de las características especiales de, en particular, línea, configuración, color, forma, textura o material del producto en sí o de su ornamentación;

Teniendo en cuenta que uno de los criterios para analizar la conducta de imitación tipificada en el artículo 11 de la LCD es la apariencia global de la creación material y que ello es, precisamente, lo protegido por el dibujo o modelo comunitario en el caso de la chaqueta y del cubrepiernas (documentos 12 y 13 de la contestación a la demanda), no cabe valorar una posible imitación, ya que, de producirse, hablaríamos de una infracción del derecho exclusivo del titular del modelo comunitario. En efecto, se estaría analizando si se ha copiado el diseño del producto y sus diferentes características, lo cual es objeto de registro.

Así, conforme a la doctrina del Tribunal Supremo, ha de darse preferencia a la legislación específica. En otro caso, se estaría analizando en verdad si se ha infringido o no el diseño registrado, para lo que ha de aplicarse la ley específicamente destinada a su protección y para cuyo conocimiento es competente el Juzgado de Marca Comunitaria. La acción para dar protección a tal derecho se contiene en el artículo 19 del Reglamento.

La conclusión podría variar en el caso de que la imitación se produjera con ocasión de una marca denominativa, si se entiende posible valorar si la comparación global del producto ha sido imitada con independencia de la infracción o no del derecho exclusivo del titular de la marca. Sin embargo, en el presente caso el diseño global es en sí mismo protegido.

Según lo expuesto, no procede entrar a analizar la posible conducta desleal respecto de los dos productos registrados, la Chaqueta Urbist T y el Cubrepiernas Termoscud.

TERCERO.- Actos de imitación.

Los actos de imitación se regulan en el artículo 11 de la LCD , según el cual:

'1. La imitación de prestaciones e iniciativas empresariales o profesionales ajenas es libre, salvo que estén amparadas por un derecho de exclusiva reconocido por la ley.

2. No obstante, la imitación de prestaciones de un tercero se reputará desleal cuando resulte idónea para generar la asociación por parte de los consumidores respecto a la prestación o comporte un aprovechamiento indebido de la reputación o el esfuerzo ajeno.

La inevitabilidad de los indicados riesgos de asociación o de aprovechamiento de la reputación ajena excluye la deslealtad de la práctica.

3. Asimismo, tendrá la consideración de desleal la imitación sistemática de las prestaciones e iniciativas empresariales o profesionales de un competidor cuando dicha estrategia se halle directamente encaminada a impedir u obstaculizar su afirmación en el mercado y exceda de lo que, según las circunstancias, pueda reputarse una respuesta natural del mercado'.

El artículo establece, con carácter general, la regla según la cual la imitación de prestaciones e iniciativas empresariales o profesionales ajenas es libre, con dos excepciones: que estas estén amparadas por un derecho de exclusiva reconocido por la ley y que la imitación sea desleal por resultar idónea para generar la asociación por parte de los consumidores respecto a la prestación o por comportar un aprovechamiento indebido de la reputación o el esfuerzo ajeno que resulten evitables.

Los requisitos para poder hablar de una conducta de imitación desleal son:

- -La imitación de una creación material que cuente con una singularidad competitiva.

- -La falta de protección de la creación por un derecho de exclusiva.

- -La idoneidad para generar un riesgo de asociación y/o el aprovechamiento del esfuerzo o reputación ajena que resulte evitable.

La STS, núm. 1167/2008, de 15 de diciembre desarrolla los requisitos expuestos partiendo de la necesidad de interpretar la deslealtad de forma restrictiva:

'En segundo lugar, y en exégesis del precepto que se examina, procede señalar: a) Que la apreciación de la deslealtad sancionada en la norma debe ser objeto de interpretación restrictiva( SS. 13 de mayo 2.002( RJ 2002, 5594 ) y 30 de mayo de 2.007 ( RJ 2007, 3607) ) porque si bien las creaciones empresariales deben ser protegidas por el interés de sus creadores o titulares, de los consumidores y el interés en general, sin embargo nuestro ordenamiento jurídico establece como principio general el de libre imitabilidad ( art. 11.1 LCD ) que se halla integrado en el de libre competencia ( S. 17 de julio de 2.007( RJ 2007, 5140) ); b) Para la apreciación del ilícito competencia del art. 11.2 LCD , aparte de los requisitos generales de actuación en el mercado y finalidad concurrencial exigibles para todo acto desleal, se requiere que confluyan tres requisitos positivos, y la ausencia de dos circunstancias de índole negativa; c) El primer requisito positivo es la existencia de una 'imitación',la cual consiste en la copia de un elemento o aspecto esencial, no accidental o accesorio, incidiendo sobre lo que se denomina 'singularidad competitiva' o 'peculiaridad concurrencial', que puede identificarse por un componente o por varios elementos (S. 17 de julio de 2.007 ); d) El segundo requisito hace referencia al objeto de protección, que suscita la diferencia de la figura típica del art. 6 LCD . La doctrina de esta Sala viene entendiendo que el art. 6 LCD se refiere a los signos, a las creaciones formales, a la presentación de los productos, mientras que el art. 11 LCD lo hace a las creaciones materiales (técnicas, artísticas, estéticas y ornamentales), los productos, características propias de estos. En tal sentido SS. 9 de junio de 2.003 ; 11 de mayo de 2.004( RJ 2004 , 2731) , 7 de julio( RJ 2006, 5383 ) y 22 de noviembre de 2.006( RJ 2007 , 37) ; 30 de mayo( RJ 2007 , 3607) , 12 de junio( RJ 2007 , 3721) , 10 y 17 de julio de 2.007( RJ 2007 , 5140) ; 5 de febrero de 2.008 ( JUR 2008, 194770) ; aunque por la doctrina se ha apuntado la posibilidad de que en algún supuesto excepcional se solapen los preceptos; e) El tercer requisito de índole positiva consiste en la exigencia de ' idoneidad para generar la asociaciónpor parte de los consumidores respecto a la prestación'. El riesgo de asociación debe entenderse (S. 17 de julio de 2.007 ) en un sentido amplio, comprensivo no solo del riesgo de confusión indirecta en sus dos posibilidades de confusión de procedencia empresarial o de existencia de relaciones económicas u orgánicas entre los empresarios, sino también de la confusión inmediata o directa que incide sobre la confundibilidad de productos, que no se identifican como distintos. Dice la reciente Sentencia de 12 de junio de 2.007 ( RJ 2007, 3721) que 'es suficiente que se cree el riesgo y la probabilidad fundada del error en el consumidor acerca de que los productos proceden del empresario genuino (regla 'a minori ad maius'), y, para apreciar el riesgo, se habrá de tomar en cuenta, en el aspecto subjetivo, el tipo de consumidor medio, el que normalmente no se detiene en una minuciosa comparación o comprobación, o no se para en los pequeños detalles, y, en el aspecto objetivo, la impresión visual del conjunto que revele la identidad o semejanza, en cuyo aspecto debe prevalecer el juicio de la instancia siempre que la base fáctica no resulte desvirtuada mediante la apreciación de error en la valoración probatoria y el juicio jurídico, sobre la aplicación del concepto jurídico indeterminado a los hechos fijados, resulte razonable y coherente'. Y señala la Sentencia de 30 de marzo de 2.007 que el conflicto debe resolverse desde la perspectiva del consumidor medio y con una visión de conjunto sintética ( SS. 17 de octubre de 2.000 , 21 de junio( RJ 2006, 4543 ) y 22 de noviembre de 2.006( RJ 2007 , 37) ), lo que armoniza con la normativa de la Directiva 2005/29 / CE( LCEur 2005, 1143) sobre prácticas comerciales desleales que, en su art. 5.2 .b ), toma como referencia el consumidor medio al que afecta o al que se dirige la práctica, o al miembro medio del grupo, si se trata de una práctica comercial dirigida a un grupo de consumidores ( S. 17 de julio de 2.007( RJ 2007, 5140) ); f) El primer requisito de índole negativa -de exclusión del ilícito- es que la prestación o iniciativa empresarial ajena no esté amparada por un derecho de exclusiva reconocido por la Ley, y el segundo requisito negativo que no concurre la circunstancia de inevitabilidad del riesgo de asociación a que se refiere el párrafo segundo del art. 11.2 LCD ( RCL 1991, 71).

En relación a aprovechamiento del esfuerzo o reputación ajena la STS, Sala primera, Sección 1ª, núm. 792/2011 de 16 noviembre dice lo siguiente:

'Dicho lo anterior resulta innecesario examinar el requisito de aprovechamiento del esfuerzo ajeno. Sin embargo, por coherencia con la respuesta dada a la causa de inadmisibilidad y oportunidad de completar la respuesta casacional, procede señalar que esta Sala en Sentencia de 30 de diciembre de 2010 , núm. 888( RJ 2011, 1798) , ya declaró su criterio respecto de la apreciación de tal requisito, diciendo que «no resulta razonable limitarlo al supuesto de reproducción mecánica (aun cuando sea el más general o normal de los constitutivos de aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno) hasta el punto de excluir imitaciones 'sin reproducción mecánica' en las que hay un alto grado de semejanza, de práctica identidad, aunque concurran variaciones inapreciables o que se refieran a elementos accidentales, o diferencias de muy escasa trascendencia, siempre que se den los elementos básicos de ahorro o reducción significativa de costes de producción o comercialización más allá de lo que se considera admisible para el correcto funcionamiento del mercado». Con tal apreciación se discrepa del criterio excesivamente rigorista mantenido en la sentencia recurrida, si bien, aun en el caso de que hubiera concurrido el requisito de la imitación, no cabría estimar que se da un aprovechamiento de esfuerzo ajeno porque no hay soporte fáctico para sentar el ahorro de costes y energías, el cual no puede ser suplido por las afirmaciones de la parte recurrente que carecen del sustento preciso, tanto más si se tiene en cuenta que nos hallamos ante un elemento de hecho, y que la mera imitación del tipo de producto no permite aceptar las consideraciones efectuadas en el recurso. Y todo ello, además de que, dado el principio de libre imitabilidad ( art. 11.1 LCD ), las excepciones al mismo consistentes en deslealtades concurrenciales deben ser interpretadas de forma restrictiva ( SS. 13 de mayo de 2002 ( RJ 2002 , 5594) , 30 de mayo( RJ 2007, 3607 ) y 17 de julio de 2007 , 15 de diciembre de 2008 ( RJ 2009 , 153) ; 7 de julio de 2009 ( RJ 2009, 4328) , entre otras)'.

Se pasa a analizar si los mencionados requisitos concurren el caso de autos:

CUARTO.- Imitación de las chaquetas.

Se analiza separadamente si existe o no una imitación desleal de las chaquetas de Tucano Urabno Giacca TRIB AB y ATITLAN LADY PAB por los productos de LUMA TRAVEL y VENTO LADY, respectivamente.

1. Chaqueta TRIB AB/TRAVEL.

De conformidad con la jurisprudencia expuesta el primer requisito que ha de analizarse es si se ha producido un acto de imitación, lo que precisa que la creación material goce de una singularidad competitiva.

En el escrito de demanda se defiende que los productos de Tucano urbano cuentan con dicha singularidad. En la página 19 de su escrito, partiendo de la necesidad de las características comunes en las prendas para motoristas por la función técnica que han de cumplir y por las exigencias de la tendencia de la moda, se destaca que existen especialidades en las prendas de su defendida que las distinguen de las del resto de competidores. Indica que resultan de la combinación de elementos y características de las chaquetas y prendas urbanas aplicadas al mundo de las motocicletas. Con muestra de las fotografías propias y las de la competencia, concluye que la singularidad es innegable. Defiende que del informe pericial se desprenden sus características intrínsecas.

La parte demandada discrepa al respecto y no halla la singularidad competitiva de los productos de Tucano Urbano. Alega que no presentan ningún elemento que los distinga de los existentes en el sector de los accesorios y prendas de vestir para motocicletas y que la mercantil demandante no solo no la prueba, sino que omite en qué consiste la singularidad competitiva de cada uno de sus productos.

Valorada la prueba dirigida a la acreditación de tal extremo no puede declararse acreditado que la chaqueta TRIP AB goce de una singularidad competitiva.

El informe pericial de Dña. Covadonga (documento 25 de la demanda) ratificado en el acto del juicio, explica en su primer capítulo la diferenciación de la marca a través del producto. Expone el esfuerzo que las marcas realizan con la finalidad de que a través de la imagen del producto, de su diseño y elementos (un código de estilo) el consumidor lo identifique con una determinada marca. Alude también a la influencia negativa que en ello pueden tener las denominadas empresas mee toos, aquellas que se aprovechan de la investigación y desarrollo de las marcas, a las que copian sus productos, ya que pueden dar lugar a que el consumidor varíe su visión respecto de la imagen de la marca.

Sin embargo, este análisis teórico no presenta una aplicación individualizada en los productos que son objeto de examen comparativo con los de Luma Industrias en el presente proceso. El segundo capítulo del informe se limita a comparar los productos y a destacar sus similitudes y diferencias, pero no identifica cuál es el código de estilo propio de Tucano Urbano que lo hace diferente de las restantes marcas.

En el acto del juicio, la Sra. Covadonga identificó a Luma Industrias como una empresa mee tooy dijo que la singularidad de los productos de Tucano Urbano radicaba en que conseguían que, siendo productos destinados a la motocicleta en cuanto a sus características funcionales, presentaban una apariencia externa de una prenda de moda para la calle. Expuso también que había muchas maneras de diseñar y que las características de las prendas de Tucano Urbano imitadas no obedecían a la funcionalidad.

Se aprecia una falta de identificación de los elementos que singularizan la chaqueta y las diferencias de las restantes en el mercado; aspecto necesario para entender que existe una singularidad competitiva y valorar si el producto ha sido imitado.

A preguntas de la letrada de Luma Industrias sobre si había tenido en cuenta la singularidad de los productos, la Sra. Covadonga respondió que los había comparado con los de la competencia, concretamente, con las fotografías de los mismos facilitadas por Tucano Urbano; así se recoge también en la página 6 del informe. Ello no se considera una prueba suficiente por dos motivos. Primero, porque la comparación de productos no puede quedar limitada a la selección ofrecida por la empresa que alega el acto de competencia desleal sino que ha de extenderse a los semejantes del mismo sector, a aquellos que el consumidor medio encontraría en el mercado junto con los presuntamente imitados. Segundo, porque la comparación se limita en cualquier caso a la apariencia externa, pero no singulariza el código de producto de Tucano Urbano.

Lo expuesto no varía por la declaración del testigo del jefe de producción de Tucano Urbano, D. Aurelio , quien respondió a la letrada de la parte actora que sus productos buscaban una serie de valores con el diseño (esencialidad, practicidad, ingeniosidad y valor) y que existía un margen de creación hasta el diseño final por razón del material, el tejido, corte, accesorios, dimensiones¿ En relación a las chaquetas, depuso que no se cambian radicalmente cada temporada, sino que se identifican iconos que se van desarrollando.

Preguntado por la letrada de Luma Industrias sobre la singularidad de la chaqueta que se analiza en comparación con la chaqueta IXS London, cuyas fotografías constan en la página 19 de la demanda, señaló que eran similares en el estilo, longitud y bolsillos, pero presentaban diferencias en la lengüeta del cuello, las dimensiones de los bolsillos, la tapeta y la inclinación.

Al margen de las diferencias en ciertos elementos comparados, no precisó la singularidad competitiva de los productos y lo cierto es que la apariencia global externa de la chaqueta no permite apreciar elementos o detalles que la diferencien de las de otras marcas. Se considera que la apariencia externa con la ubicación de los cuatro bolsillos delanteros, largura, botones a presión y forma de cuello es común con la chaqueta IXS London y también con la Adriatic D-dry de la marca Dainese que se describe en la página 98 del informe.

Por todo lo expuesto, no se cumple el primero de los requisitos exigidos en la jurisprudencia.

En todo caso, se aprecia que a pesar de las similitudes entre los productos que se destacan en el informe (páginas 34 a 46) en cuanto al corte, el tipo de bolsillos sus cierres y ubicación, color, largura y que la apariencia externa es, en efecto, similar, existen diferencias que no permiten entender que un consumidor medio de prendas de vestir de motocicleta pueda confundirse.

La principal diferencia y que hace descartar que se haya generado un riesgo de confusiónes que las dos chaquetas, en su parte delantera, una en el bolsillo superior y la otra en el inferior, identifican su producto con su marca denominativa TUCANO URBANO y LEM, las que no presentan similitud ni coincidencia. Son marcas que se ponen a la vista del consumidor en la parte delantera de la prenda y también en la trasera.

Se tiene en cuenta que según indicó el testigo D. Ernesto , mayorista de artículos de motorista, el volumen de ventas de este tipo de productos no permite ofrecer muchas marcas, limitándose la oferta a dos o tres. Según indicó, las marcas Luma y LEM no eran conocidas en prendas de vestir.

El testigo D. Jaime , director comercial de Luma Industrias, expuso que Luma es una marca de referencia en productos antirrobo y accesorios de moto desde hace 40 años y que Lem es una marca de accesorios de origen italiano.

Según la información registral aportada, la marca comunitaria figurativa Tucano Urbano fue registrada en el 2001 y la denominativa en el 2006 (documentos 34 y 33 de la demanda) y la marca comunitaria denominativa y figurativa LEM en los años 2006 y 2007 respectivamente, por lo que no son nuevas. Además, teniendo en cuenta que según el Sr. Ernesto son pocas las marcas en el sector, su conocimiento y diferenciación es más fácil para el consumidor.

Tampoco quedaría demostrado el aprovechamiento del esfuerzo o de la reputación ajena. La parte actora no ha acreditado el ahorro o reducción significativa de costes de producción por parte de Luma Industrias. Se limita a señalar la patente registrada del cubrepiernas y algunas marcas denominativas (documentos 4 a 9 de la demanda) para justificar costes de producción y considerar que Luma Industrias puede vender a un mejor precio al aprovecharse de ese esfuerzo sin coste alguno. Sin embargo, al margen del coste inferior de los productos de Luma Industrias que ambas partes reconocen y al que se refirieron también los testigos D. Aurelio y D. Jaime , no se aporta prueba sobre los costes de producción del producto por las inversiones en I+D. Tampoco se acredita la cuota de mercado del 90% que se alega.

La insuficiencia probatoria no permite entender que se haya producido el aprovechamiento de la reputación ajena. Además, se tiene en cuenta que Luma es una empresa conocida en el sector de las motos, aunque su ámbito sea más el de los sistemas de seguridad, tal y como se desprende del documento número 4 de la contestación a la demanda y por las patentes y modelos de utilidad relacionados con sistemas antirrobo registrados (documento 2 de la contestación). Ello hace que sea una empresa conocida en el sector.

La falta de singularidad competitiva de la Chaqueta TRIP AB impide apreciar la imitación, la que en todo caso no existiría a la vista de la diferencia que supone la marca y por no generarse un riesgo de asociación ni aprovechamiento de la reputación ajena.

2. Chaqueta ATITLAN LADY PAB y VENTO LADY.

Por los mismos motivos expuestos con ocasión del estudio de la chaqueta anterior, se concluye que no ha quedado acreditado que la chaqueta de mujer Atitlan Lady presente una singularidad competitiva. No se extrae del informe pericial, no fue identificada por la perito en el acto del juicio y el análisis comparativo entre los productos no permite apreciarlo.

D. Aurelio , jefe de producción de Tucano Urbano, tampoco especificó la singularidad de este producto, más allá de las manifestaciones generales que se han expuesto en el apartado anterior.

En todo caso, la diferencia en la marca (ubicada en el brazo) se considera clave también en este caso para excluir el riesgo de asociación en un consumidor medio de este tipo de productos. Además, las similitudes son menores, siendo destacable que la prenda de Tucano Urbano tiene bolsillos superiores y la de Luma no y que la cinta reflectante del cuello cambia notablemente de color (página 54 del informe).

Dichos aspectos ofrecen una apariencia global externa diferente que si bien no se resalta en las conclusiones de la página 57 del informe, considero que son significativas. Se tiene también especialmente en cuenta que no resultó controvertido en la audiencia previa que el producto estuviera descatalogado desde la colección otoño invierno 2014-2015. La letrada de la parte actora adujo en fase de conclusiones que ello no excluye que puedan seguir vendiéndose ejemplares previamente adquiridos, pero desde luego hace menos posible aún el riesgo de asociación, ya que no es tan común que concurran en el mercado productos descatalogados y de la temporada.

Se reitera lo expuesto en el apartado anterior en cuanto a la falta de prueba del aprovechamiento del esfuerzo o reputación ajenas.

Por todo lo expuesto, se rechaza la alegación de imitación del producto.

QUINTO.- Imitación de los guantes.

Se alega así mismo la imitación de seis pares de guantes de la marca Tucano Urbano por guantes vendidos por la demandada bajo la marca LEM.

Los productos analizados comparativamente son los siguientes: (Tucano Urbano/Luma):

- -Hector Diluvio/HTR

- -Seppia Invernale/SPP

- -Calamaro/flash

- -Eva/Luna Lady

- -Mary/MRY

- -Monty Touch/MNT

Se adelanta que la conclusión alcanzada sobre la posible conducta desleal de imitación de los guantes de la actora es la misma que la expuesta respecto de las chaquetas y por motivos semejantes, por lo que me remito con carácter general a lo expuesto en el fundamento de derecho anterior sin perjuicio de incidir en algunos aspectos específicos.

En primer lugar, no queda demostrada la singularidad competitivade los diferentes modelos de guantes de Tucano Urbano. No se acredita en la documental ni en la pericial aportadas y la declaración de D. Aurelio no se considera suficiente.

Declaró respecto de los guantes Monty Touch y Mary (páginas 70 y 85 del informe) que eran singulares a simple vista, por el corte y las costuras. Destacó que el corte era estético, más afinado y ello lo diferenciaba de los restantes guantes que se ofrecían en el mercado de las motos, de un estilo más deportivo. Depuso que el guante Mary era la versión femenina del Monty Touch. Añadió que hay poca competencia en el mercado de guantes femeninos para motos.

En definitiva, el motivo que con carácter general se alega es el mismo que en supuesto de las chaquetas: que sus productos ofrecen una apariencia de prendas de vestir no destinadas a la moto pero con características de diseño funcionales que se ajustan a ella.

Ello no obstante, no se considera suficiente la alegación de un corte más estético, en referencia a los guantes, para identificar una verdadera singularidad competitiva, máxime teniendo en cuenta que la propia forma de la mano condiciona muy notablemente el corte. Tampoco se realiza un amplio análisis comparativo con otras marcas que permita identificar como singulares los guantes de Tucano Urbano, en cualquiera de sus modalidades. Los ejemplos aportados en el capítulo tercero del informe (páginas 113 y siguientes) permiten comparar con otras marcas y ver algunas diferencias, pero no es un verdadero análisis del que pueda extraerase una conclusión de singularidad. Se tiene en cuenta además que la perito reconoció que las comparaciones las efectuó partiendo de las fotografías facilitadas por Tucano Urbano, lo que por los motivos más arriba expuestos, no se considera suficiente.

Entre las fotografías comparadas, se aprecia también similitud entre los guantes Hector Diluvio de Tucano Urabno y HTR de Luma (comparados en la página 59 del informe) y los guantes Clutch Evo de Dainese. Es también un guante negro, con refuerzo y cierre con velcro. Es cierto que puede resultar menos discreto, mas no se considera que ello sea un elemento que lo singularice, cuando la discreción viene dada por la ubicación de la marca y su forma.

Unido a este aspecto, se descarta en cualquier caso que puedan generar un riesgo de asociación o confusión. El argumento de la diferente marca antes aducido cobra especial relevancia en un producto de menor tamaño como es el guante. Se destaca la marca en todos y cada uno de los modelos de guante en la parte de la muñeca (en el cierre de velcro en el caso de los guantes Eva y Luna Lady) y ello permite que el consumidor lo identifique y no pueda confundirlos. Máxime teniendo en cuenta que según Don. Aurelio existe poca competencia en el sector y como se ha dicho en relación a las chaquetas, el precio de los productos de LEM sería inferior.

A ello ha de unirse que también algunos de los modelos de Tucano Urbano estaban descatalogados en la temporada de primavera/verano de 2015 (guantes Hector Diluvio y Eva), lo cual no se consideró controvertido en la audiencia previa. Ello disminuye la posibilidad de venta concurrente en el mercado y por ende el riesgo de confusión.

Se mantiene la falta de acreditación del aprovechamiento del esfuerzo o reputación ajena, ya que no se presentan alegaciones ni medios de prueba dirigidos a acreditar las razones por las que Luma Industrias se habría valido del esfuerzo de Tucano Urbano en el diseño de los guantes de forma indebida. Tampoco ha acreditado en este caso el ahorro o reducción significativa de costes de producción por parte de Luma Industrias

Por todo lo expuesto, tampoco se considera que Luma Industrias haya imitado de forma desleal los modelos de guantes de Tucano Urbano indicados.

SEXTO.- Costas procesales.

La desestimación íntegra de la demanda conlleva la imposición de costas a la parte demandante conforme al artículo 394.1 de la LEC .

Procede desestimar la demanda en su integridad.

Fallo

1.DESESTIMO íntegramente la demanda interpuesta por Tucano Urbano, S.R.L. contra Luma Industrias, S.A.

2. Condeno a Tucano Urbano, S.R.L. al pago de las costas procesales dada la desestimación íntegra de la demanda.

MODO DE IMPUGNACIÓN:mediante recurso de APELACIÓNante la Audiencia Provincial de GIPUZKOA ( artículo 455 LEC ). El recurso se interpondrá por medio de escrito presentado en este Juzgado en el plazo de VEINTE DÍAShábiles contados desde el día siguiente de la notificación, debiendo exponer las alegaciones en que se base la impugnación, además de citar la resolución apelada y los pronunciamientos impugnados ( artículo 458.2 LEC ).

Para interponer el recurso será necesaria la constitución de un depósitode 50 euros, sin cuyo requisito no será admitido a trámite. El depósito se constituirá consignando dicho importe en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones que este Juzgado tiene abierta en el Banco Santander con el número 2196 0000 04 0644 15, indicando en el campo concepto del resguardo de ingreso que se trata de un 'Recurso' código 02- Apelación. La consignación deberá ser acreditada al interponerel recurso ( DA 15ª de la LOPJ ).

No están obligados a constituir el depósito para recurrir los declarados exentos en la disposición citada y quienes tengan reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita.

Así por esta sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

PUBLICACIÓN.- Dada, leída y publicada fue la anterior sentencia por el Sra. JUEZA que la dictó, estando la misma celebrando audiencia pública en el mismo día de la fecha, de lo que yo, la Letrada de la Administración de Justicia doy fe, en DONOSTIA / SAN SEBASTIÁN, a 29 de marzo de 2016.