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19/08/2021
Sentencia CIVIL Nº 117/2021, Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28, Rec 525/2019 de 22 de Marzo de 2021
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Tiempo de lectura: 48 min
Orden: Civil
Fecha: 22 de Marzo de 2021
Tribunal: AP - Madrid
Ponente: ARRIBAS HERNANDEZ, ALBERTO
Nº de sentencia: 117/2021
Núm. Cendoj: 28079370282021100245
Núm. Ecli: ES:APM:2021:4638
Núm. Roj: SAP M 4638:2021
Encabezamiento
Audiencia Provincial Civil de Madrid
Sección Vigesimoctava
c/ Santiago de Compostela, 100 - 28035
Tfno.: 914931988
37007740
Procedimiento de origen: Juicio Ordinario 38/2016
Órgano de Procedencia: Juzgado de lo Mercantil nº 11 de Madrid.
Procurador: Don Antonio García Martínez.
Letrado: Don Carlos Valls Martínez.
Procuradora: Doña Luisa Estrugo Lozano.
Letrada: Doña Teresa Delgado García.
Procuradora: Doña Diana Navarro Gracia.
Letrada: Doña Teresa Delgado García.
En Madrid, a veintidós de marzo de dos mil veintiuno.
En nombre de S.M. el Rey, la Sección Vigésima Octava de la Audiencia Provincial de Madrid, especializada en materia mercantil, integrada por los ilustrísimos señores magistrados antes relacionados, ha visto el recurso de apelación, bajo el núm. de rollo 525/19, interpuesto contra la sentencia de fecha 20 de noviembre de 2018, dictada en el juicio ordinario núm. 38/2016 seguido ante el Juzgado de lo Mercantil nº 11 de Madrid.
Han sido partes en el recurso, como apelante,
Antecedentes
Es magistrado ponente don Alberto Arribas Hernández, que expresa el parecer de la Sala.
Fundamentos
La entidad demandada se opuso a la demanda negando la falta de uso real y efectivo de la marca y formuló reconvención contra el actor, don Esteban, y contra don Evelio, 'BOMANITE EUROPE, S.L.' y 'BOMANITE ESPAÑA, S.L.', ejercitando acciones de infracción de la marca española BOMANITE nº 0926142 y de competencia desleal, invocando la cláusula general (artículo 4 de la Ley de Competencia Desleal), actos de engaño (artículo 5), actos de confusión (artículo 6) y de explotación de la reputación ajena (artículo 12), todo ello conforme a los concretos pedimentos que han quedado literalmente transcritos en el segundo antecedente de hecho de esta resolución.
La sentencia dictada en primera instancia estima la demanda y declara la caducidad de la marca BOMANITE nº 0926142, titularidad de la demandada, al no haber acreditado el uso real y efectivo de la marca cuestionada en los cinco años anteriores a la presentación de la demanda. Estimada la demanda, desestima las acciones de infracción marcaria ejercitadas por la demandada reconviniente y estima parcialmente la reconvención respecto de 'BOMANITE EUROPE, S.L.' a la que atribuye la comisión de actos de confusión del artículo 6 de la Ley de Competencia Desleal por las menciones que efectúa en su página web sobre su identificación como una empresa líder a nivel mundial, así como por atribuirse la invención del hormigón arquitectónico y el hecho de contar con una experiencia de 50 años, acogiendo la acción declarativa y de cesación, desestimando la reconvención respecto de la acción de daños y perjuicios y los demás actos de competencia desleal imputados a la reseñada reconvenida e íntegramente respecto de los demás reconvenidos.
Frente a la sentencia se alza exclusivamente la parte demandada reconviniente para que: a) se desestime la demanda; b) se estime la reconvención contra todos los reconvenidos por infracción marcaria; y c) subsidiariamente, se estimen las acciones de competencia desleal contra todos los reconvenidos, con fundamento en los artículos 5, 6 y 12 de la Ley de Competencia Desleal, destacando que el ilícito de confusión debe ser apreciado por más hechos de los acogidos en la sentencia apelada y abandonando en segunda instancia la cláusula general.
Los reconvenidos se oponen al recurso de apelación interesando su desestimación y la confirmación de la sentencia apelada, consintiendo la entidad 'BOMANITE EUROPE, S.L.' los pronunciamientos desfavorables contenidos en la sentencia dictada en la instancia precedente.
1.- La entidad inglesa 'BOMANITE INTERNATIONAL LIMITED' forma parte, junto con las sociedades 'BOMANITE CORPORATION INCORPORATED' y 'BOMANITE COMPANY INCORPORATED', del GRUPO BOMANITE, líder mundial en la industria de la pavimentación y suelos de hormigón arquitectónico, con más de 65 años de experiencia en la venta de productos bajo la marca 'BOMANITE'.
2.- 'BOMANITE INTERNATIONAL LIMITED' es titular, por transferencia, de la marca denominativa española BOMANITE desde el 11 de diciembre de 2009. La marca fue solicitada en fecha 30 de noviembre de 1979 y concedida por la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), mediante resolución de fecha 6 de junio de 1980, para la clase 19: 'pavimentos' (documento 2 del escrito de demanda).
3.- 'BOMANITE INTERNATIONAL LIMITED' es la actual titular de los derechos de fabricación y explotación de los productos BOMANITE en Europa y África del Norte, derechos que adquirió de la sociedad BOMANITE GROUP, Inc., sociedad que cesó su actividad después de vender todos sus activos a 'BOMANITE INTERNATIONAL LIMITED', así como de los derechos de exclusiva relacionados con dichas actividades, entre los que se incluyen las marcas 'BOMANITE'.
4.- 'BOMANITE GROUP, INC' y 'BOMANITE IBERICA, S.L.', que no es parte de este pleito, con fecha 1 de mayo de 2005 firmaron un contrato de licencia en exclusiva para la fabricación de los productos de la demandada y el uso de su
5.-.Con fecha 27 de abril de 2009 'BOMANITE GROUP, INC' comunicó a 'BOMANITE IBERICA, S.L.' la resolución del contrato de licencia, con efectos a 26 de junio de 2009, alegando para ello diversos incumplimientos contractuales (documentos nº 12 y 12 bis de la contestación a la demanda). Pese a ello, el actor continuó fabricando y comercializando los productos de la demandada y utilizando la marca BOMANITE lo que determinó la presentación de una demanda por parte de 'BOMANITE GROUP, INC' ante el Tribunal Superior del Estado de California, Condado de Madera (Estados Unidos de América), procedimiento en el que no se personó 'BOMANITE IBÉRICA, S.L.' (documento nº 13 de la contestación a la demanda).
6.- 'BOMANITE IBÉRICA, S.L.' solicitó el día 26 de marzo de 2009 la marca de la Unión
7.- Mientras se sustanciaba la oposición, el Tribunal Superior del Estado de California dictó sentencia con fecha 6 de noviembre de 2012 por la que declaró la resolución del contrato de licencia y condenó al aquí actor y a las sociedades 'BOMANITE IBERICA, S.L.' y 'BOMANITE EUROPE, S.L.', entre otros extremos, a cesar en el uso de la denominación y de las marcas BOMANITE y a renunciar a cualquier solicitud de marca BOMANITE realizada en España y/o en la Unión Europea (documentos nº 15 y 15 bis de la contestación a la demanda).
8.- Presentada por 'BOMANITE INTERNATIONAL LIMITED' solicitud de Reconocimiento y Ejecución de la citada sentencia con fecha 18 de julio de 2014, fue denegada por auto de la Audiencia Provincial de Sevilla de 28 de octubre de 2015, actualmente firme.
9.- De la nota informativa del Registro Mercantil de Sevilla aportada como documento 4 de la contestación a la demanda y reconvención resulta que BOMANITE IBÉRICA, S.L. identifica su objeto social de la siguiente forma:
10.- Asimismo, de la nota informativa del Registro Mercantil de Sevilla aportada como documento 7 de la reconvención resulta que 'BOMANITE ESPAÑA, S.L.' señala que su objeto social es:
11.- Don Evelio es titular de la página web www.bomaniteeurope.com (documento nº 8 de la contestación a la demanda y reconvención), en la que se publicita la entidad 'BOMANITE EUROPE, S.L.' en la que constan los siguientes extremos:
La apelante combate en primer lugar la estimación de la demanda porque considera que concurren causas justificativas de la falta de uso de la marca. Señala la demandada, ahora recurrente, que no ha existido en ningún caso tolerancia por parte de la titular de la marca ante el uso abusivo de su marca por parte del Grupo Delgado; la existencia de un monopolio virtual por parte de este grupo en el uso de la denominación BOMANITE; y, en último término, reprocha al actor haber ejercitado la acción de caducidad con abuso de derecho y fraude procesal.
La sentencia apelada rechazó el análisis de la alegación relativa a la concurrencia de causas justificativas del no uso de la marca porque consideró que se trataba de una alegación extemporánea introducida por la parte demandada en trámite de conclusiones.
La apelante indica que la excepción a la carga del uso fue introducida sin controversia en la audiencia previa y que ya en la fundamentación jurídica de la contestacióny se citaba el artículo 39.1 de la Ley de Marcas en su conjunto, lo que comprende el inciso relativo a la excepción de concurrencia de causas justificativas de la falta de uso.
En la contestación a la demanda no se alegó por el titular de la marca la concurrencia de causas justificativas de la falta de uso, por lo que las alegaciones efectuadas sobre esta cuestión en la audiencia previa y en conclusiones resultaban extemporáneas y no podían tenerse en cuenta para eludir las consecuencias de la falta de uso.
La oposición a la caducidad se sostenía en la contestación a la demanda, única y exclusivamente, en el uso que según la demandada había efectuado de su marca.
Como es obvio, el uso de la marca y la concurrencia de causas justificativas del no uso resultan incompatibles, sin que se alegara tampoco causa justificativa del no uso de modo subsidiario.
En la audiencia previa, la parte demandada no consideró oportuno efectuar alegación complementaria alguna. Así ante la explicita pregunta de la juez que presidió el acto -la misma que dictó sentencia- sobre si las partes tenían que efectuar alegaciones complementarias o aclaratorias o introducir algún hecho nuevo (00:09:14 y ss de la grabación audiovisual de la audiencia previa), la demandada se limitó a ratificar su escrito, manifestando que:
Por lo demás, la introducción en la audiencia previa de causas justificativas del no uso de la marca desbordaría claramente el marco de las alegaciones complementarias o aclaratorias al alterar sustancialmente el planteamiento de la contestación a la demanda ( artículo 426.1 y 2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).
Sólo con ocasión de la fijación de los hechos controvertidos, la parte demandada indicó que se había venido haciendo uso de la marca, añadiendo que los artículos 39.1 y 39.5 de la Ley de Marcas contemplaba la existencia de causas justificativas del no uso,
En definitiva, lo que mantenía la demandada en la audiencia previa, como en su contestación, era el uso de la marca aunque su intensidad debería modularse por las circunstancias relatadas.
En todo caso, la fijación de hechos controvertidos no es cauce hábil para introducir subrepticiamente nuevos hechos no alegados en la contestación a la demanda. La mera afirmación de una de las partes de que un hecho es controvertido no permite tenerlo por introducido cuando no se alegó en el momento procesal oportuno. El trámite de fijación de hechos controvertidos sirve para determinar de, entre los hechos alegados por las partes en sus respectivos escritos de alegaciones, cuáles son controvertidos y sobre cuáles existe conformidad, a los efectos de depurar y facilitar la proposición y admisión de pruebas. Si un hecho no ha sido oportunamente alegado queda extramuros del proceso por más que una parte pretenda considerarlo controvertido. Tampoco la juez pronunció resolución oral alguna que permitiera entender que en ese momento consideraba ampliada la contestación a la demanda, ni podía hacerlo.
Carece de consistencia el argumento de la parte apelante según el cual la invocación de la concurrencia de causas justificativas de la falta de uso de la marca quedaba amparada por la cita del artículo 39.1 de la Ley de Marcas.
Basta la lectura de la contestación a la demanda para constatar sin el menor atisbo de duda que la oposición a la caducidad se sostenía exclusivamente en el uso real y efectivo de la marca, sin que se indicase en la contestación circunstancia alguna justificativa del no uso ni se desarrollara argumentalmente. Según la tesis de la actora, bastaría invocar en su conjunto la Ley de Marcas para, luego, sostener sobre la base de cualquiera de sus precepto cualquier argumento defensivo no invocado ni desarrollado en la contestación a la demanda, lo que, evidentemente, no se sostiene.
A mayor abundamiento, el uso de la marca BOMANITE por lo que la apelante denomina Grupo Delgado no podría considerarse causa justificativa de la falta de uso cuando la actora podía haber intentado impedir ese uso si lo consideraba indebido ejercitando las acciones que considerara oportunas y utilizando su marca en el mercado español.
En este sentido, como explicamos en nuestra sentencia de 26 de noviembre de 2010, seguida por la de 27 de febrero de 2012, la expresión
Dicho precepto ha sido objeto de interpretación por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en sentencia de 14 de junio de 2007 (asunto C-246/05, Häupl), al estimar que el concepto que nos ocupa ha de ser objeto de una interpretación uniforme. El Tribunal argumenta lo siguiente: '
Partiendo de estas premisas el Tribunal de Justicia de la Unión Europea declara (apartado 56 de la sentencia) que:
De lo expuesto se deduce, como ya expresamos en las sentencias antes reseñadas, que son tres las notas que han de concurrir para considerar que un determinado hecho impeditivo puede invocarse como causa justificativa a los efectos de excluir la caducidad de la marca por falta de uso: a) que guarde una relación directa con la marca; b) que haga imposible el uso de la misma o tan solo lo permita en condiciones que no puedan considerarse razonables; y c) que sea independiente de la voluntad del titular de la marca.
Señala la sentencia de la Sala 1ª del T.S. de 28 de marzo de 2005 que:
En el supuesto de autos, nada impedía a la demandada el uso en España del signo BOMANITE, signo que tenía registrado como marca española. El hecho de que el denominado Grupo Delgado viniera usando el mismo signo para los mismos productos no hacía imposible o irrazonable el uso del signo por la demandada, destacando que la EUIPO rechazó la oposición al registro como marca de la Unión del signo BOMANITE solicitada por la entidad 'BOMANITE IBERICA, S.L.', oposición que, entre otras, se basaba precisamente en la marca nacional ahora objeto de caducidad, marca de la Unión que, además, no se obtuvo hasta el año 2013.
Por último, la alegada falta de tolerancia de la demandada en el uso de la marca por el Grupo Delgado, al margen de ser una cuestión nueva vedada por el artículo 456 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, no guarda relación alguna ni incide en la eventual concurrencia de causas justificativas de la falta uso.
También integran cuestiones nuevas, y por tanto rechazables de plano, el abuso de derecho y el fraude procesal en el ejercicio de la acción de caducidad, indiscriminadamente alegados en el escrito de recurso de apelación, lo que, además se hace asistemáticamente en el marco de las causas justificativas de la falta de uso, con las que tampoco guarda relación alguna.
En todo caso, desconocemos en qué ha podido consistir el fraude procesal, lo que carece de desarrollo argumental y, a mayor abundamiento, no cabe apreciar abuso de derecho por el ejercicio de una acción de caducidad por el no uso de la marca.
Conforme al artículo 7.2 del Código Civil:
Como recuerda la sentencia del Tribunal Supremo de 28 de enero de 2005, con cita de las 21 diciembre 2000, 16 mayo y 12 julio 2001, 2 julio 2002, 13 junio 2003, entre otras, la doctrina jurisprudencial exige para su apreciación como elementos esenciales:
a) El uso de un derecho de forma objetiva y externamente legal.
b) Daño a un interés no protegido por una específica prerrogativa jurídica.
c) La inmoralidad o antisocialidad de ese daño, manifestada en forma subjetiva (ejercicio del derecho con intención de dañar, o sin verdadero interés en ejercitarlo -ausencia de interés legítimo-), o en forma objetiva (ejercicio anormal del derecho, de modo contrario a los fines económico-sociales del mismo); sin que quepa invocar la sanción cuando el exceso pernicioso en el ejercicio del derecho esté garantizada por precepto legal - sentencia 2 julio 2002, que cita las de 28 abril 1976 y 14 julio 1992 -.
En definitiva, como indica la sentencia del Tribunal Supremo de 27 de junio de 2011:
Por último, no debe olvidarse que el abuso de derecho es de índole excepcional y de alcance singularmente restrictivo ( sentencias de 15 de febrero de 2000 y 1 de febrero de 2006).
En el supuesto de autos, rechazada la concurrencia de causas justificativas de la falta de uso, en modo alguno cabe sostener la causación de un daño a un interés no protegido por una específica prerrogativa jurídica ni la inmoralidad o antisocialidad de ese daño, dado que bastaba para evitarlo el efectivo uso de la marca por el titular, siendo patente el interés del actor en hacer decaer el registro de la demanda sobre el signo BOMANITE.
Ejercitada la acción de caducidad por falta de uso, el artículo 58 de la Ley de Marcas, en la redacción aplicable al supuesto de autos por razones temporales, impone al demandado la carga de demostrar que la marca ha sido usada con arreglo al artículo 39, esto es, que ha sido objeto de uso real y efectivo en España para los productos o servicios para los cuales está registrada o de que existen causas justificativas del no uso.
La falta de prueba del uso real y efectivo de la marca en España en los cinco años anteriores a la presentación de la demanda, salvo que se apreciaran causas justificativas de la falta de uso, determina la declaración de caducidad de la marca en aplicación del artículo 55.1.c de la Ley de Marcas.
Como recuerda el Tribunal Supremo en su sentencia de 23 de junio de 2006:
En este mismo sentido, la sentencia del Tribunal General de 16 de junio de 2015, T- 660/11, señala que:
Coincidimos plenamente con la valoración probatoria efectuada en la sentencia apelada que no ha sido desvirtuada por la parte recurrente hasta el punto que lo que ahora mantiene la apelante es la concurrencia de causas justificativas de la falta de uso y solo tangencial y subsidiariamente sostiene el uso efectivo y real.
Como destaca la sentencia apelada, tan sólo consta una venta aislada de productos de la demandada por importe de 3.433,14 euros efectuada en el año 2012 por la sociedad mejicana 'CONCRETOS Y PIGMENTOS, S.A. DE C.V' (C&P) - licenciataria de la marca en Méjico- a la sociedad española 'CONSTRUCTORA INTERURBANA, S.A.' (documento nº 17 de la contestación a la demanda), lo que constituye un acto aislado, y como tal, irrelevante al objeto de considerar acreditado el uso de la marca.
También destaca la sentencia apelada y no ha sido desvirtuado que la utilización de la marca en la página web de GUTEC (documento 19 de la contestación) y las consultas recibidas a través del cuestionario on-line (documento 18 de la contestación), son usos publicitarios de la marca, que, al no ir acompañados de actos de oferta y posterior venta de los productos, tampoco se pueden considerar actos relevantes al objeto de acreditar el uso.
Tampoco puede tomarse en consideración el uso que haya venido haciendo de la marca el licenciatario mejicano C&P por efectuarse fuera del mercado español.
Por último, las circunstancias alegadas por la parte apelante como justificativas de la falta de uso no pueden tomarse en consideración como factores a tener en cuenta para modular el uso real y efectivo de la marca porque o justifican la falta de uso -lo que hemos rechazado- o no son determinantes del uso de la marca, al no existir tal uso, ni permiten modularlo en los términos exigidos y que ya hemos perfilado, sin que la presencia en el mercado español del Grupo Delgado pueda considerarse como un obstáculo para que la demandada pudiera usar su marca registrada en España.
Resulta irrelevante que la sentencia apelada reforzara el pronunciamiento desestimatorio de las acciones de infracción marcarías con apoyo en el derecho de uso otorgado a las reconvenidas por el registro de la marca de la Unión:
Siendo anterior la marca de la demandada a la de la Unión, el registro de ésta no podría dar cobertura por sí misma al uso por las demandadas -autorizado por el titular de la marca de la Unión- del signo posteriormente registrado ( sentencia del Tribunal de Justicia de 21 de febrero de 2013 y del Tribunal Supremo de 14 de octubre de 2014).
En todo caso, como indicamos, siendo un argumento de refuerzo, que este decaiga carece de relevancia para la resolución del litigio en tanto que la desestimación de las acciones marcarias se sostiene en la caducidad del registro de la demandada reconviniente.
La sentencia apelada solo aprecia la concurrencia de actos de confusión del artículo 6 de la Ley de Competencia Desleal por la inclusión de determinadas menciones en la página web de la reconvenida 'BOMANITE EUROPE, S.L.'. Se trata, concretamente, de las siguientes: a) la que la identifica como una empresa líder a nivel mundial; b) la atribución de la invención del hormigón arquitectónico; y c) el hecho de contar con una experiencia de 50 años. Considera la sentencia que las anteriores menciones resultan idóneas para crear confusión con la actividad de la reconviniente al ser esta, como sucesora de BOMANITE GRUP, en quien concurren esas cualidades que se atribuye la reconvenida y, por ello, aprecia el ilícito de confusión. Este pronunciamiento ha sido consentido por 'BOMANITE EUROPE, S.L.' por lo que queda al margen del objeto de esta segunda instancia.
La reconviniente, ahora apelante, considera que deben acogerse las acciones de competencia desleal también por los ilícitos de engaño ( artículo 5 de la Ley de Competencia Desleal) y explotación de la reputación ajena ( artículo 12), extendiendo el de confusión ( artículo 6) a otras menciones e imputando los ilícitos a todos los reconvenidos. En el recurso ya no se invoca la cláusula general del artículo 4 de la Ley de Competencia Desleal como fundamento de los actos desleales.
Consideramos que las menciones relativas a la condición de la entidad 'BOMANITE EUROPE, S.L.' como una empresa líder a nivel mundial, inventora del hormigón arquitectónico y con una experiencia de 50 años, integran también el ilícito de engaño.
El artículo 5 de la Ley de Competencia Desleal, en lo que ahora interesa, establece:
La sentencia apelada rechaza la concurrencia del ilícito de engaño porque, a pesar de reconocer que las menciones efectuadas en la página web de 'BOMANITE EUROPE, S.L.' no son atribuibles a la misma, considera que al hacer referencia solo a BAMANITE y no a 'BOMANITE EUROPE, S.L.' o 'BOMANITE IBÉRICA, S.L.', no cabe considerar que la información suministrada al consumidor fuera falsa, sin perjuicio de que pudiera inducir a error al consumidor (parece que quiere referirse a crear confusión con la actividad de la reconviniente) o pudiera suponer la explotación de la reputación de ésta.
No participamos en este caso de la valoración efectuada por la resolución apelada. La entidad 'BOMANITE EUROPE, S.L.' se atribuye en su página web la condición de líder a nivel mundial en la fabricación de pavimentos y revestimientos arquitectónicos. También se atribuye la condición de inventor del hormigón arquitectónico, contando con una experiencia de 50 años (documento nº 21 de la contestación a la demanda y reconvención).
Se trata de cualidades que en la página web se atribuyen a la propia empresa, haciéndose, precisamente, esas afirmaciones bajo la rúbrica de 'LA EMPRESA'. La entidad 'BOMANITE EUROPE, S.L.' se presenta al público en su página web destacando, entre otras, las cualidades o características reseñadas que son falsas, en tanto que la referida entidad no es líder a nivel mundial en la fabricación de pavimentos y revestimientos arquitectónicos, no inventó el hormigón arquitectónico y no tiene una experiencia de 50 años (la sociedad se constituyó en el año 2001, ni siquiera la tiene la entidad 'BOMANITE IBÉRICA, S.L.' que se constituyó en el año 1991 y menos aún 'BOMANITE ESPAÑA, S.L.' que se constituyó en el año 2011, según resulta de los documentos 4, 5 y 7 de la contestación a la demanda). En todo caso, recae sobre las reconvenidas la carga de probar la veracidad de sus afirmaciones ( artículo 217.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil),
Por lo demás, se trata de información falsa susceptible de alterar el comportamiento económico de los destinatarios y que incide sobre las cualidades o características de la reconvenida, lo que tiñe de ilicitud su conducta.
Los actos de engaño no se construyeron en la reconvención sobre la mera utilización del término BOMANITE, por lo que las alegaciones del recurso en las que se destaca que la mera utilización de la denominación BOMANITE como el más flagrante de todos los actos de engaño que comete el Grupo Delgado, integra una cuestión nueva prohibida por el artículo 456 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
En todo caso, la utilización por las entidades reconvenidas de su propia denominación social y el uso de una marca de la Unión, registrada pese a la oposición de la reconviniente, no puede integrar ilícito de engaño alguno.
En el recurso de apelación se alude a otras menciones contenidas en el extenso documento nº 22 de la reconvención como constitutivas de actos de engaño, sin embargo tales menciones no se recogen en la reconvención. En consecuencia, no pueden servir para construir en el recurso el ilícito de engaño, resultando, de nuevo, de aplicación el artículo 456 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Destacar que tras la penosa localización del documento nº 22 de la contestación a la demanda y reconvención -y decimos penosa porque la parte no ha considerado oportuno separar los numerosos documentos presentados para su fácil localización por el tribunal, lo que se agrava en este caso porque ni siquiera aparece numerado el documento, lo que dificulta extraordinariamente su identificación- comprobamos que tiene la no escasa extensión de 108 páginas (folios 330 a 437 del Tomo I, salvo error de este tribunal dado que, como indicamos, no aparece separado ni numerado el documento).
No corresponde al tribunal de primera instancia, ni tampoco al de apelación, efectuar una labor de prospección documental a fin de localizar en los documentos que materialmente aporten las partes aquellas expresiones o fragmentos que puedan considerarse constitutivos de los ilícitos denunciados y menos aún cuando se trata de un documento con una extensión de más de 100 página. Y no solo no debe sino que no puede, dado que de hacerlo se vulneraría el principio de justicia rogada ( artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil) y de congruencia ( artículo 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), en tanto que los hechos deben ser introducidos por las partes en sus escritos de alegaciones y el tribunal fallar conforme a los mismos.
En este sentido resulta muy ilustrativa la sentencia del Tribunal Supremo de 17 de diciembre de 2014 cuando indica:
En el recurso de apelación se insiste en los actos de engaño con fundamento en la expresión del objeto social de la entidad 'BOMANITE ESPAÑA, S.L.', lo que se hace de una forma un tanto asistemática al introducirse esta cuestión al analizar la legitimación de los reconvinientes y no cuando se tratan los actos de engaño.
El objeto social de la entidad 'BOMANITE ESPAÑA, S.L.' está integrado por:
La determinación de las actividades que integran el objeto social de una sociedad no parecen aptas para integrar el ilícito competencial de engaño en la medida que delimitan el ámbito de actividades que realiza o aspira realizar una sociedad que, en rigor no tiene finalidad informativa aun cuando los estatutos sean públicos a través de la publicidad registral.
En todo caso, siendo el denominado Grupo Delgado titular de la marca de la Unión BOMANITE, en ningún caso cabría apreciar el ilícito denunciado.
En la reconvención también se aludía al objeto social de 'BOMANITE IBÉRICA, S.L.', que no es parte de este pleito, sin que ya se plantee esta cuestión en el recurso que tangencialmente sí hace referencia al carácter engañoso del objeto social de 'BOMANITE EUROPE, S.L.'. Sin embargo, del propio documento nº 5 de la contestación a la demanda y reconvención resulta que el objeto social de esta última sociedad es la fabricación, compra y venta de materiales de construcción y de inmuebles, por lo que se ignora en qué podría consistir el engaño en este caso.
La parte apelante considera que debe extenderse la calificación de desleal por confusión al mero uso de la denominación BOMANITE tanto en la razón social como en la comercialización de sus productos.
Los actos de confusión, como los de engaño, no se construyeron en la reconvención sobre la mera utilización del término BOMANITE, por lo que no cabe introducir tal cuestión en segunda instancia.
Por lo demás, la utilización por las entidades reconvenidas de su propia denominación social y el uso de una marca de la Unión, registrada pese a la oposición de la reconviniente, no integra el ilícito de confusión.
Coincidimos con el recurrente en que admitida por la resolución apelada la existencia de actos de confusión -pronunciamiento consentido por la reconvenida- como consecuencia de la descripción que efectúa de sí misma la entidad 'BOMANITE EUROPE, S.L.' como una empresa líder a nivel mundial, inventora del hormigón arquitectónico, con una experiencia de 50 años, debe también apreciarse la concurrencia del ilícito de explotación de la reputación ajena en tanto que esas mismas menciones implica un reconocimiento implícito de la reputación de la entidad reconviniente, de quien realmente son predicables esas características y con la que la reconvenida quiere vincularse de un modo u otro en la publicidad que efectúa en su página web.
Resulta de aplicación también al ilícito ahora analizado lo razonado en el quinto fundamento de derecho respecto del documento nº 22 de la reconvención.
La conducta determinante de los actos desleales aquí acogidos solo es imputable a la entidad 'BOMANITE EUROPE, S.L.' al realizarse en la página web que explota bajo el nombre de domino www.bamaniteeurope.com.
Los hechos desleales apreciados no son imputables personalmente por título alguno a don Esteban, siendo manifiestamente irrelevante a estos efectos que haya presentado la demanda de caducidad por falta de uso. Tampoco por esta circunstancia puede ser considerado cooperador de los actos desleales apreciados. Además que sea o deje de ser socio de la entidad 'BOMANITE EUROPE, S.L.' no le convierte en cooperador de los actos desleales cometidos por esta, imputación que además no se efectúa en la demanda reconvencional. Más irrelevante aún a estos efectos es que el Sr. Esteban fuera socio y administrador de la entidad 'BOMANITE IBÉRICA, S.L.' al tiempo en que esta entidad solicitó la marca de la Unión.
Tampoco son imputables a la entidad 'BOMANITE ESPAÑA, S.L.' lo actos desleales apreciados. A esta entidad solo se le reprocha la definición de su objeto social que no se ha considerado que integre acto desleal alguno.
La legitimación pasiva de don Evelio se fundamenta en el recurso en su condición de titular del dominio del que cuelga la página web de 'BOMANITE EUROPE, S.L.', atribuyéndole la condición de cooperador del artículo 34.1 de la Ley de Competencia Desleal.
El mero hecho de ser titular del dominio del que cuelga la página web de la codemandada 'BOMANITE EUROPE, S.L.' en la que se difunde la información que hemos considerado constitutiva de determinados ilícitos concurrenciales no atribuye al titular de esa página la condición de cooperador. En todo caso, en la reconvención no se fundamentaba la imputación de los actos desleales a ninguno de los demandados como cooperadores por lo que no cabe sostenerla en el recurso en esa condición ( artículo 456 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).
En la reconvención se imputaba genéricamente a todos los demandados la realización de los actos de competencia desleal sin atribuirse a ninguno de ellos la condición de cooperador, hasta el punto de solicitarse que se declarase que todos ellos habían cometido los actos de competencia desleal (punto 6 del suplico).
En la demanda reconvencional, aunque la indemnización se sostenía tanto en la Ley de Marcas como en la Ley de Competencia Desleal, en realidad, la indemnización se solicitaba conforme a los criterios puramente marcarios hasta el punto de identificarse los daños y perjuicios con los beneficios obtenidos por las reconvenidas y, subsidiariamente, con el 1% de su cifra de negocios.
La sentencia apelada destaca que la reconviniente no ha acreditado y ni siquiera realizado alegaciones sobre los concretos daños y perjuicios causados por la conducta desleal imputada a las demandadas. Destaca que solo resulta procedente la indemnización de daños y perjuicios por competencia desleal cuando se ha causado una lesión patrimonial (daño emergente o lucro cesante) que corresponde acreditar a la reconviniente.
La determinación como daños y perjuicios en sede de competencia desleal de los beneficios obtenidos por el infractor, que podrían integrar un enriquecimiento injusto, solo tiene cabida cuando la conducta desleal lesiona una posición jurídica amparada por un derecho de exclusiva u otra de análogo contenido económico ( artículo 32.1.6ª de la Ley de Competencia Desleal), lo que no es el caso, dado que se ha declarado la caducidad de la marca de la demandada reconviniente, sin que se haya invocado cuál pueda ser la posición jurídica que ostenta la reconviniente que pudiera ser de análogo contenido económico a un derecho de exclusiva.
Manteniéndose la estimación de la demanda, así como la desestimación de la reconvención respecto de don Esteban, don Evelio, y 'BOMANITE ESPAÑA, S.L.' y la estimación parcial de la reconvención con relación a la entidad 'BOMANITE EUROPE, S.L.', deben mantenerse los respectivos pronunciamientos respecto de las costas de la demanda y reconvención efectuados en la sentencia apelada.
Vistos los preceptos legales citados y demás de pertinente y general aplicación,
Fallo
En atención a lo expuesto, la Sala acuerda:
1.- Estimar parcialmente el recurso de apelación interpuesto por el procurador don Antonio García Martínez en nombre y representación de
2.- Revocar parcialmente el apartado 3 de la resolución recurrida para condenar a la reconvenida
3.- No efectuar expresa imposición de las cosas procesales causadas con el recurso de apelación.
De conformidad con lo establecido en el apartado ocho de la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial, procédase a la devolución del depósito, en su caso, consignado para recurrir.
Contra la presente sentencia las partes pueden interponer ante este Tribunal, en el plazo de los 20 días siguientes al de su notificación, recurso de casación y, en su caso, recurso extraordinario por infracción procesal, de los que conocerá la Sala Primera del Tribunal Supremo, todo ello si fuera procedente conforme a los criterios legales y jurisprudenciales de aplicación.
Así, por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos los Ilustrísimos señores magistrados integrantes de este Tribunal.
La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a las leyes.