Sentencia Civil Nº 119/2009, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15, Rec 220/2008 de 16 de Abril de 2009

Encabezamiento

AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA

SECCIÓN DÉCIMO-QUINTA

ROLLO Nº 220/2008-1ª

JUICIO ORDINARIO Nº 209/2006

JUZGADO MERCANTIL Nº 4 DE BARCELONA

SENTENCIA núm.119/09

Ilmos. Sres. Magistrados

D. IGNACIO SANCHO GARGALLO

D. LUIS GARRIDO ESPA

D. JORDI LLUIS FORGAS FOLCH

En Barcelona a dieciséis de abril de dos mil nueve.

Se han visto en grado de apelación ante la Sección Decimoquinta de esta Audiencia Provincial los presentes autos de juicio ordinario seguidos con el nº 209/2006 ante el Juzgado Mercantil nº 4 de Barcelona, a instancia de STAEDTLER GMBH & CO.KG. y STAEDTLER ESPAÑOLA S.A., representadas por el Procurador Ivo Ranera Cahis y asistidas del Letrado David Pellisé Urquiza, contra GRUPO CINCO INTERTRADING S.L., representada por la Procuradora Yolanda Grosso González-Albo. Penden ante esta Sala por virtud de recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de la parte demandada contra la sentencia dictada por dicho Juzgado el día 19 de octubre de 2007.

Antecedentes

PRIMERO. La parte dispositiva de la sentencia apelada es del tenor literal siguiente: "FALLO: Estimar la demanda formulada por el procurador D. Ivo Ranera Cahis en representación de STAEDTLER GmbH y STAEDTLER ESPAÑOLA S.L., declarar que el demandado GRUPO CINCO INTERTRADING S.L. ha infringido los derechos de marca del que es titular el demandante, condenar al demandado a cesar en la distribución de los lapiceros que reproducen las características de la marca internacional 645.586 de la que es titular el actor, retirar del mercado y de sus catálogos todos los productos infractores, indemnizar al actor en la suma de 22.812'92 euros, a publicar el fallo de esta sentencia a su costa en los diarios El País y El Mundo, y a remitir de forma fehaciente copia de la sentencia a los clientes a los que se le haya distribuido los lápices, así como al pago de las costas procesales por su temeridad".

SEGUNDO. Contra la anterior resolución se interpuso recurso de apelación por la representación procesal de la parte demandada, que fue admitido a trámite. La actora presentó escrito de oposición al recurso.

TERCERO. Recibidos los autos originales y resuelta la petición de prueba, se procedió al señalamiento de día para la votación y fallo, que se celebró el pasado 28 de enero.

Es ponente el Ilmo. Sr. D. LUIS GARRIDO ESPA.

Fundamentos

PRIMERO. En su demanda, STAEDTLER GMBH & CO.KG. y STAEDTLER ESPAÑOLA S.A. ejercitaban acciones por violación de derechos de marca y por comisión de actos de competencia desleal contra GRUPO CINCO INTERTRADING S.L., con base en los siguientes hechos.

Exponía la demanda, y se aportaba documentación justificativa de tales extremos, que STAEDTLER, dedicada a la fabricación y comercialización de lápices y otros productos de papelería, viene comercializando con ese signo, cuyo carácter notorio invocaba (documento 12), un lápiz de determinadas características externas o formales, el STAEDTLER NORIS, que ha alcanzado un amplio reconocimiento y aceptación por el público español, ha sido objeto de una continuada labor de promoción y publicidad (documentos 17 a 23), incluso de homenajes públicos (documento 13) y ha llegado a ser un referente en publicidad (documentos 14 a 16). El lápiz STAEDTLER NORIS se presenta con características formales singulares: tiene una forma de prisma hexagonal ornamentada con una sucesión de rayas longitudinales negras y amarillas de manera que dos franjas negras aparecen dispuestas en sendas caras opuestas del hexágono, mientras que las restantes del hexágono son amarillas delimitadas en sus aristas por unas finas rayas negras, y, adicionalmente, en su parte superior presenta una corona blanca rematada por un casquete de color rojo (la muestra física se aporta como documento 11).

Las características formales de este lápiz STAEDTLER NORIS son objeto de protección, en el ámbito de los signos distintivos, como marca tridimensional internacional nº 645.586, consistente en un lapicero de sección prismática hexagonal ornamentado con una sucesión de rayas longitudinales negras y amarillas de manera que dos franjas negras aparecen dispuestas en sendas caras opuestas del hexágono, mientras que las restantes del hexágono son amarillas delimitadas en sus aristas por unas finas rayas negras, todo ello adornado en su parte superior por una corona blanca rematada por un casquete de color rojo. Esta marca fue solicitada en 1995 ante la OMPI y concedida por la OEPM el 14 de noviembre de 2000 para distinguir productos de la clase 16, en particular artículos de escritura y especialmente lápices de grafito y de colores (documentos 24-26 ).

También se invocaba, para la protección reclamada, la marca nº 2.184.351, gráfica, consistente en la misma presentación puramente gráfica del lápiz SATEDTLER NORIS con especificación de sus colores identificativos, solicitada ante la OEPM el 17 de septiembre de 1998 y concedida el 5 de marzo de 1999, para distinguir productos de la clase 16 (documentos 27-29).

La conducta cuya represión persigue la demanda es la comercialización por la parte demandada, GRUPO CINCO INTERTRADING S.L., desde cuando menos finales de 2004, de lápices que reproducen exactamente las características formales y gráficas del conocido lápiz NORIS de acuerdo con su aspecto protegido por ambas marcas. Los lápices de la demandada (véanse las muestras aportadas como documentos 30-33) se presentan para su comercialización en un estuche o blister con cubierta de plástico transparente sobre un soporte de cartón en el que aparece el signo "PICASO", conteniendo 5 lápices de igual diseño formal al registrado.

Por tal motivo las actoras ejercitaban acciones de cese, remoción e indemnización, así como de publicación de la sentencia, con amparo en el art. 34.2.a) de la Ley de Marcas 17/2001 y, sobre la misma base fáctica, las correlativas acciones que otorga la Ley de Competencia Desleal, incardinando la conducta de la demandada en los arts. 6, 11.2 y 12 de dicha Ley.

SEGUNDO. La sentencia de primera instancia, apelada por la demandada, estimó íntegramente las acciones marcarias por entender que los lápices de la demandada infringían el derecho de exclusiva que a la actora confiere el registro de la marca tridimensional nº 645.586 y el de la gráfica 1.184.351, por reunir las características formales registradas, prescindiendo de las dimensiones de los lápices (ya que la marca registrada no protege dimensiones) y de la diferencia formal afectante a la banda blanca en la parte superior, que en el lápiz registrado como marca tridimensional tiene forma de corona y en el de la demandada de banda, por ser inapreciable para el consumidor medio. Estimó por ello las acciones ejercitadas de cesación, remoción y de indemnización, y condenó a la demandada, por lo que respecta a esta última, al pago de los gastos acreditados para la comprobación del acto infractor, del perjuicio causado a la imagen y prestigio de la marca registrada y del lucro cesante identificado, tal como se pedía, con los beneficios obtenidos por el infractor como consecuencia de la violación del derecho de marca, así como a la publicación de la sentencia, e imponiendo las costas a la demandada.

Razonó la sentencia finalmente que la satisfacción de todas las pretensiones de la parte actora con amparo en la Ley de Marcas relevaba del análisis de las acciones basadas en la Ley de Competencia Desleal.

TERCERO. En el primer motivo del recurso se alega la incongruencia omisiva de la sentencia ya que no resuelve sobre la excepción material de prescripción que la demandada opuso frente a las acciones de competencia desleal, por aplicación del plazo prescriptivo establecido en el art. 21 de la LCD . Argumenta el recurso sobre la importancia del pronunciamiento relativo a la prescripción de las acciones basadas en la LCD ya que, si se estima la prescripción, no podría ser acogida la demanda en su integridad, dando lugar a una estimación parcial.

La cuestión, sin embargo, carece de relevancia y no afecta a la exigencia legal de exahustividad de la sentencia (art. 218.1 LEC ), porque la estimación de todas las pretensiones de la demanda con fundamento en la protección que la ley especial que regula los signos distintivos otorga al titular de la marca agota el interés de la parte actora, que además sería la única legitimada para denunciar la incongruencia omisiva de la sentencia por no contener el pertinente pronunciamiento sobre pretensiones oportunamente ejercitadas en la demanda. Pero este defecto no se ha producido ya que la demanda planteaba un concurso de normas entre la Ley de Marcas y la Ley de Competencia Desleal por razón de la misma conducta antijurídica, que permitía, en la construcción jurídica de la demanda y a modo de acumulación eventual, perseguir su cesación, la remoción de sus efectos, la condena indemnizatoria y la de publicación de la sentencia por constituir dicha conducta tanto una violación del derecho de exclusiva que confiere el registro de marca como un acto de confusión, de imitación desleal y de aprovechamiento de la reputación ajena a tenor de los arts. 6, 11.2 y 12 LCD .

No obstante, no está de más constatar que las acciones basadas en la Ley de Competencia Desleal no han prescrito ya que hay constancia en las actuaciones de que la comercialización de los lápices infractores no había cesado al tiempo de ser presentada la demanda (documentos 41, 42 y 45 de la parte actora). Se trata, en este sentido, de una conducta continuada que otorga al demandante una nueva acción cada vez que se repite el acto infractor, y no de un supuesto de actuación aislada consumada y agotada. Como hemos mantenido en otras resoluciones (por ejemplo, en nuestras Sentencias de 14 de diciembre de 2001 y de 11 de junio de 2003 ), el art. 21 de la LCD acoge la llamada doctrina de la actio nata, contenida en el art. 1969 del Código civil , sin identificar claramente el dies a quo en los supuestos de pluralidad de acciones ilícitas o de unidad natural de acción de efectos continuados, casos en los que cabe considerar que la posibilidad de accionar se mantiene durante todo el tiempo en que la infracción persiste y, por ello, el plazo de inactividad se renueva en tanto la situación jurídica no se restablezca. En esta línea ha declarado el TS en Sentencia de 16 de junio de 2000 , interpretando el art. 21 LCD , que "no puede olvidarse que la acción ejercitada se basa en una actuación continuada de la demandada persistente al tiempo de interponerse la demanda; no se trata por tanto, como entiende la Sala sentenciadora `a quo' de un supuesto de actuación consumada y agotada cuyos efectos se prolongan en el tiempo, sino de un actuar presente, por lo que, en aras de ese principio restrictivo con que ha de aplicarse el instituto de la prescripción, ha de entenderse ejercitada dentro de cualquiera de los plazos del art. 21 de la Ley 371991 ", doctrina que confirman las posteriores Sentencias del mismo TS de 30 de mayo de 2005, 29 de diciembre de 2006, 29 de junio de 2007 y 23 de noviembre de 2007 .

El comportamiento de la demandada, en fin, referido a la comercialización de los lápices a que se ha hecho referencia, ha sido continuado en el tiempo y persistía el día de presentación de la demanda, de modo que el dies a quo no tiene que ser necesariamente el del comienzo de la actuación infractora, sino cualquiera otro posterior en el que la antijuridicidad hubiera persistido.

Por lo demás, es también nuestro criterio que la estimación de las pretensiones de condena al cese, a la remoción de los efectos, a la indemnización y a la publicación de la sentencia con fundamento en la Ley de Marcas agota el interés de la parte actora y hace innecesario entrar en el análisis de la conducta desde la perspectiva normativa que proporciona la Ley de Competencia Desleal.

CUARTO. El segundo motivo se dedica a argumentar la inexistencia de actos de competencia desleal y de violación de las marcas de la actora. Para la apelante existen "notables diferencias" entre los lápices que comercializa y el lápiz de la actora (suponemos que se refiere al registrado como marca tridimensional). Las diferencias que pone de relieve la demandada radican en los envoltorios con que se comercializan sus lápices; en el hecho de que no se venden "a granel" o individualizadamente sino en esos estuches o blisters; y que éstos se distinguen con el signo "PICASO", el cual se incorpora también a los lápices.

Como advierte la parte actora esas circunstancias son irrelevantes desde la perspectiva marcaria a la hora de enjuiciar si las características externas o formales de los lápices que comercializa la demandada invaden o no el ámbito de la exclusiva que confiere el registro de la marca tridimensional. Ésta protege la apariencia externa del lápiz en cuanto signo tridimensional, conformada por las peculiares características y combinaciones cromáticas que se han descrito, y ello con abstracción de cualquier signo denominativo, que el registro no incluye. Basta por ello, para activar el ius prohibendi que confiere el art. 34.2 de la Ley de Marcas con que los lápices de la demandada reproduzcan esas características externas, aunque incorporen un signo denominativo (lo que además perjudicará la función de la marca registrada desde el momento en que la apariencia externa registrada como signo tridimensional se asocia con el signo denominativo de un competidor), y aunque se presenten para su venta al público en un estuche conteniendo varias unidades.

En el presente caso es de plena aplicación el derecho excluyente que otorga el apartado a) del art. 34.2 LM , que no requiere ni siquiera un riesgo de confusión (a diferencia del supuesto del apartado b), dado que existe identidad entre el signo y los productos a los que se aplica. Conforme a dicho apartado a) el titular de la marca registrada podrá prohibir que los terceros, sin su consentimiento, utilicen en el tráfico económico: "a) cualquier signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada". Supuesto que aquí se da desde el momento en que la aplicación objetiva es la misma (lápices) y el signo tridimensional utilizado por la demandada es idéntico al registrado, ya que, como indica el Sr. Magistrado, la única diferencia formal es apenas perceptible por el consumidor medio.

El citado art. 34.2.a) LM incorpora el art. 5.1.a) de la Directiva 89/104/CEE , y en su interpretación ha señalado la STJCE de 20 de marzo de 2003 (asunto C-291/2000, LTJ Diffusion SA c. Sadas Vertbaudet, SA), que así como el artículo 5, apartado 1, letra b), de dicha Directiva sólo es aplicable cuando, debido a la identidad o similitud entre signos y marcas y los productos o servicios designados, exista por parte del público un riesgo de confusión, en cambio, el artículo 5, apartado 1 , letra a) no exige la prueba de tal riesgo para conceder una protección absoluta en caso de identidad del signo y de la marca, así como de los productos o servicios.

Añade esta Sentencia que:

"existe una identidad entre el signo y la marca cuando el primero reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la segunda" (ap. 51).

"No obstante, la percepción de una identidad entre el signo y la marca debe apreciarse globalmente en relación con un consumidor medio, al que se supone normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. Pues bien, respecto a dicho consumidor, el signo produce una impresión de conjunto. En efecto, este consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente los signos y las marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Además, el nivel de atención puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada (véase, en este sentido, la sentencia de 22 de junio de 1999 [TJCE 1999 138], Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/1997, Rec. pg. I-3819, apartado 26 ) (apartado 52). Prosigue la citada STJCE indicando que "puesto que la percepción de una identidad entre el signo y la marca no es el resultado de una comparación de todas las características de los elementos comparados, algunas diferencias insignificantes entre el signo y la marca pueden pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor medio (apartado 53). "En estas circunstancias, procede responder a la cuestión planteada que el artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva (LCEur 1989 132 ) debe interpretarse en el sentido de que un signo es idéntico a la marca cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la marca o cuando, considerado en su conjunto, contiene diferencias tan insignificantes que pueden pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor medio" (ap. 54).

Y las diferencias formales son, en este caso, inapreciables para el consumidor medio en una visión de conjunto, al afectar exclusivamente a la corona blanca rematada por el casquete rojo, que en el lápiz de la demandada prescinde de las aristas de corona para formar simplemente una banda, también blanca y rematada con un casquete rojo, .

En todo caso, de estimar la inexistencia de identidad entre la marca y el signo, sería apreciable el riesgo de confusión a que se refiere el apartado b) del art. 34.2 LM dada la identidad de productos y la acusada semejanza (cuasi-identidad) entre los lápices comercializados por la demandada y la marca tridimensional, que además goza de la protección reforzada propia de las marcas notorias.

QUINTO. El último motivo de apelación rechaza los conceptos indemnizatorios concedidos por la sentencia apelada referidos a los gastos de investigación del acto infractor y al daño a la imagen de la marca ya que, argumenta el recurso, tales conceptos fueron introducidos por la Ley 19/2006, de 5 de junio, que reformó el art. 43 LM, y esta Ley no estaba en vigor al tiempo de ser presentada la demanda.

No por ello, sin embargo, son rechazables tales conceptos indemnizatorios (una vez sentada su procedencia sustantiva, que el recurso no discute), pues encuentran suficiente amparo en la redacción del art. 43 LM anterior a dicha reforma. Dicho precepto establecía que "la indemnización de daños y perjuicios comprenderá no sólo las pérdidas sufridas sino también las ganancias dejadas de obtener por el titular del registro de la marca a causa de la violación de su derecho", debiendo entenderse dentro del concepto de "pérdidas" el daño emergente, traducido, entre otros posibles, en los gastos y coste soportados para la comprobación de los actos infractores y los destinados a frenar su continuación, y a tal concepto responden las actas notariales aportadas de comprobación, presencia y requerimiento, así como las horas de dedicación del personal de la actora a tales fines.

De otro lado, el precepto, antes de la citada reforma, añadía expresamente que "el titular del registro de marca también podrá exigir la indemnización del perjuicio causado al prestigio de la marca por el infractor, especialmente por una realización defectuosa de los productos ilícitamente marcados o una presentación inadecuada de aquélla en el mercado". Perjuicio que en este caso el Sr. Magistrado ha apreciado y valorado correctamente, sin contradicción eficaz en el recurso.

SEXTO. Han de imponerse las costas a la parte apelante (art. 398.1 LEC ).

Vistos los preceptos legales citados, los alegados por las partes y demás de pertinente aplicación

Fallo

Desestimar el recurso de apelación formulado por la representación procesal de GRUPO CINCO INTERTRADING S.L. contra la sentencia dictada en fecha 19 de octubre de 2007 en los autos de los que dimana este Rollo, que confirmamos, con imposición de costas al apelante.

Remítanse los autos originales al Juzgado de procedencia con testimonio de esta Sentencia, a los efectos pertinentes.

Así, por esta nuestra Sentencia, de la que se llevará certificación al Rollo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia en el mismo día de su fecha, por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente, celebrando audiencia pública. Doy fe.