Sentencia Civil Nº 119/2015, Audiencia Provincial de Zaragoza, Sección 5, Rec 450/2014 de 18 de Marzo de 2015

Encabezamiento

AUD.PROVINCIAL SECCION N. 5

ZARAGOZA

SENTENCIA: 00119/2015

SENTENCIA núm 119/2015

ILMOS. Señores:

Presidente:

D. PEDRO ANTONIO PÉREZ GARCÍA

Magistrados:

D. ANTONIO LUIS PASTOR OLIVER

D. ALFONSO MARIA MARTINEZ ARESO

En ZARAGOZA, a dieciocho de marzo del dos mil quince.

En nombre de S.M. el Rey,

VISTO en grado de apelación ante esta Sección 005, de la Audiencia Provincial de ZARAGOZA, los Autos de PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000269 /2013, procedentes del JDO. DE LO MERCANTIL N. 2 de ZARAGOZA, a los que ha correspondido el Rollo RECURSO DE APELACION (LECN) 0000450 /2014,en los que aparece como parte apelante, LA TINTA ARAGONESA S.L., representado por el Procurador de los tribunales, Sr./a. ELENA FERRER BARCELO; y asistida por el Letrado D. JUAN CARLOS URCOLA RUIZ; y aparece como parte apelada, MAYDA TELECOMUNICACIONES S.L.,representado por el Procurador de los tribunales, Sr./a. DAVID SANAU VILLARROYA; y asistido por el Letrado D. FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ GARCIA; siendo el Magistrado-Ponente el Ilmo. SR. D. ALFONSO MARIA MARTINEZ ARESO.

Antecedentes

PRIMERO.-Se aceptan los de la sentencia apelada núm. 200 de fecha 20 de octubre del 2014 , cuyo FALLO es del tenor literal: 'FALLO.-Desestimar la demanda presentada por la TINTA ARAGONESA, SL, representada por la Procuradora de los Tribunales Dª ELENA FERRER BARCELO y asistida por el letrado D. JUAN CARLOS URCOLA RUIZ, contra la mercantil MAYDA SOCIEDAD LIMITADA, representada por el Procurador de los tribunales D. DAVID SANAU VILLARROLLA y asistida por el letrado D. JAVIER HERNÁNDEZ GARCIA, absolviendo a la demandada de los pedimentos de la misma, con imposición de las costas procesales a la parte demandante'.

SEGUNDO.-Notificada dicha sentencia a las partes por la representación procesal de LA TINTA ARAGONESA S.L. se interpuso contra la misma recurso de apelación.

Y dándose traslado a la parte contraria se opusoal recurso; remitiéndose las actuaciones a esta Sección Quinta de la Audiencia, previo emplazamiento de las partes.

TERCERO.-Recibidos los Autos (1 TOMO DE 178 FOLIOS), junto con 1 CD de la grabación de la vista; y una vez personadas las partes, se formó el correspondiente Rollo de Apelación con el número ya indicado.

No considerando necesaria la celebración de vista, se señaló para deliberación, votación y fallo el día 19 de enero del 2015

CUARTO.-En la tramitación de estos autos se han observado las prescripciones legales.

Fundamentos

PRIMERO.- Acciones ejercitadas

Entabló la actora acción con fundamento en la legislación marcaria y, subsidiariamente, en la de competencia desleal con base en los arts. 6. 11 y 12 de la LCD . La demandada se opuso a las mismas.

La sentencia de la instancia desestimó íntegramente la demanda.

Contra dicha sentencia se alza la actora formulando recurso de apelación con base en los siguientes argumentos: a) Existe error en la valoración de la prueba en cuanto las partes en el litigio se dedican a la misma actividad, la actora tiene unos derechos reconocidos sobre la marca mixta gráfica-denominativa y la presentación del establecimiento que realiza la demandada produce riesgo de confusión con los signos empleados por la actora.

b) Subsidiariamente, interesa no le sean impuestas las costas.

La demandada se opone a los argumentos de la actora y solicita el mantenimiento de la resolución recurrida

SEGUNDO.- Infracción de la normativa marcaria

Considera la actora que se ha infringido la normativa marcaria.

Así, la actora es titular de una marca y dos nombres comerciales en el registro de la OEPM conforme se describen en el fundamento segundo de la resolución recurrida y en los folios 25, 27 y 29 de la causa, las número: 3038979(8), 0278701(6) y 0309195(3).

Como primera cuestión se plantea la Sala si la protección solicitada se encuentra amparada en la normativa sobre marcas.

Efectivamente, la actora es titular de una marca mixta y dos nombres comerciales también con composición mixta según se describe en el certificado aportado. Sin embargo, la confrontación de los informes del SITADEX aportados a los folios 25, 27 y 29 con la fotos del establecimiento de la demandada (folios 45 y 48 de la causa), muestra que los signos registrados no son similares a los allí reflejados. Ni siquiera el rótulo de los establecimientos de la actora responde a los signos registrados, los primeros son la marca y el nombre comercial 'la tinta aragonesa' son grafiados en negro y, con tres círculos, uno de mayor tamaño en color magenta, parcialmente superpuesto un círculo de mayor tamaño de color amarillo y más pequeño y alejado de los anteriores un pequeño círculo de color cian. Por parte del nombre comercial 'la tinta' se grafía la marca con las tres primeras letras de color cian, magenta y amarillo, respectivamente y el resto en negro, con un rectángulo bajo la denominación parcialmente en cian y magenta y amarillo y, en su mayor parte, también en negro.

Por su parte, el rótulo o presentación del establecimiento de la demandada en su fachada contiene un rótulo negro, y, sobre el mismo, parcialmente en blanco, parcialmente una letra de cada color, en las que las tres últimas son respectivamente cian, magenta y amarillo, además contiene tres óvalos, dos a la derecha de distinto tamaño en colores magenta y amarillo y otro cian de similar tamaño al de color magenta en la derecha. Todos ellos con un hilo que surge desde arriba y parece originarlos.

Tal prestación difícilmente puede constituir la infracción de un derecho de la marca y nombre comerciales registrados por el actor, pues fuera de que ambos contienen la genérica expresión tinta y usan los colores básicos en figuras geométrica, ni los colores de la marca, especialmente en la denominación, que es en blanco y no en negro como el registro, ni su disposición espacial suponen la imitación o infracción de la misma.

En este sentido, no puede la sala estimar cobijada la infracción denunciada en la legislación marcaria en cuanto fuera de estas características genéricas y características por otra parte de los establecimientos de venta de consumibles informáticos, ni siquiera la presentación del establecimiento que realiza la actora se ajusta a su propia marca. Por ello, la acción ex art. 40 y ss. de la LM ha de ser desestimada.

No obstante, la acción con carácter subsidiario se funda en la ley de Competencia Desleal.

En el caso concreto se imputa, el riesgo de confusión (art. 6), la imitación de servicios o prestaciones amparadas por un derecho de exclusiva (art. 11) o el aprovechamiento de la reputación ajena (art. 12).

Parece, a la vista de las circunstancias del caso, que las presentaciones, los rótulos de sus locales, guardan un cierto parecido que puede ser encuadrado en el riesgo de confusión.

En este extremo, recientemente, al resolver sobre las acciones de uno y otro carácter el TS en sentencia de fecha 11 de marzo de 2014 ha declarado que:

'En relación como el enjuiciamiento del riesgo de confusión del art. 6 LCD ,resulta de aplicación lo que con carácter general afirmábamos en la Sentencia 586/2012, de 17 de octubre ,para ilustrar las diferencias entre el juicio de infracción marcaria y el de los actos de competencia desleal. En aquella sentencia se argumentaba que 'el riesgo de confusión en materia de marcas se determina -como regla- comparando el registro tal como fue practicado con el uso infractor, pues, como se ha indicado, se protege un derecho subjetivo nacido de la concesión y en los límites de la misma. Mientras que para la competencia desleal es preciso confrontar los signos tal como son usados. Y, como lo que se protege es el funcionamiento del mercado, impidiendo que se pueda inducir a error al consumidor, se exige que el del perjudicado tenga una implantación suficiente para que pueda entenderse que generó en los destinatarios juicios de valor base de la confusión o el aprovechamiento'.

Tal ha de ser la tarea que realicé la Sala ex novo a la vista de las fotografías obrantes en autos.

Los criterios para determinar este riesgo de confusión partiendo de las efectivas presentaciones comparadas, en tiende la Sala son los mismos que en el derecho marcario.

Así, el TS en la sentencia citada establecía los siguientes:

'14. No es la primera vez que nos referimos a cuáles son estas directrices que enmarcan el juicio de confusión ( Sentencia núm. 433/2013, de 28 de junio ). Son las siguientes:

i) 'El riesgo de confusión consiste en el de que el público pueda creer que los productos o servicios identificados con los signos que se confrontan proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas, dado que el riesgo de asociación no es una alternativa a aquel, sino que sirve para precisar su alcance' [ Sentencia núm. 119/2010, de 18 de marzo , con cita de la STJUE de 22 de junio de 1.999 (C-342/97 ), Lloyd c. Klijsen].

ii) 'La determinación concreta del riesgo de confusión debe efectuarse en consideración a la impresión de conjunto de los signos en liza producida en el consumidor medio de la categoría de productos, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, teniendo en cuenta el grado de similitud gráfica, fonética y conceptual, en particular, los elementos dominantes' [ Sentencia núm. 777/2010, de 9 de diciembre , con cita de las SSTJUE de 11 de noviembre de 1.997 ( C-251/95), Sabel c. Puma , y de 22 de junio de 1.999 ( C-342/97), Lloyd c. Klijsen ; y de las Sentencias de esta Sala núms. 427/2008, de 28 de mayo , 838/2008, de 6 de octubre , 225/2009, de 30 de marzo , 569/2009, de 22 de julio , 827/2009, de 4 de enero de 2010 , 72/2010, de 4 de marzo y 364/2010, de 2 de junio].

iii) De este modo, 'el riesgo de confusión debe ser investigado globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes' [ Sentencia 777/2010, de 9 de diciembre , con cita de las SSTJUE de 11 de noviembre de 1.997 ( C-251/95), Sabel c. Puma ; de 22 de junio de 1.999 ( C-342/97), Lloyd c. Klijsen ; y de 22 de junio de 2.000 (C-425/98), Mode c. Adidas; y de las Sentencias de esta Sala núms. 225/2009, de 30 de marzo , 569/2009, de 22 de julio , 827/2009, de 4 de enero de 2010 , 72/2010, de 4 de marzo y 364/2010, de 2 de junio]. Depende, 'en particular, del conocimiento de la marca en el mercado, de la asociación que puede hacerse de ella con el signo utilizado (...), del grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios designados' [ STJUE de 11 de noviembre de 1.997 (C-251/95 ), Sabel c. Puma].

iv) En la valoración global de tales factores ha de buscarse un cierto nivel de compensación, dada la interdependencia entre los mismos, y en particular entre la similitud de las marcas y la semejanza entre los productos o los servicios designados: ' así, un bajo grado de similitud entre los productos o los servicios designados puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa' ( STJUE de 29 de septiembre de 1998 (C-39/97 ), Canon c. Metro).

v) A los efectos de esta apreciación global, se supone que el consumidor medio de la categoría de productos considerada es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. No obstante, debe tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada [ STJUE de 22 de junio de 1.999 (C-342/97 ), Lloyd c. Klijsen].

vi) Pero, esta exigencia 'de una visión de conjunto, fundada singularmente en que el consumidor medio las percibe como un todo, sin detenerse a examinar sus diferentes detalles, (...) no excluye el estudio analítico y comparativo de los elementos integrantes de los respectivos signos en orden a evaluar la distinta importancia en relación con las circunstancias del caso, pues pueden existir elementos distintivos y dominantes que inciden en la percepción del consumidor conformando la impresión comercial. Lo que se prohíbe es la desintegración artificial; y no cabe descomponer la unidad cuando la estructura prevalezca sobre sus componentes parciales' (s entencia núm. 777/2010, de 9 de diciembre).

TERCERO.- Error en la valoración de la prueba

En el presente supuesto, no cabe duda que existe identidad de actividad a la que se dedican en el mercado ambos litigantes, la venta de consumibles informáticos, por ello será exigible una cierta diferenciación en sus presentaciones aun empleando para confeccionar las mismas signos muy genéricos, la denominación 'tinta' y las figuras con los colores básicos y el fondo negro.

De otra parte, no cabe duda de que la presentación originaria fue la de la actora, quien ya tenía algún establecimiento rotulado de esta forma en la ciudad cuando abrió la demandada su negocio.

En este sentido, pese al empleo de denominaciones y colores o signos genéricos, no cabe duda que las dos presentaciones guarden cierto parecido, especialmente por el uso de unas letras de la misma o parecida tipográfica y con los mismos colores, sobre fondo negro y unas figuras, círculos en el caso del actor, óvalos en el del demandado, que, pese a tener distinta distribución espacial y tamaño, tienen un cierto aire o parecido.

De otra parte la diferencia en la parte denominativa es mínima, 'latinta' y 'tuttinta'.

La conclusión de todo lo anterior determina que la impresión general, global o de conjunto, sea la de que ambas presentaciones pudieran tener el mismo origen empresarial y, por ello, son susceptibles de generar riesgo de confusión.

Por ello, la acción ha de ser estimada en este extremo.

Respecto a las demás causa invocadas, la imitación de los servicios amparado por derechos de exclusiva y aprovechamiento de la reputación ajena, ha de concluirse que no puede aceptarse la primera, tal y como se ha diseñado el rótulo de la actora, en cuanto no esta amparado en una marca u otro derecho de exclusiva; de otra parte, no puede inferirse del parecido entre las presentaciones comerciales, rótulos, de uno y otro, que la demandada pretenda con ello aprovecharse de una reputación ajena que no consta exista o no, ni que pueda ser susceptible de transmisión o aprovechamiento por la demandada.

Por ello, la acción por competencia desleal derivada del riesgo de confusión entre las presentaciones comerciales de los establecimientos ha de ser estimada.

Dado que se ha fijado como petitumen la indemnización el importe del 1% de la facturación del negocio de consumibles y esta alcanza al parecer la suma de 10.019,84 euros en el periodo mencionado, esto es, 100,20 euros, se estima en el presente caso correcta conforme a lo solicitado.

CUARTO.- Costas de la instancia

Dada las dudas de hecho sobre la existencia de la figura del riego de confusión que ha precisado su fijación judicial, e incluso ha determinado resoluciones contradictorias en las instancias, se estima que no procede imponer las costas de la instancia a ninguna de las partes.

QUINTO.- Costas del recurso

De conformidad con lo dispuesto en el art. 398 de la LEC , en relación con el art. 394 del mismo Cuerpo legal , las costas del recurso no se impondrán a la recurrente dada la parcial estimación del mismo.

VISTOSlos artículos citados y demás de pertinente y general aplicación.

Fallo

Que estimamos el recurso de apelacióninterpuesto por LA TINTA ARAGONESA S.L.frente a la Sentencia de fecha 20 de octubre de 2014, dictada por la Ilma. Sra. Juez del Juzgado de lo Mercantil Número 2 de Zaragoza, en el Procedimiento Ordinario número 269/2013, Recurso número 450/2014, que revocamos en el sentido de estimar la demanda interpuesta por la entidad LA TINTA ARAGONESA S.L.contra MAYDA COMUNICACIONES S.L.,declaramos que la demandada con el uso de la denominación 'tuttitinta' y su presentación gráfica en el establecimiento sito en la calle D. Pedro de Luna 99 de Zaragoza esta incursa en infracción de la Ley de Competencia Desleal por considerarse que su actuación produce confusión con la presentación externa -rotulo del establecimiento- que la actora emplea en el mercado, condenando a la demandada al cese de dichas actuaciones que en tal sentido producen dicha infracción y condenando a la demandada a abonar al actora una indemnización de 100,20 euros. No se hace especial declaración sobre las costas ni en la instancia, ni en la apelación.

Se acuerda la devolución del depósito constituido para la interposición del recurso dada su estimación.

Contra la presente resolución cabe recurso de casación por interés casacional, y por infracción procesal, si es interpuesto conjuntamente con aquél ante esta Sala en plazo de veinte días, del que conocerá el Tribunal competente, debiendo el recurrente al presentar el escrito de interposición acreditar haber efectuado un depósito de 50 euros para cada recurso en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de esta Sección (nº 4887) en la Sucursal 8005 de Banesto, en la calle Torrenueva, 3 de esta ciudad, debiendo indicar en el recuadro Concepto en que se realiza: 04 Civil-Extraordinario por infracción procesal y 06 Civil- Casación, y sin cuya constitución no serán admitidos a trámite.

Remítanse las actuaciones al Juzgado de procedencia, junto con testimonio de la presente, para su ejecución y cumplimiento.

Así, por esta nuestra Sentencia, de la que se unirá testimonio al rollo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.