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06/07/2017
Sentencia CIVIL Nº 119/2017, Juzgados de lo Mercantil - Donostia-San Sebastián, Sección 1, Rec 471/2016 de 27 de Abril de 2017
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Orden: Civil
Fecha: 27 de Abril de 2017
Tribunal: Juzgados de lo Mercantil - Donostia-San Sebastián
Ponente: MALAGON RUIZ, PEDRO JOSE
Nº de sentencia: 119/2017
Núm. Cendoj: 20069470012017100114
Núm. Ecli: ES:JMSS:2017:371
Núm. Roj: SJM SS 371:2017
Encabezamiento
TERESA DE CALCUTA-ATOTXA-JUST. JAUREGIA 1 3ª Planta - C.P./PK: 20012
TEL.: 943 00 07 29
FAX: 943 00 43 86
NIG PV/ IZO EAE:
NIG CGPJ / IZO BJKN :
Procedimiento /
Materia: DEMANDA DE JUICIO ORDINARIO
Demandante /
Abogado/a /
Procurador/a /
Demandado/a /
Abogado/a / Abokatua :
Procurador/a /
Abogado/a :
Antecedentes
PRIMERO.- Por la procuradora de la parte actora, en la representación que ostenta, se interpuso demanda de juicio ordinario con los siguientes pedimentos:
1.- Condene a las demandadas a la cesación de los actos que supongan, o puedna suponer una infracción de los derechos de propiedad industrial que ostenta IZA OBRAS Y PROMOCIONES S.A.; en particular, la cesación del uso de todos aquellos signos que infrinjan el nombre comercial 'IZA obras y promociones' num 262027.
2.- Condene a la demandada a la supresión o modificación de la denominación IZA en cualquier medio de comunicación y cualquier medio de marketing o promoción.
3.- Declare que la parte de la denominación social de las demandadas, IZA, infringe el nombre comercial 362027 'IZA obras y promociones' titularidad de IZA OBRAS Y PROMOCIONES S.A.
4.- Condene a las demandadas a la eliminación de dicho vocablo IZA de sus denominaciones sociales con aprecibimiento de que, de no verificar tal supresión o modificación, se ejecutara a su costa la cancelación de su inscripción en el R. Mercantil de Vizcaya, librandose el oportuno mandamiento a dicho organismo.
Por la actora se ejercita acción de declaración de infracción de nombre comercial 'IZA obras y promociones' num 262027, de su titularidad, como consecuencia de la utilización por las demandadas de la denominación 'IZA', que consideran incompatible con dicho nombre comercial por comportar riesgo de confusión y asociación en el consumidor, por la practica identidad entre nombre comercial y denominación social y, por otro lado, por la identidad de productos y servicios de actora y demandadas.
Se indica por la actora que registró su nombre como nombre comercial 'IZA obras y promociones' el 21-10-15 y que la Oficina Española de Patentes y Marcas registró el nombre comercial el 5-2-16 para las actividades de servicios de construcción.
Se añade que las dos demandadas se dedican a servicios de construcción, que se les ha requerido para que cesen en el uso como marca de su denominación o similar para servicios de construcción; que se ha hecho caso omiso y que se ha pedido por las demandadas el 25-5-16 el registro de la marca nacional nº 3615641 denominada 'IZA REHABILITACION' para servicios de mantenimiento y reperación de edificios, servicios de asesoramiento relacionados con la rehabilitación de edificios y que la actora se ha opuesto a dicha solicitud de marca.
SEGUNDO.- Admitida a trámite la demanda, se emplazó a la parte demandada, la cual compareció y contestó, oponiéndose a la demanda.
La oposición se basaba en:
- Abuso de derecho en el ejercicio de la acción de cesación; el nombre comercial fue solicitado por la actora con posterioridad al conocimiento de la actividad de las demandadas y con la finalidad de explotar su reputación en el sector de la rehabilitación y reformas de particulares, al que quiere ampliar su ámbito de actuación la actora, y que antes no formaba parte de su actividad productiva.
- Se considera que cae fuera de la protección del derecho marcario un caso como el presente en el que las demandadas usan su denominación social con carácter previo al registro del nombre comercial por la actora y conforme a las practicas leales en materia industrial o comercial:
a) No hay aprovechamiento de reputación ajena debido a lo fortuito del uso IZA, debido a que fue el primer domicilio de las demandadas, además de ser reproducción de su razón social y ser un término común que comparten sociedades que operan en actividades relacionadas con la construcción.
b) las partes no son competidoras pues la demandante no se dedica a la reformas particulares, mantenimiento, etc., como las demandadas, sino a la promoción de vivienda nueva y obra pública, siendo los clientes potenciales de las partes diferentes.
c) Las partes nunca han concurrido en el mismo nicho de mercado.
- No hay riesgo de confusión entre usos en el trafico económico del termino 'IZA': a) las partes no son competidoras y sus potenciales clientes son distintos, b) el uso de las denominaciones sociales de las demandadas en su pagina web lo es usando unos elementos característicos (color, uso de grafismos, etc.) que le dan particularidad y hacen mas difícil la confusión, c) IZA es un termino denominativo de raíz geográfica y es habitual en el sector, lo que le resta distintividad.
- No es aplicable la DA 14ª de la Ley de Marcas al supuesto de autos: a) denominación social anterior al registro del nombre comercial, b) no era renombrado el nombre comercial - extrarregistral - de la demandante, c) los signos son diferentes en su conjunto.
TERCERO.- La parte demandada formuló reconvención con la siguiente petición:
- Se anule parcialmente el nombre comercial 362.027 para los servicios 'servicios de mantenimiento y reparación de edificios, servicios de asesoramiento relacionados con la rehabilitación de edificios'.
Sostenía la reconviniente que la actora actuó con mala fe al extender genéricamente los servicios protegidos en su nombre comercial registrado a una actividad no comprendida dentro de su objeto social y con la finalidad de ampliar su esfera de actuación en el tráfico con el fin de beneficiarse de la reputación de las demandadas y presencia en la web.
CUARTO.- Dado traslado de la reconvención, la actora se opuso a la misma en base a lo siguiente:
- Desde 1996 lleva desarrollando los servicios de construcción y rehabilitación de edificios, además de obras civiles.
- No ha tenido una convivencia pacífica con las demandadas, sino que ha estado plagada de errores y confusiones.
- La demanda planteada no forma parte de un plan para apropiarse de empresas del sector, sino en defensa del nombre comercial .
- No puede haber mala fe por parte de la actora, por razón de las fechas y de su propia actuación. El nombre comercial deriva de la propia denominación de la actora, muy anterior a la demandadas y utilizada en el ambito de la constracción.
QUINTO.- Se celebró la audiencia previa al juicio, en la que no se puedo llegar a acuerdose admitieron como pruebas, a la actora, documental aportada en el acto y a las demandadas, interrogatorio de parte.
SEXTO.-En el día señalado para el juicio, concurrieron tanto la parte actora como la demandada y se practicaron los medios de prueba propuestos que pudieron serlo, con el resultado que consta en autos, se realizaron resumen de los hechos y fundamentos de derecho, acordándose que quedaran los autos conclusos para sentencia.
En la substanciación de este pleito se han observado las prescripciones legales, excepto el cumplimiento de los plazos procesales.
Fundamentos
PRIMERO: La demandante, IZA OBRAS Y PROMOCIONES S.A., es titular del siguiente nombre comercial:
Nombre comercial tipo denominativo nº0362027 'IZA OBRAS Y PROMOCIONES', para la clase 37 'Servicios de construcción'.
La fecha de presentación de la solicitud es el 21-10-2105.
Tales hechos no son discutidos y aparecen acreditados, además, por el documento nº 2 acompañado a la demanda.
Según establece el artículo 87.1 LM , 'se entiende por nombre comercial todo signo susceptible de representación gráfica que identifica a una empresa en el tráfico mercantil, y que sirve para distinguirla de las demás empresas que desarrollan actividades idénticas o similares'.
El art. 87.1 LM , así pues, hace pivotar el concepto de nombre comercial sobre una de sus funciones esenciales: su función distintiva. Pero, a diferencia de la marca, que distingue productos o servicios respecto de otros similares, el nombre comercial desarrolla su función distintiva en relación con el operador económico y sus actividades.
Por lo tanto, los dos requisitos exigibles a cualquier signo que pretenda ser registrado como tal son la susceptibilidad de representación gráfica y la aptitud distintiva.
El artículo 87, por otra parte, completa el concepto legal de nombre comercial con una enumeración abierta de los signos que ¿al cumplir los presupuestos antes enumerados- se consideran inicialmente aptos para ser registrados como nombres comerciales. Este catálogo de signos ¿de carácter enunciativo- se refleja en el párrafo segundo del artículo 87, cuyo tenor literal es el siguiente: 'En particular, podrán constituir nombres comerciales: a) Los nombres patronímicos, las razones sociales y las denominaciones de las personas jurídicas; b) las denominaciones de fantasía; c) las denominaciones alusivas al objeto de la actividad empresarial; d) los anagramas y logotipos; e) las imágenes, figuras y dibujos; f) cualquier combinación de los signos que, con carácter enunciativo, se mencionan en los apartados anteriores'.
Una vez registrado el nombre comercial otorga a su titular un derecho exclusivo en el tráfico económico que tiene un aspecto positivo(ius utendi) consistente en el derecho de uso ( art. 90 LM ), y uno negativo(ius prohibendi) que es la facultad de exclusión de terceros y que aparece recogido en el artículo 34 de la ley, aplicable al nombre comercial por la remisión del art. 87.3. Sin embargo, para que ostente este derecho es necesario que el signo reúna ciertos requisitos; unos pueden ser absolutos que debe tener el signo en sí mismo considerado sin compararlo con otros signos ya protegidos cuya titularidad corresponda a otras personas; otros son relativos, ya que su concurrencia se establece comparando el signo con otros ya protegidos a favor de otras personas.
En relación con el nombre comercial, y en base al referido ius prohibendi, ejercita la actora la acción de cesación.
En relación con la misma la LM, en el artículo 41.1 , contempla la facultad de reclamar en la vía civil 'la cesación de los actos que violen su derecho'.
Para la procedencia de esta acción, es suficiente la concurrencia de dos presupuestos:
1) la existencia de la violación;
2) la subsistencia de la infracción en el momento de interposición de la demanda por la conducta ilícita que se pretende que cese.
Como se ha indicado, la actora sostiene que la utilización por las demandadas de la denominación IZA en el trafico económico supone una violación de su nombre comercial registrado: las demandadas se dedican al sector de la construcción como la demandante, se publicitan a través de una pagina web 'IZAPROYECTOS.ES' y utilizan unas denominaciones sociales que suponen infracción del nombre comercial, todo lo cual crea riesgo de confusión y asociación entre las denominaciones sociales de las demandadas y el nombre comercial registrado.
En definitiva, la infracción de los derechos marcarios que la actora imputaba a las demandadas pivota sobre la práctica identidad de la palabra principal IZA en las respectivas denominaciones sociales y en la coincidencia en las actividades sociales de una y otras, referenciadas al sector de la construcción, con la consiguiente confusión para los terceros y perjuicio evidente para la titular del nombre comercial; por lo que, con invocación de los artículos 34 , 40 y 41 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de Marcas, la actora solicitaba que se condenara a las demandadas a la cesación de los actos que supongan una infracción de los derechos de propiedad industrial que ostenta y, en particular, que las demandadas modificaran su denominación social eliminando de ella el vocablo IZA.
SEGUNDO.- Las demandadas invocan como motivo defensivo que pueden usar su denominación social previa al registro del nombre comercial por la actora con arreglo al art 37LM según el cual ' el derecho conferido por la marca ( y por el nombre comercial) no permitirá a su titular prohibir a terceros el uso en el tráfico económico, siempre que ese uso se haga conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial: a) De su nombre y de su dirección...', que trae causa del art 6 de la Directiva de Marcas .
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la sentencia de 16 de noviembre de 2004 declaró que, aunque el Consejo de la Unión Europea y la Comisión de las Comunidades Europeas hicieron una declaración conjunta, que consta en el acta del Consejo en que se adoptó la Directiva 89/104 (EDL1988/13839), según la cual 'dicha disposición sólo se refiere al nombre de las personas físicas ', lo cierto es que ' dicha declaración no tiene alcance jurídico ', de modo que es oponible también en el caso de personas jurídicas. Doctrina que fue reiterada en la sentencia de 11 de septiembre de 2007.
Ello sentado, para comprobar si el uso por las demandadas de su denominación pueda ser considerada ' conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial ', debemos atender a su distinta naturaleza y función en relación a la marca.
El Tribunal Supremo, en la sentencia de 6 de julio de 2015 . indica que: ' La denominación de una sociedad mercantil cumple, como en el caso de cualquier persona jurídica, la función de identificar dicha entidad de entre otras, en el marco de las relaciones jurídicas, permitiéndosele ser sujeto de derechos y obligaciones, y por lo tanto capaz de adquirir bienes o celebrar negocios jurídicos con las limitaciones derivadas de su naturaleza jurídica. Pero la denominación de una persona jurídica, especialmente en el caso de las sociedades mercantiles, es susceptible de ser empleada como signo distintivo, cuando sea asociado por el público al crédito o reputación que, a su juicio, merecen los productos o servicios que ofrece la empresa' y con cita de la Sentencia 476/2006, de 18 de mayo se dice ' En principio, parece claro que, de no utilizarse una denominación social como marca o nombre comercial, no existe incompatibilidad. Sin embargo, pueden darse situaciones de concurrencia con un evidente riesgo de confusión » para añadir ' Como recordábamos en la Sentencia 228/2013, de 12 de abril, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea , en su Sentencia de 11 de septiembre de 2007, (C- 17/2006 ), entiende que la denominación social se emplea para distinguir productos o servicios, en el sentido del art. 5.1 de la Directiva, no sólo «cuando un tercero pone el signo constitutivo de su denominación social (...) en los productos que comercializa», sino también cuando lo utiliza «de manera que se establezca un vínculo entre el signo constitutivo de la denominación social (...) y los productos que comercializa o los servicios que presta (...)», y al tratar expresamente del límite al derecho de marca previsto en el art. 37 a) LM recuerda que '... en el conflicto entre marca o nombre comercial y denominación social , desde la perspectiva de la acción de infracción ejercitada por el titular del signo marcario, lo relevante es precisar en qué ha consistido el uso de la denominación social en tráfico. Si este uso se limita a la inclusión de la denominación social para identificarse la sociedad en una factura, contrato o cualquier otra documentación, de tal forma que, conforme a las prácticas leales en materia comercial, no puede desprenderse que con ello se pretenda generar en el mercado la percepción de un vínculo o conexión entre la denominación social y los productos o servicios en qué consiste su actividad empresarial, en ese caso no existirá infracción del signo marcario.
De ahí que, partiendo de que la mera titularidad de la denominación social no justifica la infracción de los signos marcarios de la demanda, es preciso especificar en qué ha consistido su empleo en el tráfico económico, para juzgar si la identificación de la sociedad puede generar esa percepción de conexión entre la sociedad y los productos que comercializa o los servicios que presta.'
En definitiva, es leal el uso de la denominación social cuando desempeña su función propia, pero no se puede predicar tal lealtad cuando sirve para distinguir en el mercado productos, servicios o una actividad, pues entonces puede entrar en colisión con el derecho de exclusiva reconocido al titular de la marca o el nombre comercial, por lo que cabe en ese caso inclusive la condena a eliminar de su denominación la palabra confusoria ( sentencias de 27 de mayo de 2.004, 18 de mayo de 2.006, 4 y 10 de julio de 2.008, 2 de marzo y 7 de octubre de 2.009) que encuentran el refuerzo que hoy ofrece la Disposición Decimoséptima de Ley 17/2.001.
Teniendo en cuenta lo anterior, debemos de partir de un hecho fundamental que es que las demandadas no niegan que se sirven de su denominación social y en particular del termino 'IZA' para identificarse como tal y la actividad que realizan en el mercado; es más, insisten en la contestación en que han invertido importantes sumas en publicidad y en presencia web y posicionamiento, siendo un esfuerzo comunicativo que se debe a la necesidad de acceder al potencial cliente de las reparaciones y mantenimiento de vivienda a los efectos de que conozcan la actividad a que se dedican (folio 6 de la demanda); en definitiva, se han servido de la publicitación del termino IZA, tambien logotipado, en unión del resto de sus denominaciones sociales para que sea conocida y distinguible su actividad en determinado sector, finalidad a la que sirve el nombre comercial como signo distintivo.
Expuesto lo anterior, la demandadas no pueden ampararse en ese límite antes referido del art 37LM , por lo que se reduciría la controversia a determinar si ese uso es confusorio en los términos del art 34LM .
El que las denominaciones sociales sean previas no alteran la conclusión anterior.
Lo que prevé el ordenamiento jurídico es que una denominación social anterior puede impedir el registro de marca o nombre comercial posterior si es confusoria con los requisitos previstos en el art 9.1. d) LM , pero si no se ejercita la acción de nulidad el nombre comercial despliega todos sus efectos.
Siendo que las demandadas, por medio de reconvención, plantean la nulidad parcial del nombre comercial ¿ art. 91.1 y 52.1 LM ¿ entendemos que, por razones lógicas, dicha acción debe de examinarse la primera, pues su hipotética estimación impediría la estimación de la demanda.
TERCERO.- Reconvención.
La parte demandada formuló reconvención pidiendo que se anule parcialmente el nombre comercial 362.027 para los servicios 'servicios de mantenimiento y reparación de edificios, servicios de asesoramiento relacionados con la rehabilitación de edificios'.
Entiende la reconviniente que la actora actuó con mala fe al extender genéricamente los servicios protegidos en su nombre comercial registrado a una actividad no comprendida dentro de su objeto social y con la finalidad de ampliar su esfera de actuación en el tráfico y beneficiarse de la reputación de las demandadas y presencia en la web.
Se sostiene la nulidad parcial del nombre comercial registrado al amparo del art. 91.1 LM , en relación con el art. 51.1.b) del mismo cuerpo legal por remisión del primer precepto.
Este último indica lo siguiente:
'El registro de la marca podrá declararse nulo mediante sentencia firme y ser objeto de cancelación:
--------------------------------------
b) Cuando al presentar la solicitud de marca el solicitante hubiera actuado de mala fe.'
Se añade en el art. 60 que 'si la causa de nulidad o caducidad solamente existiese para una parte de los productos o servicios para los cuales esté registrada la marca, su declaración sólo se extenderá a los productos o servicios afectados.'
Con base en dichos preceptos el registro del nombre comercial podrá declararse nulo mediante sentencia firme y ser objeto de cancelación cuando al presentar la solicitud el solicitante hubiera actuado de mala fe, produciendo los efectos establecidos en el artículo 54 LM , es decir, la declaración de nulidad implica que el registro del nombre comercial no fue nunca válido, de forma que ni el registro ni la solicitud han tenido nunca efectos, en la medida en que hubiera sido declarada su nulidad.
La nulidad de la marca porque se haya registrado de mala fe , prevista en el art. 51.1.b) LM EDL2001/44999 , en relación con el art. 2.2 LM (EDL2001/44999), constituye una trasposición de la previsión contenida en el art. 3.2.d) de la Directiva 104/89/CEE (EDL1988/13839), que pasó al precepto equivalente de la
Este último precepto, el art. 51.1.b) RMC, ha sido interpretado por la STJCE de 11 de junio de 2009, asunto Lindt ( C-529/07 ), en el siguiente sentido:
«para apreciar la existencia de la mala fe del solicitante en el sentido del artículo 51, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 (EDL1993/19181 ), el órgano jurisdiccional nacional debe tener en cuenta todos las factores pertinentes propios del caso de autos y que existían en el momento de presentar la solicitud de registro de un signo como marca comunitaria, y, en particular:
- el hecho de que el solicitante sabe, o debe saber, que un tercero utiliza, en al menos un Estado miembro, un signo idéntico o similar para un producto idéntico o similar que puede dar lugar a confusión con el signo cuyo registro se solicita;
- la intención del solicitante de impedir que dicho tercero continúe utilizando tal signo, así como
- el grado de protección jurídica del que gozan el signo del tercero y el signo cuyo registro se solicita».
Como señala la STS de 23 de noviembre de 2010 , la mala fe a que se refiere la norma española se entiende no en sentido psicológico, como mero conocimiento de una determinada situación jurídica, sino en el sentido ético u objetivo de modelo o estándar de comportamiento admisible socialmente en las circunstancias concurrentes.
La STS 414/2011, de 22 de junio , reseña que una de las manifestaciones típicas de actuación de mala fe es, en este ámbito, la que tiene lugar cuando se intenta, mediante el registro de una marca, aparentar una inexistente conexión entre los productos o servicios que está destinada a identificar y los de un tercero distinguidos con otra conocida, buscando, con una aproximación entre los signos, obtener el favor de los consumidores con el aprovechamiento de la reputación o ventajas ganada por uno de ellos».
A su vez, la STS 22/2012, de 7 de febrero indica que: «La sanción de nulidad por violación de la buena fe opera a modo de válvula del sistema, pues permite valorar el comportamiento de quien solicita el registro, no a la luz del resto del ordenamiento marcario, sino comparándolo, en un plano objetivo, con el modelo, estándar o arquetipo de conducta que, en la situación concreta, se considera socialmente exigible - sentencias 760/2010, de 23 de noviembre y 462/2009, de 30 de junio -, aunque sin prescindir del componente subjetivo - ya que también la buena fe refleja un estado psicológico de desconocimiento o creencia errónea, que, como toda equivocación, ha de ser disculpable para que pueda tomarse en consideración -.
Por su parte la Sentencia TJUE de 11 de junio de 2009 destaca que procede tomar en consideración también la intención del solicitante en el momento de presentar la solicitud de registro con el fin de apreciar la existencia de la mala fe. Y añade que la intención del solicitante en el momento pertinente es un elemento subjetivo que debe determinarse en función de las circunstancias objetivas del caso.
Sostiene la accionante que la actora, solicitante del nombre comercial, sabía o debía saber que las demandadas utilizaban un signo idéntico o similar para los servicios de mantenimiento, rehabilitación o reparación de edificios que podía originar confusión y que la petición del registro tenía como finalidad impedir que las demandadas utilizaren tal signo y aprovecharse de su reputación para penetrar comercialmente en el mercado de rehabilitación y mantenimiento de edificios.
Para resolver la cuestión que nos ocupa debemos de partir de determinados hechos que consideramos probados:
- La actora IZA OBRAS Y PROMOCIONES S.L. se funda en 1.996, si bien bajo otra denominación (en la que también se utiliza 'iza'); su actual denominación data del 30-7-1997; tiene como objeto social la construcción de toda clase de edificaciones (doc. 6 bis de la demanda).
- Las demandadas se constituyen: IZA REHABILITACION S.L., el 17 de junio de 2010, e IZA OBRAS Y PROYECTOS S.L., el 8 de junio de 2009.
- El objeto social de las demandadas es 'la promoción, construcción, rehabilitación y mantenimiento de todo tipo de edificaciones' (doc. 3 de la demanda).
- El registro por la actora del nombre comercial 'IZA OBRAS Y PROMOCIONES', tiene como fecha de presentación de la solicitud el 21-10-2105.
- Con fecha 7 de marzo de 2016, la actora hace un requerimiento a cada una de las demandadas en el que les informa de la titularidad del nombre comercial IZA obras y promociones y se les pide el cese del uso como marca de su denominación social.
- La parte demandada utiliza una página web con la url www.izaproyectos.com desde mucho antes de la fecha que indica la demandante (2016); en concreto, según se indica en el documento nº 2 acompañado a la contestación, la primera vez que se indexo la url en archive.org fue el 29 de junio de 2013.
Por lo tanto, las demandadas se constituyeron con su actual denominación después de haberlo hecho la sociedad demandante, pero antes de que la misma registrase el nombre comercial; del mismo modo que antes se publicitaron por página web, por lo que ninguna mala fe cabe advertir en las demandadas respecto de un signo entonces inexistente.
- La actora no ha acreditado que las demandadas se dediquen a la promoción y construcción.
- Tampoco ha acreditado la actora que realice obras de reforma y rehabilitación de edificios particulares; las obras a que se refiere el documento nº 2 de la contestación a la reconvención se refieren a edificios públicos o culturales protegidos; en todo caso, encargadas por entidades públicas.
Habiendo negado las demandadas que la demandante dedique su actividad empresarial con carácter previo al registro del nombre comercial a la rama de actividad de la construcción relativa a la reforma y reparación de edificios particulares, ello trasladó a la parte actora la carga de acreditar tal circunstancia. Ninguna prueba de las practicadas en autos lo demuestra; lo único que ha acreditado la actora es que ha realizado determinadas obras de rehabilitación de edificios públicos o culturales, dentro de lo que es licitación pública y no en el mercado de clientes particulares, como sostiene la parte demandada.
- La documental nº 7bis de la contestación acredita que las demandadas se dedican de forma fundamental a las reformas y manteniemiento de edificios particulares; actividad que, por otro lado, viene incluida de forma expresa en su objeto social, algo que no ocurre con la actora.
La unica prueba practicada en el acto de la vista fue el interrogatorio de la parte actora; en ese interrogatorio, el representante de la misma negó que conociera a las demandadas a la fecha de solicitud del nombre comercial, sino posteriormente, ya en 2016; sin embargo, esa aseveración debemos de ponerla en duda ante el resto de la prueba practicada, los hechos que consideramos acreditaods y del propio interrogatorio.
En efecto, en ese interrogatorio, como razones para solicitar en la fecha en que se hizo el nombre comercial, se indicaron recomendaciones para optar a concesiones, razones publicitarias, para facilitar la venta de viviendas en stock y recomendaciones notariales.
No se entiende muy bien que tiene que ver la posibilidad de obtención de una concesión con el registro de un nombre comercial; de la documental nº 4 de la contestación se desprende que la actora viene dedicandose a la promoción de vivienda nueva y obra pública, con contratación origen pública, en los diez años previos a la solicitud de registro de la marca; siendo así, no se entiende que se indiquen ahora como conveniencia para el registro del nombre optar a una concesión cuando lleva muchos años concursando públicamente sin que hubiese tenido esa necesidad; en cuanto a las viviendas en stock, no es reciente la explosión de la crisis inmobiliaria, sino que empezó a producirse desde hace por lo menos seis o siete años antes de la solicitud de registro, por lo que el registrar ahora el nombre comercial para favorecer la salida de viviendas en stock tampoco parece creible dado que la caida en el mercado de venta de viviendas no es algo reciente, sino todo lo contrario. Además, la venta de viviendas está en una clase diferente de la que fue objeto de registro por la demandante.
La actora reseña y documenta diversos supuestos de confusión entre ella y las demandadas (doc. 3 de la demanda y otros aportados con posterioridad); la mayoria son fechados desde octubre de 2016 en adelante, lo que implica que antes no habia problema de confusión entre las partes lo cual se debe de explicar por la razón lógica de que no concurrian en un mismo mercado y los clientes potenciales eran diferentes; ello nos lleva a una conclusión clara, la confusión se empieza a producir cuando concurren en el mismo nicho de mercado y éste no puede ser sino el de la rehabilitación y mantenimiento de viviendas particulares en el que funcionan las demandadas y no la demandante, dado que no se ha acreditado que las demandadas desarrollen su actividad en otro sector de la construcción.
Esta concurrencia con otras empresas con una denominación similar que publicitan su denominación (en particular, la indicación geografica IZA que comparten) como distintivo de su actividad (signo no registrado) sí es una razón lógica para el registro del nombre comercial, no las dadas por el representante legal de la demandante.
Es mas, dentro del conjunto documental nº 3 de la contestación a la reconvención se incluye un documento procedente de HORMIGONES LEIZARAN S.L. fechado el 1.10.2015; es decir, antes de la fecha de solicitud de registro del nombre comercial, 21 de octubre de 2015 y antes de cuando se pone fecha por parte de la actora en su interrogatorio al conocimiento de la existencia de las demandadas. Ese documento es una oferta para la actora en la que se pone por error la denominación de la demandada IZA OBRAS Y PROYECTOS S.L.; la fecha del documento es suficiente para considerar probado que la actora sí conocia la existencia de las demandadas antes del registro del nombre, desvirtúa su negativa en el interrogatorio y sirve para corroborar tal conocimiento el resto de indicios, todos derivados de los hechos que se consideran probados: distinto campo de actuación dentro del mercado inmobiliario hasta la fecha proxima al registro, no problemas de confusión hasta entonces, falta de interes hasta dos mil quince de la actora en el sector en el que operan las demandadas, cierto conocimiento local por parte de los potenciales clientes de las demandadas, y, por ende, reputación en el subsector de la construcción dedicado a la reparación-rehabilitación y mantenimiento de edificios y viviendas particulares (el doc. 7 bis de la contestación es ilustrativo); es decir, consideramos que todo ello nos lleva a pensar que la solicitud de registro tiene una relación con el conocimiento de la actividad de las demandadas y la intención de la actora de penetrar en el sector en el que opera.
Por lo tanto, hemos de deducir que la conveniencia de registro del nombre comercial se da fundamentalmente por la entrada en el mercado en el que actuan las demandadas y que no era el propio de la actividad de la actora y no por las razones indicadas; antes no habia concurrencia, ni confusión, ni, por ende, necesidad de registro para proteger la actividad de la actora de las demandadas.
El uso anterior de su denominación social por parte de las demandadas para publicitarse y su actividad no implica inevitablemente la mala fe de quien solicita el registro de la marca o nombre comercial previamente usado. A fin de que pueda imputarse al solicitante del registro una actuación de mala fe, es una circunstancia relevante, ciertamente el hecho de que en el momento de depositar la solicitud, el solicitante conozca que un tercero está usando un signo idéntico o semejante en relación con productos, servicios o una actividad idénticos o similares a los que comprende la marca o nombre comercial solicitado; aqui hemos considerado que los hechos probados nos llevan a dar por cierto que la actora conocía tal circunstancia; además de este conocimiento es necesario algo mas; la mala fe se ha de deducir de datos y situaciones fácticas, anteriores al momento de la solicitud. Como situaciones de registro de una marca existiendo mala fe se ha reseñado, entre otras, que el registro de la marca tenga como objeto afectar a la posición concurrencial de un tercero y, en especial, para vaciar el valor y el mérito de los signos distintivos a que está ligada dicha posición.
Por parte de las demandadas reconvinientes no se refiere la mala fe de la demandante a la hora de registro en general, sino solo en relación con el concreto subsector del mantenimiento, reparación o rehabilitación de edificios; por la parte actora se niega la mala fe en general, pero no se da una defensa especifica en relación con el citado subsector, lo cual debe de entenderse desde el punto de vista de la dificultad de la misma cuando no se puede aportar ejemplos de dedicarse la actora a estos trabajos fuera de alguna rehabilitación de edificios públicos o protegidos.
Dada la falta de colisión y confusión previa al registro con las demandadas no se aprecia otro interes de la actora en la demanda sino desde el punto de vista de ampliar su esfera de actuación al subsector en el que operan las demandadas y ello no puede entenderse sino desde una optica concurrencial desleal que hacen del registro un intrumento optimo para ello: la actora conoce que las demandadas, con su denominación similar a la suya, se vienen dedicando desde hace años a este mercado no explotado por ella y apetecible (como se puede deducir del articulo de opinión aportado por la parte demandada en el acto del juicio) y mediante el registro y posterior demanda intenta impedir que las demandadas sigan utilizando su denominación (en particular, la parte IZA) en la publicitación de su actividad, eliminando u obstaculizando la actividad de un competidor y, de paso, aprovechando una cierta reputación del termino IZA en este campo de la actividad constructiva obtenido no por la actora, sino por las demandadas.
Se puede considerar que en este caso, el registro es censurable desde la perspectiva del ordenamiento jurídico porque contraría los elementales principios de respeto a lo ajeno, con apropiación de los logros, crédito y méritos conseguidos por los demás, contrarío a un sistema de competencia basada en los méritos propios; como indica la STJCE 11/6/2009 EDJ2009/101083, ' en tal caso, el solicitante podría beneficiarse de los derechos que confiere la marca... con el único fin de competir de manera desleal con un competidor que utiliza un signo que ya ha obtenido cierto grado de protección jurídica por méritos propios ' (apartado 47)'.
Por lo tanto, las circunstancias concurrentes nos llevan a apreciar la mala fe de la demandante en relación al registro y el concreto sector en que funcionan las demandadas, entendemos que la actora conocia de su existencia y de la implantación y conocimiento local de las mismas en ese ambito y el registro se utiliza como medio para, por un lado, obstaculizar la actividad de unas competidoras y, por otro lado, aprovecharse del conocimiento entre el publico potencial del que ya disfrutaban las demandadas y su denominación (en particular, IZA) y del esfuerzo desarrollado para ello.
Por ello, se estima la reconvención.
CUARTO.- En cuanto a la demanda, entendemos que la estimación parcial de la reconvención en los terminos indicados debe de suponer la desestimación de la demanda, dado que, aunque se mantiene el registro de la marca en lo no afectado por la nulidad, consideramos que no se acreditado que las demandadas fuera del ambito de conservación y reparación de edificios particulares hayan utilizado su denominación con animo distintivo de su actividad de modo que pueda suponer violación de los derechos derivados del nombre comercial y confusión con el mismo; volvemos a repetir que entendemos acreditado que los supuestos de confusión invocados son todos recientes y deben de relacionarse de forma forzosa por el intento de la actora de abrirse mercado en el ambito de actuación de las demandadas, puesto que no se refieren otros anteriores a la solicitud de registro, que entendemos relacionada con ese cambio en la politica empresarial de la actora.
Por lo tanto, se desestima la demanda.
QUINTO.- La desestimación de la demanda y estimación de la reconvención supone la condena en costas de la actora, de conformidad con lo prevenido en el vigente artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento civil .
Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación al caso enjuiciado.
Fallo
Que debo desestimar la demanda formulada por la Procuradora Sra. Zulueta Calvo, en nombre y representación de IZA OBRAS Y PROMOCIONES S.L. contra IZA REHABILITACION S.L. e IZA OBRAS Y PROYECTOS S.L., absolviendo a las demandadas de los pedimentos formulados en su contra.
Que debo de estimar la reconvención formulada por la Procurador Sr. Jimenez Gomez, en nombre y representación de IZA REHABILITACION S.L. e IZA OBRAS Y PROYECTOS S.L. contra IZA OBRAS Y PROMOCIONES S.L. acordando anular parcialmente el nombre comercial 362.027 para los servicios 'servicios de mantenimiento y reparación de edificios, servicios de asesoramiento relacionados con la rehabilitación de edificios'.
Se condena en costas a la parte demandante
Para interponer el recurso será necesaria la
No están obligados a constituir el depósito para recurrir los declarados exentos en la disposición citada y quienes tengan reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita.
Así por esta sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.