Sentencia Civil Nº 12/2009, Juzgados de lo Mercantil - Alicante/Alacant, Sección 2, Rec 165/2008 de 03 de Febrero de 2009

Encabezamiento

JUZGADO DE LO MERCANTIL Ns 2

ALICANTE

Calle Pardo Gimeno 43

TELÉFONO: 96.593.61.41 - FAX: 96.593.60.97

N.I.G.:03014-66-2-2008-0000325

Procedimiento: Juicio Ordinario - 000165/2008 - C

Demandante: INCOMEDIA SNC DE FEDERICO CARLO Y STEFANO RANFAGNI

Procurador: BAEZA RIPOLL, CARMEN

Demandado: INDUSTRIAS DE LA COMUNICACIÓN Y EL ENVASE SL y Carlos María

Procurador: TORMO MORATALLA, AMANDA

SENTENCIA N° 12/09

En Alicante, a 3 febrero de 2009

r Vistos por mí, Luis Seller Roca de Togores, Magistrado del Juzgado de Lo Mercantil N° 2 de esta ciudad, el presente juicio ordinario registrado con el núm. 165/08, seguido a instancia de la mercantil INCOMEDIA SNC DE FEDERICO CARLO y STEFANO RANFAGNI & CO., representada por la Procuradorea Srª Baeza Ripoll y asistida del Letrado Don Alessandro Ruo contra la mercantil INDUSTRIAS DE LA COMUNICACIÓN Y EL ENVASE, S.L. y Don Carlos María , resultados por la Procuradora Srª. Tormo Moratalla y asistidos de los Letrados Sr. Oria Sousa-Montes y Sr. Temiño Ceniceros, siendo el objeto del juicio infracción de marca comunitaria.

Antecedentes

PRIMERO.- La Procuradora Srª. Baeza Ripio, en representación de la actora expresada, presentó demanda, que fue turnada a esta Juzgado, a la que, tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que consideró de aplicación acompañaba documentos y copias, contra los expresados demandados solicitaba que se dieran los pronunciamientos declarativos y condenatorios, con condena en costas.

SEGUNDO.- Admitida a trámite la demanda se mandó emplazar a los demandados, practicándose en su persona con los requisitos y formalidades exigidas por la ley.

INDUSTRIAS DE LA COMUNICACIÓN Y EL ENVASE, S.L. y Don Carlos María , comparecieron en forma y tiempo contestando y oponiéndose a la demanda solicitando su desestimación con condena en costas a la actora.

TERCERO.- Convocadas las partes a la audiencia previa que señala la ley, comparecieron estas en fecha 25 de septiembre de 2008, comparecieron todas ellas, proponiendo prueba, admitiéndose la pertinente que se practicó en el juicio celebrado el día 14 de enero de 2009, quedando desde entonces los autos pendientes de sentencia.

Fundamentos

PRIMERO.- Ejercita la actora acciones de violación de marcas comunitaria registradas, al amparo del art. 9.1 b ) y 9.1 c) del Reglamento CE N° 40/1994, de 20 de diciembre de 1993 (en adelante RMC).

De acuerdo con el art. 91 , 92 y 99 del RMC, en relación con el art. 86 bis LOPJ , el Tribunal de Marca Comunitaria es competente para el conocimiento de tales acciones respecto de las marcas y diseños comunitarios, que serán las previstas por la legislación nacional, con aplicación de las normas procesales españolas que sean aplicables al mismo tipo de acciones en materia de marcas (Ley de Marcas 17/2001, de 7 de diciembre).

Las acciones declarativas y de condena articuladas por la actora tienen pleno encaje en los artículos 34 y siguientes y 40 y siguientes de nuestra Ley de Marcas (en adelante LM) acciones declarativas, de cesación e indemnización al amparo del ius prohibendi que establece el art. 9.1 b ) y c ) RMC, para el uso en el tráfico económico de signos idénticos o similares para designar productos idénticos o similares que implique riesgo de confusión por parte del público.

Igualmente ejercita acciones por competencia desleal, amparadas en art. 18, por infracción de art. 6 (ambos de la Ley 3/1991 ). Por último, reclama protección como nombre comercial al amparo del art. 8 del Convenio de París .

Sin entrar en mayores argumentaciones, dado que no se ha impugnado la competencia de este Juzgado para el conocimiento acumulado de las acciones (por violación de marca comunitaria, nombre comercial no registrado y competencia desleal), baste decir que tal posibilidad es admisible a la vista del art. 71 y 73 LEC y la interpretación que efectúa la sección 8º de la Audiencia Provincial de Alicante (Tribunal de Marca Comunitaria) de forma reiterada en Auto de fecha 23 de marzo de 2005 (asunto BIC ) y, especialmente en el Auto de 13 de febrero de 2006 (asunto CHATKA).

SEGUNDO.- La actora se presenta como titular de la marca comunitaria gráfico-denominativa registrada en la Oficina, al Armonización del Mercado Interior, n° 998781, solicitada en 26 de noviembre de 1998 y concedida en 20 de noviembre de 2000 para las clases (Cv. Niza); 9 (programas para la creación de documentación multimedia con navegación interactiva) y 42 (programación de ordenadores) (doc. N° 3).

Se presenta como una marca notoria en España y acompaña para su acreditación doc n° 4 de la demanda.

Las conductas que se imputan a los demandados en orden a la infracción de sus derechos de propiedad industrial consisten:

a) Registro y uso de nombre de dominio www.incomedia.com. Mediante este se habría llevado a cabo una apropiación indebida de la marca INCOMEDIA.

b) Uso de la marca dentro de la propia página ofreciendo servicios bajo tal signo.

Sostiene que los demandados tenían conocimiento de la irregularidad de tal uso al haberles sido denegada la marca nacional solicitad en 9 de mayo de 2006 para clase 35 (servicios propios de una agencia de publicidad). Igualmente, la actora habría denunciado ello mediante burofax de 31 de mayo de 2006 (do. N° 9 y 10), segundo Buró fax 28 de junio de2007(doc 11 y 12).

Los demandados se oponen en base a las siguientes consideraciones:

a) El Sr. Carlos María , sostiene su falta de legitimación pasiva (tanto para la acción marcaría como la de competencia desleal) por no ser titular del nombre de dominio a través del cual se sostiene realiza la infracción, ni llevar a cabo participación en el mercado ofreciendo productos o servicios de ningún tipo.

b) Igualmente alega la prescripción de las acciones indemnizatorias debiendo de limitarse esta a lo sumo, desde 9 de abril de 2003.

Niegan el carácter notorio de la marca de la demandante.

Se presentan como una empresa de publicidad, constituida en 29 de marzo de 1993, para la "creación y venta de diseño gráfico, agencia republicidad, producción videográfica industrial, publicitaria y cultural, señalización gráfica, envases y displays de cartón y en general comercialización industrial del diseño". Que desde sus inicios emplea como nombre comercial no registrado el acrónimo de la denominación social INCO, sin que en ningún momento haya tenido interés en generar confusión con la marca de la actora careciendo de mala fe, tanto en la solicitud del registro como en el empleo en la página web.

Se niega que exista riesgo de confusión al tratarse de sigilos identificativos de productos y servicios ni idénticos ni semejantes.

TERCERO.- En cuanto a la falta de legitimación pasiva del codemandado Sr. Carlos María . Procede la estimación de la excepción por cuanto no se ha acreditado que, por sí mismo (ajeno a su condición de administrador de la mercantil demandada) haya realizado alguno de los actos que se denuncian como infractores de la marca actora. El hecho de que figure como persona de contacto, no lo constituye como titular de la misma de la que aparece In&co (se reconoce por la codemandada que es este el nombre comercial empleado por la mercantil). Por otro lado, los contenidos de la página y toda la actividad presuntamente infractora se lleva a cabo por la codemadada, INDUSTRIAS DE LA COMUNICACIÓN Y EL ENVASE, S.L.

No aparece así que el Sr. Carlos María haya realizado ninguno de los actos a los que se refiere el demandante y se incluyen en el art. 34 LM .

CUARTO.- En cuanto a la notoriedad de la marca de la actora. Se presentan para acreditar tal extremo:

a) Artículos de prensa española (doc 4): tales artículos aparecen fechados en 2006 y otros carecen de referencia histórica alguna. No aparece la publicación de la que se trata ni mucho menos el nivel de difusión de tales medios para sopesar precisamente el grado de conocimiento en el público, el alcance que tiene la marca.

b) Los documentos aportados con el n° 2, sin duda, no constituyen un volumen importante a los efectos de considerar la notoriedad de la marca.

c) En su declaración, el Sr. Guillermo (distribuidor en España de INCOMEDIA), sostiene la notoriedad (no se desprende claramente si de la marca INCOMEDIA o del nombre WEBSITE X5) para software de creación de páginas web dirigido a personas que no precisan tener conocimientos informáticos profundos.

d) En parecidos términos, el Sr. Onesimo comercial de la distribuidora para Alicante y Murcia).

De todo ello se desprende que, siendo la notoriedad de la marca hecho constitutivo de la pretensión de la actora (en la aplicación el apartado c) del art. 9 RMC) debiera haber desarrollado un mayor esfuerzo probatorio. En el caso, hubiera sido factible aportar documentales acreditativas de facturación, de difusión publicitaria, de cuota de mercado sin dejar su constatación exclusivamente en manos de la declaración de testigos, cuyo testimonio queda bastante disminuido en eficacia dada la evidente relación profesional y comercial que mantienen con la actora. Así, se valoran insuficientes tales declaraciones ( art. 376 LEC ) a la vista de la escasa prueba documental aportada, siendo esta de absoluta accesibilidad para la actora ( art. 217.1 y 6 LEC , reglas de la carga de la prueba).

No se considera acreditada la notoriedad, debiendo de examinarse, a continuación, la infracción denunciada del art. 9.1 b) RMC.

CUARTO.- En cuanto al riesgo de confusión. Como es sabido, su apreciación debe llevarse a cabo de forma global atendiendo a la interrelación existente entre los diversos factores a considerar, a través de un balance entre los distintos factores que contribuyen a aquel y las particulares circunstancias del caso concreto, (St de TJCE de 29 de septiembre de 1998 , Canon).

En la St del TJCE de 22 de junio, de 1999, Lloyd, se llama la atención sobre el examen no sólo de los signos sino también de los productos o servicios signados de modo que, " a pesar de que exista un escaso grado de similitud entre las marcas, cuando los productos o servicios cubiertos tienen una gran similitud y el carácter distintivo de la marca anterior es fuerte" De manera concreta, se especificó en esta sentencia que "al realizar la apreciación mencionada, procede tomar en consideración, en particular, las cualidades intrínsecas de la marca, incluido el hecho de que ésta carezca, o no, de cualquier elemento descriptivo de los productos o servicios para los que ha sido registrada, la cuota de mercado poseída por la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración de uso de esta marca, la importancia de las inversiones hechas por la empresa para promocionarla, la proporción de los sectores interesados que identifica los productos o servicios atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada gracias a la marca, así como las declaraciones de Cámaras de Comercio e Industria o de otras asociaciones profesionales".

Más recientemente, esta interdependencia de factores se ha puesto de manifiesto en la St. de Primera Instancia, de 31 de marzo de 2004 (Happy Dog) y St. del Tribunal de Primera Instancia de 5 de abril de 2006 (Manaus/OAMI) "... la apreciación global del riesgo de confusión implica una cierta interdependencia entre los factores tenidos en cuenta y, en particular, la similitud de las marcas y la de los productos o servicios designados. De esta forma, un escaso grado de similitud entre los productos o los servicios designados puede verse compensada por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa.".

Ya se ha dicho en el fundamento anterior que no puede sostenerse acreditada la notoriedad de la marca de la actora a los efectos del apartado c), pero tampoco a los efectos de valorar el riesgo de confusión de los términos expuestos. No se puede partir así de un menor grado de exigencia de proximidad para la percepción del consumidor.

Respecto de este consumidor (desde el que ha de hacerse la aproximación al riesgo de confusión) es el consumidor medio de la categoría de productos o servicios de que se trate, del que se presume que se encuentra normalmente informado y es razonablemente atento y perspicaz. ( STJCE de 22 de junio de 1999 ). Este consumidor percibirá la marca como un todo, en su conjunto, sin detenerse a examinar los detalles, variando su grado de atención en función de la categoría de productos o servicios de que se trate ( STJCE Sabel, de 11 de noviembre de 1997 ; Mistery Drinks, de 15 de enero de 2003 ).

QUINTO.- La semejanza de los signos es prácticamente absoluta. Ya se sabe que la marca registrada por la actora es mixta y la demandada también la emplea acompañada de una parte gráfica (o sólo denominativa en la página web).

Lo que no cabe duda es que, siendo los gráficos distintos, la parte denominativa es idéntica, siendo esta a la que ha de atribuirse mayor peso en la comparación entre signos mixtos. La St de la Audiencia Provincia de Valencia, ser. 9ª (de 20 de junio de 2005 ),después de enunciar la doctrina del examen global y conjunto, sostenía que la confrontación ha de hacerse con el elemento denominativo o fonético como elemento preponderante que se constituye como el que capta y retiene con mayor facilidad en la memoria del consumidor. Continúa más abajo la sentencia: "Ahora bien, no obstante tal precisión fáctica y no siendo viable como efectúa la Juez de Instancia, por ser contrario a la máxima jurisprudencial expuesta, desgranar las denominaciones enfrentadas seccionándoles por sílabas o desgranando las palabras que la componen (criterio reiterado por el Tribunal Supremo en sentencias 2 febrero 1998 y 16 mayo 1995 , entre otras muchas) y no siendo relevante, también por contrario a criterio jurisprudencial, el grafismo como elemento singular diferenciador de la marca mixta al ser gráfica-denominativa, para sustentar la distinción con la marca de la actora, pues resulta evidente el enunciado de "que las cosas se piden por su nombre" y "los signos no se pronuncian", la jurisprudencia del Tribunal Supremo (entre otras 19 noviembre 1994 [sala 1ª] y 29 mayo 1986 [sala 3º]) fija que en la comparación entre una marca compleja mixta con una marca denominativa, debe tenerse presente que el elemento predominante de la mixta es el denominativo que prevalece sobre el figurativo."

Es posible citar también: Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de septiembre de 2003 ; St. AP de Valencia (Secc 11ª) de 2 de febrero de 2004;(Sc. 9ª) de 17 de febrero de 2005; AP Cáceres (secc. 1ª) de 17 de mayo de 2005; Aud. Prov. de Segovia, St de 20 de febrero de 2002.

SEXTO.- Semejanza de los productos y servicios.

Es en este punto donde quiebra la búsqueda de confusión que propugna la actora.

La marca comunitaria se registra y emplea para: programas para la creación de documentación multimedia con navegación interactiva y programación de ordenadores. En concreto facilita al consumidor herramientas de programación para que él mismo construya su propia página web.

La mercantil demandada es una empresa de publicidad en lodo tipo de soporte y medio. No ofrece productos sino servicios entre los que, si bien si que construye páginas web para sus clientes, no les vende el software para su construcción.

Desde esta perspectiva, la propia demandada reconoce que una pequeña parte de los servicios que presta es la elaboración de páginas web, pero dentro de la prestación de servicios de publicidad sin que se ofrezca este servicio de modo específico.

Resulta así que no puede hablarse de identidad y, como veremos, tampoco de semejanza.

La SJTCE de 29 de septiembre de 1998 (CANON) señalaba como factores a tener en cuenta para apreciar la semejanza de productos y servicios, "... su naturaleza, su destino, su utilización y su carácter competidor o complementario ". Es importante, a efectos de apreciar este último grado de semejanza (la complementariedad de los productos), lo expresado en la St del Tribunal de Primera Instancia CE de 4 de noviembre de 2003 "Sin embargo, son complementarios en la medida en que, para el público pertinente, se incluyen en una misma familia de productos y puede considerarse con facilidad elementos de una gama general de productos lácteos con un posible origen comercial común". En el mismo sentido de complementariedad en cuanto generadora de riesgo de asociación: Sentencia de 11 de julio de 2007- El Corte Inglés/OAMI- Bolaños Sabri; de 1 de marzo de 2005, Sergio Rossi/OAMI-Sissi Rossi (SISSI ROSSI).

Cabe preguntarse su existe riesgo de asociación, en el sentido expuesto por el TJCE en el asunto Sabel, por el que "...no es una alternativa al concepto de riesgo de confusión, sino que sirve para precisar el alcance de este. Los propios términos de esta disposición excluyen, pues, la posibilidad de aplicarla si no existe, por parte del público, un riesgo de confusión".

Se ha de concebir el riesgo de asociación como la posibilidad de que el público crea que los productos proceden de una misma empresa por tratarse del resultado de una ramificación en la producción o de que, aún procediendo de empresas distintas, existen vínculos económicos u orgánicos entre ellas (posibilidades ambas relacionadas ya en la Sentencia "Canon": "el riesgo de confusión comprende el riesgo de que el público pueda creer que los correspondientes productos o servicios proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente".

Sin embargo, cabe decir que, en el presente caso, se tata de productos diferentes (servicios de publicidad y software) que pese a que parcial y tangencial mente puedan ser próximos, no idénticos (la una facilita el software, la otra entrega el resultado dentro de un servicio integral de publicidad), se dirigen a consumidores tipo diversos: uno busca instrumentos para desarrollar por sí mismo su actividad imaginativa dentro de internet (con finalidad comercial o no, y con unos mínimos conocimientos informáticos) y el otro busca un servicio de publicidad que la actividad inventiva la realice la empresa y que se le facilite el resultado. En otras palabras uno busca software, el otro busca gestión publicitaria en cualquier medio entro los que se encuentra (como es lógico) también Internet (sin que se trate necesariamente de elaboración de páginas web).

No se ha de declarar así la infracción marcaria.

SÉPTIMO.- En cuanto a la acción por competencia desleal por infracción art. 6 LCD . No cabe desconocer a relación existente entre la regulación de la competencia, en sus diversas manifestaciones, y los derechos subjetivos de exclusiva, así como la posibilidad de que la ley de Competencia Desleal, proyecte su protección complementaria sobre situaciones que, en todo o en parte, no obtengan de la legislación especial un específico título de protección ( STS de 4 de junio y 4 de septiembre de 2006 ).

Como se ha expuesto más arriba, se desestima la acción por infracción de marca en base a la ausencia de confusión, y no porque la normativa específica deje huérfana de protección a la actora lo que permitiría acudir a la protección de la ley de competencia desleal. No es el caso "... pues basada la reclamación por tal vía en la concurrencia en el mercado por los signos de la demandada que se asemejaban y consistían además violación de la marca de la demandante, negada tal premisa amén de diferenciarse tales denominaciones y no existir riesgo de confusión en el consumidor, no concurre comportamiento desleal en dicho mercado ( St. Ap Valencia, sec 9ª, de 20 de junio de 2005 ). "Si bien es cierto que el riesgo de confusión o asociación en el ámbito de la Ley de Competencia Desleal tiene mayor incidencia en cuanto que la referida legislación tiende a la protección de los consumidores y del mercado, este matiz, en casos como el presente, en el que no se ha apreciado infracción del derecho de marcas, no tiene entidad bastante para considerar que nos hallamos ante actos de competencia desleal por el registro de un dominio [o de una serie de marcas] circunscrito a la marca cuya impugnación no ha sido acogida." ( St. AP. Madrid, Secc 11, de 12 de mayo de 2006 ).

Es por ello que procede la desestimación de la demanda también en este punto.

OCTAVO.- El artículo 8 del Convenio de la Unión de París (en lo sucesivo, CUP) obliga a los Estados miembros a dotar de protección a los nombres comerciales no registrados. Según establece aquel precepto el nombre comercial será protegido en todos los países de la Unión sin obligación de depósito o de registro.

Consciente de esta situación, el legislador español ha decidido conferir también ciertas facultades a los titulares de nombres comerciales no registrados que puedan acreditar su uso o notoriedad en todo el territorio nacional. Estas facultades se enumeran y explican en la Exposición de Motivos de la Ley con la siguientes palabras: "El nuevo texto legal incorpora el derecho de toda persona jurídica, que no hubiera registrado como nombre comercial su denominación o razón social, a formular la oportuna oposición al registro de una marca o nombre comercial posteriormente solicitados o a reclamar ante los tribunales la anulación de los mismos si hubieran sido ya registrados, cuando dichos signos distintivos se apliquen a productos, servicios o actividades idénticos o similares a aquellos para los que se usa dicha denominación o razón social, siempre que se pruebe el uso prioritario de ésta en todo el territorio nacional y exista riesgo cierto de confusión en el público. Se resuelve así el problema de la equiparación de trato de los extranjeros que puedan invocar el artículo 8 del Convenio de París para la protección de la propiedad industrial de 20 de marzo de 1883 o el principio de reciprocidad, a los que la Ley dispensa la misma protección".

La vigente LM no reconoce al titular de un nombre comercial no registrado un derecho de exclusiva pleno y equivalente al que ostenta el titular del nombre comercial registrado.

Así, al titular del nombre comercial no registrado sólo se le reconoce la facultad de oponerse al registro de un signo posterior confundible y, en su caso, instar su nulidad (iux oponendi). Pero es que, además, del propio tenor literal del art. 9.1.d) se desprende que para ejercer el ius oponendi y la facultad de instar la nulidad del signo confundible registrado con posterioridad, el usuario de un nombre comercial no registrado deberá acreditar el uso del nombre comercial en todo el territorio español. Y, en defecto de uso, deberá acreditar su notoriedad en territorio español. A estos efectos, y como es obvio, se aplicará el concepto de notoriedad que consagra el art. 8.2 LM . De suerte que se entenderá que el nombre comercial no registrado es notorio cuando sea generalmente conocido en España por el sector pertinente del público al que se destinan las correspondientes actividades cubiertas por el nombre comercial.

Pues bien, aunque se pudiera predicar un ius prohibendi del actor en base a tal derecho no registrado y se considerase acreditado su uso en todo el territorio nacional, la pretensión debería igualmente desestimarse por la ausencia de riesgo de confusión (por los mismos razonamientos dados en relación a la marca registrada).

NOVENO.- Desestimada la demanda en todos sus extremos, procede la condena en costas al actor que ha visto rechazadas sus pretensiones conforme al art. 394 LEC .

VISTOS los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación al presente caso.

Fallo

Que DESESTIMO la demanda formulada por la Procuradora Srª. Baeza Ripoll en nombre y representación de la mercantil INCOMEDIA SNC DE FEDERICO CARLO y STEFANO RANFAGNI & CO., contra la mercantil INDUSTRIAS DE LA COMUNICACIÓN Y EL ENVASE, S.L. y Don Carlos María , representados por la Procuradora Srª. Tormo Moratalla

Ello con condena en costas a la actora

Notifíquese esta resolución a los interesados.

MODO DE IMPUGNACIÓN: mediante recurso de APELACIÓN ante la Audiencia Provincial de ALICANTE ( artículo 455 LECn ).

El recurso se preparará por medio de escrito presentado en este Juzgado en el plazo de CINCO DÍAS hábiles contados desde el día siguiente de la notificación, limitado a citar la resolución apelada, manifestando la voluntad de recurrir, con expresión de los pronunciamientos que impugna ( artículo 457.2 LECn ).

Así por esta mi sentencia, de la que se llevan testimonio a los autos principales, juzgando en primera instancia, la pronuncio, mando y firmo.

PUBLICACIÓN.- Dada, leída y publicada fue la anterior sentencia por el/la Sr/a. Juez que la dictó, estando el/la mismo/a celebrando audiencia pública en el mismo día de la fecha, de lo que yo, el/la Secretario Judicial doy fe.