Sentencia Civil Nº 122/2013, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15, Rec 411/2012 de 21 de Marzo de 2013

Encabezamiento

AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA

SECCIÓN DECIMOQUINTA

ROLLO Nº 411/2012-1ª

JUICIO ORDINARIO Nº 557/2009

JUZGADO MERCANTIL Nº 5 DE BARCELONA

SENTENCIA núm. 122/2013

Ilmos. Sres. Magistrados

DON JUAN GARNICA MARTÍN

DON LUÍS GARRIDO ESPÁ

DON JOSÉ MARÍA RIBELLES ARELLANO

En Barcelona a, 21 de marzo de 2013.

Se han visto en grado de apelación ante la Sección Decimoquinta de esta Audiencia Provincial los presentes autos de juicio ordinario seguidos con el nº 557/2009 ante el Juzgado Mercantil nº 5 de Barcelona, a instancia de GIRÓ GH S.A., representada por el procurador de los tribunales DON FEDERICO BARBA SOPEÑA, contra SORMA IBÉRICA S.A., representada por la procurador de los Tribunales DOÑA ARACELI GARCÍA GOMEZ, sobre infracción de patentes y competencia desleal.

Penden las actuaciones ante esta Sala por virtud del recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de la parte actora contra la sentencia dictada en fecha 30 de enero de 2012 .

Antecedentes

PRIMERO.- El fallo de la Sentencia apelada es del tenor literal siguiente: 'Estimo parcialmente la demanda promovida por GIRÓ GH S.A. por lo que:

1º) Declaro que la demandada SORMA IBÉRICA S.A. con la comercialización de la máquina CBR-170 infringe la patente ES 487.

2º) Condeno a la demandada SORMA IBÉRICA S.A. a cesar en la conducta infractora y a retirar de sus máquinas CBR-170 el dispositivo infractor.

3º) Condeno a la demandad SORMA IBÉRICA S.A. a pagar a la actora en concepto de indemnización de daños y perjuicios la suma de 84.682,75 euros hasta fecha de octubre de 2010, más la cantidad que resulte por los daños y perjuicios producidos con posterioridad hasta el completo cese de la infracción teniendo en cuenta los parámetros del fundamento octavo.

Cada parte hará frente a las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad'.

SEGUNDO.- Contra la anterior resolución se interpuso recurso de apelación por la representación procesal de ambas partes. De los recursos se dio traslado a las partes, que presentaron escritos de oposición.

TERCERO.- Recibidos los autos originales y formado en la Sala el Rollo correspondiente, se procedió al señalamiento de día para votación y fallo, que tuvo lugar el pasado 6 de febrero.

Es ponente el Ilmo. Sr. DON JOSÉ MARÍA RIBELLES ARELLANO.

Fundamentos

PRIMERO .- La demandante GIRÓ GH S.A. (en adelante, GIRÓ), ejercitó acción de infracción de derechos de propiedad industrial y competencia desleal con fundamento en los siguientes hechos;

1º) GIRÓ es titular de los siguientes derechos de propiedad industrial: (i) la patente ES 2278487 (ES 487) 'dispositivo de pliegue' solicitada el 4 de febrero de 2005 y concedida el 23 de mayo de 2008 (documento 5 y 6 de la demanda); (ii) la patente ES 2284307 (ES 307) 'dispositivo para varias la capacidad de almacenamiento de una bolsa de malla tabular' solicitada el 14 de marzo de 2005 y concedida el 22 de agosto de 2008 (documentos 7 y 8); (iii) y el modelo de utilidad 1061704 (MU 704) 'pala plegadora' solicitado el 30 de noviembre de 2005 y concedido el 16 de marzo de 2006 (documentos 9 y 10).

2º) GIRÓ fabrica y comercializa maquinaria para la industria del embalaje hortofrutícola, entre ellas la denominada GIRBAGGER, máquina soldadora automática de bolsas de malla. Distintos elementos de esa máquina están protegidos por los mencionados derechos de propiedad industrial.

3º) La demandada SORMA IBÉRICA S.A. comercializa en España la máquina CBR-170 que infringe los derechos de propiedad industrial de la actora y que es una copia servil de la máquina GIRBAGER.

Si bien inicialmente dirigió su pretensión contra SORMA IBÉRICA y contra G.V. EL ZAMORANO S.A., posteriormente desistió de su acción contra ésta. Por lo que respecta a SORMA, solicitó se declarara que ha infringido sus derechos de propiedad industrial y que ha cometido actos de competencia desleal, interesando se le condenara al cese de la actividad infractora y al pago de los daños y perjuicios causados.

La demandada, por su parte, se opuso a la demanda negando que su producto infringiera los derechos de la demandante y que, por existir diferencias sustanciales entre las máquinas, tampoco había cometido los actos de competencia desleal que se le imputan. Asimismo formuló reconvención solicitando se declarara la nulidad de la patente ES 487 por falta de novedad.

SEGUNDO.- La sentencia de instancia analizó en primer término la demanda reconvencional, que desestimó, al concluir que la patente americana US 3657856 (US 856//PLANNER, que formaba parte del estado de la técnica), no comprendía una de las características reivindicadas por la patente ES 487 -el que las palas de un mismo grupo son susceptibles de acercarse o alejarse entre sí-. En cuanto a la infracción de los derechos de propiedad industrial, tras precisar que la acción de cesación quedó limitada únicamente a la eventual infracción de un registro (la patente ES 487) -no así las de prohibición y de indemnización de daños y perjuicios-, tras las modificaciones introducidas en el modelo inicial, la sentencia analiza la máquina comercializada por la demandada (la CBR-170) y concluye que presenta todas las características incluidas en las reivindicaciones primera (independiente) y segunda (dependiente). Descartó, por el contrario, que la máquina de la demandada infringiera la patente ES 307, por no incluir un dispositivo con las características patentadas. También rechazó que infringiera el modelo de utilidad MU 704.

Por lo que se refiere a la acción de competencia desleal, el juez a quodescarta que la sola existencia de la violación de la patente constituya, además, un acto de competencia desleal, atendido el principio de la complementariedad relativa que rige en esta materia. Rechaza, asimismo, que la conducta de la actora constituya un acto de competencia desleal por aprovechamiento del esfuerzo ajeno ( artículo 11.2º de la LCD ).

Por último la sentencia analiza la pretensión indemnizatoria, que acoge, fijando en 84.682,75 euros los daños hasta el mes de octubre de 2010 y pospone al trámite de ejecución de sentencia la determinación de los daños hasta el cese definitivo de la actividad infractora, todo ello de acuerdo con los parámetros que establece en el fundamento octavo.

TERCERO.- SORMA IBÉRICA recurre la sentencia alegando, en primer lugar, un defecto procesal, al haber admitido el Juzgado los documentos 25 a 29, aportados por la demandante en el acto de la audiencia previa, en contra de lo dispuesto en los artículos 265 y 270.1º-2º de la Ley de Enjuiciamiento Civil . En segundo lugar y en cuanto al fondo del asunto, la recurrente impugna tanto la desestimación de la acción de nulidad de la patente ES 487 por falta de novedad, como la estimación de la acción formulada de contrario de infracción de la patente. En este caso, por cuanto considera la recurrente que el dispositivo de pliegue de la máquina CBR 170 no cumple con las características de la patente y, de otro lado, por cuanto en ningún caso sería procedente la indemnización dado que sólo uno de los muchos dispositivos de su máquina infringiría la patente.

GIRÓ, por su parte, también recurre en apelación la sentencia en la medida que no estima la acción por competencia desleal.

CUARTO.- En la audiencia previa la entidad demandante aportó cuatro documentos; un catálogo de piezas de la máquina CBR 170 de SORMA IBÉRICA (documentos 26); un manual de despiece de las máquinas de GIRBAGGER de GIRÓ (documento 27); un estudio comparativo de los anteriores documentos, elaborado por técnicos de GIRÓ (documento 28); y un dictamen del Profesor Sebastián que analiza dichos documentos. En ese acto la actora alegó que los documentos los aportaba en ese momento al haber tenido conocimiento del catálogo de piezas de la máquina de la demandada después de presentada la demanda, dado que se lo proporcionó la empresa ZAMORANO tras alcanzar un acuerdo transaccional (minuto 1:07).

Los documentos, en definitiva, se aportaron al amparo de lo dispuesto en el artículo 270.1-2º, que permite a las partes aportar después de la demanda o contestación aquellos documentos de los que no hubieran tenido conocimiento de su existencia con anterioridad. No basta para ello con que se alegue el desconocimiento, sino que es preciso que se justifique cumplidamente.

La recurrente considera que la actora no justificó que hubiera tomado conocimiento del catálogo de piezas de la máquina CBR 170 de SORMA IBÉRICA después de presentada la demanda. Entendemos, por el contrario, que la afirmación del representante de GIRÓ en la audiencia previa nos merece suficiente crédito y, por tanto, que todos los documentos fueron admitidos correctamente -los otros tres guardan relación directa con aquel catálogo-. En efecto, el catálogo de piezas no es un documento que esté al alcance de cualquiera, sino que es un manual interno de la demandada que se entrega a los compradores de las máquinas. El informe pericial elaborado por el perito Don Sebastián (documento 4 de la demanda) se realizó a partir de una inspección visual de las máquina GIRBAGGER de GIRÓ y CBR 170 de SORMA -que no se localizó hasta una tercera visita de inspección en las instalaciones de un cliente de la propia actora-, y con reportajes fotográficos de ambas máquinas (folios 121 a 123). Es de suponer que si el perito hubiera conocido el catálogo lo hubiera tomado en consideración para elaborar su informe. Consta, además, que la demandante solicitó una diligencia de comprobación de hechos para determinar el alcance de la infracción, diligencia que fue rechazada.

Para justificar que el catálogo de piezas le fue proporcionado por un responsable de ZAMORANO, el letrado de GIRO afirmó en la audiencia previa que constaba la referencia de la máquina en el propio catálogo (minuto 1:25). La recurrente no cuestiona dicho extremo en el recurso, por lo que cabe concluir que GIRÓ sólo dispuso del catálogo tras haber alcanzado un acuerdo con ZAMORANO después de interpuesta la demanda.

Los otros tres documentos están estrechamente vinculados al catálogo de piezas, al que complementan, por lo que, siendo procedente la aportación de éste, también lo es la de aquéllos. Ha de tenerse en cuenta, por otro lado, que por ser un documento elaborado por la propia SORMA ninguna indefensión le causó su aportación en aquel momento. Además la demandada tuvo ocasión de presentar un nuevo informe por el perito Don Gabriel en donde analizó el catálogo y los demás documentos de la actora. Por todo ello debemos rechazar el primer motivo de impugnación.

QUINTO.- Siguiendo el mismo orden de la sentencia de instancia, debemos analizar a continuación la nulidad de la patente ES 487 por falta de novedad, pretensión que fue desestimada por el juez a quoy en la que insiste SORMA IBÉRICA en esta instancia. La parte demandada considera infringidos los artículos 4 y 6 de la Ley de Patentes , en relación con el artículo 112.1, apartado a) de la misma Ley . El artículo 4 de la Ley de Patentes , que reproduce el artículo 52 del Convenio sobre Concesión de Patentes Europeas , hecho en Munich el 5 de octubre de 1973, dispone que son patentables las invenciones nuevas que impliquen actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial. De acuerdo con el artículos 6 de la LP, se considera que una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. El estado de la técnica está constituido por todo lo que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente se ha hecho accesible al público por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro modo. Por su parte el artículo 112 de la Ley de Patentes dispone que se declarará la nulidad de la patente cuando, entre otros supuestos, se justifique que no concurre, respecto del objeto de la patente, alguno de los requisitos de patentabilidad, esto es, los contemplados en el artículo 4 y concordantes.

Por tanto, la novedad es un concepto normativo definido por la Ley de Patentes mediante una fórmula negativa; una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica (artículo 6.1 º). Debe recordarse, en todo caso, que para concluir que una reivindicación carece de novedad es necesario dar con un único documento del estado de la técnica relevante que contenga todas y cada una de las características reivindicadas, esto es, como señalamos en nuestra anterior sentencia de 9 de mayo de 2008 , el juicio comparativo debe hacerse individualmente con cada uno de los antecedentes, sin que sea lícito determinar la falta de novedad de una invención a partir de la combinación de varios elementos de distintos documentos.

SEXTO.- La nulidad, por falta de novedad, la predica la demandada de la patente española ES 487, que contiene una reivindicación independiente y cuatro dependientes, y lleva por título 'un dispositivo de pliegue aplicable en el cierre de envases tabulares flexibles por pegado de dos porciones enfrentadas de un mismo borde extremo' (documento cinco de la demanda). Según se aduce en la reconvención y se reitera en el recurso, la patente estaría anticipada por la patente americana US 3657856 (US 856/PLANNER), que se aporta con la contestación como documento cuatro.

La recurrente sostiene que la propia actora aceptó que la patente carecía de novedad durante la tramitación de una extensión de la misma patente en Estados Unidos. De este modo GIRÓ depositó la documentación preceptiva ante el registro de patentes americano, que le concedió el número de registro 7.384.387. Se trata de una patente que añade a las reivindicaciones de la ES 487 -un dispositivo de pliegues- las del modelo de utilidad (MU 704) -una pala plegadora-. Ante las indicaciones del examinador americano, con fundamento en la patente americana US 3657856 (US 856/PLANNER), la demandante modificó las cinco reivindicaciones iniciales, ampliándolas a trece (documentos 13 a 19 de la reconvención). Al entender de SORMA IBÉRICA, la actuación de la demandante constituye un acto propio de aceptación de la falta de novedad de su patente.

La sentencia de instancia descarta que la reacción de GIRÓ antes las objeciones del examinador, modificando la redacción de las reivindicaciones, constituya un acto propio, criterio que compartimos. El Tribunal Supremo tiene reiteradamente declarado que la doctrina de los actos propios, que se fundamenta en la protección de la confianza y en el principio de la buena fe, impone un deber de coherencia y limita la libertad de actuación cuando se han creado expectativas razonables. Los actos propios exigen, para vincular a su autor, que sean inequívocos y definitivos, en el sentido de crear, establecer y fijar o modificar una determinada relación jurídica, con lo que producen estado ( STS de 19 de julio de 2011 , RJ 5369/2011). Pues bien, en ningún momento la actora aceptó inequívocamente ante el examinador americano que la patente careciera de novedad. En la demanda y en el recurso la demandada reconviniente se limita a confrontar la solicitud inicial con el texto final de las reivindicaciones tal y como fue publicado, concluyendo de ello y de la sola mención del examinador a las enseñanzas de la patente PLANNER, que GIRÓ asumió la falta de novedad. Entendemos, por el contrario, que ni las modificaciones en la redacción de las reivindicaciones para salvar las objeciones del examinador constituyen actos definitivos que causan estado, ni, como afirma el juez a quo,el examinador americano decide en última instancia si un invento reúne o no los requisitos de patentabilidad.

Por tanto, sin perjuicio del valor probatorio que podamos atribuirle a lo acontecido ante las autoridades de EEUU, el juicio sobre la novedad de la patente debe realizarse, con libertad de criterio, confrontando el contenido de las reivindicaciones tal y como fueron publicadas, con el estado de la técnica que resulte relevante.

SÉPTIMO.- Descartado el acto propio, pasamos a analizar el contenido de la reivindicación primera y a confrontarla con la patente americana US 856/PLANNER. La patente impugnada (documento cinco de la demanda, al folio 213) refiere un dispositivo de pliegue, 'aplicable en el cierre de envases tabulares flexibles por pegado de dos porciones enfrentadas de un mismo borde externo'.Los sistemas conocidos, según reseña la patente, utilizan 'dos únicos actuadores que provocan un único pliegue en cada lateral del envase, pliegue que se produce en la mitad de cada lateral, es decir, centrado respecto del ancho del envase'. Resulta de especial interés, añade la patente, 'producir más de un pliegue en los laterales del envase a medida que las dos porciones de cierre se juntan para cerrar superiormente el envase, pero se desconoce la existencia de ningún dispositivo que permita este plegado múltiple, a la vez que permita el cierre del envase de un modo automático'.

El dispositivo objeto de la invención se caracteriza por superar esa dificultad técnica mediante una sistema que se caracteriza porque 'comprende dos grupos de palas giratorios y dispuestos enfrentados, adaptados para girar simultáneamente y para que cada pala de un mismo grupo empuje hacia dentro respectivas porciones de un lateral de un envase dispuesto entre los dos grupos de palas, y porque las palas de un mismo grupo son susceptibles de acercarse y alejarse entre sí'.

De este modo la reivindicación primera tiene la siguiente redacción: 'dispositivo de pliegue, aplicable en el cierre de envases tubulares flexibles por pegado de dos porciones presentadas de un mismo borde extremo, caracterizado porque comprende dos grupos de palas giratorios y dispuestos enfrentados, adaptadas para girar simultáneamente y para que cada pala de un mismo grupo empuje hacia adentro respectivas porciones de un lateral del envase dispuesto entre los dos grupos de palas y porque las palas de un mismo grupo son susceptibles de acercarse o alejarse entre sí'.

El perito de la demandada Don Gabriel , en su informe de fecha 21 de enero de 2010 (folios 1.070 y siguientes), desglosa las principales características técnicas del dispositivo: 1) comprende dos grupos de palas giratorios; 2º) los grupos de palas están enfrentados entre sí y 3) adaptados para girar simultáneamente; 4) para que cada pala de un mismo grupo empuje hacia adentro respectivas porciones de un lateral de un envase dispuesto entre los dos grupos de palas; 5) las palas de un mismo grupo son susceptibles de acercarse o alejarse entre sí.

OCTAVO.- La patente americana US 856/PLANNER reivindica un aparato para plegar y sellar envoltorios de objetos individuales en un tubo en movimiento lineal de material de envoltorio ' usando dedos de cierre accionados de manera giratoria y elementos de termosellado accionados de manera giratoria que se engranan con los dedos de cierre'(documento 17 de la contestación al folio 864).

La reivindicación primera describe ' un aparato para envolver objeto individuales en un tubo en movimiento lineal de material envoltorio, la combinación que comprende una par de dispositivos de cierre generalmente circulares y accionados de manera giratoria situados a ambos lados de dicho tubo en movimiento para plegar un plisado de paredes opuestas de las partes tabulares entre dichos objetos separados, teniendo dichos dispositivos de cierre cada uno una pluralidad de dedos separados estrechamente para plegar dichos plisados en paredes opuestas de dichas partes tabulares, y un par de dispositivos de sellado generalmente circulares y accionados de manera giratoria situados en un ángulo de 90º con respecto a dichos dispositivos de cierre, teniendo cada uno de dichos dispositivos de sellado una pluralidad de elementos de acoplamiento tubular formados para caber dentro de dichos espacios de dichos dedos para engranarse con los dedos de dichos dispositivos de cierre para unir entre sí los pliegues de dicho plisados a medida que se forma mediante los dedos de dichos dispositivos de cierre.'

NOVENO.- La sentencia de instancia, a partir de los informes del perito Sr. Gabriel y del perito de la actora Don Victorio , concluye que en ambos dispositivos existen dos grupos de palas/dedos giratorios y dispuestos enfrentados que realizan ese plisado/pliegue múltiple en el envoltorio que rodea el producto. Sin embargo, al entender del juez a quo,en US 856/PALMER no está la característica de que las palas de un mismo grupo son susceptibles de acercarse o alejarse entre sí, por lo que entiende que la patente de la demandante cumple con el requisito de de novedad.

Esta última conclusión es cuestionada en el recurso de SORMA IBÉRICA, que se remite a lo expuesto por el perito Sr. Gabriel . Y a nuestro entender, junto a la diferencia constatada en la sentencia de instancia, también la distinta configuración de los elementos enfrentados implica novedad respecto del estado de la técnica.

En los recursos de una y otra parte se reproducen confrontados la figura 4 de la patente de la actora y la 2 de la patente americana (folios 2.531 y 2.655). Dado que sólo se cuestiona la novedad, son evidentes las diferencias entre uno y otro dispositivo; mientras la patente americana comprende dos discos circulares opuestos con sectores dotados de dedos salientes, que giran de forma continua, y rodillos de cierre, la patente de la actora dispone de dos palas enfrentadas que basculan hacia adelante y hacia atrás de forma alternativa y discontinua.

Junto a la diferente configuración, suficiente para destruir la novedad, se encuentra la distinta característica que destaca la sentencia de instancia. Las palas de un mismo grupo de la patente ES 487 son susceptibles de acercarse o alejarse entre sí, lo que significa que tienen capacidad de desplazamiento libre a lo largo del eje de giro al que se acoplan. ' Cada pala-dice la patente y reproduce la sentencia- tiene pues capacidad de girar y de desplazarse a la vez a lo largo de su eje de giro, pudiéndose llevara a cabo los dos movimientos simultánea o consecutivamente'.Esta característica no está en la patente americana. No la deducimos del extremo 1.5 del informe del perito Sr. Gabriel (folio 1074) cuando señala que 'los discos de cierre están montados en el armazón por medio de varillas pivotantes desviadas que permiten a los discos elevarse desde el material de envoltorio'. Los elementos de la patente americana se alejan o acercan en tanto en cuanto los discos enfrentados giran, cuestión distinta al doble movimiento de basculación y giro de la patente de la actora.

Por todo ello debemos confirmar la validez de la patente y, en consecuencia, desestimar la pretensión de SORMA IBÉRICA.

DÉCIMO.- Ejercitada por la demandante, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 50 , 62 y 63 de la Ley de Patentes , acción por infracción de los derechos de propiedad industrial, la sentencia de instancia (fundamento cuarto) acoge parcialmente dicha acción y declara que la máquina CBR 170 de SORMA incorpora un dispositivo de cierre con las características de las reivindicaciones primera y segunda de la patente ES 487. Descartó que infringiera las reivindicaciones tercera a quinta de esa patente, la patente ES 307 y el modelo de utilidad UM 704.

La demandada recurre en apelación ese pronunciamiento de la sentencia, por lo que la cuestión litigiosa en esta segunda instancia se limita a analizar si la máquina de la demandada cumple con las características reivindicadas por la patente ES 487, esto es, si comprende dos grupos de palas giratorios y si las palas de un mismo grupo son susceptibles de acercarse o alejarse entre sí.

La actora aportó con la demanda un informe pericial elaborado por el perito Don Victorio (documento 18, al folio 319), que incluye una fotografía del dispositivo infractor confrontado con la figura 1 de la patente (folio 330). El perito concluye que la máquina CBR 170 de SORMA, al igual que la patente española, presenta dos ejes de giro paralelos y a la misma altura (elementos 5 y 6 de la figura), y dos grupos de palas acoplados a dichos ejes (3a y 3b, de un lado, y 4a y 4b de otro), de modo que al girar los ejes, las dos palas del mismo grupo giran simultáneamente. Las palas de cada grupo están relacionadas mediante resortes -7 y 8- que actúan a compresión, por lo que las palas se pueden desplazar a lo largo de sus respectivos ejes. Igualmente las palas pueden acercarse entre sí comprimiendo los resortes que las conectan. La recuperación de la posición original tiene lugar por la recuperación de los muelles.

El perito presentó el 30 de septiembre de 2009 un informe pericial complementario que llegaba a las mismas conclusiones (folio 463).

La demandada, apoyándose en el informe pericial de Don Gabriel (documento seis de la contestación, a los folios 668 y siguientes), alegó que no existía infracción de la patente ES 487, por cuanto el dispositivo de SORMA cuenta con dos ejes en las palas, lo que impide su giro alrededor de ellos, 'ya que si giraran respecto de un eje chocarían con el segundo, que les impediría girar'. Por tanto, en este caso lo que giran son los dos ejes conjuntamente y no las palas alrededor del eje. Los ejes al girar -dice el perito- fuerzan a las palas a realizar un movimiento pendular alternativo o de vaivén al desplazarse solidariamente con ellos.

En segundo lugar, a diferencia de la patente, las palas del dispositivo de SORMA están rígidamente unidas a los dos ejes paralelos mediante tornillos. 'No pueden, por tanto, ni acercarse ni alejarse entre sí. Además, en uno de los ejes aparece un casquillo (cilindro que rodea al eje) que impide que las palas se acerquen entre sí.'

UNDÉCIMO.- La sentencia de instancia, como hemos expuesto, aprecia la existencia de infracción. No hay duda, dice la sentencia, que la CBR 170 tiene un par de grupos de palas giratorias dispuestas de forma enfrentada, tal y como reivindica la patente ES 487. Si bien los grupos de palas aparentemente se hallan solidarizadas a un complejo de dos ejes, el juez a quoadvierte que, en realidad, sólo disponen de un eje de giro y no dos. El segundo eje, por tanto, no deja de ser un aditamento o un refuerzo de sostén del grupo de palas, tal y como expuso el perito Sr. Victorio en el acto del juicio. El dispositivo patentado y la realización controvertida, en definitiva, a criterio del juez a quo,sólo cuentan con un único eje de giro que dota de movimiento a los grupos de palas.

Mayores dudas advierte en la segunda de las características reivindicadas; que las palas de un mismo grupo sean susceptibles de acercarse o alejarse entre sí. La sentencia, que pone en relación la reivindicación primera con la tercera, considera que aquélla describe la posibilidad de que las palas giren y se desplacen, simultánea o consecutivamente. La reivindicación primera no está exigiendo que el movimiento de acercamiento o alejamiento de las palas se deba realizar a la vez que el movimiento de giro. 'Lo que significa la característica en cuestión - dice la sentencia- es que las palas de cada grupo tienen una capacidad de desplazamiento libre a lo largo del eje de giro al que se acoplan, lo que dota al movimiento de cada pala de dos grados de libertad. Cada pala tiene capacidad de girar y desplazarse a la vez a lo largo de su eje de giro, pudiéndose llevar a cabo los dos movimientos simultánea o consecutivamente(c.3.1.24 y siguientes de la descripción '.Esa capacidad de acercarse o alejarse puede llevar a cabo 'dentro de cada ciclo operativo', esto es, con la máquina en funcionamiento, o 'entre cada ciclo operativo' -con la máquina parada-. Que ello es así se desprende de la reivindicación tercera, que sí contempla la expresión 'en cada ciclo operativo', por lo que una interpretación contextual y coherente de las reivindicaciones conduce a que la R1 se refiera a la posibilidad general de acercarse o alejarse -posibilidad que también se daría en la máquina de SOMAR, siquiera manualmente-, y la R3, que es dependiente de la primera, limita esa posibilidad a cuando la máquina está en funcionamiento.

DUODÉCIMO.- En el recurso de apelación la demandada parece admitir, pues no lo cuestiona, que el dispositivo de la CBR 170 cuenta con dos grupos de palas enfrentadas que giran sobre un solo eje y, por tanto, que el refuerzo con un segundo eje no impide que cumpla con la primera de las dos características reivindicadas por la patente.

Sí niega tajantemente que las palas de dicho dispositivo sean susceptibles de acercarse o alejarse entre sí, a diferencia de lo que acontece con la patente ES 487, dado que las palas se hallan fijas y necesitan de un operario que las acerque o aleje manualmente a la distancia deseada dependiendo del grado de pliegue que se le quiera dotar a la bolsa.

Planteados los términos del debate, entendemos, como sostiene la recurrente, que la máquina CBR 170 de SORMA carece de una característica esencial que reivindica la patente y, por tanto, que no existe infracción. Las palas del dispositivo de la demandada, al fijarse con tornillos al eje giratorio, no tienen la posibilidad de acercarse o alejarse entre sí. El hecho de que un operario, mediante de una operación de desmontaje manual, pueda regular la distancia entre las palas de un mismo grupo, no puede equipararse a esa capacidad de movimiento transversal dentro del eje giratorio que inequívocamente exige la reivindicación primera de la patente y el resto de las reivindicaciones dependientes.

Como hemos señalado en anteriores sentencias, el alcance de la protección que otorga la patente viene determinado por el contenido de las reivindicaciones, pero teniendo en cuenta que la descripción y los dibujos sirven, no obstante, para su correcta interpretación ( sentencia de 17 de febrero de 2010 , RJ 1797/2010). En el presente caso la patente ES 487 contempla, como característica esencial de la reivindicación primera, el que 'las palas de un mismo grupo sean susceptibles de acercarse o alejarse entre sí', esto es, exige que tengan la aptitud para llevar a cabo movimientos de aproximación o alejamiento, aun cuando para una operación concreta de sellado las palas puedan permanecer en una misma posición. Así resulta del tenor literal de la reivindicación y lo corrobora la descripción. En la línea 35 de la columna 2 alude a la ' capacidad de desplazamiento libre a lo largo de un tramo predeterminado del citado eje, por lo que estando cada pala dispuesta en uno de los extremos del citado tramo, ambas palas son susceptibles de ser desplazadas simultáneamente en sentidos opuestos, acercándose, y desplazarse posteriormente en sentidos opuestos, acercándose'.

Para ello 'las dos palas del mismo grupo están vinculadas entre sí mediante un elemento con propiedades elásticas que actúan a compresión, de manera que partiendo de una posición inicial en la que cada pala está dispuesta en uno de los extremos del citado tramo predeterminado, si estas son arrastradas activamente en sentidos opuestos, acercándose, se comprime el elemento con propiedades elásticas, y una vez se deja de ejercer dicha fuerza de arrastre sobre las palas, ambas paras se separan automáticamente al recuperar el elemento con propiedades elásticas su forma original'.

Es más, las figuras 1 a 3 (folios 217 y 218) describen una operación de cierre en la que las palas giran simultáneamente y se desplazan a lo largo de su eje de giro; primero, mediante un movimiento activo de aproximación entre las palas, que comprimen el muelle al que están ligadas, y luego mediante un segundo desplazamiento que se produce al expandirse el muelle, recuperando las palas su posición inicial.

Todo ello resulta imposible si, como ocurre en el modelo CBR 170, las palas están fijas y, por tanto, no pueden desplazarse a lo largo de su eje. Tanto la representación de la demandante como la sentencia de instancia parecen sostener que esa aptitud para acercarse o alejarse con la máquina en funcionamiento sólo está presente en la reivindicación tercera, que es más limitada y que incluye la expresión 'en cada ciclo operativo'. Y no así en la primera, de tal suerte que el dispositivo de pliegue de la patente ES 487 comprendería tanto unas palas móviles como unas fijas, siempre que sean susceptibles de acercarse o alejarse entre sí, tesis que rechazamos por ser contraria al tenor literal de la reivindicación y a la interpretación que se deduce de la descripción y los dibujos. Salvo que lleguemos al absurdo de considerar que la descripción se limita a explicar únicamente la reivindicación tercera y no la primera, de la que depende, hemos de concluir que esa capacidad de movimiento de aproximación y alejamiento es característica esencial de la invención, predicable también y principalmente de la reivindicación primera. No aceptamos que una manipulación manual con la máquina parada quede comprendida dentro del ámbito de protección de la patente.

En consecuencia y como venimos exponiendo, al carecer el grupo de palas del dispositivo de la demandada de la capacidad de acercarse o alejarse entre sí, no infringe la patente de la actora.

DECIMOTERCERO.- La parte actora no impugna dos de los pronunciamientos de la sentencia que le son desfavorables; la declaración de que la máquina de la demandada no infringe la patente 200500583 (número de publicación ES 228437 -ES 307-) y que tampoco infringe el modelo de utilidad 200502628 (número de publicación 1061704 -MU 704-). Sí recurre, por el contrario, el pronunciamiento desestimatorio de la acción de competencia desleal.

Según relató en la demanda y reitera en el recurso, GIRÓ ha desarrollado, mediante tecnología y diseños propios, una serie de máquinas envasadoras de productos agrícolas denominados GIRBAGGER, que son el resultado de un esfuerzo inversor en I+D muy importante, que cuantifica en 3.700.000 euros (informe pericial del Sr. Miguel Ángel , documento tres de la demanda). Las máquinas de GIRBAGER han tenido, además, un considerable éxito comercial.

Según sostiene la actora, las máquinas de GIRBAGGER y, en especial, la máquina GIRBAGGER UB-60, que goza de singularidad competitiva, ha sido copiada de forma servil por la demandada SORMA IBÉRICA. En prueba de ello aportó un informe pericial elaborado por el profesor Sebastián (documento cuatro de la demanda), que fue complementado por un segundo informe del mismo perito (documento 29), en el que, tras analizar 932 piezas, concluye que el 84,76% son idénticas, el 5,36% casi idénticas, el 4,19% parecidas y el 5,69% diferentes. La identidad funcional es todavía más evidente al alcanzar, al entender del perito, un 97,11% de las piezas.

La conducta de la demandada, a juicio de la parte actora, encaja en el artículo 4 de la Ley de Competencia Desleal (antiguo artículo 5), por ser contraria a la buena fe, y al artículo 11 de la misma Ley , por encontrarnos ante una imitación servil.

DECIMOCUARTO.- Como es sabido, el artículo 5 de la Ley de Competencia Desleal (hoy artículo 4) reputa desleal 'todo comportamiento que resulte objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe'. El Tribunal Supremo (sentencia de 15 de diciembre de 2008 -RJ 6676/2008-, que cita otras muchas) tiene sentado que el precepto comprende 'los actos realizados en el mercado (trascendencia externa) con fines concurrenciales (idóneos para promover o asegurar la difusión de las prestaciones propias o de un tercero) que, no estando tipificado, suponga una deslealtad por ser objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe objetiva, la cual actúa como un estándar o patrón de comportamiento justo y honrado reconocido en el tráfico a las circunstancias concretas, es decir, conforme a los valores de la honradez, lealtad y justo reparto de la propia responsabilidad y atenimiento a las consecuencias que todo acto consciente y libre puede provocar en el ámbito de la confianza ajena( SS. 16 de junio de 2.000 ; 15 de junio de 2.001 ; 19 de febrero de 2.002 ; 14 de julio de 2.003 ; 21 de octubre de 2.005 ; 14 de marzo de 2.007 ). Se trata de conseguir que los agentes económicos compitan por méritos o por eficiencia y no 'mediante la realización de comportamientos que supriman, restrinjan la estructura competitiva del mercado o la libre formación y desarrollo de las relaciones económicas del mercado'( SS. 24 de noviembre de 2.006 y 23 de marzo de 2.007 )'.

A partir de cuanto antecede, denunciando la demandante que la demandada comercializa copias serviles o clónicas de su máquina GIRBAGGER, está denunciando un acto de imitación, conducta típica que ha de analizarse con arreglo al artículo 11 de la Ley de Competencia Desleal y no conforme al artículo 4. El Tribunal Supremo, de forma reiterada (sentencias de 4 de septiembre de 2006 y 14 de marzo de 2007 ), tiene dicho que el artículo 5 -precedente del vigente artículo 4- no establece una norma integrativa o complementaria de la ilicitud de los actos descritos en los artículos posteriores, pues la llamada 'cláusula general' trata de prohibir todas aquellas actuaciones que, concurriendo los requisitos del artículo 2 (acto realizado en el mercado con fines concurrenciales), no encuentren acomodo en los supuestos que expresamente se tipifican en los artículos

DECIMOQUINTO.- El artículo 11 de la Ley de Competencia Desleal , en cuyo ámbito la actora incardina la conducta de la demandada, después de sentar como regla general que la imitación de prestaciones e iniciativas empresariales ajenas es libre, salvo que estén amparadas por un derecho de exclusiva reconocido por la Ley, dispone en su apartado segundo que 'la imitación de prestaciones de un tercero se reputará desleal cuando resulte idónea para generar confusión por parte de los consumidores respecto a la prestación o comporte un aprovechamiento indebido de la reputación o el esfuerzo ajeno'.

El Tribunal Supremo (SS de 30 de mayo de 2007 , 17 de julio de 2007 y 15 de diciembre de 2008 ) ha señalado que dicho precepto 'proclama como principio la libertad de imitación, salvo si existe un derecho en exclusiva que la impida', y que el uso concurrencial no reivindicado como excluyente no constituye, por sí solo, competencia desleal. De este modo, si la prestación o creación material no está protegida por un derecho de exclusiva, cabe la libre imitación, que comprende la identidad del producto, es decir, la copia servil o idéntica. Como hemos señalado en anteriores resoluciones (desde nuestra sentencia de 26 de septiembre de 2000 , que citamos en la más reciente de 15 de septiembre de 2011 -RJ 13679/2011-), lo que la norma sanciona no es la aproximación de productos o prestaciones de tal forma que sus características los hagan intercambiables, pues es precisamente en estos casos en los que la competencia alcanza su máximo exponente, ya que, en otro caso, se vaciaría totalmente de contenido la regla general de libre imitabilidad, sin que pueda fundamentarse la deslealtad exclusivamente en la confusión y en el aprovechamiento de la reputación ajena que surge de la sola imitación del producto, ya que: a) ésta es lícita como regla; y b) queda amparada por la previsión contenida en el segundo párrafo del apartado 2 del artículo 11: la inevitabilidad de los indicados riesgos de asociación o de aprovechamiento de la reputación ajena excluye la deslealtad de la práctica.

Siguiendo lo apuntado en nuestra sentencia de 15 de septiembre de 2011 -antes citada-, la jurisprudencia, en el marco del art. 11 LCD , advierte de que la apreciación de deslealtad debe ser objeto de interpretación restrictiva ( SSTS, entre otras, de 13 de mayo de 2002 y 30 de mayo de 2007 ) porque 'si bien las creaciones empresariales deben ser protegidas por el interés de sus creadores o titulares, de los consumidores y el interés general, sin embargo, el principio de libre imitabilidad se reconoce en nuestro ordenamiento jurídico ( art. 11.1, inciso primero LCD ), hallándose integrado en el de libre competencia', y que 'el primero de los requisitos de índole negativa -exclusión del ilícito- consiste en que la prestación o iniciativa empresarial ajena (de un tercero) no esté amparado por un derecho de exclusiva reconocido por la Ley ( art. 11.1, inciso segundo, LCD ). Si lo está, lo que habrá será, en su caso, una infracción del derecho de exclusiva, a determinar conforme a su específica ley reguladora, pues el art. 11 LCD 'no desplaza, sustituye o duplica la protección específica que a la propiedad industrial reconocen las leyes especiales que la regulan'.

La deslealtad de la imitación, al margen de que la prestación imitadora infrinja o no un derecho de exclusiva, viene dada por dos notas alternativas:

a) Cuando resulte idónea para generar la asociación (que abarca el riesgo de confusión) por parte de los consumidores respecto de la prestación imitada, lo que requiere la apreciación en ésta de una singularidad competitiva (a ella se refieren las SS TS 17 de julio de 2007 y 15 de diciembre de 2008 ) por razón de sus características o cualidades intrínsecas, que la diferencian de las demás prestaciones de la misma naturaleza habituales en el sector y, en consecuencia, sirven al círculo de destinatarios para su identificación y reconocimiento, sentada la implantación en el mercado de la prestación imitada.

Pero el riesgo de asociación o de confusión en los consumidores no nace por el mero hecho de la exacta o más o menos exacta imitación de la prestación ajena, ya que, de ser así, el principio de libre imitabilidad quedaría vacío de contenido. El riesgo de asociación o de confusión ha de reconocerse en atención a la posible apropiación de la evocación de la procedencia empresarial que por sí sola encierra la prestación imitada, y para apreciar esto será necesario, como se ha dicho, que la prestación imitada posea una 'singularidad competitiva', es decir, que incorpore rasgos diferenciales que la distingan suficientemente de otras prestaciones de igual naturaleza, y además un asentamiento o implantación suficiente en el tráfico de la prestación original objeto de imitación , de tal modo que el consumidor asocie, en atención a esos rasgos o notas singulares, la prestación imitadora con la imitada, induciéndole a creer que procede del mismo empresario o de empresas vinculadas por algún tipo de concierto económico que autorice a una de ellas a aproximarse o a copiar esos rasgos singulares presentes en la prestación de la otra.

b) O bien, cuando la imitación comporte un aprovechamiento indebido de la reputación o del esfuerzo ajeno. Debemos advertir, en cualquier caso, que la mera existencia de la imitación, aunque sea fiel o exacta, no implica por sí sola la apreciación de estas notas o resultados.

Sobre la imitación con aprovechamiento del esfuerzo ajeno, hemos declarado en anteriores sentencias que tal supuesto se identifica, en particular o en especial, con la llamada 'imitación por reproducción', esto es, la imitación de prestaciones originales ajenas mediante el empleo de especiales medios técnicos que permiten la multiplicación del original a bajo coste (especialmente la reprografía, sin descartar otras técnicas de reproducción o copiado). Empleando tales medios se consigue la apropiación inmediata de la prestación ajena sin aportar el esfuerzo y los costes que supone su recreación, y esto determina la destrucción de la posición ganada por el pionero (empresario imitado), al que se impide la amortización de los costes de producción. Así es porque esas técnicas de reproducción repiten la prestación ajena evitando todo coste de desarrollo y suprimen la ventaja temporal del que se adelantó en la creación, ventaja temporal que es lo que permite al pionero amortizar los costes de producción. Siguiendo con esa concepción, es secuencia lógica que la apropiación inmediata de la prestación o iniciativa ajena, mediante tales técnicas de reproducción, evita el retraso temporal natural de la introducción en el mercado de la imitación. El hecho de que la imitación tenga lugar a través de reproducción determina que los costes de producción del imitador sean bajos o escasos y ese ahorro de costes se traducirá en un precio de venta más bajo; de ahí que la deslealtad venga determinada por el ahorro de costes que se obtiene gracias a la reproducción. De lo contrario, la imitación no podrá llegar a poner en peligro la ventaja del pionero, ni podrá decirse que el imitador ha logrado una ventaja competitiva injustificada. El conjunto de tales requisitos supone, en fin, que la imitación ha de representar para el empresario imitado una seria desventaja comercial, en el sentido de determinar la imposibilidad o la notable dificultad de amortizar sus costes.

Por último ha de añadirse que la norma contempla la cláusula de la inevitabilidad: 'la inevitabilidad de los indicados riesgos de asociación o de aprovechamiento de la reputación ajena excluye la deslealtad de la práctica'. Se requiere, por tanto, que el riesgo de confusión o asociación y el efecto de aprovechamiento de la reputación ajena sean evitables, porque el principio de libre imitación faculta al imitador para aproximarse, incluso para reproducir fielmente, la prestación ajena, pero siempre que adopte las medidas necesarias para impedir dicho riesgo y el descrito efecto.

DECIMOSEXTO.- Ambas partes muestran su conformidad en que el diseño exterior o el aspecto de las máquinas enfrentadas difieren y, por tanto, que no existe imitación desleal por riesgo de asociación o aprovechamiento de la reputación ajena. En definitiva, la parte actora sostiene que la imitación es contraria al artículo 11 por haberse aprovechado SORMA del esfuerzo ajeno. La recurrente insiste en que las máquinas GIRBAGGER están dotadas de singularidad competitiva por las inversiones realizadas en su diseño y desarrollo, y por el éxito comercial del producto. Discrepamos, sin embargo, de semejante afirmación. El esfuerzo inversor, por si mismo, ni se reconoce ni se protege en la Ley de Competencia Desleal. Tampoco atribuye singularidad competitiva. Ha de tenerse en cuenta, además, que el informe pericial contable de Don Miguel Ángel (documento tres de la demanda), contempla cifras globales de inversión en todas las máquinas GB (3.698.561,14 euros), y no específicamente de aquella que supuestamente fue imitada (la UB 60). Y, en cuanto al éxito comercial, aunque no se discute, no consta en absoluto que las máquinas de la actora gocen de una posición de dominio o de privilegio en el mercado.

Según la demandante, la máquina CBR 170 de SORMA es una copia servil o clónica de la máquina UB 60 de GIRÓ, como corroboran los dos informes del perito Sr. Sebastián (documentos 4 y 29). En el segundo de ellos, analiza un total de 932 piezas y concluye que el 85% son idénticas y sólo un 6% divergen por completo. En el primero habla de 'identidad' en todos los mecanismos de ambas máquinas, limitando las diferencias a componentes eléctricos, actuadores neumáticos, el chasis, la envolvente de la máquina y el 'autómata programable' que gestiona los sensores y actuadores de la máquina que, por ser de de distinta marca, utiliza otro lenguaje de programación. El perito califica esas diferencias de 'intrascendentes' en cuanto al funcionamiento de la máquina.

Don Gabriel , perito de la demandada, llega a conclusiones distintas, pues constata que existen al menos 18 mecanismos 'netamente diferentes, siendo 10 de ellos distinguibles a simple vista y sin necesidad de manipulación de la máquina' (folio 2085).

Podemos concluir, en línea con lo reseñado en la sentencia de instancia, que hay una gran similitud e incluso identidad en un porcentaje elevado de componentes de las máquinas. Entendemos, por el contrario, que no cabe hablar de copia clónica o servil, en los términos indicados por la recurrente. Tampoco podemos aceptar que haya quedado acreditado que las diferencias constatadas por los peritos, que discrepan sobre su importancia, sean inapreciables o meramente accesorias. En este contexto cobra singular relevancia y ha de valorarse en su justa medida el hecho de que se haya desestimado la acción de infracción. La sentencia de instancia concluyó que el modelo de utilidad MU 704 de la demandante no era infringido por la CBR 170 y desestimó también la acción de infracción de la patente ES 307, en este caso por cuanto el dispositivo de la demandada -para variar la capacidad de almacenaje de las bolsas- es distinto al patentado. Ambos pronunciamientos alcanzaron firmeza. Y en esta sentencia también descartamos que el dispositivo de sellado de la CBR 170 coincida con el de la patente ES 487 y, por tanto, con el que se realiza en la máquina de la actora.

Por todo lo expuesto, debemos confirmar en este punto concreto la sentencia de instancia, que solo declara probado que existe una gran parecido entre las máquinas de las partes. No consta que se dé la llamada 'imitación por reproducción', esto es, la imitación de prestaciones originales ajenas mediante el empleo de especiales medios técnicos que permiten la reproducción del original a bajo coste. Tampoco que la demandada, mediante una reproducción mecánica de la máquina de la actora, haya podido reducir significativamente sus costes de producción o de comercialización. El principio general de libre imitabilidad y la necesidad de interpretar restrictivamente la deslealtad de las conductas del artículo 11, unido al hecho de haber quedado acreditado que la máquina de SORMA no infringe los únicos derechos de exclusiva que amparan determinados dispositivos de las máquinas de la actora, determina que la acción de competencia desleal haya de ser desestimada.

DECIMOSÉPTIMO.- Como consecuencia de la desestimación de las acciones de infracción de patente y de competencia desleal, tampoco es procedente la condena al pago de los daños y perjuicios causados. La sentencia de instancia, declarada la existencia de la infracción, cuantificó los daños de acuerdo con lo dispuesto en los artículo 66.2, letra a ) y 64 de la Ley de Patentes . Y GIRÓ ha pretendido que se ampliara la indemnización de conformidad con lo previsto en el artículo 18.5º de la Ley de Competencia Desleal -artículo 32.5º de la vigente Ley-. Por todo ello, rechazada una y otra acción, debemos revocar el pronunciamiento de condena al pago de 84.682 euros y a los que se produzcan hasta el cese de la actividad infractora.

En definitiva y como recapitulación, el recurso de SORMA IBÉRICA lo estimamos en parte y el de GIRÓ lo desestimamos en su integridad.

DECIMOCTAVO.- Al desestimarse íntegramente la demanda, deben imponerse las costas de primera instancia a la parte actora ( artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ). En cuanto a las costas del recurso, no es procedente su imposición a la demandada SORMA, en tanto en cuanto su recurso se ha estimado parcialmente, e imponemos las costas del recurso de GIRÓ a la recurrente al haber sido desestimado (artículo 398).

Fallo

Estimamos en parte el recurso de apelación interpuesto por la representación de SORMA IBÉRICA S.A., contra la sentencia de 30 de enero de 2012 . En consecuencia, desestimamos íntegramente la demanda formulada por la representación procesal de GIRO GH S.A., contra SORMA IBERICA S.A., a la que absolvemos, condenando a la parte actora al pago de las costas procesales. No hacemos imposición de las costas de esta instancia. Devuélvase al recurrente el depósito constituido para interponer el recurso.

Desestimamos el recurso de apelación interpuesto por GIRO GH S.A. contra la sentencia de 30 de enero de 2012 , imponiéndole las costas de esta alzada.

Contra la presente resolución podrán las partes legitimadas interponer recurso de casación y/o extraordinario por infracción procesal, ante este Tribunal, en el plazo de los 20 días siguientes al de su notificación, conforme a los criterios legales y jurisprudenciales de aplicación.

Remítanse los autos al juzgado de procedencia con testimonio de esta sentencia, a los efectos pertinentes.

Así, por esta nuestra Sentencia, de la que se llevará certificación al Rollo, lo pronunciamos, mandamos

y firmamos.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia en el mismo día de su fecha, por el Ilmo. Magistrado Ponente, celebrando audiencia pública. Doy fe.