Sentencia CIVIL Nº 124/2018, Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28, Rec 671/2015 de 16 de Febrero de 2018

Encabezamiento

Audiencia Provincial Civil de Madrid
Sección Vigesimoctava
C/ Gral. Martínez Campos, 27 , Planta 1 - 28010
Tfno.: 914931988
37007740
N.I.G.: 28.079.47.2-2012/0005428
Rollo: RECURSO DE APELACION 671/2015
Proc. Origen: P. Ordinario 349/12
Órgano Procedencia: Juzgado de lo Mercantil nº 11 de Madrid
Recurrente S. TOUS S.L. / TOUS FRANQUICIAS S.A.
Procurador: Dña. Fuencisla Gozalo Sanmillan
Recurrida: YAGÜE DISEÑO S.L.
Procurador: Dña. Nuria Munar Serrano
S E N T E N C I A nº 124/2018
ILMOS. SRS. MAGISTRADOS
D. ÁNGEL GALGO PECO
D. PEDRO MARÍA GÓMEZ SÁNCHEZ (ponente)
D. JOSE MANUEL DE VICENTE BOBADILLA
En Madrid, a 16 de febrero de 2018.
La Sección Vigésimo Octava de la Audiencia Provincial de Madrid, especializada en materia mercantil,
integrada por los Ilustrísimos Señores Don ÁNGEL GALGO PECO, Don PEDRO MARÍA GÓMEZ SÁNCHEZ,
Don JOSE MANUEL DE VICENTE BOBADILLA, ha visto el recurso de apelación bajo el número de Rollo
671/15 interpuesto contra la Sentencia de fecha 26 de abril de 2014 dictada en el proceso número 671/15
seguido ante el Juzgado de lo Mercantil número 11 de Madrid .
Han sido partes en el recurso, como apelante, la demandante S. TOUS FRANQUICIAS S.L. y TOUS
FRANQUICIAS S.A., siendo apelada la parte demandada YAGÜE DISEÑO S.L., ambas representadas y
defendidas por los profesionales más arriba especificados.
Es magistrado ponente Don PEDRO MARÍA GÓMEZ SÁNCHEZ.

Antecedentes

PRIMERO .- Las actuaciones procesales se iniciaron mediante demanda presentada con fecha 2806.2012 por la representación de. TOUS FRANQUICIAS S.L. y TOUS FRANQUICIAS S.A. contra YAGÜE DISEÑO S.L., en la que, tras exponer los hechos que estimaba de interés y alegar los fundamentos jurídicos que consideraba apoyaban su pretensión, suplicaba que '.... sea dictada Sentencia, DECLARANDO:
PRIMERO: Que la sociedad S. TOUS S.L. ostenta derechos de exclusiva sobre las marcas españolas núms. 2.876.372 y 2.350.526, y los modelos industriales núms. 135.127 y 149.837.



SEGUNDO: Que la demandada YAGÜE DISEÑOS S.L. , con la comercialización de las joyas incautadas el 3 de junio de 2009 ha infringido los mencionados derechos de exclusiva de las demandantes y/ o cometido actos de competencia desleal.



TERCERO: Que la demandada YAGÜE DISEÑOS S.L. , viene obligada a abstenerse de comercializar cualquier tipo de producto y/ o artículo que resulte incompatible con los derechos invocados por las demandantes.



CUARTO: Que como consecuencia de los actos descritos, la demandada, YAGÜE DISEÑO S.L., ha causado a S. TOUS S.L. y/o TOUS FRANQUICIAS , S.A. daños y perjuicios que deberán indemniza conforme a los criterios y parámetros descritos en el presente escrito, debiendo ser evaluados en fase probatoria.



QUINTO: Que los productos incautados a YAGÜE DISEÑOS S.L ., en fecha 3 de junio de 2009 deben ser destruidos a su costa.

CONDENANDO:
PRIMERO : A la demandada YAGÜE DISEÑOS S.L., a estar y pasar pos las anteriores declaraciones, debiendo abstenerse en el futuro de comercializar y almacenar para tales fines artículo y/o productos que infrinjan los derechos de exclusiva de S. TOUS, S.L., procediéndose a la destrucción de las mercancías intervenidas.



SEGUNDO: A la demanda YAGÜE DISEÑOS S.L., a indemnizar a las demandantes, por los daños y perjuicios causados, en la cuantía que se determine en la fase de prueba.

Todo ello con expresa imposición a los demandados de las costas. '

SEGUNDO .- Tras seguirse el juicio por los trámites correspondientes, el Juzgado de lo Mercantil número 11 de Madrid dictó sentencia con fecha 26 de abril de 2014 cuyo fallo es del siguiente tenor: 'Que desestimando la demanda por acciones de competencia desleal e infracción marcaría seguida a instancia del Procurador de los Tribunales D' FUENCISLA GOZALO SANMILLAN en representación de TOUS FRANQUICIAS, S.A, con la asistencia del Letrado D. ANTONIO SELAS COLORADO frente a la Sociedad YAGÜE DISEÑO, S.L. representada por la Procuradora de los Tribunales Da NURIA MUNAR SERRANO, con la asistencia Letrada de D. JOSE MIGUEL MARTIN MANZANARES, se absuelve a la demandada de sus pretensiones y se imponen a TOUS FRANQUICIAS S.A. las ocasionadas por su demanda a YAGÜE DISEÑO, S.L.

Que estimando parcialmente la demanda seguida a instancia del Procurador de los Tribunales D' FUENCISLA GOZALO SANMILLAN en representación de S. TOUS, S.L., con la asistencia del Letrado D.

ANTONIO SELAS COLORADO frente a la Sociedad YAGÜE DISEÑO, S.L. representada por la Procuradora de los Tribunales D' NURIA MUNAR SERRANO, con la asistencia Letrada de D. JOSE MIGUEL MARTIN MANZANARES, debo declarar: Que la Sociedad S. TOUS, S.L. ostenta derechos de exclusiva sobre las marcas españolas números 2.876.372 y 2.350.526, y los modelos industriales números 135.127(series A, C y H) y 149.837 (serie C).

Que la demandada YAGÜE DISEÑOS, S.L. con la comercialización de las joyas incautadas por la Policia Nacional el 3 de junio de 2009 en sus establecimientos ha infringido los mencionados derechos de exclusiva de la demandante S. TOUS, S.L.

Que se absuelve a la demandada de los actos de competencia desleal.

Así mismo condeno: -A la demandada YAGÜE DISEÑOS, S.L. a estar y pasar por las anteriores declaraciones, debiendo abstenerse en el futuro de comercializar y almacenar para tales fines artículos o productos que infrinjan los derechos de exclusiva de S. TOUS S.L. procediéndose a la destrucción de las mercancías el 3 de junio de 2009 relativas a las 59 piezas que los funcionarios del Grupo XXIII- UDYCO de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Madrid intervinieron en 'YAGÜE JOYERÍA' en el Centro Comercial Gran Vía de Hortaleza , así como las 32 que se intervinieron en el establecimiento 'YAGÜE JOYERÍA' en el Centro Comercial Alcampo de Moratalaz, en el día 3 de junio de 2009, piezas que aparecen reseñadas en los Documentos número 58 y 59 de la demanda y acreditando dicho extremo al actor.

Se absuelve a la demandada de la pretensión de indemnización por la infracción marcaria.

En relación las costas al ser estimada parcialmente la demanda no se hace especial pronunciamiento. ' Notificada dicha resolución a las partes litigantes, por la representación de la demandante se interpuso recurso de apelación que, admitido por el Juzgado y tramitado en legal forma, ha dado lugar a la formación del presente rollo que se ha seguido con arreglo a los trámites de los de su clase. Señalándose para la celebración de vista el día 15 de febrero de 2018.



TERCERO .- En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales.

Fundamentos

PRIMERO .- Las mercantiles S.TOUS S.L. y TOUS FRANQUICIAS S.A. interpusieron demanda contra YAGÜE DISEÑO S.L. en calidad de titular y licenciataria, respectivamente, de los siguientes derechos de exclusiva pertenecientes a la primera: -Marca española 2.876.372 -Marca española 2.350.526 -Modelo industrial 135127 -Modelo industrial 149837 Dichos títulos amparan diversos distintivos y diseños característicos de TOUS cuya notoriedad en el ámbito de la joyería, además de documentada, no ha resultado controvertida en el proceso.

En la demanda se ejercitaron diversas acciones de infracción fundadas en la Ley de Marcas y en la Ley de Diseño Industrial (declarativa, cesatoria, indemnizatoria y de remoción). Sobre la base de los mismos hechos, las demandantes acumularon el ejercicio de acciones de competencia desleal fundadas en la comisión por parte de la demandada de actos de confusión y de actos de imitación.

La sentencia de primera instancia desestimo íntegramente la demanda en tanto que interpuesta por TOUS FRANQUICIAS S.A. al entender que no había quedado demostrada la condición de licenciataria que esta invocó en apoyo de su legitimación activa, y estimó parcialmente la misma demanda en tanto que deducida por S.TOUS S.L. acogiendo todas las pretensiones por esta ejercitadas salvo la indemnizatoria, y ello por entender la juzgadora que no había quedado acreditado el precio de la licencia hipotética, criterio indemnizatorio este por el que la demandante había optado en el escrito rector del proceso.

Disconformes con dicho pronunciamiento, contra el mismo se alzan S.TOUS S.L. y TOUS FRANQUICIAS S.A. a través del presente recurso de apelación. Recurso que se articula en torno a tres cuestiones: condición de licenciataria de TOUS FRANQUICIAS S.A., acumulabilidad de las acciones de competencia desleal a las acciones fundadas en la legislación marcaria y de diseño industrial y procedencia o improcedencia de la indemnización. Cuestiones que abordamos a continuación con la debida separación.



SEGUNDO .- Condición de licenciataria de TOUS FRANQUICIAS S.A. - Para justificar la condición de licenciataria que invocaba, TOUS FRANQUICIAS S.A. acompañó a la demanda el Documento 14, integrado por un contrato de licencia de 31 de julio de 1998 (folio 174) y tres documentos de incremento del canon pactado en aquel fechados el 20 de diciembre de 2001 (folio 179), el 7 de enero de 2004 (folio 180) y el 1 de enero de 2005 (folio 181).

El objeto del contrato inicial, es decir, el contrato de licencia de 31 de julio de 1998 lo constituyen ocho derechos de exclusiva perfectamente identificados por su naturaleza, numeración y oficina de registro en el Exponendo I, grupo de derechos que a lo largo del clausulado del contrato van a ser denominados genéricamente -así se anuncia en dicho Exponendo- como 'LAS MARCAS'. Las apelantes ya asumen - porque resulta innegable- que ninguno de los derechos de exclusiva en los que se funda la presente demanda coincide con los que específicamente fueron licenciados a través de dicho contrato, pero consideran que de las circunstancias concurrentes y especialmente de los documentos de renovación suscritos en 2001, 2004 y 2005 se deduce que la voluntad de los contratantes era la de licenciar a TOUS FRANQUICIAS S.A. la totalidad de los derechos de exclusiva de los que fuera titular S. TOUS S.A., tanto presentes como futuros.

No es esa, a juicio de la Sala, la interpretación que cabe extraer de la lectura del contrato de 1998.

En efecto, frente a la opción de definir el objeto de la licencia de manera abstracta y por simple referencia genérica a cuantos derechos de exclusiva pertenezcan o puedan llegar a pertenecer a S. TOUS S.L., los contratantes optaron por delimitar claramente el objeto del contrato mediante la identificación de los concretos derechos licenciados. Ello lo corrobora, además, la Estipulación Undécima del documento en la que, tras admitirse la posibilidad de que la licencia se amplíe en el futuro a otros derechos de exclusiva de S. TOUS S.L. diferentes de los específicamente mencionados, se indica con claridad que para ello habrán de prestar las partes un nuevo consentimiento mediante el otorgamiento en cada caso y ocasión del pertinente 'contrato de ampliación'. Por lo tanto, deducir de todo ello que la voluntad de los contratantes era la de licenciar todos los derechos presentes y futuros de S. TOUS S.L. es ir no solo en contra el espíritu del contrato sino incluso en contra su propia literalidad.

Las apelantes nos formulan de modo retórico el siguiente interrogante: '...¿tiene sentido que TOUS FRANQUICIAS mantenga vigente la licencia con S. TOUS con unos registros del año 2005 sin que pueda gozar y explotar las numerosas marcas y modelos industriales que se han registrado en los años posteriores?.

La respuesta es sencilla y contundente: NO' (pag. 3 del recurso). Esa contundencia, sin embargo, dista de estar justificada. Este tribunal no se encuentra al tanto -por no haber trascendido a la esfera procesal- de las pautas organizativas seguidas en el seno del grupo TOUS. En el propio contrato de licencia de 1998 se deja constancia de que los mismos derechos que integran su objeto se encuentran ya licenciados de forma no exclusiva a otra sociedad mercantil (JOYERÍA TOUS S.A., folio 175), por lo que desconocemos cuál pueda ser la política de diversificación de licencias seguida por parte de la titular S. TOUS S.L. Desde dicho punto de vista, tan lógico hubiera sido que -cual proponen las apelantes- se hubiera decidido concentrar en una sola mercantil como TOUS FRANQUICIAS S.A. la globalidad de los derechos de exclusiva susceptibles de licencia como el seguimiento de una estrategia más diversificada que discriminase los concretos derechos licenciados a unas u otras sociedades. Y esa paridad probabilística priva por sí sola de consistencia a la deducción unívoca y rotunda que las apelantes alcanzan y que acabamos de transcribir.

De los documentos de renovación, el primero de ellos, el de 20 de diciembre de 2001, no amplía en modo alguno el número de derechos de exclusiva sino que se limita a elevar el canon a satisfacer por los derechos ya licenciados en el contrato de 1998, y ello -se indica en el documento- en razón exclusiva de los resultados obtenidos por las ventas a lo largo de 2001.

En los otros dos documentos de renovación, los de 7 de enero de 2004 y 1 de enero de 2005, sí existe incremento en el número de derechos licenciados. Se contempla en ellos una revisión al alza del canon anual por haber sido solicitadas y concedidos a S. TOUS S.L. nuevos derechos de exclusiva a lo largo de los ejercicios 2003 y 2004 respectivamente, de donde cabe deducir que esos nuevos derechos pasan también a ser licenciados a TOUS FRANQUICIAS S.A., pues no en vano se incrementa el canon previsto en el contrato de 1998 y su renovación de 2001 en razón al hecho de haberse incorporado aquellos a la cartera de derechos industriales de la licenciante. No cabe, sin embargo, considerar comprendidos dentro de tales ampliaciones a los derechos de exclusiva en los que se funda la presente demanda. Así, -la marca española 2.876.372 no fue concedida hasta el 12 de marzo de 2009, y ello como resultado de la renovación y fusión de las marcas números 2.193.642 a 2.193.645, ninguna de las cuales, por lo demás, era de las incluidas en el contrato de 1998 (folios 141 y ss.); -la marca española 2.350.526 se desconoce cuándo fue concedida, pero su renovación data del 19 de octubre de 2010 (folio 162), de donde cabe deducir que su concesión inicial se produjo aproximadamente unos 10 años antes, no encontrándose, por lo tanto, comprendida ni en el contrato de 1998 ni en ninguna de las dos renovaciones de 2004 y 2005 (referidas estas a los nuevos registros acaecidos en los ejercicios 2003 y 2004 respectivamente); - el modelo industrial 135127 fue concedido el 28 de septiembre de 1995 sin que fuera mencionado en el contrato de 1998, y su renovación data del 28 de noviembre de 2005, fecha posterior a la de la última de las tres renovaciones que se integran en el Documento 14 de la demanda (folios 144 y 153); -finalmente, el modelo industrial 149837 fue solicitado el 13 de noviembre de 2000 y concedido el 3 de junio de 2002 (folios 164 y ss.) por lo que tampoco podemos considerarlo incluido en ninguna de las dos renovaciones de 2004 y 2005, referidas como estas se encuentran a derechos solicitados y obtenidos a lo largo de los ejercicios 2003 y 2004 respectivamente.

El documento emitido por la firma DELOITTE (folios 636 y ss.) carece de interés demostrativo al respecto por cuanto se limita a reflejar cobros y pagos producidos por razón de licencias de marcas, pero, al no desglosar los concretos derechos de exclusiva generadores de tales movimientos, no permite conocer si los cobros y pagos han sido o no originados en algún caso por los específicos derechos en cuya infracción se funda la presente demanda, es decir, la marca española 2.876.372, la marca española 2.350.526, el modelo industrial 135127 y el modelo industrial 149837.

Las apelantes ponen énfasis en aquel fragmento de los documentos de renovación de 2004 y 2005 en el que se indica que el nuevo canon a abonar lo es '...por utilización de todas las marcas, modelos de utilidad, diseños y rótulos de establecimiento titularidad de S. TOUS...' . Sin embargo, entendemos que, dentro del contexto de unos documentos que se reconocen como de renovación y que identifican expresamente como su origen al contrato de licencia 1998 (contrato este que, como hemos indicado, no solamente optó por designar nominalmente los específicos derechos licenciados sino que estableció en su cláusula 11ª la necesidad de nuevo contrato para cualquier posible ampliación), no parece que la expresión 'todas' que se incluye en referido texto pueda hacer alusión a otra cosa que a todos los derechos de exclusiva que se encuentran efectivamente licenciados en la fecha de otorgamiento del respectivo documento y no a cualesquiera derechos de esa naturaleza, tanto presentes como futuros, que puedan llegar a integrarse en el patrimonio de la licenciante.

Reconocemos, no obstante, que la ambigüedad del fragmento transcrito introduce en el debate aspectos interpretativos de carácter dudoso que justifican el acogimiento parcial del recurso en relación con aquel particular del mismo que se dirige a combatir el pronunciamiento condenatorio en materia de costas que la sentencia apelada efectuó en relación con TOUS FRANQUICIAS S.A. Todo ello en aplicación del temperamento contenido en el Art. 394-1 'in fine' de la L.E.C .

En todo caso, no justificada la condición de licenciataria de dicha entidad respecto de los concretos derechos de exclusiva a los que se refiere la demanda, no existe en autos la menor evidencia de que, en su actividad mercantil como franquiciadora, TOUS FRANQUICIAS S.A. haya llegado a explotar de algún modo tales derechos (el Documento 15 de la demanda no específica los derechos de exclusiva sublicenciados al franquiciado). De hecho, no había venido siendo ella misma -sino la entidad JOYERÍA TOUS S.A.- la proveedora exclusiva a los franquiciados de los productos TOUS (folio 185). Así las cosas, improsperable resultaría igualmente su pretensión subsidiaria de fundar el resarcimiento por ella solicitado en la comisión por parte de la demandada de los ilícitos concurrenciales de confusión e imitación.



TERCERO .- Acumulabilidad de las acciones de competencia desleal .- Aspira también la parte apelante a ver estimada su demanda, de manera cumulativa y no en régimen de subsidiariedad, con base en la imputación a la demandada de los referidos ilícitos concurrenciales tipificados en la Ley de Competencia Desleal. Aspecto del problema que, en vista de lo ya razonado en el precedente ordinal, únicamente tiene sentido examinar en relación con las acciones ejercitadas por S. TOUS S.L.

El hecho de que la disciplina propiamente marcaria y la reguladora de otros derechos de exclusiva (como la normativa sobre diseño industrial) comparta con determinados preceptos de la Ley de Competencia Desleal el designio de reprimir actos capaces de generar confusión o de favorecer un ineficiente parasitismo de la reputación de otro operador económico, no significa que el agraviado por la conducta ilícita disponga, a discreción o conveniencia, de la posibilidad de ejercitar acumuladamente acciones basadas en una u otra normativa. El recurso a la legislación sobre la competencia desleal siempre se ha reservado en el terreno doctrinal, siguiendo un principio o criterio de complementariedad funcional, a los supuestos de ausencia de protección marcaria o bien a ciertas hipótesis en las que, gozando el agraviado de esa clase de protección especial, la legislación marcaria no aporta soluciones capaces de preservar suficientemente todos los intereses protegibles que se encuentren en juego. No obstante, allí donde hay registro marcario, ha sido tradicional también la llamada a la prudencia respecto de esa utilización 'complementaria' y acumulativa (no, lógicamente, de la utilización meramente subsidiaria) de la normativa sobre competencia desleal (históricamente empleada con mayor frecuencia para colmar las primitivas y hoy superadas insuficiencias de la legislación marcaria anterior en la protección de las marcas notorias y de las marcas de renombre). Y ello en evitación de la grave distorsión que en la legalidad del sistema marcario podría originar un uso abusivo o generalizado de dicho expediente. En definitiva, como regla general, el fenómeno debe ser contemplado como un mero concurso de normas que debe dirimirse, de acuerdo con el criterio de la consunción, en favor de la Ley de Marcas, Ley de Diseño Industrial, Ley de Patentes, etc.., esto es, otorgando prevalencia a las acciones que de las leyes especiales frente a las acciones fundadas en la comisión de ilícitos concurrenciales.

Así, al abordar el tema relativo a esa coexistencia o posible solapamiento entre ambas normativas, nos indica la S.T.S. de 22 de junio de 2011 que '...También es cierto que esa conexión, entre unas y otras normas, puede justificar que las que tipifican ciertos actos concurrenciales como ilícitos entren en juego cuando la violación de las reglas por las que se rige el mercado sea el resultado de una invasión del ámbito objetivo de la facultad de exclusión reconocida al titular de un derecho sobre un bien inmaterial especialmente protegido.

Pero, para ello es necesario que los comportamientos imputados o las consecuencias derivadas de ellos no sean los mismos tomados en consideración para la protección de los repetidos derechos subjetivos.

De darse la identidad entre unos y otras la legislación a aplicar es, exclusivamente , la que de un modo específico se destina a tutelarlos...' (énfasis añadido), criterio reiterado por la más reciente S.T.S. de 4 de abril de 2012 que se pronuncia en idénticos términos.

Centrado de ese modo el problema, parece claro que de lo que se trata es de dilucidar si la Ley de Marcas y la de Diseño Industrial dotaban a S. TOUS S.L. de suficientes instrumentos de defensa frente al tipo de agravio que denuncia o si, por el contrario, existe algún aspecto antijurídico en la conducta de la demanda para cuya adecuada represión se haga preciso el recurso complementario a la Ley de Competencia Desleal. Y consideramos que asiste la razón a la apelante cuando plantea que, además de la utilización de figuras muy similares a las amparadas por los derechos de exclusiva en los que se funda la demanda (aspecto de la infracción cubierto por la legislación especial), tales figuras han sido adheridas a objetos o productos cuya similitud con los productos correlativos de la actora, no amparados por los derechos de exclusiva, es también muy acusada, lo que, unido a la propia adhesión a ellos del distintivo o modelo protegidos, potencia e incrementa el potencial parasitario respecto de su reputación ya generado por la propia utilización de los elementos protegidos. No existe, pues, la 'identidad de comportamientos imputados' que, de acuerdo con el criterio jurisprudencial expuesto, excluiría la aplicación de la normativa concurrencial.

En nuestra reciente sentencia de 10 de marzo de 2017 , recaída precisamente en presencia de una demanda de S. TOUS S.L. y ante la desestimación por parte de la sentencia allí apelada de la acciones de competencia desleal acumuladas, hemos razonado lo siguiente: 'Existen una serie de bolsos de la demandada confeccionados con un material estampado en el que se plasman figuras de ositos, respecto de los que la apelante no invoca, al menos en esta instancia, la protección marcaria sino la de la normativa represora de la competencia desleal (lo que ya se alegaba también en el cuerpo de su demanda). La observación de tales objetos (página 24 de la demanda) revela que en ellos se ha producido una preordenada combinación de diversos elementos (mezcla de dibujos de siluetas para obtener un juego de imágenes muy semejante, empleo de modo intercalado, en sentido horizontal y vertical, de texto en letras mayúsculas con grafía combinada de modo también similar, etc) que persigue conseguir que la apariencia exterior de los productos de la demandada resultase confundible con las colecciones de bolsos de S. TOUS SL. Podemos apreciar la incursión por parte de la demandada en un ilícito concurrencial de imitación desleal ( artículo 11.2 de la LCD ), como ocurre cuando, como excepción al principio de libre imitación de prestaciones empresariales ( artículo 11.1 de la LCD ), con ella pueda generarse asociación por parte de los consumidores o el imitador se esté aprovechando de la reputación o el esfuerzo ajeno (la ley sanciona en tales casos la denominada imitación ineficiente, que ni contribuye al progreso técnico ni a dinamizar el mercado o que produce efectos colaterales inaceptables sobre el consumidor o el competidor). Hay que tener presente, por un lado, la acusada singularidad competitiva y el asentamiento en el mercado de los productos de S. TOUS SL y, por otro, la patente evitabilidad de los riesgos de asociación o aprovechamiento de la reputación ajena, si es que la parte demandada hubiera tenido interés en ello, en lugar de, como todo indica, tratar precisamente de conseguir el efecto contrario.

El imitador no ha querido distanciarse del producto de la parte demandante sino que ha buscado su cuasi identidad con el mismo, sin que ello resultase imprescindible para su funcionalidad, para aprovecharse del éxito y fama de aquél, las cuales se han conseguido con esfuerzo y coste económico (publicidad, etc).

El resultado que así se pueda obtener es inmerecido por no ser el fruto de la eficiencia empresarial sino de un comportamiento desleal que el mercado no debe tolerar. No sería excusa que se incorporase en las imitaciones un logo distinto del de la actora, pues no estaríamos enjuiciando aquí si queda excluida la posibilidad de confusión sino que, siendo posible un razonable margen para distanciarse del original, el imitador ha buscado aproximarse al producto reputado, sin que exista otra justificación razonable para ello que no sea el aprovecharse de modo indebido del prestigio ajeno, ahorrándose con ello esfuerzo y costes.

Hemos de recordar que el artículo 11 de la LCD se centra en la imitación desleal del propio producto, en tanto que el artículo 6 de la LCD en la de la forma de presentarlo ( sentencias de la Sala 1ª del TS de 25 de febrero de 2009 y de 4 de marzo y 30 de diciembre de 2010 ), por lo que en este caso parece más propio apreciar la comisión del primero de dichos tipos de ilícito concurrencial que la del segundo, aunque ambos se invocaban en la demanda.

Hay que tener presente que la protección brindada por la normativa sobre competencia desleal tiene carácter complementario (las sentencias de la Sala 1ª del Tribunal Supremo de 17 de octubre de 2012 , 11 de marzo de 2014 y 2 de septiembre de 2015 explican el principio de complementariedad relativa, que justifica que entre en juego la norma sobre competencia desleal cuando se constata un disvalor concurrencial específico, si bien actúa como límite el no generar una suerte de nuevo derecho de exclusiva o el no prohibir lo que esté admitido en el ámbito de los derechos de exclusiva). Su vocación no es la de suplantar a la legislación que tutela la propiedad industrial, por lo que opera, como aquí ocurre, con respecto a los bolsos de la colección de la actora, en cuanto tales, ante la inexistencia al respecto de unos derechos de exclusión (no hay un diseño u otro derecho similar que los proteja como tales bolsos). Procede, en consecuencia, que prosperen, en este aspecto, la acción declarativa de deslealtad del acto - artículo 18.1 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal -, la de cesación definitiva del mismo - artículo 18.2ª del mismo texto legal - y la de remoción de los efectos producidos - artículo 18.3ª de la LCD '.

Entendemos que no concurren entre el caso que ahora nos ocupa y el examinado por dicha resolución diferencias insalvables, por lo que consideramos justificada la adopción de la misma solución con el consiguiente éxito del recurso en torno a este particular y la apreciación de la comisión por parte de la demandada de un ilícito concurrencial de imitación desleal, conducta este referida a los distintos productos, no protegidos por derechos de exclusiva, a los que se adhirieron las figuras amparadas por tales derechos.



CUARTO .- Procedencia de la indemnización .- En relación con esta cuestión, indica la sentencia apelada que, así como la actora optó específicamente por el criterio resarcitorio de la regalía hipotética en relación con la infracción de las dos marcas al invocar expresamente el Art. 43-2, b) de la Ley de Marcas , no hizo lo propio respecto a los dos modelos industriales, al no citar de modo inequívoco el Art. 55-2 b), ni ningún otro precepto, de la Ley de Diseño Industrial , que es el contempla igual concepto indemnizatorio, por cuyo motivo entendía que razones de estricta congruencia le impedían entrar en el examen de la indemnizabilidad consiguiente a la infracción de tales modelos.

No compartimos dicho punto de vista. En el Fundamento de Derecho Tercero de la demanda (folios 37 y ss.) se reitera que el criterio indemnizatorio por el que se opta es el de la regalía hipotética, y ello -se dice en el texto- '...de conformidad con lo previsto en los artículos 41 a 44 de la Ley 17/2001 de Marcas y correlativos y concordantes de la Ley de Diseño ...' (énfasis añadido), por lo que consideramos que no desborda el principio de congruencia interpretar que el criterio de la regalía hipotética ha sido el elegido por la demandante tanto para el cálculo de la indemnización correspondiente a las infracciones marcarias como de la concerniente a la infracción de los modelos o diseños industriales, y ello por más que no se haya citado expresamente el Art. Art. 55-2 b) de la Ley de Diseño Industrial . Todo ello de conformidad con el Art. 218-1, párrafo 2º, de la L.E.C . a cuyo tenor 'El tribunal, sin apartarse de la causa de pedir acudiendo a fundamentos de hecho o de Derecho distintos de los que las partes hayan querido hacer valer, resolverá conforme a las normas aplicables al caso, aunque no hayan sido acertadamente citadas o alegadas por los litigantes'.

En todo caso, fundada por la sentencia apelada la desestimación de la acción de resarcimiento (también para S TOUS S.L. y para todas las infracciones) en la circunstancia de que no había quedado demostrado en el proceso el precio o canon teórico que pudiera corresponder a una virtual licencia de los derechos de exclusiva invocados en la demanda, insiste la parte apelante en que resulta posible extraer dicho parámetro del que acompañó a su demanda como Documento número 15, consistente en un contrato de franquicia celebrado por TOUR FRANQUICIAS S.A. con su franquiciado TOUS JOIERS GIRONA S.L.

Ahora bien, un contrato de franquicia, como lo es el propuesto por la parte demandante, plantea indudables inconvenientes a la hora de establecer en base a él el canon razonablemente correspondiente a una hipotética licencia de derechos de exclusiva. Y ello en razón a las siguientes consideraciones: 1.- Con independencia del precio de los productos servidos por el franquiciador al franquiciado, la contraprestación propiamente dicha de este a aquél que se fija en la Estipulación Quinta del contrato, consistente en un canon de entrada y otro canon mensual, viene a retribuir no solo la facultad de utilizar los derechos de exclusiva sino también la transmisión de las técnicas operativas o conocimiento secreto y particular integrante del know-how, y ello además de otro elemento patrimonial al que los contratantes atribuyen valor y que se define como 'fondo de comercio de la marca TOUS' ('clientela'). Pues bien, en ninguna parte del contrato se desglosa la parte de la retribución pactada que se encuentra destinada a compensar económicamente cada uno de esos tres componentes de la prestación del franquiciador.

2.- Aun cuando el problema precedente no concurriese y conociésemos con exactitud la retribución correspondiente a la utilizabilidad de los derechos de exclusiva (dejando al margen el know-how y el fondo de comercio), con lo que nos encontramos es con que lo cedido al franquiciado es, genéricamente, el derecho a emplear las 'marcas TOUS' y los 'diseños TOUS', por lo que, aun en la hipótesis de que dentro de dicho concepto se incluyeran los derechos de exclusiva en los que específicamente se funda la presente demanda (hipótesis harto improbable en vista de que TOUS FRANQUICIAS S.A. no los tenía concedidos o licenciados de su titular S. TOUS S.L. de acuerdo con lo razonado en el ordinal segundo de la presente resolución), nunca sabríamos qué parte de la retribución por razón de los derechos de exclusiva corresponde a la marca española 2.876.372, la marca española 2.350.526, el modelo industrial 135127 y el modelo industrial 149837. Y tampoco propuso la parte actora prueba pericial alguna que pudiera auxiliarnos a la hora de ejecutar tal desglose.

Ahora bien, las indicadas dificultades lo único que determinan es la carencia de aptitud del Documento 15 de la demanda para justificar el precio hipotético de la licencia de los concretos derechos a los que se contrae el presente litigio, lo que no significa que no concurran en el proceso otros elementos probatorios susceptibles de aproximarnos, bien que de manera ciertamente rudimentaria, a dicha incógnita.

Así, a diferencia del Documento 15 de la demanda, que es un contrato de franquicia no desglosado, el Documento 14, igualmente invocado en la demanda a los efectos que ahora nos ocupan, es un contrato de licencia puro en el que, como contraprestación por la licencia de 8 derechos de exclusiva pertenecientes a S. TOUS S.L. de naturaleza aparentemente similar a la de los derechos ahora litigiosos, se pacta un canon único de 1.000.000 pts. (hoy 6.000 €). Dicho canon se incrementó por el documento de 20 de diciembre de 2001, que no contemplaba aumento en el número de derechos licenciados, a la suma de 30.050 € para el año 2003 (no cabe tomar en cuenta a este respecto las renovaciones de 2004 y 2005 por cuanto el incremento del canon se efectuó en razón a un incremento innominado o no definido de derechos licenciados).

Teniendo, pues, en cuenta que los derechos objeto del contrato de licencia de 1998 consistían en diversas modalidades de exclusiva que giraban, como los derechos que son objeto de este litigio, en torno distintivos gráficos que se han hecho notoriamente conocidos en el ramo de la joyería, creemos que no resulta descabellado aplicar a la licencia hipotética de los derechos que ahora nos ocupan, aunque lo hagamos por aproximación, la misma base estimativa que sirvió a las partes para establecer el canon correspondiente a la licencia real que concertaron en relación con otros derechos ciertamente afines.

Así las cosas, si lo pactado finalmente para la licencia de los 8 derechos de exclusiva integrados en el contrato de 1998 fueron 30.000 €, la regalía hipotética que correspondiente a la licencia de tan solo 4 derechos de naturaleza y notoriedad similares ascendería a 15.000 €, cantidad que incrementamos hasta la suma de 20.000 en razón a la notoriedad -no discutida- de los distintivos y diseños respectivos y en aplicación del factor de modulación previsto en el Art. 43-3 de la Ley de Marcas . Por lo demás, no existe constancia de que la conducta ilícita de la parte demandada desbordase temporalmente el ámbito del año 2009 que es cuanto se produjo la incautación administrativa de los productos infractores. El resultado de la prueba documental desarrollada en esta segunda instancia tampoco nos permite alcanzar una conclusión diferente, especialmente teniendo en cuenta que, no habiendo emitido la parte actora una versión virtual acerca del contenido de los documentos eventualmente faltantes, tampoco le resultaría posible a este tribunal efectuar la inferencia prevista en el Art. 329 L.E.C ., y ello ni siquiera en el supuesto de que considerásemos que nos hallamos ante una hipótesis de negativa injustificada por parte de la demandada a la presentación de una parte de los documentos requeridos, conclusión esta última que tampoco hay base para sostener.

Se ha de estimar, pues, parcialmente el recurso de apelación también en relación con esta cuestión.



QUINTO .- Costas .- Estimándose el recurso de apelación, no es procedente efectuar especial pronunciamiento sobre las costas causadas en esta alzada de conformidad con el número 2 del Art. 398 de la L.E.C .

En relación con las costas de la instancia precedente, ya se indicaron las razones por las que este tribunal entiende que no debieran imponerse a TOUS FRANQUICIAS S.A. las originadas por la demanda en tanto que interpuesta por dicha entidad.

En relación con las costas de la demanda en tanto que interpuesta por S TOUS S.L., si bien es cierto que en apariencia el resultado del presente recurso conduce al acogimiento íntegro de las pretensiones que dicha mercantil dedujo, consideramos que ello no es exactamente así en base a dos consideraciones correlativas: 1.- Si bien es cierto que en el escrito rector se formuló la pretensión indemnizatoria de manera formalmente abierta (se solicitó la indemnización que arrojase el resultado de la actividad probatoria), no lo es menos que, habiendo pivotado en buena medida tal pretensión, además de en el Documento 14, en el contrato de franquicia acompañado a la demanda como Documento 15, la única incertidumbre o incógnita que pesaba sobre dicha demandante al redactar su demanda era la de cuantificar en qué medida el montante de la indemnización debiera sobrepasar la cantidad de 24.000 € que era la establecida en dicho contrato como canon fijo de entrada, pero nunca llegó a abrigar su planteamiento la menor incertidumbre en torno a que la indemnización procedente, en el peor de los casos, nunca debería quedar por debajo de tal magnitud.

Como quiera, por lo tanto, que este tribunal ha rechazado la posibilidad de tomar en consideración el referido Documento 15 y ha establecido, con apoyo en el Documento 14, una cantidad inferior a la ya mencionada de 24.000 €, la estimación de la demanda ha de seguir considerándose de carácter parcial.

2.- Hay que tener en cuenta que ha sido precisamente al término de la vista celebrada en esta Sala cuando la apelante ha concretado su pretensión en 27.465 €, y ello pese a que, encontrándonos en el ámbito de la protección de la propiedad industrial, el Art. 256-1, apartados 7º y 8º, brindaba a dicha parte un generosísimo elenco de medios, de los que se abstuvo de hacer uso, tendentes a averiguar aquellos parámetros precisos para concretar cuantitativamente su pretensión indemnizatorio con anterioridad a la interposición de la demanda.

VISTOS los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

Fallo

En atención a lo expuesto la Sala acuerda: 1.- Estimar parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la representación de S.TOUS S.L.

y TOUS FRANQUICIAS S.A. contra la sentencia del Juzgado de lo Mercantil número 11 de Madrid que se especifica en los antecedentes fácticos de la presente resolución.

2.- Confirmamos todos los pronunciamientos de dicha sentencia salvo aquel por el que se imponen a TOUS FRANQUICIAS S.A. las costas de su demanda, el cual revocamos, y, además, con estimación parcial de la demanda deducida por S. TOUS S.L., añadimos los pronunciamientos siguientes: -Declaramos que la demandada YAGÜE DISEÑO S.L. incurrió también respecto de S. TOUS S.L. en una conducta de imitación desleal prohibida por la Ley de Competencia Desleal con la comercialización de las joyas incautadas el 3 de junio de 2009.

-Condenamos a la demandada YAGÜE DISEÑO S.L. a indemnizar a S. TOUS S.L. en la suma de 20.000 €.

3.- No efectuamos especial pronunciamiento en cuanto a las costas causadas en ninguna de las dos instancias.

De conformidad con lo establecido en el apartado ocho de la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial , procédase a la devolución del depósito consignado para recurrir.

Contra la presente sentencia las partes pueden interponer ante este Tribunal, en el plazo de los 20 días siguientes al de su notificación, recurso de casación y, en su caso, recurso extraordinario por infracción procesal, de los que conocerá la Sala Primera del Tribunal Supremo, todo ello si fuera procedente conforme a los criterios legales y jurisprudenciales de aplicación.

Así por esta sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos los magistrados integrantes de este Tribunal.