Sentencia Civil Nº 125/2014, Audiencia Provincial de Las Palmas, Sección 4, Rec 696/2012 de 18 de Marzo de 2014

Encabezamiento

SENTENCIA

Iltmos. /as Sres. /as

SALA Presidente

D./Dª. EMMA GALCERÁN SOLSONA

Magistrados

D./Dª. MARÍA ELENA CORRAL LOSADA

D./Dª. JESÚS ÁNGEL SUÁREZ RAMOS

En Las Palmas de Gran Canaria, a 18de marzo de 2014.

VISTAS por la Sección Cuarta de esta Audiencia Provincial las actuaciones de que dimana el presente rollo en virtud del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada por el Juzgado lo Mercantil nº 1 en los autos referenciados Juicio Ordinario 78/10 seguidos a instancia de IMPERIAL TOBACCO LTD. Y , en concepto de Apelante-Apelado, contra ASHIRWADIS VICTORIA S.L., en concepto de Apelante-Apelado , siendo ponente la Ilma..Sra. Presidenta el Sr. /a Magistrada Dña. EMMA GALCERÁN SOLSONA, quien expresa el parecer de la Sala.

Antecedentes

PRIMERO.- Por el Juzgado de la Mercantil número 1 de Las Palmas , se dictó sentencia en los referidos autos cuya parte dispositiva literalmente establece:

1.- Debo declarar y declaro que la demandada Ashiwardis Victoria, S.L., al distribuir y comercializar en el mercado un producto de picadura de tabaco, identificado con la denominación 'GV(GARDEN VICTORIA)' bajo la forma de presentación que es objeto de este litigio (envoltorios de 500 gramos en color verde oscuro y verde degradado, y envoltorios de 50 gramos de color verde) ha realizado una conducta de competencia desleal con infracción de los artículos 6 y 12 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal .

2.- Como consecuencia de lo anterior, debo condenar y condeno a Ashiwardis Victoria, S.L. a:

a) cesar la distribución y comercialización del producto de picadura de tabaco GV (GARDEN VICTORIA) bajo la forma de presentación que es objeto del presente juicio (envoltorios de 500 gramos en color verde oscuro y verde degradado, y envoltorios de 50 gramos de color verde).

b) el embargo, la remoción y destrucción de todos los envases y envoltorios del producto de picadura de tabaco GV (GARDEN VICTORIA) que la demandada tenga en stock con la forma de presentación indicada.

c) la publicación de la presente sentencia en los términos expuestos en el fundamento de derecho séptimo.

3.- Debo absolver y absuelvo a la demandada de las demás pretensiones ejercitadas en su contra.

4.- Sin expresa imposición de las costas causadas en esta instancia.

SEGUNDO.- La referida sentencia, de 18 de mayo de 2012 , se recurrió en apelación por IMPERIAL TOBACCO LTD. Y , en concepto de Apelante-Apelado, contra ASHIRWADIS VICTORIA S.L., en concepto de Apelante-Apelado , siendo, interponiéndose tras su anuncio el correspondiente recurso de apelación con base a los hechos y fundamentos que son de ver en el mismo. Tramitado el recurso en la forma dispuesta en el art. 461 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , . Tras ello, se elevaron las actuaciones a esta Sala, donde se formó rollo de apelación. Cuando no se ha pedido prueba no habiéndose solicitado el recibimiento a prueba en esta alzada, sin necesidad de celebración de vista se señaló para deliberación, votación y fallo 4 de febrero de 2014

TERCERO.- En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales.

Fundamentos

PRIMERO.- Como referencia de carácter general, conviene recordar, en materia de competencia desleal y marcas ( riesgo de asociación y confusión en el consumidor), la sentencia de Pleno del T.S. de 12 de junio de 2007, RC. 2253/2000 , y la sentencia de esta Sección Cuarta, de fecha 17 de octubre de 2013, Rº 104/2012 , Fundamento de Derecho Tercero, que declara: ' Sentado lo precedente, como se declara en la sentencia de fecha 25 de de mayo de 2010, dictada en el Rº 582/09 por esta Sección Cuarta de la AP. de Las Palmas, Fundamento de Derecho Duodécimo, 'Esta Sección Cuarta ha tenido ocasión de pronunciarse sobre pleitos relativos al Derecho Mercantil en numerosas ocasiones, entre otras, en la sentencia de fecha 18 de septiembre de 2009 dictada en el Rollo nº 704/2008 , Fundamento Segundo, párrafos 1º al 5º':

'Como declara la Sentencia de fecha 31 de mayo de 2005, de la A.P. de Madrid, Sección 13 ª (RJ. 2005, 1808), 'Las marcas constituyen uno de los elementos patrimoniales intangibles de más trascendencia en la empresa moderna ( Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 2 de junio de 1998 , RJ. 1998, 3755). La protección de la marca no sólo beneficia al empresario por integrarse en su activo patrimonial, sino también, y ello es lo más decisivo, a los consumidores destinatarios de los productos o de los servicios a los que identifica y distingue de los similares. La duplicidad de marcas induce a error al consumidor que atribuye un origen o procedencia equivocada a lo que adquiere o recibe, y al tiempo provoca el aprovechamiento por un empresario de la reputación adquirida en el tráfico por otro, defraudando la confianza de los destinatarios de las mercancías o de los servicios, de ahí que deba eliminarse la coexistencia de marcas idénticas'.

'En este sentido resultan de interés las Sentencias del Tribunal Supremo de 30 de octubre de 1986 ( RJ. 1986, 2045), de 14 de diciembre de 1998 ( RJ. 1998, 9432), de 28 de septiembre de 2001 (RJ. 2001 , 8718), de 13 y 31 de mayo de 2002 (RJ. 2002, 5594 y 6753)'

'La Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, que entró en vigor el 31 de julio de 2002, en la protección de la marca combina el principio o postulado tradicional de la inscripción registral, que goza de carácter constitutivo, con el reconocimiento de efectos a la realidad extraregistral, reforzando la protección de la marca notoria y de la marca renombrada, sobre cuya naturaleza y necesidad de protección ya se habían pronunciado, entre otras, las Sentencias del Tribunal Supremo de 24 de octubre de 1972 , de 24 de febrero y 2 de junio de 1989 (RJ. 1989 , 1397 y 4288, de 30 de noviembre de 1990 ( RJ. 1990, 3192), de 28 de febrero de 1995 ( RJ. 1995, 1142), de 18 de abril de 1997 ( RJ. 1997, 3245), de 29 de abril de 2000 y de 29 de abril de 2002 (RJ. 2002, 5701).'

'Como ha precisado esta Sección Cuarta en la sentencia de fecha 12 de enero de 2009, dictada en el Rollo 125/2008 , Fundamento Cuarto:'

'Tiene declarado la jurisprudencia que 'es indiscutible que para determinar la identidad de una marca mixta, como ocurre para el juicio comparativo con otra marca en orden a apreciar la imitación o semejanza, se habrá de estar al conjunto de las distintas partes que componen la marca, es decir, se ha de atender a todos los elementos del conjunto, tanto a las figuras, dibujos, color, etc, como al denominativo, sin perjuicio de que, cuando se produce la coyuntura, deba ser preferentemente contemplado alguno o algunos de los elementos (gráfico, fonético o denominativo) si tienen especial eficacia individualizadora. Y, aunque por lo general, prevalece el elemento denominativo, en el caso de la marca xxx, resulta a todas luces inconsistente considerar, como hacen sus titulares, más significativo (distintivo) el elemento mero-denominativo, máxime si se advierte que la figura que la integra no es una mera evocación abstracta, sino de una escultura muy famosa y muy visible. Además esta Sala ya se ha referido en términos claros y categóricos, a la utilización de la marca mixta en su integridad, en la forma en que fueron registrados, impidiendo la toma parcial de signos de una marca como uso de la misma '( Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de marzo de 2005 , RJ. 1697/2005, que cita , a su vez, las SS.TS. de 16 de mayo de 1.995 , RJ. 1.995, 4080, de 6 de marzo de 1995 , RJ 1.995, 2.145, de 16 de diciembre de 1997 , RJ 1.997, 8981, de 3 de noviembre de 2000 , RJ 2000, 8494, entre otras muchas)'.

'En el mismo sentido se pronuncian las Sentencias del TJCE, de 11 de noviembre de 1997 (TJCE, 1997,232 ) y de 22 de junio de 1999 ( TJCE, 1999, 138), sí como la sentencia del TS. de 20 de marzo de 1998 ( RJ. 1998, 1709), al declarar que la similitud gráfica, fonética o conceptual debe analizarse desde una percepción global, de la impresión de conjunto, sin descomponer su unidad fonética y gráfica, sin desgranar las denominaciones enfrentadas seccionándolas por sílabas o por las palabras que las componen declarando que no es suficiente cualquier grado de semejanza gráfica o fonética para afirmar que dos distintivos sean incompatibles, sino que ha de ser de entidad suficiente para inducir a error o confusión de los consumidores. Corresponde al Tribunal de instancia fijar en cada caso su criterio mediante el estudio analítico y comparativo ( SS.TS. de 27 de marzo y 26 de junio de 2003 ), entre otras muchas sentencias, y en el mismo sentido, también las citadas por la sentencia de instancia.'

'En relación con la Sentencia del Pleno del Tribunal de Justicia de la C.E., de fecha 11 de septiembre de 2007 (nº C-17/2006 ), que versaba sobre decisión prejudicial de interpretación del art. 5º, apartado 1, de la Directiva 89/104/CEE, del Consejo, de 21 de diciembre de 1988 , relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, esta Sección Cuarta, en la sentencia de fecha 19 de enero de 2009, dictado en el Rollo 343/2008 , declaró en su Fundamento Sexto, párrafo 1º: '

'Esta Sala no acepta los razonamientos de la sentencia apelada. La sentencia del Tribunal de Justicia (CE) aludida en aquella resolución contrariamente favorece la tesis del recurrente titular de las marcas registradas en cuanto dicho Tribunal responde a la cuestión planteada sosteniendo que 'la utilización, por un tercero que no ha sido autorizado, de una denominación social, nombre comercial o rótulo de establecimiento idéntico a una marca denominativa anterior, en el marco de una actividad de comercialización de productos idénticos a aquellos para los que dicha marca fue registrada, constituye una utilización que el titular de la referida marca puede prohibir en virtud del artículo 5, apartado 1,letra a) de la Directiva, si se trata de una utilización para productos que menoscaba o puede menoscabar las funciones de marca'.

'Por otra parte, como se señala en las sentencias de esta Sección Cuarta de la AP de Las Palmas, de fecha 10 de febrero de 2009, Rº 148/2008 , F.D. Quinto y de fecha 25 de mayo de 2010, Rº 582/2009, F.D. Duodécimo: 'Como viene señalando el Tribunal Supremo y el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, el riesgo de confusión sobre el origen empresarial de los productos o servicios, representa un atentado contra la función esencial de la marca, en cuanto signo identificar la procedencia empresarial de los productos o servicios para los que se concede. Así, las sentencias, del T.J.C.E. de 29 de septiembre de 1998 , de 22 de junio de 1999 y de 9 de abril de 2003 , se refieren a la similitud de las marcas, y la existente entre los productos o servicios, de modo que un bajo grado de similitud entre los productos o servicios cubiertos puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa. Y la sentencia del T.J.C.E. de 22 de junio de 1999 declara que el riesgo de confusión debe examinarse poniéndolo en relación con el consumidor medio de la categoría de productos o servicios de que se trate, al cual se supone estar normalmente informado y ser razonable, atento y perspicaz, sin que quepa descartar, además, que la mera similitud fonética de las marcas pueda crear un riesgo de confusión en el sentido de la letra b) del apartado 1 del art. 5 de la Directiva Comunitaria 89/104/CEE , del Consejo, de 21 de diciembre de 1988.'

'Por lo que al riesgo de confusión sobre el origen empresarial concierne, la Sentencia del T.S. de 12 de junio de 2007 , RJ 2007, 3721, precisa que el riesgo de asociación consiste en la confusión que se produce en los consumidores al crear en los mismos la creencia errónea acerca de que los productos tienen el mismo origen empresarial. El riesgo de asociación se contempla en el art. 6 L.C.D ., como causa más genérica, y en el art. 11 de la propia Ley como una aplicación concreta, haciendo referencia a la imitación del producto (art. 11), y a la imitación de la presentación en el mercado (art. 6).'

'A este respecto declara la citada sentencia que es suficiente que se cree el riesgo y la probabilidad fundada del error en el consumidor acerca de que procede los productos del empresario genuino (regla 'a minori ad maius'). Y para apreciar el riesgo, se habrá de tener en cuenta, en el aspecto subjetivo, el tipo de consumidor medio, el que normalmente no se detiene en una minuciosa comparación o no se para en los pequeños detalles, y, en el aspecto objetivo, la impresión visual del conjunto que revela la identidad o semejanza.'

'A la anterior doctrina jurisprudencial cabe añadir, como se indicaba en la sentencia de fecha 14 de julio de 2008, dictada en el Rº 702/2007 por esta Sección Cuarta , Fundamento de Derecho Segundo, que 'la interdependencia que existe entre la semejanza de los signos y la de los productos o servicios designados con ellos, implica que un bajo grado de similitud entre los productos o servicios puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre los signos distintivos y a la inversa ( sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 29 de septiembre de 1998, asunto Canon Kabushiki c. Metro Goldwyn-Mayer Inc ., citada por la del Tribunal Supremo de 25 de octubre de 2006 -LA LEY 114892/2006-)' debiendo considerarse a estos fines como modelo de consumidor, 'el consumidor medio de la categoría de productos o servicios de que se trate, el cual, normalmente, percibe una marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar y que se supone es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz (S. TS. de 25 de octubre de 2006, citando la S.T.J. C.E. de 22 de junio de 1999, asunto Lloyd Schunfabrik Meyer &Co. GMBH contra Klijsen Handel BV ).'

SEGUNDO.- En orden a resolver los recursos de apelación, debe tomarse en consideración que fue acertada la valoración de la prueba referente a la conducta de competencia desleal con infracción de los arts 6 y 12 de la Ley 3/1991, de 10 de enero , realizada por la entidad demandada en relación con los envoltorios de 50 gramos de color verde y los de 500 gramos en color verde oscuro y verde degradado, con exclusión de los envoltorios de 250 gramos, siendo asimismo acertado la conclusión extraída de aquélla, y en consecuencia, los pronunciamientos de los apartados 1 y 2 a),b)y c) del fallo de la sentencia, antes trascritos.

En efecto, en el caso de autos es completamente acertada, teniendo en cuenta las concretas circunstancias concurrentes y la jurisprudencia en la materia, la argumentación de la sentencia, tanto respecto de los actos de confusión , como respecto del aprovechamiento de la reputación ajena, y el posterior análisis de las consecuencias de la deslealtad de la conducta, cuando declara : ' la actora fundamenta sus pretensiones en dos preceptos de la Ley de Competencia Desleal (en adelante, LCD), el artículo 6 , relativo a los actos de confusión, y el 12, que se refiere al aprovechamiento de la reputación ajena.

'Debe examinarse, en primer lugar, la concurrencia en el caso enjuiciado de los presupuestos del artículo 6 LCD '.

'Dicho precepto establece que 'se considera desleal todo comportamiento que resulte idóneo para crear confusión con la actividad, las prestaciones o el establecimiento ajenos'.

'El riesgo de asociación por parte de los consumidores respecto de la procedencia de la prestación es suficiente para fundamentar la deslealtad de una práctica.'

2El artículo 6 LCD trata de proteger la decisión en el mercado del consumidor, ante el peligro de error sobre la actividad empresarial o profesional objeto de su interés o sobre el establecimiento que visita o sobre el origen empresarial de los productos o servicios que adquiere o contrata, producido con la apropiación, aproximación o imitación por el agente de medios de identificación ajenos'.

'La decisión del consumidor puede verse viciada, por error, cuando los citados medios de identificación no cumplen su función, sino que se convierten en causa de una confusión sobre aquello que, precisamente, constituye el objeto de su misión informativa'.

'Por tanto, la deslealtad de la confusión no se sigue del aprovechamiento del buen nombre de otro para captar clientes, sino de la introducción, en el proceso de comunicación con la clientela, de elementos que son adecuados para provocar decisiones de mercado fundadas en una incorrecta representación de la realidad acerca de la identidad o procedencia empresarial o profesional de una actividad, prestaciones o establecimientos (Massaguer)'.

'El art. 6º LCD infringido, que tiene su antecedente en el art. 10 bis 1 del Convenio de la Unión de París , cumple la función de defender el buen funcionamiento competitivo mediante la represión de conductas que sean aptas para eliminar o reducir la autonomía del consumidor, colocado en la posición de tener que responder a las ofertas que recibe con una voluntad viciada por confusión -estricta y amplia-, esto es, por un error sobre la procedencia empresarial de los productos ofertados- SS. 19 de mayo de 2.008 y 30 de junio de 2.009 -.' ( STS 29.6.2011 ; en el mismo sentido STS 20.5.2010 )'

'La confusión puede ser entendida estrictamente y ampliamente. La primera, además, lo puede ser en un sentido inmediato y mediato'.

'La confusión en sentido estricto se produce cuando el consumidor equivocadamente entiende que las prestaciones proceden del mismo origen empresarial. Ello puede suceder porque entienda que los signos de identificación son uno mismo (confusión directa o inmediata) o porque, pese a advertir que los signos son distintos, las semejanzas entre ellos le lleven a pensar que el empresario es el mismo (confusión indirecta o mediata'.

'En el caso enjuiciado, debe descartarse desde un principio la confusión directa o inmediata'.

'a) De la simple apreciación de conjunto de los envases litigiosos se infiere que los signos son distintos'.

'Así, fijándonos solamente en lo más destacado del envase de 500 gramos, se observa que en la parte central de aquél, en el caso de la demandada, aparecen destacadas las letras 'G' y 'V', separadas por un elemento ornamental vegetal, tres hojas unidas por una rama, que evoca la planta de tabaco, añadiendo más abajo 'GARDEN VICTORIA'.

'En el mismo envase de la actora se destaca la marca 'GOLDEN VIRGINIA', en una orla dorada cruzada con otro elemento ornamental evocador de la planta de tabaco, añadiéndose 'since 1877' y 'a Blend of Virginia & other choice tobaccos has been made in england since 1877'.

'La presencia en ambos envases de la expresión 'Hand rolling tobacco' (tabaco de liar), aun cuando se utilice el mismo tipo de letra, carece de relevancia, pues constituye una mera descripción del producto que hay en su interior'.

'A la misma conclusión cabe llegar en relación con los envases de 50 gramos, pues las diferencias son prácticamente las mismas'.

'b) En lo que respecta a la posibilidad de confusión indirecta o mediata, debe igualmente descartarse, pues en los referidos envases de la demandada se indica 'import of Belgium', mientras que, en cuanto a los de la actora, el envase de 500 gramos indica que se hacen en Inglaterra y en los de 50 gramos aparece la marca 'Imperial Tobacco'. Asimismo, del resto de características de los envases no puede deducirse que el fabricante o productor sea el mismo'.

'Por otro lado, la confusión en sentido amplio (o asociación) tiene lugar cuando el consumidor, pese a saber que las prestaciones tienen un origen empresarial distinto, supone equivocadamente que entre los empresarios existen vínculos económicos (pertenencia al mismo grupo de empresas) o jurídicos (licencias colaterales) que autorizan a explotar la semejanza de los signos'.

'Respecto a este riesgo de asociación, la actora considera que el consumidor tipo al que van dirigidos estos productos, turistas extranjeros principalmente de origen británico, podría entender por la semejanza de los envases de actora y demandada, que el tabaco de ésta es un tabaco 'low cost' o de segunda categoría de la actora, o una marca blanca barata de la actora, especialmente en el caso de los británicos, en cuyo país se comercializa el tabaco de la actora con las iniciales 'GV', aumentando así el riesgo de asociación'.

'La STS de12.6.2007 señala que 'para apreciar el riesgo, se habrá de tomar en cuenta, en el aspecto subjetivo, el tipo de consumidor medio, el que normalmente no se detiene en una minuciosa comparación o comprobación o no se para en los pequeños detalles, y, en el aspecto objetivo, la impresión visual del conjunto que revele la identidad o semejanza (.)'.

'Aunque sea cierto que la marca 'GV' no está protegida en España, no puede desconocerse el hecho de que como tal existe en el mercado británico y que el consumidor medio de este tipo de productos en los canales de distribución que emplea la demandada, lugares turísticos, procede de Gran Bretaña en un porcentaje significativo, por lo que se trata de una circunstancia que debe ser tenida en cuenta al valorar la deslealtad de la conducta de la demandada, pues, desde el momento en que el turista británico llega a territorio español, es protegido por las normas españolas de regulación del mercado como si de un consumidor español se tratara'.

'Efectivamente, la distribución de los productos de la demandada se efectúa en bazares regentados por personas de nacionalidad u origen hindú, situados en zonas turísticas (Playa Blanca y Puerto del Carmen, en Lanzarote, Corralejo, en Fuerteventura o Arona, en Tenerife), frecuentadas por turistas alemanes y británicos en su inmensa mayoría'.

'En todo caso, debe recordarse que para apreciar el riesgo de asociación basta con que se trate de un consumidor medio que no se pare en los detalles, lo cual puede suceder con cualquier turista no fumador, cualquiera que sea su nacionalidad, al que se le encargue en su país de origen comprar tabaco de liar aprovechando los menores precios de Canarias'.

'Partiendo de este contexto, se aprecia una semejanza de conjunto en los envases litigiosos (de 500 y 50 gramos) comercializados por la demandada':

'1. El empleo del color verde, aunque en el envase más moderno aportado por la demandada en su contestación, se trate de un verde degradado a amarillo'.

'2. La orla amarilla muy similar en ambos envases'.

'3. El empleo de la expresión 'A blend of Virginia'.

'4. La semejanza fonética de las marcas 'Garden Victoria' y 'Golden Virginia', que se convierte en absoluta identidad cuando en los envases de la demandada se destacan las iniciales 'GV', aumentando el riesgo de confusión con la marca registrada inglesa de la actora para el mismo producto'.

'No se aprecia, sin embargo, esta semejanza con relación al envase de 250 gramos a que hace referencia el hecho quinto de la demanda , pues el tono de verde es distinto, junto a la expresión 'GV' aparece en tamaño mayor que los otros envases la marca 'GARDEN VICTORIA IMPORT OF BELGIUM' y no aparecen las orlas amarillas de los otros paquete'.

'La demandada trata de argumentar en su contestación el empleo de esta expresión para su marca, pero debe concluirse que la expresión 'Garden Victoria' carece de sentido en lengua inglesa, pues, si se trata de evocar los jardines de ese nombre en la ciudad de Bombay, debería emplearse la denominación 'Victoria Gardens'. No existe en inglés la expresión 'Garden Victoria', pues en todo caso sería 'Victoria Garden'. Por tanto, la alteración de los términos se ha realizado para acercar fonéticamente la marca de la demandada a la de la demandante, creando una asociación fonética casi total. Basta con pronunciar ambas expresiones seguidas para constatar la existencia de una semejanza casi aliterativa'.

'Así, 'Garden' y 'Golden' suenan prácticamente igual y coinciden en cuatro de sus letras, diferenciándose sólo por 'ar' y 'ol'.

'Lo mismo sucede con 'Victoria' y 'Virginia', aunque aquí sí pueden encontrarse más letras diferentes'.

'Esa semejanza de conjunto, que carece de capacidad para confundir las marcas de cada una o el origen empresarial de los productos, sirve, sin embargo, para que los vendedores puedan comercializar los productos de la demandada como una marca 'b' de la actora'.

'De hecho, es más que probable que de no utilizar la demandada los envases y logotipos que ha creado, los dueños de los bazares no comprarían sus productos, pues es la presentación de los envases en su semejanza genérica con los de la actora, lo que facilita su venta como producto de menor precio y calidad semejante al de la actora, cuando no como el mismo producto de la actora pero adaptado al mercado español, con calidad semejante y menor precio'

'En consideración a lo expuesto, debe concluirse que la conducta de la demandada es subsumible en el artículo 6 LCD y debe considerarse como conducta desleal por riesgo de asociación con los envases de la actora'.

'Aprovechamiento de la reputación ajena. Aun cuando pudiera considerarse que tampoco existe riesgo de asociación o confusión en sentido amplio, se estima, a la vista de la prueba practicada, que en la conducta de la demandada existe explotación de la reputación ajena'.

'El artículo 12 LCD establece que 'se considera desleal el aprovechamiento indebido, en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado.'

'La STS de 1.12.2010 establece los presupuestos básicos de este ilícito concurrencial':

' La nota general básica, en sintonía con el título, se halla en el aprovechamiento del esfuerzo material o económico ajeno, si bien debe destacarse que esta circunstancia puede estar presente en otros ilícitos como el de la cláusula general del art. 5º (actual 4), acto de confusión delart. 6º, acto de engaño delart. 7º (actuales 5 y 7) y acto de imitación delart. 11; y, aunque cabe la posibilidad de que en ocasiones se solapen algunos de los tipos expresados con el que se examina, debe resaltarse que el tipo delart. 12 LCDno requiere que se cree riesgo de confusión o asociación, ni que sea apto para producir engaño a los consumidores, refiriéndose a las formas de presentación o creaciones formales (por todas ,S. 23 de julio de 2.010), como también sucede con el tipo delart. 6º LCD, y a diferencia del tipo delart. 11 LCD(sobre actos de imitación) que se refiere a las creaciones materiales -prestaciones, productos'.

'La nota genérica de aprovechamiento de lo ajeno explica que en la doctrina y en la práctica se haga hincapié en que el tipo legal sanciona la conducta parasitaria del esfuerzo material y económico de otro, y recoge la interdicción de los actos de expoliación de la posición ganada por un competidor con su esfuerzo para dotar de reputación, prestigio o buena fama a los productos o servicios con los que participa en el mercado (S. 19 de mayo de 2.008').

'Lo expuesto nos revela también que el objeto de protección no es solo el correcto funcionamiento del mercado, que impregna toda la Ley especial, y la protección del interés de los consumidores, sino singularmente el interés de los competidores'.

'La nota antes descrita como genérica -esfuerzo ajeno- adquiere especificidad en el término legal 'reputación'. Es preciso la existencia de una reputación industrial, comercial o profesional, lo que requiere una cierta implantación en el mercado. El término legal 'reputación' comprende los de fama, renombre (el precepto protegía la marca renombrada hasta la LM de 2.001, dado el casi total olvido por la LM de 1.988), el crédito, el prestigio, el 'goodwill', buen nombre comercial. La carga de la prueba de su existencia incumbe a quien lo afirma y pretende obtener los efectos de la norma en su favor( art. 217.2 LEC ').

'La conducta tomada en cuenta para integrar el ilícito supone un comportamiento adecuado, de variado contenido, para aprovecharse de las ventajas de la reputación ajena. Ha de consistir en la utilización de elementos o medios de identificación o presentación de los productos (actividad, establecimiento, prestaciones) empleados por los empresarios en el mercado, y que proporcionan información a los consumidores (S. 23 de julio de 2.010). El párrafo segundo del art. 12 LCD prevé la utilización de un signo distintivo o de una denominación de origen, y aunque la interpretación de los ilícitos competenciales debe ser restringida, porque la regla es la permisión de la competencia, sin embargo la expresión 'signo', como sostiene la doctrina, debe entenderse en un sentido muy amplio (marca, nombre comercial, etiquetas, envoltorios, etc.), siempre que pueda condensar o indicar la reputación empresarial -industrial, comercial o profesiona'l-.

'Las ventajas que pueda proporcionar el aprovechamiento de la reputación de otro pueden consistir en una ganancia, o cualquier utilidad o resultado beneficioso directo o indirecto. No se requiere el ánimo de perjudicar, pues se trata de una conducta objetiva. Y el beneficio puede ser propio o ajeno'.

'El aprovechamiento ha de ser indebido, es decir, sin cobertura legal ni contractual. Y se considera indebido el aprovechamiento cuando es evitable y sin justificación.'

'En el caso enjuiciado no se discute que la marca de la actora tiene un reconocido prestigio y un grado de implantación considerable en el mercado internacional y español, por lo que concurre el primer presupuesto del artículo en cuestión'.

'La semejanza entre los envases ya ha sido expuesta en el anterior fundamento, al que nos remitimos. En este supuesto, aunque no se considerara la semejanza de los envases de la demandada con los de la actora como originadora de confusión, sí se entiende que existe una imitación parasitaria del prestigio de la actora'.

'Así, en el supuesto contemplado por el artículo 12 LCD , el imitador aprovecha para sí el prestigio del productor original, aunque no sea necesariamente para invadir el mercado de éste último, sino para penetrar en un segmento del mercado distinto, creando en éste una demanda específica en la que el consumidor de la imitación reconoce perfectamente a ésta como tal imitación pero la elige por su parecido con el producto reputado'.

'Por tanto, la conducta parasitaria del imitador se caracteriza por conseguir que el comprador opte por la adquisición de la imitación a sabiendas de que lo es (no hay, por tanto, riesgo de confusión), pero haciéndolo atraído tanto por las características del producto original que la imitación reproduce como por las ventajas -ordinariamente inferior precio- que la imitación comporta a modo de sucedáneo'.

'En definitiva, el segmento del mercado que la imitación acapara es el de aquel tipo de consumidor que, si pudiera, optaría por la prestación original al resultarle la más atractiva pero que, por razones ordinariamente económicas, se resigna a la adquisición de un producto menos oneroso; y, de entre toda la gama de esos productos menos onerosos, se decanta por aquél que reproduce las características esenciales del producto original de su preferencia'.

'En el caso enjuiciado, la demandada se ha aprovechado del prestigio de la actora al emplear un envase que en sus características de conjunto se asemeja al de la demandante, en los términos expuestos en el anterior fundamento jurídico, consiguiendo de ese modo, aunque no exista confusión, atraer al consumidor interesado en un producto de menor precio pero semejante al prestigioso'.

'El aprovechamiento debe considerarse indebido, pues carece de cobertura legal o contractual, y no está justificado, ya que resulta perfectamente evitable':

'1. Ya se ha dicho que el empleo de la expresión 'Garden Victoria' no tiene sentido en lengua inglesa. Bastaba, pues, con dar al tabaco de la demandada el nombre 'Victoria Gardens'.

'2. Se podría haber empleado un color distinto para los envases, y, aunque es cierto que otros tabacos de liar utilizan el verde, lo cierto es que la tonalidad de verde que más se asemeja al de la actora es el de la demandada'.

'3. Podría haberse evitado el empleo de orlas amarillas, que no existen en los otros envases aportados por la demandada y el empleo de la frase 'A blend of Virginia', que, más allá de su significado, sólo se emplea en los envases de la actora'.

'En conclusión, este tribunal entiende que, aun cuando no pudiera apreciarse el riesgo de asociación, en todo caso la demandada realiza una conducta desleal por aprovechamiento de la reputación de la actora'.

'Procede, por tanto, estimar la pretensión declarativa de competencia desleal ejercitada por la actora'.

'Consecuencias de la deslealtad de la conducta. El artículo 32.1 LCD contempla las distintas acciones que pueden ejercitarse a su amparo'.

'Entre ellas están':

- 'Acción declarativa de deslealtad'

- 'Acción de cesación de la conducta desleal o de prohibición de su reiteración futura. Asimismo, podrá ejercerse la acción de prohibición, si la conducta todavía no se ha puesto en práctica'.

- 'Acción de remoción de los efectos producidos por la conducta desleal'.

- Acción de remoción de los efectos producidos por la conducta desleal.

- Acción de resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados por la conducta desleal, si ha intervenido dolo o culpa del agente.

- Acción de enriquecimiento injusto, que sólo procederá cuando la conducta desleal lesione una posición jurídica amparada por un derecho de exclusiva u otra de análogo contenido económico.

- Publicación de la sentencia o declaración rectificadora.

De entre estas acciones, la actora ejercita las siguientes:

a) La declaración de deslealtad de la conducta, lo que se ha efectuado en los dos anteriores fundamentos jurídicos, y que conlleva la condena a estar y pasar por dicha declaración.

b) La actora solicita la cesación en la distribución y comercialización del producto de picadura de tabaco GV (GARDEN VICTORIA) bajo la forma de presentación que es objeto de la presente demanda y de cualesquiera otras que resulten idóneas para producir confusión o asociación con el tabaco GOLDEN VIRGINIA.

Por motivos de ejecutabilidad de la sentencia, de este pedimento sólo puede estimarse la pretensión de cese de la distribución y comercialización del producto de picadura de tabaco GV (GARDEN VICTORIA) bajo la forma de presentación que es objeto de la demanda, en concreto:

- El envase de 500 gramos de color verde, incluyendo el envase de color verde degradado de 500 gramos aportado por la demandada en su contestación, sin incluir el de 250 gramos, pues, como se ha razonado, no presenta semejanza parasitaria con el de la actora.

- El envase de 50 gramos de color verde.

No puede ampararse, en cambio, la pretensión de que el cese afecte a cualesquiera otras que resulten idóneas para producir confusión o asociación con el tabaco GOLDEN VIRGINIA, porque esta declaración genérica plantería considerables problemas de ejecución de la sentencia y ésta adolecería de la exhaustividad y concreción requerida por el artículo 218 LEC .

c) Se solicita el embargo y destrucción de todos los envases y envoltorios del producto de picadura de tabaco GV (GARDEN VICTORIA) que la demandada tenga en stock con la forma de presentación de esta demanda.

Procede estimar esta petición, pues consiste en la remoción de los efectos de la conducta desleal.

También se pide la publicación de la sentencia condenatoria en los diarios La Provincia y Canarias 7'.

'La publicación puede considerarse como una modalidad de la remoción de efectos, pues a través de aquélla se eliminan los efectos de publicidad que haya generado el acto desleal. Para dar lugar a esta consecuencia, deben ponderarse las circunstancias del caso, los efectos producidos por el acto desleal, la duración y un cierto principio de proporcionalidad'.

'En el caso enjuiciado, ya se ha argumentado en el pronunciamiento relativo a la indemnización de daños, que la conducta desleal de la demandada no ha producido un daño efectivo de orden patrimonial a la actora'.

'No obstante lo anterior, entiende este juzgador que procede estimar la pretensión de que se publique la sentencia en los periódicos, precisamente porque, al margen de que no se hayan acreditado daños patrimoniales concretos a la actora, sí cabe reconocer que existen una serie de daños que, dado su carácter inmaterial, han de considerarse ex re ipsa, teniendo derecho el perjudicado a que el público tenga conocimiento de la infracción cometida ( SAP Barcelona, 15ª, 19.9.2002 )'.

'En todo caso, para facilitar la ejecución de la sentencia, deben concretarse las condiciones de dicha publicación':

'a) Se llevará a cabo en los diarios 'La Provincia' y 'Canarias 7' a costa de la condenada'.

'b) en el plazo de veinte días desde que se notifique el Auto dictando orden general de ejecución'.

'c) Se publicará el siguiente texto '(...)'

'd) El tamaño del texto antecedente deberá ocupar un cuarto de la página del diario'.

La motivación es congruente, clara, previsa, acertada al responder a una correcta valoración probatoria, que no ha sido desvirtuada por las partes, además de ser minuciosa y completa, por lo que procede confirmar los pronunciamientos judiciales referidos, con excepción, por lo tanto, del relativo a la pretensión indemnizatoria de daños y perjuicios, que será analizada a continuación.

TERCERO.- Sentado lo precedente, en el recurso de la parte actora se solicita que se fije como indemnización de daños y perjuicios y se condene a la demandada a abonar por tal concepto a la actora la cantidad de 21.191,68 €, resultante de la pericial judicial practicada en los autos, a instancia de la actora.

A este respecto debe tomarse en consideración que ya en la demanda se solicitó la condena al abono de la cantidad resultante de la pericial judicial, especificándose, ya en la demanda, los dos criterios que debería utilizar o aplicar el perito ( al folio 57 de las actuaciones), y que coinciden con los criterios utilizados efectivamente en la pericial judicial, y que arroja como resultado una cifra de 21.191,68 €, correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de enero de 2010 y el 30 de junio de 2011, estando fechado el informe pericial a 1 de septiembre de 2011, tras el examen de la documentación de la demandada, modelos del Impuesto sobre Sociedades de 2009, y de 2010, modelo 115 de 2010, 490 de 2010, 347 de 2010, modelo 200 de 2010, modelos 111, 115 y 490 hasta 30/06/2011, diario o de contabilidad del ejercicio 2010, balance de sumas y saldos de 2010, balance de situación de 2010, cuenta de pérdidas y ganancias de 2010,certificación de la firma digital generada por la presentación telemática en el Registro Mercantil de Fuerteventura para la legalización de los libros de contabilidad Diario e Inventario de 2010, las facturas de compras de 2010, las facturas de ventas de 2010, la facturas de compras y otros gastos, ventas, libro Diario resumido, del Balance de Sumas y Saldos, del Balance de Situación y de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, todo ello hasta el 30/06/2011, el contrato de alquiler del local sito en Corralejo, La Oliva, C)Acorazado de España nº 1, 2º-A, y los recibos de pago de los alquileres y de los gastos de teléfono, de modo que tuvo en cuenta toda la documentación que le quiso facilitar la entidad demandada, realizando un estudio minucioso, fundamentado y que se ajustó a los criterios de cálculo establecidos en la propia demanda, y que le habían sido indicados.

Así las cosas, debe ponerse de relieve que en la contestación a la demanda, pese a tener pleno conocimiento de los criterios de cálculo a utilizar, no se refuta la idoneidad de dichos criterios de cálculo, ni se expresa una concreta discrepancia con los mismos, ni se propone unos criterios alternativos a los de la parte actora, ni tampoco se propuesto prueba pericial, ni de otra índole, encaminada a desvirtuar dicha pericial judicial, habiéndose limitado en la contestación a incluir meras generalidades carentes de virtualidad a estos efectos, puesto que, en realidad, reiteramos, existe una ausencia de actividad alegatoria y probatoria, por parte de la demandada, más allá de las generalidades vacías, a los efectos a que nos venimos refiriendo en este extremo concreto, e idéntica conclusión debe alcanzarse respecto de la oposición al recurso de la actora, pues la alusión a que la Sentencia permite vender los envases de 250 gramos, no va acompañada de ninguna cifra, ningún criterio de cálculo, ninguna consecuencia o conclusión, ninguna información ni alegación, ni menos aún, justificación alguna, por lo que procede concluir que dicha parte no ha desvirtuado el resultado de la pericial judicial ni en primera instancia, ni en la alzada, pues en puridad ni siquiera lo intentó dicha parte ni realizó actividad alegatoria ni probatoria alguna.

Llegados a este punto, y no habiéndose justificado, consecuencia de lo antes expuesto, la procedencia de deducción alguna de la indicada cifra, habiéndose solicitado por la actora esta misma cantidad ( y no otra superior), y presentando dicha cuantía indemnizatoria una fundamentación objetiva, minuciosa, técnicamente rigurosa y basada en toda la documentación facilitada por la propia demandada, a la luz de la doctrina jurisprudencial en la materia ( S.TS. de 23 de diciembre de 2004 , 22 de noviembre de 2006 , 7 de julio de 2009 , 22 de noviembre de 2007 , S.AP. Madrid, de 11 de mayo de 2006 , SAP. Barcelona Sec. 15ª, de 20 de julio de 2006 ,. de 1 de febrero de 2007, entre otras muchas), analizada con detalle en el recurso de apelación, debe extraerse, en conclusión, que por la parte actora se acreditaron los daños y perjuicios en el importe fijado en esta sentencia, no habiéndose acreditado por la parte demandada la procedencia de descuento alguno, habiendo tenido dicha parte la máxima facilidad y disponibilidad probatoria, evidentemente, así como la oportunidad de haber efectuado tal acreditación ( procedencia de algún descuento a dicha cifra), con todas las garantías procesales, sin haberlo efectuado en modo alguno de modo que procede concluir estimando este motivo impugnatorio del recurso de la actora, condenando a la demandada a abonarle la cantidad de 21.191,68 €, declarando el derecho de la actora en ejecución de sentencia a reclamarlos daños y perjuicios acaecidos desde el 1 de septiembre de 2011, fecha de emisión del dictamen pericial judicial hasta la definitiva cesación en la actividad desleal con base en los beneficios obtenidos por la venta de los envase de 50 gr. Y de 500 gr, excluyendo los envases de 250 gr, visto lo solicitado en el recurso al folio 843 y lo interesado en la demandada.

CUARTO.- De lo argumentado se deduce la estimación parcial del recurso de la actora y la desestimación del de la demandada, sin hacer imposición de las costas del primero al haberse estimado parcialmente, y con imposición de las costas del recurso de la demandada a esta última, al haberse desestimado ( art. 398 LEC )

Dado que la estimación de la demanda continúa siendo parcial, vistas las peticiones del recurso de la actora al folio 843-844, y del suplico de la demanda al folio 57, comparándolas con el contenido de la presente sentencia, procede confirmar el pronunciamiento sobre costas de la primera instancia ( art. 394 LEC )

Fallo

Se estima en parte el recurso de apelación interpuesto por JOHN PLAYER S.A , IMPERIAL TOBACCO LTD, JOHN PLAYER, S.A, y se desestima el recurso interpuesto por ASHIRWADIS VICTORIA S.L., contra la sentencia fecha 18 de mayo de 2012 , revocándola, y en su lugar, con estimación parcial de la demanda interpuesta por IMPERIAL TOBACCO y JOHN HONH PLAYER S.A.. contra ASHIWARDI VICTORIA SL.

1 Debemos declarar y declaramos que la demandada Ashiwardis Victoria, S.L., al distribuir y comercializar en el mercado un producto de picadura de tabaco, identificado con la denominación 'GV(GARDEN VICTORIA)' bajo la forma de presentación que es objeto de este litigio (envoltorios de 500 gramos en color verde oscuro y verde degradado, y envoltorios de 50 gramos de color verde) ha realizado una conducta de competencia desleal con infracción de los artículos 6 y 12 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal .

2.- Como consecuencia de lo anterior, debemos condenar y condenamos a Ashiwardis Victoria, S.L. a:

a) cesar en la distribución y comercialización del producto de picadura de tabaco GV (GARDEN VICTORIA) bajo la forma de presentación que es objeto del presente juicio (envoltorios de 500 gramos en color verde oscuro y verde degradado, y envoltorios de 50 gramos de color verde).

b) el embargo, la remoción y destrucción de todos los envases y envoltorios del producto de picadura de tabaco GV (GARDEN VICTORIA) que la demandada tenga en stock con la forma de presentación indicada.

c) Abonar a la parte actora la cantidad de 21.191,68 € en concepto de indemnización de años y perjuicios, declarando el derecho de la actora en ejecución de sentencia a reclamar los daños y perjuicios acaecidos desde el 01/09/2011 hasta la definitiva cesación en la actividad desleal con arreglo a las bases establecidas en el Fundamento de Derecho Tercero de la presente Sentencia.

d) la publicación del fallo de sentencia con las condición siguiente;

a) Se llevará a cabo en los diarios 'La Provincia' y 'Canarias 7' a costa de la condenada.

b) en el plazo de veinte días desde que se notifique el Auto dictando orden general de ejecución.

c) El tamaño del texto antecedente deberá ocupar un cuarto de la página del diario.

3.- Debemos absolver y absolvemos a la demandada de las demás pretensiones deducidas en su contra.

4.- Sin expresa imposición de las costas de primera instancia.

5.- Se imponen a la parte demandada las costas derivadas de su recurso de apelación, sin hacer especial imposición de las costas derivadas del recurso de apelación de la parte actora, IMPERIAL TOBACCO LTD Y JOHN PLAYER, S.A.

Llévese certificación de la presente resolución al rollo de esta Sala y notifíquese a las partes, y con certificación de la misma, devuélvanse los autos al Juzgado de Procedencia para su ejecución y cumplimiento.

Así por esta nuestra Sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos mandamos y firmamos.