Sentencia Civil Nº 127/2010, Audiencia Provincial de Tenerife, Sección 4, Rec 65/2010 de 28 de Abril de 2010

Encabezamiento

S E N T E N C I A N.º 127 .

Rollo n.º 65/10.

Autos n.º 335/08.

Juzgado de lo Mercantil nº UNO de Santa Cruz de Tenerife.

Ilmos. Sres.:

PRESIDENTE

Don Pablo José Moscoso Torres.

MAGISTRADOS

Don Emilio Fernando Suárez Díaz.

Doña Pilar Aragón Ramírez.

En Santa Cruz de Tenerife, a veintiocho abril de 2010.

Visto, por la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial integrada por los Ilmos. Sres. antes reseñados, el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de esta provincia, en los autos n.º 335/08, seguidos por los trámites del juicio ordinario y promovidos, como demandante, por la entidad mercantil Maherlo Ibérica S.L., que ha comparecido ante este Tribunal representada por la Procuradora Doña Miriam Gil Plasencia y dirigida por el Letrado Don Antonio Fagundo Hermoso, contra Don Avelino y Dª Alicia , que han comparecido ante este Tribunal representados por el Procurador Don Jaime Comas Díaz y dirigidos por el Letrado Don Jaime Díaz Fraga; ha pronunciado, EN NOMBRE DE S.M. EL REY, la presente sentencia siendo Ponente la Ilma. Sra. Magistrada Doña Pilar Aragón Ramírez, con base en los siguientes

Antecedentes

PRIMERO.- Se aceptan los Antecedentes de Hecho de la resolución apelada.

SEGUNDO.- En los autos indicados la Ilma. Sra. Magistrada- Juez Dª. Carmen Rosa del Pino Abrante dictó sentencia el veintitrés de julio de dos mil nueve , cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: « FALLO Que estimando sustancialmente la demanda presentada por la Procuradora de los Tribunales, doña Miriam Gil Plasencia, en nombre y representación de la entidad MAHERLO IBÉRICA, SL contra DON Avelino Y DOÑA Alicia representados por el Procurador de los Tribunales don Jaime Comas Díaz, debo hacer los siguientes pronunciamientos.

1º.- Debo acordar y acuerdo que la actuación de los demandados consistente en insertar en su catálogo de productos Enzo Panucci, 22 fotografías correspondientes a los modelos propios de la actora recogidos en el catálogo de otoño-invierno 2006- 2007 y el dibujo esquemático sobre el calzado con alza así como 2 fotografías correspondientes a los modelos del catálogo primavera-verano 2004 constituyen actos de competencia desleal.

2º.- Debo condenar y condeno a los demandados a estar y pasar por la anterior declaración, cesando en el citado acto declarado desleal.

3º.- Debo condenar y condeno a los demandados a pagar a la actora en concepto de indemnización de daños y perjuicios la cantidad que se determine en ejecución de sentencia, resultante de aplicar a las facturas correspondientes a los gastos de impresión y fotografías del catálogo otoño-invierno 2006/2007, el porcentaje de 43,4%.

4º.- Debo condenar y condeno a los demandados al pago de las costas procesales causadas. ».

TERCERO.- Notificada debidamente dicha sentencia, se presentó escrito en los autos por la representación de la parte demandada, en el que solicitaba que se tuviera por preparado recurso de apelación contra tal resolución, petición a la que se accedió por el Juzgado mediante providencia en la que se acordó, además, emplazar a dicha parte por veinte días para la interposición de tal recurso; en el plazo conferido, se interpuso por escrito dicho recurso con exposición de las alegaciones en que se fundaba la impugnación, del que se dio traslado a la otra parte por diez días, plazo en el que la representación de la parte demandante, entidad "MAHERLO IBÉRICA S.A". presentó escrito de oposición al recurso interpuesto de contrario.

CUARTO.- Remitidos los autos con los escritos del recurso y de oposición a esta Sala, se acordó, una vez recibidos y mediante providencia de dos de marzo pasado, incoar el presente rollo, designar Ponente y señalar para la votación y fallo del presente recurso el día veintiuno de abril del año en curso, en el que ha tenido lugar la reunión del Tribunal al efecto.

QUINTO.- En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales.

Fundamentos

PRIMERO.- La sentencia recurrida estimó en lo esencial la demanda, al declarar como acto de competencia desleal la conducta imputada a los demandados, tras un pormenorizado examen de las prueba (esencialmente documental) y por las razones expuestas en el fundamento de derecho cuarto. Se acordó igualmente la cesación del acto y la procedencia de indemnización.

Contra dicha resolución se alzan los demandados alegando error en la valoración de la prueba y vulneración de diversas normas jurídicas.

SEGUNDO.- Aunque sea alterar el orden del recurso, procede examinar primero la alegación que se hace en el apartado cuarto del mismo, al ser referente a la legitimación pasiva de uno de los demandados.

Estos lo han sido en su calidad de personas físicas que actúan en el tráfico jurídico bajo la denominación comercial Enzo Panucci Zapatos, que no se ha constituido en sociedad ni ha adoptado forma jurídica especial.

Aduce la recurrente que Dª Alicia (esposa D. Avelino ) no ha tenido intervención alguna en la actividad mercantil del codemandado, que es "el titular exclusivo de la actividad". Entiende que hace prueba de ello el hecho de que la marca esté solo a nombre de D. Avelino e igualmente este sea el único que figura dado de alta en el impuesto de actividades económicas y a cuyo nombre se giran los diversos arbitrios.

Las circunstancias alegadas no dejan de ser la manifestación externa, a efectos administrativos e impositivos, de la ausencia de personalidad propia de la "empresa" (o "la firma", como se define en la publicidad de Enzo Panucci), que solo (o al menos no consta otra cosa) se ha dotado de un nombre comercial para llevar a cabo sus actividades mercantiles. Pero lo que aquí interesa es conocer que personas físicas están detrás de dicha denominación y llevan a cabo en la práctica las actividades comerciales en cuyo curso han incurrido, de acuerdo con la tesis de la actora, en actos de competencia desleal. Y no cabe duda que, como así lo entender la juzgadora, la Sra. Alicia ha colaborado activamente en el proyecto y su desarrollo. Así resulta claramente del contenido de los artículos de prensa y otros aportados con la demanda (folios 80 a 94 ) en los que se dan noticias o publicidad de los zapatos de Enzo Panucci (incluso recibieron un premio en la VII edición de la Feria Emprende); en tales reseñas se informa de cómo la pareja ideo y puso en marcha el negocio, se hace referencia a la Sra. Alicia como "propietaria" y "gerente" de la empresa, datos que obviamente aportarían los propios interesados e incluso aparece en una fotografía.

De todo ello resulta que, como dice la recurrida, la Sra. Alicia es parte del negocio, en el que colabora activamente, lo que la legitima para soportar la demanda rectora de esta litis.

TERCERO.- Los motivos primero y segundo del recurso, así como el tercero (mediante el que se denuncia la vulneración del derecho constitucionalmente reconociste a la libertad de empresa) parten de una premisa errónea, cual es que en el pleito se esté tratando el tema de la exclusividad.

No se discute que el modelo de calzado (zapato de apariencia convencional, que contiene una cuña interior, cuya altura puede variar, diseñada anatómicamente, que combinada con el tacón exterior, permite una aumento de altura de quien lo calza) no este amparado por un derecho de exclusiva a favor de la demandante, ni que se trate de un mero modelo de utilidad de dominio público por caducidad.

El pleito versa sobre competencia desleal y se parte, como se expone en la sentencia, de la libertad de imitación de prestaciones e iniciativas empresariales que no estén amparadas por un derecho de exclusiva, que establece el art. 11.1º de la Ley de Competencia Desleal (en adelante L.C.D.)

Esta misma norma, tras esa declaración de principio, enumera una serie de supuestos en los que esa imitación debe reputarse desleal, quedando fuera de la cobertura legal. Y en este caso la juzgadora concluye que la actividad comercial de los demandados, que fabrican el mismo tipo de calzado que la actora (aunque han comenzado su negocio varios años después), que comercializan los productos por los mismos canales (muy especialmente Internet) y que en su catálogo de 2.007 han reproducido (con ligeras manipulaciones informáticas tendentes a ocultar la marca de la actora) más de veinte fotografías de zapatos de catálogos de Maherlo Ibérica S.L. (22 de los de otoño-invierno 2.006 y 2.007 y 2 del de primavera-verano de 2.004), así como el dibujo esquemático del calzado con alza, constituye una forma de competencia desleal, tanto por resultar idónea para generar la asociación por parte de los consumidores como por suponer un aprovechamiento del esfuerzo ajeno.

Eso último es difícil de rebatir, y no se incluye entre los argumentos de la recurrente la negativa del uso de las citadas fotografías y dibujo en su catálogo.

Pone el énfasis de su recurso en la inexistencia de peligro de confusión, con referencia a las peculiaridades de sus clientes (personas de baja estatura que quieren parecer altas), que por eso mismo no son muchos y saben distinguir un producto de otro. Esta afirmación es poco factible, dado que, como se ha dicho, no se trata de que los demandados empleen fotografías o dibujos "parecidos" o fabriquen zapatos "parecidos", es que usan las fotografías de la demandante y, es de suponer que, si se les hace un pedido de uno de tales modelos, lo fabricarán "igual" o "muy parecidos".

La parte actora incluso ha aportado un texto (recibido vía Internet) en el que una clienta suya se interesa por si la actora ha abierto una sucursal en Canarias, tras ver la publicidad de la demandada.

CUARTO.- Conviene en todo caso poner de manifiesto, como hace el Tribunal Supremo en su sentencia de 17 de mayo de 2.004 , que tanto la Ley de Marcas 32/1988 como la de Competencia Desleal 31.991 , tienen como finalidad establecer los instrumentos adecuados para que la actividad empresarial se lleve a cabo dentro de unos márgenes admisibles de respeto; de un lado, desde la perspectiva "ad intra" de la activad empresarial en el seno de la creación de los respetivos productos de cada empresa, por unos cauces de respecto a lo propio y sin que se permita el aprovechamiento de lo ajeno, pues de lo contrario se produciría un ilícito previsto en la Ley de Marcas; y de otra parte, cuando aquella actividad empresarial discurra "ad extra", en el concierto del mercado, con la incesante gama de comportamientos competenciales posibles, evitando que en esos intercambios acontezcan eventos que, sin perjuicio de que emanen o no de previas conductas "ad intra", provoquen una condenable imitación confusoria que perjudique tanto a los que interviene en el mercado con la aportación de sus productos como a los consumidores que usen ese mercado, llevándoles (o pudiendo hacerlo) a un riesgo de confusión, de manera que no adquieran lo que, en el ejerció de su soberanía o libre voluntad quieran realmente obtener o comprar, sino otros sucedáneos improcedentes, lo que ya cae dentro de la normativa de la Ley de Competencia Desleal.

La conducta desleal tipificada en el art. 6º L.C.D . incluye "todo comportamiento que resulte idóneo para crear confusión con la actividad, las prestaciones o el establecimiento ajenos", lo que se concreta, como ya se vio, en el art. 11 en relación con los actos de imitación.

En cuanto a la competencia desleal en su sentido más amplio, la jurisprudencia del Tribunal Supremo, tiene sentado que "el juicio de confundibilidad entre los distintos signos o marcas confrontados debe realizarse a través de una visión de conjunto sintética de la totalidad de los elementos integrantes de los mismos" ( S.T.S. de 19-9-2.002 ). Igualmente que no hay posibilidad de confusión "cuando existen diferentes representaciones gráficas" ( S.T.S. de 20-11-91 ) ni "cuando los productos van dirigidos a mercados distintos" ( S.T.S. de 2-6-86 ).

En este caso hay que insistir en que la representación gráfica es idéntica y obviamente el mercado al que se dirigen los productos es el mismo.

QUINTO.- En cuanto a la alegación que se hace en el recurso de ser aplicable la doctrina de los actos propios, carece de toda base.

Se entiende como "actos propios", a efectos de aplicar la doctrina invocada, aquellos que por su carácter trascendental o por constituir convenio, causen estado, definiendo inalterablemente la situación jurídica de su autor, o vayan encaminados a modificar o extinguir algún derecho que no pueda ser alterado por quien se haya obligado a respetarlo, es preciso que tales actos, además de válidos, probados, producto de una manifestación espontánea y libre de la voluntad, exteriorizados de forma expresa o tácita pero en todo caso inequívoca, tengan una significación jurídica inequívoca, de tal modo que entre dicha conducta y la pretensión luego ejercitada exista una incompatibilidad o contradicción. En este sentido se viene manifestando reiteradamente la jurisprudencia del Tribunal Supremo, entre otras muchas, en sus sentencias de 9-5 y 26-7 de 2.000 , 31-10 y 21-12 de 2.001, 13-3 y 28-11 de 2.003.

La consecuencia de la aplicación de dicha doctrina es la inadmisibilidad de venir contra los propios actos, lo que constituye técnicamente un límite para el ejercicio de un derecho subjetivo o de una facultad, derivado del principio de la buena fe y particularmente, dentro del tráfico jurídico, de la necesidad de observar un comportamiento coherente.

En este caso el "acto propio" consistiría en la aquiescencia de la demandante hacia la actividad de una tercera empresa, ajena a la litis, cuando "sus modelos de zapatos son iguales a los de la mercantil calzados Fernando García S.L." Si esto quiere decir que la demandante ha imitado a la antedicha empresa, no es desde luego un acto propio; si quiere decir que Calzados Fernando García ha imitado a Maherlo Ibérica S.L., tampoco.

Pero es que, en todo caso, la alusión que se hace en la demanda a la citada empresa no tiene ninguno de tales significados, sino que se limita a manifestar que, en el catálogo de los demandados, además de las fotografías propias de los de la actora, el resto (...) "han sido usurpadas a otra empresa diferente, calzados Fernando García S.L.", como argumento para reforzar sus alegaciones sobre la voluntad y la conducta de imitación y aprovechamiento del esfuerzo ajeno que se imputa a los ahora apelantes.

SEXTO.- En relación con la indemnización por daños concedida en la sentencia, que remite su concreción económica a la fase de ejecución, no puede decirse, como mantiene la apelante, que la entidad actora no haya probado la existencia del daño en sí.

Sobre este particular hay que indicar que la doctrina general del Tribunal Supremo, en materia de resarcimiento de daños y perjuicios es la de que no se presumen sino que debe acreditarse por quien los reclama, tanto en su existencia ("an"), como en su importe ("quantum"). Pero esta doctrina tiene una excepción en la propia jurisprudencia la cual estima correcta la presunción de la existencia del daño (aparte, claro está, cuando hay una norma legal específica), "cuando se produce una situación en que los daños y perjuicios se revelan reales y efectivos. Se trata de supuestos en que la existencia del dalo se deduce necesaria y fatalmente del ilícito o de incumplimiento, o son consecuencia forzosa, natural e inevitable, o daños incontrovertibles, evidentes o patentes, según las distintas dicciones utilizadas" ( S.T.S. de 17 de julio de 2.008 ). "Se produce una situación en que habla la cosa misma, ("ex re ipsa"), de modo que no hace falta prueba, porque la realidad actúa incontestablemente por ella" (entre otras, SS.T.S. de 25-2 y 19-6 de 2.000 , 29-3-2.001 y 23-3-2007 )

La doctrina expuesta es aplicable en materia de propiedad industrial, patentes y competencia desleal. Así se hace, por ejemplo, en las sentencias del alto tribunal de 23 de febrero de 1.999 , 21 de noviembre de 2.000 , 10 de octubre de 2.001 o 3 de febrero de 2.004 .

En el presente caso, de todas las posibilidades de resarcimiento prevista en el art. 18 de la L.C.D ., la demandante solo ejercita la de reparación de daños (no pide resarcimiento de perjuicios por eventual lucro cesante o daño moral, ni la publicación de la sentencia)

Y los concreta en el coste que para ella tuvo la confección de los catálogos "plagiados" por los demandados, que cuantifica en la suma de 18.087,67 euros, porcentaje que estima ajustado por la utilización de las venticinco fotografías. La juez a quo entiende procedente esta reclamación, pero la limita al porcentaje correspondiente al catálogo de otoño-invierno de 2.007 y remite a ejecución de sentencia su cuantificación, de conformidad con lo permitido en el art. 219 L.E.C ., cuando se fijen en la sentencia las bases de la liquidación con claridad, como se hace en este caso.

Por tanto, tampoco se han vulnerado los arts. 217 y 219 , como alega la apelante.

SÉPTIMO.- Finalmente, el recurso ataca el pronunciamiento sobre las costas, al considerar que la estimación de la demanda ha sido parcial: porque no se condena al pago de una cantidad determinada por daños y porque la condena de cesación del acto desleal se concreta en el fallo de la sentencia al uso de 22 fotografías del catálogo otoño-invierno de 2.007, del dibujo esquemático y de 2 fotografías del catálogo primavera-verano de 2.004, frente al petitum más amplio de la demanda, referido a no realizar mayor reproducción de "las fotografías", en términos generales.

Sobre el tema de la reparación económica de los daños ya se ha dicho antes lo suficiente, siendo así que se ha estimado la reclamación en sí, siendo por lo tanto, la estimación sustancial.

En cuanto a la acción de cesación cabe decir otro tanto, pues la juzgadora se ha limitado a concretar en la parte dispositiva de su sentencia lo que era fácilmente deducible del cuerpo de la demanda.

OCTAVO.- La desestimación del recurso supone que las costas de esta alzada deban imponerse a la apelante 8arts. 398 y 394 L.E.C.)

Fallo

Desestimando el recurso de apelación interpuesto por la representación de D. Avelino y Dª Alicia , contra la sentencia dictada por el juzgado de Lo Mercantil nº 1 de esta provincia, en el juicio ordinario seguido al nº 335/08, confirmamos íntegramente dicha resolución, con imposición de las costas causadas en esta alzada a la parte recurrente.

Devuélvanse los autos originales al Juzgado de procedencia, con testimonio de esta resolución, para su ejecución y cumplimiento, y demás efectos legales.

Así por esta nuestra resolución, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.