Sentencia Civil Nº 129/2016, Audiencia Provincial de Asturias, Sección 1, Rec 39/2016 de 20 de Abril de 2016

Encabezamiento

AUD.PROVINCIAL SECCION N. 1

OVIEDO

SENTENCIA: 00129/2016

Rollo: 39/2016

S E N T E N C I A NÚM.129/2016

Ilmos. Sres.

PRESIDENTE

D. José Antonio Soto Jove Fernández

MAGISTRADOS

D. Guillermo Sacristán Represa

D. Javier Antón Guijarro

En Oviedo a, veintiuno de Abril de dos mil dieciséis.

VISTOS en grado de apelación ante esta Sección 001, de la Audiencia Provincial de OVIEDO, los Autos de PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000127 /2013, procedentes del JDO. DE LO MERCANTIL N. 1 de OVIEDO, a los que ha correspondido el Rollo RECURSO DE APELACION (LECN) 0000039 /2016, en los que aparece como parte apelante, FROMAGERIES BEL ESPAÑA, S.L.U., FROMAGERIES BEL SOCIETE ANONYME , representada por el Procurador de los tribunales, Sr. VICTOR MANUEL LOBO FERNANDEZ, asistido por el Abogado D. EMILIO ALONSO LANGLE , y como parte apelada, INDUSTRIAS LACTEAS ASTURIANAS S.A., representada por la Procuradora de los tribunales, Sra. ANA MARIA ALVAREZ BRISO-MONTIANO, asistida por la Abogada Dª. INES VELASCO GARCIA-CUEVAS.

Antecedentes

PRIMERO.-Se aceptan los antecedentes de hecho de la Sentencia apelada.

SEGUNDO.-El Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Oviedo dictó Sentencia en los autos referidos con fecha 30-6-2015 cuyo fallo es del tenor literal siguiente: 'DESESTIMAR la demanda interpuesta por FROMAGERIES BEL, SOCIETÉ ANONYME Y GRUPO FROMAGERIES BEL ESPAÑA SLU, contra INDUSTRIAS LACTEAS ASTURIANAS S.A., absolviendo a la demandada de las pretensiones formuladas en su contra e imponiendo a la parte actora las costas causadas.

DESESTIMAR la demanda reconvencional interpuesta por INDUSTRIAS LÁCTEAS ASTURIANAS S.A., contra FORMAGERIES BEL, SOCIETÉ ANONYME Y GRUPO FROMAGERIES BEL ESPAÑA SLU, absolviendo a las demandadas de las pretensiones formuladas en su contra e imponiendo a la parte actora las costas causadas'.

Asimismo, se dictó Auto de complemento de fecha 11-9-2015 cuya parte dispositiva el del siguiente tenor literal: 'Completar el encabezamiento de la sentencia de fecha 30 de Junio de 2015 , indicando que la parte actora comparece bajo la asistencia letrada de los Sres. Alonso Langle y Zuazo Araluce.'

TERCERO.-Notificada la anterior Sentencia a las partes, se interpuso recurso de apelación por las partes demandantes FROMAGERIES BEL ESPAÑA S.L.U. y FROMAGERIES BEL SOCIETE ANONYME, que fue admitido, previos los traslados ordenados, remitiéndose los autos a esta Audiencia Provincial con las alegaciones escritas de las partes, no habiendo estimado necesario la celebración de vista.

CUARTO.-Se señaló para deliberación, votación y fallo el día 20-4-2016, quedando los autos para sentencia.

QUINTO.-En la tramitación del presente Recurso se han observado las prescripciones legales.

VISTOS, siendo Ponente el Ilmo. Don Guillermo Sacristán Represa.

Fundamentos

PRIMERO.- Impugna la entidad demandante, GRUPO FROMAGERIES BEL ESPAÑA y FROMAGERIES BEL, SOCIETÉ ANONYME BEL, la sentencia que desestima su demanda frente a INDUSTRIAS LÁCTEAS ASTURIANAS SA, y que al mismo tiempo también lo hace de la demanda reconvencional que ejercita ésta frente a la primera, imponiendo las costas causadas por cada una de las demandas cruzadas. Llega a esta alzada firme, por consentido el rechazo de la demanda reconvencional al conformarse con ello la demandada. El apoyo del recurso se basa en los siguientes motivos: a) Por lo que hace a la Ley de Marcas: la errónea apreciación del riesgo de confusión con la consiguiente infracción de dos preceptos de dicha Ley, el 41 en relación con el 34. 2. B y el 52. 1 en relación con el 6. 1. B; la errónea apreciación sobre la conexión de los signos usados por la demandada y los de la actora, que supone aprovechamiento indebido y menoscabo de la distintividad de las marcas, lo que supone infracción del artículo 41 en relación con el 34. 2. C y del 52. 1 en relación con el 8. 1; e infracción del artículo 51. 1. B ; b) Y en cuanto a la ley de Competencia Desleal : Infracción de los artículos 4. 1 , 56 y 12, así como del 7. 2 del Código Civil .

SEGUNDO.- La sentencia analiza con detenimiento las acciones ejercitadas por las actoras con estas conclusiones tras sentar los parámetros legales y jurisprudenciales de aplicación: a) Las marcas de la actora no le otorgan un derecho de exclusiva para la comercialización en régimen de monopolio de los quesos en miniatura de forma redonda, siempre que los productos competidores permitan identificar el origen empresarial, y entiende la perfecta distinción con apoyo en tres motivos: 1. Los quesos en miniatura son muy frecuentes en el mercado; 2. El verdadero valor distintivo es el 'parafinado rojo unido el mecanismo de apertura, extremo este último no amparado por ninguna de las marcas, y sí por un modelo de utilidad ya caducado en 1.992'; 3. Examinando los productos de ambas mercantiles no ofrecen riesgo de confusión, lo que conduce a rechazar las acciones marcarias y las concurrenciales; b) Excluido el riesgo de confusión, decae la posibilidad del riesgo de dilución de los signos de la actora y del aprovechamiento de su reputación, lo que supone la desestimación de las acciones concurrenciales. Y destaca 'el nulo parecido entre la presentación física de los productos' constatándolo en el acta notarial 1355 que se acompaña con la demanda (folio 189 a 197, en especial el 194, donde puede apreciarse las diferencias sustanciales entre la parte izquierda de la cámara frigorífica que tiene productos de la demandada y la derecha con productos de la entidad actora).

TERCERO.- El primer apoyo, y sustancial, de la impugnación de la sentencia se refiere al riesgo de confusión en el marco de la Ley de Marcas, y señala que debe tenerse en cuenta que la comparación entre las marcas ha de hacerse en su conjunto o globalmente, y -añade- que 'ciertamente el color es diferente, pero la forma del producto en que consiste tanto la marca de BEL como la de ILAS es idéntica: es la forma de un queso ovalado, de pequeño tamaño, recubierto por una capa de parafina y con dos tiras que sirven para abrir la capa', lo que conduce a señalar que no existe semejanza fonética pero sí gráfica.

Debe insistirse en la afirmación que hace la sentencia de instancia en su fundamento segundo, inmediatamente antes de recoger los tres apartados en los que resume su criterio acerca de lo perfectamente distinguible en cuanto al origen empresarial de ambos productos: 'La transcripción del punto 4º del suplico es bien expresiva del monopolio que pretende la actora sobre los quesos mini de forma ovalada con una capa de parafina coloreada, pues interesa que Žse condene a la demandada a cesar en la fabricación, ofrecimiento y comercialización , incluida la destinada a la exportación, de quesos identificados por su pequeño tamaño, forma ovalada, capa de parafina de color amarillo-crema y/o envoltura de papel celofán, cualquiera que sea su marca denominativaŽ'. No solo desvela la idea monopolística que tiene la entidad actora sino que puede citarse un párrafo de la sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo fechada el 25 de febrero de 2.016 que dice: '... el derecho de exclusiva que invoca con base en las marcas española y comunitaria que tiene registrada, no lo hace recaer sobre un signo indicativo del origen del producto, sino sobre el producto en sí. La demandante no realiza correctamente el primero de los exámenes necesarios para apreciar el riesgo de confusión, la confrontación del signo registrado con el signo utilizado por la demandada en su producto. Realiza la comparación entre el producto que ella comercializa, puesto que considera que ha registrado como marca la forma tridimensional del producto y el producto comercializado por la demandada', y termina este apartado diciendo: 'no puede admitirse que la marca registrada otorgue a la actora el monopolio sobre la forma... puesto que esa forma es la impuesta por la naturaleza del producto y no identifica el origen empresarial del mismo por lo que carece de cualquier distintividad'. Tras citar dos sentencias del TJUE, las de 12 de noviembre de 2.002 y 22 septiembre 2.011 , señala: 'el titular de la marca solo puede invocar el ius prohibendi cuando un tercero no autorizado utilice en el tráfico económico y a título de marca un signo idéntico o confundible con la marca registrada para indicar el origen empresarial de los productos y distinguirlos de los de otra procedencia. Y un tercero usa a título de marca cuando el signo ocupa un lugar tan destacado en el propio producto, en su envoltura, o en la publicidad, que previsiblemente captará la atención de los consumidores, que lo interpretarán como la indicación del origen del producto'.

Llegados a este punto, debe también ratificarse los tres apartados en que apoya la sentencia su rechazo de la confusión y su apoyo a la diferenciación empresarial de ambos productos: por un lado por la generalización de los quesos de pequeño tamaño sobre los que no existe monopolio posible; el valor diferenciador de los quesos 'minibabybel' que está constituido por dos de sus características; el color del parafinado y el sistema de cierre; pero debe decirse que el rojo de su parafinado no es utilizado por la entidad demandada en estos momentos y sí cuando surgió el procedimiento anterior que resolvió el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Oviedo, sino que utiliza un parafinado del color del queso o el de la parafina, sin que sobre la parafina tenga la entidad ahora apelante exclusividad alguna; y en cuanto al cierre, también establece la sentencia impugnada que no está amparado por marca alguna sino que se trata de un modelo de utilidad caducado en 1.992. Por último, incluso la forma de ofrecerse el producto tiene diferencias ciertamente significativas, como puede apreciarse tanto en el propio escrito de demanda (páginas 27 y 30, folios 30 y 33 de los autos) como en el folio 194 (documento número 24 acompañado con la demanda, dentro de un acta notarial fechado el 30 de mayo de 2.012), donde puede verse de inmediato que mientras los pequeños quesos de la entidad actora se ofrecen en bolsas de malla, los de la demandada se presentan en bolsas de celofán con sistema que permite su cerrado tras la apertura..

El segundo motivo del recurso, vinculado a las acciones marcarias, pretende apoyarse en que aun cuando no se concluya el riesgo de confusión, debe reconocerse un tipo de semejanza que posibilita la asociación entre signo y marca, vinculándolo a la reconocida como renombrada. Con la contestación a la demanda se acompañaban como documentos números 9 y 10 los expedientes administrativos de las dos marcas que tiene debidamente registradas la entidad demandada, lo que acredita la posibilidad de convivencia entre las marcas de ambas entidades litigantes. Pero es que dicha asociación tampoco se aprecia en los términos pretendidos desde el momento en que el conjunto de circunstancias distintivas de la comercialización de unos y otros quesos alejan esa consecuencia asociativa desde el momento en que se señala que los datos distintivos de las marcas de la actora son el parafinado rojo inexistente en los de la demandada y el sistema de cierre, modelo de utilidad ya caducado.

En definitiva este riesgo de asociación tampoco puede acogerse desde el momento en que se comprueba la tipografía empleada para identificar cada uno de los productos, el color del parafinado y las presentaciones en malla o en bolsa de plástico, lo que permite distinguir el origen empresarial diferente.

La confirmación de la sentencia en relación con las primeras acciones ejercitadas, las que se apoyan en la Ley de Marcas, encuentra su apoyo en el planteamiento que realiza la sentencia en la primera parte de su segundo fundamento de derecho donde sienta 'los parámetros legales y jurisprudenciales de aplicación al caso' (en expresión que utiliza), lo que encuentra apoyo en la reciente sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 6 de julio de 2.015 , concretamente en su apartado 8. En conclusión, debe desestimarse el recurso en lo relativo a las acciones marcarias al no existir el pretendido riesgo de confusión.

CUARTO.- El tercer motivo del recurso se refiere a las acciones basadas en la Ley de Competencia Desleal que, según sostiene, deberían haberse examinado con un examen comparativo distinto al realizado en el de las acciones marcarias.

La respuesta a este último motivo se encuentra en el folio ya anteriormente reseñado en dos ocasiones, (el 194), dentro del acta notarial de 30 de mayo de 2.012 (folios 189 a 197). Se trata de una de las cuatro fotografías incorporadas al mismo y cuya realidad es comprobada por el sr. Notario. Se trata de una instantánea que refleja una cámara frigorífica en donde hay productos como los litigiosos, es decir quesos mini de las dos mercantiles litigantes. Pero es que de la observación no puede sino concluirse la clara diferenciación de colores, de tipografía, de envasado, que suponen una imposible equivocación o asociación empresarial, siendo manifiestas marcas (Reny Picot y MiniBabybel), colores rojo predominante en la segunda, presentando la primera mezcla de azul, verde, amarillo y rojo, y envasado que es malla en los de la actora y bolsa plastificada en los de la segunda, con dibujos bien diferenciados. En este punto, debe señalarse que si bien en el escrito de demanda (página 26, folio 29) aparecen unas fotografías de quesos mini de BabyBel de color amarillo intenso, no constan en este acta notarial ni, salvo error u omisión, en la restante documentación que presentó la entidad en estos momentos apelante. No obstante lo cual, de existir los mismos el riesgo de asociación tampoco haría acto de presencia desde el momento en que su intensidad perfectamente puede diferenciarlos del color de la parafina o del queso que tiene el producto de la demandada, evitándose cualquier clase de riesgos para el consumidor y, consiguientemente, para las mercantiles fabricantes de cada uno de tales productos.

De conformidad con lo hasta aquí dicho, este último motivo se viene abajo lo que conduce a que el recurso también se rechace, confirmándose en sus propios términos la sentencia impugnada.

QUINTO.- La desestimación del recurso determina la imposición de las costas causadas en esta alzada a la parte apelante, de conformidad con el artículo 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC ).

Fallo

LA SALA ACUERDA: Que desestimando el recurso de apelación interpuesto por FROMAGERIES BEL ESPAÑA S.L.U. y FROMAGERIES BEL SOCIETÉ A NONYME contra la sentencia dictada en los autos de los que el presente rollo dimana, debemos CONFIRMAR y confirmamos en todos sus pronunciamientos la sentencia recurrida, con imposición a la parte apelante de las costas causadas en la presente alzada.

Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.