Sentencia Civil Nº 13/2012, Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28, Rec 213/2011 de 20 de Enero de 2012

Encabezamiento

AUD.PROVINCIAL SECCION N. 28

MADRID

SENTENCIA: 00013/2012

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID

Sección 28ª

t6

Rollo de apelación nº 213/2011

Materia: Propiedad Industrial (Marcas) y Competencia Desleal.

Órgano judicial de origen: Juzgado de lo Mercantil nº 6 de Madrid

Autos de origen: juicio ordinario nº 827/2008

SENTENCIA Nº 13/2012

En Madrid, a 20 de enero de 2012.

La Sección Vigésima Octava de la Audiencia Provincial de Madrid, especializada en materia mercantil, integrada por los ilustrísimos señores magistrados D. Gregorio Plaza González, D. Enrique García García y D. Pedro María Gómez Sánchez, ha visto en grado de apelación, bajo el número de rollo 213/2011, los autos del procedimiento nº 827/2008, provenientes del Juzgado de lo Mercantil nº 6 de Madrid , el cual fue promovido por Dª Gregoria contra RESTAURACIÓN DE AEROPUERTOS ESPAÑOLES SA (RAESA), siendo objeto del mismo acciones en materia de propiedad industrial (marcas) y de competencia desleal.

Han actuado en representación y defensa de las partes, la procuradora Dª. Cristina Matud Juristo y los letrados D. Juan Luis Rivas Zurdo y Doña María Emilia López Camba por Dª Gregoria y la procuradora Dª. María del Carmen Moreno Ramos y el letrado D. David Pellisé Urquiza por RESTAURACIÓN DE AEROPUERTOS ESPAÑOLES SA (RAESA).

Antecedentes

PRIMERO.- Las actuaciones procesales se iniciaron mediante demanda presentada con fecha 20 de noviembre de 2008 por la representación de Dª Gregoria contra RESTAURACIÓN DE AEROPUERTOS ESPAÑOLES SA (RAESA), en la que, tras exponer los hechos que estimaba de interés y alegar los fundamentos jurídicos que consideraba que apoyaban su pretensión, suplicaba que se dictase sentencia del siguiente tenor:

"Declarando:

1) Nula y sin valor ni efecto legal alguno, la inscripción en la Oficina Española de Patentes y Marcas de la marca número 2.564.158/1 "EL MADROÑO", para servicios de la clase 43, con todos los efectos legales que su extinción por nulidad debe producir en la Oficina Española de Patentes y Marcas, Organismo en el que la inscripción de dicha marcas deberá cancelarse.

2) Que Dª Gregoria ostenta un derecho preferente sobre los distintivos "EL MADROÑO", "LOS MADROÑOS" o "MADROÑOS", para distinguir servicios de restauración o actividades relacionadas.

3) Que la solicitud, uso y registro por la demandada de la marca nacional nº 2.564.158/1, constituye una violación de los derechos de propiedad industrial de la demandante sobre el vocablo "MADROÑO" y sus variantes.

4) Que la solicitud, uso y registro por la demandada, de la marca "EL MADROÑO" (número 2.564.158/1) constituyen actos de competencia desleal.

Condenando a la parte demandada,

1) A estar y pasar por las anteriores declaraciones.

2) Al pago de las costas del presente procedimiento.

3) A cesar de manera inmediata, en cualquier clase de utilización de la marca "EL MADROÑO" (número 2.564.158/1) para servicios de la clase internacional 43 y actividades concurrentes.

4) A retirar del mercado los productos, embalajes, envoltorios, material publicitario, catálogos, folletos, etiquetas y cualquier otra clase de documentación en la que se consigne la marca "EL MADROÑO".

5) A abstenerse en el futuro de llevar a cabo cualquier clase de uso sobre el distintivo "EL MADROÑO" o sobre cualquier distintivo que integre el vocablo "MADROÑO".

6) A indemnizar a la demandante por los daños y perjuicios causados a tenor de los criterios que se establezcan en el procedimiento y por el importe que se fije en la Sentencia.

7) A la publicación de la sentencia en un diario de tirada nacional.

Ordenando igualmente,

1) La nulidad de la marca española número 2.564.158/1 "EL MADROÑO", remitiendo al efecto el oportuno oficio a la Oficina Española de Patentes y Marcas.

2) El libramiento de un mandamiento a la Oficina Española de Patentes y Marcas para que efectúe la anotación preventiva de la presentación de esta demanda de nulidad contra el expediente de marca nacional número 2.564.158/1, de acuerdo con el literal del artículo 61 de la Ley de Marcas 17/2001".

SEGUNDO.- Tras seguirse el juicio por sus trámites correspondientes el Juzgado de lo Mercantil nº 6 de Madrid dictó sentencia, con fecha 21 de junio de 2010 , cuyo fallo era el siguiente:

"Que desestimando íntegramente la demanda interpuesta a instancia de DÑA. Gregoria , representada por la Procuradora Sra. Matud Juristo y asistida del Letrado D. Juan Luis Rivas Zurdo; contra RESTAURACIÓN DE AEROPUERTOS ESPAÑOLES, S.A. (R.A.E.S.A.), representada por la Procuradora Sra. Moreno Rivas y asistida del Letrado D. David Pallisé Urquiza; debo absolver y absuelvo a la demandada de las pretensiones formuladas; con imposición de las costas a la parte actora".

TERCERO.- Publicada y notificada dicha resolución a las partes litigantes, por la representación de Dª Gregoria se interpuso recurso de apelación que, admitido por el mencionado juzgado y tramitado en legal forma, con oposición por la contraparte, ha dado lugar a la formación del presente rollo ante esta sección de la Audiencia Provincial de Madrid, que se ha seguido con arreglo a los trámites de los de su clase.

La deliberación del asunto por parte de los señores magistrados integrantes de esta sección de la Audiencia Provincial de Madrid se celebró con fecha 19 de enero de 2012.

Ha actuado como ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. Enrique García García, que expresa el parecer del tribunal.

CUARTO.- En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales.

Fundamentos

PRIMERO.- Resultan relevantes para el enjuiciamiento del litigio los siguientes hechos:

1º) la demandante, Dª Gregoria , es titular de los siguientes registros: a) de la marca española nº 2360153-1, denominativa, "Los Madroños", en la clase 43 del nomenclator internacional, para servicios de restauración, solicitada el 24 de noviembre de 2000 y concedida el 2 de octubre de 2002; b) de la marca española nº 604370-4, denominativa,"Madroños", en la clase 30, para café, té, cacao, azúcar, sucedáneos del café, tortas, chocolate, toda clase de productos de pastelería y confitería, helados comestibles y jarabe de melaza, solicitada el 12 de diciembre de 1969 y concedida el 10 de marzo de 1971; c) del rótulo de establecimiento nº 160037-O, " El madroño", en Madrid, para pastelería, confitería y bar-cafetería, solicitado el 20 de agosto de 1987 y concedido el 16 de junio de 1989; y d) del rótulo de establecimiento nº 266996-X, " Los Madroños", en Madrid, para pastelería, confitería y bar-cafetería, solicitado el 30 de enero de 2000 y concedido el 20 de febrero de 2001;

2º) la demandante regenta sendos locales en la zona centro (barrio de La Latina) de Madrid, bajo el rótulo "El Madroño", identificados como taberna, pastelería y licorería, donde también se realizan actividades propias de un restaurante;

3º) la entidad demandada, RESTAURACIÓN DE AEROPUERTOS ESPAÑOLES SA (RAESA), es titular de la marca española nº 2564158-1, mixta, en la clase nº 43, para servicios de restauración (alimentación), solicitada el 28 de octubre de 2003 y concedida el 25 de marzo de 2004, consistente en el siguiente gráfico:

4º) dicha entidad demandada explota un restaurante sito en la Terminal nº 4 (T-4) del aeropuerto de Madrid-Barajas para el que usa el siguiente distintivo:

5º) Dª Gregoria interpuso demanda, en noviembre de 2008, contra RESTAURACIÓN DE AEROPUERTOS ESPAÑOLES SA (RAESA), en la que ejercitaba acción de nulidad de la marca nº 2564158-1, por incompatibilidad con sus marcas (artículos 52.1 de la LM en relación con el artículo 6.1.b) y con sus rótulos de establecimiento ( disposición transitoria tercera, apartado 3, de la LM ), todos ellos anteriores en el tiempo a aquélla; asimismo emprendía acciones por infracción de sus marcas ( artículos 34 y 41.1 de la LM ), por lo que interesaba la cesación en la utilización en el local de la T-4 del aeropuerto del distintivo "El Madroño" por parte de la demandada e interesaba una indemnización de daños y perjuicios; y, por último, ejercitaba asimismo acciones declarativas, de cesación, de remoción y de indemnización por la comisión por la parte demandada de diversos ilícitos constitutivos de actuaciones de competencia desleal ( artículos 6 , 11 y 12 de la LCD ); y

6º) la entidad demandada, además de advertir que los rótulos de la demandada estaban condenados a desaparecer por cancelación legal (en fechas 31 de julio de 2009 y de 2 de enero de 2010, respectivamente), adujo la excepción de caducidad de las marcas 2360153-1 "Los Madroños"y 604370-4 "Madroños", por falta de uso de las mismas, y se opuso a todas las pretensiones contenidas en la demanda.

La resolución apelada desestimó la citada demanda al acoger la excepción de caducidad de la marca nº 2360153-1 "Los Madroños", al considerar que, por razón del principio de especialidad, no habría incompatibilidad con la marca nº 604370-4 "Madroños", al entender que no habría identidad de actividades que pudiera justificar la nulidad de la marca 2564158-1 por el previo registro de rótulos y al descartar la posibilidad de apreciar la comisión de ilícitos de competencia desleal porque consideró que la demandada actuaba amparada por su propia marca.

La recurrente estructura su apelación en los siguientes alegatos: 1º) que no sería predicable la caducidad respecto de las marcas 2360153-1 "Los Madroños" y 604370-4 "Madroños", porque sí habría hecho uso de las mismas, según se derivaría de la documentación por ella presentada en la audiencia previa, añadiendo que los productos a los que se refiere la segunda de dichas marcas deberían estimarse concurrentes con los servicios de hostelería; 2º) que debería prosperar la acción de nulidad de la marca 2564158-1, fundándose en sus propios registros marcarios, que no considera perjudicados por caducidad, y, en cualquier caso, insiste en la incompatibilidad con los previos registros de los rótulos 160037-O "El Madroño" y 266996-X "Los Madroños"; y 3º) que el uso por la parte demandada en el mercado del signo "El Madroño" de forma diferente a como lo tiene registrado (eliminando el distintivo del óvalo y cambiando el tipo de letra) podría entrañar ilícitos de competencia desleal de los artículos, 6 , 11 y 12 de la LCD .

SEGUNDO.- La apelante alega que sí habría hecho uso de las marcas 2360153-1 "Los Madroños" y 604370-4 "Madroños" como demostraría la documentación aportada a la audiencia previa (con los números 1 a 5), relativa a la facturación de proveedores y a diversa publicidad que, en su opinión, acreditarían que ha venido utilizando sus marcas en forma que no diferiría de forma relevante del modo en el que las tiene registradas, lo que no alteraría su carácter distintivo.

El examen de tal documentación no permite alcanzar, sin embargo, a criterio de este tribunal, tal conclusión, pues se trata de facturación que, al margen de sus escasa significación económica, ni tan siquiera es la relativa a la contratación del producto o del servicio objeto de las marcas, sino que es la referida a suministros por terceros de diversos bienes o servicios efectuados a los locales de la demandante, identificados como tales por sus rótulos de establecimiento, lo que resulta por completo falto de idoneidad para demostrar el uso de las marcas de las que aquí se trata. Por otra parte, la publicidad que se pretende justificar como realizada no lo es de las marcas registradas "Los madroños" o "Madroños" sino de los locales identificados con el rótulo "El Madroño". Aunque el artículo 39.2.a de la Ley 17/2001 admite (con mayor precisión al respecto que la que se derivaba del artículo 4.2.a de la Ley 32/1988 ) la posibilidad de que la utilización de la marca en forma diferente a la que consta en el registro pueda satisfacer la carga de uso de la registrada, para que se produzca este efecto sería preciso que la marca empleada sólo variase en elementos que no alterasen de manera significativa el carácter distintivo de la marca en la forma en la que se hallase registrada. Supondría, pues, un uso efectivo de la marca que se hiciese con una modificación fruto, por ejemplo, de su modernización, siempre que conservase frente al público el carácter distintivo propio de la registrada, lo que supondría mantener sus elementos diferenciadores esenciales, aunque se introdujesen en ellos variaciones no sustanciales o cambios en sus elementos accesorios. Así, el signo utilizado cumpliría la carga de uso del registrado si en el tráfico mercantil fuesen percibidos como una única marca, al no alterarse la denominada impresión comercial que producen en el consumidor. Ahora bien, no estamos en el presente caso, como interesadamente se pretende hacer ver por la apelante ante un uso modernizado de las características de la marca primitiva, sin haber actualizado su registro, al tiempo de efectuar dicha publicidad (lo que le hubiera permitido defender que, en realidad, debía entenderse que seguía usando aquélla), para lo que nos propone que reduzcamos el análisis a la constatación del empleo de singulares o plurales del término "Madroño" o al hecho de que le precedan o no determinantes (como los artículos "el" o "los"), cuando lo que en realidad ha venido ocurriendo, como puede constatarse con particular claridad en la publicidad emitida en el Estadio Vicente Calderón, en la que aparecía reflejada la fachada del local con el citado rótulo e imágenes de sus instalaciones físicas, es que la actividad publicitaría ha venido referida a un objeto por completo diferente de las citadas marcas, cual es el establecimiento comercial identificado por el rótulo "El Madroño", que constituía un título distinto a aquéllas. Este último, que tenía un objeto diferente a las marcas (la enseña de un establecimiento y no distinguir productos ni servicios), una significación económica de escasa relevancia y un ámbito muy localizado, no puede servir de excusa para satisfacer la carga de uso efectivo que requeriría el mantenimiento de una marca de servicios como "Los Madroños", que debería haberse utilizado, en realidad, como tal y para lo que fue registrada, lo que, según parece, no ocurrió.

El titular de la marca tiene, como contrapartida al derecho de exclusiva que se le concede con su registro, la carga de usarla. El principio del uso obligatorio de la marca registrada es esencial, debiendo satisfacerse mediante su empleo de modo efectivo y real para los productos o servicios para los que se registró ( artículo 39.1 de la Ley 17/2001 ); este concepto de "uso real y efectivo" de la marca registrada ha sido analizado con detalle en la sentencia de la Sala 1ª del Tribunal Supremo de 28 de marzo de 2.005 , como también lo ha sido el de "uso efectivo", que es el que contempla la normativa comunitaria, en el ámbito de la Unión Europea por las sentencias del Tribunal de Justicia de 11 de marzo de 2003 y 13 de septiembre de 2007 (en las que se considera que una marca es objeto de un uso efectivo, cuando, en consonancia con su función esencial, que consiste en garantizar la identidad del origen de los productos o servicios para los que haya sido registrada, se utiliza con el fin de crear o conservar un mercado para tales productos y servicios, excluyéndose usos de carácter simbólico cuyo único objeto sea el mantenimiento de los derechos conferidos por la marca; se subraya además que la apreciación del carácter efectivo del uso de la marca debe basarse en la totalidad de los hechos y circunstancias apropiados para determinar la realidad de la explotación comercial de ésta en el tráfico económico, en particular, la magnitud y la frecuencia del uso de dicha marca; y, en concreto, en la segunda de dichas sentencias se indica que aunque cabe considerar que una marca registrada se utiliza cuando se aporta la prueba del uso de la misma bajo una forma ligeramente diferente de aquella en la que ha sido registrada, lo que no cabría es ampliar, mediante la prueba de su uso, la protección que recibe una marca registrada a otra marca registrada, cuyo uso no se hubiese demostrado, por la razón de que ésta no fuese más que una ligera variante de la primera).

El incumplimiento de la obligación de usar la marca en el plazo legalmente fijado (cinco años ininterrumpidos - artículo 39 de la Ley 17/2001 y artículo 4.1 de la Ley 32/1988 ) supone que, a falta de rehabilitación de la misma, la carencia de eficacia ofensiva de la misma frente a otros y, en concreto, que no pueda conseguirse merced a ella la anulación de marcas registradas con posterioridad. La regla del artículo 52.3 de la Ley de Marcas impone al titular marcario, cuando se esgrime por el que ha sido por él demandado en una acción de nulidad marcaria la excepción de caducidad de la marca esgrimida por la parte demandante, la carga de la prueba del uso efectivo y real de la misma para los productos o servicios para los que está registrada o de la existencia de causas que pudieran justificar, de modo suficiente, que sufría un impedimento para ello.

Precisamente en el presente caso concurre una patente falta de acreditación del uso real y efectivo de la marca de servicios nº 2360153-1 "Los Madroños" por lo que el juzgador de la primera instancia habría resuelto con corrección al no estimarla oponible como tal título marcario a la parte demandada. Conclusión ésta que podría también hacerse extensiva, por las mismas razones, a la marca nº 604370-4 "Madroños", al no constar acreditada en autos su concreta utilización en los productos a los que debería ir referida (mediante envoltorios, envases, etc).

Aunque ello sería un paso que sólo habría que dar ulteriormente, en su caso, al análisis de la caducidad opuesta por la parte demandada (y sólo de no haber prosperado la excepción), que es lo que en este fundamento debería ocuparnos con exclusividad, nos vemos obligados a significar, porque los términos de la resolución apelada así nos lo exigen al apuntar de modo expreso hacia ello, que lo cierto es que, en relación con esta segunda marca, al margen de que también mediaban diferencias apreciables entre el signo meramente denominativo de la demandante y el mixto (que incluye un gráfico peculiar) registrado por la demandada (que es el que nos interesa en sede de la acción de nulidad contra él esgrimida), el principio de especialidad ponía de manifiesto relevantes diferencias que hubieran excluido la colisión de títulos, ante la divergencia o falta de similitud en cuanto a bienes o servicios para los que estaban concedidos los respectivos registros (productos como el café, té, cacao, azúcar , etc, en el caso de esta segunda marca de la demandante frente a servicios de restauración en el de la demandada).

TERCERO.- A tenor de la fundamentación precedente, no siendo posible que la actora apelante fundase en sus propios registros marcarios la acción de nulidad emprendida contra la marca 2564158-1, el único posible sustento para la misma sería la incompatibilidad entre ésta y los previos registros de los rótulos 160037-O "El Madroño" y 266996-X "Los Madroños". La recurrente considera que el juzgador habría sido muy rígido al examinar la coincidencia entre actividades y servicios, pues en su opinión podría apreciarse una suerte de superposición en concepto de género, que se asignaría a los servicios de restauración, y de especie, relativa a otros que pudieran entenderse incluidos en él.

Debemos recordar que los rótulos de establecimiento registrados son signos que se encontraban al tiempo de iniciarse el litigio en trance de extinción, conforme al régimen transitorio previsto para los mismos en la Ley 17/2001 de Marcas, siendo su destino último el de que su protección quede fuera del ámbito marcario y resulte amparada en el ámbito de la Ley de competencia desleal (LCD). Lo que no impide que, a tenor de la regla "ut lite pendente hihil innovetur" (que según el artículo 413 de la LEC solo se excepcionaría, y no es aquí el caso, en los supuestos de obtención de satisfacción extraprocesal por la parte demandante o la concurrencia de cualquier otra causa que conllevase la privación de interés legítimo en la pretensión deducida), debiera decidirse si el registro de marca de la parte demandada incurría o no en causa de nulidad al tiempo de interponerse la demanda, en el que estaban todavía vigentes los registros de rótulo de la demandante, con independencia de que con posterioridad pudieran, con el transcurso del tiempo, llegar a perder vigencia, pues eso no interferiría en lo que había que enjuiciar al iniciarse el litigio.

Como se desprende de la letra " a" del apartado nº 3 de la disposición transitoria tercera de la Ley 17/2001 de Marcas , y así lo hemos señalado en los precedentes en los que hemos tenido ocasión de aplicar dicho precepto legal ( sentencia de la sección 28ª de la AP de Madrid de 23 de abril de 2010 ), para que pudiera desencadenarse alguno de los efectos previstos en dicha norma (y, en concreto, que pudiera obtenerse la declaración de nulidad de un registro ulterior de una marca o nombre comercial producido durante la vigencia registral del rótulo) sería preciso que concurriese una doble identidad que fuese apreciable tanto entre los signos enfrentados como entre la actividad amparada por el rótulo y los productos o servicios protegidos por la marca. No bastaría, por lo tanto, con que la comparación entre dichos términos revelase mera similitud entre ellos, resultando imprescindible la existencia de la identidad exigida por la norma.

A tenor de lo explicado carece de sentido que la parte apelante reproche al juzgador un exceso de rigidez, por exigir esa doble identidad, cuando lo que aquél ha hecho es limitarse a aplicar la norma en sus propios términos, pues no mediaba identidad ni entre los signos registrados (denominativo en el caso de la demandante, que se ciñe a las palabras "El Madroño" y "Los Madroños", y gráfico en el de la demandada, consistente en la expresión, con particular grafía, "El Madroño", bajo un óvalo que comprende las letras "M" y "Ñ") ni entre las actividades y los servicios para los que se efectuó el registro (pastelería, confitería y bar-cafetería en el caso de la demandante y servicios de restauración en el de la contraparte), sin que bastase la mera similitud o proximidad entre los unos y los otros, que es lo que en realidad pretende la recurrente (aunque intente argüirlo como una relación de género y especie, cuando en sentido estricto no se daría tal, pues el primero lo podría constituir el ramo de la hostelería, mas no la actividad de restauración, como pretende la apelante, que es perfectamente discernible de otras del sector hostelero), para poder justificar una decisión tan drástica como lo sería la declaración de nulidad de la marca de la parte demandada que se perseguía por la actora.

CUARTO.- La parte recurrente considera además que el uso por la parte demandada en el mercado del signo "El Madroño" de forma diferente a como lo tiene registrado (eliminando el distintivo del óvalo y cambiando el tipo de letra) podría entrañar la comisión de ilícitos de competencia desleal de los artículos, 6 , 11 y 12 de la LCD , reprochando a la sentencia apelada no haberse siquiera referido al precepto citado en segundo lugar.

En efecto, la sentencia nada dice de la aplicabilidad al caso del artículo 11 de la LCD , aunque debemos decir que poco cabría argumentar al respecto, pues el objeto sobre el que habría de recaer la conducta tachada de ilícita en el citado precepto legal debería referirse a las creaciones materiales, es decir, a las prestaciones, los productos o los servicios y las características propias de los mismos, quedando, en cambio, en el ámbito de los artículos 6 y 12 de la LCD , con sus respectivos matices, lo referente a las creaciones formales, esto es, los signos distintivos y las formas de presentación de los productos o servicios. Así lo ha señalado la jurisprudencia ( sentencias de la Sala 1ª del Tribunal Supremo de 23 de julio de 2010 y 1 de diciembre de 2010 ). De manera que el artículo 11 de la LCD sólo resultaría aplicable en tanto que estuviéramos refiriéndonos a imitación de productos o servicios y no a la de herramientas de publicitación o presentación al mercado de los mismos. Luego en sede de un litigio por una pretendida imitación de signo distintivo no resulta procedente invocar el artículo 11 de la LCD . Por otro lado, dicho precepto proclama, precisamente, el principio general de libre imitación de prestaciones no protegidas por derechos de exclusiva ( artículo 11.1 de la LCD ), en aras precisamente a la libre competencia empresarial, sin perjuicio de prever determinadas excepciones ( nº 2 y 3 del citado artículo 11 de la LCD ) que no serían del caso.

Por su parte, el artículo 6 de la LCD considera desleal el crear confusión en el mercado a los potenciales clientes con respecto a la actividad, las prestaciones o el establecimiento ajenos, siendo suficiente el riesgo de asociación para fundamentar la deslealtad de una práctica. A la resolución apelada le ha bastado, para excluir el ilícito, con entender que la demandada habría actuado amparada por su propia marca (merced al denominado aspecto positivo del derecho de marca - artículo 34.1 de la LM ), entendiendo que el logotipo utilizado sería una mera modernización de la marca mixta "El Madroño". Aunque la solución resulta defendible, consideramos, no obstante, que cabría polemizar al respecto, porque las diferencias entre la forma en la que está registrada la marca de la demandada y el signo que por ésta se utiliza son bastante acusadas. En cualquier caso, aunque se excluyera la cobertura marcaria, consideramos que no cabría apreciar riesgo de confusión ni de mera asociación, por más que también se esté empleando por la demandada el término madroño, algo por otro lado muy común en la capital de España en muchas empresas (ya que se asocia al oso y al madroño que aparecen en el escudo de la ciudad) y en todo tipo de establecimientos comerciales, incluidos los de hostelería, dada la marcada diferenciación que conlleva, en ese contexto de continuo recurso de los empresarios al vocablo con el que se designa la especie arbórea más famosa en Madrid, la utilización por la demandada de una grafía y una estética muy peculiar en su logotipo que le confieren una apariencia de notable particularidad que evita que pueda evocar a otros que simplemente aludan a la citada planta, con los que viene coexistiendo en el tráfico mercantil, como sería el caso del signo que emplea la demandante. Por otro lado, la información gráfica incorporada a las actuaciones pone de manifiesto el entorno dispar en el que se utilizan los respectivos signos, por la diferencia patente entre los locales de la demandante, sitos en el centro urbano de Madrid, que son de estilo clásico madrileño y recrean ambientes propios de una época pretérita en esta villa, y el establecimiento que regenta la parte demandada, que es un restaurante moderno y funcional sito en la Terminal 4 del aeropuerto de Barajas, lo que aleja aun más la posibilidad de que pudiera provocarse algún tipo de confusión entre la actividad, las prestaciones o el establecimiento de ambas.

Por último, la aplicación del artículo 12 de la Ley de Competencia Desleal exigiría constatar el aprovechamiento indebido de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado mediante la imitación de las manifestaciones externas en las que aquélla se encarnase. Porque ese tipo legal sanciona, como señala la jurisprudencia de la Sala 1ª del TS (sentencias de 19 de mayo de 2008 y de 1 de diciembre de 2010 ), "la conducta parasitaria del esfuerzo material y económico de otro y recoge la interdicción de los actos de expoliación de la posición ganada por un competidor con su esfuerzo para dotar de reputación, prestigio o buena fama a los productos o servicios con los que participa en el mercado. Tal comportamiento habría de consistir en "la utilización de elementos o medios de identificación o presentación de los productos (actividad, establecimiento, prestaciones) empleados por los empresarios en el mercado y que proporcionan información a los consumidores" ( sentencias de la Sala 1ª del TS de 23 de julio de 2010 y 1 de diciembre de 2010 ). Y además, como se señala en la última de las citadas resoluciones, tal aprovechamiento habría de ser indebido, es decir, sin cobertura legal ni contractual, debiendo resultar evitable y carecer de justificación. Como señala la citada jurisprudencia se trata de proteger el correcto funcionamiento del mercado al amparar al competidor cuyo esfuerzo dio lugar a una reputación adquirida en aquél por sus creaciones formales y de la que indebidamente otro se aprovecharía, y con ello del esfuerzo material o económico ajeno, sin que se requiera que se cree riesgo de confusión o asociación ni que sea apto para producir engaño a los consumidores. Resulta preciso, para que sea pertinente la invocación de este tipo legal, la existencia de una reputación industrial, comercial o profesional, lo que requiere cierta implantación en el mercado. El término legal "reputación" comprende los de fama, renombre (el precepto protegía la marca renombrada hasta la LM de 2.001, dado el casi total olvido por la LM de 1.988), el crédito, el prestigio, el "goodwil", el buen nombre comercial. La carga de la prueba de su existencia incumbe a quien lo afirma y pretende obtener los efectos de la norma en su favor. Pues bien, la parte demandante ni tan siquiera ha acreditado, con un mínimo de rigor, la reputación cuyo aprovechamiento se estaría pretendiendo atribuir a la parte demandada (pues el grado de conocimiento que haya podido alcanzar una empresa no puede identificarse, sin más, con que goce de reconocido prestigio) y, en cualquier caso, las acusadas diferencias externas que hemos descrito entre los establecimientos de ambas partes permitirían descartar la concurrencia del ilícito que se alegaba en la demanda, pues no advertimos síntomas de una maniobra típicamente desleal tendente al empleo de un mecanismo adecuado para provocar el aprovechamiento de la reputación ajena.

QUINTO.- La desestimación del recurso conlleva la imposición a la parte apelante de las costas ocasionadas con su apelación, tal como se deriva del nº 1 del artículo 398 de la LEC .

Vistos los preceptos citados y demás concordantes de general y pertinente aplicación al caso, este tribunal pronuncia el siguiente

Fallo

Desestimamos el recurso de apelación interpuesto por la representación de Dª Gregoria contra la sentencia dictada el 21 de junio de 2010 por el Juzgado de lo Mercantil nº 6 de Madrid en el juicio ordinario nº 827/2008 del que este rollo dimana. E imponemos a la mencionada parte recurrente las costas correspondientes a dicha apelación.

Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos los ilustrísimos señores magistrados integrantes de este tribunal.

PUBLICACION.- Dada y pronunciada fué la anterior Sentencia por los Ilmos. Sres. Magistrados que la firman y leída por el/la Ilmo. Magistrado Ponente en el mismo día de su fecha, de lo que yo el/la Secretario certifico.