Sentencia Civil Nº 133/2008, Audiencia Provincial de Burgos, Sección 3, Rec 22/2008 de 28 de Abril de 2008

Encabezamiento

AUD.PROVINCIAL SECCION N. 3

BURGOS

SENTENCIA: 00133/2008

AUDIENCIA PROVINCIAL DE

BURGOS

Sección 003

Domicilio: SAN JUAN 2

Telf: 947259950

Fax: 947259952

Modelo: SENTENCIA

N.I.G.: 09059 38 1 2008 0000042

ROLLO: RECURSO DE APELACION (LECN) 0000022 /2008

Juzgado procedencia: JDO.DE 1A.INSTANCIA N.4 de BURGOS

Procedimiento de origen: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0001076 /2005

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Burgos, integrada por los Ilmos. Sres. Magistrados, D. JUAN SANCHO FRAILE, Presidente, D. ILDEFONSO BARCALA FERNÁNDEZ DE PALENCIA y Dª MARÍA ESTHER VILLÍMAR SAN SALVADOR, ha dictado la siguiente.

S E N T E N C I A Nº 133.

En Burgos, a veintiocho de abril de dos mil ocho.

VISTOS, por esta Sección de la Audiencia Provincial de Burgos el Rollo de Sala núm. 22 de 2.008, dimanante del juicio ordinario número 1.076/05, del Juzgado de Primera Instancia Nº 4 y de lo Mercantil de Burgos, sobre infracción de modelo industrial y competencia desleal, en recurso de apelación interpuesto contra sentencia de fecha 10 de octubre de 2.007, en el que han sido partes, en esta segunda instancia, como demandantes-apelantes, le entidades mercantiles "STEELCASE, S.A." y "A. F. STEELCASE, S.A.", representadas por el Procurador D. Fernando Santamaría Alcalde y defendidas por el Letrado D. Carlos Moran Medina, y, como demandada-apelada, la mercantil "TAPICERÍAS SOTO, S.L.", representada por el Procurador D. Jesús Miguel Prieto Casado y defendida por la Letrada Dª Almudena González Natal. Siendo Ponente el Ilmo. Sr. D. ILDEFONSO BARCALA FERNÁNDEZ DE PALENCIA, que expresa el parecer de la Sala.

Antecedentes

1.- Los de la resolución recurrida, que contiene el siguiente FALLO:

"Que desestimando como desestimo la Demanda presentada por el Procurador Sr. Santamaría Alcalde en representación de las Mercantiles "STEELCASE, S.A." y "A.F. STEEELCASE, S.A.", debo absolver y absuelvo a la Sociedad "TAPICERIAS SOTO, S.L." de los pedimentos ejercidos en su contra, con expresa imposición de costas a la parte demandante".

2.- Notificada la anterior resolución a las partes, por la representación de las entidades demandantes se presentó escrito preparando recurso de apelación, que posteriormente formalizó dentro del término que le fue concedido al efecto. Dado traslado a la parte contraria, para que en el término de diez días presentase escrito de oposición al recurso o de impugnación de la resolución, lo verificó en tiempo y forma, oponiéndose al recurso mediante escrito que consta en las actuaciones; acordándose por el Juzgado, la remisión de los autos a la Audiencia Provincial de Burgos, habiendo correspondido en el reparto general de asuntos, a esta Sección Tercera de la Audiencia Provincial.

3.- Recibidos los autos y formado el correspondiente Rollo de Sala, se turnó de ponencia, señalándose para votación y fallo el día 24 de abril pasado, en que tuvo lugar.

4.- En la tramitación del presente recurso se han observado las formalidades legales.

Fundamentos

Primero. Se interpone el presente recurso de apelación contra la sentencia que desestima la demanda interpuesta por dos sociedades, Steelcase SA y AF Steelcase SA, siendo la primera la matriz francesa y la segunda la filial española, en ejercicio acumulado de las acciones de protección de un modelo industrial al amparo de la Ley 20/2003, de 7 de julio y de prohibición de competencia desleal, contra quien ha vulnerado los derechos derivados de la titularidad del modelo industrial internacional aplicado a la fabricación de una silla de oficina por fabricar una silla que guarda un parecido evidente con el modelo industrial de la parte demandante.

Segundo. Consentida en esta alzada la excepción de falta de legitimación de AF Steelcase SA por no ser esta la titular del modelo industrial, sino la sociedad francesa, procede resolver en primer lugar, y antes de las acciones en materia de competencia desleal, de las que sí podría ser titular la filial española, si la silla fabricada por la parte demandada constituye una imitación del modelo de la actora Steelcase SA. En realidad es a esta única cuestión a lo que ha quedado reducida la acción de protección del modelo industrial que se ejercita en los presentes autos, amén de la acción indemnizatoria si aquella prosperara, puesto que por la parte demandada no se ha negado la novedad ni el aspecto singular del modelo de la actora, que son requisitos necesarios para la inscripción (artículo 5 Ley 23/2003 y artículo 3.2 de la Directiva CEE 20/2003 ). Lo único que se ha alegado en la contestación de la demanda es la existencia de diferencias entre la silla Lets?B fabricada por Steelcase y la silla Combi fabricada por Tapicerías Soto.

Ciertamente, la sociedad francesa Steelcase SA es titular del modelo industrial DM/053439, que es un modelo internacional registrado conforme al sistema del Arreglo de la Haya sobre el depósito internacional de modelos y dibujos industriales de 6 de noviembre de 1925. Con arreglo a este sistema el nacional de cualquiera de los Estados que hayan suscrito el Convenio en algunas de las tres actas vigentes, la de Londres de 1934, la de la Haya de 1960 y la de Ginebra de 1999, pueden proceder al depósito internacional, en cuyo caso el mismo surtirá efectos en todos los demás Estados que se hayan adherido al Convenio, siempre y cuando el Estado de origen y el de destino estén ligados por un Acta común. En el caso de España y Francia ambos Estados están vinculados por el acta de Londres (España no es parte en el acta de la Haya y Francia no lo es en la de Ginebra), por lo que les es de aplicación el Convenio en la versión de 1934. Según el acta de Londres (artículo 4 ) la persona que efectúe el depósito internacional de un dibujo o modelo industrial se considerará hasta la prueba en contrario como propietaria de la obra. Por su parte el artículo 75 de la Ley 23/2003 señala que el registro internacional de diseños realizado conforme al Arreglo de La Haya de 6 de noviembre de 1925, sobre el depósito internacional de dibujos o modelos industriales, producirá los efectos previstos en el texto del Acta de revisión de dicho convenio que esté vigente en España y sea aplicable al solicitante en el momento de presentarse la solicitud de depósito internacional. Parece claro por lo tanto que el modelo internacional del que es titular Steelcase SA goza en España de la misma protección que los modelos nacionales registrados.

Tercero. Por lo que se refiere al marco normativo de aplicación a los modelos industriales, con fecha 8 de julio de 2003 se publicó la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial . Bajo la común denominación de diseño industrial se regulan ahora de forma unitaria los dibujos y los modelos industriales, que hasta la fecha se regulaban de forma diferenciada como modelos y como dibujos en el Estatuto de la Propiedad Industrial de 1929 . La nueva Ley solo es de íntegra aplicación a los registros de diseños solicitados a partir del 8 de julio de 2004 , fecha en la que entró en vigor el procedimiento de registro y de oposición previsto en la Ley 23/2003 , con lo que todas las solicitudes que se presenten a partir de esa fecha serán tramitadas y resueltas íntegramente conforme a la nueva Ley. Las solicitudes de registro presentadas a partir del 9 de julio de 2003 hasta el 8 de julio de 2004 se tramitan según las normas de procedimiento aplicables bajo la vigencia del Estatuto de la Propiedad Industrial, con oposición previa a la concesión, resolviéndose sin embargo según el derecho sustantivo de la nueva ley, que regirá también bajo la concesión. Finalmente, los dibujos y los modelos industriales solicitados antes del 9 de julio de 2003 (fecha de entrada en vigor de la Ley 23/2003 ) y concedidos antes o después de esa fecha se rigen por la legislación anterior constituida por el Estatuto de la Propiedad Industrial de 1929, pero con las importantes excepciones de la disposición transitoria segunda de la nueva Ley.

El registro de la parte actora lleva fecha de 4 de octubre de 2000 por lo que continúa rigiéndose por el Estatuto de la Propiedad Industrial de 1929. Ahora bien, a tenor de la disposición transitoria 2ª "los modelos y dibujos industriales y artísticos concedidos conforme al Estatuto de la Propiedad Industrial se regirán por las normas de dicho estatuto. Esto no obstante, serán de aplicación a los dibujos y modelos industriales, las disposiciones de esta ley que se enuncian a continuación: a) Del título VI «Contenido de la Protección Jurídica del Diseño Industrial»: los artículos 48, 49, 51 del capítulo I y el capítulo II artículos 52 a 57, inclusive. b) El título VII «El diseño como objeto del derecho de propiedad». c) Del título VIII «Nulidad y caducidad del diseño registrado» los artículos 68, 69 y 70 del capítulo I y los artículos 72 y 74 del capítulo II ". Algunos de estos preceptos, como los artículos 54 y 55 , que regulan el cálculo de la indemnización de daños y perjuicios, son de aplicación al supuesto de autos por el citado régimen transitorio.

Cuarto. Una vez examinado el marco normativo conviene precisar que modelo industrial era en el artículo 182.2 del Estatuto de la propiedad Industrial de 1929 todo objeto que pueda servir de tipo para la fabricación de un producto, y que pueda definirse por su estructura, configuración, ornamentación o representación. Aunque por la doctrina se ha criticado que el Estatuto hable del modelo como de un objeto, cuando no lo es por tratarse de una creación inmaterial, sí es conveniente precisar que la mejor forma de conocer las características de un modelo industrial es contemplando el producto que lo incorpora. Desde luego el modelo no es la representación gráfica del mismo que contiene la solicitud del Registro. Por un lado porque siendo la representación gráfica un dibujo, y por lo tanto bidimensional, no puede contener toda la riqueza de matices de un modelo en tres dimensiones. En segundo lugar, y con mayor precisión, la Ley 23/2003 ya define este tipo de creaciones como la apariencia de la totalidad o de parte de un producto, lo que supone que el modelo solo se conoce a través del producto, por ser la apariencia o la forma del mismo. Finalmente la definición de diseño que incorpora la Ley 23/2003 identifica la apariencia, no solo con las líneas de un dibujo, sino también con la textura o los materiales que están ausentes en una representación gráfica.

La precisión anterior nos parece de interés porque, una vez que no se ha cuestionado que la silla de la parte actora esté protegida por el modelo internacional, lo que define las características del modelo en cuestión es su plasmación en alguna de las sillas fabricadas, de las que en los autos hay abundante material fotográfico, y no tanto la representación gráfica del modelo que figura en la inscripción. Lo anterior nos lleva a juzgar la violación del derecho de la actora por comparación de los dos productos entre sí, la silla Combi de la demandada y alguna de las sillas Lets B de la actora.

Quinto. El concepto de modelo industrial nos habrá de servir también para determinar la forma en la que ha de hacerse esta comparación, comparando ambos productos solo en cuanto a su forma o apariencia externa, que es lo que protege el modelo, y no en cuanto a otras prestaciones o cualidades que, o bien no tienen ninguna referencia visual por tratarse de elementos internos, o bien son aspectos técnicos o funcionales de ambas sillas que son objeto de protección de otros derechos de propiedad industrial.

La sentencia apelada llega a la conclusión en su fundamento de derecho cuarto que la silla de la demandada no vulnera el modelo industrial de la actora porque entre ambas sillas se aprecian las siguientes diferencias: 1) pieza de sujeción, sistema y forma, la silla de la demandante es común para ambos brazos y fijada al mecanismo, siendo piezas independientes en la de la demandada, y ancladas a la estructura del asiendo, 2) pieza plástica para apoyabrazos con formas claramente diferenciadas, 3) mecanismo para la regulación de altura de brazo completamente distinto, 4) únicamente la silla de la demandada incorpora el sistema multifuncional.

Del razonamiento anterior se desprende, como dice la parte apelante en su recurso, que el Juzgador de la instancia toma como diferencias entre ambos modelos lo que son características técnicas del producto (mecanismo, sistema multifuncional, etc...), cuando lo que ha de primar en la comparación debe ser solo la apariencia o la forma externa, y esta es muy similar ente ambos modelos de manera que concurre a nuestro juicio la regla de identidad del artículo 47 de la LDI porque a la vista de uno el otro no produce en el usuario informado una impresión general diferente.

El parecido entre ambas sillas, solo desde el punto de vista de la forma es examinado con profusión de detalles en el informe pericial de doña Maribel acompañado con la demanda, de modo que no reproduciremos aquí todos y cada uno de los elementos de comparación. Basta con señalar que siendo el respaldo el elemento más característico de la comparación el mismo guarda desde el punto de vista de la forma externa una sustancial identidad en ambas sillas. Son siete las identidades que en el respaldo de ambos modelos se aprecian en el informe de la Sra. Maribel , frente a solo dos diferencias, de modo que concluye que "con pequeñas diferencias los respaldos de las sillas Lets B de Steelcase y Combi de Tapicerías Soto guardan entre sí una gran semejanza en configuración, estructura y efecto visual. Una semejanza basada especialmente en la combinación de dos cuerpos de diferente ancho que se unen de manera similar, y donde el contraste cromático toma gran relevancia". En el resto de los elementos de la silla (asiento, reposabrazos y pie) las diferencias que puedan existir son menos relevantes por tratarse de elementos que no contribuyen a la definición del modelo. A pesar de ello el reposabrazos y el pie de ambas sillas son prácticamente idénticos, a pesar de algunas diferencias que señala la perito.

Frente al informe de la Sra. Maribel el perito de la parte demandada don Enrique incide en elementos que o bien no tienen ninguna referencia visual por tratarse de elementos internos, o bien son aspectos técnicos o funcionales de ambas sillas que son objeto de protección de otros derechos de propiedad industrial. Son estos elementos los que la sentencia tiene en cuanta para resolver que no se produce la violación del modelo industrial de la actora. En esta sede la conclusión habrá de ser diferente al tenerse en cuenta solo los elementos formales de ambos diseños, por lo que se debe concluir como en el informe de la Sra. Maribel que existe una clara similitud entre el diseño industrial de la silla Lets B de Steelcase SA y el modelo Combi de Tapicerías Soto. Todo ello debe dar lugar a la estimación de la primera de las acciones de protección del modelo industrial para cuyo ejercicio sólo está legitimada Steelcase SA.

Sexto. Entrando a conocer de la segunda de las acciones sobre competencia desleal, los actos de la demandada consistentes en la imitación de un modelo industrial de un competidor están encuadrados en los actos de imitación descritos en el artículo 11 de la Ley 3/1991. Como actos de imitación, y no como actos de confusión ni como actos de explotación de la reputación ajena, califica la sentencia de 30 de mayo de 2007 la imitación por la demandada de un modelo de lámpara (plafón), aunque en este caso el modelo no estuviera amparado por un derecho de exclusiva. No es aplicable al caso el artículo 12 sobre explotación de la reputación ajena, por ser ámbito propio de tal precepto el de los signos distintivos o las denominaciones de origen, no el de las creaciones materiales o productos como son los plafones en conflicto. Tampoco es aplicable el artículo 6 , sobre los actos de confusión, porque este precepto se refiere a las creaciones formales o signos distintivos. Y tampoco se puede incluir el acto enjuiciado en el artículo 5 , ya que aunque este artículo es aplicable con independencia de los que le siguen, lo será siempre a actos que no sean de los tipificados en los artículos 6 al 17 .

Se plantea por lo tanto la doble calificación de los hechos desde el punto de vista de la propiedad industrial y desde la competencia desleal. La sentencia de 4 de septiembre de 2006 rechazó que un mismo acto, en este caso de violación de un modelo de utilidad, pudiera recibir la protección de la Ley de patentes y la de la ley de competencia desleal. Como declaró esta Sala en la sentencia de fecha 13 de junio de 2006 , no cabe desconocer la relación existente entre la regulación de la competencia, en sus diversas manifestaciones, y los derechos subjetivos de exclusiva, así como tampoco la posibilidad de que la Ley 3/1991 proyecte una protección complementaria sobre situaciones que, en todo o en parte, no la obtengan de la legislación especial reguladora de un específico título de propiedad industrial. En concreto, aunque el artículo 11 de la Ley 3/1991 rechace expresamente la ilicitud de una libre imitación de prestaciones empresariales ajenas cuando estén amparadas por un derecho de exclusiva (1) y cuando sea desleal (2 y 3), ello no significa que tal precepto desplace a su ámbito, sustituya o duplique la protección específica que a la propiedad industrial reconocen las leyes especiales que la regulan.

Antes bien, el haz de facultades, de contenido positivo y negativo, integradas en el derecho sobre un modelo de utilidad registrado se rige por las normas que específicamente lo disciplinan, de modo que la fabricación y comercialización de los productos que, sin autorización de su titular (en el caso, Mijer, S.A.), lo infrinjan, debe ser calificado y tratado, en su caso, como un acto ilícito según la legislación reguladora de tal título de propiedad industria (....) En definitiva, el comportamiento descrito por la Audiencia Provincial está prohibido en el artículo 50.a, en relación con el 152.1, ambos de la Ley 11/1.986 , pese a lo que el Tribunal de apelación aplicó a un supuesto fáctico merecedor de tal tratamiento la Ley 3/1.991 .

Una lectura de la sentencia anterior evidencia que lo que llevó al Tribunal Supremo a no calificar los hechos como competencia desleal no fue tanto que pudieran recibir protección en la ley de Patentes, como que no se justificase el alcance de la protección del artículo 11 . Es decir, a pesar de la dicción del número 1 del artículo 11 , no todo acto de imitación que recaiga sobre un derecho de propiedad industrial protegido con un derecho de exclusiva podrá ser calificado como acto de competencia desleal. Lo será cuando se den alguno de los supuestos de los números 2 y 3 del artículo 11 ; esto es, cuando el acto de imitación resulte idóneo para generar la asociación por parte de los consumidores respecto a la prestación (lo que nos lleva situar la confusión en el ámbito del origen empresarial del producto), o comporte un aprovechamiento indebido de la reputación o el esfuerzo ajenos, o cuando se produzca una imitación sistemática encaminada a expulsar del mercado a un competidor.

Descartado que en este caso se pretenda la expulsión del mercado de un competidor como Steelcase, los actos de imitación descritos en el número 2 del artículo 11 tienen en común que la imitación del producto conlleve necesariamente la confusión sobre el origen empresarial del producto; es decir, que el consumidor asocie la silla fabricada por Combi a un producto fabricado por Steelcase. Sin embargo, tal riego de asociación con respecto al origen empresarial no ha sido acreditado en autos. Aparte de la indudable semejanza de la forma externa entre ambas sillas que nos ha llevado a calificar los hechos como una violación de modelo industrial, una y otra, ya no desde el punto de vista del diseño, sino desde el punto de vista más amplio del producto, tienen múltiples diferencias técnicas, de precio, etc... que impiden a nuestro juicio que dicho riesgo de asociación se produzca. Steelcase por otra parte se caracteriza por ser una empresa líder en el mundo del mobiliario de oficina, y sus productos se lanzan al mercado después de un laborioso proceso de investigación, todo lo cual hace que la calificación de un producto Steelcase no se haga solo conforme a su apariencia externa, sino con base a otras prestaciones o cualidades, que son aquellas en las que el consumidor encontrará la diferencia entre ambos productos.

Por todo lo anterior procede, aunque sea por una motivación diferente, confirmar la sentencia en lo tocante a la desestimación de las acciones de competencia desleal.

Séptimo. El recurso de Steelcase SA se dirige en segundo lugar a obtener la indemnización de los daños y perjuicios solicitada en la demanda. Sobre esta cuestión son de plena aplicación ya, incluso a los dibujos solicitados antes del 9 de julio de 2003, los nuevos preceptos de la Ley 23/2003 .

Como indemnización de daños y perjuicios se pedía en la demanda el 1% de las ventas del modelo de silla Combi, que es la indemnización mínima que reconoce la Ley, y otra indemnización en concepto de lucro cesante equivalente al 39,8% sobre las ventas del modelo de silla Combi durante los cinco años anteriores a la sentencia.

Pareciendo que la actora tiene en todo caso derecho a la concesión de la primera, no sucede lo mismo con la segunda. En la determinación del lucro cesante el artículo 55.2 de la Ley dice que las ganancias dejadas de obtener se fijarán a elección del perjudicado, con arreglo a uno de los criterios siguientes: a) Los beneficios que el titular habría obtenido de la explotación del diseño si no hubiera tenido lugar la violación de su derecho, b) Los beneficios obtenidos por el infractor como consecuencia de la violación del derecho del titular del diseño registrado. Steelcase aplica el 39,8%, que es el porcentaje de beneficio que Steelcase obtiene de la venta de su modelo de silla Lets B en todo el mundo, según certificación del Presidente y Director general de Steelcase, que se aporta con la demanda como documento número 19, al número de sillas vendidas en España por Tapicerías Soto. Y como la facturación de la silla Combi en los años 2004, 2005 y 2006 ha sido de 447.457,12 € se dice que se tiene derecho al 39,8 % de esa cantidad, como si el mismo número de sillas vendidas por Tapicerías Soto fuera equivalente al mismo número de silla dejadas de vender por Steelcase. En cualquier caso la determinación del margen de beneficio nos parece que debe requerir la práctica de una prueba pericial contable, y no debe hacerse con base a la mera manifestación de una de las partes, lo que es en realidad la certificación que se aporta como documento número 19.

A lo que sí tiene derecho la parte actora es al 1% de los 447.457,12 €, 4.474,57 €. Este 1% es porcentaje sobre ingresos brutos, no netos, de acuerdo con la referencia que se hace en la ley, no a los beneficios, sino a la cifra de negocio, y porque parecería ridícula una indemnización que fuera solo del 1% de los beneficios. Y habrán de calcularse a partir de la fecha en la que se comenzó a vender la silla Combi. No se determinan a partir del requerimiento porque la obligación de indemnizar no está condicionada al previo requerimiento como sucede con el supuesto del artículo 54.2 .

Octavo. La estimación parcial de la demanda y del recurso conlleva la no imposición de costas en ambas instancias conforme a los artículos 394.2 y 398.2 LEC .

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

Fallo

Que estimando el recurso de apelación interpuesto por Steelcase SA contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia número 4 de Burgos en los autos de juicio ordinario 1076/2005, con revocación de la misma se dicta otra por la que, apreciando la falta de legitimación activa de la mercantil AF Steelcase SA para el ejercicio de la acción por violación del modelo industrial, se estima parcialmente la demanda formulada por Steelcase SA contra Tapicerías Soto SL, y se declara que la fabricación y comercialización por la demandada del modelo de silla de oficina Combi constituye una infracción del modelo industrial internacional DM/053439 de Steelcase SA, y en su virtud se condena a la citada demandada: 1) a cesar en la fabricación y comercialización del modelo de silla Combi objeto de la acción, 2) a abstenerse en adelante de fabricar y comercializar sillas que imiten los diseños protegidos por el modelo industrial internacional DM/053439, 3) a retirar del mercado todos los ejemplares del modelo de silla de oficina Combi objeto de la acción, así como todos los documentos comerciales, material publicitario y promocional u otros documentos en los que se reproduzca este modelo, pudiendo proceder a su deducción a costa de la demandada, 4) a indemnizar a la actora Steelcase SA en la cantidad de 4.474,57 €, que devengará los intereses del artículo 576 LEC desde esta fecha hasta su completo pago. Y se fija una multa coercitiva de 600 euros por día transcurrido hasta que se produzca la cesación efectiva de la infracción, la cual podrá determinarse en ejecución de sentencia. Todo ello sin hacer imposición de las costas causadas en ambas instancias.

Así por esta nuestra Sentencia, de la que se unirá certificación al Rollo de Sala, notificándose en legal forma a las partes, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.