Sentencia Civil Nº 135/2007, Juzgados de lo Mercantil - Alicante/Alacant, Sección 2, Rec 295/2006 de 06 de Julio de 2007

Encabezamiento

JUZGADO DE LO MERCANTIL N° 2 DE ALICANTE

Calle Pardo Gimeno, 43

TELÉFONO: 96.593.61.41 - FAX: 96.593.60.97

N.I.G. 03014-66-2-2006-0000683

Procedimiento: Juicio Ordinario Nº 295/2006 - D

Demandantes: PIQUADRO SPA y PIQUBO S.P.A.

Procuradora: CABALLERO CABALLERO, FRANCISCA

Demandados: Gabriel y DISTRIBUCIONES DE ÓPTICA MARIANO GARCÍA BABÓN S.A.

Procuradora: QUINTAR MINGOT, CRISTINA

SENTENCIA N° 135/07

En Alicante, a 6 de julio de 2007.

Vistos por mí, Luis Seller Roca de Togores, Magistrado del Juzgado de Lo Mercantil N° 2 de esta ciudad, el presente juicio ordinario registrado con el núm. 295/06, seguido a instancia de las mercantiles PIQUADRO S.P.A. y PIQUBO S.P.A., representada por la Procuradora Srª. Caballero Caballero y asistidas de las Letradas Srª Auto Casassas y Srª. López Gómez contra la mercantil DISTRIBUCIONES DE ÓPTICA MARIANO GARCÍA BABÓN S.A. y D. Gabriel , representada por la Procuradora Srª Quintar Mingot y asistida por el Letrado Sr. Pérez Sánchez, siendo el objeto del juicio infracción de marca comunitaria y declaración de nulidad de marca nacional.

Antecedentes

PRIMERO.- La Procuradora Srª. Caballero Caballero en representación de las actoras expresadas, presentó demanda, que fue turnada a este Juzgado, a la que, tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que consideró de aplicación acompañaba documentos y copias, contra las expresadas demandadas solicitando los siguientes pronunciamientos:

DECLARATIVOS:

Primero.- Que la utilización que efectúan los demandados D. Gabriel y DISTIBUCIONES DE ÓPTICA MARIANO GARCÍA BABÓN S.A.- PORSY INTERNACIONAL de la denominación PIQUADRO COLLECTION y PIQUADRO, como marca para distinguir los productos que comercializan, infringe los derechos de exclusiva que ostentan las actoras, derivados del registro de la MC n° 2.428.894, siendo así mismo constitutivo su uso de actos de competencia desleal.

Segundo.- Nulidad de la marca española PIQUADRO COLLECTION n° 2.545.772.

CONDENATORIOS:

Tercero.- Que los demandados se abstengan de utilizar el signo en cuestión para la distribución de los productos que comercializan.

Cuarto.- Cesión con fines humanitarios y a su costa, los productos ilícitamente identificados con el signo PIQUADRO o PIQUADRO COLLECTION que estén en su posesión.

Quinto.- Retirada del tráfico económico y destrucción de todo el material publicitario, documentos e impresos, en los que se incluyan tales signos.

Sexto.- Indemnización por daños y perjuicios, por el 1% de la cifra de negocios alcanzada mediante la utilización de los signos distintivos, sin perjuicio de la cantidad superior que pueda acreditarse durante la tramitación del procedimiento.

Séptimo.- Publicación de la sentencia, a su costa, en dos periódicos de ámbito nacional.

Octavo.- Condena al pago de las costas del procedimiento.

SEGUNDO.- Admitida a trámite la demanda se mandó emplazar a los demandados, practicándose en su persona con los requisitos y formalidades exigidas por la ley.

Comparecieron estos en tiempo y forma bajo la representación y defensa indicadas más arriba, contestando y oponiéndose a la demanda, solicitando su desestimación de acuerdo con los hechos y fundamentos de derecho que consideraron de aplicación solicitando la condena en costas a la actora.

TERCERO.- Convocadas las partes a la audiencia previa que señala la ley, comparecieron estas en fecha 3 de noviembre de 2006 . En el acto se propuso prueba siendo admitida la pertinente que se pasó a practicar en el acto de juicio celebrado el día 17 de mayo de 2007.

En la tramitación del presente juicio se han observado las prescripciones legales, excepto el plazo para dictar sentencia por deber de atender asuntos de carácter preferente en este Juzgado, atendida igualmente la complejidad del asunto.

Fundamentos

PRIMERO.- Ejercita la actora acción de violación de marca comunitaria registrada al amparo del art. 9.1 b) y c) del Reglamento CE Nº 40/1994, de 20 de diciembre de 1993 (en adelante RMC).

De acuerdo con el art. 91,92 y 99 del Reglamento (CE) N° 40/1994 de Marca Comunitaria (RMC ), en relación con el art. 86 bis LOPJ, el Tribunal de Marca Comunitaria es competente para el conocimiento de tales acciones respecto de las marcas comunitarias, que serán las previstas por la legislación nacional, con aplicación de las normas procesales españolas que sean aplicables al mismo tipo de acciones en materia de marcas (Ley de Marcas 17/2001, de 7 de diciembre ).

Las acciones declarativas y de condena articuladas por la actora tienen pleno encaje en los artículos 34 y siguientes y 40 y siguientes de nuestra Ley de Marcas (en adelante LM) acciones declarativas, de cesación e indemnización al amparo del ius prohibendi que establece el art 9.1 RMC , para el uso en el tráfico económico de signos idénticos o similares para designar productos idénticos o similares que implique riesgo de confusión por parte del público. Igualmente, fundamenta su pretensión en la notoriedad de la marca de la actora, no siendo precisa, por tanto la identidad o similitud de los productos o servicios.

Conjuntamente ejercita acción de nulidad de marca nacional española registrada por la demandada, por incurrir en causa de nulidad relativa del art. 6.1 b) LM y art 8.1 LM (por semejanza de signos y productos con riesgo de confusión, y por semejanza de signos y distintos productos siendo la marca notoria) de acuerdo con lo prevenido en el art. 52.1 LM .

Igualmente ejercita acción de nulidad de la marca española registrada por incurrir en causa de nulidad absoluta prevista en art. 51.1 b) LM (actuación de mala fe al presentar la solicitud).

Se ejercitan acciones derivadas del art. 18 (1º, 2º, 3º, 5º y 6º) de Ley 3/1991, de 10 de enero de Competencia Desleal , por realización de actos concurrenciales (mediante el empleo de tal marca) con infracción de los art. 6 y 12 LCD .

SEGUNDO.- Los demandados, sin negar su legitimación pasiva ni la activa ni la confusión de los signos, oponen la inexistencia de mala fe en la solicitud de su registro y la diversidad de productos ofrecidos por las actoras y las demandadas. Al no acreditarse la notoriedad en el momento del registro de la marca de las demandadas, el principio de especialidad que rige en el ámbito marcario, impediría la estimación de la demanda. Igualmente niegan el riesgo de asociación y aprovechamiento de la reputación ajena, no debiendo prosperar las acciones por competencia desleal.

TERCERO.- Sin entrar en mayores argumentaciones, dado que no se ha impugnado la competencia de este Juzgado para el conocimiento acumulado de las acciones (por violación de marca comunitaria, nulidad de marca nacional y competencia desleal), baste decir que tal posibilidad es admisible a la vista del art. 71 y 73 LEC y la interpretación que efectúa la sección 8º de la Audiencia Provincial de Alicante (Tribunal de Marca Comunitaria) de forma reiterada en Auto de fecha 23 de marzo de 2005 (asunto BIC) y, especialmente en el Auto de 13 de febrero de 2006 (asunto CHATKA).

No se discute tampoco la legitimación tanto activa como pasiva para el ejercicio de las acciones y que se fundamenta en los art. 14 del RMC y art 40 LM .

Tampoco se ha opuesto por la demandada excepción de prescripción de las acciones por lo que no cabe efectuar consideraciones al respecto.

CUARTO.- Dicho lo anterior, las actoras se presentan como titulares de la marca comunitaria registrada en la Oficina de Armonización del Mercado Anterior con el número 2.428.894 "PIQUADRO", solicitada en fecha 26 de octubre de 2001 y concedida en 12 de febrero de 2003 para distinguir productos de las clases 116, 18 y 25 del Nomenclátor internacional.

El demandado Sr. Gabriel , es titular de la marca española registrada ante la OEPM "PIQUADRO COLLECTION", con el número 2.545.772, solicitada el día 12 de junio de 2003 y concedida en 16 de enero de 2004 para distinguir productos de la clase 9 del Nomenclátor internacional "aparatos e instrumentos ópticos; gafas, incluso antideslumbrantes, de seguridad o protectoras; monturas para gafas, lentes y sus accesorios tales como cordones, cadenas o similares, así como estuches para las mismas o para lentillas".

No es discutida (y así se desprende de las documentales aportadas) la prioridad de la marca de la demandante, solicitada con un año y ocho meses de antelación a la de la demandada (prioridad que ha de atribuirse conforme al art. 6.2 a ) LM).

Según la fijación de hechos controvertidos efectuada en el acto de la audiencia previa la discusión se centra en complementariedad de los productos designados por una y otra (lo que daría lugar a apreciar o no la concurrencia de la existencia de riesgo de confusión [art. 6.1 b ) LM]), en la notoriedad que predica la actora de su marca (que daría lugar o no a aplicación del principio de especialidad, art. 8 LM ), en la mala fe al solicitar el registro (art. 52.1 LM ).

QUINTO.- En cuanto al riesgo de confusión. La apreciación del riesgo de confusión al que se refiere el art. 8.1 b) RMC , debe llevarse a cabo de forma global atendiendo a la interrelación existente entre los diversos factores a considerar (St. TJCE de 29 de septiembre de 1998, caso CANON). En especial, refiere la jurisprudencia comunitaria del TJCE, que ha de considerarse "el conocimiento de la marca en el mercado, de la asociación que puede hacerse de ella con el signo utilizado o solicitado, del grado de similitud entre la marca y el signo, y entre los productos o servicios designados" (St. TJCE 11 de noviembre de 1997, caso SABEL). Esta interdependencia de factores se ha puesto de manifiesto en la St del Tribunal de Primera Instancia de 5 de abril de 2006 (Manaus/OAMI) "... la apreciación global del riesgo de confusión implica una cierta interdependencia entre los factores tenidos en cuenta y, en particular, la similitud de las marcas y la de los productos o servicios designados. De esta forma, un escaso grado de similitud entre los productos o los servicios designados puede verse compensada por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa. ". En este sentido es importante destacar: "De las sentencias Puma y Canon se desprende que el riesgo de confusión es mayor entre una marca y un signo cuando la similitud procede del hecho de que comparten y se caracterizan por ciertos elementos distintivos arbitrarios."(Asunto C-425/98, MODE CV c. ADIDAS BENELUX BV, División de Oposición de OAMI, resolución 490/1999).

Por otro lado, tal aproximación debe efectuarse desde la perspectiva de un determinado tipo de consumidor, el consumidor medio de la categoría de productos o servicios de que se trate, del que se presume que se encuentra normalmente informado y es razonablemente atento y perspicaz. (STJCE de 22 de junio de 1999). Este consumidor percibirá la marca como un todo, en su conjunto, sin detenerse a examinar los detalles, variando su grado de atención en función de la categoría de productos o servicios de que se trate (STJCE Sabel, de 11 de noviembre de 1997; Mistery Drinks, de 15 de enero de 2003).

Dicho lo anterior, procede examinar la semejanza que pudiera existir entre ambas marcas y los productos que designan.

SEXTO.- Semejanza de los signos.

En liza se encuentran:

PIQUADRO PIQUADRO COLLECTION

Del examen visual de las marcas se desprende que ambos signos tienen una idéntica grafía en su parte distintiva esencial. En la apreciación global de ambas marcas se comprueba como la española se compone de la parte denominativa PIQUADRO (que coincide con la de la actora) y de una segunda parte COLLECTION que pese a expresarse en inglés su significado es perfectamente interpretado por el consumidor como "colección" (" Conjunto de cosas por lo común de una misma clase" Diccionario RAE), este escaso carácter distintivo de la segunda parte denominativa (comúnmente utilizada en productos de moda, a los que pertenecen sin lugar a dudas ambos grupos) del signo hace recaer sobre el término PIQUADRO toda la fuerza distintiva, apreciándose este como esencial y que ha de captar la atención del consumidor. La palabra "collection" tiene en inglés (y en español por su fácil traducción) un contenido conceptual que describe los productos contemplados, así se designa el conjunto de modelos creados para una temporada. El Tribunal de Primera Instancia nos recuerda que,"... por lo general, el público no considerará que un elemento descriptivo que forme parte de una marca compleja es el elemento distintivo y dominante de la impresión de conjunto producida por aquélla (St. TPI de 3 de julio de 2003 (TJCE 2003201), Alejandro/OAMI - Anheuser- Busch (BUDMEN))". St. TPI de las Comunidades Europeas Luxemburgo (Sala Segunda), de 6 octubre 2004 New Look/OHMI- Naulover (NLSPORT).

La identidad desde esta perspectiva es plena, siendo además PIQUADRO signo arbitrario, de fantasía, en el sentido de que no revela características del producto, que, como se verá, ha alcanzado distintividad en el mercado mediante las oportunas inversiones publicitarias. Así en la St de TPICE de 23 de octubre de 2002 (caso Matratzen) se señala que "una marca compuesta sólo puede considerarse similar a otra marca, idéntica o similar a uno de los componentes de la marca compuesta, si éste constituye el elemento dominante, en la impresión de conjunto producida por la marca". Continúa delimitando el elemento dominante: "tal es el caso cuando este componente puede dominar por sí solo la imagen de esta marca que el público destinatario guarda en la memoria, de modo que el resto de los componentes de la marca son insignificantes dentro de la impresión de conjunto producida por esta".

La identidad fonética es evidente.

SÉPTIMO.- Semejanza de los productos y servicios.

La SJTCE de 29 de septiembre de 1998 (CANON) señala como factores a tener en cuenta para apreciar la semejanza de productos y servicios, "... su naturaleza, su destino, su utilización y su carácter competidor o complementario ". El importante, a efectos de apreciar este último grado de semejanza (la complementariedad de los productos), lo expresado en la St del Tribunal de Primera Instancia CE de 4 de noviembre de 2003 "Sin embargo, son complementarios en la medida en que, para el público pertinente, se incluyen en una misma familia de productos y puede considerarse con facilidad elementos de una gama general de productos lácteos con un posible origen comercial común ".

Es sabido que el registro de marca se lleva a cabo con designación de los productos o servicios para los que se solicita. Ello se hace de acuerdo con el Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas que tiene eficacia a efectos exclusivamente administrativos. No obstante, ello no implica que, necesariamente se deban considerar distintos los productos y servicios (se pertenecen a diferentes clases) pudiendo incluso ser distintos aún perteneciendo a la misma clase.

Asumiendo lo anterior, las reglas del acuerdo de Niza, sí que pueden ser tenidas en cuenta en esta sede, desde luego no de forma vinculante, pero sí orientativa de la similitud y complementariedad de los productos o servicios.

En lo que respecta a la similitud de los productos y servicios de que se trata, según jurisprudencia reiterada, procede tener en cuenta todos los factores pertinentes que caractericen la relación eventualmente existente entre ellos y, en particular, la naturaleza, el destino, la utilización y el carácter competidor o complementario de dichos productos y servicios [St. PTICE de 23 de octubre de 2002 (TJCE 2002306), Instituí für Lernsysteme/OAMI-Educational Services (ELS).

No existe complementariedad, sino gran similitud, en parte de los productos para los que se ha registrado la marca de los demandados. Así, de acuerdo con la certificación acompañada como documento n° 15 de la demanda, la marca española está registrada (entre otros) para "accesorios, cordones, cadenas o similares, así como estuches para las mismas o para lentillas". Por su parte, la marca de la actora (según certificación acompañada como documento n° 7) se encuentra registrada para (entre otros) "bolsitos y otros artículos de pequeña peletería como portafolios, tarjeteros, carteras portadocumentos, portaobjetos y estuches para llaves".

Respecto de esta parte del registro, sin romper el principio de especialidad marcario (a través de la notoriedad que se reclama), es plenamente estimable la pretensión de nulidad del registro de la demandada sin que se pueda interpretar como incongruente.

Respecto del resto de productos, debe de considerarse su complementariedad (como forma de similitud). En cuanto a la complementariedad de los productos y servicios de que se trata, el TPICE recuerda que, según la jurisprudencia, los productos o servicios complementarios son aquellos entre los que existe una estrecha conexión, en el sentido de que uno es indispensable o importante para el uso del otro, de manera que los consumidores pueden pensar que la empresa responsable de la fabricación de ambos productos es la misma (sentencia del TPICE de 1 de marzo de 2005 (TJCE 2005/50 ), Sergio Rossi/OAMI-Sissi Rossi (SISSI ROSSI)).

Según la definición que la OAMI da en el punto 2.6.1, de la segunda parte, capítulo 2, de las directrices relativas al procedimiento de oposición (de 10 de mayo de 2004), los productos complementarios son aquellos entre los que existe una estrecha conexión, en el sentido de que uno es indispensable o importante para el uso del otro, de manera que los consumidores pueden pensar que la empresa responsable de la fabricación de ambos productos es la misma.

En el presente caso nos enfrentamos a una serie de productos ópticos (gafas, monturas y lentes) que, es notorio para cualquier consumidor, se suministran al público con sus correspondientes estuches. Es claro que el comprador no compra las gafas por el estuche, pero sí es cierto que la gafa y el estuche son complemento en el que el consumidor medio informado, razonablemente atento y perspicaz, confundirá (o al menos asociará) la procedencia empresarial de los productos que adquiere. Tal riesgo se aprecia globalmente, según la percepción que tenga el público relevante de los signos y de los productos o servicios de que se trate, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes, en particular, la interdependencia entre la similitud de los signos y la de los productos o los servicios designados (Sentencia del TPI de 9 de julio de 2003, Laboratorios RTB/OAMI-Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, Rec p. II-0000, apartados 31 a 33 ).

Nos encontramos así ante dos marcas registradas (idénticas) que coinciden parcialmente en los productos que designan (estuches) y que tienen una proximidad muy grande en el resto, por complementariedad necesaria.

OCTAVO.- En cuanto a la notoriedad de la marca anterior de la demandante el art. 8.1 LM establece: "No podrá registrarse como marca un signo que sea idéntico o semejante a una marca o nombre comercial anteriores aunque se solicite su registro para productos o servicios que no sean similares a los protegidos por dichos signos anteriores cuando, por ser éstos notorios o renombrados en España, el uso de esa marca pueda indicar una conexión entre los productos o servicios amparados por la misma y el titular de aquellos signos o, en general, cuando ese uso, realizado sin justa causa, pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dichos signos anteriores.".

Procede verificar, en primer lugar, si la marca de la demandada cuyo registro se solicita es idéntica a la marca anterior de la actora (identidad denominativa que está fuera de toda duda según lo razonado anteriormente); en segundo lugar, si la marca anterior era notoriamente conocida en España en el momento de registro de la marca española; en tercer lugar, si el uso de tal marca puede indicar conexión de productos o servicios o, puede implicar un aprovechamiento indebido o menoscabo del carácter distintivo o notoriedad de la anterior.

Como se ha puesto de manifiesto en el fundamento anterior, la identidad del signo es patente y la conexión de los productos (por complementarios) que por sí solo podría servir de base para que la demanda prosperase sin necesidad de acudir a la notoriedad alegada por la actora.

No obstante procede efectuar tal juicio de notoriedad en base a los criterios introducidos en la vigente ley marcaría y la jurisprudencia. Así el art 8.2 LM establece:" A los efectos de esta Ley, se entenderá por marca o nombre comercial notorios los que, por su volumen de ventas, duración, intensidad o alcance geográfico de su uso, valoración o prestigio alcanzado en el mercado o por cualquier otra causa, sean generalmente conocidos por el sector pertinente del público al que se destinan los productos, servicios o actividades que distinguen dicha marca o nombre comercial."

La segunda parte del precepto viene a considerar la mayor o menor intensidad de tal notoriedad como trascendente para otorgar una mayor o menor fuerza expansiva de la marca hacia la universalidad de productos. Así una notoriedad "limitada" destruirá el principio de especialidad sólo respecto de los productos más próximos para los que fue registrada. La acreditación de un mayor grado de conocimiento por el sector pertinente irá ampliando la protección a otros productos más alejados de modo que, en su estadio máximo de conocimiento por el público en general, la marca adquiere renombre y protección ante el uso del signo para cualquier producto. Así, en consonancia con lo postulado en la exposición de motivos de la ley a este respecto, el art. 8.2 LM establece "La protección otorgada en el apartado 1 , cuando concurran los requisitos previstos en el mismo, alcanzará a productos, servicios o actividades de naturaleza tanto más diferente cuanto mayor sea el grado de conocimiento de la marca o nombre comercial notorios en el sector pertinente del público o en otros sectores relacionados.".

De la jurisprudencia del Tribunal de Justicia sobre la interpretación del artículo 5, apartado 2, de la Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988 (LCEur 1989/132 ), relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 1989, L 40, pg. 1), cuyo contenido normativo es, en esencia, idéntico al del artículo 8, apartado 5, del Reglamento núm. 40/94 (LCEur 1994/25 ), se deduce que, para cumplir el requisito de la notoriedad, una marca nacional anterior debe ser conocida por una parte significativa del público interesado por los productos o servicios amparados por ella. Al examinar dicho requisito, se deben tomar en consideración todos los elementos pertinentes de los autos, en particular, la cuota de mercado poseída por la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración de su uso, así como la importancia de las inversiones hechas por la empresa para promocionarla (sentencia del Tribunal de Justicia de 14 de septiembre de 1999 [TJCE 1999/190], General Motors, C-375/97, Rec pg. 1-5421, apartados 26 y 27 ).

La marca registrada por la demandada data, fecha de solicitud, de 12 de junio de 2003. hasta esa fecha consta acreditado que la actora había publicitado en España su marca comunitaria (Doc 4, cotejados con originales) en:

a) Dominical de EL PERIÓDICO de fecha 12 de octubre de 2002, 2 de noviembre de 2002, 9 de noviembre de 2002 (página completa).

b) Magazine LA RAZÓN, 20 octubre de 2002, 17 de noviembre de 2002 (página completa).

c) EP [S] Dominical de EL PAÍS, 20 de octubre de 2002, 3 de noviembre de 2002, 10 de diciembre de 2002 (pág completa).

d) NATIONAL GEOGRAPHIC España, noviembre de 2002 (pág completa).

e) MUY INTERESANTE, Noviembre de 2002, diciembre de 2002, marzo de 2003 (página completa).

f) Magazine de LA VANGUARDIA, 3 de noviembre de 2002, marzo de 2003 (página completa)

Todo ello, acreditado mediante el cotejo de publicaciones originales, se compadece con las facturas aportadas como documentos cinco de la demanda. Se trata de publicaciones generales de gran difusión a nivel nacional (La Razón, El País). Nacional Geographic y Muy Interesante, como revistas especializadas de difusión científica y cultural tienen reconocida de forma notoria su gran difusión.

Por último El Periódico de Cataluña y La Vanguardia, constituyen los diarios de mayor difusión en Cataluña (que constituye parte de España aglutinadora de importante sector de población), sin perjuicio la difusión, que La Vanguardia tiene en otras partes de España.

Sólo este hecho acreditado, justifica una inversión publicitaria considerable y ampliamente difundida de la marca de la actora, especialmente en Cataluña, pero también en toda España.

Por otro lado, la facturación aportada junto con la demanda y en el acto de la audiencia previa justifica que la comercialización de sus productos se realiza mediante distribuidoras españolas alcanzándose una facturación acumulada(desde el año 1993 hasta 2003) de 1.973.890 euros (según informe de auditoría aportado como documento n° 6, suscrito por la prestigiosa empresa de consultoría y auditoría PriceWaterhouse Coopers, autentificada la copia notarialmente).

Queda así justificada la notoriedad en España de la marca de las demandantes por el alcance geográfico nacional de las ventas efectuadas que se prolongan desde el año 1993 en España y la publicidad efectuada. Tal publicidad se ha desarrollado en prensa de notoria implantación y difusión nacional, a través de anuncios gráficos que ocupan página entera de la publicación (no se trata de una publicidad residual o intrascendente dentro de la publicación).

Para la apreciación de tal notoriedad, como dato objetivo, es intrascendente que el demandado desconociese la misma o el producto y su notoriedad al momento del registro, pues el sector pertinente, sin duda, si que debía tener tal conocimiento.

La escasa cuota de mercado que manifiesta la demandada, escasa trascendencia ha de tener, dada la absoluta fragmentación de los productores en este sector.

Cierto es que tal notoriedad no es tan intensa como para proteger la marca frente a un producto tan distante como las gafas y monturas. Pero también es cierto que la complementariedad de unos y otros productos es tan grande que los aproxima hasta el punto de que el uso de la marca indica una evidente la conexión entre los productos amparados. Es por ello que, la distintividad adquirida por la marca de los demandantes es de entidad suficiente para protegerla de un signo que identifica los productos de la demandada.

NOVENO.- Nos encontramos así con una solicitud de marca española que coincide absolutamente con otra registrada con anterioridad ante OAMI, ampliamente difundida en España (notoria según lo expuesto más arriba), que se presenta gráficamente con la misma forma de letra y que siendo su parte denominativa esencial de fantasía (PIQUADRO), coincide para designar estuches (los mismos productos) y gafas y monturas (para los que esos estuches se presentan como productos complementarios).

No es admisible que el demandado manifieste que la idea se le ocurrió al observar un tapón de corcho, pues tal cúmulo de identidades no puede deberse a una mera causalidad sino a una voluntad clara de aprovecharse del esfuerzo publicitario y de la distintividad adquirida por la marca de la actora y de la conexión que, indefectiblemente se hará del origen empresarial de unos y otros productos.

De este modo deben prosperar las acciones entabladas de nulidad relativa de la marca del demandado, pero también la nulidad absoluta ejercitada al amparo del art. 51.2 b) LM , por concurrir mala fe en la solicitud de la marca. Esta mala fe se deduce como presunción, con un enlace preciso y directo, derivada de las extraordinarias identidades concurrentes que hacen presumir que el demandado conocía la marca de las demandantes y que, deliberadamente, optó por el registro y uso de PIQUADRO.

DÉCIMO.- En cuanto a la procedencia de la indemnización por daños y perjuicios.

Puede sostenerse que no procede esta al encontrarse amparado su uso por el registro nacional de la marca, de modo que no puede causar daño el que usa de su derecho conforme a un registro legítimo, sin que haya existido mala fe. Sin embargo, tal mala fe en el momento de la solicitud (acreditada según lo expuesto más arriba) exige resarcimiento pues desde ese momento el titular de la marca registrada, tiene conciencia de la existencia de otra marca registrada y que el uso de su propia marca es incompatible con aquella prioritaria (STS de 23 de febrero de 2006 ).

El propio art. 54.2 LM , al señalar los efectos de la declaración de nulidad de una marca registrada, lo hace "sin perjuicio de la indemnización de daños y perjuicios a que hubiere dado lugar cuando el titular de la marca hubiere actuado de mala fe,". No excluye, por tanto, la posibilidad de resarcimiento (aunque sea como consecuencia de actos realizados al amparo de una marca registrada) pero sí que limita su surgimiento a la concurrencia de mala fe. Entiendo que tal limitación tiene fundamento en la propia apariencia de legitimidad para su uso que tiene el titular de la marca registrada y que obliga a que no baste la mera culpa o negligencia que establece el art. 42.2 LM , sino que se exija un plus intencional, dolo, para que pueda ser condenado a indemnizar. De este modo, el art. 54.2 LM actuaría como norma especial respecto del art. 42.2 LM a los efectos de determinar los presupuestos de la indemnización de daños y perjuicios cuando estos sean consecuencia del uso de una marca cuyo registro se anula.

El Tribunal Supremo, en sentencia de 23 de mayo de 1994 sostuvo, en base a la legislación anterior, que en tanto no se declare la nulidad del registro no puede entenderse que el uso de la marca (en la sentencia se refiere a un nombre comercial) constituya una violación del derecho de la titular de una marca prioritaria. Ello lo hace en base al principio "qui iure suo utitur, nemine laedit», "puesto que como se dice en el artículo 31 , las acciones del artículo 35 se podrán ejercitar "frente a los terceros que utilicen en el tráfico económico, sin su consentimiento, una marca o signo idéntico o semejante...», siendo, por tanto, tercero quien no está protegido por el Registro, no quien, como la sociedad demandada, utiliza su derecho al amparo de su titularidad registral, sin perjuicio de que, existiendo alguna de las causas de nulidad establecidas en la Ley, pueda ejercitarse la acción de nulidad al amparo del principio de prioridad registral.". De modo que la resolución considera que en caso de conflicto entre marcas registradas, si bien puede declarase la nulidad de la no prioritaria, no puede condenarse a indemnizar los perjuicios por cuanto ejercita un derecho registrado (legítimamente ejercitable en tanto no sea anulado) y lo hace en la confianza de tal legitimación. En este mismo sentido AP Murcia, en sentencia de 25 de noviembre de 2002 (AC 2003522 Aranzadi) "En conclusión no procede fijar indemnización alguna por cuanto "Filippini España, SA» actuó en la confianza de que podía usar la marca reconocida por un Registro Público, con independencia de que ya no pueda utilizar en lo sucesivo cualquier marca con la expresión Filippini por los argumentos recogidos en la sentencia que ha acordado anular la marca mixta concedida el 6 de abril de 1998 .".

Por el contrario, en reciente Sentencia de 23 de enero de 2006 (RJ 2006418 , Aranzadi) (RIBEREÑO contra RIBEÑO) el Alto Tribunal efectúa una interpretación extensiva del elemento subjetivo generador de responsabilidad. En ella, sin entrar a enjuiciar la idoneidad del requerimiento que el actor había efectuado al demandado, atribuye eficacia a la actuación culposa y negligente del titular de la marca no prioritaria. En el asunto, la resolución de la Audiencia de Burgos había declarado la mala fe del demandado en el uso de la marca. Al respecto (en cuanto a la concurrencia de la mala fe a los efectos indemnizatorios), la Sala aprecia el carácter significativo de la "conciencia de que había una marca registrada y del uso de una marca que no era compatible ".

Entiendo que, pese a lo argumentado por la sentencia de 1994, no puede desecharse del elemento subjetivo (culpa o mala fe) que, al concurrir, debe dar lugar a la indemnización de los perjuicios como sostiene la última sentencia referida.

DÉCIMOPRIMERO.- Importe de la indemnización.

Aunque no se expresa claramente en el suplico de su demanda, se deduce del contenido de la página 47 de su escrito inicial que la actora opta por el criterio de la regalía hipotética establecido en el art. 43.2 b) LM . La actora, reclama igualmente, conforme al art. 43.5 LM el 1% de la cifra de negocio obtenida por el infractor con los productos signados.

Es doctrina tradicional (SSTS de 21 de abril de 1992, 21 de mayo de 1994 y 6 de marzo de 1995 , entre otras) la que afirma que no puede condenarse a resarcir los eventuales daños causados, si éstos no resultan plenamente acreditados y, ello, aunque pueda llegar a ser presumible que toda infracción de esta naturaleza lleva aparejada algún tipo de perjuicio por ser éstos consustanciales a aquéllas. No obstante, la doctrina más reciente ha ido modelando una teoría del resarcimiento del daño en la que se ve debilitada la exigencia de la puntual prueba de su causación, por entender que existen determinados perjuicios inherentes a puntuales infracciones que devienen automáticos y que la sola comisión del ilícito determina su existencia "como un fatal o necesario agravio de los intereses del acreedor» (SSTS de 30 de marzo y 9 de mayo de 1998 de 7 de diciembre y 10 de octubre de 2001 y 23 de febrero de 1998 ).

Según ella, la realidad del daño ha de ser probada para que proceda la condena a su resarcimiento, pero esa prueba no es precisa cuando ex re ipsa resulte evidenciada, como una consecuencia lógica e indefectible del comportamiento enjuiciado o cuando la propia norma anuda la consecuencia resarcitoria a la sola actuación antijurídica. (St. AP Barcelona, secc. 15ª, de 24 de septiembre de 2003).

En este sentido, el Tribunal Supremo consideró en su sentencia de 10 de octubre de 2001 en un asunto de infracción de marca: "No se aceptan los argumentos del recurso sobre la falta de prueba de la existencia de los mismos [daños y perjuicios], pues son evidentes y se deducen "in se ipsa». La Sala no desconoce las declaraciones jurisprudenciales sobre la prueba de la existencia del daño, como hacen las sentencias de 21 de abril 1992 y 11 de diciembre 1993 "la declaración y prueba de la existencia de los daños durante la litis no puede ser suplida por la remisión del problema a la fase de ejecución de sentencia...», dice la primera; y sigue la segunda: "...no exime de modo alguno de la prueba de la exigencia de los daños». Pero en el presente caso, el uso comercial de un producto cuya semejanza con la marca violada produce confusión en el consumidor, implica "per se», un daño cuya cuantificación no es posible en el proceso declarativo, pero cabe en ejecución de sentencia.".

Debe decirse, en honor a la verdad, que esta doctrina no es unánime pues el propio Tribunal Supremo, en St de 3 de marzo de 2004 , recuerda que habrá de acogerse de forma excepcional.

Entiendo que la doctrina indemnizatoria ex re ipsa, realmente ha sido introducida por el legislador cuando, en determinados casos, estima procedente la indemnización de daños y perjuicios, empleando expresiones como "en todo caso» o "sin necesidad de prueba alguna». Por ejemplo, en la situación contemplada por el artículo 42.1 de la actual LM , que establece que: "Quienes, sin consentimiento del titular de la marca, realicen alguno de los actos previstos en las letras a) y f) del art. 34.3, así como los responsables de la primera comercialización de los productos o servicios ilícitamente marcados, estarán obligados en todo caso a responder de los daños y perjuicios causados". O en el art. 43.5 LM . "El titular de la marca cuya violación hubiera sido declarada judicialmente, tendrá, en todo caso y sin necesidad de prueba alguna, derecho a percibir, en concepto de indemnización de daños y perjuicios el 1 por ciento de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados.".

La regalía hipotética se apoya en una ficción jurídica (presunción iuris et de iure) de concesión al infractor de la licencia de la marca (o diseño) por parte de su titular (Así lo entiende Fernández Novoa: Comentario a la sentencia de la AP de Granada de 30 de noviembre de 1992" CJPI,15, pag. 20 ).

No lo considera así el Tribunal Supremo en St. De 31 de mayo de 2002 al rechazar este criterio razonando "que la política mercantil del titular precisamente consiste en controlar directamente sus locales sin otorgar licencias". Del mismo modo la Audiencia Provincial de Málaga (St. 3 de junio de 1997 ) basada en la "imposibilidad de que tal licencia fuera concedida dada la calidad de los productos de la infractora". En similares términos AP Murcia, St. De 30 de noviembre de 2005 al no haber concedido el demandante licencia alguna de su marca con anterioridad.

Nula prueba se ha desarrollado en orden a concesiones anteriores por la actora de licencias o cánones que normalmente se pactan en el sector. Debemos hacer abstracción de estas circunstancias pues de otro modo este criterio indemnizatorio (basado en enriquecimiento injusto) previsto en el apartado c) del art. 43.2 LM sería muy excepcionalmente aplicable cuando resulta evidente que, con su inclusión, el legislador ha pretendido otorgar al perjudicado un elemento objetivo para cuantificar su reclamación. El hecho de no haberse acreditado otorgado licencias con anterioridad privará de contar con un elemento comparativo directo, pero no impedirá acudir a otras pruebas (periciales) como las que ha empleado la actora en este pleito.

En esta posición se coloca la Audiencia Provincial de Barcelona (secc. 15ª) en sentencia de 19 de diciembre de 2001 "La llamada regalía hipotética a que se refiere esta concreta modalidad de resarcimiento tiende, según una pacífica doctrina, a la reparación de un daño ínsito en la esencia misma de la infracción y que, como tal, no precisa de una puntual acreditación (en contra de la tradicional doctrina jurisprudencial relativa a la exigencia de probar la existencia y la cuantía del daño para que pueda ser indemnizado), pues se tiene la íntima convicción de que el titular de los derechos de autor hubiere percibido una remuneración (cualquiera que ésta fuese) de haber permitido la utilización de los que lo fueron sin su consentimiento y que, por tanto, ha dejado de obtener una suma que, en otras condiciones, habría percibido. La sola explotación de dichos derechos ocasiona un daño ("ex re ipsa») y la ausencia de prueba no desdibuja su resarcibilidad, pues el perjuicio deriva de la comisión del propio acto ilícito ("res ipsa loquitur»), a imagen de lo que, a nivel legislativo, se recoge ya en algún texto legal (p e en el artículo 9 Ley Organica1/1982, de 5 de mayo [RCL 1982/1197 ], que conecta la realidad del perjuicio a la sola prueba de la intromisión ilegítima en el honor, la intimidad personal y familiar o propia imagen del ofendido).

Es por ello que la sola afirmación del titular de no haber tenido intención de autorizar una explotación de sus derechos que, en definitiva, fue llevada a cabo, carece de virtualidad para privarle, además, del justo resarcimiento al que hubiera tenido derecho, por lo que debe, en consecuencia, revocarse en cuanto a este particular la sentencia impugnada, dando lugar a la pretensión vertida en los términos en ella desplegados, a diferencia de lo que procede con el pretendido resarcimiento del daño moral acerca de cuya existencia nada ha sido probado.".

La referida sentencia refería un asunto de violación de derecho de propiedad intelectual pero, mutatis mutandi, los argumentos son plenamente válidos para la propiedad industrial que nos ocupa.

Según la pericial efectuada, la cifra de negocios obtenida por la demandada con los productos signados con PIQUADRO asciende a 176.658,24 euros.

El perito se limitó a aplicar a tal cifra los porcentajes propuestos por la actora (desde el 8% al 13%). Ante la inexistencia de argumentación ni prueba alguna por la demandada en orden a la aplicación del porcentaje máximo propuesto, considero prudente (atendida la notoriedad de la marca) la aplicación de 4%. Ello se debe a que se solicita la aplicación del canon sobre el importe de la cifra de negocio que, como es sabido, es mayor al margen comercial obtenida por la comercialización del producto. Ante ausencia de prueba, articulada por la actora, que justifique que no se excluyan los costes de producción y otros gastos de comercialización (no se le requirió al perito) y, entendiendo que la licencia debía de darse excluidos estos, entiendo prudente reducir el porcentaje propuesto al 4% (tomando en consideración la notoriedad de la marca como orientativo en la medida que el propio art. 43.3 LM enuncia lista abierta) de tal cifra de negocio: 7.066,30 euros. En esta cantidad debe quedar subsumida la indemnización del art. 43.5 LM .

En cuanto a los gastos de investigación. Se reclaman en base al documento 22 los gastos que ha debido sufragar el actor como consecuencia de la actuación ilícita de la demandada. Estos documentos, además de no estar traducidos al castellano, no acreditan que se hayan realizado "para obtener pruebas razonables de la comisión de la infracción objeto del procedimiento judicial" (art. 43.1 LM , en la redacción dada por la ley 19/2006 ). No debe atenderse.

DÉCIMOSEGUNDO.- No cabe desconocer la relación existente entre la regulación de la competencia, en sus diversas manifestaciones, y los derechos subjetivos de exclusiva, así como la posibilidad de que la ley de Competencia Desleal, proyecte su protección complementaria sobre situaciones que, en todo o en parte, no obtengan de la legislación especial un específico título de protección (STS de 4 de junio y 4 de septiembre de 2006 ). En el presente caso, estimada la acción marcaría y reconocido el derecho de exclusiva de la demandante, ningún elemento se aporta justifique otorgar protección diferente a la que específicamente viene establecida por el ordenamiento jurídico para este tipo de propiedad industrial. Se desestima la demanda en este extremo.

DECIMOTERCERO.- Es por todo lo anterior que deben prosperar los pronunciamientos solicitador en orden a la infracción del derecho exclusivo que las demandantes ostentan sobre la marca comunitaria PIQUADRO n° 2.428.894 (incluida la nulidad de la marca española PUQUADRO COLLECTION n° 2.545.772) con los pronunciamientos condenatorios solicitados: abstención de utilizar el signo (art. 41.1 a ) LM); cesión con fines humanitarios (art. 41.1 d ) LM ); retirada del tráfico económico y destrucción del material publicitario y documentos (art. 41.1 c )LM); indemnización (art. 41.1 b ) LM).

En cuanto a la publicación de la sentencia solicitada en base al art. 41.1 f) LM , no debe considerarse esta como un automatismo impuesto por la ley. Debe atenderse a criterios de proporcionalidad e idoneidad para consecución de la finalidad tuitiva de la normativa marcaría. De este modo, no se ha justificado que la demandada haya efectuado publicidad en los medios de los productos sujetos al signo declarado nulo. Por otro lado, la constancia de la sentencia en el propio registro de marcas español y la publicación que impone el art. 61 LM (al que se remite el art. 52.2 n) del Reglamento para la Ejecución de la LM, RD 687/2002, de 12 de julio ) es suficiente a los fines perseguidos.

DÉCIMO CUARTO.- Estimada parcialmente la demanda, conforme al art. 394 LEC , procede no obstante la condena en costas a la demandada. El hecho de que se haya desestimado parte de la indemnización solicitada, no excluye que se deba seguir el principio del vencimiento general por cuanto, en lo sustancial, se ha estimado la demanda (acción declarativa de violación, de cesación, de nulidad de marca e indemnizatoria parcial) y respecto a lo no estimado es jurídicamente dudosa la cuestión al existir pronunciamientos diversos de Audiencia Provinciales.

De acuerdo con el art. 576 LEC , cantidad objeto de condena devengará el interés legal del dinero incrementado en dos puntos desde la fecha esta resolución.

VISTOS los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación al presente caso;

Fallo

Que ESTIMO PARCIALMENTE la demanda formulada por la Procuradora Srª. Caballero Caballero en nombre y representación de las Mercantiles PIQUADRO S.P.A. y PIQUBO S.P.A., contra la mercantil DISTRIBUCIONES DE ÓPTICA GARCÍA BABÓN S.A. y Don Gabriel de modo que:

DECLARO:

Primero.- Que la utilización que efectúan los demandados D. Gabriel y DISTIBUCIONES DE ÓPTICA MARIANO GARCÍA BABÓN S.A. de la denominación PIQUADRO COLLECTION y PIQUADRO, como marca para distinguir los productos que comercializan, infringe los derechos de exclusiva que ostentan las actoras, derivados del registro de la MC n° 2.428.894.

Segundo.- La nulidad de la marca española PIQUADRO COLLECTION n° 2.545.772.

CONDENO a los demandados:

Tercero.- A que se abstengan de utilizar el signo en cuestión para la distribución de los productos que comercializan.

Cuarto.- A ceder con fines humanitarios y a su costa, los productos ilícitamente identificados con el signo PIQUADRO o PIQUADRO COLLECTION que estén en su posesión.

Quinto.- A retirar del tráfico económico y destruir todo el material publicitario, documentos e impresos, en los que se incluyan tales signos.

Sexto.- A indemnizar solidariamente a las actoras, por daños y perjuicios c, con el importe de 7.066,30 euros, cantidad a la que se aplicará el interés legal del dinero incrementado en dos puntos desde la fecha de esta resolución.

Séptimo.- Al pago de las costas del procedimiento.

Una vez firme esta resolución, procédase a la cancelación del registro, mediante la remisión del oportuno mandamiento a la Oficina Española de Patentes y Marcas.

Notifíquese la presente Sentencia a las partes, a la OFICINA DE ARMONIZACIÓN DEL MERCADO INTERIOR y a la OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS.

MODO DE IMPUGNACIÓN: mediante recurso de APELACIÓN ante la Audiencia Provincial de ALICANTE (artículo 455 LECn ). El recurso se preparará por medio de escrito presentado en este Juzgado en el plazo de CINCO DÍAS hábiles contados desde el día siguiente de la notificación, limitado a citar la resolución apelada, manifestando la voluntad de recurrir, con expresión de los pronunciamientos que impugna (artículo 457.2 LECn ).

Así por esta mi sentencia, de la que se llevan testimonio a los autos principales, juzgando en primera instancia, la pronuncio, mando y firmo.

PUBLICACIÓN.- Dada, leída y publicada fue la anterior sentencia por el Sr. Magistrado-Juez que la dictó, estando el mismo celebrando audiencia pública en el mismo día de la fecha, de lo que yo, la Secretario Judicial doy fe.