Sentencia Civil Nº 136/2014, Audiencia Provincial de Gipuzkoa, Sección 2, Rec 2151/2014 de 03 de Septiembre de 2014

Encabezamiento

AUDIENCIA PROVINCIAL DE GIPUZKOA - SECCIÓN SEGUNDA

GIPUZKOAKO PROBINTZIA AUZITEGIA - BIGARREN SEKZIOA

SAN MARTIN 41-1ª planta - C.P./PK: 20007

Tel.: 943-000712

Fax / Faxa: 943-000701

NIG PV / IZO EAE: 48.04.2-12/029979

NIG CGPJ / IZO BJKN :48.020.47.1-2012/0029979

R.apelación L2 / E_R.apelación L2 2151/2014 - R

O.Judicial origen / Jatorriko Epaitegia: Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Donostia / Donostiako 1 zk.ko Merkataritza-arloko Epaitegia

Autos de Procedimiento ordinario 67/2013 (e)ko autoak

Recurrente / Errekurtsogilea: EUROTEK AUTOMATIZACION S.L.

Procurador/a/ Prokuradorea:ANA ARRIZABALAGA LERCHUNDI

Abogado/a / Abokatua: Mª RAQUEL ESCRIBANO SARDON

Recurrido/a / Errekurritua: ES SOLIDOS PROCESS ENGINEERING S.L.

Procurador/a / Prokuradorea: LUIS ECHANIZ AIZPURU

Abogado/a/ Abokatua: MARIA DEL CARMEN RUIZ VAZQUEZ

S E N T E N C I A Nº 136/2014

ILMOS/AS. SRES/AS.

Dña. ANE MAITE LOYOLA IRIONDO

Dña. Mª TERESA FONTCUBERTA DE LATORRE

D. FELIPE PEÑALBA OTADUY

En DONOSTIA / SAN SEBASTIAN, a tres de septiembre de dos mil catorce.

La Audiencia Provincial de Gipuzkoa - Sección Segunda, constituida por los/as Ilmo/as. Sres/as. que al margen se expresan, ha visto en trámite de apelación los presentes autos civiles de Juicio Ordinario nº 67/2013 del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Donostia-San Sebastián, a instancia de EUROTEK AUTOMATIZACION S.L. (demandante - apelante), representada por la Procuradora Dña. Ana Arrizabalaga Lerchundi y defendida por la Letrada Dª Raquel Escribano Sardón, contra ES SOLIDOS PROCESS ENGINEERING S.L. -antes EUROTEK SOLIDOS S.L.- (demandada - apelada), representada por el Procurador D. Luis Echaniz Aizpuru y defendida por la Letrada Dª María del Carmen Ruiz Vázquez; todo ello en virtud del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada por el mencionado Juzgado, de fecha 24 de febrero de 2014 .

Antecedentes

PRIMERO.-El 24 de febrero de 2014 el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Donostia-San Sebastián dictó Sentencia , que contiene el siguiente Fallo:

' 1.- DESESTIMARla demanda formulada por la Procuradora de los Tribunales Dª ANA ARRIZABALAGA LERCHUNDI, en nombre y representación de EUROTEK AUTOMATIZACIÓN S.L., frente a D. ES SOLIDOS PROCESS ENGINEEERING S.L., ANTES EUROTEK SÓLIDOS S.L.

2.- NO HACER CONDENAal pago de las costas.'

SEGUNDO.-Notificada a las partes la resolución de referencia, se interpuso Recurso de apelación contra ella que fue admitido, y elevados los autos a esta Audiencia se señaló día para Votación y Fallo el 8 de julio de 2014.

TERCERO.-Ha sido el Ponente en esta instancia el Ilmo. Sr. Magistrado. D. FELIPE PEÑALBA OTADUY.

Fundamentos

PRIMERO.- Planteamiento del debate en la alzada

Frente a la sentencia del Ilmo. Magistrado-Juez del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Donostia-San Sebastián que acuerda desestimar la demanda formulada por la mercantil EUROTEK AUTOMATIZACIÓN, S.L. ejercitando una serie de acciones marcarias y de competencia desleal frente a EUROTEK SOLIDOS S.L. (actualmente ES SOLIDOS PROCESS ENGINEERING, S.L.), se alza el recurso de apelación de la demandante interesando su revocación y el dictado de una nueva sentencia por la que se estime íntegramente la demanda planteada, con expresa imposición de costas a la demandada.

La parte apelante alega como motivos de recurso, en síntesis, los siguientes:

1.- Competencia desleal. Error en la valoración de la prueba e infracción de los arts. 6 , 12 y 18 de la Ley de Competencia Desleal (en lo sucesivo LCD). La prueba practicada en los autos revela que la demandada concurre en el tráfico con deslealtad dándose confusión entre las partes litigantes aprovechándose EUROTEK SOLIDOS S.L. (actualmente ES SOLIDOS PROCESS ENGINEERING, S.L.) de la reputación de EUROTEK AUTOMATIZACIÓN, S.L. Además de la identidad del vocablo EUROTEK, la demandada desarrolla la misma actividad mercantil que la actora. La demandada utilizó para la confección de su folleto publicitario fotografías de varios proyectos realizados por EUROTEK AUTOMATIZACIÓN, S.L. como si fueran suyos y remitió cartas a clientes propios dando lugar a la confusión pues sugerían un cambio de sede, razón social o la creación de una nueva división especializada dentro de la compañía EUROTEK AUTOMATIZACIÓN.

2.- Nulidad absoluta de marca. Error en la valoración de la prueba. Infracción del art. 51.1.b) de la Ley 17/2011, de 7 de diciembre, de Marcas (en lo sucesivo LM). Incongruencia. 2.1.- La sentencia adolece de incongruencia por resolver sobre cuestiones no planteadas. Se interesa la nulidad de la marca ES EUROTEK SOLIDOS PROCESS ENGINEERING por incluir el vocablo EUROTEK. No se interesa la reivindicación de la marca ES EUROTEK SOLIDOS PROCESS ENGINEERING, ni la nulidad de la marca por preexistencia de una marca anterior con tal denominación perteneciente a su mandante. 2.2.- Existe mala fe al registrar el Sr. Tomás de manera desleal la marca EUROTEK. El hecho de que el administrador de la demandada hubiera dejado de ser administrador de la mercantil actora seis meses antes de solicitar el registro de la marca cuya nulidad se solicita, no puede ser óbice para considerar la existencia de mala fe.

3.- Nulidad relativa de marca. Error en la valoración de la prueba. Infracción de los arts. 52.1 y 6.1b) de la Ley de Marcas . Incongruencia y falta de motivación de la sentencia. 3.1.- No puede haber semejanza entre dos asuntos en los que cada parte solicita la nulidad de la marca ES EUROTEK SOLIDOS PROCESS ENGINEERING por distintos motivos. Su representada solicita la nulidad de la marca por incluir en su nomenclatura el vocablo EUROTEK y en su condición de titular exclusiva de la marca EUROTEK. Sin embargo, SOLIS SYSTEM TECHNIK SLU lo interesa por incluir el vocablo SOLIDOS en su condición de titular en exclusiva de la marca SOLIDS. Además, la sentencia impugnada no refiere qué semejanzas existen entre ambas reclamaciones, ni es labor de la parte adivinarlas. 3.2.- En el presente caso se da una similitud o semejanza fonética entre las marcas comparadas, existiendo identidad en su raíz lo que evoca que se trata de una marca más de la misma familia y con un mismo origen empresarial y, además, una identidad absoluta de los productos que se identifican con los signos controvertidos.

4.- Infracción de marca. Error en la valoración de la prueba. Infracción de los arts. 41.1 LM y 94.1.2º del Reglamento del Registro Mercantil (RRM ). 4.1.- El acta de la junta universal en que se aprueba el cambio de denominación de la mercantil demandada es un documento privado que puede ser confeccionado a antojo de la parte en función de sus intereses. La fecha en que se publicó el cambio de denominación social en el Registro Mercantil es posterior a la fecha de emplazamiento de la demandada (7/2/2013). 4.2.- Infracción de marca por utilización de la marca EUROTEK en la denominación social de la demandada EUROTEK SOLIDOS, S.L.

La representación de ES SOLIDOS PROCESS ENGINEERING, S.L. (anteriormente EUROTEK SOLIDOS S.L.) se opone al recurso de apelación, y manteniendo la falta de competencia territorial del Juzgado de instancia para conocer de la demanda, interesa que se desestime íntegramente el recurso de apelación interpuesto por la representación de EUROTEK AUTOMATIZACIÓN, S.L.

SEGUNDO.- Competencia del Juzgado de instancia para conocer de la demanda interpuesta

Como se ha expuesto, la demandada-apelada invoca nuevamente en el primer otrosí de su escrito de oposición al recurso de apelación formulado de contrario la falta de competencia territorial del Juzgado de instancia para conocer de la demanda interpuesta por entender que sería competente el Juzgado de lo Mercantil de Bilbao a quien por turno corresponda, cuestión ésta de orden público, por encontrarnos en presencia de un fuero de carácter imperativo ( art. 52.13 LEC ), y, por tanto, apreciable de oficio ( art. 58 LEC ).

Sobre dicha cuestión se pronunció el Juzgado de Instancia en auto de fecha 20 de marzo de 2013 al ser planteada declinatoria de competencia territorial por la parte demandada-apelada.

La cuestión planteada en torno a la competencia territorial en materia de marcas y patentes no es pacífica en la jurisprudencia con respecto a la aplicación o no de la previsión contenida en el artículo 125.2 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes , a cuyo tenor será competente el Juez de Primera Instancia de la ciudad sede del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma correspondiente al domicilio del demandado, pudiendo ser designado uno con carácter permanente, donde hubiere varios, por el órgano judicial competente.

La divergencia que surge es sobre la derogación tácita o no de dicho precepto por la Ley Orgánica 8/2003, de 9 de julio, para la Reforma Concursal, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, cuyo artículo 86 ter.2 indica que los Juzgados de lo Mercantil conocerán, asimismo, de cuantas cuestiones sean de la competencia del orden jurisdiccional civil, respecto de: a) Las demandas en las que se ejerciten acciones relativas a competencia desleal, propiedad industrial, propiedad intelectual y publicidad, así como todas aquellas cuestiones que dentro de este orden jurisdiccional se promuevan al amparo de la normativa reguladora de las sociedades mercantiles y cooperativas.

En base a ello, tanto el Juzgado de lo Mercantil de Bilbao, como el Juzgado de lo Mercantil de San Sebastián, han considerado que la competencia debe corresponder a este último.

Por el contrario, la demandada-apelada mantiene la tesis de que, no habiendo sido expresamente derogado el artículo 125.2 de la Ley de Patentes , y tratándose de un cuestión exclusivamente de competencia territorial, la competencia corresponde al Juzgado de lo Mercantil de Bilbao al radicar en la sede del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV).

Como indica el citado auto de 20 de marzo de 2013, dicha cuestión ha sido resuelta por la Sala de lo Civil y Penal del TSJPV (órgano competente para resolver el conflicto de competencia que pudiera suscitarse con motivo de dicha cuestión entre los Juzgados de lo Mercantil con sede en el País Vasco) en resolución de fecha 11 de octubre de 2012 manteniendo la tesis defendida por el órgano de instancia. Y esta Sala no encuentra motivos para considerar dicho pronunciamiento contrario a derecho.

En este sentido, como expresa el auto del TSJ de Galicia de fecha 25 de octubre de 2011 , con cita del auto de fecha 8 de noviembre de 2010, del TSJ de Extremadura, 'atendiendo a la cláusula derogatoria contenida en la LO 8/2003 y a lo dispuesto en sus arts. 86 bis y 86 ter g) no tiene justificación que se atribuya la competencia territorial al Juzgado de la sede del TSJ, porque ello únicamente se justificaba cuando no existían los Juzgados de lo Mercantil y había de atribuirse la competencia a uno de los Juzgados de 1ª Instancia de la Comunidad Autónoma . Como igualmente indica, recogiendo el contenido del Auto del TSJ de Andalucía (Granada), de 27 enero 2005 EDJ2005/68291 que la regla establecida en el artículo 125.2 de la Ley de Patentes pretende no tanto asignar la competencia territorial de entre varios órganos judiciales objetivamente competentes, sino más bien preestablecer un órgano especializada por razón de la materia.

En efecto bien pude considerarse que lo perseguido con la creación de los juzgados de lo mercantil es el establecimiento de una jurisdicción especializada en la materia de su competencia. La Exposición de Motivos de la LO 8/2003 apunta a esa idea al señalar: '.... la complejidad de la realidad social y económica de nuestro tiempo y su repercusión en las diferentes ramas del ordenamiento aconseja avanzar decididamente en el proceso de la especialización. Con tal finalidad, se encomiendan o los Juzgados de lo Mercantil otras competencias añadidas a la materia concursal, abriendo con ello un camino de futuro que debe rendir frutos importantes en el proceso de modernización de nuestra Justicia'.

Y así la LO 8/2003 crea los Juzgados de lo Mercantil y les atribuye competencias por razón de la materia (entre otras, las referentes a la propiedad industrial ) sin hacer distinción entre los Juzgados de lo Mercantil de la ciudad sede del TSJ y los demás Juzgados de lo Mercantil introduciendo en la Ley Orgánica del Poder Judicial los artículos 86 bis y 86 ter, estableciendo el primero que en cada provincia habrá uno o varios Juzgados de lo Mercantil con jurisdicción en toda ella y determinando el segundo (apartado 2 a), la competencia de los mismos respecto a las demandas en las que se ejerciten acciones relativas a competencia desleal, propiedad industrial y propiedad intelectual. Por lo que bien puede entenderse tácitamente derogada la norma establecida en el art. 125.2 de la Ley de Patentes , como también puede afirmarse que si en el art. 125.2 de la Ley de Patentes subyace la intención de propiciar la especialización de los Juzgados de Primera Instancia de la ciudad de la sede de los TSJ, en la LO 8/2003 subyace la de atribuir los procedimientos sobre propiedad industrial a los Juzgados de lo Mercantil...

El escoyo que pueda presentar la previsión de la regla 13 del artículo 52.1 de la LEC alegada por el Juzgado de Pontevedra en cuanto establece que e n materia de patentes y marcas, será competente el tribunal que señale la legislación especial sobre dicha materia, puede ser buenamente salvado con toda la argumentación anterior que puede reconducir, tras normativa posterior a la LEC, a tal interpretación más acorde con los principios generales de la competencia territorial y objetiva funcional en los límites establecidos en el art. 26 de la Ley Orgánica del Poder Judicial en relación con el ejercicio jurisdiccional en el orden civil'.

TERCERO.- Compatibilidad de las acciones marcarias y de competencia desleal

Sobre esta cuestión se pronuncia la STS 1107/2014, de 11 de marzo , con cita de la 586/2012, de 17 de octubre , reiterando que la relación entre las normas que regulan los derechos de exclusiva de propiedad industrial y las de competencia desleal, sigue el denominado principio de complementariedad relativa, para lo que 'hay que partir de algunas consideraciones generales sobre la distinta función que cumplen las normas de competencia desleal y la de marcas: '(p)ara resolver el conflicto de concurrencia de normas, hay que partir de que las respectivas legislaciones cumplen funciones distintas. La de marcas protege un derecho subjetivo sobre un bien inmaterial, de naturaleza real, aunque especial, con la eficacia 'erga omnes' que es propia de tal tipo de derecho patrimonial. Dicha, protección está condicionada -como regla, que admite excepciones- al previo registro, no al uso -en tanto la caducidad no se declare-.

En definitiva, la legislación sobre marcas, en los sistemas de inscripción constitutiva, otorga protección al titular del signo si está registrado - también con anterioridad a ese momento, pero con un alcance limitado y provisional - y, en todo caso, con independencia de que el producto o el servicio marcado se hubieran introducido en el mercado. Además de ello, dicha legislación da amparo al signo tal como está registrado -en sus aspectos sustanciales-, no tal como es usado.

Por el contrario, la legislación sobre competencia desleal tiene como fin proteger, no el derecho sobre la marca, sino el correcto funcionamiento del mercado. Esto es, pretende ser un instrumento jurídico de ordenación de las conductas que se practican en él. Destinatario de la protección que otorga no es, por tanto, el titular de la marca, como tal, sino todos los que participan en el mercado y el mercado mismo'.

El criterio de la complementariedad relativa sitúa la solución entre dos puntos: de una parte, la mera infracción de estos derechos marcarios no puede constituir un acto de competencia desleal; y de otra, tampoco cabe guiarse por un principio simplista de especialidad legislativa, como el seguido por la Audiencia en la sentencia recurrida (niega la aplicación de la Ley de competencia Desleal cuando 'existe un derecho exclusivo reconocido en virtud de los registros marcarios a favor de sus titulares y estos pueden activar los mecanismos de defensa de su exclusiva').

Como se ha dicho en la doctrina, el centro de gravedad de la realidad radica en los criterios con arreglo a los cuales han de determinarse en qué casos es procedente completar la protección que dispensan los sistemas de propiedad industrial con el sometimiento de la conducta considerada a la Ley de Competencia Desleal.

De una parte, no procede acudir a la Ley de Competencia Desleal para combatir conductas plenamente comprendidas en la esfera de la normativa de Marcas (en relación con los mismos hechos y los mismos aspectos o dimensiones de esos hechos). De ahí que haya que comprobar si la conducta presenta facetas de desvalor o efectos anticoncurrenciales distintos de los considerados para establecer y delimitar el alcance de la protección jurídica conferida por la normativa marcaria.

De otra, procede la aplicación de la legislación de competencia desleal a conductas relacionadas con la explotación de un signo distintivo, que presente una faceta o dimensión anticoncurrencial específica, distinta de aquella que es común con los criterios de infracción marcaria.

Y en última instancia, la aplicación complementaria depende de la comprobación de que el juicio de desvalor y la consecuente adopción de los remedios que en el caso se solicitan no entraña una contradicción sistemática con las soluciones adoptadas en materia marcaria. Lo que no cabe por esta vía es generar nuevos derechos de exclusiva ni tampoco sancionar lo que expresamente está admitido.

En este sentido concluíamos en la Sentencia 586/2012, de 17 de octubre , al afirmar: '(e)n definitiva, la procedencia de aplicar una u otra legislación, o ambas a la vez, dependerá de la pretensión de la parte actora y de cual sea su fundamento fáctico, así como de que se demuestre la concurrencia de los presupuestos de los respectivos comportamientos que han de darse para que puedan ser calificados como infractores conforme alguna de ellas o ambas a la vez'.

CUARTO.- Acciones marcarias

La demandante-apelante ejercita diversas acciones marcarias: 1.- Acción de nulidad absoluta del registro de la marca por mala fe al amparo del art. 51.1 b) LM ; 2.- Acción de nulidad relativa del registro de la marca por confusión al amparo del art. 52.1 LM en relación con el art. 6.1 b) del mismo cuerpo legal ; 3.- Acción de cesación por infracción de marca con sustento en el art. 41 LM , solicitando pronunciamientos tanto de orden declarativo como de condena.

1.- Nulidad absoluta del registro de la marca por mala fe

1.1.- Incongruencia

La sentencia de instancia desestima la acción declarativa ejercitada por la demandante-apelante que se pretende que se declare la nulidad absoluta de la marca 'ES EUROTEK SOLIDOS PROCESS ENGINEERING' registrada en la OPEM con nº 2898794 para las clases 35, 37 y 42 a favor de la demandada-apelada.

Plantea en primer lugar la parte apelante que la sentencia de instancia adolece de incongruencia por resolver cuestiones no planteadas por ella (reivindicación de la marca ES EUROTEK SOLIDOS PROCESS ENGINEERING y nulidad de la marca por preexistencia de una marca anterior denominada ES EUROTEK PROCESS ENGINEERING que le pertenece).

Igualmente, estima que resulta incongruente mantener que se encuentra legitimada para iniciar acciones en defensa de la marca EUROTEK desde que es titular de la misma (aunque dicha titularidad sea posterior a la solicitud de la marca controvertida) con la decisión de desestimar la existencia de nulidad absoluta de la marca.

Constituye doctrina jurisprudencial de la Sala 1ª del Tribunal Supremo, por todas STS de 27 de septiembre de 2011 , 'que el deber de congruencia, consistente en la exigencia derivada de la necesaria conformidad que ha de existir entre la sentencia y las pretensiones que constituyen el objeto del proceso, existe allí donde la relación entre estos dos términos, fallo y pretensiones procesales, no está sustancialmente alterada, entendiéndose por pretensiones procesales las deducidas en los suplicos de los escritos fundamentales rectores del proceso, y no en los razonamientos o argumentaciones que se hagan en los mismos; no exigiéndose tampoco, desde otro punto de vista, que la mencionada relación responda a una conformidad literal y rígida, sino más bien racional y flexible, por ser finalidad, antes del artículo 359 de la LEC, y hoy del 218 de la LEC 2000 , la de asegurar que todos los asuntos sometidos a la decisión judicial alcancen adecuada solución, poniéndose así fin al litigio y evitando que queden sin resolver cuestiones que pudieran ser objeto de una nueva pretensión. De lo expuesto se deduce que para determinar la incongruencia se ha de acudir necesariamente al examen comparativo de lo postulado en el suplico de la demanda y los términos en que se expresa el fallo combatido, estando autorizado el órgano jurisdiccional para hacer el referido ajuste razonable y sustancial con los pedimentos de los que litigan, con el límite del respeto a la causa petendi (causa de pedir), que no puede alterarse, ni cabe la sustitución de unas cuestiones por otras. En consecuencia, la incongruencia, en la modalidad extra petita (fuera de lo pedido), solo se produce cuando la sentencia resuelve sobre pretensiones o excepciones no formuladas por las partes alterando con ello la causa de pedir (entendida como conjunto de hechos decisivos y concretos, en suma relevantes, que fundamenta la pretensión y es susceptible, por tanto, de recibir por parte del órgano jurisdiccional competente la tutela jurídica solicitada - SSTS 5 de octubre y 7 de noviembre de 2007 , RC n.º 4514/2000 y RC n.º 5781/2000 , respectivamente, entre muchas más-), fuera de lo que permite el principio iura novit curia (el tribunal conoce el Derecho), el cual autoriza al tribunal para encontrar el Derecho aplicable a la solución del caso aunque la parte no lo haya alegado, pero no para alterar los hechos fundamentales en que las partes basan sus pretensiones'.

Sentado lo anterior, la parte demandante-apelante solicita la declaración de nulidad absoluta de la citada marca al amparo del art. 51.1 b) LM por la mala fe del solicitante. La sentencia de instancia se ciñe a rechazar la pretensión de la actora-apelante por entender que no ha existido la mala fe invocada. Por consiguiente, con independencia de los argumentos y consideraciones en que el Juzgador de instancia basa su decisión, y de lo acertado o no de los mismos, no puede mantenerse que la sentencia impugnada adolezca de incongruencia.

Por otra parte, que la argumentación de la sentencia resulte incongruente por contradictoria, no significa que la sentencia adolezca de incongruencia en los términos que han sido expuestos.

1.2.- Infracción del art. 51.1 b) LM

El apartado 1 letra b) del art. 51 LM señala como causa de nulidad absoluta del registro de la marca el que el solicitante hubiera actuado de mala fe, lo que constituye una novedad en nuestro sistema.

El Tribunal Supremo tiene declarado ( STS de 5 de septiembre de 2013 con cita de la STS de 22 de junio de 2011 ) que constituye una 'sanción por violación de la buena fe, que opera a modo de válvula del sistema, permite valorar el comportamiento de quien solicita el registro, no sólo a la luz del resto del ordenamiento marcario, sino comparándolo, en un plano objetivo, con el modelo de conducta que, en la situación concreta a considerar, fuera socialmente exigible - en ese plano la buena fe está referida a un estándar o arquetipo, como señalaron las sentencias 760/2010, de 23 de noviembre y 462/2009, de 30 de junio , ésta en relación con el artículo 3, apartado 2, de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre ¿.'

Por otra parte, la STJUE 158/2009, de 11 de junio , ha señalado criterios para interpretar este concepto de mala fe en el ámbito de la marca comunitaria al indicar que 'para apreciar la existencia de la mala fe del solicitante en el sentido del artículo 51, apartado 1, letrab), del Reglamento nº40/94 , el órgano jurisdiccional nacional debe tener en cuenta todos las factores pertinentes propios del caso de autos y que existían en el momento de presentar la solicitud de registro de un signo como marca comunitaria, y, en particular:

¿ el hecho de que el solicitante sabe, o debe saber, que un tercero utiliza, en al menos un Estado miembro, un signo idéntico o similar para un producto idéntico o similar que puede dar lugar a confusión con el signo cuyo registro se solicita;

¿ la intención del solicitante de impedir que dicho tercero continúe utilizando tan signo, asícomo

¿ el grado de protección jurídica del que gozan el signo del tercero y el signo cuyo registro se solicita.'

Efectuadas las consideraciones anteriores, la Sala no puede sino compartir la conclusión del Juzgador de instancia en el sentido de que no resulta acreditado que la demandada haya actuado de mala fe.

En primer lugar, no cabe entender que D. Tomás (socio y administrador único de la demandada-apelada) al efectuar la solicitud supiera que la actora-apelante utilizase un signo idéntico o similar que pudiese dar lugar a confusión.

Como señala la STS de 28 de diciembre de 2012 , con cita de la sentencia 569/2009 , de 22 de julio, 'una interpretación de la normativa española adecuada a la de la Unión Europea, tal como es entendida por el Tribunal de Justicia, lleva a considerar que los criterios imperantes en la materia son, básicamente, los que siguen: (a) el fin primordial de la marca es garantizar la función de identificación del origen empresarial de los productos o servicios para los que es registrada - sentencia de 29 de septiembre de 1.998, C-39/97 , Canon Kabushiki Kaisha c. Metro-Goldwyn- Mayer Inc. (15 y 28) -; (b) el riesgo de confusión debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores que sean pertinentes, entre los cuales suele existir una cierta interdependencia - sentencia de 22 de junio de 2.000, C-425/98 , Marca Mode CV c. Adidas AG y Adidas Benelux BV (40) -; (c) la determinación concreta del riesgo de confusión debe basarse en la impresión conjunta producida en un consumidor medio de la categoría de productos, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, teniendo en cuenta el grado de similitud gráfica, fonética y conceptual, en particular, los elementos distintivos dominantes - sentencia de 22 de junio de 1.999, C-342/97 , Lloyd Schuhfabrik Meyer & amp; Co. GMBH c. Klijsen Andel BV (25, 26 y 27) -; (d) el riesgo de confusión es tanto más elevado cuando mayor resulte ser el carácter distintivo de la marca anterior - sentencias de 11 de noviembre de 1.997 , C-251/95, Sable BV c. Puma AG Rudolf Dassler Sport ( 24 ) y 29 de septiembre de 1.998, C-39/97, Canon Kabushiki Kaisha c. Metro-Goldwyn- Mayer Inc . (18) ¿'.

Pues bien, la impresión de conjunto que producen el signo usado por la actora-apelante (posteriormente convertido en la marca EUROTEK registrada en la OPEM con nº 2825475) y la marca controvertida 'ES EUROTEK SOLIDOS PROCESS ENGINEERING' registrada en la OPEM con nº 2898794 es diferente. El grafismo de una y otra es distinto. El signo EUROTEK inserta dicho término en mayúsculas en letras amarillas en un rectángulo dividido en como si dos piezas de puzle se tratara (azul oscuro a la izquierda y azul claro a la derecha). Por el contrario, la marca 'ES EUROTEK SOLIDOS PROCESS ENGINEERING' está formada por las palabras 'eurotek' y debajo 'solidos', una de color verde y otra de color azul, y sobrepuestas, de forma destacada y en colores inversos las iniciales 'e' y 's' entrelazadas, y en letras pequeñas debajo de la palabras SOLIDOS, en azul más desvaído la leyenda 'Process engineering'. Por otra parte, ésta última marca es mixta, de manera que, si bien en ambos casos coincide el término EUROTEK, tiene otros términos que la diferencian del signo usado por la actora-apelente, siendo evidente en el caso del término SOLIDOS y menos apreciable en los términos PROCESS ENGINEERING. Por último, el término coincidente EUROTEK tiene escaso carácter distintivo en la medida en que está integrado por dos partículas de carácter genérico (EURO y TEK -éste último en cuanto hace referencia a elementos técnológicos-) como lo evidencia las numerosísimas denominaciones que comparten ambas partículas (documentos nº 65 y 66 de la contestación a la demanda).

Y, por otra parte, en el momento en que Don. Tomás efectúa la solicitud (3/11/2009), EUROTEK AUTOMATIZACION S.L. sólo era usuaria de un signo EUROTEK.

2.- Nulidad absoluta del registro de la marca por confusión

2.1- Incongruencia y falta de motivación

La parte apelante alega nuevamente en su recurso que la sentencia adolece de incongruencia, pero sus consideraciones vienen referidas a la acción de nulidad absoluta y ya han sido analizadas.

Por otra parte, denuncia la falta de motivación de la sentencia por imposibilidad de conocer las semejanzas advertidas por el Juzgador de instancia entre lo conocido en el proceso ordinario nº 510/2010 seguido ante el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Bilbao y el presente por falta de concreción de la sentencia. Y, por tanto, lo que realmente se denuncia es una deficiente motivación de la sentencia.

Como expresa la STS de 18 de junio de 2014 , con cita de la STS de 29 de noviembre de 2013 :' La motivación de las sentencias - STS 22 de abril 2013 - tiene como finalidad exteriorizar el fundamento de la decisión adoptada y permitir así su eventual control jurisdiccional - SSTS de 1 de junio de 1999 y de 22 de junio de 2000 -, así como la crítica de la decisión y su asimilación por quienes integran el sistema jurídico interno y externo, garantizando el cumplimiento del principio de proscripción de la arbitrariedad que se proyecta sobre todos los poderes públicos y también sobre el poder judicial ( SSTS 4 de diciembre de 2007, RC núm. 4051/2000 , 13 de noviembre de 2008, RC núm. 680/2003 , 30 de julio de 2008, RC núm. 1771/2001 ). Concurre motivación suficiente para satisfacer estas finalidades siempre que la argumentación de la sentencia sea racional y no arbitraria y no incurra en un error patente (pues entonces no cabe decir que se halla fundada en Derecho - STC de 20 de diciembre de 2005 -, aun cuando la fundamentación jurídica pueda calificarse de discutible - SSTS de 20 de diciembre de 2000 y de 12 de febrero de 2001 -. La exigencia de motivación no impone el deber de realizar una argumentación extensa ni de dar una respuesta pormenorizada, punto por punto, a cada una de las alegaciones de las partes, sino que basta que la respuesta judicial esté argumentada en Derecho y ofrezca un enlace lógico con los extremos sometidos a debate ( SSTS 4 de diciembre de 2007, RC núm. 4051/2000 , STS 13 de noviembre de 2008, RC núm. 680/2003 , STS 30 de julio de 2008, RC núm. 1771/2001 )'.

En el presente caso, el Juzgador de instancia concluye al resolver dicha cuestión que 'La pretensión es semejante a la ya resuelta en el litigio precedente ( el procedimiento ordinario nº 510/2010 seguido ante el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Bilbao), que versa sobre el mismo registro de marca que ahora se pretende nulo, la número 289879. El efecto reflejo de la cosa juzgada no puede desconocerse, porque siendo semejantes las consideraciones que se vierten en ambos litigios, sería contradictorio que se dispusieran consecuencias diversas' (la cursiva es nuestra).

Ahora bien, que la sentencia sea escueta en sus argumentos o que haga suyos los explicitados en otra resolución cuyo contenido obra en autos no conlleva, como se pretende, que no se hayan ofrecido a las partes las razones fácticas y jurídicas en que se sustenta su decisión, siendo bien distinto, como antes se dijo al hablar de la congruencia, que esos razonamientos no se compartan, pues el derecho a la tutela judicial no se traduce en un derecho a obtener una respuesta favorable o estimatoria.

El Juzgador de instancia pudo haber sido más explícito, pero no cabe afirmar que no se hayan ofrecido a las partes las razones que fundamentan su decisión. Y, en consecuencia, no se ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva de la parte apelante.

2.2.- Nulidad relativa por confusión

Esta Sala comparte el pronunciamiento de la sentencia de instancia sobre este particular, pero por razones distintas a las expuestas en la misma. En el presente caso no existe 'efecto reflejo de la cosa juzgada' (entendido como litispendencia impropia o prejudicialidad civil por conexión entre el objeto de ambos procedimientos, de modo de que lo que en uno de ellos se decida resulte antecedente lógico de la decisión del otro, aun cuando no concurran todas las identidades que exigía el art. 1.252 C.C .) entre el presente procedimiento y el procedimiento ordinario nº 510/2010 seguido ante el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Bilbao. El objeto en ambos procedimientos es la marca 'ES EUROTEK SOLIDOS PROCESS ENGINEERING' registrada en la OPEM con nº 2898794, interesándose la nulidad de la marca por riesgo de confusión, pero la demandante era distinta y las marcas base de la pretensión de nulidad eran otras, construidas en base al termino SOLIDS, que no es el caso, porque en el presente supuesto la base de confusión se relaciona con el termino EUROTEK. Por consiguiente, la sentencia dictada en el procedimiento ordinario nº 510/2010 seguido ante el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Bilbao, y la sentencia de la Audiencia Provincial de Bizkaia de 31 de mayo de 2012 resolviendo el recurso de apelación interpuesto contra la misma, pueden ilustrar en orden a los criterios seguidos para entender que existe riesgo de confusión, pero en modo alguno resultan vinculantes.

Ahora bien, las consideraciones expuestas al analizar la infracción del art. 51.1 b) LM resultan aplicables para resolver la cuestión en la medida en que, como se ha indicado, la marca EUROTEK registrada en la OPEM con nº 2825475 coincide gráfica y fonéticamente con el signo usado por la actora-apelante. En consecuencia, por lo ya expuesto, no cabe apreciar riesgo de confusión en el presente supuesto.

Igualmente, se ha de señalar que los productos de las mercantiles en litigio no van dirigidos al público en general, sino a un sector cualificado del mercado del que se supone un conocimiento sobre las empresas del ramo que actúan en el mismo y los productos que ofrecen.

3.- Acción de cesación por infracción de marca. Infracción de los arts. 41.1 LM y 94.1.2º del Reglamento del Registro Mercantil (RRM ).

La pretensión de la parte actora-apelante es tanto declarativa, interesando que se declare que la utilización o uso en el tráfico económico por parte de la demandada-apelada de la denominación social EUROTEK SOLIDOS o, alternativamente, la utilización del vocablo EUROTEK como componente de la denominación social, constituye violación, interferencia y lesión de los derechos de exclusiva de la actora como titular del registro de la referida marca EUROTEK registrada en la OPEM con nº 2825475, como de condena, solicitando, entre otros extremos, que se condene a demandada-apelada cesar en el uso de su denominación social EUROTEK SOLIDOS o, alternativamente, en el uso del vocablo EUROTEK, así como al abono de una indemnización en concepto de daños y perjuicios.

El Juzgador de instancia entiende que la acción de cesación ha quedado sin efecto por cuanto el mismo día del emplazamiento (7/2/2013) la demandada-apelada otorgó escritura de modificación de la denominación social eliminando de su nueva denominación el término EUROTEK parte actora-apelante ejercita tanto una acción declarativa. Sin embargo, en la medida en que la actora-apelante es titular del registro de la citada marca por el precio de 800 € desde como consecuencia del acuerdo transaccional alcanzado entre ella y D. Tomás con fecha 29/10/2010 en el seno del procedimiento ordinario nº 355/10 seguido por el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Bilbao, y se interesa una indemnización por la violación de dicho derecho, resulta preciso entrar a valorar si efectivamente ha existido la violación denunciada por lo que respecta al período comprendido entre la adquisición de la titularidad de la marca y el cambio de denominación societaria.

Como tiene declarado el Tribunal Supremo en sentencia de 12 de abril de 2013 , 'una denominación social, en cuanto sirve para individualizar a una sociedad en su actuación en el tráfico jurídico, no está regulada en el ordenamiento como signo de identificación en el mercado del origen empresarial de productos o servicios - función que corresponde a las marcas - ni para individualizar a una empresa en el tráfico mercantil, a fin de distinguirla de las que desarrollan actividades idénticas o similares - función que se atribuye a los nombres comerciales -.

Sin embargo, una cosa es que la finalidad a la que sirve la denominación social sea la expuesta y otra distinta que no pueda ser utilizada en el mercado como marca o nombre comercial.

Al primer tipo de uso se refirió la citada sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 11 de septiembre de 2007 (C- 17/2006 ), con la afirmación de que existe un uso para productos - en el sentido del artículo 5, apartado 1, de la Directiva - no sólo ' cuando un tercero pone el signo constitutivo de su denominación social [...] en los productos que comercializa ' (22), sino también cuando lo utiliza ' de manera que se establezca un vínculo entre el signo constitutivo de la denominación social [...] y los productos que comercializa o los servicios que presta [...] ' (23).

Al segundo lo hizo nuestra sentencia número 476/2006, de 18 de mayo , según la que ' la denominación social y el nombre comercial se desenvuelven en distintas esferas de actuación [...] ', de modo que, aunque ' en principio parece claro que, de no utilizarse una denominación social como marca o nombre comercial, no existe incompatibilidad [...]pueden darse situaciones de concurrencia con un evidente riesgo de confusión ' . Y, también, la sentencia 485/2004, de 27 de mayo , que señaló que la denominación social se usa ' en no pocas ocasiones [...] en el mercado ', como ' acontece cuando consta en el etiquetado de los productos, en catálogos o muestrarios, en la documentación de la empresa, en la publicidad comercial, en los almanaques con que se obsequian a los clientes, etc. '. En relación con ambos supuestos, la sentencia 632/2008, de 4 de julio , señaló que, en ellos, ' la denominación social rebasa el marco estrictamente societario produciendo confusión al consumidor ' el cual ' puede surgir de la fuerte similitud de los signos confrontados y de los productos o actividades que ambos designan'.

Pues bien, en el caso de autos la prueba practicada revela que la demandada-apelada, con anterioridad a la transmisión por parte Don. Tomás de la marca a la actora-apelante, había efectuado la solicitud de registro de los dominios www.essolidos.esy www.esolidos.com(documento nº 75 de la parte demandada), utilizaba como marca ES SOLIDOS PROCESS ENGINEERING (documento nº 12 de la demanda) y había obtenido autorización del Registro Mercantil Central para el cambio a la denominación social ES SOLIDOS PROCESS INGINEERING (documento nº 76 de la parte demanda).

De lo expuesto, cabe concluir que la demandada-apelada no ha utilizado su denominación social como nombre comercial por lo que no se ha establecido un vínculo entre aquélla y los productos que comercializa o los servicios que presta, por lo que no cabe entender infringida la marca de la actora-apelante. Y, por tanto, no ha lugar al pronunciamiento declarativo solicitado por ésta y, consecuentemente, tampoco a las pretensiones de condena derivadas del mismo.

Por último, si bien la demandante-apelante califica de allanamiento encubierto la actuación de la demandada-apelada de proceder al cambio de denominación social por entender que sus efectos se producen una vez se publicó el mismo en el Registro Mercantil, esto es, con posterioridad a su emplazamiento. Sin embargo, no compartimos dicha conclusión. La certificación adjuntada a la escritura pública de cambio de denominación social y modificación parcial de estatutos consigna que la junta general extraordinaria que acordó tal cambio tuvo lugar el 1/2/2013, esto es, con anterioridad al emplazamiento, sin que existan datos para concluir que dicho extremo no responde a la realidad, siendo lógico y razonable pensar que, si el otorgamiento de la escritura tuvo lugar el 7/2/2013 (día del emplazamiento), la celebración de la junta tuvo lugar en fecha anterior, pues, tras su celebración, era preciso concretar una fecha para la celebración del acto en la Notaria una vez aportada la documentación pertinente. Por consiguiente, el acto que deja sin efecto la pretensión de la actora-apelante tiene lugar con anterioridad al emplazamiento de la demandada-apelada, con independencia de que su publicidad sea posterior.

Por todo lo cual, no cabe sino confirmar el pronunciamiento desestimatorio de la sentencia de instancia.

QUINTO.- Acciones de competencia desleal

La Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal persigue el mantenimiento de mercados transparentes y competitivos. El núcleo dispositivo de la misma se haya ubicado en el Capítulo II, donde se tipifican las conductas desleales. Comienza el Capitulo con una generosa cláusula general y descripción de conductas de la que van a depender el éxito de la Ley y la siempre cambiante fenomenología de la competencia desleal. Esta cláusula general no impide que se tipifiquen de forma generosa actos concretos de competencia desleal, tratando de conseguir una mayor certeza en la materia. Se incluyen las más tradicionales prácticas de confusión (art. 6) denigración (art. 9), explotación de la reputación ajena (art. 12), supuestos de engaño (art. 7), violación de secretos (art. 13), inducción a la infracción contractual (art. 14) y otros; por último, la Ley contiene unos mecanismos sustantivos y procesales eficaces para la adecuada protección de los derechos que contempla, art. 32 de la misma.

Para que una actuación competitiva en el ámbito empresarial (que es libre), pueda calificarse de desleal y, por tanto, prohibida, es preciso que el acto o comportamiento sea contrario a las exigencias de la buena fe o se halle en alguno de los supuestos previstos en los artículos 6 a 18 LCD , se realice en el mercado y tenga una finalidad concurrencial, en el sentido exigido por el núm. 2 del artículo 2. Como recalca la sentencia del Tribunal Supremo de 18 de octubre de 2000 , 'para que exista un acto de competencia desleal basta, en efecto, con que se cumplan las dos condiciones previstas en el párrafo primero del artículo 2 : a) Que el acto se realice en el mercado (es decir, que se trate de un acto dotado de trascendencia externa) y que se lleve a cabo con 'fines concurrenciales' (es decir, que el acto según se desprende del párrafo segundo del citado artículo- tenga por finalidad promover o asegurar la difusión en el mercado de las prestaciones propias o de un tercero').

La parte actora-apelante ejercita diversas acciones de competencia desleal (declarativa, de cesación de la conducta desleal, de rectificación de información y de resarcimiento de daños y perjuicios) por realización de actos de confusión (de conformidad con lo dispuesto en el art. 6 de la ley 3/1991, de 10 de enero ), actos de explotación de la reputación ajena conforme lo previsto en el art. 12 de la citada norma , y por haber incurrido en actos de publicidad ilícita del art. 18 en relación con el art. 3 e) de la Ley General de Publicidad .

Como ya se expone en el fundamento jurídico tercero de la presente sentencia, no procede acudir a la Ley de Competencia Desleal para combatir conductas plenamente comprendidas en la esfera de la normativa de Marcas, pero sí a conductas relacionadas con la explotación de un signo distintivo, que presente una faceta o dimensión anticoncurrencial específica, distinta de aquella que es común con los criterios de infracción marcaria.

La parte demandante-apelante interesaba en su demanda en primer lugar que se declarase la deslealtad de la demanda-apelada al registrar la marca EUROTEK SOLIDOS PROCESS ENGINNEERING, S.L y la denominación EUROTEK SOLIDOS. Igualmente, sostiene que se han realizado actos de confusión al emplear ésta el término EUROTEK en su denominación social cuando aquélla es titular de la marca EUROTEK registrada en la OPEM con nº 2825475.

Dichas conductas se entienden comprendidas en la esfera normativa de Marcas por lo que no procede su declaración de deslealtad al amparo de la Ley de Competencia Desleal.

Si bien las pretensiones de la demanda de carácter declarativo en orden a la competencia desleal se ciñen exclusivamente a lo expuesto, es lo cierto que a lo largo de la misma, tanto en lo referido al apartado de hechos, como de fundamentación jurídica, hace referencia a otros actos de competencia desleal, en relación a los que se ha practicado prueba, y sobre los que se ha pronunciado la sentencia de instancia, por lo que esta Sala entiende que integran el objeto del proceso.

Al respecto, la apelante sostiene en su recurso que ha existido un error en la valoración de la prueba por parte del Juzgador de instancia por cuanto de la misma se desprende un aprovechamiento del esfuerzo ajeno por parte de la demandada-apelada que utilizó para la confección de su folleto publicitario fotografías de varios proyectos realizados por EUROTEK AUTOMATIZACION, S.L. como si fueran suyos e indujo a confusión a la empresa CALDERYS IBERICA REFRACTARIOS, S.A., cliente suya.

Empezando por lo último, esta Sala comparte la conclusión del Juzgador de instancia de que la prueba aportada por la actora-apelante sobre tal confusión no es concluyente no habiéndose aportado por la actora-apelante los elementos de juicio necesarios para poder valorar dicho extremo. Se aporta un email de la CALDERYS IBERICA REFRACTARIOS, S.A. (documento nº 15 de la demanda) dirigido a la actora-apelante para justificar que se ha provocado un error en la misma, pero se omite aportar el fax que ésta le dirige a aquélla. Igualmente, en el indicado email se señala que se archiva la publicidad recibida de la empresa EUROTEK SOLIDOS, pero la misma no se ha acompañado a las actuaciones. Por último, en la carta recibida por CALDERYS IBERICA REFRACTARIOS, S.A., con el membrete y anagrama de EUROTEK SOLIDOS PROCESS ENGINEERING, se indica que se dirige a la misma con el fin de mostrar 'a nuestra empresa EUROTEK SOLIDOS, S.L.', calificando el testigo Sr. Adriano dicho documento como 'carta de presentación', no teniendo sentido que se presentase una empresa que ya era conocida por el cliente, y minimizando la confusión provocada ('nos generó cierta confusión' ¿apartado g iii).

En relación a la explotación de la reputación ajena, tiene declarado el Tribunal Supremo en sentencia de 11 de marzo de 2014 (con cita de la STS 746/, de 1 de diciembre): 'i) El art. 12 LCD , que se rubrica '(e)xplotación de la reputación ajena ', se compone de dos párrafos: el primero establece a modo de cláusula general que ' se considera desleal el aprovechamiento indebido, en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado '; en tanto que el segundo dispone, a modo de ejemplo, que '(e) n particular, se reputa desleal el empleo de signos distintivos ajenos o de denominaciones de origen falsas acompañados de la indicación acerca de la verdadera procedencia del producto o de expresiones tales como «modelo», «sistema», «tipo», «clase» y similares '.

ii) La nota general básica, en sintonía con el título, se halla en el aprovechamiento del esfuerzo material o económico ajeno. Si bien esta circunstancia puede estar presente en otros ilícitos [cláusula general del art. 5 (actual 4), acto de confusión del art. 6, acto de engaño del art. 7 (actuales 5 y 7) y acto de imitación del art. 11] y cabe la posibilidad de que en ocasiones se solapen algunos de los tipos expresados con el que se examina, debe resaltarse que el tipo del art. 12 LCD no requiere que se cree riesgo de confusión o asociación, ni que sea apto para producir engaño a los consumidores, refiriéndose a las formas de presentación o creaciones formales (por todas, Sentencia 513/2010, 23 de julio ), como también sucede con el tipo del art. 6º LCD , y a diferencia del tipo del art. 11 LCD (sobre actos de imitación) que se refiere a las creaciones materiales -prestaciones, productos-.

La nota genérica de aprovechamiento de lo ajeno explica que en la doctrina y en la práctica se haga hincapié en que el tipo legal sanciona la conducta parasitaria del esfuerzo material y económico de otro, y recoge la interdicción de los actos de expoliación de la posición ganada por un competidor con su esfuerzo para dotar de reputación, prestigio o buena fama a los productos o servicios con los que participa en el mercado ( Sentencia 365/2008, de 19 de mayo ).

iii) La nota antes descrita como genérica -esfuerzo ajeno- adquiere especificidad en el término legal 'reputación'. Es precisa la existencia de una reputación industrial, comercial o profesional, lo que requiere una cierta implantación en el mercado. El término legal 'reputación' comprende los de fama, renombre, el crédito, el prestigio, el 'goodwill', buen nombre comercial. La carga de la prueba de su existencia incumbe a quien lo afirma y pretende obtener los efectos de la norma en su favor ( art. 217.2 LEC ).

iv) La conducta tomada en cuenta para integrar el ilícito supone un comportamiento adecuado, de variado contenido, para aprovecharse de las ventajas de la reputación ajena. Ha de consistir en la utilización de elementos o medios de identificación o presentación de los productos (actividad, establecimiento, prestaciones) empleados por los empresarios en el mercado, y que proporcionan información a los consumidores ( Sentencia 513/2010, de 23 de julio ). El párrafo segundo del art. 12 LCD prevé la utilización de un signo distintivo o de una denominación de origen, y aunque la interpretación de los ilícitos competenciales debe ser restringida, porque la regla es la permisión de la competencia, sin embargo la expresión 'signo', como sostiene la doctrina, debe entenderse en un sentido muy amplio (marca, nombre comercial, etiquetas, envoltorios, etc.), siempre que pueda condensar o indicar la reputación empresarial -industrial, comercial o profesional-.

v) Las ventajas que pueda proporcionar el aprovechamiento de la reputación de otro pueden consistir en una ganancia, o cualquier utilidad o resultado beneficioso directo o indirecto. No se requiere el ánimo de perjudicar, pues se trata de una conducta objetiva. Y el beneficio puede ser propio o ajeno.

vi) El aprovechamiento ha de ser indebido, es decir, sin cobertura legal ni contractual. Y se considera indebido el aprovechamiento cuando es evitable y sin justificación.'

Por otra parte, tal y como dispone el art. 18 de LCD , se reputará desleal la publicidad considerada ilícita por la Ley General de Publicidad, estableciendo el art. 3 e ) de la LGP que tendrá tal consideración la publicidad engañosa y la publicidad desleal.

Sentado lo anterior, no resulta controvertido que la demandada-apelada utilizó en el folleto en el que publicitaba su actividad fotografías correspondientes a trabajos realizados por la actora-apelante (documento nº 13 de la demanda). Igualmente, una comparativa entre las fotografías originales y las obrantes en el indicado folleto permite constatar que algunas de ellas fueron manipuladas para sustituir el signo identificativo de la actora-apelante por el de la demandada-apelada. Igualmente, ha quedado acreditado que posteriormente dichas fotografías fueron retiradas y no se incluyeron en el nuevo folleto editado por la demandada-apelada (documento nº 12 de la demanda), manifestando ésta que ello tuvo lugar a partir del mes de noviembre de 2009 como respuesta de un requerimiento de la parte actora-apelante, hecho éste que no ha sido desvirtuado por la misma.

A tenor de lo expuesto, debe concluirse que, a fecha de interposición de la demanda, no se daban los actos de competencia desleal denunciados, si bien cabe calificar los mismos como constitutivos de competencia desleal por consistir tanto una explotación de la reputación ajena, como publicidad desleal. La demandada-apelada hace uso de fotografías de instalaciones realizadas por la actora-apelante haciendo creer que ha sido ella quien las ha ejecutado, lo que supone engañar a los clientes aprovechándose del esfuerzo material ajeno, siendo totalmente irrelevante a los efectos que nos interesa quien fuera el autor de las fotografías.

Por último, no resulta de aplicación a esta cuestión, el instituto de la cosa juzgada por razón de lo resuelto en el procedimiento ordinario nº 355/10 seguido ante el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Bilbao en el que la actora-apelante ejercitaba una acción de reivindicación de marca.

En consecuencia, procede, con revocación de la sentencia de instancia, estimar parcialmente la demanda, y entrar a valorar si procede, tanto la indemnización, como la publicación de la sentencia interesada.

En relación a lo primero, la parte demandante-apelante ejercita acumuladamente acciones de violación de marca de la que es titular y de competencia desleal sin diferenciar en la indemnización peticionada qué cantidad peticionada corresponde a unas y otras. Por otra parte, el régimen sustantivo de la acción de indemnización por infracción de normas de competencia, en la medida que en el presente caso no existe vínculo contractual entre las partes, se encuentra en el régimen común de responsabilidad civil extracontractual del art. 1.902 C.C . De acuerdo con el mismo corresponde a la actora-apelante acreditar tanto la existencia de relación de causalidad entre la actuación de la demandada- apelante y el daño reclamado, como su cuantificación. En el caso de autos la actora-apelante, en orden a los presupuestos de la indemnización, así como su cuantificación, se remite a la Ley de Marcas (apartado décimo de la fundamentación jurídica de la demanda, páginas 22 a 24 de la misma). Por otra parte, la actora-apelante no determina qué concreto perjuicio valuable económicamente (pérdida de clientes o contratos, etc) le ha podido causar la actuación desleal. Y, en consecuencia, no procede fijar a su favor indemnización alguna.

Por último, respecto a la publicación de la sentencia a costa de la demandada-apelada, lo cual sería factible al amparo del art. 32.2 LCD (en el suplico de la demanda por error se invoca el art. 18.5 LCD ), esta Sala no lo entiende procedente habida cuenta del tiempo transcurrido desde la finalización de los actos que han sido calificados como desleales hasta la interposición de la demanda.

SEXTO.- Costas

De conformidad con lo dispuesto en el art. 398.2 LEC , la estimación parcial del recurso de apelación determina que no se condene en las costas derivadas del mismo a ninguno de los litigantes.

SEPTIMO.- Depósito

La disposición adicional 15ª de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ ), regula el depósito previo que ha de constituirse para la interposición de recursos ordinarios y extraordinarios, estableciendo en su apartado 8, aplicable a este caso, que si se estimare total o parcialmente el recurso, en la misma resolución se dispondrá la devolución de la totalidad del depósito.

En virtud de la Potestad Jurisdiccional que nos viene conferida por la Soberanía Popular

Fallo

ESTIMAR PARCIALMENTEel recurso de apelación interpuesto por la representación de EUROTEK AUTOMATIZACIÓN, S.L. contra la sentencia dictada el 24 de febrero de 2014 por el Magistrado-Juez del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de San Sebastián en autos número 67/2013, REVOCANDO PARCIALMENTEla misma y, en su lugar, se dicta nueva sentencia por la que se estima parcialmente la demanda interpuesta por EUROTEK AUTOMATIZACIÓN, S.L. frente a EUROTEK SOLIDOS, S.L. (actualmente ES SOLIDOS PROCESS ENGINEERING, S.L.) única y exclusivamente a los efectos de declarar que ésta ha realizado, con anterioridad a la interposición de la demanda, actos de competencia desleal mediante actos de publicidad ilícita aprovechándose de la reputación de aquélla, absolviendo a la demandada del resto de los pronunciamientos dirigidos frente a la misma, sin expresa imposición de costas a ninguna de las partes.

No se efectúa imposición a ninguna de las partes de las costas causadas en esta alzada derivadas del recurso de apelación interpuesto.

Devuélvase a la representación de EUROTEK AUTOMAITZACIÓN el depósito constituido para recurrir, expidiéndose por el Secretario Judicial del Juzgado de origen el correspondiente mandamiento de devolución.

Frente a la presente resolución se podrá interponer en el plazo de VEINTE DÍASante esta Sala recurso de casación en los supuestos previstos en el art. 477 LEC y recurso extraordinario por infracción procesal fundado en los motivos previstos en el art. 469 LEC , pudiendo presentarse únicamente este último recurso sin formular recurso de casación frente a las resoluciones recurribles en casación a que se refieren los números 1 º y 2º del art. 477.2 LEC .

Así por ésta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.-Dada y pronunciada fue la anterior Sentencia por los/las Ilmos/as. Sres/as. Magistrados/as que la firman y leída por el/la Ilmo/a. Magistrado/a Ponente en el mismo día de su fecha, de lo que yo, el Secretario Judicial, certifico.