Sentencia CIVIL Nº 136/2018, Juzgados de lo Mercantil - Alicante/Alacant, Sección 1, Rec 634/2016 de 10 de Julio de 2018

Encabezamiento

JUZGADO DE MARCAS DE LA UNIÓN EUROPEA Nº 1 DE ESPAÑA

N.I.G.:03014-66-1-2016-0001397

Procedimiento: Procedimiento Ordinario [ORD] - 000634/2016-CR

De: D/ña. ALLIED DOMECQ SPIRITS & WINE LILMITED y PERNOD RICARD ESPAÑA S.A.

Procurador/a Sr/a. QUINTAR MINGOT, CRISTINA y QUINTAR MINGOT, CRISTINA

Contra: D/ña. ARABA FOODS 21 S.L.

Procurador/a Sr/a. FUENTES TOMAS, PILAR

SENTENCIA Nº 136/2018

En Alicante, a 10 de julio de 2018.

Vistos por mí, don Leandro Blanco García Lomas, magistrado-juez del Juzgado de Marcas de la Unión Europea nº 1 de España, los autos de Juicio Ordinario con nº 634/2016, en el que son parte demandante las entidades mercantiles Allied Domecq Spirits & Wine Limited (en adelante, ALLIED) y Pernod Ricard España, S.A. (en adelante, PERNOD RICARD), ambas representadas por la Procuradora de los Tribunales doña Cristina Quintar Mingot y asistida por los Letrados don Ernesto Cebollero González (audiencia previa) y don Fernando Rodríguez Domínguez (vista); y parte demandada la entidad mercantil Araba Foods 21, S.L. (en adelante, ARABA), representada por la Procuradora de los Tribunales doña Pilar Fuentes Tomás y asistida por los Letrados don Alejandro Dartis Berzie (audiencia previa) y don Federico Saracíbar Serradilla (vista); habiendo versado el presente procedimiento sobre ACCIÓN DECLARATIVA DE INFRACCIÓN MARCARIA, ACCIÓN DECLARATIVA DE NULIDAD DE REGISTRO MARCARIO, ACCIÓN DECLARATIVA DE COMPETENCIA DESLEAL, ACCIÓN DECLARATIVA DE RESPONSABILIDAD DERIVADA DE LOS ACTOS DE INFRACCIÓN MARCARIA Y ACTOS DE COMPETENCIA DESLEAL, ACCIÓN DE CONDENA A LA CESACIÓN Y ABSTENCIÓN, ACCIÓN DE CONDENA A LA REMOCIÓN Y ACCIÓN DE CONDENA A LA INDEMNIZACIÓN DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS DERIVADOS DE LOS ACTOS DE INFRACCIÓN MARCARIA Y ACTOS DE COMPETENCIA DESLEAL, dicto la presente sentencia.

Antecedentes

PRIMERO.-El día 3 de octubre de 2016, la Procuradora de los Tribunales doña Cristina Quintar Mingot, actuando en la representación antedicha, presentó en este Juzgado escrito de demanda de juicio ordinario contra don ARABA.

SEGUNDO.-Admitida que fue a trámite la citada demanda, se emplazó a la parte contraria para que la contestase, cosa que hizo la representación procesal de ARABA mediante escrito presentado en este Juzgado el día 18 de noviembre de 2016.

El día 20 de febrero de 2017 tuvo lugar el acto de la audiencia previa, con el resultado que obra en autos, señalándose en ésta el día 17 de octubre de 2017 como día para la celebración de la vista. Llegado el día de la vista, en ésta se practicaron los siguientes medios de prueba:

a) Pericial de doña Lucía .

b) Pericial de don Borja .

c) Pericial de don Calixto .

d) Pericial de don Casimiro .

Tras la práctica de la diligencia final acordada para el día 18 de diciembre de 2017, se emplazó a las partes para que formularan conclusiones. El día 11 de enero de 2018, la Procuradora de los Tribunales doña Cristina Quintar Mingot, actuando en nombre y representación de ALLIED y PERNOD RICARD, evacuó el trámite conferido mediante escrito presentado en este Juzgado por el que formuló las correspondientes conclusiones; y el día 29 de enero de 2018, la Procuradora de los Tribunales doña Pilar Fuentes Tomás, actuando en nombre y representación de ARABA, evacuó el trámite conferido mediante escrito presentado en este Juzgado por el que formuló las correspondientes conclusiones.

TERCERO.-En el presente procedimiento se han observado las prescripciones legales, salvo las relativas al plazo para dictar sentencia, habida cuenta del volumen y complejidad de los asuntos de los que conoce este Juzgado, de la que esta sentencia es un claro exponente.

Fundamentos

PRIMERO.-Delimitación del objeto de la controversia.

A)Breve exposición de los hechos de la demanda.

1.La perfecta delimitación del objeto de la controversia exige que traiga a colación los hechos esenciales de la demanda en los que la parte demandante fundamenta sus pretensiones ('causa petendi', según la STS de 28 de octubre de 2013 , entre otras). Y en este sentido, puede considerarse que los hechos esenciales de la demanda son los siguientes:

a)ALLIED y PERNOD RICARD:

1.- ALLIED es titular de las siguientes marcas registradas:

(i)Marca de la Unión Europea nº 9.900.234 'BEEFEATER LONDON DRY GIN MADE IN LONDON' (tridimensional): fue solicitada el día 15 de abril de 2011 y concedida el día 23 de agosto de 2011 para distinguir, entre otros productos, 'bebidas alcohólicas' (clase 33), con la siguiente representación gráfica (documento nº 1 de la demanda, impugnado de contrario en cuanto a su eficacia probatoria):

(ii)Marca de la Unión Europea nº 9.900.309 'BEEFEATER LONDON DRY GIN' (figurativa): fue solicitada el día 15 de abril de 2011 y concedida el día 23 de agosto de 2011 para distinguir, entre otros productos, 'bebidas alcohólicas' (clase 33), con la siguiente representación gráfica (documento nº 2 de la demanda, impugnada de contrario en cuanto a su eficacia probatoria):

(iii)Marca internacional que designa la Unión Europea nº 925.033 (figurativa): registrada el día 9 de mayo de 2007 para distinguir, entre otros productos, 'bebidas alcohólicas' (clase 33), que, en suma, es la representación gráfica del guardia con alabarda de la marca anterior (documento nº 3 de la demanda, impugnado de contrario en cuanto a su eficacia probatoria).

2.- PERNOD RICARD se ocupa de distribuir en España la ginebra 'BEEFEATER' (documentos nº 4 y 5 de de la demanda, impugnados de contrario en cuanto a su eficacia probatoria).

b)Notoriedad y renombre de las marcas 'BEEFEATER' y de la reputación de los productos 'BEEFEATER' de las entidades demandantes: la marca 'BEEFEATER' se ha convertido en una marca renombrada en todo el mundo, gozando de un indiscutible prestigio y reputación entre todo el público consumidor (documentos nº 6 a 9 de la demanda, impugnados de contrario en cuanto a su eficacia probatoria), siendo la marca número 1 de ginebra en España, con una cuota de mercado del 25,42% por volumen.

c)ARABA y los hechos que motivan la demanda principal:

1.- En el mes de marzo de 2016, la parte demandante tuvo conocimiento de la comercialización de un producto, que se identifica con la marca 'SOTA DE BASTOS', que presenta una semejanza rayana en la identidad, con el etiquetado, botella y presentación del producto 'BEEFEATER' que ADSW tiene protegido como marca (documento nº 10 y 11 de la demanda, no impugnados de contrario, por lo que, conforme al artículo 326 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (en adelante, LEC) puesto en relación con el artículo 319 de la LEC , hacen prueba plena del estado de cosas que documentan).

2.- ARABA registró a su nombre la marca española nº 3.584.912 'SOTA DE BASTOS' (mixta), para distinguir 'ginebra' (clase 33), con la siguiente representación gráfica:

3.- La marca de la parte demandada y la marca de la Unión Europea nº 3.584.912 presentan las siguientes semejanzas:

'a. la franja de la parte superior presenta una escritura en letras de color rojo en mayúsculas y negrita, a lo largo de toda la anchura de la etiqueta. La leyenda escrita en letras rojas está curvada en su parte inferior, en forma de arco. La fuente o tipografía de las letras rojas que aparecen en la etiqueta de Sota de Bastos es también muy similar a la de la palabra 'BEEFEATER' en la etiqueta de 'BEEFEATER DRY';

b. aparece una escritura en letras mayúsculas de color negro en el centro de la etiqueta bajo el nombre del producto, que se ajusta al arco creado por la curva de la escritura del nombre de la marca;

c. la banda superior tiene un borde negro y dorado que recorre la parte superior o inferior del espacio destinado a albergar el nombre de la marca, pero no los laterales;

d. la banda superior contiene débiles líneas doradas a lo largo de la anchura de la etiqueta;

e. la parte central de la solicitud muestra una representación de un personaje tradicional vestido con ropajes de color rojo, situado en el centro de la etiqueta, sujetando un arma en su mano derecha que se extiende hasta la franja superior y que sobrepasa el borde negro y dorado inferior de la citada franja;

f. la vestimenta del personaje incluye los colores blanco, rojo y dorado de forma general, un sombrero predominantemente negro, un cuelo de color blanco y toques dorados e el cinturón;

g. la imagen del personaje se extiende desde justo debajo de la franja de la parte superior hasta justo encima del enunciado que describe el producto en la parte inferior de la etiqueta, con los pies de personaje cubriendo parte del texto que aparece de fondo en la zona central debajo de las imágenes de la ciudad;

h. en el fondo detrás del personaje aparecen edificios de una ciudad en tonos grises difuminados;

i. justo debajo de la escena de la ciudad aparece un texto que ocupa toda la anchura de la etiqueta hasta sus laterales, en color gris claro y letras mayúsculas;

j. la palabra 'GIN' aparece bajo la imagen del personaje en letras mayúsculas de color negro y con un ribeteado dorado;

k. hay una frase corta de una línea en letras mayúsculas de color negro y con un tipo de fuente sencillo que se extiende a lo largo todo el ancho de la etiqueta, justo debajo de la descripción del producto;

l. hay una imagen circular decorativa en color dorado con detalles negros en la misma, en la parte central de la etiqueta, en la base;

m. hay tres líneas doradas que encuadran la figura circular decorativa, que recuerdan las líneas doradas de texto de las marcas y de la etiqueta BEEFEATER; y

n. la solicitud en su conjunto es de dimensiones muy similares a la etiqueta BEEFEATER, a la vista de su forma rectangular, la altura y anchura de la franja situada en la parte superior, el área de la parte central dedicada a las imágenes y la parte inferior de la etiqueta que contiene la descripción adicional del producto.

Adicionalmente, la marca de la demandada contiene una franja horizontal delgada de color negro que cruza la parte inferior o pie de la etiqueta, con un borde dorado en su parte superior e inferior, que contiene la información obligatoria sobre el producto, del mismo modo en que lo hace la marca de nuestra cliente para la botella BEEFEATER DRY que incluye la etiqueta (Marca comunitaria núm. 9.900.234)'

4.- La asistencia letrada de la parte demandante considera que existen multitud de similitudes sustanciales entre el producto infractor y las marcas 'BEEFEATER' que no aparecen en la marca española nº 3.584.912, tales como:

'a. la botella de SOTA DE BASTOS es rectangular con dimensiones muy similares a la marca BEEFEATER para la botella, con una inclinación en línea recta desde el cuello hasta la zona superior de la parte cuboide de la botella; y

b. la botella es de cristal transparente, y el tapón es de un distinto color rojo, tanto por encima como por debajo del sello.'

5.- En consecuencia, al existir la expresada semejanza entre los signos registrados y los productos de ambas partes, al estarse usando las marcas para el mismo producto (ginebra), la asistencia letrada de la parte demandante considera que existe un riesgo de asociación en la mente de los consumidores entre el producto infractor y las marcas 'BEEFEATER'; así como el uso por AF21 (documentos nº 14 y 15 de la demanda, no impugnados de contrario, por lo que, conforme al artículo 326 de la LEC puesto en relación con el artículo 319 de la LEC , hacen prueba plena del estado de cosas que documentan) del producto infractor indica un vínculo o conexión entre ambas ginebras, por lo que ARABA se aprovecha indebidamente del carácter distintivo, notoriedad y del renombre de las marcas de la parte demandante (free-ridingo parasitismo), al tiempo que supone un menoscabo del meritado carácter distintivo y notoriedad de las marcas prioritarias de ALLIED. En consecuencia, la marca española de ARABA debe declararse nula por colisionar con los derechos de exclusiva de ALLIED, sin perjuicio de que el uso que ARABA hace del signo infringe los meritados derechos de excluiva, a la luz del Reglamento de Marca de la Unión Europea (en adelante, RMUE).

6.- El informe pericial obrante como documento nº 13 de la demanda (impugnado de contrario en cuanto a su eficacia probatoria) revela que la botella de la parte demandada es una imitación servil de la botella de la parte demandante.

2.Sobre la base de los hechos relatados, la parte demandante denuncia las siguientes infracciones:

a)Infracción marcaria: la asistencia letrada de la parte demandante considera que la marca española nº 3.584.912 'SOTA DE BASTOS' (mixta) infringe, en virtud del artículo 9.2.c) del RMUE, las marcas de la Unión Europea de la parte demandante, por cuanto que el signo controvertido es hábil para generar un vínculo o conexión con las marcas de la parte demandante, vínculo buscado con el ánimo de aprovecharse del renombre y prestigio de las marcas de la parte demandante, así como con la intención de mermar o diluir el carácter distintivo de los signos registrados por la entidad demandante.

b)Actos desleales: la asistencia letrada de la parte demandante considera que la actuación en el mercado de la entidad demandada demuestra que éstos han actuado con evidente intención de aprovecharse, de todas las maneras posibles y con evidente mala fe, del esfuerzo de creación, evolución, etc. de los productos de la parte demandante o de su forma de presentación, sin sufragar los gastos e inversiones realizados en la promoción y publicidad de tales productos. En este sentido, el producto de la parte demandada es una imitación servil del producto de la parte demandante, imitación efectuada con ánimo claramente parasitario, dificultando de esta manera el pacífico disfrute por las entidades demandantes de las oportunidades que procura la reputación en el segmento del mercado en el que opera. Por último, recuerda que el producto de la parte demandada puede llegar a confundir a los consumidores habituales de ginebra sobre el verdadero origen empresarial de éste, pudiendo establecerse una clara asociación entre las entidades demandantes y demandadas. Dicha actuación desleal puede imbuirse en los artículos 6 , 11 y 12 de la Ley de Competencia Desleal (en adelante, LCD).

B)Acciones ejercitadas por la parte demandante.

3.En base al relato de hechos contenido en el parágrafo nº 1 de esta sentencia, la parte demandante ejercita las siguientes acciones:

a)Acción declarativa de infracción marcaria: en concreto, la parte demandante solicita que esta sentencia declare 'Que la demandadaARABA FOODS 21, S.L., con la comisión de los hechos reseñados en el apartado tercero del relato fáctico de la presente demanda, consistentes en la fabricación, distribución y comercialización, sin autorización de la actora, del producto SOTA DE BASTOS con una forma de presentación, envase y etiquetado sustancialmente idénticos a los que son objeto de protección bajo la Marca de la Unión Europea núm. 00900234, la Marca de la Unión Europea núm. 009900309 y la Marca Internacional que designa la Unión Europea núm. 925.033, interfiere y lesiona los derechos de propiedad industrial de la sociedadADSWderivados de las citadas marcas'.

b)Acción declarativa de actos de competencia desleal: en concreto, la parte demandante solicita que esta sentencia declare 'Que la demandadaARABA FOODS 21, S.L., con la comisión de los hechos reseñados en el apartado tercero del relato fáctico de la presente demanda, consistentes en la fabricación, distribución y comercialización del producto SOTA DE BASTOS con una forma de presentación, envase y etiquetado sustancialmente idénticos a los de la ginebra BEEFEATER, distribuida en España por PERNOD RICARD ESPAÑA, S.A., produce actos de competencia desleal frente a la actora,PERNOD RICARD ESPAÑA, S.A., de confusión, imitación y de aprovechamiento de la reputación ajena'.

c)Acción declarativa de responsabilidad derivada de los actos de infracción marcaria y los actos de competencia desleal: en concreto, la parte demandante solicita que esta sentencia declare 'Que los actos de infracción de marca cometidos por la sociedadARABA FOODS 21, S.L., causan daños y perjuicios a la demandanteADSW,de los que deberá ser indemnizada en la cantidad que se determine en Sentencia, resultante de conjugar las bases y criterios establecidos en la presente demanda, con la prueba practicada, calculando el lucro cesante con base en los parámetros establecidos en el art. 43.2 b) de la Ley 17/2001, de Marcas , y sin que la cuantía de dicha indemnización pueda ser, en ningún caso, inferior al uno por ciento de la cifra de negocios realizada por ARABA FOODS 21, S.L. con los productos ilícitamente marcados'.

d)Acción declarativa de nulidad de los registros marcarios: en concreto, la parte demandante solicita que esta sentencia declare 'Que la marca española núm. 3584912 titularidad de la demandada debe ser declarada nula por ser incompatible y afectar a los registros anteriores y prioritarios de la actora, de conformidad con el artículo 52.1 de la Ley de Marcas en relación con los artículos 6 y 8 del mismo texto legal '.

e)Acción de condena a la cesación: la parte demandante solicita que se condene a la parte demandada '(...) a cesar de forma inmediata en los actos de fabricación, distirbución y comercialización, sin autorización de la actora, del producto SOTA DE BASTOS con una forma de presentación, envase y etiquetado sustancialmente idénticos a los que son objeto de protección bajo la Marca de la Unión Europea núm. 009900234, la Marca de la Unión Europea núm. 009900309 y la Marca Internacional que designa la Unión Europea núm. 925.033, y/o de cualesquiera otros que puedan suponer una infracción de las citadas marcas registradas de la actora'.

f)Acción de condena a la remoción de los efectos derivados de la infracción marcaria y de los actos de competencia desleal: en concreto, la parte demandante interesa que esta sentencia condene a la parte demandada '(...) a retirar del tráfico y a destruir a su costa todos los productos comprendidos en clase 33 del Nomenclátor Internacional de Marcas que infringen los derechos de propiedad industrial de ADSW sobre las marcas mencionadas en el cuerpo de la presente demanda (Marca de la Unión Europea núm. 009900234, la Marca de la Unión Europea núm. 009900309 y la Marca Internacional que designa la Unión Europea núm. 925.033), y que suponen la comisión de actos de competencia desleal, así como los catálogos y demás materiales publicitarios y promocionales relativos a los citados productos'.

g)Acción de condena a la indemnización de los daños y perjuicios derivados de los actos de infracción marcaria y los actos de competencia desleal: en concreto, la parte demandante interesa que esta sentencia condene a la parte demandada '(...) a que indemnice a ADSW por los daños y perjuicios ocasionados por la infracción de marca -en la cuantía que se determine en fase de prueba, o alternativamente, en ejecución de sentencia, fijando el lucro cesante de acuerdo con los parámetros establecidos por el artículo 43.2 b) de la nueva Ley 17/2001 de Marcas- y a PERNOD RICARD ESPAÑA , S.A. por los actos de competencia desleal cometidos -en la cuantía que resulte del cálculo del beneficio ilícitamente obtenido por la demandada con la comercialización de los productos SOTA DE BASTOS objeto de la presente litis-'.

C)Breve exposición de los hechos de la contestación a la demanda de la entidad demandada.

4.La asistencia letrada de la entidad demandada alega los siguientes argumentos para interesar una sentencia absolutoria respecto de su defendida:

a) La ginebra de la marca 'SOTA DE BASTOS' es un producto de ARABA, entidad mercantil domiciliada en Álava, y ésta, al tratar de comercializar este producto, ha tratado de enraizar la misma y su imagen con la de la ciudad. De esta forma, ARABA ha trasladado a la etiqueta de su producto la imagen de la plaza de la Virgen Blanca de Vitoria y la de una figura de un naipe o carta de Heraclio Fournier, al ser ésta la mayor empresa de Vitoria, conocida en el mundo entero, con la sota de bastos. En orden a lo anterior, ARABA encargó a una empresa gráfica, bajo estas premisas, la elaboración de una etiqueta, pensando en la sota de copas o en la sota de bastos (documentos nº 1 a 12 de la contestación a la demanda, impugnados de contrario en cuanto a su eficacia probatoria).

b) En este sentido, la asistencia letrada de ARABA defiende que la ginebra 'SOTA DE BASTOS' no es ni siquiera parecida a la ginebra de la actora, ni en su etiquetado, ni en su botella ni en su presentación, por lo que no induce a riesgo de confusión alguno. En este sentido, la marca 'SOTA DE BASTOS' ha sido concedida por la OEPM (documento nº 13 de la contestación a la demanda, impugnado de contrario en cuanto a su eficacia probatoria), sin que los demandantes se hayan opuesto a su concesión, por lo que no es admisible, por extemporánea, cualquier acción relativa a la citada marca. Así, las botellas son distintas en forma y tamaño, las etiquetas nada tienen que ver, los colores son los mayoritarios en el mercado de bebidas, usados por otras marcas de ginebra y bebidas alcohólicas sobre las que las entidades demandantes no han realizado actuación alguna, por lo que, en definitiva, no induce a error en la comercialización de la ginebra de ARABA, y por supuesto no existe intento alguno de aprovecharse de la imagen, prestigio o reputación de la actora.

c) ARABA únicamente ha vendido 4.375 botellas del producto cuestionado en toda España, lo que viene a ser unas 80 botellas por provincia, cuando si indujese a error con la ginebra 'BEEFEATER', el número de ventas, de ser cierto su prestigio, habría multiplicado las ventas por un volumen mucho más elevado (documentos nº 14 a 65 de la contestación a la demanda, todos ellos impugnados de contrario en cuanto a su eficacia probatoria).

D)Conclusiones.

5.Conferido el oportuno traslado a las partes para que pudieran formular sus conclusiones por escrito, éstas evacuaron el trámite conferido mediante sendos escritos presentados en este Juzgado, en el que puedo extractar sus respectivas posturas:

a)Conclusiones de la parte demandante:

a.1.- La asistencia letrada de la parte demandante defiende que no se discute ni el registro marcario de la entidad demandada cuya nulidad se insta en el presente procedimiento, ni la comercialización a nivel nacional por ARABA del producto 'SOTA DE BASTOS', ni la titularidad por parte de ALLIED sobre las marcas invocadas en el escrito de demanda (documentos nº 1 a 3 de la demanda), ni que la ginebra 'BEEFEATER' es distirbuida en nuestro país por PERNOD RICARD (documentos nº 4 y 5 de la demanda), ni la notoriedad y el renombre de las marcas 'BEEFEATER', como se desprende del documento nº 6 de la demanda.

a.2.- Dicho lo anterior, y a la vista de la protección otorgada a las marcas notorias, la asistencia letrada de la parte demandante incide en que los productos de las actoras y el de la demandada son el mismo. Además, insiste en que a simple vista se comprueba que tanto el signo en que consiste la marca nº 3.584.912 de ARABA, como el etiquetado y presentación de la ginebra 'SOTA DE BASTOS' de ARABA, presentan numerosas semejanzas con las marcas prioritarias y notorias de 'BEEFEATER':

a.2.1.- Respecto de la marca de la Unión Europea nº 9.900.309, etiqueta de 'BEEFEATER DRY', la asistencia letrada de la parte demandante defiende que han sido reproducidos en la marca nº 3.584.912 de ARABA y en el etiquetado del producto infractor, los siguientes elementos: (i) 'la franja de la parte superior presenta una escritura en letras de color rojo en mayúsculas y negrita, a lo largo de toda la anchura de la etiqueta. La leyenda escrita en letras rojas está curvada en su parte inferior, en forma de arco. La fuente o tipografía de las letras rojas que aparecen en la etiqueta de Sota de Bastos es también muy similar a la de la palabra 'BEEFEATER' en la etiqueta de BEEFEATER DRY'; (ii) 'aparece una escritura en letras mayúsculas de color negro en el centro de la etiqueta bajo el nombre del producto, que se ajusta al arco creado por la curva de la escritura del nombre de la marca'; (iii) 'la banda superior contiene débiles líneas doradas a lo largo de la anchura de la etiqueta'; (iv) 'la banda superior tiene un borde negro y dorado que recorre la parte superior e inferior del espacio destinado a albergar el nombre de la marca, pero no los laterales'; (v) 'la parte central de la solicitud muestra una representación de un personaje tradicional vestido con ropajes de color rojo, situado en el centro de la etiqueta, sujetando un arma en su mano derecha que se extiende hasta la franja superior y que sobrepasa el borde negro y dorado inferior de la citada franja'; (vi) 'la vestimenta del personaje incluye los colores blanco, rojo y dorado de forma general, un sombrero predominantemente negro, un cuello de color blanco y toques dorados en el cinturón'; (vii) 'la imagen del personaje se extiende desde justo debajo de la franja de la parte superior hasta justo encima del enunciado que describe el producto en la parte inferior de la etiqueta, con los pies de personaje cubriendo parte del texto que aparece de fondo en la zona central debajo de las imágenes de la ciudad'; (viii) 'en el fondo detrás del personaje aparecen edificios de una ciudad en tonos grises difuminados'; (ix) 'justo debajo de la escena de la ciudad aparece un texto que ocupa toda la anchura de la etiqueta hasta sus laterales, en color gris claro y letras mayúsculas'; (x) 'la palabra 'GIN' aparece bajo la imagen del personaje en letras mayúsculas de color negro y con un ribeteado dorado'; (xi) 'hay una frase corta de una línea en letras mayúsculas de color negro y con un tipo de fuente sencillo que se extiende a lo largo todo el ancho de la etiqueta, justo debajo de la descripción del producto'; (xii) 'hay una imagen circular decorativa en color dorado con detalles negros en la misma, en la parte central de la etiqueta, en la base'; (xiii) 'hay tres líneas doradas que encuadran la figura circular decorativa, que recuerdan las líneas doradas de texto de las marcas y de la etiqueta BEEFEATER'; y (xiv) 'la solicitud en su conjunto es de dimensiones muy similares a la etiqueta BEEFEATER, a la vista de su forma rectangular, la altura y anchura de la franja situada en la parte superior, el área de la parte central dedicada a las imágenes y la parte inferior de la etiqueta que contiene la descripción adicional del producto'.

a.2.2.- Respecto de la marca de la Unión Europea nº 9.900.234, la asistencia letrada de la parte demandante defiende que la marca de ARABA 'contiene una franja horizontal delgada de color negro que cruza la parte inferior o pie de la etiqueta, con un borde dorado en su parte superior e inferior, que contiene la información obligatoria sobre el producto, del mismo modo en que lo hace la marca' de la parte demandante.

a.2.3.- Respecto del producto infractor, la asistencia letrada de la parte demandante considera que existen varias similitudes a tener en cuenta: (i) 'la botella de SOTA DE BASTOS es rectangular con dimensiones muy similares a la marca BEEFEATER para la botella, con una inclinación en línea recta desde el cuello hasta la zona superior de la parte cuboide de la botella'; y (ii) 'la botella es de cristal transparente, y el tapón es de un distintivo color rojo, tanto por encima como por debajo del sello'.

a.2.4.- Asimismo, la asistencia letrada de la parte demandante considera que las semejanzas existentes, no sólo concurren desde el punto de vista visual, gráfico o estructural, sino que también lo hacen desde el punto de vista conceptual: (i) respecto del personaje armado, la asistencia letrada de la parte demandante insiste en que el personal de ARABA insistieron en que, más que parecerse a la sota de bastos de la baraja de cartas, recordaba a los miñones que hay en la Diputación de Álava, cuerpo de Policía Foral de Álava, que tienen entre sus funciones la custodia de edificios oficiales, como lo hacen los 'YEOMAN WARDERS' o 'BEEFEATERS' con la torre de Londres; (ii) por lo que respecta a los edificios, como declaró la perito doña Lucía , los edificios difuminados no tienen ninguna relación con el personaje al que parecen corresponder la figura que aparece en la etiqueta frontal del producto de ARABA, por lo que la inclusión de esos edificios difuminados obedece a la intención de incrementar las semejanzas y analogías a nivel de contextualización; y (iii) respecto de la combinación cromática de la sota de bastos, la asistencia letrada de la parte demandante, con cita de la declaración de la perito doña Lucía , afirma que se ha alterado esta combinación para asemejarse más a los 'YEOMAN WARDERS' o 'BEEFEATERS'.

a.3.- Las anteriores coincidencias, a juicio de los peritos intervinientes en la vista y de la propia asistencia letrada de la parte demandante, no puede obedecer a la casualidad, sino que debe obedecer a un propósito preconcebido, consciente y querido, de aprovecharse del carácter distintivo y de la notoriedad y renombre de las marcas 'BEEFEATER' y de los esfuerzos e inversiones realizados por las entidades demandantes a lo largo de los años en la promoción y el posicionamiento de 'BEEFEATER' como marca líder en el sector de las ginebras. Lo anterior se pone de manifiesto ante la existencia de multitud de formas de presentación de botellas de ginebra y de su etiquetado. Además, estas semejanzas, a juicio de los peritos intervinientes en la vista, eran perfectamente evitables, ya que no existen normas en el sector que obligue a recoger o seguir una determinada forma de presentación de las botellas.

a.4.- En consecuencia, la asistencia letrada de la parte demandante defiende, tras analizar las conclusiones de los peritos intervinientes en el presente procedimiento, que es posible extender la protección de las marcas notorias, evitando el riesgo de parasitismo ofree riding, consistente 'en la posibilidad de que el público objetivo, a la vista del etiquetado y forma de presentación del producto de ARABA FOODS, pueda establecer unaconexión o vínculoentre dicho producto y las marcas prioritarias y notorias de la actora, a resultas de la cual se produzca unatransferencia de la imagen y característicasde la ginebra BEEFEATER al producto de la demandada'. Como prueba de la conexión o vínculo, la asistencia letrada de la parte demandante cita el estudio de mercado aportado como documento nº 18 de la demanda, en la que resalta que: (i) 'el75,78%de los encuestados identifican, en espontáneo y sin ningún tipo de sugestión,la imagen de una botellarectangular, transparente, incolora y con tapón rojo, con una imagen o etiqueta a modo de logotipo con la palabra genérica 'Producto ginebra'con la marca 'BEEFEATER', mientras que ese porcentaje sube hasta el82,73%cuando se realiza el mismo ejerciciosugiriendodistintas marcas'; (ii) 'un78,63%de los consumidores y/o compradores de ginebraasocian el color rojo con la marca BEEFEATER'; y (iii) 'tras mostrar la botella de SOTA DE BASTOS, casi 9 de cada 10encuestados (88,82%) aseguran que esa botella les recuerda a BEEFEATER gin. Por otro lado, cuando se les muestra la imagen deambas botellas juntas,8 de cada 10consumidores y/o compradores de ginebra encuestados (80,62%) indican que ambas botellasson similares'. Y en consecuencia, la asistencia letrada de la parte demandante defiende que ha quedado acreditado: (i) 'un menoscabo a esa notoriedad y carácter distintivode las marcas BEEFEATER, pues qué duda cabe que la aparición en el mercado de ginebras que replican los elementos y características que otorgan a la ginebra BEEFEATER su carácter distintivo y singularidad -y que no corresponden a mis representadas- afectan a esa distintividad (...)'; y (ii) 'un perjuicio a la reputación y prestigiode la ginebra BEEFEATER distribuida en España por PERNOD RICARD ESPAÑA'.

a.5.- Respecto de la acción de indemnización de daños y perjuicios, la asistencia letrada de la parte demandante, después de recordar que en la demanda se ejercita una acción de condena a la indemnización de daños y perjuicios derivados de los actos de infracción marcaria, respecto de los daños y perjuicios sufridos por ALLIED como víctima de los actos de infracción marcaria, con base en el criterio de la licencia (66.062,48 euros), y otra de condena a la indemnización de daños y perjuicios derivados de los actos de competencia desleal, respecto de los daños y perjuicios sufridos por PERNOD RICARD como víctima de los actos de competencia desleal, con base en el enriquecimiento injusto obtenido por ARABA (42.391,33 euros), sostiene que es posible reclamar ambas indemnizaciones, ya que cada indemnización tiene un destinatario y un fundamento distinto.

b)Conclusiones de la parte demandada:

b.1.- La asistencia letrada de la parte demandante sostiene que no existe impugnación ni oposición en el registro de la marca 'SOTA DE BASTOS' de ARABA, por lo que no existe colisión alguna entre las marcas de ALLIED y las marcas de su defendida. Se trata de dos marcas a simple vista muy diferentes: (i) respecto de las figuras de las etiquetas, 'la una es una Sota de Bastos, y la otra es un militar inglés, la una es una mujer y el otro es un hombre, el arma que portan no tiene nada que ver, un basto y una lanza, tienen distinto tamaño, forma, la indumentaria no se parece en nada, tienen distinta composición e indumentaria'; (ii) respecto del fondo de la figura, 'la Sota de Bastos tiene a Vitoria-Gasteiz, en clara alusión a la ciudad donde se realizan las cartas y barajas españolas y donde Heraclio Fournier tiene su fábrica de naipes, y la otra, no tiene una ciudad en su frente si no en su parte trasera'; (iii) respecto de los nombres, 'por mucho que el tipo de letra sea similar, son totalmente distintos, no sólo en su idioma, castellano e inglés, sino en su composición'; y (iv) respecto de los elementos existentes fuera de las marcas registradas, 'están las botellas y sus tapones, que también resultan muy distintas, en tamaño, altura, forma, rectangular y cuadrada, respectivamente, y el color rojo también es de distinta intensidad'. Por su parte, la asistencia letrada de la parte demandada entiende que no puede darse un gran valor al estudio de mercado, ya que no se realiza en un ámbito público o de compra de ginebras, sino a través de la red de internet, ofreciendo una gratificación a los encuestados, lo que, de alguna forma, induce la respuesta de los encuestados. Por otro lado, si atendemos al precio de las ginebras (3,70 euros la ginebra de ARABA y 15 euros la ginebra de ALLIED), veremos que no existe colisión.

b.2.- Respecto de la acción de indemnización de daños y perjuicios derivados de los actos de infracción marcaria y de los actos de competencia desleal, la asistencia letrada de la parte demandada entiende que no se puede indemnizar este daño por remisión a lo que hubiera costado a una persona abonar el canon y vender la ginebra 'BEEFEATER'; que la parte demandante no ha acreditado verdaderamente el daño o perjuicio; que el perjuicio a indemnizar debe fijarse en 353,22 euros; y que el perito de la parte demandante no evalúa correctamente el coste de estructura.

E)Delimitación del objeto de la controversia.

6.La extensa exposición fáctica anterior nos lleva a que el objeto de la controversia no puede ser otro que la concurrencia de los presupuestos de las acciones declarativa de declarativa de infracción marcaria, declarativa de nulidad del registro marcario, declarativa de actos de competencia desleal, de condena a cesar y a la remoción, y de condena a la indemnización de daños y perjuicios derivados de los actos de infracción marcaria y de los actos de competencia desleal, acciones todas ellas ejercitadas en la demanda.

SEGUNDO.-Acción declarativa de la infracción marcaria.

12.Las conclusiones contenidas en el auto adoptando las medidas cautelares que se interesaron en el seno de este procedimiento, todavía permanecen inalterables en este momento procesal, por reiterar la asistencia letrada de la parte demandada los mismos argumentos que los esgrimidos en la vista de medidas cautelares. En consecuencia, es posible reproducir lo allí defendido:

'1.- Hemos de partir del hecho no negado de contrario, y por tanto, fijo para este Juzgador conforme al artículo 281.3 de la LEC , de que las marcas de la parte demandante tienen el carácter de renombradas o notorias, y por tanto, es posible desplegar la protección prevista en el artículo 9.2.c) del RMUE para las marcas notorias o renombradas. Esta protección viene explicada en la reciente STS de 2 de septiembre de 2015 :

'Como recordamos en nuestra Sentencia 505/2012, de 23 de julio, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha ido interpretando estos preceptos en un doble sentido: respecto de los criterios a seguir para que pueda apreciarse que una marca es notoria y respecto del alcance de la especial protección que se confiere a estas marcas.

En este caso, al igual que en el que fue objeto de resolución por la Sentencia 95/2014, de 11 de marzo , la cuestión se centra en si el tribunal de instancia ha seguido el correcto entendimiento que del alcance de la protección de las marcas notorias ha realizado el Tribunal de Justicia.

Al respecto, debemos recordar que la STJUE de 23 de octubre de 2003, asunto C-408/01 (Adidas-Fitnessworld) entendió que 'la protección que confiere el artículo 5, apartado 2, de la Directiva no está supeditada a que se constate un grado de similitud tal entre el signo y la marca de renombre que exista, para el público pertinente, un riesgo de confusión entre ambos. Basta que el grado de similitud entre el signo y la marca de renombre tenga como efecto que el público pertinente establezca un vínculo entre el signo y la marca '.

En este contexto, la STJUE de 27 de noviembre de 2008, asunto C-252/07 ('Intel-CPM'), puntualizó qué debía entenderse por tal vínculo: primero argumenta que 'cuanto más fuerte sea el carácter distintivo de la marca anterior, bien sea intrínseco o haya sido adquirido por el uso de dicha marca , más probable será que, ante una marca posterior idéntica o similar, el público pertinente evoque la marca anterior'; y concluye después que 'el hecho de que la marca posterior evoque la marca anterior al consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, equivale a la existencia de dicho vínculo'.

Ahora bien, como recuerda STJUE 18 de junio de 2009, asunto C-487/07 (L'Oreal), '(l)a existencia de dicho vínculo en la mente del público constituye una condición necesaria pero insuficiente, por sí misma, para que se aprecie la existencia de una de las infracciones contra las que el artículo 5, apartado 2, de la Directiva 89/104 -equivalente al art. 9.1.c RMC- garantiza la protección a favor de las marcas de renombre'. Esto es: para que exista infracción es necesario que mediante la evocación de la marca notoria, el empleo del signo controvertido conlleve un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca o perjudique su distintividad o notoriedad. Basta que concurra uno de estos tipos infractores [ STJCE de 27 de noviembre de 2008 ('Intel-CPM')], sin que daban hacerlo todos: no es necesario que, además de un perjuicio para la notoriedad o distintividad de la marca notoria, exista un aprovechamiento desleal de dicha distintividad o notoriedad de la marca.

Según la reseñada STJUE 18 de junio de 2009, asunto C-487/07 (L'Oreal), '(e)l concepto de 'ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca ' - también designado con los términos de 'parasitismo' y de 'free-riding' - no se vincula al perjuicio sufrido por la marca, sino a la ventaja obtenida por el tercero del uso del signo idéntico o similar. Dicho concepto incluye, en particular, los casos en los que, gracias a una transferencia de la imagen de la marca o de las características proyectadas por ésta hacia los productos designados por el signo idéntico o similar, existe una explotación manifiesta de la marca de renombre'.'

2.- Es decir, el artículo 9.2.c) del RMUE debe interpretarse en el sentido de que debe considerarse producida una vulneración de los derechos de exclusiva siempre que el signo en conflicto, por la identidad o similitud del signo que lo constituye, genere en el consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, un vínculo con la marca notoria, entendido como evocación mental de ésta, que no un riesgo de confusión (elemento que no juega en esta protección), que comporte o un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca, o un perjuicio a su distintividad o notoriedad, ventaja desleal del carácter distintivo de la marca notoria (parasitismo o 'free riding') que incluye, en particular, los casos en los que, gracias a una transferencia de la imagen de marca o de las características proyectadas por ésta hacia los productos designados por el signo idéntico o similar, da lugar a una explotación manifiesta de la marca notoria. Por tanto, no estamos en el ámbito del riesgo de confusión, sino en el de la conexión o vínculo parasitario entre dos signos.

3.- Dicho lo cual, y con la provisionalidad del momento procesal en el que nos encontramos, puede afirmarse la existencia de la vulneración de los derechos de exclusiva de la parte demandante por los siguientes motivos:

(i) La semejanza o similitud de las etiquetas resulta de las abundantes coincidencias apuntadas por la parte demandante en su escrito de solicitud de medidas cautelares, así como por el análisis global o conjunto de las mismas, en el que vemos una coincidencia conceptual (guardia de un edificio emblemático de una localidad (si bien se inició el diseño del paje tomando como inspiración la figura de la sota de bastos de la baraja, lo cierto es que el resultado final se asemeja más a un miñón, en su modalidad de macero, como indicó la asistencia letrada de la parte demandante en el acto de la vista, o al menos recuerda la vestimenta de este miembro de la policía foral vitoriana), el fondo característico de un emplazamiento famoso de una localidad, un arma en la mano derecha y mirando hacia el mismo lado), estructural (los mismos ribetes de los cuadros con leyendas, la leyenda principal en tipografía arqueada en la parte inferior, idéntico color de las letras y del fondo de la leyenda de la parte superior, idéntico color de la expresión 'GIN', idéntica banda inferior con idéntico color, misma referencia a un sello, rodeado de palabras en el caso de la parte demandante, y de líneas paralelas en el número de 3, como el número de líneas escritas de la parte demandante, en el producto de la parte demandada) y visual (debe afirmarse que no cabe descomponer el análisis, como lo hizo la asistencia letrada de la parte demandada en el acto de la vista de las medidas cautelares, analizando el lateral o la parte de atrás de la etiqueta o de la botella, ya que las botellas de ginebra no se colocan en los lineales de los supermercados o licorerías de lateral, como lo demuestra que las botellas ofrecidas por la parte demandada en la página web www.likore.comno presenten éstas de lateral, sino de frente, con la etiqueta discutida claramente visible). Como señala la STS de 28 de junio de 2013 'A los efectos de esta apreciación global, se supone que el consumidor medio de la categoría de productos considerada es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. No obstante, debe tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada [ STJUE de 22 de junio de 1.999 (C- 342/97 ), Lloyd c. Klijsen]', lo que determina que no deba hacerse el análisis mediante la simple comparación fragmentada de las etiquetas, sino desde el punto de vista del recuerdo imperfecto que puede tener el consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz de la etiqueta que no tiene presente. Es cierto que la etiqueta de la parte demandante es una etiqueta notoria, conocida por el público objetivo de ginebras, consumidor ocasional de cócteles o combinados, y que puede diferenciar claramente entre una y otra etiqueta, mas también lo es que el punto de análisis de esta sentencia no es el del riesgo de confusión, y por tanto, el de la identidad o similitud de signos, sino el de la posibilidad de que el público objetivo pueda establecer una conexión o vínculo entre ambos signos. Y en el caso presente, con el grado de semejanzas existentes, es posible que a un consumidor medio la etiqueta de la parte demandada le evoque la etiqueta de la parte demandante, como lo demuestra el documento nº 19 del escrito de solicitud de medidas cautelares, estudio de mercado, en el que consta que el 59,63% de los encuestados identifican una imagen o etiqueta a modo de logotipo con la palabra genérica 'Producto ginebra' con la marca 'BEEFEATER'. La objeción de la asistencia letrada de la parte demandada respecto del escaso valor del sondeo o encuesta no tiene mucho recorrido, ya que siendo reconocido por ésta que la marca de la parte demandante es renombrada o notoria, ningún valor tiene saber que los encuestados sean o no conocedores del sector, ya que por definición es conocida por todos, incluso por quienes no forman parte del sector de la ginebra.

(ii) La semejanza o similitud de las botellas en conflicto viene atestiguado por el informe pericial de la Sra. Lucía (documento nº 13 del escrito de solicitud de medidas cautelares), no impugnado mediante la presentación de informe contradictorio, en el que se afirma que '(...) las características que singularizan y diferencian al envase-botella del producto BEEFEATER del conjunto de productos concurrentes dentro de su entorno competitiva (...) se encuentran directamente replicadas en el envase-botela SOTA de BASTOS sin ningún tipo de justificación', afirmando una coincidencia del 90,88% respecto del total de su superficie visual de la botella de la parte demandante en el caso de la botella y del 87,31% respecto del total de su superficie visual de la botella de la parte demandada en el caso del etiquetado, como aclaró en el acto de la vista su autora material. El ámbito de análisis sugerido por la asistencia letrada de la parte demandada (de lateral, por la planta, por la tonalidad del rojo, altura, etc.) parte del error de examinar el producto de la manera en la que no es comercializado y respecto de una perspectiva en la que el consumidor no percibe el producto en condiciones normales de mercado. Por otro lado, debe recordarse que el análisis debe efectuarse de conjunto, esto es, sin descomponer los elementos integrantes de la marca, y a los efectos de valorar si el producto de la parte demandada evoca la marca tridimensional de la parte demandante. En este sentido, la tonalidad del rojo del tapón no tiene ninguna relevancia, hasta el punto de que lo realmente relevante es que ambas botellas son de la misma forma rectangular, transparentes, ubican una etiqueta que evoca la marca de la parte demandante en el mismo sitio del frontal de la botella, y utilizan un tapón de color rojo y tonalidades semejantes. El hecho de que exista en el mercado otras botellas que reproduzcan las características esenciales de la botella de la parte demandante, como afirma la asistencia letrada de la parte demandada mediante la presentación de distintos modelos de botella de ginebra, podría tener relevancia para rebatir el carácter fuerte o débil de la distintividad del signo de la actora (cosa que es inútil discutir en el caso de marcas aceptadamente renombradas o notorias), pero no para discutir la evocación que una botella genera en la mente del consumidor como relacionada con la botella de la parte demandante. Pero es que este vínculo queda acreditado mediante el documento nº 18 del escrito de solicitud de medidas cautelares, al quedar constatado que el 75,78 % de los encuestados identifican la imagen mostrada de una botella rectangular, transparente, incolora y con tapón rojo, con una imagen o etiqueta a modo de logotipo con la palabra genérica 'Producto ginebra' con la marca 'BEEFEATER', elevándose esta cifra a 82,73% cuando se realiza el mismo ejercicio sugiriendo distintas marcas; el 78,63% de los encuestados asocian el color rojo relacionado con ginebra con la marca 'BEEFEATER'; y el 88,82% de los encuestados aseveraron que la botella de la parte demandada les recordaba a la botella de la parte demandante, cifra que baja al 80,62% cuando se les enseña las dos botellas juntas.

(iii) Acreditado indiciariamente que la botella y etiqueta de la parte demandada genera en el público objetivo de ginebras la conexión o vínculo con las marcas de la parte demandante, en el sentido de que les evoca a éstas, queda analizar, para afirmar la existencia de infracción marcaria, si el uso de los indicados elementos cumple alguna de las funciones señaladas por la doctrina: parasitismo o free riding, efecto diluyente de las marcas renombradas o notorias, o aprovechamiento del esfuerzo ajeno. Y en el caso presente, no cabe ninguna duda que el efecto del vínculo no ha sido casual, sino buscado con el objetivo de aprovecharse de la imagen de marca de la parte demandante, como concluye la perito Sra. Lucía , que encuentra injustificadas las semejanzas halladas, y sí justificadas por un objetivo del proceso creativo del signo de la parte demandada, estas semejanzas. En efecto, el vínculo establecido únicamente puede justificarse como intento de aprovecharse de la imagen de marca de la parte demandante para lograr vender un producto similar a menor precio, de lograr la asociación que diluye el carácter distintivo de la marca de la parte demandante, al venderse productos similares a un menor precio que su producto.'

TERCERO.-Acción declarativa de nulidad.

13.La asistencia letrada de la parte demandante entiende que existe, fundamentalmente, un motivo para declarar la nulidad de la marca española nº 3.584.912: por contravenir lo dispuesto en el artículo 6.1.a ) y b) de la Ley de Marcas (en adelante, LM), puesto en relación con el artículo 8 de la LM . En el caso presente, habida cuenta de que en el fundamento de derecho anterior concluimos que la marca de la parte demandada infringía los derechos de exclusiva derivados de las marcas notorias de la parte demandante, debe concluirse, en consecuencia, que el registro marcario de la parte demandada es nulo.

CUARTO.-Acción declarativa de actos de competencia desleal.

A)El principio de complementariedad relativa.

14.La parte demandante, respecto de la conducta de la entidad demandada consistente en la presentación en el mercado y la comercialización de botellas de ginebra identificadas con la marca nacional de su titularidad declarada nula, y en una forma que puede crear riesgo de confusión o asociación, imite deslealmente la prestación de un competidor y se aproveche indebidamente del esfuerzo o reputación ajena, interesa la declaración de que tales actos constituyen actos de confusión, de imitación desleal y de aprovechamiento indebido de la reputación ajena, prohibidos por los artículos 6 , 11.2 y 12 de la Ley de Competencia Desleal (en adelante, LCD). La relación entre las acciones de infracción marcaria y las acciones de competencia desleal se mueven en círculos concéntricos, en los que puede avistarse supuestos en los que ambos ámbitos de protección se solapan, en los que la protección marcaria es prioritaria, pero también supuestos en los que ambos ámbitos de protección juegan de manera autónoma. Este juego de ámbitos se ha denominado en la jurisprudencia como 'principio de complementariedad relativa'. Así lo expone la STS de 11 de marzo de 2014 :

'La jurisprudencia sobre la relación entre las normas que regulan los derechos de exclusiva de propiedad industrial y las de competencia desleal, sigue el denominado principio de complementariedad relativa.

Como hicimos en la Sentencia 586/2012, de 17 de octubre , hay que partir de algunas consideraciones generales sobre la distinta función que cumplen las normas de competencia desleal y la de marcas: '(p)ara resolver el conflicto de concurrencia de normas, hay que partir de que las respectivas legislaciones cumplen funciones distintas. La de marcas protege un derecho subjetivo sobre un bien inmaterial, de naturaleza real, aunque especial, con la eficacia 'erga omnes' que es propia de tal tipo de derecho patrimonial. Dicha protección está condicionada -como regla, que admite excepciones- al previo registro, no al uso - en tanto la caducidad no se declare-.

En definitiva, la legislación sobre marcas, en los sistemas de inscripción constitutiva, otorga protección al titular del signo si está registrado -también con anterioridad a ese momento, pero con un alcance limitado y provisional- y, en todo caso, con independencia de que el producto o el servicio marcado se hubieran introducido en el mercado. Además de ello, dicha legislación da amparo al signo tal como está registrado -en sus aspectos sustanciales-, no tal como es usado.

Por el contrario, la legislación sobre competencia desleal tiene como fin proteger, no el derecho sobre la marca, sino el correcto funcionamiento del mercado. Esto es, pretende ser un instrumento jurídico de ordenación de las conductas que se practican en él. Destinatario de la protección que otorga no es, por tanto, el titular de la marca, como tal, sino todos los que participan en el mercado y el mercado mismo'.

El criterio de la complementariedad relativa sitúa la solución entre dos puntos: de una parte, la mera infracción de estos derechos marcarios no puede constituir un acto de competencia desleal; y de otra, tampoco cabe guiarse por un principio simplista de especialidad legislativa, como el seguido por la Audiencia en la sentencia recurrida (niega la aplicación de la Ley de competencia Desleal cuando 'existe un derecho exclusivo reconocido en virtud de los registros marcarios a favor de sus titulares y estos pueden activar los mecanismos de defensa de su exclusiva').

Como se ha dicho en la doctrina, el centro de gravedad de la realidad radica en los criterios con arreglo a los cuales han de determinarse en qué casos es procedente completar la protección que dispensan los sistemas de propiedad industrial con el sometimiento de la conducta considerada a la Ley de Competencia Desleal.

De una parte, no procede acudir a la Ley de Competencia Desleal para combatir conductas plenamente comprendidas en la esfera de la normativa de Marcas (en relación con los mismos hechos y los mismos aspectos o dimensiones de esos hechos). De ahí que haya que comprobar si la conducta presenta facetas de desvalor o efectos anticoncurrenciales distintos de los considerados para establecer y delimitar el alcance de la protección jurídica conferida por la normativa marcaria.

De otra, procede la aplicación de la legislación de competencia desleal a conductas relacionadas con la explotación de un signo distintivo, que presente una faceta o dimensión anticoncurrencial específica, distinta de aquella que es común con los criterios de infracción marcaria.

Y en última instancia, la aplicación complementaria depende de la comprobación de que el juicio de desvalor y la consecuente adopción de los remedios que en el caso se solicitan no entraña una contradicción sistemática con las soluciones adoptadas en materia marcaria. Lo que no cabe por esta vía es generar nuevos derechos de exclusiva ni tampoco sancionar lo que expresamente está admitido.

En este sentido concluíamos en la Sentencia 586/2012, de 17 de octubre , al afirmar: '(e)n definitiva, la procedencia de aplicar una u otra legislación, o ambas a la vez, dependerá de la pretensión de la parte actora y de cual sea su fundamento fáctico, así como de que se demuestre la concurrencia de los presupuestos de los respectivos comportamientos que han de darse para que puedan ser calificados como infractores conforme alguna de ellas o ambas a la vez'.'

B)Análisis de la complementariedad de las acciones ejercitadas.

15.Por tanto, hemos de analizar cuál es el sustrato fáctico y el fundamento jurídico de la acción de competencia desleal ejercitada, para, de esta forma, comprobar si ambas acciones, la de infracción marcaria y la de competencia desleal, actúan de forma complementaria, o por el contrario, de forma incompatible. Así, si leemos los hechos y fundamentos de derecho de la demanda, veremos que la parte demandante invoca los siguientes actos de competencia desleal:

a)La conducta del artículo 6 de la LCD , por cuanto que la parte demandada va a ocasionar, con la comercialización por ARABA del producto 'SOTA DE BASTOS' (que tiene una forma de presentación esencialmente idéntica a la ginebra 'BEEFEATER'), riesgos de confusión y/o asociación a los consumidores.

d)La conducta del artículo 11.2 de la LCD , por cuanto que existe: (i) una prestación ajena amparada por un derecho de exclusiva reconocido por la ley (el producto 'BEEFEATER', distribuido en España por PERNOD RICARD, está protegido por unos derechos de exclusiva que corresponden a ALLIED); (ii) una imitación idónea para generar asociación respecto de la prestación, ya que los elementos que caracterizan la prestación de la parte demandante han sido reproducidos en la botella de ginebra de ARABA, sin que dichos rasgos vengan impuestos por la naturaleza de los productos en cuestión o que sean dictados por las últimas tendencias o modas en el sector, siendo evitables estas coincidencias; y (ii) una imitación que comporta un aprovechamiento indebido de la reputación o el esfuerzo ajenos, ya que mediante la comercialización del producto 'SOTA DE BASTOS' se aprovechan de la fama y reputación de la ginebra 'BEEFEATER', aprovechamiento indebido, por cuanto que ARABA no ha participado en los esfuerzos de creación, evolución, etc. de los productos de la parte demandante ni de su forma de presentación, ni por supuesto ha contribuido a sufragar los gastos e inversiones realizados en promoción y publicidad de tales productos

c)La conducta del artículo 12 de la LCD , por cuanto que los actos de ARABA impiden el pacífico disfrute por parte de PERNOD RICARD de las oportunidades que procura la reputación en el segmento del mercado en que opera y disminuyen el valor comercial de los signos que identifican sus prestaciones.

16.De estas conductas, pueden considerarse complementarias todas ellas, ya que hacen referencia a la forma en que es comercializado el producto de la entidad demandada y a su forma de presentación y ofrecimiento ante terceros, y no a la comercialización de productos infractores de derechos de exclusiva. Así, tenemos la conducta del artículo 6 de la LCD , en la que mediante el registro de de un signo infractor de la marca notoria registrada de la parte demandante, unido al inicio o la continuación de las actividades de venta y ofrecimiento a terceros, esto denota que ARABA ha tratado de aprovecharse del esfuerzo inversor de la parte demandante para lograr aprovecharse de su imagen de marca y de esta forma transferir esta ventaja competitiva a su producto, circunstancia que hace que los actos puedan revestir carácteres desleales, y que por tanto, deba combatirse en esta sentencia. Asimismo, la forma de presentación del producto 'SOTA DE BASTOS', escogiendo una forma que es evitable, y con la evidente finalidad de conseguir una transferencia de la imagen de marca, para aprovecharse del esfuerzo inversor de la parte demandante, es una conducta que reviste evidentes ribetes desleales que conllevan que deba analizarse esta conducta. En cambio, este intento de aprovecharse del esfuerzo inversor, no ya mediante la imitación de prestaciones o servicios, sino mediante la atribución a su producto de características propias de la forma de presentación del producto de la parte demandante, de los elementos del signo en conflicto que pueda presentar mayor carácter distintivo y que pueden considerarse que presentan ventajas competitivas, con el objeto de transferir al producto supuestamente infractor las citadas ventajas, también puede considerarse como una conducta desleal.

C)Conducta del artículo 6 de la LCD .

C.1)Ámbito de análisis del artículo 6 de la LCD .

17.El ámbito de aplicación del artículo 6 de la LCD fue estudiado por la STMUE de España de 15 de enero de 2016:

'Primero, porque la conducta que tipifica el artículo 6 LCD sanciona el atentado a las funciones dadas a lo signos distintivos en el tráfico económico a través del uso falsario o incorrecto de un signo por quien no le pertenece, alterando frente al consumidor, el conocimiento que de la función de origen se atribuye en el mercado a dicho signo,

Segundo, porque dicho análisis no puede hacerse en un sentido marcario sino en un sentido fáctico, es decir, en tanto aquél signo, que pudiera no tener las características para ser marca, cumple por cualquier razón aquella función de identificar la identidad o características de la actividad desarrollada por un agente económico, sus prestaciones o establecimientos; examen que no debe abordarse necesariamente desde los parámetros del sistema de marcas. Así, la STS de 17 de octubre de 2012 , recogida en la Sentencia de 11 de mayo de 2014, señala para ilustrar las diferencias entre el juicio de infracción marcaria y el de los actos de competencia desleal que '...el riesgo de confusión en materia de marcas se determina -como regla- comparando el registro tal como fue practicado con el uso infractor, pues, como se ha indicado, se protege un derecho subjetivo nacido de la concesión y en los límites de la misma. Mientras que para la competencia desleal es preciso confrontar los signos tal como son usados.' .'

18.A su vez, la STS de 11 de marzo de 2014 señala:

'Actos de confusión y no de imitación. Es claro que la conducta que se denuncia en la demanda como constitutiva de competencia desleal es el empleo de una forma de presentación en la comercialización de la ginebra Goa que induce a confusión por su semejanza con la forma de presentación de la ginebra Bombay Sapphire. Conforme a la doctrina de esta Sala, no estaríamos ante un supuesto prohibido por el art. 11.2 LCD , porque no se trata de un acto de imitación de la prestación, sino ante un supuesto prohibido por el art. 6 LCD , por tratarse de la forma en que se presenta el producto. Como recuerda la Sentencia 792/2011, de 16 de noviembre, con cita de sentencias anteriores, 'los supuestos de los dos preceptos (...) responden a perspectiva distintas, pues el art. 11 se refiere a la imitación de las creaciones materiales, características de los productos o prestaciones, en tanto el art. 6 alude a las creaciones formales, las formas de presentación, a los signos distintivos, los instrumentos o medios de identificación o información sobre las actividades, prestaciones o establecimientos ( Sentencias de 11 de mayo de 2004 ; 7 de julio de 2006 ; 30 de mayo , 12 de junio , 17 de julio y 10 de octubre de 2007 ; 5 de febrero y 15 de diciembre de 2008 ; 15 de enero , 10 y 25 de febrero , 30 de junio y 7 de julio de 2009 ; 4 de marzo y 23 de julio de 2010 ; 11 de febrero de 2011 )'.

En relación como el enjuiciamiento del riesgo de confusión del art. 6 LCD , resulta de aplicación lo que con carácter general afirmábamos en la Sentencia 586/2012, de 17 de octubre , para ilustrar las diferencias entre el juicio de infracción marcaria y el de los actos de competencia desleal. En aquella sentencia se argumentaba que 'el riesgo de confusión en materia de marcas se determina -como regla- comparando el registro tal como fue practicado con el uso infractor, pues, como se ha indicado, se protege un derecho subjetivo nacido de la concesión y en los límites de la misma. Mientras que para la competencia desleal es preciso confrontar los signos tal como son usados. Y, como lo que se protege es el funcionamiento del mercado, impidiendo que se pueda inducir a error al consumidor, se exige que el del perjudicado tenga una implantación suficiente para que pueda entenderse que generó en los destinatarios juicios de valor base de la confusión o el aprovechamiento.'

C.2) Ámbito del artículo 6 de la LCD y su diferenciación con el artículo 12 de la LCD .

19.El ámbito de aplicación del artículo 6 de la LCD fue estudiado por la STMUE de España de 15 de enero de 2016:

'Primero, porque la conducta que tipifica el artículo 6 LCD sanciona el atentado a las funciones dadas a lo signos distintivos en el tráfico económico a través del uso falsario o incorrecto de un signo por quien no le pertenece, alterando frente al consumidor, el conocimiento que de la función de origen se atribuye en el mercado a dicho signo,

Segundo, porque dicho análisis no puede hacerse en un sentido marcario sino en un sentido fáctico, es decir, en tanto aquél signo, que pudiera no tener las características para ser marca, cumple por cualquier razón aquella función de identificar la identidad o características de la actividad desarrollada por un agente económico, sus prestaciones o establecimientos; examen que no debe abordarse necesariamente desde los parámetros del sistema de marcas. Así, la STS de 17 de octubre de 2012 , recogida en la Sentencia de 11 de mayo de 2014, señala para ilustrar las diferencias entre el juicio de infracción marcaria y el de los actos de competencia desleal que '...el riesgo de confusión en materia de marcas se determina -como regla- comparando el registro tal como fue practicado con el uso infractor, pues, como se ha indicado, se protege un derecho subjetivo nacido de la concesión y en los límites de la misma. Mientras que para la competencia desleal es preciso confrontar los signos tal como son usados.' .'

20.El artículo 12 de la LCD (actos de aprovechamiento de la reputación ajena) se diferencia del artículo 6 de la LCD (actos de confusión) en la medida en que, al margen de afectar únicamente a signos distintivos reputados, no exige que la utilización de tales signos genere un riesgo de confusión.

21.Lo que tienen en comúnlos actos de confusión ( artículo 6 de la LCD ) y los actos de aprovechamiento de la reputación ajena ( artículo 12 de la LCD ) es que ambos se llevan a cabo mediante el empleo de signos distintivos ajenos en sentido amplio (cualquier elemento intelectualmente disociable de la propia prestación que identifique en el mercado a un agente económico). Por lo tanto, en ambos casos el efecto de la conducta consiste en una distorsión de la información transmitida a través del signo.

22.Ahora bien, la diferencia entre una y otra figura radica en el objeto sobre el que se proyecta la distorsión:

a) A través del acto de confusión ( artículo 6 de la LCD ) lo que se falsea es el tipo de información que genuinamente está llamado a proporcionar el signo en tanto que objeto de protección abstracta a través de la legislación marcaria, o lo que es igual, el error que la conducta infractora genera recae sobre el 'origen empresarial' de la prestación.

b) En el acto de aprovechamiento de la reputación ajena ( artículo 12 de la LCD ), en cambio, la finalidad de este acto no es confundir (directa o indirectamente) al público sobre el origen empresarial. Antes al contrario, la finalidad perseguida es equiparar el producto propio al ajeno, para que la fama, renombre o 'goodwill' de éste, beneficie a aquél.

23.Para que se produzca aprovechamiento es necesario que concurra un requisito adicional, a saber, que tales prestaciones hayan alcanzado una reputación susceptible de ser aprovechada por el infractor.

C.3)Análisis del caso concreto.

24.En el caso presente, puede afirmarse la concurrencia de los elementos desgranados por la jurisprudencia para estimar la concurrencia de la conducta regulada en el artículo 6 de la LCD . Así:

a) Se está produciendo una utilización inconsentida de los signos de la entidad demandante en las etiquetas utilizadas por ARABA, en los productos que ofrece en el mercado. Es más, dado que mimetiza muchos de los caracteres o rasgos que definen la marca de la parte demandante, pero también otros elementos, como veremos a continuación, son aptos también para generar en el consumidor la consideración de que existe un vínculo o conexión de la entidad demandada con 'BEEFEATER', impresión reforzada por la utilización inconsentida de las marcas en las etiquetas de las botellas de ginebra de ARABA.

b) ARABA, con la conducta descrita, se aprovecha del esfuerzo inversor de la entidad demandante para promocionar su imagen de marca, y de esta forma, presenta falsariamente los productos que ofrece aprovechándose, mediante la transferencia de la imagen de marca, de los elementos más carácterísticos y de mayor fuerza distintiva de las marcas de ALLIED.

c) Dado que la comparación se produce con la imagen de las botellas asociada a las marcas en conflicto, esta situación resulta idónea para generar confusión en los futuros demandantes de los productos prestados por el demandado.

25.En consecuencia, procede la estimación de la acción de competencia desleal respecto de la conducta definida en el artículo 6 de la LCD .

D)Conducta del artículo 11.2 de la LCD .

D.1)Ámbito de aplicación del artículo 11.2 de la LCD .

26.El ámbito de aplicación del artículo 11.2 de la LCD fue estudiado por la STS de 11 de marzo de 2014 :

'Es claro que la conducta que se denuncia en la demanda como constitutiva de competencia desleal es el empleo de una forma de presentación en la comercialización de la ginebra Goa que induce a confusión por su semejanza con la forma de presentación de la ginebra Bombay Sapphire. Conforme a la doctrina de esta Sala, no estaríamos ante un supuesto prohibido por el art. 11.2 LCD , porque no se trata de un acto de imitación de la prestación, sino ante un supuesto prohibido por el art. 6 LCD , por tratarse de la forma en que se presenta el producto. Como recuerda la Sentencia 792/2011, de 16 de noviembre, con cita de sentencias anteriores, 'los supuestos de los dos preceptos (...) responden a perspectiva distintas, pues el art. 11 se refiere a la imitación de las creaciones materiales, características de los productos o prestaciones, en tanto el art. 6 alude a las creaciones formales, las formas de presentación, a los signos distintivos, los instrumentos o medios de identificación o información sobre las actividades, prestaciones o establecimientos ( Sentencias de 11 de mayo de 2004 ; 7 de julio de 2006 ; 30 de mayo , 12 de junio , 17 de julio y 10 de octubre de 2007 ; 5 de febrero y 15 de diciembre de 2008 ; 15 de enero , 10 y 25 de febrero , 30 de junio y 7 de julio de 2009 ; 4 de marzo y 23 de julio de 2010 ; 11 de febrero de 2011 )'.'

27.Por tanto, de conformidad con esta sentencia, dado que se pretende el análisis de la forma de comercialización del producto, no cabe afirmar la procedencia de analizar la conducta del artículo 11.2 de la LCD . En consecuencia, no cabe condenar por esta conducta desleal.

E)Conducta del artículo 12 de la LCD .

E.1.- Doctrina jurisprudencial.

28.Teniendo en cuenta la ya citada STS de 11 de marzo de 2014 , podemos exponer la doctrina jurisprudencial a propósito de la conducta del artículo 12 de la LCD :

'En la Sentencia 746/2010, de 1 de diciembre, expusimos cuál es el ámbito de aplicación del art. 12 LCD , lo que resulta esencial para constatar si, a la vista de lo alegado en la demanda y de lo declarado probado, la demandada incurrió en un comportamiento de explotación de la reputación ajena.

i) El art. 12 LCD , que se rubrica '(e)xplotación de la reputación ajena', se compone de dos párrafos: el primero establece a modo de cláusula general que 'se considera desleal el aprovechamiento indebido, en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado'; en tanto que el segundo dispone, a modo de ejemplo, que '(e)n particular, se reputa desleal el empleo de signos distintivos ajenos o de denominaciones de origen falsas acompañados de la indicación acerca de la verdadera procedencia del producto o de expresiones tales como 'modelo', 'sistema', 'tipo', 'clase' y similares'.

ii) La nota general básica, en sintonía con el título, se halla en el aprovechamiento del esfuerzo material o económico ajeno. Si bien esta circunstancia puede estar presente en otros ilícitos [cláusula general del art. 5 (actual 4), acto de confusión del art. 6, acto de engaño del art. 7 (actuales 5 y 7) y acto de imitación del art. 11] y cabe la posibilidad de que en ocasiones se solapen algunos de los tipos expresados con el que se examina, debe resaltarse que el tipo del art. 12 LCD no requiere que se cree riesgo de confusión o asociación, ni que sea apto para producir engaño a los consumidores, refiriéndose a las formas de presentación o creaciones formales (por todas, Sentencia 513/2010, 23 de julio ), como también sucede con el tipo del art. 6º LCD , y a diferencia del tipo del art. 11 LCD (sobre actos de imitación) que se refiere a las creaciones materiales -prestaciones, productos-.

La nota genérica de aprovechamiento de lo ajeno explica que en la doctrina y en la práctica se haga hincapié en que el tipo legal sanciona la conducta parasitaria del esfuerzo material y económico de otro, y recoge la interdicción de los actos de expoliación de la posición ganada por un competidor con su esfuerzo para dotar de reputación, prestigio o buena fama a los productos o servicios con los que participa en el mercado (Sentencia 365/2008, de 19 de mayo).

iii) La nota antes descrita como genérica -esfuerzo ajeno- adquiere especificidad en el término legal 'reputación'. Es precisa la existencia de una reputación industrial, comercial o profesional, lo que requiere una cierta implantación en el mercado. El término legal 'reputación' comprende los de fama, renombre, el crédito, el prestigio, el 'goodwill', buen nombre comercial. La carga de la prueba de su existencia incumbe a quien lo afirma y pretende obtener los efectos de la norma en su favor ( art. 217.2 LEC ).

iv) La conducta tomada en cuenta para integrar el ilícito supone un comportamiento adecuado, de variado contenido, para aprovecharse de las ventajas de la reputación ajena. Ha de consistir en la utilización de elementos o medios de identificación o presentación de los productos (actividad, establecimiento, prestaciones) empleados por los empresarios en el mercado, y que proporcionan información a los consumidores ( Sentencia 513/2010, de 23 de julio ). El párrafo segundo del art. 12 LCD prevé la utilización de un signo distintivo o de una denominación de origen, y aunque la interpretación de los ilícitos competenciales debe ser restringida, porque la regla es la permisión de la competencia, sin embargo la expresión 'signo', como sostiene la doctrina, debe entenderse en un sentido muy amplio (marca, nombre comercial, etiquetas, envoltorios, etc.), siempre que pueda condensar o indicar la reputación empresarial -industrial, comercial o profesional-.

v) Las ventajas que pueda proporcionar el aprovechamiento de la reputación de otro pueden consistir en una ganancia, o cualquier utilidad o resultado beneficioso directo o indirecto. No se requiere el ánimo de perjudicar, pues se trata de una conducta objetiva. Y el beneficio puede ser propio o ajeno.

vi) El aprovechamiento ha de ser indebido, es decir, sin cobertura legal ni contractual. Y se considera indebido el aprovechamiento cuando es evitable y sin justificación.'

E.2.- Análisis del caso concreto.

29.En el caso presente, no cabe duda de que la forma de presentación de la botella de ginebra 'BEEFEATER' presenta una indudable reputación, por cuanto que, como resulta del estudio de mercado, una considerable parte del público encuestado (un 75,78%) reconoció la imagen de una botella rectangular, transparente, incolora y con tapón rojo, con una imagen o etiqueta a modo de logotipo con la palabra genérica 'Producto ginebra' con la marca 'BEEFEATER', siendo que este porcentaje subía hasta el 82,73% cuando se realizaba el ejercicio sugiriendo distintas marcas; y un 78,63% de los encuestados asociaron el color rojo con la marca 'BEEFEATER'. Se afirma por la asistencia letrada de la parte demandada que este estudio de mercado no puede tomarse como fiable, al haberse efectuado por internet y sin una selección adecuada del público objetivo, mas no dejan de ser alegaciones genéricas que no perjudican a la bondad del estudio de mercado, y que desde luego sus resultados no vienen desmentidos por los resultados de otro estudio de mercado contradictorio que haya elaborado la parte demandada.

30.Esta reputación en el mercado se ha obtenido mediante un considerable esfuerzo inversor en la creación e ideación de la marca, en la implantación del producto mediante numerosas campañas de implantación de la imagen de marcas, inversiones publicitarias y control de los canales de distribución, contratando a este respecto a PERNOD RICARD para que éste pudiera desarrollar esta labor de distribución de forma que pudiera beneficiarse de la reputación alcanzada en el mercado español por la marca 'BEEFEATER'. En consecuencia, el intento de transferir al producto 'SOTA DE BASTOS', elementos singulares de la forma de presentación del producto 'BEEFEATER', tales como la forma de una botella rectangular, transparente, incolora y con tapón rojo, con una imagen o etiqueta que reproduce elementos de las marcas prioritarias de ALLIED, de tal forma que pueda establecerse un vínculo parasitario, es hábil para que ARABA pueda aprovecharse de la reputación de 'BEEFEATER', ahorándose los citados costes de creación e ideación de la marca, así como de implantación y penetración en el mercado español.

31.Y el aprovechamiento anterior, respecto de los elementos que confieren una ventaja competitiva a las entidades demandantes, fundamentalmente a PERNOD RICARD en su actividad de distribución de la ginebra 'BEEFEATER', es indebido por cuanto que no está amparado ni legalmente (la ley no ampara la utilización parasitaria de un signo infractor de una marca notoria) ni contractualmente (no consta la existencia de un contrato entre las partes que permita a la entidad demandada la conducta denunciada en la demanda).

32.En consecuencia, puede entenderse concurrente este acto de competencia desleal, por lo que deberá ser condenada la parte demandada.

QUINTO.-Acción de cesación y de remoción.

33.El artículo 41.a) de la LM recoge la acción de condena a la cesación y a la abstención, mientras que el artículo 41.c) de la LM recoge la acción de condena a la remoción de los efectos derivados de la infracción marcaria. La STS de 23 de julio de 2012 recuerda que el presupuesto de la estimación de la acción de cesación, de abstención y de remoción es precisamente la estimación de la acción declarativa de infracción marcaria, siendo un efecto automático de la estimada aplicación. Así, argumenta que 'La apreciación de la infracción de la marca notoria de la actora, legitima a ésta para pedir la cesación de los actos infractores, en este caso, del uso del signo 'Maristas' en la promoción inmobiliaria que la demandada ha desarrollado en Alicante [ art. 41.1.a) LM , aplicable por la remisión general a la regulación interna de cada Estado miembro, contenida en el art. 101 RMC]'. En este mismo sentido se pronuncia la STMUE de España de 19 de julio de 2013. Cabe, pues, estimar íntegramente la acción de cesación y de remoción ejercitada por la parte demandante.

SEXTO.-Acción declarativa de responsabilidad.

A)Alegatos de la parte demandante.

34.La parte demandante ejercita, al amparo de los artículos 42.1 y 43.2.b) de la LM , una acción de condena al resarcimiento de los daños y perjuicios como consecuencia de las infracciones marcarias cometidas por la entidad demandada, fundamentando el cálculo en el artículo 43.2.b) de la LM (es decir, el precio que ARABA hubiera tenido que satisfacer para obtener una licencia que le permitiera actuar en el mercado). En todo caso, la parte demandante solicita el resarcimiento del 1% de la cifra de negocios de la entidad demandada con la venta de los productos controvertidos. Respecto de la indemnización derivada de la comisión de un acto de competencia desleal, la parte demandante utiliza el criterio del beneficio ilícitamente obtenido por ARABA con la comercialización de los productos 'SOTA DE BASTOS'. Esta doble indemnización ha sido permitida por la STMUE de España de 5 de julio de 2013, ya que cada una de estas indemnizaciones tienen fundamentos y destinatarios bien diferenciados. Pero esta condena precisa de la previa atribución de responsabilidades a la entidad demandada.

35.En consecuencia, podemos sintetizar el objeto de la controversia en los siguientes puntos o preguntas: ¿cuál es el sistema de responsabilidad que debemos acoger, el objetivo previsto en el artículo 42.1 de la LM que defiende la parte demandante, o el subjetivo derivado de los artículos 42 y 43 de la LM ? El sistema de responsabilidad que se acoja es relevante a la hora de fijar los presupuestos o elementos que deben acreditarse, entre los que se encuentra la acreditación o no de los daños y perjuicios, así como la necesidad o no de demostrar que la entidad demandada actuó de mala fe.

B)Sistema de responsabilidad a acoger y responsabilidad de la entidad demandada.

36.La parte demandante acoge el sistema objetivo de responsabilidad previsto en el artículo 42.2 de la LM , por entender que la entidad demandada es responsable de la utilización como marca del signo infractor, signo que tiene el carácter de notorio. De esta forma, considera que la notoriedad de los signos justificaría, por sí, acudir al sistema de responsabilidad objetivo previsto en el artículo 42.2 de la LM . No obstante lo cual, y dado que únicamente se ha analizado la notoriedad de los signos registrados de la entidad demandante a los efectos del carácter reforzado del signo a efectos de riesgo de confusión y para el aprovechamiento indebido de la reputación ajena, debe recordarse que el artículo 42.2 de la LM establece un sistema de responsabilidad por advertencia, de tal forma que los infractores responderán si hacen caso omiso al requerimiento de cese que les dirijan los titulares de los signos registrados, que es lo que ha ocurrido en el caso presente, como lo demuestran los documentos nº 19 a 21 de la demanda.

C)Acreditación de los daños y perjuicios causados por la conducta infractora de la entidad demandada.

37.Cabe preguntarnos sí, cualquiera que sea el sistema de responsabilidad por el que abogue el instante de la acción ex artículo 42 de la LM , siempre es preciso acreditar los daños y perjuicios que se quieran reparar.

38.El artículo 43.5 de la LM establece lo que se conoce como una indemnización mínima (1% de la cifra de negocios 'realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados'), y lo hacen a través del establecimiento de una suerte de presunción 'iuris et de iure' de que cualquier infracción de la marca produce un daño y que su reparación se cifra en la indemnización citada del 1%. En consecuencia, en este caso, no será precisa la acreditación del daño pues va implícito en el acto infractor.

39.No obstante, el citado artículo configura esta indemnización como una indemnización mínima o residual, ya que permite al titular de la marca infringida solicitar una indemnización mayor 'si prueba que la violación de la marca le ocasionó daños o perjuicios superiores, de acuerdo con lo dispuesto en los apartados anteriores'. Esta previsión nos lleva a dos conclusiones a tener presente: (i) que si la indemnización resultante en aplicación de los criterios previstos en el artículo 43.2 de la LM es superior a la indemnización mínima, ésta no se suma a aquélla; y (ii) que es precisa la prueba de los daños o perjuicios superiores. Y es en esta prueba donde nos encontramos con posturas distintas en el TS:

a) Algunas SSTS (como las SSTS de 4 de marzo de 2010 o de 2 de marzo de 2009 ) sostienen que el daño es una consecuencia ineludible, ineluctable, de la infracción marcaria. Acogen de este modo la tradicional doctrina de los daños 'ex re ipsa' a la que se refiere la parte demandante.

b) Otras SSTS (como las SSTS de 18 de noviembre de 2010 o de 24 de octubre de 2012 ) optan por fijar como regla general la de probar el daño causado, y sólo en aquellos casos en que la situación del caso revele ineluctablemente el daño, acudir a la doctrina de los daños 'ex re ipsa'. Es decir, esta postura del TS configura la doctrina de los daños 'ex re ipsa' como una excepción de la regla general de la necesidad de prueba.

c) En todo caso, el TS considera ( SSTS de 18 de noviembre de 2010 o de 24 de octubre de 2012 ) que cuando se opta por el sistema de cálculo consistente en la regalía hipotética, el titular de la marca infringida queda eximido de la prueba de los daños o perjuicios. En este sentido, la STS de 18 de noviembre de 2010 recuerda que 'Pusimos de relieve en la sentencia de 2 de marzo de 2009 que el derecho del titular de la marca a la llamada regalía hipotética - reconocido en el artículo 38, apartado 2, letra c), de la Ley 32/1.998 - responde a la necesidad de que no quede sin protección el perjudicado por la infracción de la marca como consecuencia de la dificultad que normalmente representa probar en el proceso los beneficios obtenidos con ella por el infractor; y que se trata de un perjuicio evidente o necesariamente derivado de la infracción -'manifiesta non egent probatione'-'. Ahora bien, la aplicación de esta doctrina está sujeta a que el perjudicado y el infractor concurran actual o potencialmente en el mercado, no pudiendo apreciarse si el titular de la marca no realiza ninguna actividad económica en el mercado.

40.Como quiera que se opta por el sistema del artículo 43.2.b) de la LM no es precisa la prueba de los daños y perjuicios, pudiendo acudir sin más a este sistema para la fijación de la indemnización. Todo lo anterior nos lleva a afirmar la existencia de los daños y perjuicios.

SÉPTIMO.-Acción de condena a la indemnización derivada de los actos de infracción marcaria.

41.Estimada la responsabilidad de la entidad demandada, procede la determinación de la cuantía indemnizatoria teniendo en cuenta el sistema de cálculo admitido en esta sentencia, el de la licencia hipotética. En este punto, dado que el informe pericial no ha sido impugnado en cuanto a sus conclusiones relativas a la licencia hipotética, sino sólo en cuanto a la obligatoriedad de resarcimiento por no concurrir infracción marcaria, una vez declarada la existencia de infracción marcaria y de responsabilidad derivada de esta infracción, hemos de tener por buena la cifra de la indemnización derivada de la infracción marcaria, y que se correspondería con la cifra del lucro cesante (66.062,48 euros).

42.Respecto del criterio utilizado para determinar el importe del lucro cesante, el beneficio obtenido ilícitamente por la parte demandada con la comercialización de los productos 'SOTA DE BASTOS', la asistencia letrada de ARABA, sin presentar contrainforme, objeta el número de botellas vendidas, el margen obtenido y la determinación de los costes de estructuras. Ahora bien, estas objeciones se formulan de manera genérica, y sin sustentarlo en el pertinente informe pericial o documental oportuna, por lo que este Juzgador se ve impedido de analizar las mismas, y por tanto acoge el importe de la indemnización fijado pericialmente. En este sentido, es llamativo que la documentación aportada por la entidad demandada, como indicó el perito en el acto de la vista, es manifiestamente insuficiente.

43. Respecto del daño emergente, de conformidad con el artículo 43.1 de la LM , cabe incluir en la cuantía indemnizatoria la cuantía de 58,08 euros, correspondientes a los gastos de envío de los requerimientos (documento nº 10 de la demanda) y esto por virtud de la doctrina acuñada en la STMUE de España de 19 de mayo de 2011. Por tanto, el importe total de la condena al resarcimiento del daño emergente es de 58,08 euros.

OCTAVO.-Costas procesales.

44.De conformidad con el artículo 394 de la LEC , en caso de estimación sustancial de la demanda (ya que únicamente se ha desestimado uno de los actos de competencia desleal, que a su vez podría entenderse incluido dentro del ámbito de protección de la marca registrada de la parte demandante), se impondrán las costas procesales a la parte demandada, sin que existan serias dudas de hecho o de derecho que aconsejen no imponerlas.

Visto lo anterior,

Fallo

Que con ESTIMACIÓN SUSTANCIAL de la demanda presentada por la Procuradora de los Tribunales doña Cristina Quintar Mingot, en nombre y representación de las entidades mercantiles Allied Domecq Spirits & Wine Limited y Pernod Ricard España, S.A., contra la entidad mercantil Araba Foods 21, S.L. debo:

1) DECLARAR Y DECLARO:

1.1. Que la entidad mercantil Araba Foods 21, S.L., con la comisión de los hechos reseñados en el apartado tercero del relato fáctico de la demanda, consistentes en la fabricación, distribución y comercialización, sin autorización de la actora, del producto 'SOTA DE BASTOS' con una forma de presentación, envase y etiquetado sustancialmente idénticos a los que son objeto de protección bajo la marca de la Unión Europea nº 9.900.234, la marca de la Unión Europea nº 9.900.309 y la marca internacional que designa la Unión Europea nº 925.033, interfiere y lesiona los derechos de propiedad industrial de la entidad mercantil Allied Domecq Spirits & Wine Limited derivados de las citadas marcas.

1.2. Que la entidad mercantil Araba Foods 21, S.L., con la comisión de los hechos reseñados en el apartado tercero del relato fáctico de la demanda, consistentes en la fabricación, distribución y comercialización del producto 'SOTA DE BASTOS' con una forma de presentación, envase y etiquetado sustancialmente idénticos a los de la ginebra 'BEEFEATER', distribuida en España por la entidad mercantil Pernod Ricard España, S.A., produce actos de competencia desleal frente a la entidad mercantil Pernod Ricard España, S.A., de confusión y de aprovechamiento de la reputación ajena.

1.3. Que los actos de infracción de marca cometidos por la entidad mercantil Araba Foods 21, S.L., causan daños y perjuicios a la entidad mercantil Allied Domecq Spirits & Wine Limited, de los que deberá ser indemnizada en la cantidad de 66.062,48 euros.

1.4. Que los actos de competencia desleal cometidos por la entidad mercantil Araba Foods 21, S.L., causan daños y perjuicios a la entidad mercantil Pernod Ricard España, S.A., de los que deberá ser indemnizada en la cantidad de 42.391,33 euros.

1.5. Que las entidades mercantiles Allied Domecq Spirits & Wine Limited y Pernod Ricard España, S.A., como consecuencia de la preparación de la demanda, han sufrido un daño emergente fijado en la cantidad de 58,08 euros.

1.6. Que la marca española nº 3.584.912 titularidad de la entidad mercantil Araba Foods 21, S.L. debe ser declarada nula por ser incompatible y afectar a los registros anteriores y prioritarios de la actora, de conformidad con el artículo 52.1 de la Ley de Marcas en relación con los artículos 6 y 8 del mismo texto legal .

2) En consecuencia, debo CONDENAR Y CONDENO a la entidad mercantil Araba Foods 21, S.L.

2.1. A estar y pasar por las anteriores declaraciones, librándose mandamiento al Sr. Director de la Oficina Española de Patentes y Marcas a fin de que procedan a la cancelación registral de la marca española nº 3.584.912.

2.2. A cesar de forma inmediata en los actos de fabricación, distirbución y comercialización, sin autorización de las entidades mercantiles Allied Domecq Spirits & Wine Limited y Pernod Ricard España, S.A., del producto 'SOTA DE BASTOS' con una forma de presentación, envase y etiquetado sustancialmente idénticos a los que son objeto de protección bajo la marca de la Unión Europea nº 9.900.234, la marca de la Unión Europea nº 9.900.309 y la marca internacional que designa la Unión Europea nº 925.033, y/o de cualesquiera otros que puedan suponer una infracción de las citadas marcas registradas de la entidad mercantil Allied Domecq Spirits & Wine Limited.

2.3. A retirar del tráfico y a destruir a su costa todos los productos comprendidos en clase 33 del Nomenclátor Internacional de Marcas que infringen los derechos de propiedad industrial de la entidad mercantil Allied Domecq Spirits & Wine Limitedsobre la marca de la Unión Europea nº 9.900.234, la marca de la Unión Europea nº 9.900.309 y la marca internacional que designa la Unión Europea nº 925.033, y que suponen la comisión de actos de competencia desleal, así como los catálogos y demás materiales publicitarios y promocionales relativos a los citados productos.

2.4. A que indemnice a la entidad mercantil Allied Domecq Spirits & Wine Limited, por los daños y perjuicios derivados de los actos de infracción marcaria, en la cantidad de 66.062,48 euros.

2.5. A que indemnice a la entidad mercantil Pernod Ricard España, S.A., por los daños y perjuicios derivados de los actos de competencia desleal, en la cantidad de 42.391,33 euros.

2.5. A que indemnice a las entidades mercantiles Allied Domecq Spirits & Wine Limited y Pernod Ricard España, S.A., como consecuencia del daño emergente derivada de la preparación de la demanda, en la cantidad de 58,08 euros.

Todo esto con expresa condena en costas procesales a la parte demandada, la entidad mercantil Araba Foods 21, S.L.

Firme que sea la sentencia, líbrense los oportunos mandamientos y oficios para hacer efectivos los pronunciamientos de condena contenidos en esta sentencia.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que la misma no es firme y que contra ella cabe interponer RECURSO DE APELACIÓN, el cual deberá interponerse en este Juzgado en el plazo de VEINTE DÍAS a contar desde la fecha de su efectiva notificación.

Así por esta mi Sentencia, de la que se unirá testimonio a los autos de su razón, lo pronuncio, mando y firmo.

PUBLICACIÓN.-Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el magistrado-juez don Leandro Blanco García Lomas, mientras celebraba audiencia pública en el día de su fecha el Juzgado de Marcas de la Unión Europea nº 1 de España, de lo que como Letrada al Servicio de la Administración de Justicia certifico.